BPatG 15405.11BUNDESPATENTGERICHT7 W (pat) 307/11_______________(Aktenzeichen)Verkündet am11. Januar 2012…B E S C H L U S SIn der Einspruchssachebetreffend das Patent 100 48 812.9-53…- 2 -…hat der 7. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Januar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Univ. Höppler und die Richter Dipl.-Phys. Dipl.-Wirt.-Phys. Maile, Schwarz und Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Maybeschlossen:1. Die Beteiligten werden auf Folgendes hingewiesen:Eine Erledigung des Einspruchsverfahrens durch Patentver-zicht kommt auf der Grundlage der bisherigen Erklärungen aus folgenden Gründen (noch) nicht in Betracht:a) Die Erklärung des Patentverzichts nach § 20 PatG, die sich, um wirksam zu sein, nur gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt abgegeben wer-den kann, kann nur von dem im Register eingetrage-nen Patentinhaber abgegeben werden. Hieran dürfte es vorliegend aber mangeln, da, wie sich aus der Be-treffzeile der Erklärung der Verfahrensbevollmächtig-ten der Patentinhaberin ergibt, der Verzicht aus-drücklich nur seitens der - von diesen offenbar auch vertretenen - Fa. U… AG in M…(Schweiz), erklärt wurde. Nach derzeitigem Kenntnis-stand ist diese zwar Inhaberin des parallelen europä-ischen Patents EP 1 322 478, sie ist aber bislang nicht - 3 -als Inhaberin des hiesigen deutschen Streitpatents im Register eingetragen noch liegen bislang Anhalts-punkte dafür vor, dass eine Umschreibung auf sie be-anragt wurde; Inhaberin des Streitpatents ist nach der dem Senat vorliegenden Verwaltungs- und Gerichts-akte sowie ausweislich des geltenden Patentregisters vielmehr nach wie vor die am hiesigen Einspruchs-verfahren allein beteiligte Fa. O… GmbH inP…; diese mag mit der Fa. U… AG wirtschaftlich oder gar (konzern-)rechtlich verbunden sein, das berechtigt aber Letztere nicht, den Verzicht auf das hier streitgegenständliche Patent statt der im Re-gister eingetragenen Inhaberin zu erklären. Insofern ist der erklärte Verzicht (derzeit) nicht wirksam.b) Darüber hinaus kommt eine Erledigung des Ein-spruchsverfahrens infolge Patentverzichts, der nach h. M. nur für die Zukunft ("ex nunc") wirkt, nach der Rechtsprechung des Senats (vgl. hierzu ausführlich BPatG GRUR 2011, 657 - Vorrichtung zum Heißluft-nieten) nur in Betracht, wenn die Patentinhaberin über die bloße Verzichtserklärung hinaus gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt auch erklärt,dass sie alle vom Streitpatent betroffenen Dritten, seien sie ihr bekannt oder nicht, von allen Ansprüchen, die infolge der Patentan-meldung zwischen dem Anmeldezeitpunkt und dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Patentverzichts entstanden sind oder seinkönnen, gleich ob ihr bekannt oder unbe-- 4 -kannt, geltend bzw. rechtshängig gemacht oder nicht, unwiderruflich und unter Verzicht auf jegliche Fristen freistellt und auf diese Ansprüche verzichtet.Eine solche, gegenüber der Registerbehörde abzuge-bende Erklärung ist dabei nur wirksam und damit als Voraussetzung für eine Erledigung des Einspruchsver-fahren geeignet, wenn zweifelsfrei feststeht, dass der Patentinhaber mit ihr materiell-rechtlich gegenüber allen Dritten einen fristunabhängigen Antrag auf einen Erlassvertrag i. S. d. §§ 145, 147, 397 BGB gemacht hat. Eine solche eindeutige Erklärung kann der Senat dem (im Übrigen nur ihm gegenüber, nicht aber wie erforderlich gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt abgegebenen) Erklärung der Vertreter der Patentinhaberin vom 09.01.2012 - abgesehen davon, dass auch sie nur namens der Fa. U…GmbH, nicht aber von der am Verfahren beteiligten Patentinhaberin erfolgte - nicht entnehmen; denn mit der Bezugnahme auf den Patentverzicht und damit (nur) auf § 20 PatG bleibt unklar, ob diese Erklärung nicht nur als teilweiser, nämlich soweit sie die Ver-gangenheit betrifft, unwirksamer Patentverzicht anzu-sehen ist; denn da dieser nach h. M. nur für die Zu-kunft zulässig ist, geht die "ex tunc" erfolgte Erklärung möglicherweise ins Leere, soweit sie sich auch auf die Vergangenheit bezieht. Zwar wäre die Erklärung im Zweifel nach § 140 BGB umdeutbar, da aber im Re-gisterverfahren auf eindeutige Erklärungen hinzu-wirken ist, könnte sich die Patentinhaberin später - 5 -darauf berufen, dass die Umdeutung wegen dieses Umstandes gerade ausgeschlossen sei, weil die für einen wirksamen Erlassvertrag erforderliche Erklärung gerade nicht abgegeben worden sei.c) Sofern zur Erledigung des Einspruchsverfahrens ge-eignete Erklärungen der Patentinhaberin nicht vorlie-gen, ist über den Einspruch in der Sache zu ent-scheiden. In diesem Fall neigt der Senat dazu, die Auffassung der Einsprechenden zu teilen, dass der Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung auf der Grundlage der im Verfahren befindlichen Druckschrif-ten nach den §§ 1 bis 5 PatG möglicherweise nicht patentfähig ist.2. Beide Beteiligte haben Gelegenheit, zu den vorstehenden Hinwiesen bis zum 31. Januar 2012 schriftlich Stellung zu nehmen. Dabei wird darauf hingewiesen, dass neuer Sach-vortrag und neue Sachanträge nur nach Maßgabe des § 99 PatG i. V. m. § 156 ZPO vom Senat beachtet werden kön-nen.3. Eine Entscheidung ergeht an Verkündungs Statt, jedoch nicht vor dem 31. Januar 2012.Höppler Maile Schwarz MayHu
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