BPatG 1546.70BUNDESPATENTGERICHT8 W (pat) 135/97_______________(Aktenzeichen)Verkündet am28. November 2000…B E S C H L U S SIn der Beschwerdesachebetreffend das Patent 195 28 857…- 2 -…hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. November 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kowalski sowie der Richter Dr. C. Maier, Gutermuth und Dr. Huberbeschlossen:I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.II. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.G r ü n d eI.Nach Prüfung eines Einspruchs hat die Patentabteilung 15 des Patentamts das Patent 195 28 857 mit der Bezeichnung "Einrichtung zum Reinigen von Lamellen-vorhängen und Verfahren zu ihrer Anwendung" (Anmeldetag 5. August 1995) mit Beschluß vom 9. September 1997 in vollem Umfang aufrechterhalten, weil der geltend gemachte Widerrufsgrund nach § 21 Abs 1 Nr 3 PatG (widerrechtliche Entnahme) nicht gegeben sei.Die Patentansprüche 1 und 6 lauten (ohne die Bezugszeichen):1. Einrichtung zum Reinigen von Lamellenvorhängen, die sich im hängenden und zusammengezogenen Zustand befinden, bestehend aus einer Versorgungseinrichtung mit - 3 -einem fahrbaren Versorgungsbehälter und Funktionsele-menten für die Erzeugung eines Förderstromes sowie einer hängenden, von den Lamellen getragenen Sprüheinrichtung mit einem Sprühkopf und einer den Lamellenvorhang umhül-lenden Mantelfolie, dadurch gekennzeichnet, daß der Vor-ratsbehälter für die alternative Verwendung einer Waschflüs-sigkeit oder einer Spülflüssigkeit ausgelegt ist und dazu, wie an sich bekannt mit einer Pumpe, einer zum Sprühkopf füh-renden Druckleitung und einer Rücklaufleitung ausgerüstet ist, wobei die Druckleitung einen obenliegenden, 2-fachen Verteiler und die Rücklaufleitung einen obenliegenden An-schluß sowie einen tiefliegenden Anschluß besitzen.6. Verfahren zur Anwendung einer Einrichtung zum Reini-gen von Lamellenvorhängen, die sich im hängenden und zusammengeschobenen Zustand befinden, bei dem aus einem Versorgungsbehälter eine Wasch- oder Spülflüssig-keit in eine hängende Sprüheinrichtung gefördert, der Lamellenvorhang besprüht und die benutzte Flüssigkeit wie-der im Versorgungsbehälter aufgefangen wird, dadurch gekennzeichnet, daß zunächst ein erster Vorratsbehälter mit Waschflüssigkeit und eine erste Sprüheinrichtung an einem ersten Lamellenvorhang eingesetzt wird, nach dem Wasch-vorgang der erste Versorgungsbehälter von der ersten Sprüheinrichtung getrennt und mit einer zweiten Sprühein-richtung an einem zweiten Lamellenvorhang eingesetzt wird und gleichzeitig ein zweiter Vorratsbehälter gleicher Bauart mit Spülflüssigkeit mit der ersten Sprüheinrichtung am ersten Lamellenvorhang eingesetzt wird.- 4 -Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 2 bis 5 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.Gegen den Aufrechterhaltungsbeschluß hat der Einsprechende Beschwerde ein-gelegt. Er trägt vor, der Patentinhaber, der als von ihm mittelbar beauftragter Unterlieferant Kenntnis von einer auf ihn zurückgehenden Reinigungseinrichtung und deren in der Zeit vor dem Anmeldetag des Streitpatents erfolgten Weiterent-wicklungen, darunter auch eines "Prototyps II", erlangt habe, habe den wesentli-chen Inhalt des Streitpatents seinen (des Einsprechenden) Beschreibungen, Zeichnungen und Gerätschaften ohne seine Einwilligung entnommen. Die Kennt-nis von diesen Weiterentwicklungen samt der Unterlagen dazu sei nicht in die Öffentlichkeit gelangt, sondern stets auf den mit der Entwicklung, der Fertigung und dem Versuchsbetrieb betrauten Personenkreis beschränkt geblieben. Zur Stützung seines Vorbringens bietet der Einsprechende Zeugenbeweis an.Mit einem am 29. März 1999 eingegangenen Schriftsatz macht der Einsprechende erstmals hilfsweise geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfä-hig.Der Einsprechende beantragt,das Patent zu widerrufen wegen widerrechtlicher Entnahme, hilfsweise wegen mangelnder Erfindungshöhe.Der Patentinhaber beantragt,die Beschwerde zurückzuweisen.Der Patentinhaber bestreitet nicht, daß er auf dem vom Einsprechenden geschil-derten Weg Kenntnis über die Geräte des Einsprechenden und deren Weiterent-wicklungen erlangt hat. Er trägt jedoch vor, diese Geräte und Weiterentwicklun-- 5 -gen, insbesondere auch der "Prototyp II", seien nicht geheim geblieben, sondern zur Kenntnis der Öffentlichkeit gelangt, und bietet dazu ebenfalls Zeugenbeweis an.Nach Maßgabe des im Anschluß an die mündliche Verhandlung am 13. April 1999 ergangenen Beweisbeschlusses vom 4. April 2000, der in der mündlichen Ver-handlung am 28. November 2000 ergänzt worden ist, ist durch Vernehmung der Zeuginnen H… und S… sowie der Zeugen B…, B1…, K…und P… Beweis erhoben worden. Wegen des Ergebnisses der Beweisauf-nahme wird auf das Protokoll Bezug genommen.II.Die Beschwerde ist zulässig. Sie erweist sich als nicht begründet, weil der Wider-rufsgrund der widerrechtlichen Entnahme nicht durchgreift und der Hilfsantrag auf Widerruf wegen fehlender Patentfähigkeit aus Rechtsgründen keinen Erfolg hat.A) Zum HauptantragDer Senat geht in seiner Entscheidung davon aus, daß nur bei einer schutzfähi-gen Erfindung eine Entnahme im Sinne des § 21 Abs 1 Nr 3 PatG möglich ist (vgl Benkard, PatG, 9. Aufl., § 21 Rdnr 13; Schulte, PatG, 5. Aufl., § 21 Rdnr 18). In Busse, PatG, 5. Aufl., § 21 Rdnr 78 wird diese Auffassung u.a. mit dem Argument kritisiert, daß durch die Prüfung der Patentfähigkeit im Rahmen der widerrechtli-chen Entnahme gegen die Bindung an den geltend gemachten Widerrufsgrund verstoßen werde. Der Bundesgerichtshof hat in der Entscheidung "Abdeckrostver-riegelung" vom 12.9.2000 (AZ X ZB 16/99-GRUR 2001, 46) ausgeführt, es sei ihm verwehrt, der vom Bundespatentgericht bejahten und von der Rechtsbeschwer-deführerin vor allem problematisierten Frage nachzugehen, ob der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme Schutzfähigkeit des Entnommenen verlange (unter - 6 -Hinweis auf BGH GRUR 1962, 140, 142 - Stangenführungsrohre). Aus dieser Entscheidung aus dem Jahr 1962, betreffend einen Vindikationsanspruch bezüglich eines Gebrauchsmusters, läßt sich jedoch allenfalls durch Umkehr-schluß ein Hinweis dahingehend gewinnen, der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme erfordere begrifflich Entnehmbarkeit und damit Schutzfähigkeit bei Löschungsklagen oder Klagen auf Feststellung einer widerrechtlichen Entnahme (aaO am Ende). Dagegen setzt die Entscheidung "Geneigte Nadeln" des Bundes-gerichtshofs (GRUR 1977, 594) mit der Anforderung, bei teilweiser Entnahme müsse der entnommene Teil selbständig schutzfähig und ein trennbarer Teil der Anmeldung sein, Schutzfähigkeit der "Gesamterfindung" (unausgesprochen) vor-aus. Der Senat schließt sich dem an, da nach seiner Auffassung jedenfalls kein "direkter" Verstoß gegen die Bindung an den geltend gemachten Widerrufsgrund vorliegt, da fehlende Schutzfähigkeit ja hier gerade nicht zum Widerruf des Patents führt, sondern zur Verneinung des geltend gemachten Widerrufsgrundes der widerrechtlichen Entnahme. Zwar ist richtig, daß ein Patent durch die inzidenteFeststellung fehlender Schutzfähigkeit auch ohne Widerruf in Hinblick auf eine Nichtigkeitsklage entscheidend geschwächt wird und eine Möglichkeit des Verletzten, im Wege der Nachanmeldung nach § 7 Abs 2 PatG die Schwelle zur Schutzfähigkeit noch zu überschreiten, ohne Widerruf ausgeschlossen ist. Prüft man die Frage, ob eine Erfindung vorliegt, jedoch nicht vorrangig gegenüber den weiteren Voraussetzungen nach § 21 Abs 1 Nr 3 PatG, so ist nach Auffassung des Senats zu befürchten, daß für die Entscheidung der weiteren Frage, ob der wesentliche Inhalt des Patents widerrechtlich entnommen wurde, in Zweifelsfällen und bei komplizierten Fallgestaltungen keine ausreichende Grundlage mehr besteht. Dies zeigt z.B. die Entscheidung "Geneigte Nadeln" (vgl oben) anschau-lich. Dort ist ausgeführt, es sei entscheidend, ob dasjenige, was das Erfinderische der Anmeldung ausmache, mit dem entnommenen Gedankengut übereinstimme (Ziffer B.II.1.). Die durch den Bundesgerichtshof sodann vorgenommene Feststel-lung einer Teilentnahme aus einer Kombinationserfindung und eines "erfinderi-schen Überschusses" (Ziffer B.II.3.) gegenüber dem Entnommenen erscheint nahezu unmöglich, wenn man das Vorliegen einer Erfindung dahingestellt läßt. - 7 -Andererseits kann die Beantwortung der grundsätzlichen Frage, ob das Vorliegen einer Erfindung als Voraussetzung für eine widerrechtliche Entnahme zu prüfen ist, nicht von der Schwierigkeit des Einzelfalles abhängen, weswegen der Senat auch bei Berücksichtigung der og Argumente an der bisherigen Rechtsprechung festhält. Zur Schutzfähigkeit der nebengeordneten Ansprüche 1 und 6 ist auszu-führen:A1) Patentanspruch 1 (Vorrichtung)1. Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist eineEinrichtung zum Reinigen von sich im hängenden und zusammengezogenen Zustand befindenden Lamellenvorhängen, bestehend ausa) einer hängenden Sprüheinrichtung, diea1) von den Lamellen getragen ist,a2) einen Sprühkopf aufweist,a3) eine den Lamellenvorhang umhüllende Mantelfolie aufweist,b) einer Versorgungseinrichtung mitb1) einem Versorgungsbehälter (Vorratsbehälter),b1.1) der fahrbar ist,b1.2) der für die Verwendung entweder einer Waschflüssigkeit oder einer Spülflüssigkeit ausgelegt ist,b2) im Vorratsbehälter vorgesehenen Funktionselementen für die Erzeu-gung eines Förderstroms, nämlichb2.1) einer Pumpe,b2.2) einer zum Sprühkopf führenden Druckleitungb2.2.1) mit einem obenliegenden Verteiler,b2.2.1.1) der als zweifacher Verteiler ausgebildet ist,- 8 -b2.3) einer Rücklaufleitungb2.3.1) mit einem obenliegenden Anschluß undb2.3.2) mit einem tiefliegenden Anschluß.2. In der Streitpatentschrift ist zum Stand der Technik die europäische Patent-schrift 0 352 496 genannt. Bei der dort beschriebenen Vorrichtung gleicher Zweckbestimmung ist die Sprüheinrichtung nicht von den Lamellen getragen, sondern wird an der Laufschiene des Lamellenvorhangs befestigt (Spalte 3, Zei-len 52 bis 57; Spalte 4, Zeilen 27 bis 29). Ferner ist bei der bekannten Vorrichtung ein nicht fahrbarer Arbeitsbehälter ("Hilfsgefäß" 2.8) vorgesehen, der aus zwei auf einem Wagen (2) fahrbaren Vorratsbehältern (2.1, 2.2) mit Wasch- oder mit Spülflüssigkeit gespeist wird. Die zum Sprühkopf führende Druckleitung weist keinen zweifachen (obenliegenden) Verteiler und die Rücklaufleitung keinen obenliegenden Anschluß auf. Damit unterscheidet sich der Anspruchsgegenstand in seinen Merkmalen a1), b1), b2.2.1) mit b2.2.1.1) sowie b2.3.1) von der bekannten Vorrichtung. Zumindest das Unterschiedsmerkmal a1) (Sprüheinrich-tung ist von den Lamellen getragen) geht auf eine erfinderische Tätigkeit zurück. Von der bekannten externen Befestigung der Sprüheinrichtung abzugehen und diese statt dessen an den zu reinigenden Lamellen selbst anzubringen, geht über das hinaus, was dem Fachmann, einem mit der Konstruktion von Reinigungsge-räten befaßten Maschinenbautechniker, aufgrund des bei ihm vorauszusetzenden Fachkönnens zuzumuten ist.Damit handelt es sich beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 um eine gegen-über dem druckschriftlich vorveröffentlichten Stand der Technik patentfähige Erfindung, die als solche grundsätzlich dem Besitz eines anderen entnehmbar wäre.3. Bei dem im Zuge der Weiterentwicklung der Reinigungsvorrichtung des Ein-sprechenden entstandenen "Prototyp II" handelt es sich nach den hierzu einge-reichten Unterlagen ("Mobile Reinigungsanlage für Vertikallamellen", Anlage K4) - 9 -um eine Einrichtung zum Reinigen von sich im hängenden und zusammengezo-genen Zustand befindenden Lamellenvorhängen mit den Merkmalen a) bis a3) der Gliederung in Abschnitt II A1 - 1. (die Sprüheinrichtung ist in den Unterlagen als "Düsenstock" bezeichnet, die Mantelfolie scheint als "Schlauchfolie" bzw. "Spritzschutz" auf). Es ist auch mindestens ein fahrbarer Vorratsbehälter mit Funktionselementen (Pumpe, Druckleitung mit obenliegendem Verteiler, Rück-laufleitung mit obenliegendem Anschluß) im Sinne der Merkmale b) mit b1) und b1.1), b2) bis b2.2.1) und b2.3) mit b2.3.1) vorgesehen. Da bei dem "Prototyp II" mehrere Vorratsbehälter ("Waschmaschine" und "Spülmaschine") vorhanden sind, der Verteiler ein vierfacher Verteiler ist und die Rücklaufleitung der "Wasch-maschine" nur den obenliegenden Anschluß aufweist, unterscheidet sich der Anspruchsgegenstand von diesem "Prototyp II" durch die Merkmale b1) (Einzahl des Vorratsbehälters) mit b1.2), b2.2.1.1) (zweifacher Verteiler) und b2.3.2) (zu-sätzlicher tiefliegender Anschluß der Rücklaufleitung).Diese Unterschiedsmerkmale gehen jedoch nicht auf eine erfinderische Tätigkeit zurück. Zur Vereinfachung des Geräts statt zweier Einzweckbehälter einen Viel-zweckbehälter vorzusehen (Merkmal b1) mit b1.2)), die Anzahl der Anschlüsse des Verteilers in der Druckleitung den Bedürfnissen (hier: zwei Versorgungs-schläuche für die beiden Düsenleisten des Spritzkopfs) anzupassen (Merk-mal b2.2.1.1)) und für die Rücklaufleitung im Bedarfsfall (z.B. wenn der Rücklauf von einem tiefliegenden Auffangbehälter aus erfolgen soll) einen tiefliegenden Anschluß anzuordnen (Merkmal b2.3.2), vgl. dazu auch den tiefliegenden Anschluß der Abflußleitung bei der Vorrichtung nach der europäischen Patent-schrift 0 352 496), sind einfache Konstruktionsmaßnahmen, die ohne weiteres im Griffbereich des Fachmanns liegen.Damit hat der Patentanspruch 1 eine nicht erfinderische Ausgestaltung des "Pro-totyps II" zum Gegenstand. Der Anspruchsgegenstand kann daher den auf den Einsprechenden zurückgehenden Entwicklungen widerrechtlich entnommen wor-den sein, es sei denn, der "Prototyp II" wäre dem Stand der Technik zuzurechnen.- 10 -4. Der Senat ist aufgrund der Beweisaufnahme zu der Überzeugung gelangt, daß der "Prototyp II" vor dem Anmeldetag des Streitpatents der Öffentlichkeit durch Benutzung zugänglich gewesen ist.Nach den Ausführungen im Einspruchsschriftsatz, die durch die Zeugenaussagen bestätigt worden sind und denen der Patentinhaber insoweit auch nicht wider-sprochen hat, hat der Einsprechende die ihm durch die europäische Patentschrift 0 352 496 geschützte Vorrichtung zum Reinigen von Lamellenvorhängen imBenehmen mit Herrn Claus W… als Träger der Entwicklungskosten weiterent-wickelt. Er hat sich dazu des Zeugen B1… bedient, der nach Ideen und Vor-schlägen des Einsprechenden u.a. Konstruktionszeichnungen für einen "Proto-typ II" erstellt und einen Auftrag an den Zeugen B… zum Bau mehrerer die-ser Geräte vermittelt hat. Der Zeuge B… wiederum hat den Patentinhaberals Unterlieferanten eingeschaltet. Auf diese Weise hat der Patentinhaber Kennt-nis von den Weiterentwicklungen und dem "Prototyp II" erlangt.Es mag sein, daß der Einsprechende selbst noch darum bemüht war, diese Wei-terentwicklungen geheimzuhalten. Hierauf kommt es jedoch nicht an, weil jeden-falls auf dem Weg der Information über diese Weiterentwicklungen bis zum Patentinhaber die Geheimhaltung durchbrochen worden ist. So hat der Zeuge B1… nach seiner insoweit glaubhaften Aussage mit dem Zeugen B… eineschriftliche Vereinbarung (vom 1. März 1993) getroffen, die er selbst als Geheim-haltungsverpflichtung empfunden haben mag, die aber eine ausdrückliche Ver-pflichtung zur Geheimhaltung nicht nur nicht enthält, sondern durch den Hinweis auf patentrechtlichen Schutz der Reinigungsgeräte eine weitere Geheimhaltung als nicht mehr erforderlich erscheinen läßt. Der Zeuge B1… hat insoweit einge-räumt, daß die Vereinbarung auch dazu dienen sollte, daß sein Büro nicht umgangen werden sollte.Hiermit steht die Aussage des Zeugen B… in Einklang, der dem ZeugenP… 1994 oder 1995 (nach Aussage des Zeugen P… hatte dieser Vorgang- 11 -Anfang 1994 stattgefunden) im Zuge eines Arbeitsangebots die in seinen Räumen lagernden Waschmaschinen gezeigt hat, ohne daß dabei über Geheimhaltung gesprochen wurde. Ansonsten hat der Zeuge B… mit niemandem ausdrück-lich über Geheimhaltung gesprochen. Hierzu steht auch seine Aussage nicht im Widerspruch, daß "nach außen hin ein übliches Geheimhaltungsinteresse" bestanden habe, denn diese bezieht sich auf die geplante Gründung einer Kette von Dienstleistungsfirmen zum Waschen von Lamellenvorhängen. Auch die Aus-sage des Zeugen K…, für ihn sei ohne schriftliche Vereinbarungen klar gewe-sen, "daß die Sache geheim bleiben sollte", kann nicht für eine durchgängige Wahrung der Geheimhaltung sprechen, denn er hatte nur Kontakt mit dem Ein-sprechenden und dem Zeugen B1…, nicht aber mit dem Zeugen B… unddem Patentinhaber. Weiter bestätigt auch die Zeugin H…, zum einen durchihre direkte Aussage "mit mir war keine Geheimhaltung vereinbart", zum anderen durch die Schilderung, die Zeugin S… habe sie gelegentlich im Zusammen-hang mit der Lieferung und Abholung von Lamellenwaschmaschinen zum Zeugen B… begleitet (was die Zeugin S… bestätigt), ohne daß dort über deren"Funktion" gesprochen worden sei, eine Geheimhaltung des Prototyps II nicht. Zumindest eine solche Abklärung durch den Zeugen B… wäre jedoch erfor-derlich gewesen, um gegebenenfalls auf eine Geheimhaltung durch die außenste-hende Zeugin S… hinwirken zu können. Auch hieraus folgt für den Senat,daß die Kenntnisnahme von den Lamellenwaschmaschinen durch Außenste-hende oder die Weitergabe dieser Kenntnisse nicht unterbunden worden war. Nach alledem kann von einer Wahrung der Geheimhaltung auf dem Weg der Information über die Weiterentwicklungen und den "Prototyp II" zumindest vom Zeugen B… ab nicht die Rede sein.- 12 -Die Zeugin H… hat bekundet, daß zum einen eine Lamellenwaschmaschinejahrelang für jeden Besucher einsehbar in den Geschäftsräumen des Patentinha-bers gestanden ist und daß zum anderen auch mehrere Geräte des "Prototyps II" Ende 1994 in der für alle Kunden zugänglichen Werkstatt des Patentinhabers gestanden sind, "weil Herr B… sie nicht bezahlt hatte" (Zeugin H…).Dies wird durch die Zeugin S… im Grundsatz bestätigt, die "Anfang der90er Jahre" dort gelegentlich Lamellenwaschmaschinen gesehen hat. Das Gehäuse der Waschmaschinen des "Prototyps II" (der Versorgungs- oder Vor-ratsbehälter) ist aus einem handelsüblichen fahrbaren Haushaltsmüllbehälter ohne Deckel hergestellt (vgl. S. 6 des Einspruchsschriftsatzes und die Anlage K3; der Zeuge P… spricht von einem "Ascheimer mit Knöpfen"), so daß nicht nurdie zur Reinigungsvorrichtung gehörenden Zubehörteile (Sprüheinrichtung mit Sprühkopf und Mantelfolie), sondern auch die Einbauteile des Behälters (die Funktionselemente Pumpe, Druckleitung, Verteiler, Rücklaufleitung, Anschlüsse) ohne weiteres zu sehen sind.Damit steht für den Senat auch fest, daß bis zum Anmeldetag des Streitpatents die nicht zu entfernte Möglichkeit bestanden hat, daß beliebige Dritte und damit auch Sachverständige Kenntnis vom "Prototyp II" und dessen baulichen Einzel-heiten erlangten. Mithin zählt der "Prototyp II" durch "offenkundige Vorbenutzung" zum Stand der Technik. Da nun, wie in Abschnitt II A1) 3 dargelegt, die Vorrich-tung nach Patentanspruch 1 eine nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhende Ausgestaltung des "Prototyps II" ist und da weiter, wie gezeigt, dieser "Prototyp II" nicht ausschließlicher Besitz des Einsprechenden, sondern vor dem Anmeldetag des Streitpatents frei zugänglicher Stand der Technik gewesen ist, ist der geltend gemachte Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme für den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht gegeben. Der Patentanspruch 1 und mit ihm zusam-men auch die auf Ausgestaltungen der Vorrichtung nach dem Hauptanspruch gerichteten Unteransprüche 2 bis 5 haben somit Bestand.- 13 -A2) Patentanspruch 6 (Verfahren)1. Gegenstand des nebengeordneten unabhängigen Patentanspruchs 6 ist einVerfahren zum Reinigen von Lamellenvorhängen, die sich im hängenden und zusammengeschobenen Zustand befinden, bei demc) zunächst aus einem ersten Vorratsbehälter (Versorgungsbehälter) eine Waschflüssigkeit in eine erste hängende Sprüheinrichtung gefördert, eine erster Lamellenvorhang mit der Waschflüssigkeit besprüht und die benutzte Waschflüssigkeit wieder im ersten Vorratsbehälter aufgefangen wird,d) sodann der erste Vorratsbehälter von der ersten Sprüheinrichtung getrennt und mit einer zweiten Sprüheinrichtung [sowie die erste Sprüh-einrichtung mit dem unter f) genannten Vorratsbehälter] verbunden wird,e) [die Waschflüssigkeit aus dem ersten Vorratsbehälter in die zweite Sprüheinrichtung gefördert und] ein zweiter Lamellenvorhang mit der Waschflüssigkeit besprüht und die [benutzte] Waschflüssigkeit wieder im ersten Vorratsbehälter aufgefangen wird und gleichzeitigf) aus einem zweiten Vorratsbehälter gleicher Bauart wie der erste eine Spülflüssigkeit in die erste Sprüheinrichtung gefördert, der erste Lamel-lenvorhang mit der Spülflüssigkeit besprüht und die benutzte Spülflüs-sigkeit im zweiten Behälter aufgefangen wird.Die Einschübe in eckigen Klammern dienen lediglich der formalen Vervollständi-gung und Verdeutlichung des Verfahrens.Der Senat ist aufgrund der Beschreibung in der Streitpatentschrift (Sp. 3, Z. 41 ff) zu der Auffassung gelangt, daß mit dem Patentanspruch 6 ein eigenständiges Arbeitsverfahren unter Schutz gestellt ist, so daß die Angabe im Patentanspruch, es handle sich um ein Verfahren "zur Anwendung einer Einrichtung", mithin um - 14 -eine dem Patentschutz nicht zugängliche Bedienungsanleitung, als offensichtli-cher Mißgriff bei der Formulierung des Anspruchs zu werten ist.2. Wie sich aus der Darlegung der "bestimmungsgemäßen Verwendung" in Spalte 4 ab Zeile 27 der europäischen Patentschrift 0 352 496 ergibt, wird bei dem dortigen Reinigungsverfahren- zunächst Waschflüssigkeit aus einem ersten Vorratsbehälter in ein Hilfs-gefäß mit Waschflüssigkeit gefüllt und daraus in eine Sprüheinrichtung gefördert, der Lamellenvorhang mit der Waschflüssigkeit besprüht und die benutzte Wasch-flüssigkeit, wie in Fig. 3 gestrichelt angedeutet, wieder in dem Hilfsgefäß aufge-fangen,- sodann (offensichtlich nach dem Entleeren des Hilfsgefäßes) Spülflüssig-keit aus einem zweiten Vorratsbehälter gleicher Bauart wie der erste in das Hilfs-gefäß gefüllt und daraus in die Sprüheinrichtung gefördert, der Lamellenvorhang mit der Spülflüssigkeit besprüht und die benutzte Spülflüssigkeit wieder in dem Hilfsgefäß aufgefangen.Das Reinigungsverfahren nach Anspruch 6 unterscheidet sich mithin seinem Wesen nach dadurch von dem aus der europäischen Patentschrift bekannten Verfahren, daß bei ihm gleichzeitig ein zweiter Lamellenvorhang gewaschen und ein erster (nach vorangegangenem Waschen) gespült wird (überlappende Bear-beitung), wogegen im bekannten Fall ein Lamellenvorhang fertig bearbeitet, näm-lich gewaschen und anschließend gespült wird, ehe die Bearbeitung eines zweiten begonnen wird (Nacheinanderbearbeitung). Der Senat sieht mit diesem Wesensunterschied nicht nur die Neuheit des anspruchsgemäßen Verfahrens gegenüber dem druckschriftlichen Stand der Technik begründet, sondern auch dessen erfinderischen Charakter, da eine solche Überlappung der Bearbeitungs-vorgänge über das dem Fachmann ohne weiteres Zumutbare hinausgeht.- 15 -Damit liegt mit dem Verfahren nach Patentanspruch 6 eine entnehmbare Erfin-dung vor.3. Nach den Angaben im Einspruchsschriftsatz wird bei dem Verfahren mit dem "Prototyp II" zum Reinigen von Lamellenvorhängen, die sich im hängenden und zusammengeschobenen Zustand befinden,c*) zunächstc1*) aus einem ersten Vorratsbehälter erster Art Waschflüssigkeit in eine erste hängende Sprüheinrichtung gefördert, eine erster Lamellenvorhang mit der Waschflüssigkeit besprüht und die benutzte Waschflüssigkeit wieder in dem ersten Vorratsbehälter aufgefangen, und gleichzeitigc2*) aus einem zweiten Vorratsbehälter erster Art Waschflüssigkeit in eine zweite hängende Sprüheinrichtung gefördert, ein zweiter Lamellenvorhang mit der Waschflüssigkeit besprüht und die benutzte Waschflüssigkeit wieder in dem zweiten Vorratsbehälter aufgefangen,e*) sodann - unter Beibehaltung der Verbindung zwischen dem ersten Vor-ratsbehälter erster Art und der ersten Sprüheinrichtung - aus einem Vorratsbehäl-ter zweiter Art Spülflüssigkeit in die erste Sprüheinrichtung gefördert, der erste Lamellenvorhang mit der Spülflüssigkeit besprüht und die benutzte Spülflüssigkeit in dem ersten Vorratsbehälter erster Art aufgefangen.Damit unterscheidet sich das streitpatentgemäße Verfahren von dem mit dem "Prototyp II" ausgeführten im wesentlichen dadurch, daß zum Waschen und zum (gleichzeitig an einem anderen Vorhang durchgeführten) Spülen von zwei bis auf das eingefüllte Medium identischen Vorratsbehältern Gebrauch gemacht ist, wogegen beim Verfahren mit dem "Prototyp II" neben zwei Vorratsbehältern "erster Art" noch ein dritter Vorratsbehälter ("zweiter Art") verwendet wird.Zu einer streitpatentgemäßen Abwandlung des Verfahrens mit dem "Prototyp II" konnte das aus der europäischen Patentschrift 0 352 496 bekannte Verfahren den Fachmann nicht hinführen, denn bei diesem findet, wie dargelegt, zum einen eine - 16 -Überlappung von Spülen und Waschen gar nicht statt, zum anderen sind dort neben dem Hilfsbehälter als Arbeitsbehälter noch zwei Vorratsbehälter erforder-lich. Da auch nicht ersichtlich ist, daß der Fachmann ohne Anregung aus dem Stand der Technik allein aufgrund des bei ihm vorauszusetzenden Fachkönnens zum streitpatentgemäßen Verfahren gelangen konnte, hat dieses als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend zu gelten.4. Wie dargelegt, hebt sich das Verfahren nach Patentanspruch 6 in erfinderi-scher Weise von dem Verfahren des Einsprechenden ab. Mithin kann der wesent-liche Inhalt des ein Verfahren betreffenden Teils des Streitpatents nicht dem vom Einsprechenden angewandten Verfahren entnommen sein. Der Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme liegt daher auch für diesen Teil des Streitpatents nicht vor.Damit hat auch der Patentanspruch 6 Bestand.Bei dieser Sachlage braucht der Frage, ob auch das Verfahren des Einsprechen-den der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag des Streitpatents zugänglich gewesen ist oder nicht, nicht nachgegangen zu werden.B) Zum HilfsantragDer Einsprechende kann den angestrebten Widerruf des Streitpatents nicht aus dem Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (§ 21 Abs 1 Nr 1 PatG) erreichen.Ob die Geltendmachung des Widerrufsgrundes fehlender Patentfähigkeit über-haupt neben oder hilfsweise neben dem der widerrechtlichen Entnahme zulässig ist, kann im vorliegenden Fall dahinstehen. Immerhin bedeutet der Vortrag wider-rechtlicher Entnahme nach der vom Senat vertretenen Auffassung zugleich die Behauptung einer schutzfähigen Erfindung. Gleichzeitig oder hilfsweise fehlende - 17 -Schutzfähigkeit zu behaupten, erscheint daher in Hinblick auf § 138 Abs 1 ZPO, wonach Erklärungen der Parteien über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben sind, problematisch. Andererseits könnte die hilfs-weise Geltendmachung deshalb zulässig sein, weil die Beurteilung der Schutzfä-higkeit durch Patentamt oder Gericht für den Einsprechenden nicht immer vorher-sehbar ist, auch wenn er selbst seinen Tatsachenvortrag nicht ändert.Entscheidend im vorliegenden Fall ist aber, daß der Widerrufsgrund fehlender Patentfähigkeit erst im Einspruchsbeschwerdeverfahren am 29. März 1999 und damit lange nach Ablauf der am 17. Januar 1997 endenden Einspruchsfrist hilfs-weise geltend gemacht worden. Dies ist nach Ansicht des Senats unzulässig.Gemäß § 59 Abs 1 Satz 1, Satz 3 PatG ist ein Einspruch innerhalb der Ein-spruchsfrist zu erheben und auf einen der in § 21 PatG genannten Widerrufs-gründe zu stützen. Die Zulassung eines, wie hier, nachträglichen Vorbringens eines weiteren Widerrufsgrundes würde einer Verlängerung der gesetzlich bestimmten Einspruchsfrist gleichkommen und jedenfalls in der Beschwerdein-stanz zu Rechtsunsicherheit führen. So hat der Bundesgerichtshof in der "Alumi-nium-Trihydroxid"-Entscheidung ausgeführt, daß im Einspruchsbeschwerdever-fahren, anders als im Verfahren vor dem Patentamt, von Amts wegen neue Wider-rufsgründe nicht geprüft werden dürfen (BlPMZ 1995, 438, 441). Eine Ausnahme könne allenfalls bei Einverständnis des Patentinhabers in Frage kommen. Ob der Einsprechende im Beschwerdeverfahren neue Widerrufsgründe einführen kann, wird in dieser Entscheidung nicht ausdrücklich behandelt. Allerdings findet sich in der "Polymermasse"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs durch die Formulie-rung "...., das Beschwerdegericht grundsätzlich nicht befugt, vom Einsprechenden innerhalb der Frist des § 59 Abs 1 PatG nicht geltend gemachte und vom Deut-schen Patentamt in das Verfahren nicht eingeführte Widerrufsgründe von Amts wegen aufzugreifen ..." (BlPMZ 1998, 282, 283 liSp) ein deutlicher Hinweis darauf, daß eine Geltendmachung weiterer Widerrufsgründe nach Ablauf der Ein-spruchsfrist, also erst recht im Beschwerdeverfahren, nicht zulässig ist. Da hier der Patentinhaber das Streitpatent auch im Einspruchsbeschwerdeverfahren im - 18 -erteilten Umfang verteidigt, d.h. Änderungen nicht beantragt sind, ist weder für das Gericht eine erweiterte Prüfungskompetenz im Sinne der "Polymermasse"-Entscheidung gegeben (aaO S.282 Ziffer III.1.) noch dem Einsprechenden eine Möglichkeit zur Reaktion auf eine Änderung einzuräumen, die unter Umständen auch in der Geltendmachung eines neuen Einspruchsgrundes bestehen könnte.C) Die Rechtsbeschwerde war gemäß § 100 Abs 2 Nr 1 PatG zuzulassen, weil die Rechtsfrage, ob das Vorliegen einer Erfindung Voraussetzung für einen Widerruf wegen widerrechtlicher Entnahme ist, ebenso von grundsätzlicher Bedeutung ist wie die, ob ein Einsprechender nach Ablauf der Einspruchsfrist übereinen die Zulässigkeit seines Einspruchs begründenden ersten Widerrufsgrund hinaus weitere Widerrufsgründe geltend machen kann.Kowalski Dr.C. Maier Gutermuth Dr. HuberFa
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