BPatG 15208.05BUNDESPATENTGERICHT8 W (pat) 33/10_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Beschwerdesachebetreffend die Patentanmeldung 10 2007 050 694.7-16…hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Juli 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Zehendner und die Richter Dipl.-Ing. agr. Dr. Huber, Kätker und Dipl.-Ing. Dr. Dorfschmidt- 2 -beschlossen:Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prü-fungsstelle für Klasse B 29 C des Deutschen Patent- und Mar-kenamts vom 20. Juli 2010 aufgehoben und das Verfahren zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.G r ü n d eI .Der Anmelder hat am 22. Oktober 2007 die Patentanmeldung mit der Bezeich-nung "Blaskopf für eine Blasfolienextrusionsanlage" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Mit Prüfungsbescheid vom 8. September 2008 hat die Prüfungsstelle unter Hinweis auf verschiedene Entgegenhaltungen ausgeführt, dass dem Gegenstand der Anmeldung nach Anspruch 1 die erfinderische Tätig-keit, nach Patentanspruch 7 bereits die Neuheit fehle. Eine Patenterteilung sei mit den vorliegenden Unterlagen nicht möglich. Dem Anmelder ist Äußerungsfrist von vier Monaten gewährt worden.Hierauf hat der Anmelder zunächst mehrere, von der Prüfungsstelle stillschwei-gend gewährte Gesuche auf Verlängerung der Äußerungsfrist eingereicht, zuletzt (mit Eingabe vom 24. März 2010) bis zum 16. Juni 2010.Mit Eingabe vom 13. Juni 2010, eingegangen per Telefax am gleichen Tag und als Original am 15. Juni 2010, hat die Anmeldervertreterin mit einem 12 Seiten um-fassenden Schriftsatz ausführlich zum Prüfungsbescheid und den darin aufge-führten Entgegenhaltungen Stellung genommen. Zugleich hat sie neue Patentan-sprüche 1 - 11 eingereicht. In der Betreffzeile des Schriftsatzes wird das Anmelde-- 3 -verfahren fälschlich mit folgenden, sich auf ein anderes Anmeldeverfahren dessel-ben Anmelders beziehenden Angaben bezeichnet: "Deutsche Patentanmeldung 10 2006 030 119.6-27 "Verfahren und Vorrichtung zur Bearbeitung von Endlos-bahnen aus flexiblem Material" des Herrn …". Aus dem Inhalt der Eingabe geht hingegen hervor, dass sie sich auf den Gegenstand "Blaskopf für eine Blasfo-lienextrusionsanlage" bezieht.Die Eingabe ist zunächst nicht zur Akte der vorliegenden Patentanmeldung 10 2007 050 694.7-16 und damit auch nicht zur Kenntnis der Prüfungsstelle gelangt. Daraufhin hat die Prüfungsstelle die Anmeldung mit Beschluss vom 20. Juli 2010 nach § 48 PatG zurückgewiesen, wobei sie zur Begründung auf die Gründe des Prüfungsbescheids vom 8. September 2008 Bezug genommen hat.Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er zuletzt nur noch sinngemäß beantragt,den angefochtenen Beschluss aufzuheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden.Zur Begründung weist er darauf hin, dass er rechtzeitig vor Ablauf der bis zum 16. Juni 2010 laufenden Äußerungsfrist eine Bescheidserwiderung und neue Pa-tentansprüche eingereicht hat. Dazu hat er u. a. Kopien des Telefax-Sendebe-richts seiner Vertreterin vom 13. Juni 2010 über die Absendung der Bescheidser-widerung vom 13. Juni 2010 sowie einer Empfangsbescheinigung über den Ein-gang des nachgereichten Originals der Bescheidserwiderung, versehen mit einem Eingangsstempel des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Juni 2010, vorgelegt.- 4 -Weiter führt der Anmelder aus, dass sich das Patentamt in der Sache noch nicht mit seiner Bescheidserwiderung auseinandergesetzt habe und es in seinem Sinne sei, wenn die Sache zur weiteren Prüfung an die Prüfungsstelle zurückverwiesen werde.II.Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt (§ 73 Abs. 1 Satz 2 PatG). Die Beschwerde hat auch insoweit Erfolg, als der angegriffene Beschluss aufzuheben und das Verfahren zur weiteren Bearbei-tung der Anmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen ist, § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG.Nach dieser Vorschrift kann das Gericht die angefochtene Entscheidung aufhe-ben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn neue Tatsachen oder Be-weismittel bekannt werden, die für die Entscheidung wesentlich sind. Hierzu ge-hört insbesondere eine Änderung des Patentbegehrens. Werden Ansprüche, Be-schreibung oder Zeichnungen geändert, so wird damit eine neue Tatsache be-kannt, die grundsätzlich eine Zurückverweisung möglich macht, sofern es sich um eine wesentliche Änderung handelt, so dass der angefochtene Beschluss nicht mehr als eine Entscheidung über das neue Begehren angesehen werden kann, insbesondere wenn das neu formulierte Begehren eine Nachrecherche erforder-lich macht (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 79, Rdn. 27).Vorliegend sind neue Patentansprüche 1 bis 11 innerhalb der beantragten und durch Stillschweigen gewährten Fristverlängerung beim Patentamt eingegangen, die sich inhaltlich von den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Patentansprüchen unterscheiden. Es ist den im Bescheid vom 8. September 2008 hinsichtlich der Patentfähigkeit geäußerten Bedenken Rechnung getragen und die unabhängigen ursprünglichen Patentansprüche 1 und 7 sind beschränkt worden. Auf den nach Ansicht der Prüfungsstelle unklaren Patentanspruch 8 wurde verzichtet. Somit - 5 -liegt ein neues Patentbegehren mit wesentlichen Änderungen vor, das darüber hinaus mit einer erstmalig versehenen umfangreichen Äußerung des Patentinha-bers begründet ist.Es kann im Übrigen dahinstehen, ob die neuen Patentansprüche vom 13. Juni 2010 eine so wesentliche Änderung enthalten, dass dies bereits für sich genommen eine Zurückverweisung nach § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG rechtferti-gen kann. Hier kommt hinzu, dass o b j e k t i v insofern auch ein Verfahrensfehler i. S. d. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG vorliegt, als eine sich inhaltlich auf die vorlie-gende Anmeldung beziehende Bescheidserwiderung mit neuen Ansprüchen vor Ablauf der Äußerungsfrist beim Patentamt eingegangen, bei Erlass des Zurück-weisungsbeschlusses aber nicht berücksichtigt worden ist, so dass der Anspruch des Anmelders auf Gewährung rechtlichen Gehörs versagt wurde. Zwar kann dem Patentamt nicht der Vorwurf eines Verfahrensfehlers gemacht werden, da die Eingabe vom 13. Juni 2010 in ihrer Betreffzeile die Daten eines anderen Ver-fahrens enthielt, so dass sie zunächst zu diesem anderen Vorgang genommen wurde und die Fehlzuordnung möglicherweise erst bei dessen Bearbeitung auffiel. Dennoch ist der Zweck des § 79 Abs. 3 PatG zu berücksichtigen. Die Vorschrift dient der sachgerechten Durchführung der Prüfung auf Patentfähigkeit, die vom Patentamt mit dem ihm zur Verfügung stehenden Prüfstoff besser durchgeführt werden kann und die insbesondere im Falle einer notwendigen neuen Sachaufklä-rung angezeigt ist (vgl. Schulte, a. a. O., § 79 Rdn. 16).Hier ist angesichts der ausführlichen Stellungnahme des Anmelders zum Prü-fungsbescheid und der Einreichung neuer Ansprüche eine weitere Aufklärung er-forderlich (s. o.). Die Sache ist somit noch nicht entscheidungsreif, vielmehr ist das Prüfungsverfahren unterbrochen worden und muss nunmehr fortgesetzt werden. Es entspricht daher dem Sinn des § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG, auch unter Be-rücksichtigung des Umstands, dass eine dem Fall des § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG nahekommende Fallvariante vorliegt, dem Anmelder eine Fortsetzung des unterbrochenen Prüfungsverfahrens vor dem Patentamt zu ermöglichen. Nach-- 6 -dem der Anmelder mit seinem Beschwerdeantrag deutlich gemacht hat, dass er sich mit einem Instanzverlust nicht abfinden will, übt der Senat das ihm nach § 79 Abs. 3 PatG gewährte Ermessen dahingehend aus, dass er den angefochtenen Beschluss aufhebt, ohne in der Sache selbst zu entscheiden.Dr. Zehendner Dr. Huber Kätker Dr. DorfschmidtCl
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