BPatG 15208.05BUNDESPATENTGERICHT9 W (pat) 25/10_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Beschwerdesache…betreffend die Patentanmeldung …- hier: Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren -hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Januar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Pontzen sowie der Richter Dipl.-Ing. Bork, Paetzold und Dr.-Ing. Höchstbeschlossen:1. Dem Anmelder wird Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerde-verfahren gewährt.- 2 -2. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle für Klas-se B 61 K - vom 14. April 2010 aufgehoben.3. Die Anmeldung wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Pa-tent- und Markenamt zurückverwiesen.G r ü n d eIDie Prüfungsstelle für Klasse B 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die am 18. April 2009 eingegangene Patentanmeldung mit der Bezeichnung"……"mit Beschluss vom 14. April 2010 zurückgewiesen. Zur Begründung führt sie unter Bezugnahme auf ihren Erstbescheid vom 17. Februar 2010 aus, dass der Gegen-stand des Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die beanspruchte Vorrichtung zur Vorbeugung von Zugkatastrophen aufgrund beschä-digter Eisenbahnwagenradsätze ergebe sich für einen Fachmann naheliegend aus einer Zusammenschau der aus den Druckschriften DE 299 09 028 U1 und DE 199 41 119 A1 bekannten Anordnungen. Auf den Erstbescheid vom 17. Fe-bruar 2010 hat der Anmelder mit dem am 7. April 2010 eingegangenen Schriftsatz vom 6. April 2010 eine neue Anspruchsfassung eingereicht und die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens mit den geänderten Unterlagen und ggf. noch weiteren vorzunehmenden Änderungen beantragt. Zu dem geänderten Patentbegehren hat - 3 -sich die Prüfungsstelle erstmals im Zurückweisungsbeschluss vom 14. April 2010 geäußert.Gegen den Zurückweisungsbeschluss hat der Anmelder - ohne Zahlung einer Ge-bühr - Beschwerde eingelegt und sinngemäß den Antrag gestellt,1. Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren zu bewilligen und2. den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Prüfungsver-fahren „auf der Basis der neuen Ansprüche 1 bis 4 fortzusetzen“.Zu den Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.II1. Dem Antrag des Anmelders auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren wird stattgegeben.a) Die Entrichtung einer Beschwerdegebühr ist nicht Voraussetzung für die Zu-lässigkeit des Rechtsmittels. Eine Beschwerdegebühr, deren rechtzeitige Entrich-tung innerhalb eines Monats nach Zustellung des angefochtenen Beschlusses grundsätzlich Voraussetzung für die Zulässigkeit ist, fällt bei Beschwerden, mit de-nen gleichzeitig Verfahrenskostenhilfe beantragt wird, erst dann an, wenn der An-trag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe zurückgewiesen wurde.Die sich gegen die Zurückweisung seiner Anmeldung richtende Beschwerde des Antragstellers ist mithin zulässig.b) Die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Anmelders rechtferti-gen laut Feststellungen des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Juni 2009 sowie des Bundespatentgerichts vom 1. September 2010 die Ge-- 4 -währung von Verfahrenskostenhilfe. Der Antragsteller hat im Beschwerdeverfah-ren durch Vorlage des Bescheids über Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch der Stadt Wuppertal glaubhaft gemacht, dass er nach seinen wirtschaftlichen Ver-hältnissen die Kosten für die Patentanmeldung nicht selber aufbringen kann (vgl. § 115 ZPO).c) Nach § 130 Abs 1 Satz 1 PatG ist eine weitere Voraussetzung für die Ge-währung von Verfahrenskostenhilfe, dass eine hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents besteht. Diese Erfolgsaussicht ist hier gegeben.Bei der Prüfung der Anmeldung entsprechend dem Erfordernis hinreichender Aus-sicht auf Patenterteilung ist der gesamte Anmeldungsgegenstand auch hinsichtlich der verschiedenen erkennbaren alternativen Ausführungsformen mit dem vorläufig ermittelten Stand der Technik zu vergleichen. Ein Vergleich allein der Patentan-sprüche mit diesem reicht nicht aus. Vielmehr ist es für die hinreichende Aussicht auf Patenterteilung ausreichend, wenn eine der verschiedenen in der Anmeldung angegebenen alternativen Ausführungsformen dem zuständigen Fachmann durch den Stand der Technik nicht nahegelegt wird. Als Fachmann ist hier ein Diplom-In-genieur der Fachrichtung Maschinenbau anzunehmen, der über mehrjährige Er-fahrung in der Konstruktion von Radsätze für Schienenfahrzeuge verfügt.c1) Die Anmeldung betrifft eine Vorrichtung zur Vorbeugung von Zugkatastro-phen aufgrund beschädigter Eisenbahnwagenradsätze unter kontinuierlicher Kon-trolle der Fahrzeugschwingungen. Nach dem Stand der Technik erfolgten üblicher-weise stationäre Ultraschall-Einzelradprüfungen. Es sei auch schon vorgeschla-gen worden, die Radsätze vorbeifahrender Schienenfahrzeuge zu überwachen. Aus der DE 198 26 422 A1 sei eine Vorrichtung bekannt sei, die während der Fahrt eines Schienenfahrzeugs die Radsätze auf mechanische Defekte und fehler-haften Radlauf sowie auf gefährliche Fahrzustände kontinuierlich kontrolliert. Als Nachteil wird bei dieser bekannten Vorrichtung gesehen, dass sie auf einer Kom-bination von mehreren, nach unterschiedlichen Verfahren arbeitenden Sensoren - 5 -aufbaue, dadurch kompliziert sei und den Betrieb erschwere. Das Ergebnis der Sensordatenauswertung werde an den Führerstand der Lokomotive übertragen. Die Übertragung der Daten allein reiche nicht aus, um Katastrophen abzuwenden, da nur kurze Zeit zum Abbremsen eines Zuges verbleibe.Es solle daher das Problem gelöst werden, Betriebsstörungen und -stockungen der Eisenbahn zu vermeiden und ihre Betriebssicherheit zu erhöhen.c2) Die Lösung, für die nach Patentanspruch 1 der geltenden Unterlagen Schutz begehrt wird, lautet:Auf der kontinuierlichen Kontrolle der Fahrzeugschwingungen be-ruhende Vorrichtung zur Vorbeugung von Zugkatastrophen auf-grund beschädigter Eisenbahnwagenradsätze,dadurch gekennzeichnet,dass nach der Bewertung des technischen Zustandes der Räder und Achswellen die geschädigten Radsätze und nötigenfalls Züge automatisch ohne totalen Schaden außer Betrieb mittels des He-bens von Radsätzen ohne Beruhigung der Schienen mit einem Fremdkörper gesetzt werden.c3) Nach Verständnis des Fachmanns ist die so definierte Vorrichtung in der La-ge, Fahrzeugschwingungen kontinuierlich zu kontrollieren und einen Radsatz zu heben. Kontinuierliche Kontrolle bedeutet messtechnische Überwachung während des Fahrbetriebes der Eisenbahn (vgl. Ausführungsbeispiel). Die Vorrichtung ist durch eine Bewertung des technischen Zustandes der Räder und Achswellen ge-kennzeichnet beruhend auf der kontinuierlichen Kontrolle. Das Außer-Betrieb-Set-zen der geschädigten Radsätze und nötigenfalls Züge bezieht sich auf einen Auto-matismus zum Einleiten von Maßnahmen, die dazu führen, dass beliebige (be-schädigte) Radsätze nicht mehr benutzt werden, und zwar durch ihr Anheben. Mit der Angabe „Hebens von Radsätzen ohne Beruhigung der Schienen mit einem - 6 -Fremdkörper“ ist offensichtlich ein Heben von Radsätzen ohne Berührung der Schienen mit einem Fremdkörper gemeint. Da diese Angabe in den ursprüngli-chen Unterlagen nicht enthalten ist und in den Anmeldungsunterlagen jedwede Er-läuterungen dazu fehlen, was unter einem Fremdkörper zu verstehen ist, muss ganz allgemein von einem beliebigen körperlichen Gegenstand ausgegangen wer-den, der die Schienen nicht berühren darf.Anzumerken ist, dass für das Außer-Betrieb-Setzen der Züge die Maßnahme des Anhebens von Radsätzen nicht ausreichend ist oder gar nichts dazu beiträgt. Der Zug insgesamt wird laut Beschreibung außer Betrieb gesetzt, indem durch ein Ak-tivierungssystem eine Notbremsung eingeleitet wird. Insofern enthält der geltende Anspruch 1 für die fakultative Maßnahme des Außer-Betrieb-Setzens der Züge eine Unklarheit. Ferner ist anzumerken, dass die Maßnahme - Heben von Radsät-zen ohne Berührung der Schienen mit einem Fremdkörper - in dieser Allgemein-heit in den Anmeldungsunterlagen nicht offenbart ist. Die Angaben in Patentan-spruch 2 lassen nicht die allgemeine negative Feststellung zu, dass es zu keiner Berührung der Schienen mit Fremdkörpern kommt.c4) Nach Vorbringen des Anmelders (vgl. S. 2 des Beschwerdeschriftsatzes, 1. Abs.) sollte durch die gewählten Formulierungen wohl zum Ausdruck gebracht werden, dass die beschädigten Radsätze von der Schiene und zum Untergestell hin (mit Verkleinerung des Abstandes Radachse-Untergestell) angehoben werden. Entsprechend der Abb. 2 und sinngemäß nach dem ursprünglich eingereichten Patentanspruch 2 sind dazu am Untergestell des Waggons und der Lokomotive eine Überdruckpumpe, ein Kugelrückschlagventil und zweiseitig vom Rädersatz Hydraulikzylinder angebracht, die für die Anhebung der beschädigten Radsätze dienen.c5) Der Vergleich des Anmeldungsgegenstandes gemäß den am Anmeldetag eingegangenen Unterlagen, die in ihrer Gesamtheit bei der Beurteilung der Er-folgsaussicht heranzuziehen sind, mit dem von der Prüfungsstelle entgegengehal-- 7 -tenen Stand der Technik ergibt, dass eine hinreichende Aussicht auf Erteilung ei-nes Patents unterstellt werden kann.Nach einer summarischen Prüfung ist die Vorrichtung zur Vorbeugung von Zugka-tastrophen aufgrund beschädigter Eisenbahnwagenradsätze unter kontinuierlicher Kontrolle der Fahrzeugschwingungen, wie sie vom Fachmann den geltenden Pa-tentansprüchen 1 und 2 i. V. m. der Beschreibung und den Figuren entnommen werden kann und für die möglicherweise entsprechend c4) Schutz begehrt werden soll, nicht ohne Weiteres dem angeführten Stand der Technik zu entnehmen oder dadurch nahegelegt.c51) Aus der im angefochtenen Beschluss genannten DE 299 09 028 U1 geht ein Ersatzräderblock 1 hervor, der zwischen den beiden Radachsen des Räderblocks eines Schienenfahrzeugs (ICE) eingebaut und gelagert ist. Der Ersatzräderblock kann bei Ausfall des regulären Räderblocks auf die Schienen abgesenkt werden, so dass der Räderblock aufgebockt wird (vgl. Schutzanspruch). Unter 1) und 2) ist angegeben, dass das Absenken des Ersatzräderblocks beim Auftreten einer unge-wöhnlichen Schwingung auf einen langen Zeitraum eingeleitet wird. Offen bleibt dabei, ob Schwingungen kontinuierlich kontrolliert werden (und wie ggf. eine Kon-trolle erfolgt). Beschädigte Radsätze werden nicht dadurch von den Schienen ab-gehoben, dass diese relativ zu dem Wagengestell angehoben werden, sondern die beschädigten Radsätze werden gemeinsam mit dem Räderblock und dem Wa-gengestell angehoben.c52) Die im angefochtenen Beschluss weiter genannte DE 199 41 119 A1 betrifft ein Fahrgestell für ein schienengebundenes Fahrzeug zum Transportieren frei ver-fahrbarer Lasten mit mehreren Radsätzen. Während des Lasteinsatzes werden die Radsätze des Fahrzeuges durch zusätzliche Stützradsätze entlastet, die heb-und schwenkbar am Fahrzeug befestigt sind. Die Problematik der Beschädigung von Radsätzen durch den Betrieb sowie die Kontrolle von Fahrzeugschwingungen oder die Bewertung des Zustandes der Räder oder der Radachsen werden nicht - 8 -angesprochen. Das Anheben schadhafter Radsätze aufgrund solcher Bewertun-gen findet nicht statt.c53) Eine Anregung dahingehend, jeden Radsatz des Schienenfahrzeugs heb-und senkbar zu gestalten, um ihn bei bevorstehendem Schadensfall von der Schiene abzuheben, kann der DE 199 41 119 A1 nicht entnommen werden. Ein Übertragen der aus DE 199 41 119 A1 vermittelten Lehre auf die DE 299 09 028 U1 führt allenfalls dazu, an einem Schienenfahrzeug weitere leich-te Stützräder mitzuführen, die bei großer Last die übrigen Radsätze entlasten. Al-lenfalls entnimmt der Fachmann der DE 199 41 119 A1 noch eine konkrete Aus-führungsform für das Absenken des Ersatzräderblocks nach der DE 299 09 028 U1. Von dem in DE 199 41 119 A1 vorgeschlagenen Anheben des Räderblocks mit Wagengestell im Schadensfall abzuweichen, gibt die DE 299 09 028 U1 jedoch keine Veranlassung.Der weitere in der Patentanmeldung noch angegebene Stand der Technik kann in Richtung des Beanspruchten auch keine Anregung bieten, da dort das Anheben von Radsätzen nicht beschrieben wird.2. Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlus-ses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Marken-amt.Der geltende Patentanspruch 1 ist gegenüber dem dem angefochtenen Beschluss vorausgehenden Bescheid zugrunde liegenden Patentanspruch 1 geändert. Denn er umfasst nicht nur das Anheben eines Radsatzes, sondern gibt auch einen mit dem Anheben verbundenen Umstand an.Im Bescheid vom 17. Februar 2010 (S. 2) hat die Prüfungsstelle die Patentfähig-keit des Gegenstandes des ursprünglichen Anspruchs 1 unter Hinweis auf die Druckschriften DE 299 09 028 U1 und DE 198 26 422 A1 verneint und auf die - 9 -Druckschrift DE 199 41 119 A1 als Nachweis für ein nach Ansicht der Prüfungs-stelle fachmännisches Können im Zusammenhang mit den Unteransprüchen ver-wiesen.Mit seiner Erwiderung vom 6. April 2010 hat der Anmelder einen neuen An-spruch 1 eingereicht, der auch ein vorher nicht vorhandenes Merkmal der bean-spruchten Vorrichtung umfasst („ohne Beruhigung der Schienen mit einem Fremd-körper“), und ausführlich dargelegt, wie er den Gegenstand des inhaltlich verän-derten Anspruchs 1 versteht und warum er die beanspruchte Vorrichtung gegen-über den genannten Druckschriften als patentfähig erachtet. Das Wagengestell selbst werde nicht angehoben. Grundlegend sei die Kombination aus „De-fektoskopie und einem ausführenden Mechanismus“ (vgl. S. 3 des Schriftsatzes vom 6. April 2010). Zur Offenbarung des geschilderten Zusammenhangs verweist der Anmelder auf Anspruch 2 der ursprünglichen Fassung als Beispiel (vgl. S. 4 des Schriftsatzes vom 6. April 2010).Ohne dem Anmelder zunächst mitzuteilen, dass die Prüfungsstelle - entgegen der Stellungnahme des Anmelders - den geltenden Patentanspruch 1 möglicherweise anders auslegt und zu einem anderen Verständnis des zu schützenden Gegen-standes gelangt und daher auch eine Kombination der Druckschriften DE 299 09 028 U1 und DE 199 41 119 A1 gegenüber dem neuen Anspruch 1 für patenthindernd ansieht, hat die Prüfungsstelle daraufhin die Anmeldung allein un-ter Bezug auf diese Druckschriften zurückgewiesen.Mit diesem Vorgehen, das nicht den Vorschriften des § 48 Satz 2 i. V. m. § 42 Abs. 3, Satz 2 PatG entsprach, hat die Prüfungsstelle dem Anmelder das rechtli-che Gehör verwehrt.Da das in dem geltenden Patentanspruch 1 neu eingeführte Merkmal weder nach Wortsinn noch in dem vom Anmelder verstandenen Sinne (Anheben der beschä-digten Radsätze zum Untergestell hin) im Erstbescheid angesprochen ist und eine - 10 -alleinige Zusammenschau der Druckschriften DE 299 09 028 U1 und DE 199 41 119 A1 für den Anspruch 1 (Zusammenfassung der ursprünglichen An-sprüche 1 und 2) nicht erwähnt wird, konnte der Anmelder nicht davon ausgehen, dass dieser Stand der Technik dem Patentbegehren patenthindernd entgegen-steht.Wenn die Prüfungsstelle aber - möglicherweise angeregt durch die Argumentation des Anmelders - ihre Zurückweisung mit einer anderen Erwägung begründen woll-te, hätte sie dem Anmelder zunächst durch einen weiteren Prüfungsbescheid oder im Rahmen einer Anhörung diese Sicht mitteilen müssen, damit dieser sich dazu äußern und ggf. mit einem geänderten Patenbegehren darauf hätte reagieren kön-nen (vgl. dazu Schulte Patentgesetz, 8. Auflage Einleitung Rn. 224 ff., insbes. Nr. 6 in Rn. 257), zumal der Anmelder nicht ausdrücklich auf der geltenden Fas-sung bestanden hat und zu weiteren Änderungen bereit gewesen ist (vgl. S. 5 der Eingabe vom 6. April 2010). Nachdem die Zurückweisung nicht auf die Ausführun-gen der Prüfungsstelle im vorangehenden Erstbescheid gestützt ist, sondern eine neue Begründung gegeben wird, wurde die Anmeldung hier de facto ohne vorheri-gen Prüfungsbescheid zurückgewiesen.Die Aktenlage lässt nicht erkennen, ob zu dem geltenden Patentanspruch 1 mit dem neuen Merkmal in dessen fachmännisch wohl gewollten Verständnis vor Er-lass des Zurückweisungsbeschlusses der Stand der Technik ermittelt wurde. Inso-fern ist eine abschließende Sachentscheidung des Senats derzeit weder zweck-mäßig noch geboten, sodass die Sache zur weiteren Bearbeitung an die Prüfungs-stelle des Deutschen Patent- und Markenamtes zurückverwiesen wird (§ 79 Abs. 3 S. 3 PatG).3. Zur weiteren Behandlung der Sache wird noch angemerkt, dass die gelten-den Anmeldungsunterlagen wegen der noch ausstehenden Ermittlung des in Be-tracht zu ziehenden Standes der Technik vom Senat noch nicht vollständig auf Klarheit und Zweckmäßigkeit sowie auf ausreichende Darstellung des Standes der - 11 -Technik usw. überprüft worden sind. Die Maßnahme „ohne Berührung der Schie-nen mit einem Fremdkörper“ dürfte zu einer Abgrenzung gegenüber den Druck-schriften DE 299 09 028 U1 und DE 199 41 119 A1 beitragen, jedoch ursprünglich so nicht offenbart sein. Außerdem wird zu beachten sein, dass die Züge durch ein Anheben von Radsätzen nicht außer Betrieb gesetzt werden können. Dies kann allenfalls durch das Aktivierungssystem der Notbremse erfolgen. Es wird auch noch zu klären sein, was durch die Ansprüche 3 und 4 geschützt werden soll. Die im geltenden Patentanspruch 3 erwähnte Minimierung der Bruchlast und des Drehmomentes während der Zwangsbremsung ist in der Anmeldung nicht näher beschrieben und daher ist für den Fachmann nicht nachvollziehbar, wie er die Mi-nimierung erzielt. Patentanspruch 4 enthält keine Weiterbildung der Vorrichtung, sondern eine Betriebsweise des Zuges im Schadensfall. Die Überprüfung dieser Sachverhalte wäre daher von der Prüfungsstelle vor einer etwaigen Erteilung des Patents auch dann vorzunehmen, wenn kein neuer Stand der Technik ermittelt werden sollte.Pontzen Bork Paetzold Dr. HöchstKo
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