ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção)
28 de junho de 2012 ( *1 )
«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marca figurativa comunitária B. Antonio Basile 1952 — Marca nominativa nacional anterior BASILE — Motivo relativo de recusa — Prescrição por tolerância — Artigo 53.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 40/94 [que passou a artigo 54.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 207/2009] — Risco de confusão — Artigo 8.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 40/1994 [que passou a artigo 8.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 207/2009»
No processo T-133/09,
I Marchi Italiani Srl, com sede em Nápoles (Itália),
Antonio Basile, residente em Giugliano in Campania (Itália),
representados por G. Militerni, L. Militerni e F. Gimmelli, advogados,
recorrentes,
contra
Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado inicialmente por A. Sempio e, em seguida, por P. Bullock, na qualidade de agentes,
recorrido,
sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal,
Osra SA, com sede em Rovereta (São Marino), representada por A. Masetti Zannini de Concina, R. Cartella e G. Petrocchi, advogados,
que tem por objeto um recurso interposto da decisão da Segunda Câmara de recurso do IHMI de 9 de janeiro de 2009 (processo R 502/2008-2), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Osra SA e a I Marchi Italiani Srl,
O TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção),
composto por: H. Kanninen (presidente), N. Wahl e S. Soldevila Fragoso (relator), juízes,
secretário: C. Heeren, administradora,
vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 27 de março de 2009,
vista a resposta do IHMI, apresentada na Secretaria do Tribunal em 8 de setembro de 2009,
vista a resposta da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal em 27 de agosto de 2009,
vista a decisão de 14 de outubro de 2009, que recusa autorização para apresentação de uma réplica,
vista a modificação da composição das Secções do Tribunal,
após a audiência de 8 de março de 2012,
profere o presente
Acórdão
Antecedentes do litígio
1
Em 14 de janeiro de 2000, o segundo recorrente, Antonio Basile, atuando como comerciante individual sob a denominação de B Antonio Basile 1952, apresentou um pedido de registo de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].
2
A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:
3
Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 14, 18 e 25 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado.
4
A marca comunitária B. Antonio Basile 1952 foi registada em 27 de abril de 2001, com o número 1462555.
5
Em 21 de abril de 2006, a interveniente, Osra SA, apresentou um pedido de nulidade, ao abrigo do artigo 52.o, n.o 1, alínea a), e do artigo 8.o, n.o 1, do Regulamento n.o 40/94 [que passaram, respetivamente, a artigo 53.o, n.o 1, alínea a), e a artigo 8.o, n.o 1, do Regulamento n.o 207/2009], no que respeita aos produtos da classe 25, com base nas seguintes marcas:
—
marca nominativa italiana n.o 738 901, BASILE, registada em 7 de março de 1995 sob o n.o 738901 (a seguir «marca anterior»);
—
registo internacional R413 396 B da marca nominativa BASILE, de 13 de janeiro de 1995 (a seguir «registo internacional anterior»).
6
Os produtos para os quais a marca anterior e o registo internacional anterior foram registados pertencem à classe 25 do Acordo de Nice e correspondem à seguinte descrição: «Roupa exterior masculina em tecido, couro, malha ou outro, como casacos, calças, incluindo jeans, camisas, camisetas, T-shirts, camisolas, pulôveres, blusões, sobretudos, impermeáveis, casacos, capas, roupa de banho, roupões».
7
A marca comunitária foi objeto de cessão parcial a favor da primeira recorrente, I Marchi Italiani Srl. Na sequência desta cessão, o registo divisionário número 5274121 (a seguir «marca impugnada») foi criado a favor da referida sociedade para os seguintes produtos pertencentes à classe 25: «Camisas, artigos de malha, vestuário exterior para homem, senhora e criança, com exceção do vestuário em pele, gravatas, roupa interior, sapatos, chapéus, meias, cachecóis para homem, senhora e criança».
8
Em 2 de novembro de 2006, o IHMI informou a interveniente de que o seu pedido de declaração de nulidade tinha sido estendido ao referido registo divisionário.
9
Em 21 de janeiro de 2008, a Divisão de Anulação deferiu o pedido de declaração de nulidade e a primeira recorrente interpôs recurso para o IHMI desta decisão em 18 de março de 2008.
10
Por decisão de 9 de janeiro de 2009 (a seguir «decisão recorrida»), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso, por considerar, em primeiro lugar, que a prescrição por tolerância não era aplicável, pois ainda não tinha transcorrido o prazo de cinco anos, em segundo lugar, que não tinha ficado demonstrada a coexistência das marcas em conflito na Itália e, em terceiro lugar, que existia um risco de confusão entre a marca impugnada e a marca anterior, porquanto, por um lado, os produtos visados pelas referidas marcas eram idênticos ou análogos e, por outro, as marcas em conflito eram semelhantes nos planos visual, fonético e conceptual.
Pedidos das partes
11
Os recorrentes concluem pedindo que o Tribunal se digne:
—
anular a decisão recorrida;
—
declarar válido e eficaz o registo da marca B Antonio Basile 1952;
—
condenar o IHMI nas despesas.
12
O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:
—
negar provimento ao recurso;
—
condenar os recorrentes nas despesas.
13
Na audiência, a primeira recorrente declarou desistir do seu segundo pedido, o que ficou exarado na ata da audiência. De igual modo, o segundo recorrente, que não foi parte no processo na Câmara de Recurso, desistiu, na audiência, do recurso interposto da decisão recorrida.
Questão de direito
Quanto à admissibilidade dos argumentos e dos documentos apresentados pela primeira vez perante o Tribunal
14
A primeira recorrente sustenta, por um lado, que o nome patronímico Basile foi objeto de numerosos registos na Itália e, por outro, que a marca impugnada goza de notoriedade e de prestígio incontestáveis e que negá-lo seria «contrário à tolerância e à boa-fé, princípios gerais que devem orientar qualquer relação comercial».
15
O IHMI sustenta que os argumentos relativos ao registo do nome patronímico Basile em Itália, ao prestígio da marca impugnada e à violação do princípio da boa-fé, bem como os documentos que figuram nos anexos n.os 7, 13, 14 e 15 da petição inicial, foram apresentados pela primeira vez perante o Tribunal e, consequentemente, são inadmissíveis.
16
Nos termos do artigo 135.o, n.o4, do Regulamento de Processo, os articulados das partes não podem alterar o objeto do litígio perante a instância de recurso. Com efeito, incumbe ao Tribunal, no quadro do presente litígio, fiscalizar a legalidade da decisão da Câmara de Recurso. Por conseguinte, esta fiscalização exercida pelo Tribunal não pode ir além do quadro factual e jurídico do litígio tal como foi apresentado na Câmara de Recurso [acórdão do Tribunal Geral de 22 de junho de 2004, «Drie Mollen sinds 1818»/IHMI — Nabeiro Silveira (Galáxia), T-66/03, Colet., p. II-1765, n.o 45]. De igual modo, um recorrente não pode alterar no Tribunal Geral os termos do litígio, tal como resultam dos pedidos e das alegações apresentadas por ele próprio e pela interveniente (acórdãos do Tribunal de Justiça de 26 de abril de 2007, Alcon/IHMI, C-412/05 P, Colet., p. I-3569, n.o 43, e de 18 de dezembro de 2008, Les Éditions Albert René/IHMI, C-16/06 P, Colet., p. I-10053, n.o 122).
17
No caso vertente, resulta do exame dos autos que os argumentos respeitantes ao facto de o nome patronímico Basile ter sido objeto de numerosos registos como marca, ao prestígio da marca impugnada e à violação do princípio da boa-fé não foram aduzidos perante a Câmara de Recurso. Contudo, resulta do exame da petição inicial que o argumento referente aos numerosos registos do nome patronímico Basile se prende com a argumentação relativa à falta de caráter distintivo do referido nome. Ora, essa argumentação visa contestar a existência de um risco de confusão entre os sinais em conflito e foi apresentada na Câmara de Recurso. Portanto, este argumento constitui uma ampliação de um fundamento invocado no âmbito do recurso perante a Câmara de Recurso que deve ser julgado admissível (v., neste sentido, acórdão Alcon/IHMI, já referido no n.o 16, supra, n.o 40). Em contrapartida, os argumentos relativos ao prestígio da marca impugnada e à violação do princípio da boa-fé não apresentam qualquer relação com os termos do litígio, tal como resultavam dos pedidos e das alegações apresentadas pela primeira recorrente e pela interveniente na Câmara de Recurso. Por conseguinte, devem ser julgados inadmissíveis.
18
Além disso, mesmo admitindo que o argumento da primeira recorrente relativo ao prestígio da marca impugnada possa ser interpretado no sentido de que visa demonstrar o seu elevado caráter distintivo no quadro da apreciação da existência de um risco de confusão, importa recordar que, segundo a jurisprudência, o elevado caráter distintivo de um sinal desempenha um papel relativamente à marca anterior e não à marca posterior (v., por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colet., p. I-6191, n.o 24; de 29 de setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colet., p. I-5507, n.o 18; e de 22 de junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colet., p. I-3819, n.o 20). Portanto, o prestígio da marca posterior não se inclui nas questões de direito que devem ser necessariamente examinadas para aplicação do Regulamento n.o 40/94 à luz dos fundamentos e dos pedidos apresentados pelas partes. Uma vez que a questão do prestígio da marca impugnada constitui uma questão de direito que não foi anteriormente suscitada perante as instâncias do IHMI e que não é necessário examinar para garantir a correta aplicação do Regulamento n.o 40/94 à luz dos fundamentos e argumentos apresentados pelas partes, não pode, portanto, afetar a legalidade da decisão recorrida, relativa à aplicação de um motivo relativo de recusa, uma vez que não se engloba no quadro jurídico do litígio tal como submetido à Câmara de Recurso. Por conseguinte, há que julgar inadmissível este argumento [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 1 de fevereiro de 2005, SPAG/IHMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Colet., p. II-287, n.o 22].
19
No tocante aos anexos da petição inicial apresentados pela primeira vez perante o Tribunal Geral, não podem ser tomados em consideração. Com efeito, o recurso interposto no Tribunal visa a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI na aceção do artigo 63.o do Regulamento n.o 40/94 (que passou a artigo 65.o do Regulamento n.o 207/2009), pelo que a função do Tribunal não consiste em reexaminar as circunstâncias de facto à luz dos documentos apresentados perante ele pela primeira vez. Há, pois, que rejeitar os documentos acima referidos, sem que seja necessário examinar a sua força probatória [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 24 de novembro de 2005, Sadas/IHMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Colet., p. II-4891, n.o 19 e jurisprudência referida].
Quanto ao pedido de autorização de produção de prova testemunhal
20
A primeira recorrente pede que seja autorizada a produção de prova testemunhal a fim de demonstrar, designadamente, a inexistência de confusão entre as marcas em conflito, as quais coexistem pacificamente em Itália, e o conhecimento nacional e internacional da marca impugnada.
21
O IHMI considera que este pedido é injustificado, porquanto, por um lado, a primeira recorrente não formulou argumentos a respeito da coexistência das referidas marcas e da inexistência de risco de confusão daí decorrente e, por outro, não foram precisadas as competências das pessoas chamadas a depor como testemunhas.
22
No presente caso, convém efetivamente constatar que a primeira recorrente não aduziu nos seus articulados qualquer argumento que contrarie as conclusões da Câmara de Recurso que figuram no n.o 20 da decisão recorrida, relativas à coexistência das marcas em conflito no mercado italiano, segundo as quais não foi demonstrada a aceitação da coexistência no mercado italiano das referidas marcas por parte da interveniente, nem, consequentemente, a inexistência de risco de confusão no espírito do público pertinente, como consequência da sua educação, ao longo dos anos, para apreender as marcas como sinais distintivos de empresas diferentes. Limitou-se a pedir, na petição inicial, que seja autorizada a produção de prova testemunhal a fim de demonstrar que não existia risco de confusão entre as marcas em conflito e que as referidas marcas coexistiam pacificamente no mercado italiano.
23
A este respeito, por um lado, importa realçar que, na medida em que a primeira recorrente não aduziu na petição inicial qualquer argumento adicional que permitisse contestar as conclusões da Câmara de Recurso relativas à coexistência das marcas em conflito, o pedido de autorização de produção de prova testemunhal para demonstrar a referida coexistência é injustificado. Por outro lado, convém recordar que a primeira recorrente não pode completar, perante o Tribunal, os elementos de prova apresentados durante o procedimento administrativo para demonstrar essa coexistência. Como resulta da jurisprudência referida no n.o 19, supra, o recurso interposto no Tribunal Geral visa a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI na aceção do artigo 65.o do Regulamento n.o 40/94, pelo que a função do Tribunal não consiste em reexaminar as circunstâncias de facto à luz dos elementos de prova apresentados perante ele pela primeira vez. Há, pois, que indeferir o pedido de autorização de produção de prova testemunhal apresentado pela primeira recorrente.
24
Além disso, a primeira recorrente pede que seja autorizada a produção de prova testemunhal para estabelecer, em primeiro lugar, a utilização da marca impugnada de modo contínuo e ininterrumpto a nível nacional e internacional, em segundo lugar, as atividades desenvolvidas pela empresa do segundo recorrente desde 1970 mediante a utilização de diversas marcas, designadamente a marca impugnada desde 1998, e, em terceiro lugar, o conhecimento dos produtos que ostentam a marca impugnada, tanto no mercado nacional como internacional.
25
No essencial, o pedido de produção de prova testemunhal tem por objeto demonstrar o prestígio e a notoriedade da marca impugnada. Porém, como resulta dos n.os 17 e 18, supra, este argumento é inadmissível, pelo que, consequentemente, há que indeferir o referido pedido.
26
Mesmo admitindo que, com o seu pedido de produção de prova testemunhal, a primeira recorrente tenha pretendido demonstrar que o titular da marca anterior tinha conhecimento do uso da marca impugnada no mercado e, portanto, que havia lugar a prescrição por tolerância, há que indeferir este pedido. Como resulta do n.o 32, infra, o uso pertinente da marca impugnada no mercado é o que se segue ao registo da referida marca. Uma vez que transcorreram menos de cinco anos entre a data do registo e a data de apresentação do pedido de declaração de nulidade, o pedido de produção de prova testemunhal para demonstrar a utilização da marca impugnada não é pertinente no mercado.
Quanto ao mérito
27
A recorrente invoca essencialmente dois fundamentos de recurso, o primeiro, relativo à violação do artigo 53.o, n.o 2 do Regulamento (CE) n.o 40/1994 [que passou a artigo 54.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 207/2009] e, o segundo, relativo à violação do artigo 52.o, n.o 1, alínea a), e do artigo 8.o, n.o 1, do referido regulamento.
Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 53.o, n.o 2, do Regulamento n.o 40/94
28
A primeira recorrente sustenta que o pedido de declaração de nulidade foi apresentado após ter expirado o prazo de cinco anos, calculado a partir do pedido de registo da marca impugnada.
29
Em conformidade com o artigo 53.o, n.o 2, do Regulamento n.o 40/94, o titular de uma marca nacional anterior que tenha tolerado durante cinco anos consecutivos a utilização de uma marca comunitária posterior no Estado-Membro no qual a marca anterior foi registada, com conhecimento desse uso, deixa de poder pedir a anulação ou opor-se à utilização da marca posterior, a não ser que o depósito desta última tenha sido efetuado de má-fé.
30
No caso vertente, a marca impugnada foi registada em 27 de abril de 2001 e a interveniente apresentou o seu pedido de nulidade em 21 de abril de 2006, ou seja, menos de cinco anos após a data de registo. Contudo, a primeira recorrente sustenta que a data a partir da qual se deve calcular o prazo de cinco anos é a do pedido de registo da marca impugnada, ou seja, 14 de janeiro de 2000.
31
Segundo a jurisprudência, devem estar reunidos quatro requisitos para que o prazo de prescrição por tolerância comece a correr em caso de uso de uma marca posterior idêntica à marca anterior ou a tal ponto semelhante que se preste a confusão. Primeiro, a marca posterior deve estar registada, segundo, o seu depósito deve ter sido feito de boa-fé pelo seu titular, terceiro, deve ser utilizada no Estado-Membro no qual a marca anterior está protegida e, por último, quarto, o titular da marca anterior deve ter conhecimento do uso dessa marca após o respetivo registo (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Colect., p. I-8701, n.os 54 e 56 a 58).
32
Contrariamente ao que afirma a primeira recorrente, o prazo de prescrição não começa a correr a partir da data de depósito do pedido de registo da marca comunitária posterior. Embora esta data constitua o ponto de partida pertinente para a aplicação de outras disposições do Regulamento n.o 40/94, tais como o artigo 51.o, n.o 1, alínea a), e o artigo 8.o, n.o 2, do referido regulamento [que passaram, respetivamente, a artigo 52.o, n.o 1, alínea a), e a artigo 8.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009], que têm por objeto estabelecer uma prioridade temporal entre marcas em conflito, assim não é quando se trata de estabelecer o ponto de partida da contagem do prazo de prescrição previsto no artigo 53.o, n.o 2, do Regulamento n.o 40/94. Com efeito, a finalidade do artigo 54.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 consiste em punir os titulares das marcas anteriores que toleraram o uso de uma marca comunitária posterior durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, com a perda dos processos de declaração de nulidade e de oposição contra a referida marca, a qual poderá, assim, coexistir com a marca anterior. É a partir do momento em que o titular da marca anterior toma conhecimento do uso da marca comunitária posterior que passa a ter a possibilidade de não o tolerar e, portanto, de se lhe opor ou de pedir a declaração de nulidade da marca posterior. Não se pode considerar que o titular da marca anterior tolerou a utilização da marca comunitária posterior uma vez que tomou conhecimento da sua utilização, se não tinha a possibilidade de se opor ao seu uso ou de pedir a declaração da sua nulidade (v., por analogia, acórdão Budějovický Budvar, já referido no n.o 31, supra, n.os 44 a 50).
33
Resulta da interpretação teleológica do artigo 53.o, n.o 2, do Regulamento n.o 40/94 que a data pertinente para calcular o ponto de partida da contagem do prazo de prescrição é a do conhecimento do uso desta marca. Esta data só pode ser posterior à do seu registo, momento a partir do qual é adquirido o direito à marca comunitária (v. considerando 7 do Regulamento n.o 40/94) e a referida marca será utilizada no mercado como marca registada, podendo, pois, a sua utilização ser conhecida de terceiros. Por conseguinte, contrariamente ao que sustenta a primeira recorrente, é a partir do momento em que o titular da marca anterior teve conhecimento do uso da marca comunitária posterior, após o respetivo registo, e não do momento da apresentação do pedido de marca comunitária, que começa a correr o prazo de prescrição por tolerância.
34
No caso vertente, a primeira recorrente não forneceu indícios que permitam estabelecer o momento a partir do qual a interveniente tomou conhecimento da utilização da marca impugnada após o respetivo registo. Limitou-se a afirmar que a marca impugnada tinha sido utilizada na Itália durante mais de cinco anos e que a interveniente deveria ter tido conhecimento deste uso. Porém, como já se constatou no n.o 30, supra, transcorreram menos de cinco anos entre a data do registo da marca impugnada e a data da apresentação do pedido de declaração de nulidade, não sendo pertinente a utilização da referida marca antes da data do seu registo, na medida em que ainda não tinha sido registada.
35
Tendo em conta o conjunto das considerações precedentes, há que julgar improcedente o primeiro fundamento.
Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação de artigo 52.o, n.o 1, alínea a), e do artigo 8.o, n.o 1, do Regulamento n.o 40/94
36
No essencial, a primeira recorrente contesta a decisão recorrida, no que diz respeito, por um lado, à existência de uma semelhança nos planos visual, fonético e conceptual entre a marca anterior e a marca impugnada e, por outro, ao caráter distintivo do nome patronímico Basile, que figura nas duas marcas.
37
Nos termos do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94 (que passou a artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009), após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida. O risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.
38
Segundo jurisprudência assente, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou de empresas ligadas economicamente. Segundo esta mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a perceção que o público pertinente tem dos sinais e dos produtos ou dos serviços em causa, e tendo em conta todos os fatores pertinentes no caso em apreço, nomeadamente a interdependência da semelhança dos sinais e da dos produtos ou dos serviços designados [v. acórdão do Tribunal Geral de 9 de julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI ‐ Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Colet., p. II-2821, n.os 30 a 33 e jurisprudência referida].
39
No presente caso, a primeira recorrente não contesta a definição do público pertinente nem a identidade e a analogia dos produtos cobertos pelas marcas em conflito, o que, de resto, cabe confirmar.
40
A apreciação global do risco de confusão, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, deve basear-se na impressão de conjunto produzida por eles, tendo em conta, nomeadamente, os seus elementos distintivos e dominantes. A perceção que o consumidor médio dos produtos ou dos serviços em causa tem das marcas desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco. A esse propósito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não se entrega a um exame dos seus diferentes detalhes (v. acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de junho de 2007, IHMI/Shaker, C-334/05 P, Colet., p. I-4529, n.o 35 e jurisprudência referida).
41
Segundo a jurisprudência, duas marcas são semelhantes quando, do ponto de vista do público pertinente, existe entre elas uma igualdade, pelo menos parcial, relativamente a um ou vários aspetos relevantes, a saber, os aspetos visual, fonético e conceptual [acórdãos do Tribunal Geral de 23 de outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colet., p. II-4335, n.o 30, e de 10 de setembro de 2008, Boston Scientific/IHMI — Terumo (CAPIO), T-325/06, não publicado na Coletânea, n.o 89].
42
A apreciação da semelhança entre duas marcas não se pode limitar a ter em consideração apenas um componente de uma marca complexa e a compará-lo com outra marca. Pelo contrário, é necessário operar tal comparação mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto, o que não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público pertinente por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por um ou vários dos seus componentes (v. acórdão IHMI/Shaker, já referido no n.o 40, supra, n.o 41 e jurisprudência referida). Só se todos os outros componentes da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança pode depender unicamente do componente dominante (acórdãos do Tribunal de Justiça, IHMI/Shaker, já referido no n.o 40, supra, n.o 42, e de 20 de setembro de 2007, Nestlé/IHMI, C-193/06 P, não publicado na Coletânea, n.o 42). É o que poderá acontecer, nomeadamente, quando esse componente for suscetível de, por si só, dominar a imagem dessa marca que o público pertinente guarda na memória, sendo todos os outros componentes da marca negligenciáveis na impressão de conjunto que produz (acórdão Nestlé/IHMI, já referido, n.o 43).
43
No caso vertente, para estabelecer a existência de um risco de confusão entre as marcas em conflito, há que examinar, em primeiro lugar, o caráter distintivo do nome patronímico Basile e, em segundo lugar, a semelhança das marcas em conflito.
– Quanto ao caráter distintivo do nome patronímico Basile
44
A Câmara de Recurso considerou, no n.o 31 da decisão recorrida, que, pelo menos na Itália, os consumidores atribuíam, regra geral, mais caráter distintivo ao nome patronímico do que ao nome próprio presente nas marcas e concluiu, no n.o 32 dessa decisão, que o nome patronímico Basile possuía um caráter distintivo superior ao do nome próprio Antonio.
45
Com efeito, segundo a jurisprudência, o consumidor italiano atribui, regra geral, mais caráter distintivo ao apelido do que ao nome próprio presente nas marcas em causa [acórdão do Tribunal Geral de 1 de março de 2005, Fusco/IHMI — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Colet., p. II-715, n.o 54].
46
Como resulta igualmente da jurisprudência, esta regra, retirada da experiência, não pode ser aplicada de modo automático sem ter em conta as especificidades que caracterizam o caso vertente [acórdão do Tribunal Geral de 12 de julho de 2006, Rossi/IHMI — Marcorossi (MARCOROSSI), T-97/05, não publicado na Coletânea, n.o 45]. A este respeito, o Tribunal de Justiça esclareceu que há que ter em conta, designadamente, a circunstância de o apelido em causa ser pouco corrente ou, pelo contrário, muito comum, o que pode afetar o seu caráter distintivo, bem como a eventual notoriedade da pessoa que pede que o seu nome próprio e o seu apelido, em conjunto, sejam registados como marca (acórdão do Tribunal de Justiça de 24 de junho de 2010, Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, Colet., p. I-5805, n.os 36 e 37).
47
No presente caso, em primeiro lugar, a Câmara de Recurso afirmou, no n.o 24 da decisão recorrida, por um lado, que não tinha ficado estabelecido que o nome patronímico Basile era muito comum na Itália e, por outro, que o referido nome patronímico não era um dos mais correntes nesse território. A primeira recorrente contesta estas afirmações, sem porém fornecer qualquer elemento que permita estabelecer o contrário. Para pôr em causa o caráter distintivo do referido nome patronímico, afirma, além disso, que esse nome foi objeto de numerosos registos. Contudo, nada há nos autos que permita estabelecer este facto, uma vez que os elementos de prova apresentados a este respeito, pela primeira vez, perante o Tribunal foram julgados inadmissíveis (v. n.o 19, supra). Além disso, a primeira recorrente não contesta a apreciação da Câmara de Recurso que figura no n.o 32 da decisão recorrida, segundo a qual o nome próprio Antonio, que antecede o nome patronímico Basile na marca impugnada, é muito comum na Itália.
48
Em segundo lugar, pese embora as suas afirmações, a primeira recorrente também não forneceu elementos que permitam estabelecer que o nome próprio Antonio e o nome patronímico Basile, considerados conjuntamente, identificam uma pessoa que goza de notoriedade, pelo menos na Itália, e que o conjunto será, portanto, percebido pelo consumidor como uma marca composta por um nome próprio e um nome patronímico que identifica a referida pessoa, e não como o nome patronímico Basile ao qual foram acrescentados determinados elementos, designadamente o nome próprio Antonio.
49
Por conseguinte, foi de modo juridicamente correto que a Câmara de Recurso considerou, no n.o 32 da decisão recorrida, que, na marca impugnada, o nome patronímico Basile era mais distintivo que o nome próprio Antonio.
– Quanto à semelhança das marcas em conflito
50
A Câmara de Recurso considerou, no n.o 30 da decisão recorrida, que as marcas em conflito, por um lado, apresentavam uma certa semelhança nos planos visual e fonético e, por outro, eram semelhantes no plano conceptual, atendendo ao seu elemento «basile». A este propósito, teve em conta o forte caráter distintivo do referido elemento, bem como a circunstância de que, enquanto nome patronímico, o mesmo conservava uma posição distintiva autónoma na marca impugnada (n.os 32 e 33 da decisão recorrida).
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A primeira recorrente entende que a semelhança entre as marcas em conflito é fraca, na medida em que, por um lado, o elemento comum «basile» não possui caráter distintivo e, por outro, a estrutura, o comprimento e os elementos gráficos das referidas marcas são diferentes. Alega a este respeito que, no caso da marca impugnada, o nome patronímico Basile é antecedido da letra maiúscula estilizada «B», a qual possui um forte caráter distintivo, bem como do nome próprio António, e é seguida do elemento «1952», o qual evoca uma data.
52
Importa constatar que o elemento «basile» figura em cada uma das marcas em conflito, que é o único elemento da marca anterior e, como resulta do n.o 49, supra, que o seu caráter distintivo é mais forte que o do elemento «antonio», que o antecede na marca impugnada.
53
Porém, contrariamente ao que concluiu a Câmara de Recurso no n.o 33 da decisão recorrida, o elemento «basile» não conserva, enquanto nome patronímico, uma posição distintiva autónoma na marca impugnada. Com efeito, segundo a jurisprudência, um apelido nem sempre conserva uma posição distintiva autónoma pelo simples motivo de ser entendido como apelido. A constatação dessa posição só se pode basear num exame de conjunto dos fatores pertinentes do caso concreto (acórdão Becker/Harman International Industries, já referido no n.o 46, supra, n.o 38), que a Câmara de Recurso não efetuou no caso em apreço.
54
Contudo, este erro de apreciação da Câmara de Recurso não pode ferir de ilegalidade a decisão recorrida.
55
Assim, cabe considerar que as marcas em conflito apresentam uma certa semelhança nos planos visual e fonético decorrente da presença do elemento «basile», o qual é, segundo o n.o 30 da decisão recorrida, o elemento mais característico da marca impugnada. Contrariamente ao que sustenta a primeira recorrente, as diferenças que se prendem com as diferentes estrutura e comprimento das marcas em conflito e o acrescento de elementos gráficos na marca impugnada não bastam para afastar esta conclusão.
56
Efetivamente, no plano visual, a letra maiúscula estilizada «B», seguida de um ponto, que corresponde à inicial do nome patronímico Basile e está colocada por cima do nome próprio Antonio e do nome patronímico Basile, bem como o elemento «1952», colocado por cima desta expressão e escrito em carateres mais pequenos, não são elementos suficientemente importantes para afastar qualquer semelhança entre as marcas em conflito, criada pela coincidência do elemento mais característico da marca impugnada e da marca anterior [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 16 de maio de 2007, La Perla/IHMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, não publicado na Coletânea, n.o 46]. Com efeito, apesar de a letra maiúscula estilizada «B» ser de maior tamanho que os outros elementos da marca impugnada, não constitui um acrescento significativo ao elemento «basile», pois corresponde à sua inicial ou ao seu monograma. De igual modo, tendo em conta a sua posição na marca impugnada e o menor tamanho dos seus carateres, o elemento «1952», que poderia ser percebido como um ano, ocupa uma posição secundária na marca impugnada e não chama a atenção dos consumidores tanto como os outros elementos desta marca, sem que tal implique que seja negligenciável.
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O facto de o elemento «basile» ser antecedido do elemento «antonio» não pode infirmar esta conclusão. A este respeito, importa lembrar que, em conformidade com a jurisprudência, embora seja verdade que a parte inicial das marcas pode ser suscetível de chamar mais a atenção do consumidor do que as partes seguintes, esta consideração pode não ser válida em todos os casos [acórdão do Tribunal Geral de 16 de maio de 2007, Trek Bicycle /IHMI — Audi (ALLTREK), T-158/05, não publicado na Coletânea, n.o 70]. No caso vertente, como foi indicado no n.o 47, supra, Antonio é um nome próprio muito comum na Itália e possui, portanto, caráter distintivo mais fraco do que o nome patronímico Basile. Consequentemente, pese embora a sua posição na parte inicial da marca impugnada, o elemento «antonio» não pode chamar mais a atenção do consumidor do que o elemento «basile».
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No plano fonético, apesar de a marca impugnada, composta pelas seis sílabas «an», «to», «nio», «ba», «si» e «le», ser mais comprida do que a marca anterior, composta pelas três sílabas «ba», «si» e «le», metade das sílabas da marca impugnada e todas as da marca anterior, a saber, as sílabas que correspondem ao nome patronímico Basile, são idênticas. Contrariamente ao que sustenta a primeira recorrente, as diferenças entre as marcas em conflito relacionadas com o acrescento, na marca impugnada, da letra maiúscula «B» e do elemento «1952» ao nome próprio Antonio e ao nome patronímico Basile não põem em causa a existência de uma certa semelhança fonética, na medida em que, por um lado, em princípio, a letra maiúscula «B», isoladamente, não será pronunciada pelos consumidores, que a perceberão como a inicial ou o monograma do referido nome patronímico, e, por outro lado, como foi indicado no n.o 56, supra, também não é provável, a priori, que o elemento «1952», que poderia ser percebido pelo público pertinente como um ano e que ocupa uma posição secundária na marca impugnada, seja pronunciado pelo público pertinente a seguir à expressão «antonio basile». Além disso, como foi indicado no número precedente, dado o seu caráter distintivo mais fraco, o facto de o elemento «antonio» estar colocado antes do elemento «basile» não basta para neutralizar as semelhanças existentes entre as duas marcas.
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Por conseguinte, foi de modo juridicamente correto que a Câmara de Recurso concluiu, no n.o 30 da decisão recorrida, que as marcas em conflito apresentavam uma certa semelhança nos planos visual e fonético.
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No plano conceptual, as duas marcas são compostas pelo nome patronímico italiano Basile para designar os produtos em questão, sem que o acrescento do nome próprio Antonio na marca impugnada possa alterar esta conclusão. Nos dois casos, a origem comercial dos produtos visados pelas marcas em conflito será percebida pelo consumidor pertinente como estando ligada a uma pessoa que possui o referido nome patronímico. Consequentemente, foi de modo juridicamente correto que a Câmara de Recurso concluiu, no n.o 30 da decisão recorrida, que as duas marcas eram semelhantes de um ponto de vista conceptual.
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Resulta do conjunto das considerações precedentes que as marcas em conflito apresentam uma certa semelhança nos planos visual e fonético e que são semelhantes no plano conceptual. Tendo em conta a jurisprudência referida no n.o 41, supra, há, pois, que concluir que as marcas em conflito são semelhantes.
– Quanto ao risco de confusão
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A apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência dos fatores tomados em conta e, nomeadamente, da semelhança das marcas e dos produtos ou dos serviços designados. Assim, um fraco grau de semelhança entre os produtos ou os serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e vice-versa [acórdão Canon, n.o 18, supra, n.o 17, e acórdão do Tribunal Geral de 14 de dezembro de 2006, Mast-Jägermeister/IHMI — Licorera Zacapaneca (VENADO com quadro e o.), T-81/03, T-82/03 e T-103/03, Colet., p. II-5409, n.o 74].
63
Como foi indicado no n.o 39, supra, a identidade e a analogia dos produtos cobertos pelas marcas em conflito não são colocadas em causa. Além disso, como resulta do n.o 61, supra, as marcas em conflito são semelhantes.
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Portanto, foi de modo juridicamente correto que a Câmara de Recurso considerou, no n.o 37 da decisão recorrida, que existia um risco de confusão entre as marcas em conflito.
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Contudo, a primeira recorrente entende que a Câmara de Recurso não examinou a existência de um risco de confusão entre as marcas em conflito, designadamente, através da análise do caráter distintivo da marca impugnada adquirido pelo uso. De igual modo, afirma que a apreciação da prova do uso do registo internacional anterior não foi efetuada.
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Estes argumentos não podem ser acolhidos. Em primeiro lugar, resulta dos n.os 26 a 38 da decisão recorrida que a Câmara de Recurso examinou minuciosamente a existência de um risco de confusão entre as marcas em conflito, o que permitiu à primeira recorrente contestar a referida decisão perante o Tribunal Geral através da apresentação dos argumentos atrás examinados. Em segundo lugar, no tocante ao argumento relativo à análise da aquisição, pela marca impugnada, de um caráter distintivo através do uso, cabe lembrar que, embora esse carácter seja chamado a desempenhar um papel relativamente aos motivos absolutos de recusa ou às causas absoluta de nulidade, não é, todavia, pertinente no quadro dos motivos relativos de recusa ou das causas relativas de nulidade, como, no caso vertente, no quadro da existência de um risco de confusão. Mesmo supondo que, com este argumento, a primeira recorrente tenha pretendido invocar o prestígio ou o elevado caráter distintivo da marca impugnada no quadro da apreciação da existência de um risco de confusão, importa recordar que, segundo a jurisprudência, o elevado caráter distintivo de um sinal desempenha um papel relativamente à da marca anterior e não à marca posterior (v., por analogia, acórdãos, já referidos no n.o 18, supra, n.o 24; Canon, n.o 18; e Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.o 20).
67
Em terceiro lugar, no tocante à apreciação da prova do uso do registo internacional anterior, na medida em que a existência de um risco de confusão foi apreciada a respeito da marca anterior, a apreciação da prova do uso do registo internacional anterior bem como o exame do risco de confusão a respeito do referido sinal não são pertinentes [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 16 de setembro de 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/IHMI — Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T-342/02, Colet., p. II-3191, n.o 48].
68
Atendendo ao conjunto das considerações precedentes, cabe concluir que a Câmara de Recurso não cometeu nenhum erro quando concluiu que existia um risco de confusão entre as marcas em conflito, na aceção do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94. Há, pois, que julgar improcedente o segundo fundamento e, por conseguinte, negar provimento ao recurso, na íntegra.
Quanto às despesas
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Nos termos do artigo 87.o, n.o 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a primeira recorrente sido vencida, há que a condenar nas despesas, em conformidade com os pedidos do IHMI e da interveniente.
70
Nos termos do artigo 87.o, n.o 5, terceiro parágrafo, do Regulamento de Processo, em caso de desistência, na falta de qualquer pedido sobre as despesas, cada uma das partes suporta as respetivas despesas. O segundo recorrente suportará, pois, as suas próprias despesas.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção)
decide:
1)
No processo T-133/09, o nome do segundo recorrente, Antonio Basile, é retirado da lista dos recorrentes.
2)
É negado provimento ao recurso.
3)
I Marchi Italiani Srl é condenada nas despesas, com exceção das despesas referentes à desistência.
4)
A. Basile suportará as suas próprias despesas.
Kanninen
Wahl
Soldevila Fragoso
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 28 de junho de 2012.
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