T.C. ANKARA 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
ANKARA
1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO: 2021/124
KARAR NO: 2022/322
ASIL DAVA TARİHİ: Markaya Tecavüzün Tespiti / 26/04/2021
KARŞI DAVA TARİHİ: Marka Hükümsüzlüğü / 07/07/2021
KARAR TARİHİ: 25/10/2022
Mahkememizde görülmekte olan marka ile ilgili kurum kararının iptali, marka hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
DAVA:
Davacı vekili dava dilekçesiyle; müvekkilinin domates sektöründe ülkenin en çok bilinen öncü firmalarından biri olduğunu, müvekkilinin “... domates” adıyla markalaşmış bir domates türü ürettiğini ve buna ilişkin marka tescil belgesinin de mevcut olduğunu, 2018/13204 ve 2018/13193 sayılı “... domates” ve “İzmirli şekerim” markalarının tescilli olduğunu, davalı yanın www...com.tr/seker.html internet sitesinde “... domates” adı ile ürün satışı gerçekleştirdiğinin fark edilmesi üzerine İzmir 10. Noterliği’nin 15935 yevmiye sayı ve 14.11.2019 tarihli ihtarının davalıya gönderildiğini, müvekkilinin “... domates” markası ile ürettiği domateslerin kalite standartlarının belirlenmiş olduğunu, bu şekilde ayırt edici ve diğer tarım ürünlerinden farklılaşmayı sağlayan bir üretim yapıldığı, “... domates”in domates türlerinden biri olduğunu savunan davalının aksine müvekkilinin bu ürünü özel bir şekilde ürettiğini, bu anlamda “... domates” adını kullanım hakkının da müvekkilinde olduğunu, davalının açıkça müvekkili markasına tecavüz teşkil ettiğini karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP / KARŞI DAVA:
Davalı şirket vekili cevap dilekçesiyle; davacı tarafça ileri sürülen iddiaları kabul etmediklerini, davacı tarafça gönderilen ihtarnameye karşı Bakırköy 27. Noterliği’nin 19314 yevmiye sayılı ve 12.12.2019 tarihli cevabi ihtarnamesinde davacının tarafın cins/tür ismi olan bir markayı kullanmasının mümkün olmayacağının belirtildiğini, “... domates” ibaresinin küçük boyutlu bir domates türünü ifade ettiğini, “cherry domates” çeşitlerinden biri olarak bilindiğini, bu ibarenin sektördeki birçok firma tarafından kullanılmakta olduğunu, tüketicinin de ... domatesi bir domates türü olarak bildiğini, hatta bizzat davacı yanın “... domates” ibaresini bir domates türü olarak kendi web sitesinde de kabul ettiğini, 2018/13204 sayılı davacı marka başvurusunun bir kelime değil şekil markası olduğunu, Kurum nezdinde doğrudan “... domates” adı altında gerçekleştirilmiş 2021/14763 sayılı başvurunun Kurum tarafından reddedildiğini, ilgili kararda da anılan ibarenin cins/çeşit bildirdiğinin belirtildiğini, davacının bu başvurudan haberdar olmamansın mümkün olamayacağını, davacının açıkça kötü niyetli bir şekilde bu ibareyi tescil ettirmeye çalıştığını, davacının tescilini sağladığı markada bir şekilde “... domates” ibaresini kullandığını, bu kullanıma dayalı olarak tecavüz iddiasında bulunduğunu, ancak müvekkili markasında “... domates” ibaresinin tali olarak ürünün cinsini ifade etmek için kullanıldığını, bunun dışında markaların genel olarak birbirlerinden farklı oldukların, davacı yanın müvekkili kullanımlarına uzun yıllar sessiz kaldığını, bu nedenle de hak kaybına uğradığını, davacı tarafça gönderilen ihtarnamenin 2019 tarihli olduğunu, 2 yıla yakın bir süre boyunca sonrasında hiçbir işlem yapmadığını, bu nedenle sessiz kaldığını savunarak davanın reddini talep ettiği; bilahare devamla davacı - karşı davalı yanın 2018/13204 sayılı “... domates” ibaresini içerir markasının kötü niyetle tescile konu edildiği ve anılan ibarenin tescil kapsamındaki mal ve hizmetler açısından cins/çeşit bildiren bir niteliği olması nedeniyle markanın 31. Sınıf malların tamamı, 35. Sınıfta “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için İşlenmemiş tarım ve bahçecilik ürünleri, tohumlar. Ormancılık ürünleri. Canlı hayvanlar (kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş yumurtalar dahil). Canlı ve kurutulmuş bitkiler ve otlar. Hayvan yemleri. Malt (insan tüketimi için olmayan). Evcil hayvanlar için alta serilen maddeler; kedi kumu. mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)” hizmetleri, 39. Sınıfta “Malların depolanması, paketlenmesi ve sandıklanması hizmetleri.” ve 40. Sınıfta “Gıdaların kurutulması, konservelenmesi, dondurulması, pişirilmesi, tütsülenmesi, salamura edilmesi hizmetleri; gıda işleme ve üretimi konularında bilgi verilmesi hizmetleri. Plastik işleme hizmetleri” açısından hükümsüzlüğüne belirterek; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
YARGILAMA:
Taraflar arasındaki uyuşmazlığın; asıl dava yönünden; davalı-karşı davacının marka kullanımlarının davacının tescilli marka hakkından doğan haklarına tecavüz teşkil edip etmediği, karşı dava yönünden; davacı-karşı davalıya ait 2018/13204 sayılı "... domates" ibareli markanın kısmen hükümsüzlük koşullarının oluşup oluşmadığı noktalarında toplandığı anlaşılmıştır.
Davanın açılmasını müteakip tarafların dava, cevap, cevaba cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, tescil ve başvuru dosyaları ile Alâkalı ticaret sicil kayıtları getirtilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, taraflar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, tahkikat icra olunmasını müteakip taraf vekillerine tahkikat ve yargılamının geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.
Bilirkişi kurulunca düzenlenen raporda/ek raporda özetle: asıl dava bakımından, davalı tarafça gerçekleştirilen kullanımların, “... domates” ibaresinin sektörel niteliği itibariyle, davacı adına tescilli markalardan doğan hakları ihlal eder nitelikte olmadığı, karşı dava bakımından hükümsüzlüğü talep edilen 2018/13204 sayılı markanın mutlak ret nedenlerine dayalı olarak hükümsüzlüğü koşullarının, rapor kapsamında ayrıntılı olarak açıklanan nedenlerden ötürü meydana gelmediği, kötü niyetle tescil ile ilgili iddiaların takdirinin mahkemeye ait olduğu, bildirilmiştir.
Bilirkişi raporunun/ek raporun her iki tarafın iddia ve savunmasının kapsamı, taraf delilleri, marka kapsamları dikkate alınarak düzelendiği, hüküm kurmaya yeterli incelemenin yapıldığı, raporun usul ve yasaya aykırı yönünün bulunmadığı, hukuki değerlendirme nihai olarak mahkememizce yapılacağından yeniden rapor alınmasını gerektirir yön bulunmadığı anlaşılmıştır.
GEREKÇE:
Asıl dava yönünden;
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 7. Maddesine göre:
(1) Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.
(2) Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır:
a) Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması.
b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.
c) Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.
(3) Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması hâlinde, ikinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:
a) İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.
b) İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.
c) İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
ç) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
d) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.
e) İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
f) İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.
(4) Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin ya-yım tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmiş olması hâlinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayımlanmasından önce karar veremez.
(5) Marka sahibi, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez:
a) Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi.
b) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması.
c) Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması.
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 29. Maddesine göre,
(1) Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.
(2) 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır.
Bilirkişi raporularında da izah edildiği üzere; dosya kapsamında mevcut delillerden; davalı yanın “domates” ürünlerinin üretim ve satışını gerçekleştirdiği, davacı yanın tescilli markaları kapsamında ise “İşlenmemiş tarım ve bahçecilik ürünleri, tohumlar” malları başta olmak üzere bu malların satışı hizmetlerinin de yer aldığı; bu bağlamda tarafların üretim ve faaliyet konuları ve tescilli markaları kapsamında yer alan mallar açısından doğrudan bir benzerlik bulunduğu, her ne kadar meyve ve sebze ürünleri sınıflandırma tebliğinde 29.07. alt grubunda tanımlanmış ürünler ise de 31. Sınıftaki “tarım ve bahçecilik ürünleri, tohumlar” mallarının da anılan ürün grubunun üretim sürecinin başlangıcına, başka bir ifadeyle ürünün özüne yönelik mallar oluşu nedeniyle emtia benzerliği ilişkisi olduğu; davacı yanın iddialarına dayanak olarak iki temel markası bulunduğu; bu markalardan 2018/13193 sayısı ile tescilli “izmirli şekerim” ibareli markada sözcük unsuru ve bütüne hakim domates ürününden esinlenilerek oluşturulmuş figüratif bir karakteri de içerir logodan oluştuğu; bu markanın dosya kapsamında aynı ya da bir benzerinin davalı tarafça kullanıldığını yönünde hiçbir delil bulunmadığı; davacı yanın spesifik iddialarının bu marka kapsamında olmadığı; davacı yanın iddialarının asıl dayanağı olan markasının 2018/13204 sayısı ile tescilli ... DOMATES ibareli marka olduğu; anılan marka incelendiğinde doğal bir ortamda oturan çocuk figürleri, hayvanlar ve kanatları olan bir domates görseli ile birlikte yeşillik, gökyüzü ve bulut figürlerini ihtiva eden bir fon üzerine beyaz harflerle yazılmış “... domates” ibaresinin kullanıldığı; dosya kapsamında davacı tarafça sunulan delillerden, davalı yanın, anılan mizanpajı içerir herhangi bir kullanımını gösterir delilin mevcut olmadığı, davacı yanca tescilli markasından doğan hakların ihlali gerekçesinin temelinin markasında yer alan “... domates” ibaresinin, davalı tarafça da “birlik ... domates” şeklinde ürün ambalaj ve web sitesinde kullanılmış olmasından kaynaklandığı; bu bağlamda davalı taraf kullanımlarına konu “... domates” ibaresinin, davacı yana ait şekil ve sözcük unsurundan oluşan markadaki sözcük unsurunun kendisinden meydana geldiği; dolayısıyla tespiti gereken asli husus “... domates” ibaresinin, dosya kapsamında tartışıldığı üzere, kavramsal olarak niteliği ve özellikle ihlale konu olan ürün grubu açısından cins/çeşit bildirir bir vasfının bulunup bulunmadığı irdelendiğinde, markalar arasında bahsi geçen ortak unsur haricinde hiçbir görsel, işitsel ya da kavramsal benzerlik bulunmayıp davalı kullanımlarında yer alan “BİRLİK” ibaresi ayırt ediciliği bulunan bir sözcük olduğu; “... DOMATES” kavramı ile ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırmalarda, bu ürünün esasen bir domates çeşidi olarak bilinen küçük boyutlu bir domates türü olduğu, temel olarak kırmızı veya sarı renkli olarak piyasada çeşitlerinin bulunduğu , bu çeşit domateslerin yurtdışında da “sugar rush tomato” , “sugary tomato” gibi benzer isimlerle satışının yapıldığı tespit edilmiştir. Ülkemizde de “... domates” şeklinde, çeşitli markalar altında veya hiçbir marka taşımaksızın nihai ürün olarak veya tohum olarak bu ürünün satışa konu edildiği yapılan araştırmalarda “... domates” olarak bilinen domatesler salkım, beef, pembe, çeri vb. isimler altında bilinen domatesler gibi bir çeşit domates türü olup ortalama bir tüketici tarafından “... domates”in tanımı yapılması istenildiğinde bunun bir ticari kaynak gösteren işaret olarak değil küçük boyutlu, lezzetli, tatlı bir domates türü olarak ürünün bir anlam ifade edeceği; gıda ürünlerinin ilgili tüketicileri ortalama dikkat, özen ve bilgi seviyesine sahip kimseler olmakla birlikte sık tüketime konu edilen bu ürünlere dair ilgili pazardaki ürün çeşitlerine, cinslerine, türevlerine hakimiyetlerinin ve bilgilerinin olduğu; dolayısıyla ilgili tüketici kitlesinin, “... domates” ibaresini taşıyan bir ürünle karşı karşıya kaldığında, anılan ibarenin bu kavramsal karşılığına aşina olacağı tartışmasız olup tüketicinin “... domates”e markasal bir vasfı, domates ürünü/tohumu/bitkisi açısından yüklemeyeceği; bu çerçevede davalı tarafın da “BİRLİK” markası ile birlikte gerçekleştirdiği “... domates” ibaresini taşıyan ürün kullanımlarında, tüketicinin davalı kullanımında markasal vasıf yükleyeceği tek ibarenin “birlik” sözcüğü olacağı, “... domates” ibaresini ise ürünün çeşidini gösterir yardımcı unsur olarak algılayacağı; her ne kadar davacı yanın markasında da “... domates” ibaresi birebir kullanılmış ise de davacı markasının bütün olarak şekil ve cins/çeşit bildirir bir sözcük unsurundan oluştuğu görülmekte olup anılan markanın tescil/koruma kapsamının da bu ibarelerin bütünsel mizanpajında yer alan görsel algı ile sınırlı olacağı, başka bir ifadeyle davacı yanın markasında “... domates” kavramına yer vermiş olmasının, davacının anılan ibare üzerinde mutlak bir tekel hakkı elde etmesine neden olmayacağı; davacı yanın, 2018/13204 sayısı ile tescilli ... DOMATES+şekil markası bulunmakta ise de tescil ile sağlanan bu korumanın sınırının markanın bütünsel algısında ön plana çıkan şekil unsuru ve bu şeklin markaya asgari düzeyde kazandırdığı ayırt edicilik ile sınırlı olacağı; anılan ibarenin ülkemiz tüketicisi nezdinde doğrudan bir domates çeşidi olarak bilindiği ve bu nedenle tercih edildiği, bu nedenle davacı yanın anılan ibarenin aynı sektörde 3. Kişilerce de kullanımlarına katlanmak zorunda olduğu, bu tür ibarelerin herkesin kullanımına açık kalması gerektiği; tek başına kaynak gösterme fonksiyonunun bulunmayacağı; davalı taraf fiili kullanımları ile davacı taraf markalarından 2018/13204 sayılı marka arasında “... domates” ibaresinden kaynaklı oluşan benzerliğin, tüketiciler tarafından işaretlerin aynı iktisadi kaynağa ait markalar olarak algılanmasına yol açma ihtimalinin bulunmadığı, anılan ibarenin tüketici nezdinde yaratacağı yegane algının ürünün çeşidi/cinsine yönelik olacağı, davalı kullanımlarında markasal nitelik teşkil eden tek unsurun “birlik” sözcüğü olduğu, bu sözcüğün davacı markalarında yer almadığı gibi davacı markaları ile görsel anlamda da bir benzerliklerinin bulunmadığı, davacı yanın 2018/13193 sayılı “izmirli şekerim” markasının ise davalı kullanımlarından tamamen farklı bir marka olması nedeniyle zaten bir benzerlik taşımadıkları, sonuç olarak davalı yanca gerçekleştirilen kullanımların, davacı tescilli markalarından doğan hakların ihlali olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle asıl dava yönünden davanın reddi gerekmiştir.
Karşı dava yönünden;
Tescilli bir markanın ait olduğu mal ve hizmetler bakımından sağladığı korumanın kapsamı ve sınırları 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile düzenlenmiştir.
“Marka tescilinde nispi ret nedenleri ” başlığı altında düzenlenen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6. maddesi ise;
(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.
(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.
(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.
(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.
(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.
(9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir." şeklindedir.
Bu düzenleme uyarınca getirilen yaptırımın iki koşulun bir arada bulunması hâlinde uygulanacağı görülmekte olup, bunlardan birincisi tescil başvurusu yapılan markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynı ya da benzer olması, ikincisi ise; her iki markanın da kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı ya da benzer olmasıdır. Ancak burada 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6. maddesinin (5) numaralı fıkrasının hatırlatılması da gereklidir. Zira tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği durumlarda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu ret edilebilecektir. Tanınmış marka kavramı yerleşik Yargıtay içtihatlarında “bir şahsa veya teşebbüse sıkı bir şekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine bağlı, müşteri, akraba, dost, düşman ayırımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışım olarak” ifade edilmiştir.
Ayrıca, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6. maddesinin 1. fıkrasında geçen "halk tarafından karıştırılma ihtimali" konusunda ölçünün; bu işin ilgilisi veya uzmanı değil, tüketici olan halk olduğunun göz önünde tutulması gerekmektedir. Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus, halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde herhangi bir sebeple bağlantı kurma, ilişkilendirme ihtimalidir. Buradaki “ihtimal” kelimesi özenle ve özellikle kullanılmış bir kelime olup, şekil, ses, anlam, genel görünüm, çağrışım ve bir seri içinde bulunma izlenimi bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Hatta markalar arasında birçok noktada fark bulunduğu tespit edilse bile “umumi intiba” ikisinin karıştırılabileceği yönünde ise, iki işaret arasında karıştırma ihtimalinin bulunduğu kabul edilmelidir (Tekinalp, Ünal; Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012, s. 443).
Bir başka anlatımla, "iltibas tehlikesi" görsel, biçimsel, anlamsal, işitsel benzerlikler, çağrıştırma, bir bütün olarak uyandırdığı toplu kanaat, malın veya hizmetin hitap ettiği alıcı grubunun toplumsal düzeyi ve durumu, markayı taşıyan malın değeri ve alıcının bu malı almaya ayırdığı zaman, markanın esas unsurları ve tamamlayıcı unsurları, karşılaştırılan işaretler arasındaki benzerlik, telaffuz, anlam veya biçimden, işaretlerin toplu olarak bıraktığı izlenimden, seri içine girmekten veya başka bir çağrışımdan kaynaklanabilir. Yine halkın, karşılaştırılan işaretler arasında herhangi bir şekilde “bağlantı” kurabilmesi de benzerlik bulunduğunu kabul etmek için yeterli olmaktadır.
Marka hukuku açısından, markanın tesciline engel olan mutlak red nedenlerinin varlığına veya nispi red nedenlerine dayalı hak sahibinin itiraz etmesine rağmen ya da var olan nispi red nedenlerine dayanılarak marka tescil başvurusuna itiraz edilmemesinden dolayı, tescil olunan bir markanın ya da bir markanın hukuken geçerli olarak tescil edilmesinden sonra, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu kapsamında öngörülen nedenlerden birinin meydana gelmesi durumunda, ilgilinin müracaatı üzerine, o markanın geçersiz kılınmasına hükümsüzlük denilmektedir.
6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanununun 25. maddesi hükümsüzlük hallerini saymaktadır; “(1) 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.(2) Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir.(3) Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez.(4) Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.(5) Hükümsüzlük halleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez.(6) Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.(7) 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü def'i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlar.”
6769 sayılı SMK 5/1-b maddesinde "Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği" mutlak ret nedenlerinden sayılmıştır. Sicilde gösterilebilir olmasına rağmen herhangi bir mal veya hizmet için ayırt ediciliğe sahip olmayan, dolayısıyla tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacak işaretler tescil edilemeyecektir.
Bir marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerini, başka işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilebilmesi koşuluyla, özellikle kişi adları da dâhil olmak üzere sözcükler, harfler, rakamlar, malların, seslerin veya ambalajların şekli gibi işaretlerin, kaynak gösterme vasfı o işaretin markanın soyut ayırt edici niteliğine sahip olduğunu göstermektedir.
Buna karşılık bir işaretin somut ayırt edici niteliği incelenirken, tescili talep edilen işaretin tescile konu mal veya hizmetleri diğer mal veya hizmetlerden ayırt etmeye elverişli olup olmamasına bakılır. Söz konusu işaretin tescile konu mal ve hizmetler açısından ayırt edicilik fonksiyonu yoksa aksine bu mal veya hizmetlerin bir özelliğini veya kullanım amacını belirtiyorsa ya da mal veya hizmet hakkında bilgi veriyorsa, somut ayırt edici niteliğe sahip değildir . Bu nedenle bir işaret soyut ayırt edici niteliğe, dolayısıyla, marka olma özelliğine sahip olabilir, ancak bu işaret belli mal ve hizmetler için ayırt edici niteliği bulunmadığından tescil edilemez. Dolayısıyla, soyut ayırt edici nitelik somut ayırt edici niteliğe göre daha geniş kapsamlıdır.
Bu bağlamda asgari düzeyde ayırt edici niteliği olması kaydıyla, her türlü işaret marka olabilmektedir. Ayırt edici nitelik başlangıçtan itibaren olabileceği gibi sonradan kullanıma bağlı olarak da zaman içinde kazanılabilir. Ayırt edici niteliğin tespitinde temel alınan husus, markanın tescil edilmek istendiği mal ve hizmet sınıflarıdır.
Dolayısıyla soyut anlamda ayırt edicilik değerlendirmesi yapılırken mal ve hizmet sınıfı temelinde bir değerlendirme yapılmaması gerekir.
6769 Sayılı SMK’nın 5/1-c maddesine göre ise “Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler” in marka olarak tescil edilmesi mümkün değildir.
Bir işaretin SMK m. 5/1-c kapsamında değerlendirilebilmesi için, işaret ile mal veya hizmet arasında doğrudan ve özellikli bir ilişkinin bulunması, işaretin mal veya hizmetin karakteristik bir özelliğini, vasfını, amacını hiçbir özel zihni çabaya mahal bırakmadan, mal veya hizmet ile sıkı ilişkisi sebebiyle bir özelliğini derhal düşündürmesi ve akla getirmesi gerekmektedir.
Somut ayırt edicilik değerlendirmesi tescil edilmek istenilen mal ve hizmet gözetilerek ilgili tüketici nazarında yapılmalıdır. Bu değerlendirme kapsamında tüketici nezdinde ilgili markanın farklı bir kaynaktan geldiği ve ayırt ediciliğe haiz olduğunun kabulü gerekmektedir. Eğer bu ölçüde bir ayırt edicilik mevcut değilse aksine tanımlayıcılık mevzubahis olursa söz konusu markanın tescili mümkün olamayacaktır.
6769 s. SMK’nın 5/1-c bendine göre bir ibarenin tasviri işaretlerden sayılabilmesi için benimsenen temel kriter, işaretin, tescil edilmek istenilen emtia sınıflarında, hiçbir özel zihni çabaya gerek olmaksızın, doğrudan doğruya, mal ve hizmet ile sıkı ilişkisi nedeniyle malın veya hizmetin bir özelliğini veya kompozisyonunu derhal düşündürmesi ve akla getirmesidir. Bir mal veya hizmeti doğrudan çağrıştırmayıp akla getirmeyen ancak imada bulunan kelimelerin tescilinin bu maddeye göre engellenmesi mümkün değildir. Tüketici işareti gördüğünde kesin olarak mal veya hizmetin niteliğini tanımlayamıyor fakat olasılıkları zihninde birkaç seçeneğe kadar indirebiliyorsa o markanın tescili mümkündür.
Görüleceği üzere işaretin 6769 s. SMK 5/1-b ve 5/1-c maddeleri kapsamında kalıp kalmadığı hususu, başvuru kapsamındaki işaretin tüketici nezdinde öncelikle markasal bir algı yaratıp yaratmadığı, sonrasında ise tescili talep edilen işaretin kaynak gösterme fonksiyonuna sahip olup olmadığı ya da ilgili mal ya da hizmetin bir özelliğini ifade edip etmediği noktalarında toplanmaktadır.
Bilirkişi raporlarında da izah edildiği üzere;
Karşı davaya konu olan ve hükümsüzlüğü talep olunan marka 2018/13204 sayısı ile tescilli ''... DOMATES+şekil'' şeklindeki şekil ve sözcük unsurlarından oluşan marka olduğu; asıl dava bakımından yer verilen değerlendirmelerde esasen anılan markanın niteliği kapsamlı olarak incelendiği; anılan markanın bütünsel bir kompozisyonu bulunan bir şekil unsuru (daha ziyade ambalaj görseli de denilebilir) ve bu şekil unsuru üzerinde yer alan tanımlayıcı nitelikteki “... domates” sözcüklerinden oluştuğu; asıl dava bakımından yer verilen değerlendirmelerde de bahsedilen EUIPO’nun“Ayırt Edici Olmayan/Tanımlayıcı Kelimeler İçeren Şekil Markalarının Ayırt Ediciliğine İlişkin Ortak Uygulama” başlığını taşıyan bildirgesinde de belirtildiği üzere tescili talep edilen mallara ve/veya hizmetlere ilişkin olarak ticarette yaygın biçimde kullanılan veya gelenekselleşmiş şekil unsurları, ilke olarak markaya ayırt edici nitelik katmadığı; bu nedenle tanımlayıcı olarak kabul edilebilecek bir sözcük unsurunun, ayırt edici vasfa haiz bir şekil unsuru ile birlikte kullanımı, markanın bütünsel algısında bu şekil unsurunun ön plana çıkması ve markaya asgari düzeyde bir ayırt edicilik kazandırılması için yeterli olabileceği; dava konusu markada yer alan görsel unsurların tamamı ile oluşan markanın bütünsel algısında, ortaya çıkan nihai kompozisyonun tescile konu mal ve hizmetler ile doğrudan bağlantılı olmaması ve ticarette genel olarak kullanılan şekillerden oluşmaması nedeniyle anılan markaya belli oranda bir ayırt edicilik kazandırmayı başardığı, anılan görselin sadece bir dekoratif unsur şeklinde yorumlanamayacağı, bununla birlikte görsel ile birlikte elde edilen bu ayırt ediciliğin sınırının markadaki ayırt edici olmayan kelime unsurlarından (... domates) bağımsız olarak başvurusu sahibi lehine bir koruma sağlayacağı, dolayısıyla esasen asıl dava bakımından yer verilen değerlendirmeler ile işbu karşı dava açısından yer verilen değerlendirmeler bütün olarak incelendiğinde, 2018/13204 sayılı markanın mutlak ret nedenlerine dayalı olarka hükümsüzlüğü koşullarının meydana gelmediği; kötü niyet iddialarının davalı – karşı davacının bu itirazlarında 2012/14763 sayılı “... domates” şeklindeki bir başvurunun daha evvel SMK m. 5 uyarınca reddedilmiş olmasına rağmen davacının anılan ibareyi kendi adına tescil ettirmiş olması ve buna bağlı piyasada tekel oluşturma çabasında olmasının kötü niyetli olduğu karinesine dayandığı görülmüş ise de bu husus dışında dosya kapsamında hiçbir bilgi ya da belgeye yer verilmediği; davacı yanın, idari bir süreç neticesinde elde ettiği bir tescile dayalı 3. kişilere karşı hak ve ihlal iddiası ileri sürmesi, anılan başvurunun, başvuru aşamasındayken kötü niyetle tescile konu edildiğine doğrudan bir karine olarak değerlendirilemeyeceği; dava konusu markadaki görsel unsurların bütüne etkisi olmayan nitelikte ibareler olmasından ötürü markanın mutlak ret nedenleri uyarınca hükümsüz kılınması gerektiği hususlarına ilişkin olarak ise, dava konusu markanın bütünsel algısında, ortaya çıkan nihai kompozisyonun tescile konu mal ve hizmetler ile doğrudan bağlantılı olmadığı, ticarette genel olarak kullanılan şekillerden oluşmadığı, kullanılan domates figürünün dahi karakterize edilerek bütün içerisinde konumlandırıldığı, dolayısıyla tüm unsurların bir araya geldiği bir kompozisyonda anılan markaya belli oranda bir ayırt edicilik kazandırmayı başardığı, anılan görselin sadece bir dekoratif unsur şeklinde yorumlanamayacağı anlaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle karşı davanın reddine karar vermek gerekmiştir.
Tüm dosya kapsamına göre aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi açıklandığı üzere:
1-Asıl dava yönünden;
Davanın REDDİNE,
Harçlar Yasasına göre hesaplanan 80,70-TL karar harcından peşin alınan 59,30-TL’nin mahsubu ile bakiye 21,40-TL’nin davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesap olunan takdiren 15.000,00-TL maktu ücreti vekâletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,
Davalı tarafından yargılama gideri sarfedilmediğinden bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
Yatırılan ve kullanılmayan gider avansının, hükmün kesinleşmesini müteakip re'sen yatırana iadesine (HMK m.333),
2-Karşı dava yönünden
Davanın REDDİNE,
Harçlar Yasasına göre hesaplanan 80,70-TL karar harcından peşin alınan 59,30-TL’nin mahsubu ile bakiye 21,40-TL’nin karşı davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesap olunan takdiren 15.000,00-TL maktu ücreti vekâletin karşı davacıdan alınarak karşı davalıya verilmesine,
Karşı Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,
Karşı Davalı tarafından yargılama gideri sarfedilmediğinden bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
Yatırılan ve kullanılmayan gider avansının, hükmün kesinleşmesini müteakip re'sen yatırana iadesine (HMK m.333),
Dair, verilen karar hazır olan taraf vekillerinin yüzlerine karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 25/10/2022
Katip ... Hakim ...
¸ ¸