T.C. ANKARA 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
ANKARA
1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO:2016/390
KARAR NO:2021/282
DAVA: Marka İle İlgili Kurum Kararının İptali, Marka Hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ: 18/10/2016
KARAR TARİHİ: 16/09/2021
Mahkememizde görülmekte olan marka ile ilgili kurum kararının iptali, marka hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
DAVA:
Davacı vekil dava dilekçesiyle; ; müvekkili firmanın inşaat ve perakende sektöründe 2005 yılından bu yana aktif olarak hizmet verdiğini, sektöründe kalite simgesi haline geldiğini, tirajı en yüksek gazetelerde ve yüksek reytingli kanallarda tanıtımlarının yapıldığını, bir çok dizi, film ve TV programına sponsor olduğunu TÜRKPATENT nezdinde 31 tane tescilli markası bulunduğunu, ... ibaresinin müvekkilinin hem ticaret unvanı hem de tescilli markası olduğunu, davalının “... İnşaat A.Ş.” ibareli marka başvurusunun ilanına müvekkili tarafından kötüniyet iddiası ile itiraz edildiğini ancak bu itirazın kabul edilmediğini, akabinde YİDK’nın da kötü niyet iddiasının ispatlanamadığı gerekçesiyle itirazı nihai olarak reddettiğini, ... ibaresinin müvekkili ticaret unvanının çekirdek unsuru olduğunu, faaliyet alanları içerisinde inşaat hizmetlerinin yer aldığını, başvurunun 556 sayılı KHK’nın 8/5 maddesi gereğince reddi gerektiğini, 2005 yılından beri faaliyet gösteren müvekkili karşısında davalının ilk markasının 2013 yılında tescil edildiğini, akabinde 2015/47141, 2015/47131, 2015/47122, 2015/47148 ve 2015/47118 sayılı başvurularının bulunduğunu, 2015/47122 sayılı markaya karşı Ankara 3. FSHHM’nin 2016/283 E. sayılı dosyası ile açılan davanın halen derdest olduğunu, davalının basiretli bir tacir gibi davranmadığını ve dürüstlük kuralına uymadığını, bu nedenle kötü niyetin açıkça var olduğunu, müvekkilinin önceye dayalı haklarına halel geldiğini, kötü niyetin tespitinde başvuru tarihi itibariyle markanın sahip olduğu ünün, önceki markanın varlığını bilmek ya da bilecek durumda olmanın dikkate alınacağını, davalının müvekkilinin ticaret unvanının 1996’dan beri tescilli olduğunu ve 2005 yılından beri aktif olarak hizmet verdiğini bildiğini, aralarında iş ilişkisi bulunduğunu, dolayısıyla davalının müvekkilini ticari alanda bildiğini, davalı ile aralarında marka ihtilafı ve iptali ile kötü niyete ilişkin birden fazla dava bulunduğunu, bahse konu davalarda alınan bilirkişi raporunda “davacı tarafından davalıya ait ... işaretinin 19. Sınıf kapsamında uzun yıllardır marka olarak kullanılmasına ses çıkarılmadığı” şeklinde görüş sunulduğunu, davalının 37. Sınıf kapsamında hiçbir faaliyeti yokken kötü niyetli olarak 2005 59197 nolu ... şekil markasını 2011 yılında devraldığını ve bu markayı müvekkiline karşı kullandığını, devir işleminden hemen sonra müvekkiline ihtarname çektiğini, bu durumun açıkça kötü niyeti ispatladığını, müvekkilinin ticari faaliyetlerini sekteye uğrattığını, davalının 2011/74788 sayılı ilk marka başvurusunun müvekkili markalarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu, şekil unsurunun özellikle çok benzer seçildiğini, bu başvurunun dahi davalının kötü niyetli olduğunu ispata yeterli olduğunu, davalının cevap dilekçesinde müvekkili tarafından açılan davaları konu etmesinin de kötü niyetini gösterdiğini, müvekkili markasının sektörel tanınmışlığının Ankara 3.FSHHNM 2015/196 E. sayılı dosyaya sunulan bilirkişi raporu ile de tespit edildiğini, hükümsüzlük talebi bakımından tanınmışlığa dayanılmasının hukuken mümkün olduğunu, ... ibaresinin yaratma bir ibare olmadığını, sunulan deliller neticesinde davalı tescilleri önceki tarihlerde olsa bile müvekkili kullanımlarını etkilemeyeceğini, esasen şekil unsurları ile bütünlük arz eden dava konusu işaretlerle özdeşleşmiş olan tarafların marka işaretleri benzer olmadığı gibi, uzun yıllardır ve aynı sektörde bir arada ve birlikte ticaret yapmaları bakımından karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını, davalının hali hazırda aynı logo ve 37. sınıfta tescilli markaları varken yeni başvurular yapmakta hukuki bir menfaati olmadığını, açılan davalar nedeniyle kötü niyetli olarak bu marka başvurularının yapıldığını, bu davranışların seri marka yaratmaktan çok, marka yedekleme olduğunu, nitekim Bakırköy 2. FSHHM’nin 2014/30 E. sayılı doyasından alınan bilirkişi raporunda müvekkilinin eskiye dayalı kullanımının tespit edildiğini, söz konusu raporda eskiye dayalı ticari faaliyetler nedeniyle davalının basiretli bir tacir gibi davranmadığı ve hakkın kötüye kullanımın sök konusu olduğunun tespit edildiğini, müvekkilinin 37. sınıfta tescilli markasının bulunmamasında davalının kötü niyetinin tesiri olduğunu, 2005 den beri iş yaparken 2011 de devraldığı marka sonucunda müvekkilini engellemeye çalıştığını, yine aynı bilirkişi raporunda davalının sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleştiği konusunda rapor düzenlendiğini, uzun yıllardır mevcut unvan ve markalarıyla beraber iş yapmalarının ardından davalının müvekkili markalarına itiraz etmesinin kötü niyet teşkil ettiğini iddia ederek davalının 2015/47131 sayılı markasının 3. kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesine, 25.08.2016 tarih ve ... sayılı YİDK kararının iptaline, 2015/47131 sayılı ... İnşaat A.Ş ibareli marka başvurusunun tescili halinde hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP:
Davalı TÜRKPATENT vekili cevap dilekçesiyle, davalının ... çatısı altında 2000 yılına dayanan markaları bulunduğunu, bu nedenle yeni yapılan dava konusu marka başvurusunun kötü niyetli sayılamayacağını, henüz sonuçlanmamış dava aşamalarının emsal yapılamayacağını, kurumun kararlarını marka tescil sistemine dayanarak aldığını, iyi niyetin asıl olduğunu, sadece karıştırılma ihtimalinin varlığının kötü niyeti ispata yeterli olmadığını, kötü niyete ilişkin somut delilerin bulunması gerektiğini, kötü niyetinin varlığına ilişkin kriterler bulunduğunu, bilme durumunda olmanın yanında engelleme niyetinin de mevcut olması gerektiğini, davacının sunmuş olduğu delillerin, davalının marka ticareti yaptığını, yedekleme ya da şantaj ya da davacıyı engelleme mahiyetinde olduğunu veya davacının pazara girişini güçleştirmek ya da davacıya zarar vermek kastıyla hareket ettiğini ispatlayamadığını belirterek; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı şirket vekili cevap dilekçesiyle; müvekkilinin inşaat sektöründe önde gelen firmalardan olduğunu, yaptığı iş nedeniyle davacının müşteri kitlesinin müvekkilinden farklı olduğunu ve bu müşterilere ulaşmak için reklam verdiğini, müvekkilinin ise devletin çeşitli kurumları ile ortak çalıştığını, kamusal hizmetlerin ifasını yerine getirdiğini, bu nedenle reklam ihtiyacı duymadığını, davacının tüketicileri mağdur ettiğini, bir çok tüketicinin şikayette bulunduğunu, davacı aleyhine açılmış çok sayıda dava bulunduğunu, firmaların karıştırılması nedeniyle bu durumdan müvekkilinin de zarar gördüğünü, davacı markalarının 37. sınıfta tescili olmadığını, müvekkilinin itirazları sonucunda inşaat hizmetleri için yapılan başvurularının reddedildiğini, davacının daha sonradan bu alanda faaliyete başladığını, asıl haksız rekabette bulunan tarafın davacı olduğunu, müvekkilinin inşaat sektöründe hem bina yapımı, hem de inşaat sanayisi alanında faaliyet gösterdiğini, kurulduğu 1992 yılından beri de faaliyetine devam ettiğini, davacı beyanlarının gerçeği yansıtmadığını, davacı markasının tanınmış olmadığını, bu konuyla ilgili hiçbir delil sunulmadığını, davacı markasına karşı herhangi bir ihlal olmadığını, zira müvekkilinin bu ibareyi davacıdan önce kullanmaya başladığını, davacının TÜRKPATENT nezdindeki itirazında tanınmışlık iddiasının öne sürülmediğini, bu nedenle dava aşmasında bu itirazın dinlenemeyeceğini, müvekkilinin davacıdan önce bu ibareyi kullandığını, bu nedenle gerçek hak sahibinin müvekkili olduğunu, müvekkili şirketin ticaret unvanının davacıdan önce tescil edildiğini, müvekkili tarafından ilk marka başvurusunun 2003 yılında yapıldığını, markanın şu andaki durumu müddet olmasına karşın eskiye dayalı hak sahipliği bakımından bu markanın dikkate alınması gerektiğini, müvekkilinin yeni başvurular yapmasının kötü niyet değil, markaya yatırım yapma faaliyeti olduğunu, seri markalar yaratıldığını, davacının ileri sürdüğü davaların iş bu dava konusu bakımından önem arz etmediğini, davaların halen derdest olduğunu, asıl davacının hak sahibi olmamasına rağmen sürekli dava açmak suretiyle kötü niyetli davrandığını, 556 s.KHK m. 8/3 ve 8/5 bakımından müvekkilinin haklılığının tarihlerle ispat edildiğini ve ... ibaresinin gerçek hak sahibinin müvekkili olduğunu, davacının belirttiğinin aksine Ankara 3.FSHHM 2015/349 E. sayılı dosyasında davacı ... markasının tanınmışlığının ispatlanamadığı ve davacının 37. Sınıf bakımından hak sahibi olmadığı yönünde görüş bildirildiğini, bir markanın tanınmış olarak kabul edilmesi için, söz konusu ibarenin telaffuz edildiğinde akla ilk gelmesi gerektiğini, davacı bakımından bu durumun oluşmadığını, zira müvekkilinin bu ibareyi davacıdan daha önce kullanmaya başladığını ve sektörde kendine yer edindiğini, Google arama motorunda yapılan “...” şeklindeki aramada ilk sırada müvekkilinin çıktığını, söz konusu ibarenin ticaret unvanında ilk kullanımının 1992 yılında müvekkili tarafından gerçekleştiğini, davacının ise 1996 yılında ticaret unvanını tescil ettirdiğini, ... ibareli marka bakımından hükümsüzlük kararı verilse dahi bu dava bakımından etkili bir karar olmayacağını, zira müvekkilinin 37. Sınıfta başka markalarının da bulunduğunu, Bakırköy 1.FSHHM’nin 2014/156 E. sayılı dosyasında müvekkilinin davacı konumunda olduğunu, bu davanın 2005/29321, 2011/55181 ve 2010/33481 nolu markaların hükümsüzlüğüne ilişkin olduğunu, kararın istinaf edileceğini, Bakırköy 2.FSHHM’nin 2014/30 E. sayılı davasının davacı tarafından açıldığını ve ... markasının 37. Sınıfta kullanılmadığı gerekçesi ile kısmen hükümsüzlüğüne karar verildiğini ancak bu kararın da istinaf edileceğini, Ankara 3.FSHHM’nin 2015/196 ve 2015/349 E. sayılı dosyaların ise YİDK karar iptali davaları olduğunu, her iki dosyaya sunulan bilirkişi raporlarının çelişkili olduğunu, aynı mahkemedeki 2016/283 E. Sayılı dosyanın da YİDK karar iptal davası olup davacı tarafından açıldığını, Ankara 1.FSHHM’nin 2014/385 E. sayılı dosyasında 2012/85670 nolu müvekkili markasının hükümsüzlüğünün istendiğini, aynı mahkemedeki 2014/278 E. Sayılı dosyanın da YİDK karar iptal davası olduğunu ve davacı tarafından açıldığını, bu davaların içerikleri itibariyle dava konusu marka başvurusunun kötüniyetli kabul edilemeyeceğini belirterek; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
YARGILAMA:
6769 Sayılı SMK'nın Geçici 1. Maddesine göre bu kanunun yayımı tarihinden önce Enstitüye yapılmış olan ulusal ve uluslararası marka ve tasarım başvuruları ile coğrafi işaret başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacağından, kanunun yayım tarihi olan 10.01.2017 tarihinden önceki başvurular ve eldeki davada 556 Sayılı KHK hükümlerinin uygulanması gerekmiştir.
Taraflar arasındaki uyuşmazlığın; davacı tarafından davalı marka başvurusuna karşı 556 sayılı KHK 35 maddesi gereğince yapılan itirazın reddiyle ilgili verilen YİDK kararının yerinde olup olmadığı iptal şartlarının oluşup oluşmadığı ve markanın tescil edilmesi halinde 8/3 ve 8/5 md kapsamında hükümsüzlük şartlarının oluşup oluşmadığı noktalarında toplandığı anlaşılmıştır.
Davanın açılmasını müteakip tarafların dava, cevap, cevaba cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, tescil ve başvuru dosyaları ile Alâkalı ticaret sicil kayıtları getirtilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, taraflar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, tahkikat icra olunmasını müteakip taraf vekillerine tahkikat ve yargılamının geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.
Türk Patent'den celbedilen işlem dosyasının tetkikinden; ... A.Ş+şekil markasının, “37. sınıf: 01 İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri.” için davalı ... Madencilik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. adına tescili amacıyla 01.06.2015 tarihinde başvuruda bulunulduğu, başvuruyu inceleyen Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından başvurunun 14.09.2015 tarih ve 241 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilanına karar verildiği, ilana davacı ... İnşaat ve Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından, başvurunun ilanına kötü niyet iddiasıyla itiraz edildiği ve davalının derdest davalarının sonuçlarından kurtulmak için yedekleme amaçlı marka başvurusunda bulunduğunun ileri sürüldüğü, başvuru sahibi davalı tarafından itirazlara karşı görüş bildirilerek kötü niyet olmadığının, ibare üzerinde üstün ve öncelikli hakkının bulunduğunun ileri sürüldüğü, Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından itirazın reddedildiği, bu karara davacı tarafından itiraz edildiği ve itirazın yeniden incelenme istendiği, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 25.08.2016 tarih ve 2016-M-8738 sayılı kararı ile; “…Yapılan incelemede, itiraz dilekçesinde itiraz sahibinin kötü niyet iddiasını başvuru sahibinin, muteriz tarafından başvuru sahibi aleyhine açılan dava süreçleri devam ederken "..." ibaresini ihtiva eden marka başvuruları yapmaya devam ettiği ve bu şekilde marka sayısını arttırarak hakları genişletme ve devam eden davaları sekteye uğratma çabasında olduğu iddialarına dayandırdığı, marka hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı şekilde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız yarar elde etmek, markayı gerçekte kullanmayıp yedeklemek, marka ticareti yapmak, gerçek hak sahibinin piyasaya girişini engellemek, gerçek hak sahibine maddi veya manevi zarar vermek amaçlarına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmektedir. Gerçek hak sahibi ile arasında sözleşme yahut ön sözleşme bulunan başvuru sahibinin, tescil yolu ile ve dürüstlük ilkelerine aykırı biçimde marka üzerinde hak temin etme girişimi de kötü niyet olarak kabul edilir. Belirtilen hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde kötü niyet iddiasının yalnızca dava süreci devam ederken yeni başvuru yapılması ve haklar genişletilmek suretiyle davaları sekteye uğratma iddiasına dayandırılmış olduğu, bunun dışında söz konusu iddianın ispatına yönelik yeterli düzeyde bilgi ve somut delil ibraz edilmemiş olduğu görülmüştür. Bu çerçevede, kötü niyet iddiasının ispatlanamadığı kanaatine varıldığından itirazın reddi gerekmiştir.” gerekçesiyle itirazın reddine ve başvurunun tescil işlemlerinin devamına karar verildiği, dava konusu YİDK kararının davacı şirkete 26/08/2016 tarihinde tebliğ edildiği, eldeki davanın iki aylık yasal süre içerisinde 18/10/2016 tarihinde açıldığı anlaşılmış, işin esasına girilmiştir.
Bilirkişi kurulunca düzenlenen 02/04/2018 tarihli raporda özetle: davalının davayı konu başvurusunun, kötü niyetli bir başvuru olduğuna dair, dosya kapsamında yeterli delil ve emare bulunmadığı, bu hususun nihai olarak mahkemenin takdirinde bulunduğu; bu nedenle TPE YİDK’nın, 22.03.2016 tarih ve 2016-M-3087 sayılı kararında bir isabetsizlik bulunmadığı; hükümsüzlük istemi yönünden; ... ibaresi üzerinde davaya konu çekişmeli 37. sınıf “İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri” bakımdan davacıdan ziyade davalının KHK m. 8/3 hükmüne göre öncelik hakkının olduğu, davacının ticaret unvanına dayalı olarak, 556 s. KHK’nın 8/5 maddesi anlamında davalı markasının hükümsüzlüğünü isteme koşullarının mevcut olmadığı, takdirin mahkemeye ait olduğu, bildirilmiştir.
Davacı vekili 02/04/2018 tarihli rapora itiraz etmiş, itirazlar bağlamında dosya yeni bir bilirkişi heyetine tevdii edilmiştir.
Bilirkişi kurulunca düzenlenen 17/07/2019 havale tarihli raporda ve aynı yöndeki ek raporda özetle:2015 47131 sayılı “... A.Ş. şekil” ibareli davalı marka başvurusu kapsamında yer alan “inşaat hizmetleri” ile ... ibareli davacı markalarının kapsadığı “inşaat malzemeleri”nin benzer mal ve hizmetler olduğu, marka işaretlerinin benzerliği sebebiyle taraf markaları arasında 37. Sınıfta yer alan “İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri.” bakımından 556 sayılı KHK’nin 8/1-b maddesi anlamında “karıştırılma ihtimali” olabileceği; ancak, davalının dava konusu marka başvurusu bakımından, önceki tarihli ... ibareli markalarından kaynaklı MÜKTESEP HAKKI BULUNDUĞU ve bu durumun iltibasa dayalı tescil engelini ortadan kaldırdığı, davalının “inşaat hizmetleri” üzerindeki markasal kullanımının davacıdan daha eski tarihli olduğu ve davacının, 2015 47131 sayılı “... A.Ş. şekil” ibareli davalı marka başvurunun kapsadığı “37/01 İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri.” bakımından tescilsiz markadan kaynaklı (önceki kullanıma dayalı) sınai bir hakkı olmadığı, 556 sayılı KHK’nın 8/3 maddesi uyarınca davacı markasını hükümsüz kıldırma yetkisi bulunmadığı,“...” ibareli davacı markasının dava konusu marka başvurusunun yapıldığı tarihte 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesi anlamında “tanınmış marka” olduğu iddiasının ispatlanamadığı; markanın tanınmış olduğu kabul edilse dahi KHK 8/4 maddesinde sayılan koşulların somut olayda gerçekleşmediği, davacının, 556 sayılı KHK’nın 8/5 maddesi uyarınca, ticaret unvanına dayanarak, davalı markasının 37/01 alt grubundaki inşaat hizmetleri için hükümsüzlüğünü isteme hakkı bulunmadığı, davalı marka başvurusunun kötü niyetle yapıldığı iddiasının ispatlanamadığı, takdirin mahkemeye ait olduğu bildirilmiştir.
Bilirkişi raporunun/ek raporun her iki tarafın iddia ve savunmasının kapsamı, taraf delilleri, marka kapsamları dikkate alınarak düzelendiği, hüküm kurmaya yeterli incelemenin yapıldığı, raporun/ek raporun usul ve yasaya aykırı yönünün bulunmadığı, hukuki değerlendirme nihai olarak mahkememizce yapılacağından yeniden rapor alınmasını gerektirir yön bulunmadığı anlaşılmıştır.
GEREKÇE:
“Marka tescilinde red için nispi nedenler” başlığı altında düzenlenen 556 sayılı KHK'nın 8. maddesi;
"Madde 8 – Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:
a) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,
b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.
Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine red edilir.
Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenilen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez.
a) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise,
b)Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa,
Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir.
Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.
Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.
Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir." şeklindedir.
Yukarıda ayrıntısı yazılı 8/1-b maddesinde geçen düzenleme uyarınca getirilen yaptırımın iki koşulun bir arada bulunması hâlinde uygulanacağı görülmekte olup, bunlardan birincisi tescil başvurusu yapılan markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynı ya da benzer olması, ikincisi ise; her iki markanın da kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı ya da benzer olmasıdır. Ancak burada 556 sayılı KHK'nın 8. maddesinin (4) numaralı fıkrasının hatırlatılması da gereklidir. Zira tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği durumlarda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu ret edilebilecektir. Tanınmış marka kavramı yerleşik Yargıtay içtihatlarında “bir şahsa veya teşebbüse sıkı bir şekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine bağlı, müşteri, akraba, dost, düşman ayırımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışım olarak” ifade edilmiştir.
Ayrıca 556 sayılı KHK'nın 8. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde geçen "halk tarafından karıştırılma ihtimali" konusunda genel ölçü olarak; bu işin ilgilisi veya uzmanı değil, tüketici olan halk olduğunun göz önünde tutulması gerekmektedir. Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus, tüketici kitlesinin bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde herhangi bir sebeple bağlantı kurma, ilişkilendirme ihtimalidir. Buradaki “ihtimal” kelimesi özenle ve özellikle kullanılmış bir kelime olup, şekil, ses, anlam, genel görünüm, çağrışım ve bir seri içinde bulunma izlenimi bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Bir başka anlatımla, "iltibas tehlikesi" görsel, biçimsel, anlamsal, işitsel benzerlikler, çağrıştırma, bir bütün olarak uyandırdığı toplu kanaat, malın veya hizmetin hitap ettiği alıcı grubunun toplumsal düzeyi ve durumu, markayı taşıyan malın değeri ve alıcının bu malı almaya ayırdığı zaman, markanın esas unsurları ve tamamlayıcı unsurları, karşılaştırılan işaretler arasındaki benzerlik, telaffuz, anlam veya biçimden, işaretlerin toplu olarak bıraktığı izlenimden, seri içine girmekten veya başka bir çağrışımdan kaynaklanabilir.
556 sayılı KHK’nın 8/3 maddesi; “Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenilen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez:
a) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise,
b) Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa.” hükmünü içermektedir.
556 sayılı KHK’nın 8/5 maddesine göre; “Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.” Bu düzenlemedeki nisbi red sebebi, mevcut şahsiyet, fikri veya sınaî mülkiyet haklarını korumak maksadıyla getirilmiştir. Bu hakkın kapsamına; Medeni Kanun’daki şahsiyet haklarından isim hakkı ile fotoğraf üzerindeki hak ve FSEK kapsamındaki telif hakları ile sınai mülkiyet hakları girer. Sınai mülkiyet hakları ise, markalar dışında, patent ve faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar ile ticaret unvanı, işletme adı, alan adı (domain name) vb. ayırt edici işaretler üzerindeki haklardır (YASAMAN- MARKA HUKUKU cilt 1, 2004).
556 sayılı KHK'nin 35/1. maddesi uyarınca, başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazları Türk Patent Enstitüsü'nce nihai olarak reddedilen kişilerin aynı KHK'nin 53. maddesine göre kesinleşen kararın bildirim tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde yetkili mahkemede dava açma hakları bulunmaktadır. 556 sayılı KHK'nin açıklanan hükümleri itibariyle tescil başvurusunun kötü niyetle yapıldığını iddia eden ilgili kişilerin itiraz yoluyla Enstitü nezdinde, itirazın reddi halinde ise yetkili mahkemede marka başvurusunun reddedilmesini istemek hakları bulunmasına karşın, aynı KHK'nin 42. maddesinde markanın hükümsüzlük sebepleri sınırlı olarak sayılırken KHK'nin 35/1. fıkrasında itiraz sebebi olarak belirtilen "başvurunun kötü niyetle yapıldığı" iddiasına yer verilmemiştir.
MK’nın 2. maddesi uyarınca hukuk düzeninin kötü niyeti koruması mümkün olmayıp, bu durumun KHK'nin 42. maddesinde sayılmamış olması halinde dahi kötüniyetin bir tescil engeli oluşturduğu hususunun göz önüne alınması zorunludur. Nitekim, bu benimseme aynı zamanda 556 sayılı KHK'nın marka hakkının korunmasına ilişkin genel sistematiğine de uygun düşmektedir.
Tescil başvurusunun kötü niyetle yapılmış olması halinin 556 sayılı KHK'nin 42. maddesinde düzenlenmemiş olmasına karşın başlı başına bir hükümsüzlük nedeni sayılması hususunda öğretide de görüş birliği mevcuttur. ( Bkz. Sabih Arkan, Marka Hukuku, Cilt II, s.158, Ankara 1998, Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.452, Dördüncü Bası, İstanbul 2005, Hamdi Yasaman ve ark. Marka Hukuku, Cilt II. s.878-879, İstanbul 2004 ).
556 sayılı KHK'nin 35/1. maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötü niyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi mümkün olduğu gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesi de KHK'nın amacına uygundur. Çünkü, KHK'nin 35/1. ve 42/1-a maddelerindeki düzenlemeler de, esasen, MK’nın 2. maddesinin özel bir uygulamasından ibarettir. Bu bakımdan her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak açıkça kötü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir. Bu husus 556 sayılı KHK'nin 42. maddesinde başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olsa dahi, genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki MK’nın 2. maddesi uyarınca kötü niyetin korunması söz konusu olamayacağından dolayı aynı sonuca ulaşılması KHK'nin ruhuna da uygundur.
Bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde;
Taraf markaları tescil kapsamları ve işaretsel yönden karşılaştırıldığında;
Dava Konusu Davalı MarkasıÖrnek Davacı Markası
... İNŞAAT A.Ş.+şekil...+şekil
(37. sınıf)... Gayrimenkul A.Ş+şekil
... PLAZA+şekil
... Residence+şekil
(19, 36, 37. sınıf)
Önceki tarihli davalı markaları
... A.Ş+şekil
...+şekil
... A.Ş+şekil
... BETON A.Ş.+şekil
... YAPI A.Ş.+şekil
... MADENCİLİK A.Ş.+şekil
(37. sınıf)
Davalının markasının incelenmesinde; damga şeklindeki davalı şirket logosunun altına düz yazı karakteri ile büyük harflerle yazılmış ... İNŞAAT A.Ş ibaresinden oluştuğu, marka bütününde vurgu ve ayırt edicilik şekil ve kelime unsurundan oluşan karma markanın bütününde toplandığı, anlaşılmaktadır.
Davacının markalarının incelenmesinde; davacıya ait markaların şekil unsurları ile birlikte ayırt ediciliği olmakla birlikte; ... kelimesi markalarda esaslı unsur durumunda bulunduğu markalar olduğu anlaşılmaktadır.
Markalar arasında iltibasa yol açacak derecede bir benzerlik olup olmadığının tespitinde her iki markaya konu işaretin, ayırt edici ve baskın unsurları dikkate alınarak bütünü itibariyle görsel, işitsel ve anlamsal olarak bıraktıkları izlenimin esas alınması gerekmektedir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 08.06.2016 gün ve E.2014/11-696, K.2016/778 sayılı kararı uyarınca iltibas değerlendirmesinin hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel hukuki bilgi ile çözümlenmesinin mümkün olduğu hususu da gözönünde bulundurularak yapılan incelemede, dosyada yer alan tüm delillerden, davalı marka başvurusunun esaslı unsurunun ... kelimesi olduğu, ibarenin davacı markalarında aynen yer aldığı, davalı marka başvurusunda bulunan ... ibaresinin, davacı markalarında çoğul eki eklenmiş hali ile yer almasının, markalar arasında benzerliğe ve ilişkilendirme ihtimaline yol açtığı, davacı markalarındaki “lar” eki ile taraf markalarındaki şekil unsurları dahi bu benzerliği ortadan kaldırmadığı, davacının ... esas unsurlu markalarından ve bu marka adı altında sunmakta olduğu mal ve hizmetlerden haberdar olan ortalama bir tüketicinin, davalı markasının davacıya ait olduğunu, onun izni ile kullanıldığını yahut davacı markasının serisi olduğunu düşünmesi kuvvetle muhtemel olduğu, markaların esaslı unsurlarındaki ayniyet, tüketici algısında taraf markaları arasında bağlantı kurulmasına sebebiyet verecek düzeyde baskın bir etki yarattığı, ortalama bir tüketicinin, davacı ve davalı işletmeleri arasında idari veya ekonomik bir bağlantı bulunduğu zannına kapılma ihtimali oldukça yüksek olduğu, tüketici hafızasında kalan ... ibaresinin, çekişme konusu 37. Sınıf yönünden kolaylıkla seçilen ve zihinde yer eden bir kelime olduğu, taraf markalarının kapsadığı 37. Sınıftaki hizmetlerin bir kısmının tüketicileri görece profesyonellerden oluşsa da, söz konusu mal ve hizmetlerin mahiyeti sebebiyle toplumun her kesiminden kişiler potansiyel tüketici konumunda olduğu, dolayısıyla, eğitim, bilgi, kültür farkına karşın pek çok kişi dava konusu markaların tüketicileri olabileceği, bu sebeple bu markaları taşıyan mal/hizmetlerin ortalama tüketicisinin çoğunlukla markayı detaylı şekilde incelemeden hareket edebileceği ve davacının hizmetini tercih ederken edindiği olumlu imajı davalı markasına kolaylıkla aktarabileceği ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiği, bu kapsamda; ... kelimesini kül halinde ihtiva eden davalı marka başvurusu ile davacı markaları arasında karıştırılma ihtimali olduğu; sonuç itibariyle; 2015 47131 sayılı “... A.Ş. şekil” ibareli davalı marka başvurusu kapsamında yer alan “inşaat hizmetleri” ile ... ibareli davacı markalarının kapsadığı “inşaat malzemeleri”nin benzer mal ve hizmetler olduğu, marka işaretlerinin benzerliği sebebiyle taraf markaları arasında 37. Sınıfta yer alan “İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri.” bakımından 556 sayılı KHK’nin 8/1-b maddesi anlamında “karıştırılma ihtimali” olabileceği anlaşılmaktadır.
Ancak davalının kazanılmış hak iddiası bulunmaktadır.
Davalının dava konusu marka başvurusu bakımından,bir marka üzerinde kazanılmış hak sahipliğinin iddia olunabilmesi için önceki markanın tescil edilmiş olması, markanın tescilli bir şekilde çekişmesiz olarak uzunca bir süredir kullanılıyor olması, markaların esas unsurlarının aynı olması ve son olarak mal ve hizmetlerinin aynı olması gerektiği, buradaki uzunca bir süre kavramının, fiili kullanımın koşullarına göre belirlenmesi, fiili kullanım yoksa da en azından Yüksek Yargı kararları neticesinde kabul gören hükümsüzlük davalarının açılması için öngörülen 5 yıllık hak düşürücü sürenin kabul edilmesi gerektiği, davalı şirketin müktesep hakka dayanak gösterdiği 2005 59197 sayılı markasının 21.02.2005 tarihinde başvurusu yapılmış, 02.11.2006 tarihinde ise tescili gerçekleştiği, yani marka dava konusu marka başvurusunun yapıldığı 01.06.2015 tarihi itibariyle bu markanın taraflar arasında çekişmesiz hale geldiği; işbu markada vurgulu şekilde yazılarak ön plana çıkartılan ibarenin ... ibaresi olduğu, bu kapsamda dava konusu marka başvurusunda önceki markanın asli unsurunun korunduğu; ayrıca marka 37. Sınıftaki inşaat hizmetlerini kapsamakta olup, dava konusu marka başvurusu bakımından müktesep hak teşkil ettiği; yine davalının 2010/61248 sayılı markasının 27.09.2010 tarihinde başvurusu yapılmış, 21.05.2013 tarihinde ise 37. Sınıftaki “inşaat hizmetleri” üzerinde tescili gerçekleştiği, her ne kadar dava konusu marka başvurusunun yapıldığı tarihte işbu bu markaya karşı hükümsüzlük davası açma süresi dolmamış olsa da; yukarıda incelenen delillerden de anlaşılacağı üzere söz konusu marka, tescil başvurusundan çok önce tescilsiz şekilde kullanılmakta olup bu kullanım davacının da bilgisi dâhilinde olduğu, öyle ki 2005 yılında davalı tarafından, bizzat davacıya kesilen faturanın antedinde dahi söz konusu marka işareti yer aldığı, önce tescilsiz, daha sonrasında ise tescilli olarak kullanılan işbu markanın, dava konusu marka başvurusu bakımından müktesep hakka esas alınabileceği; neticeten, önceki tarihli ... ibareli markalarından kaynaklı müktesep hakkı bulunduğu ve bu durumun iltibasa dayalı tescil engelini ortadan kaldırdığı, davalının “inşaat hizmetleri” üzerindeki markasal kullanımının davacıdan daha eski tarihli olduğu ve davacının, 2015 47131 sayılı “... A.Ş. şekil” ibareli davalı marka başvurunun kapsadığı “37/01 İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri.” bakımından tescilsiz markadan kaynaklı (önceki kullanıma dayalı) sınai bir hakkı olmadığı, 556 sayılı KHK’nın 8/3 maddesi uyarınca davacı markasını hükümsüz kıldırma yetkisi bulunmadığı, “...” ibareli davacı markasının dava konusu marka başvurusunun yapıldığı tarihte 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesi anlamında “tanınmış marka” olduğu iddiasının ispatlanamadığı; markanın tanınmış olduğu kabul edilse dahi KHK 8/4 maddesinde sayılan koşulların somut olayda gerçekleşmediği, davacının, 556 sayılı KHK’nın 8/5 maddesi uyarınca, ticaret unvanına dayanarak, davalı markasının 37/01 alt grubundaki inşaat hizmetleri için hükümsüzlüğünü isteme hakkı bulunmadığı, davalı marka başvurusunun kötü niyetle yapıldığı iddiasının ispatlanamadığı dikkate alınarak davanın reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi açıklandığı üzere:
1-Davanın REDDİNE,
2-Harçlar Yasasına göre hesaplanan 59,30-TL karar harcından peşin alınan 29,20-TL’nin mahsubu ile bakiye 30,10-TL’nin davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
3-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesap olunan takdiren 5.900,00-TL maktu ücreti vekâletin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,
4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,
5-Davalılar tarafından yargılama gideri sarfedilmediğinden bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
6-Yatırılan ve kullanılmayan gider avansının, hükmün kesinleşmesini müteakip re'sen yatırana iadesine (HMK m.333),
Dair verilen karar, hazır olan taraf vekillerinin yüzüne karşı, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup, usulen anlatıldı. 16/09/2021
Katip ... Hakim ...
¸ ¸