T.C. ANKARA 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
ANKARA
1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO: 2020/110
KARAR NO: 2021/423
DAVA: Marka İle İlgili Kurum Kararının İptali, Marka Hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ: 26/03/2020
KARAR TARİHİ: 16/12/2021
Mahkememizde görülmekte olan marka ile ilgili kurum kararının iptali, marka hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
DAVA:
Davacı vekili dava dilekçesiyle; davalı tarafın ... sayısı ile gerçekleştirdiği başvuruya yönelik itirazların kurum tarafından reddine karar verildiğini, müvekkil markalarının tanınmış olması nedeniyle dava konusu markanın tescilinin, müvekkili markalarının tanınırlığına zarar vereceğini, müvekkilinin kurum nezdinde 259 adet kayıtlı markasının bulunduğunu, aynı zamanda T/01864 sayısı ile de tanınmış markalar sicilinde kayıtlı olduğunu, davalı yanın markası ile müvekkili markalarının ayırt edilemeyecek düzeyde benzer olduklarını, kelimeler arasındaki tek fark “N” harfinin dava konusu markada yer almaması olduğunu, davalı kurumun daha evvel ... sayılı YİDK kararında taraf markaları arasında karıştırılma ihtimaline yol açacak benzerlik bulunduğunu kabul ettiğini, taraf markalarının beş harfi ortak olarak içerdiklerini, soldan sağa okuma ilkesi uyarınca markaların benzer olduklarını, markaların görsel ve sesçil açıdan ayırt edilemeyecek kadar benzer olduklarını, bu benzerliğin markaların birbirlerinin serisi olarak algılanması sonucunu doğuracağını, her ne kadar müvekkili markalarında 29. Sınıfta yer alan emtialar bulunmasalar da hem müvekkili markalarının tanınırlığı hem de dava konusu markanın müvekkili markaları ile birebir aynı olması nedeniyle ortalama tüketiciler tarafından markaların karıştırılacak olduğunu, dava konusu markanın 29. Sınıf mallarda tescili durumunda müvekkili markalarının tanınırlığından haksız yarar sağlayacağını, müvekkili markalarının tanınmış olduğunu, bu tanınmışlığın müvekkili markalarına, tescili bulunan mal kategorisinden bağımsızlaşmış bir ayırt edicilik sağladığını, bu nedenle farklı sınıflarda da korunması gerektiğini, YİDK kararında müvekkili markalarının “finans” sektöründeki tanınırlığının açıkça kabul edilmiş olduğunu, dava konusu markanın tescilinin müvekkilin markalarının ayırt ediciliğine bu anlamda zarar vereceğini, iddia ederek ... sayılı YİDK kararının iptali ve dava konusu ... sayılı markanın tescili halinde hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP:
Davalı TÜRKPATENT vekili cevap dilekçesiyle, verilen kurum kararının yerinde olduğunu belirterek; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı şirketler vekili cevap dilekçesiyle; müvekkili şirketlerin “...” ibareli tescilli markalarının bulunduğunu, bu markaların uzun yıllardır kullanıldığını, 1991 tarihinden bu yana müvekkillerinin bu markalar ile faaliyet gösterdiğini, müvekkilinin bu ibare üzerinde kazanılmış hakkı bulunduğunu, 29. Sınıftaki mallar ve 43. Sınıftaki hizmetlerde işletme adı olarak uzun yıllardır kullanıldığını, müvekkillerinin 2016/33825 sayılı “... OTEL” markası kapsamında 43. Sınıf hizmetlerin yer aldığını, 43. Sınıftaki “yiyecek ve içecek sağlanması” hizmetlerinin 29. Sınıftaki mallarla ilişkili olduğunu, müvekkillerinin “...” ibaresi ile seri markalar oluşturmayı amaçladığını, davacı yan iddialarının haksız ve mesnetsiz olduğunu, davacı markaları ile müvekkilleri markalarının benzemediğini, davacı markalarının sürekli ve ağırlıklı kırmızı renk ile kullanıldığını, müvekkilleri markalarında ise mavi rengin hakim olduğunu, taraf markaları arasında herhangi bir benzerlik bulunmadığını, davacı tarafın 29. Sınıf mallarda hiçbir faaliyetinin bulunmadığını, tarafların hitap ettikleri tüketici kitlelerinin farklı olduğunu, müvekkili markalarının da yoğun ve ciddi kullanımlar ile gerçekleştirdiği yatırımlar sonucunda sektöründe bilinen bir marka haline geldiğini, davacı markalarının tescilli olduğu 09, 36 38, 41 ve 42. Sınıf mal ve hizmetlerin müvekkili tarafından tescil edilmek istenilen 29. Sınıf mallar ile tamamen birbirinden farklı olduğunu, taraf markalarının kullanılacağı sektörlerin birbirlerinden farklı olduklarını, hitap edilen tüketici kitlelerinin bilinçli tüketiciler olduklarını, davacı markalarının finans sektöründe faaliyet gösterdiğini, tanınmışlıktan kaynaklı olarak bir koruma elde edemeyeceğini, davacını müvekkili markalarına karşı sessiz kaldığını, “...” markasının müvekkili firma ortaklarının diğer şirketleri tarafından uzun yıllardır kullanılmakta olduğunu, belirterek; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
YARGILAMA:
Taraflar arasındaki uyuşmazlığın; davalı başvurusuna davacı tarafından yapılan itirazın reddiyle ilgili verilen YİDK kararının yerinde olup olmadığı iptal şartlarının oluşup oluşmadığı ve marka tescil edilmiş ise hükümsüzlük şartlarının oluşup oluşmadığı noktalarında toplandığı anlaşılmıştır.
Davanın açılmasını müteakip tarafların dava, cevap, cevaba cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, tescil ve başvuru dosyaları ile Alâkalı ticaret sicil kayıtları getirtilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, taraflar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, tahkikat icra olunmasını müteakip taraf vekillerine tahkikat ve yargılamının geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.
Türk Patent'den celbedilen işlem dosyasının tetkikinden; dava konusu ... ibaresinin 29. Sınıf mallarda tescili amacıyla 22.01.2019 tarihinde gerçekleştirildiği görülen ... sayılı başvurunun, yapılan ilk incelemeler sonrasında 12.02.2019 tarih ve 318 sayılı bültende ilan olunduğu, anılan ilana karşı davacı yanın önceki tarihli “...” esas unsurlu markalarına dayalı olarak itirazda bulunduğu ancak işbu itirazların Markalar Dairesi Başkanlığı’nın 15.10.2019 tarihli kararı neticesinde haklı bulunmayarak reddine karar verildiği, söz konusu karara karşı davacı tarafça bir kez daha itirazda bulunulduğu, davacı itirazlarını değerlendiren Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 09.03.2020 tarih ve ... sayılı kararı neticesinde özetle; “... başvuru numaralı “...” ibareli başvurunun ilanına yapılmış olan itirazın reddi yönündeki karara karşı, başvurunun 2016/70833, 2016/70832, 2016/70830, 2016/70827, 180391, 2018/38278, 2017/30588, 2016/69513, 2010/06633, 2004/40938 sayılı markalar dayanak gösterilen reddi talebiyle yapılan itiraz incelenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda kurul, ihtilaf konusu markalarda yer alan “.../...” sözcüklerinde aynı harf diziliminin yer almasının bir sonucu olarak markalar arasında benzerlik bulunduğunu kabul etmekle birlikte bu hususun tek başına başvuru kapsamındaki 29. Sınıf mallar bakımından iltibas ihtimali yaratmayacağı, söz konusu mallar ile aynı ve/veya benzer malların gerekçe markalar kapsamında bulunmadığı, ibarelerin bütünsel algı olarak farklılaştığı, itiraz gerekçesi markaların tescili istenen malların bulunduğu “gıda” sektöründen farklı olarak “finans” sektöründe bilinirliği hususları bir arada değerlendirilmiş, markalar arasında iltibas ihtimali bulunmadığı ve yine başvurunun tescili halinde 6/5te belirtilen koşulların oluşmayacağı görüşüne varılmıştır.” şeklindeki gerekçeler ile davacı itirazlarının bir kez daha reddine karar verildiği; eldeki davanın iki aylık yasal süre içerisinde 26/03/2020 tarihinde açıldığı anlaşılmış, işin esasına girilmiştir.
Bilirkişi kurulunca düzenlenen raporda ve ek raporda özetle: dava konusu ... sayılı marka kapsamında yer alan 29. Sınıf mallar ile davacı yanın işlem dosyasına dayanak tuttuğu “...” esas unsurlu markalar kapsamındaki mal ve hizmetler arasında hiçbir benzerliğin mevcut olmadığı, bu nedenle taraf markaları arasında karıştırılma ihtimali için aranılan ilk kriter meydana gelmediğinden bir iltibastan bahsedilemeyeceği, davacı yanın tanınmışlık iddialarını destekler hiçbir delilin işlem dosyasında mevcut olmadığı, bununla birlikte davacı yanın “...” markalarının tanınmış markalar sicilinde kayıtlı olduğu ve davalı Kurum tarafından da “finans” hizmetleri alanında tanınır olduğunun kabul edildiği, ancak bu durumda dahi dava konusu markanın 29. Sınıftaki “gıda” ürünlerinde tescil edilmek istenilmesinin, rapor kapsamında ayrıntılı olarak açıklanan nedenlerle, davacı lehine tanınmışlıktan kaynaklı haklardan herhangi birinin ihlali sonuçlarını meydana getirmeyeceği, davalıların müktesep hak kapsamında değerlendirilebilecek önceki tarihli bir markasının mevcut olmadığı, takdirin mahkemeye ait olduğu, bildirilmiştir.
Bilirkişi raporunun her iki tarafın iddia ve savunmasının kapsamı, taraf delilleri, marka kapsamları dikkate alınarak düzelendiği, hüküm kurmaya yeterli incelemenin yapıldığı, raporun usul ve yasaya aykırı yönünün bulunmadığı, hukuki değerlendirme nihai olarak mahkememizce yapılacağından yeniden rapor alınmasını gerektirir yön bulunmadığı anlaşılmıştır.
GEREKÇE:
Tescilli bir markanın ait olduğu mal ve hizmetler bakımından sağladığı korumanın kapsamı ve sınırları 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile düzenlenmiştir.
“Marka tescilinde nispi ret nedenleri ” başlığı altında düzenlenen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6. maddesi ise;
(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.
(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.
(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.
(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.
(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.
(9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir." şeklindedir.
Bu düzenleme uyarınca getirilen yaptırımın iki koşulun bir arada bulunması hâlinde uygulanacağı görülmekte olup, bunlardan birincisi tescil başvurusu yapılan markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynı ya da benzer olması, ikincisi ise; her iki markanın da kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı ya da benzer olmasıdır. Ancak burada 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6. maddesinin (5) numaralı fıkrasının hatırlatılması da gereklidir. Zira tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği durumlarda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu ret edilebilecektir. Tanınmış marka kavramı yerleşik Yargıtay içtihatlarında “bir şahsa veya teşebbüse sıkı bir şekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine bağlı, müşteri, akraba, dost, düşman ayırımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışım olarak” ifade edilmiştir.
Ayrıca, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6. maddesinin 1. fıkrasında geçen "halk tarafından karıştırılma ihtimali" konusunda ölçünün; bu işin ilgilisi veya uzmanı değil, tüketici olan halk olduğunun göz önünde tutulması gerekmektedir. Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus, halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde herhangi bir sebeple bağlantı kurma, ilişkilendirme ihtimalidir. Buradaki “ihtimal” kelimesi özenle ve özellikle kullanılmış bir kelime olup, şekil, ses, anlam, genel görünüm, çağrışım ve bir seri içinde bulunma izlenimi bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Hatta markalar arasında birçok noktada fark bulunduğu tespit edilse bile “umumi intiba” ikisinin karıştırılabileceği yönünde ise, iki işaret arasında karıştırma ihtimalinin bulunduğu kabul edilmelidir (Tekinalp, Ünal; Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012, s. 443).
Bir başka anlatımla, "iltibas tehlikesi" görsel, biçimsel, anlamsal, işitsel benzerlikler, çağrıştırma, bir bütün olarak uyandırdığı toplu kanaat, malın veya hizmetin hitap ettiği alıcı grubunun toplumsal düzeyi ve durumu, markayı taşıyan malın değeri ve alıcının bu malı almaya ayırdığı zaman, markanın esas unsurları ve tamamlayıcı unsurları, karşılaştırılan işaretler arasındaki benzerlik, telaffuz, anlam veya biçimden, işaretlerin toplu olarak bıraktığı izlenimden, seri içine girmekten veya başka bir çağrışımdan kaynaklanabilir. Yine halkın, karşılaştırılan işaretler arasında herhangi bir şekilde “bağlantı” kurabilmesi de benzerlik bulunduğunu kabul etmek için yeterli olmaktadır.
Bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde;
Taraf markaları tescil kapsamları ve işaretsel yönden karşılaştırıldığında;
Davalı Markası Davacı Markası
Tarafların emtia gruplarına bakıldığında; dava konusu marka kapsamında yer alan 29. Sınıftaki mallar, günlük tüketime uygun gıda malzemeleri olup davacı yanın önceki tarihli markaları kapsamında 29. Sınıf mallar yer almadığı gibi gıda ürünleri ile ilişkilendirilebilecek mal ve hizmet sınıflarını kapsar mahiyette davacı yanın herhangi bir sınıfta tescili bulunmadığı; bu bağlamda taraf markalarının birbirlerinden farklı ihtiyaçları karşılayan, farklı faydalar sağlayan, tüketici kitleleri farklı, satış, sunum ve dağıtım kanalları farklı, birbiri ile herhangi bir şekilde rekabet ilişkisi içerisinde olmayan mal ve hizmetleri kapsadıkları görülmüştür.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 08.06.2016 gün ve E.2014/11-696, K.2016/778 sayılı kararı uyarınca iltibas değerlendirmesinin hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel hukuki bilgi ile çözümlenmesinin mümkün olduğu hususu da gözönünde bulundurularak yapılan incelemede;
Karıştırılma ihtimalinin temel şartı, taraf markaları kapsamında yer alan mal ve hizmetler arasında, ilgili tüketiciler algısında, aynı, aynı tür ya da benzerlik düzeyinde bir ilişki bulunması olup söz konusu kriter somut uyuşmazlık kapsamında meydana gelmediğinden, markaları oluşturan işaretler arasındaki benzerlik düzeyinin SMK m. 6/1 kapsamında incelenmesi gerekmeksizin, taraf markaları arasında karıştırılma ihtimalinin mevcut olamayacağı, yine bu tespite bağlı olarak dava konusu markanın tescilinin, davacı markaları ile haksız rekabete sebebiyet vermeyeceği anlaşılmaktadır.
Somut olayda davacı yanın, “...” markalarının tanınmışlığı ile ilgili TÜRKPATENT işlem dosyası kapsamına herhangi bir delil sunulmadığı görülmekle birlikte T/01864 sayısı ile tanınmış markalar sicilinde kaydının bulunduğu, nitekim YİDK kararında davacı markalarının finans sektöründe tanınmış olduğunun kabul edildiği görülmektedir.
Davacı markaları temel anlamda “....” şeklinde tüketici tarafından algılanmakta olup, her ne kadar anılan marka bir bütün ve tek kelime olarak tescilli ise de tüketici algısında “bankanın adının ak” olduğu yönünde algı yaratacağı aşikardır. Nitekim benzer şekilde “....” gibi benzer isimlerle oluşturulmuş markalara tüketici aşina olup, markanın “...” şeklinde bir bütün yazılmış olması, yaratacağı algıyı tamamen geri plana itmeyecektir.
Dava konusu marka ise şeklinde beş harf ve “...” olarak iki heceden oluşan bir sözcük markasıdır. Dava konusu marka ile davacı markaları arasındaki tek fark “n” harfinden ibaret olarak gözükmekte ise de “n” harfinin davacı markalarına kattığı anlam, dava konusu marka ile davacı markasının farklılaşmasına yol açacan temel etkendir. Zira taraf markaları ortak harf dizilimsel benzerlik taşımalarından ötürü görsel ve işitsel anlamda şüphesiz bir benzerlik taşımakta iseler de “N” harfinin, dava konusu markada yer almaması, taraf markalarının kavramsal olarak birbirlerinden farklılaşmaları sonucunu doğurmuştur. Dolayısıyla taraf markalarını oluşturan işaretler arasında kavramsal farklılık bulunmakla birlikte görsel ve işitsel bir benzerlik halinin mevcut olduğu yorumunda bulunulabilir.
Ancak dava konusu markanın tescil edilmek istenildiği 29. Sınıftaki gıda ürünleri sektörü, davacı markalarının tanınmışlığının bulunduğunun kabul edildiği finans sektörünün birbirinden bağımsız ihtiyaçlara yönelik, tüketici algısında ilişkilendirilmesi mümkün olmayan sektörler oldukları değerlendirilmektedir. Kaldı ki dava konusu marka birebir davacı markasını da taşımamaktadır.
Doktrin ve uygulamada da kabul edildiği üzere kimi zaman tanınmış olarak kabul edilen bir marka tescilli olmadığı sınıflarda, tescilli olduğu sınıflardaki kadar büyük bir ayırt edicilik vasfına sahip olmamakta veya tanınmış olsalar dahi karşılaştırma konusu markalar arasındaki farklılıklar veya sonraki markanın, tanınmış markanın doğrudan ilgili emtialardan ciddi şekilde uzaklaşması veya ilgili tüketici kesiminin uzman bir tüketici kesimi olması durumlarında markanın tanınmışlığına atfedilen farklı sınıflarda korunma sonuçlarını doğrudan sağlamadığı da görülmektedir.
Nitekim dava konusu markanın tesciline izin verilmesi halinin davacı markalarının ayırt edici karakterinin zedelenmesi, davalı lehine haksız bir menfaat temini veyahut davacı markalarının itibarının zarar görmesi gibi sonuçları da beraberinde getirebileceğine yönelik hiçbir delil dosya kapsamında bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle dava konusu markanın tescilinin, davacının tanınmış markasının sahip olduğu “kimliğin” kaybolmasına neden olmayacağı, davacı markasının sulanmasına neden olmayacağı, tüketici algısında “...” şeklinde oluşturulmuş dava konusu markanın “...” davacı markaları ile birebir aynı algıyı yaratmayacağı, dolayısıyal dava konusu markadaki gibi bir başvurunun, gıda ürünlerinde tescil edilmek istenilmesi halinin, davacın markalarından bir imaj temini sonucu doğurmayacağı gerçekleşmeyeceği kabul edilmiştir.
Davacı yana ait “...” markasının, finans hizmetleri sektöründe tanınmış olduğu bir durumda, dava konusu “...” markasının “gıda ürünlerini” kapsayacak şekilde gerçekleştirilen başvurusuna karşı, SMK m. 6/4 ve 6/5 düzenlemeleri kapsamında tanınmışlık temelli bir koruma elde edemeyeceği, taraf markalarının birebir aynı sözcükler olmadıkları gibi aralarındaki harf farklılığından kaynaklı olarak kavramsal olarak da birbirlerinden uzaklaştıkları gözetildiğinde, davacı taraf markalarının tanınmışlığından çok farklı bir sektörde anılan ibarenin tescil edilmek istenilmesinin, davacı markalarının tanınmışlığına veyahut tanınmışlığa bağlı sonuçlarına zarar verebilecek bir duruma yol açmayacağı anlaşılmaktadır.
Yargıtay kararlarında kazanılmış hak sağlayan önceki markaların belirlenmesi yönünden bazı ölçütler getirilmiş ve getirilen bu kriterler güncel kararlarda da geçerliliğini korumuştur. Buna göre;
-Öncelikle kazanılmış hak sağlayan markanın tescilli olması, bir başka deyişle kullanım ve tescilinin taraflar arasında artık çekişme konusu olmaktan çıkmış olması, kabullenilmesi gerekir. (Bkz aynı doğrultuda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2016/9248 E., 2018/2132 K.)
-İkinci olarak bu markaya dayalı olarak yapılan sonraki başvuruda kazanılmış hak sağlayan markanın asli unsuru muhafaza edilerek, işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle oluşturulması gerekmektedir. Zira önceki markanın asli unsuru dahi değişmiş ise bu artık yeni bir marka başvurusu olacağından önceki markanın zaman içindeki değişikliklere uyarlanması için yapılmış bir başvuru olduğu kabul edilemez.( Bkz aynı doğrultuda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2016/11384 E., 2018/3260 K)
-Son olarak sonraki başvurunun, önceki markanın kapsadığı mal/hizmet ile aynı veya aynı tür emtiaları içermesi, kapsamını genişletme yoluna gitmemesi zorunludur.
Görüleceği üzere müktesep hak iddiasının temel sebebi her şeyden evvel markanın taraflar arasında çekişme konusu olmaktan çıktığının kabul edilmiş olunmasıdır.
Bununla birlikte Yüksek Mahkemenin güncel içtihatlarında müktesep hakkın varlığı için, önceki dayanak markanın fiili kullanımının varlığının da aranılması gerektiğini istikrarlı bir şekilde vurgulamakta olduğu bilinmektedir.
Davalılardan Akpet İnşaat adına TÜRKPATENT nezdinde önceki tarihli markalar 2016/33825 sayılı ve 43. Sınıfta tescilli “... OTEL” ve 2016/33831 sayısı ile 44. Sınıfta tescilli “... ..” markaları olup diğer davalı şirket adına dava konusu markadan başka bir başvuruya rastlanılmamıştır. Davalı şirketin önceki tarihli markaları 29. Sınıf malları kapsamadığı gibi tescilleri üzerinden de henüz 5 yıllık bir sürenin geçmediği açık olup davalının müktesep hak kriterinden yararlanmasının mümkün olmadığı, dava dışı 3. Şirketlerce gerçekleştirilen kullanımların, davalılar lehine müktesep bir hakka yol açmayacağı, kaldı ki işlem dosyası kapsamında davalıların önceden süre gelen kullanımlarını ortaya koyan hiçbir delilin de yine mevcut olmadığı kabul edilmiş, açıklanan nedenleri ile davanın reddine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi açıklandığı üzere:
1-Davanın REDDİNE,
2-Harçlar Yasasına göre hesaplanan 59,30-TL karar harcından peşin alınan 54,40-TL’nin mahsubu ile bakiye 04,90-TL’nin davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
3-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesap olunan takdiren 7.375,00-TL maktu ücreti vekâletin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,
4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,
5-Davalılar tarafından yargılama gideri sarfedilmediğinden bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
6-Yatırılan ve kullanılmayan gider avansının, hükmün kesinleşmesini müteakip re'sen yatırana iadesine (HMK m.333),
Dair, verilen karar hazır olan taraf vekillerinin yüzlerine karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 16/12/2021
Katip ... Hakim ...
¸ ¸