T.C. ANKARA 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ Karar
T.C.
ANKARA
1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO: 2020/247
KARAR NO: 2021/124
DAVA: Marka Hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ: 06/04/2017
KARAR TARİHİ: 15/04/2021
Mahkememizde görülmekte olan marka hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
DAVA:
Davacı vekili dava dilekçesiyle; müvekkili şirketin fikri ve sınai haklarının sahibinin ünlü Rus moda tasarımcısı olarak anılan ... olduğunu ve bu şahsın kendi ismini taşıyan markalı giyim, kuşam, gözlük ve diğer aksesuar ürünlerinin bugün dünyanın bütün büyük moda hafta ve şovlarında yer aldığını ve tüm dünyaca tanındığını, “...” markasının gerçek, üstün ve öncelikli hak sahibinin müvekkili şirket olduğunu, nitekim müvekkili şirket adına Rusya, ABD, Gürcistan, Estonya, Litvanya, İsrail, Kuveyt vs. ülkelerde marka tescilleri bulunduğunu, davalının müvekkili şirkete ait “...” ibareli markasını Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ... başvuru numarasıyla ve kötü niyetle tescil ettirdiğini, davalının tescil ettirdiği marka örneğinde birebir müvekkile ait yurtdışı tescilli markaları taklit ettiğini, davalının müvekkiline ait orijinal markayı birebir şekilde tescil ettirerek müvekkili markasının itibarından haksız surette yararlanmak istediğini, bu surette davalı yanın kötüniyetli olduğunu, davaya konu markanın kötüniyetle tescil edilmiş olması sebebiyle hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini, diğer taraftan dava konusu markanın Türkiye’de de kullanılmış olması sebebiyle 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6.maddesinin 3.fıkrası gereğince de hükümsüz kılınması gerektiğini, müvekkili markasının tanınmış marka olması sebebiyle, davaya konu markanın 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6.maddesinin 4. ve 5. fıkraları gerekçesiyle de hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini, müvekkili şirketin aynı zamanda ticaret unvanı olan “...” ibaresinin ayrıca korunuyor olması ile dava konusu markada yer alan logonun fikri haklarının müvekkili şirkete ait olması gerekçeleriyle, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6.maddesinin 6.fıkrası çerçevesinde de hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini, davalının kötüniyetli marka tescilinin aynı zamanda haksız rekabet yarattığını iddialarına konu ederek, davalarının kabulü, davalı adına tescilli ... sayılı ve “...'' şekil” ibareli markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir.
CEVAP:
Davalı ... cevap dilekçesiyle, “...” ibaresinin 09.sınıftaki kullanım haklarının tarafına verilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna ... sayılı marka başvurusu yaptığını; başvuru işleminin hızlandırılması için ... no ile ikinci başvuru yaptığını, nihayet ... sayılı başvuru ile “...” ibareli markayı tescil ettirdiğini, ilk başvuru tarihinden itibaren “...” markalı gözlük çerçevesi ve güneş gözlüğü faturalı satışlar yapılmaya başladığını, “...” markasının 3-4 yıldır Türkiye genelinde belirli bir bütçe harcayarak müşteri portföyü oluşturduğunu, bu tescilli ibarenin kullanım haklarının kendisinden haksız bir biçimde alınmak istendiğini, davacının asıl iştigal alanının tekstil sektörü olduğunu ve Türkiye’de hiçbir yatırımı bulunmadığını, tanınmadığını, sadece 6 aylık bir süreçte Bodrum ... isimli marinada tekstil üzerine bir işletme açıp kapattığını; hâlbuki anılan ibarenin kendisi tarafından optik sektöründe tanınmış hale getirildiğini ve kendisinin sadece optik sektöründe faaliyette bulunduğunu bu sektör dışında faaliyette bulunmadığını beyanla davanın reddini istemiştir.
YARGILAMA VE GEREKÇE:
Mahkememizce, 13/12/2018 tarih ve 2017/132 E. 2018/286 K. sayılı karar ile; iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacı yanın SMK'nın 6/3 ve 6/6. maddeleri kapsamında önceki hak sahibi olduğunu dosya kapsamında ispat edemediği, davacı markasının SMK m.6/4 anlamında tanınmış marka olduğu, bu nedenle Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddesi uyarınca dava konusu ... sayılı markasının tescil kapsamında yer alan “Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları.” bakımından kısmen hükümsüz kılınabileceği, dava konusu ... sayılı ve “...” ibareli marka başvurusunun, davalının, davacının markasal kullanımlarını taklit etme, davacının moda tasarımları konusu başta olmak üzere tanınmışlığından haksız surette yararlanma ve marka ticareti saikiyle hareket ettiği gerekçesiyle kötüniyetli bir tescil olduğu, markanın tüm mal ve hizmet kapsamı yönünden kötü niyetli tescil nedeniyle hükümsüz kılınması gerektiği gerekçesi ile davanın kabulüne davalı adına tescilli ... sayılı ''...'' ibareli markanın tescilli olduğu 9. sınıf tüm alt gruplar yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.
Davalı vekili, istinaf kanun yoluna başvurmuştur.
Ankara BAM 20 HD'nin 01/10/2020 tarih ve 2019/386E. 2020/802K. sayılı ilamıyla;
''Dava, marka hükümsüzlüğü istemine ilişkindir. İnceleme, 6100 sayılı HMK'nın 355. madde hükmü uyarınca istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır. Hukuk Genel Kurulu’nun 02.11.2011 gün, 2011/11–567 esas, 2011/676 karar ve 14.11.2012 gün, 2012/11–417 esas, 2012/791 karar, 14.01.2015 gün, 2013/11-1316 esas, 2015/34 karar, 01.04.2015 gün, 2013/11-1572 esas, 2015/1133 karar ve 12.04.2017 gün, 2017/11-74 esas, 2017/728 karar sayılı ilamlarında da benimsendiği üzere, mahkemece gerektiğinde hükmün eki niteliğinde kroki ve şekillere, kararın ekinde yer verilebilir ise de, hükmün gerekçe kısmında, HMK.'nın "Hükmün Kapsamı" başlıklı 297. maddesi ve Anayasa'nın 141. maddesi hükümlerine uygun düşmeyecek biçimde şekillere yer verilmesi, davadan davalar doğmasına, tarafların yeniden uyuşmazlığa düşmelerine, infazda tereddüde neden olunmasına yol açabilecektir. Renk, boyut ve diğer özelliklerinden yoksun bir şekilde markaların ve tasarımların gerekçeli karara eksik yansıtılmaları yanıltıcı sonuçlara neden olabilecektir. Somut uyuşmazlıkta da mahkeme kararının gerekçe kısmında dava konusu markalara ilişkin görünümlere yer verilmiş olması 6100 sayılı HMK’nın 297. maddesine uygun bulunmadığından, Dairemizce hükmün kaldırılması gerekmiştir. Her ne kadar bölge adliye mahkemeleri, hukuki denetimin yanında aynı zamanda maddi vakıa incelemesi de yaparak, tahkikat sonucuna göre yeniden esas hakkında hüküm kurabilir ya da yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde, veyahut kararın gerekçesinde hata edilmiş ise düzelterek yeniden esas hakkında karar verebilirse de somut olayda, ortada hukuki ve maddi vakıa denetimine elverişli bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle HMK.'nın 353/1-a-6. maddesi uyarınca, davanın yeniden görülüp yeni bir karar verilmesi için ilk derece mahkemesine ait kararın esası incelenmeden kaldırılmasına ve dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir. İstinaf kararının neden ve şekline göre, davalı vekilinin diğer istinaf itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.'' gerekçesiyle, ''HMK’nın 353/1-a-6. maddesi gereğince davalı vekilinin istinaf itirazlarının kabulü ile Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 13/12/2018 tarih ve 2017/132 E. - 2018/286 sayılı kararının KALDIRILMASINA, dosyanın, davanın yeniden görülmesi için mahkemesine İADESİNE, davalı vekilinin diğer istinaf itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına,'' şeklinde karar verilmiştir.
Dava mahkememizin 2020/247 E. sırasına kaydedilmiştir.
Tüm dosya kapsamına göre;
Davacı, huzurdaki dava kapsamında “...” ibaresini yurtdışında yıllardır etkin ve faal bir şekilde kullandığını iddia etmiş, dosya kapsamına bu iddiasını gerekçelendirmek adına birtakım deliller sunmuştur. Bu delillerden bazıları davacının yurtdışı marka tescilleriyle ilgili olmakla birlikte, ayrıca davacının, davalı adına tescilli dava konusu markanın başvuru tarihi olan 11.11.2015 tarihinden önce “...” ibaresini ticaret hayatında kullandığını gösterir delilleri de ibraz ettiği görülmektedir.
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda birtakım istisnalar içermekle birlikte kural olarak tescil sistemi benimsenmiştir. SMK’nın 1. maddesinde yer alan “Bu Kanunun amacı; marka, … ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır. ” hükmü ve 7. maddede yer alan “Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.” hükmü açıkça tescil ilkesinin benimsendiğini göstermektedir. Yukarıda da kısaca değinildiği üzere mevzuatımızda tescil ilkesinden sapma gösteren bazı haller de mevcuttur. Bunlardan mevcut dava açısından incelenmesi gereken SMK m. 6/3 ve 6/6 maddeleridir.
6769 s. SMK’nın 6/3 maddesi uyarınca; bir markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin yapılan marka başvurusuna itiraz etme hakkı vardır. Bu hükümle kanun koyucu tescilsiz olarak markasını kullanan kişi ve kuruluşların iyiniyetini korumak için 6769 s. SMK’nın tescil ilkesinden sapma göstermiş ve istisnai olarak tescilsiz gerçek marka hakkı sahiplerini de korumaya yönelik düzenlemeler getirmiştir. Burada incelenmesi gereken husus “ticaret sırasında kullanılan markadan başka işaret” ve “hak elde etme” kavramıdır.
“Ticaret sırasında kullanılan markadan başka işaret” kavramının içi doktrin ve içtihatlar ile büyük ölçüde doldurulmuş durumdadır. Yargıtay 11. HD’si 12.01.2004 tarih ve 2003/5034 E., 2004/127 K. sayılı kararında 556 sayılı KHK m.8/3 (6769 s. SMK m.6/3) maddesinde yer alan "ticaret sırasında kullanılan işaret" ifadesinin kapsamı içerisine TİCARET UNVANLARI, İŞLETME ADLARI, isim, fotoğraf, telif hakkı vs. sokulabileceğini belirtmiştir.
SMK m. 6/3 maddesi anlamında somut olay yönünden açıklığa kavuşturulması gereken en önemli kavram “hak elde etme” kavramıdır. Doktrin ve Yargıtay’ın tanımladığı en temel hak edinme durumu markayı belli bir süre kullanmak suretiyle markanın ilgili olduğu ürün veya hizmet çevresinde ve özellikle ürünün veya hizmetin alıcıları çevresinde belirli ölçüde bilinir hale getirilmesidir. Doktrinde bazı yazarlar bu kullanımı “markasal kullanım” olarak ifade etmektedirler. “markasal kullanıma” en güzel örnek ad veya işaretin ürünlerin üzerinde, tabelada, afişte ve reklamlarda kullanılmasıdır. Yine hak elde etme kavramı kapsamında değinilmesi gereken bir diğer husus hak elde edilmesi için hususi bir zaman kısıtlamasının olmamasıdır. Önemli olan markanın ve markayı taşıyan ürünlerin ilgili olduğu sektörde markasal etki doğuracak bir şekilde belirli bir dönem ve ölçüde kullanılarak bilinir hale getirilmesidir. Ancak buradaki “bilinirlik” kavramı marufiyet kavramı ile karıştırılmamalıdır. Dolayısıyla 6769 s. SMK’nın 6/3 maddesinin uygulanmasında maruf hale getirme koşulunun bir ön şart olmadığını belirtmekte fayda vardır. Yargıtay 11. HD. vermiş olduğu 28.05.2002 tarih ve 2002/2411 E., 2002/5314 K. sayılı kararında önceye dayalı kullanımı mercek altına almış ve önceye dayalı kullanıma bağlı hak iddia edilebilmesi için markanın maruf hale getirilmesi şartının dahi aranmadığını, bu anlamda önceki kullanıma daha geniş bir koruma atfedildiğini vurgulamıştır.
Tescilsiz bir işaretin korunmasını sağlayan ve nisbi red nedenlerine konu teşkil eden durumlarda, işaretin itiraz eden tarafından daha önceki bir tarihten beri kullanılmakta olması ve bu kullanım neticesinde işarete ayırt edicilik kazandırılmış olması gerekir. Yani, bir markanın tescil başvurusundan önce, bu işaret bir başkası tarafından yaratılmış ve kullanma neticesinde ayırt edicilik kazandırılmışsa, bu hakka dayanarak tescil engellenebilir. Ancak tescilin engellenebilmesi için, hükümsüzlüğü istenen markanın tescili için yapılan başvuru veya başvuruda veya başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş olması ve hakkın sahibine, daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyor olması gerekmektedir.
Bununla birlikte 6/3 maddesinde belirtilen önceki kullanıma dayalı gerçek hak sahipliğinin, ülkesellik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Tüm bu açıklamalar ışığında, somut olay yönünden 6/3 maddesinin uygulama koşullarının var olup olmadığını tespit edebilmek için davacının sunduğu deliller ile “...” ibaresi üzerinde, davalının marka başvuru tarihi olan 11.11.2015 tarihinden önceye dayalı ve ülkemizde markasal kullanım teşkil eden kullanımlarının var olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir.
Davalı savunmalarında da belirttiği üzere 2011 yılında (14.09.2011) tarihinde 09.sınıftaki malları kapsayacak şekilde “...” ibareli bir marka başvurusu gerçekleştirmiş, bu başvuru (...) hakkında tescil kararı verilmesine rağmen, tescil ücreti ödenmediği için başvuru işlemden kaldırılmıştır. Bunun üzerine davalı ... başvuru numarasıyla yeniden 13.01.2014 tarihli “...” ibareli marka başvurusunda bulunmuş, yine tescil ücreti ödenmediğinden bu başvuru da işlemden kaldırılmış; sonrasında davalı “” biçiminde 11.11.2015 tarihinde dava konusu ... sayılı marka başvurusunu gerçekleştirmiş ve bu başvuruyu tescil ettirmiştir.
Ancak davalının bu tesciller öncesinde de dava konusu ibareyi kullanımına ilişkin delilleri dosyaya ibraz ettiği görülmektedir. Davalının bu ispata ilişkin olarak dosya kapsamına sunduğu deliller incelendiğinde en erken tarihli olarak 25.07.2016 tarihli ve 090866 sayılı bir fatura sunabildiği dolayısıyla başvuru tarihi olan 11.11.2015 tarihinden önce bu ibarenin davalı tarafından kullanımına dair dosyaya ispata yeter bir delilin mevcut olmadığı görülmektedir.
Davacı vekilinin gerçek hak sahipliğini ispat amacıyla dosya kapsamına: müvekkili şirket ile Bodrum-Muğla’da mukim ... Kozmetik Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İth. İhr. Ltd. Şti. arasında imzalanan 12.05.2014 tarihli sözleşme, müvekkili şirket tarafından Türkiye distribütörü ... Kozmetik Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İth. İhr. Ltd. Şti’ne 20.05.2014 tarihinde gönderilen ... markalı ürünlerin 5 sayfalık gönderi listesi, müvekkili şirketin Yalıkavak-Bodrum’da 03.06.2014 tarihinde açılan ... mağazasının 7 adet fotoğrafı, müvekkili şirketin ... Bodrum mağazasının açılışı ile ilgili medyada çıkan haberler ile 3 adet Youtube video görüntüsünü içerir 13 sayfalık broşür, müvekkili şirketin söz konusu mağaza açılışı ile ilgili basında yer alan birtakım haber linklerini sunduğu görülmektedir.
Yukarıda yer verilen bu deliller incelendiğinde, dava konusu markanın başvuru tarihi olan 11.11.2015 tarihinden daha önceki bir tarihte davacının ülkemizde BODRUM ilçesinde dava dışı ... Kozmetik Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İth. İhr. Ltd. Şti. aracılığıyla bir işletme açtığı, anılan firma ile 12.05.2014 tarihli olarak bir sözleşme imzalandığı ancak sözleşmede hangi markalı ürünlerin satışının gerçekleştirileceğine dair açık bir ibare olmadığı, yine 20.05.2014 tarihinde gönderilen ... markalı ürünlerin 5 sayfalık gönderi listesinin Rusça olması sebebiyle hangi ürünlere ilişkin olduğu da net olarak tespit edilememiştir.
Bununla birlikte davacının Yalıkavak Bodrum’da açıldığını belirttiği mağazasına ilişkin fotoğraflar incelendiğinde söz konusu mağazanın bir giyim mağazası olarak açıldığı içerisinde “...” markalı kıyafetler, çantalar, ayakkabılar bulunduğu anlaşılmaktadır. Somut uyuşmazlık kapsamında hükümsüzlüğü talep edilen markanın tescil kapsamında “Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları.” bulunduğundan ilgili mağazada gözlük, güneş gözlüğü satışının yapılıp yapılmadığı son derece önem teşkil etmektedir. Dosyadaki delillerden 03.06.2014 tarihinde açıldığı anlaşılan “...” markası altında “Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları.” Emtialarının satılıp satılmadığının tespiti mümkün değildir.
Aynı durum tescil kapsamında yer alan diğer mallar için de geçerlidir zira dava konusu markanın tescil kapsamında yer alan “Bilim, denizcilik, topoğrafya, meteoroloji, sanayide ve laboratuvarda kullanım amaçlı olanlar dahil ölçme aletleri, cihazları: tıbbi amaçlı olmayan termometreler, barometreler, ampermetreler, voltmetreler, nem ölçerler, test cihazları, teleskoplar, periskoplar, pusulalar; taşıt göstergeleri; laboratuvarlarda kullanılan malzemeler: mikroskoplar, büyüteçler, deney malzeme ve cihazları. Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar: kameralar, fotoğraf makineleri, televizyonlar, videolar, cd-dvd kayıt ve oynatıcı cihazlar, mp3 çalar, bilgisayarlar, masa üstü-tablet bilgisayarlar, mikrofonlar, hoparlörler, kulaklıklar; haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları: cep telefonları ve bunların kılıfları, sabit telefonlar, telefon santralleri, bilgisayar yazıcıları, tarayıcılar, fotokopi makineleri. Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları; bilgisayar ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kayıt edilebilen elektronik yayınlar; manyetik/optik okuyuculu kartlar. Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları. Bilet otomatları, nakit para çekme makineleri. Makine ve cihazların elektroniğinde kullanılan elemanlar: yarı iletkenler, elektronik devreler, entegreler, yongalar (çipler), diyotlar, transistörler, manyetik kafalar, saptırıcılar; elektronik kilitler, fotoseller, elektronik açma kapama mekanizmaları, algılayıcılar (sensörler). Birim zamandaki tüketim miktarını ölçen sayaçlar ve zaman ayarlayıcıları. Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar. Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları. Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları: fişler, buatlar, anahtarlar, şalterler, sigortalar, balastlar, starterler, elektrik panoları, rezistanslar, soketler, transformatörler, adaptörler, şarj cihazları, elektrikli ziller, elektrik, elektronikte kullanılan kablolar, piller, aküler. Ana fonksiyonu uyarı ve alarm olan cihazlar (taşıt alarmları hariç), elektrikli ziller. Trafikte kullanım amaçlı sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazları ve araçları. Yangın söndürme amaçlı taşıtlar dahil yangın söndürme aletleri ve cihazları (yangın söndürme hortumları ve yangın söndürme vanaları dahil). Radarlar, denizaltı radarları (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı veya arttırıcı aletler ve cihazlar. Dekoratif mıknatıslar. Metronomlar.” ürünlerinden hiçbiri hakkında, davacı yanın SMK m.6/3 anlamında önceki hak sahibi olduğunu dosya kapsamı itibariyle ispat edememiştir. Bu çerçevede dava konusu markanın başvuru tarihinden önce, davacının yukarıda sayılan ürünler için gerçek hak sahipliği iddialarının ispatlayamadığı bu sebeple anılan markanın SMK m.6/3 anlamında hükümsüzlüğü koşullarının oluşmadığı kabul edilmiştir.
6769 s. SMK’nın tescil ilkesinden uzaklaşmak suretiyle önceki hak sahipliğine ilişkin olarak istisna tanıdığı bir diğer düzenleme 6/6 maddesidir. Bu madde “Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.” hükmünü amirdir. Genel bir yaklaşımla değerlendirecek olursak 6/6 maddesinin 6/3’den yegâne farkı 6/6 in önceki bir tescile veya tescilsiz olsa da bir sınai hakka dayanılması zorunluluğudur. Bu hakkın kapsamına; Medeni Kanun’daki şahsiyet haklarından isim hakkı ile fotoğraf üzerindeki hak ve FSEK kapsamındaki telif hakları ile sınai mülkiyet hakları girer.
Sınai mülkiyet hakları, markalar dışında, patent ve faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar ile ticaret unvanı, işletme adı, alan adı (domain name) vb. ayırt edici işaretler üzerindeki haklar da aynı kapsamdadır” (YASAMAN- MARKA HUKUKU cilt 1, 2004).
Yasaman’ın görüşü ile aynı yönde olan bir diğer görüş Sabih ARKAN’ın görüşüdür. Buna göre “6767 s. SMK M. 6/6 anlamında sınai mülkiyet hakkı özellikle ticaret siciline tescil edilmiş ticaret unvanı, işletme adı ile 554 s. KHK’ye göre tescil edilmiş tasarımları kapsar” (Sabih ARKAN- MARKA HUKUKU cilt 1, 1997).
Marka hukukunda belirli hallerde başkasına ait bir ismin tesciline engel olunabilmektedir. Elbette bu durumda önem teşkil eden konu marka tesciline konu olan ismin ayırt edici olup olmamasına ilişkindir. Zira Hakan, Mehmet gibi sıkça kullanılan isimler dışında tanınmış kişilere ait isimlerin tesciline itiraz halinde engel olunabilmektedir.
Diğer taraftan uygulamada kişi isimlerinin tesciline engel olunabilmesi için Türkiye’de yaşayan birine ait olması zorunluluğu aranmamaktadır. Yargıtay tarafından verilen Tiger Woods1, Michael Jordan, Beyonce2 kararlarında, üçüncü bir kişi tarafından başvurusu yapılan markalar kötüniyetli tescil gerekçesiyle hükümsüz kılınmıştır.
Bununla birlikte somut uyuşmazlık konusu davada, davacı yanın gerçek kişinin kendisi olmayıp tüzel kişiliğe haiz bir şirket olması nedeniyle bu noktada da aynen 6/3 maddesinde olduğu gibi 6/6 yönünden de markasal etki doğuracak bir kullanım ve bu kullanımın sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir.
Yukarıda m.6/3 değerlendirmesinde de ifade edildiği üzere davacı firmanın ülkemizde dava konusu markanın başvuru tarihinden daha önceki bir tarihte gözlük ürünleri başta olmak üzere 09. Sınıftaki emtialarda markasal etki yaratır bir kullanımına rastlanılmamıştır. Dolayısıyla 6/6 maddesinin de somut uyuşmazlık bakımından davacı yan lehine gerçek ve üstün hak sahipliğini ispatlamaya elverişli olmadığı düşünülmektedir.
Tanınmış markanın tanımı gerek Paris Sözleşmesi ve TRIP’s Anlaşması, gerekse mevzuatımızda tanımlanmış değildir. Bununla birlikte; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 13.03.1998 tarihli 5647-1704 sayılı ilamında “Tanınmış marka, bir şahsa veya teşebbüse sıkı bir şekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine bağlı, müşteri, akraba, dost, düşman ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışım olarak” ifade edilmiştir.
Tanınmışlığın belirlenmesi konusunda birtakım kıstaslar, WIPO Tanınmış Markalar Uzmanlar Komitesi tarafından 1999 yılında yayınlanmıştır. Buna göre, markanın halkın ilgili kesiminde tanınma derecesi, markanın kullanım süresi, derecesi ve coğrafi bölgesi, markanın uygulandığı ürün ya da hizmetlerin fuar veya sergilerdeki tanıtımları, reklam ve sunumların süresi, derecesi ve coğrafi bölgesi, markanın tanınmasını ya da kullanımını etkileyen başka tescillerinin veya tescil başvurularının süresi ve coğrafi bölgesi olarak özetlenebilir. Ancak, bu kıstaslar sınırlı sayıda olmadığı gibi, her olaya göre bir kısmının karşılanması yeterli olabilir. WIPO, “Halkın ilgili kesimi” ifadesinin ise, markanın uygulandığı mal ya da hizmetlerin gerçek ya da potansiyel tüketicileri, dağıtım kanallarında görevli kişiler ve söz konusu mal veya hizmetlerle ilgili olan iş çevrelerini kapsayacağını kabul etmiştir.
6769 sayılı SMK’nın 6/4 maddesi “Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir” hükmünü amirdir. KHK’ nın yapmış olduğu atıf nedeniyle burada Paris Sözleşmesinin ilgili hükmü üzerinde bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.
Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi ise aynen şöyledir.
“Birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından, söz konusu ülkede bu Anlaşma’dan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan doğruya gerekse ilgilinin isteği üzerine red veya hükümsüz kılmayı taahhüt eder.”
Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi temel olarak düzenlediği husus, Paris Birliğine üye ülkede tescil ettirilmek istenen bir markanın, koruma istenen söz konusu ülkede aynı veya benzeri bir tescilli veya tescil başvurusu yapılmış bir marka var ise; itiraza dayanak oluşturan markanın o ülkede “tanınmış marka” niteliğinin irdelenmesi gerektiği ve şayet koruma istenen ülkede de marka istenilen düzeyde tanınmışlık elde etmiş ise önceki markanın hükümsüzlüğünün veya reddinin dava açılarak veya itiraz yoluyla talep edilebileceğidir. Buradaki “koruma istenen ülkedeki tanınmışlığın” kapsamını ise madde kendi içerisinde açıklamıştır:
“söz konusu ülkede bu Anlaşma’dan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa edilen”
Paris Sözleşmesi’ne göre bir markanın tanınmış kabul edilmesi ve 1.mük. 6. maddeden yararlanmasının 2 şartı olduğu belirtilmiştir. Birincisi koruma talep edilen ülkede, Paris Sözleşmesi’nden yararlanma hakkına sahip olan bir kişinin o markaya sahip olduğunun herkesçe bilinmesi; ikincisi ise ilgili ülkede tescilli markanın hak talep eden kişinin markasının üzerinde kullanıldığı ürünleri ile aynı veya benzer olmasıdır.
TRIPS 16/2, Paris Sözleşmesinin 1.mükerrer 6. maddesinde ifade bulan tanınmış markaya işaret etmekte ve fakat madde içeriğinde yer alan “…herkesçe bilindiği mütalaa edilen” yerine “toplumun ilgili kesiminde bilinme” kriterini getirmiş ve tanınmışlık kriterini daha düşük bir seviyeye indirerek, tanınmış sayılmayı daha kolay hale getirmiştir.
6769 sayılı SMK’nın 6/4 maddesinin Paris Sözleşmesine yollaması ve sonraki tarihli TRIPS Sözleşmesi’ne Türkiye’nin üyeliği neticesinde, TRIPS 16/2 gereğince “tanınmış markanın kararlaştırılmasında koruma istenen ülkede yani Türkiye’de ilgili sektörde edinilmiş bilgi esas alınmalıdır.” Ancak ülkeler dilerlerse TRIPS sözleşmesinin öngördüğü koruma koşullarından daha üstün bir koruma getirebilirler.
Bu açıklamalardan sonra dava konusu markanın başvuru tarihi olan 11.11.2015 tarihi itibariyle davacı markasının tanınmış olup olmadığının tanınmış ise hangi mal ve hizmetler bakımından tanınmış olduğunun ve bu tanınmışlığın davalıya ait markanın hükümsüzlüğünü gerektirip gerektirmeyeceğinin belirlenmesi gerekmektedir.
Dosya kapsamı itibariyle davacı yanın “...” ibareli Rusya başta olmak üzere Gürcistan, Estonya, Litvanya, İsrail, Kuveyt birçok ülkede 09.sınıf da dâhil olmak üzere tescilli olduğu görülmektedir. Markanın sahip olduğu tescillerin sayısı tanınmışlık için başvurulan kriterlerden biri olmakla birlikte tek başına tanınmışlığa yeterli değildir. Keza yine davacının dosya kapsamına sunduğu moda dergilerinin ise yabancı ülkeler için tasarlanmış dergiler oldukları, her ne karda bu dergilerin bir kısmının Türkiye sürümleri de mevcut ise de sunulan delillerin yabancı versiyonlara ilişkin olduğu, sınırlı sayıdaki yazılı ve görsel medyada çıkan haberlerin ise, ...’in ülkemizde açtığı işletme ile ilgili olduğu, bununla birlikte davacı tarafın özellikle moda sektöründe “...” markası altında yurtdışında tanınmış olduğu hususunda bir tereddüdün olmadığı değerlendirilmektedir.
Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddesi anlamındaki tanınmış marka kriterinden faydalanılabilmesi ve bu kriterin red nedeni olabilmesi için itiraz konusu markanın, itirazın dayanağı olan Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka ile aynı veya benzer mal ve hizmetler için tescil edilmiş olması veya tescil başvurusunun yapılmış olması ve tanınmış markanın, itiraza konu markanın başvuru tarihi itibarı ile (11.11.2015) Türkiye’de ilgili sektörde bilinir olması gereklidir. Bu yaklaşımla, Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi, farklı sınıf ve hizmetlerde bir tescil engeli şeklinde yorumlanmamalıdır.
Nitekim Yargıtay verdiği bir kararında markanın başvurusunun yapıldığı tarihi itibariyle davacı markasının tanınmış olması gerektiğinin altını çizmiş: ''Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi ve 556 Sayılı KHK'nın 42. maddesi uyarınca tanınmışlık hukuki nedenine dayalı hükümsüzlük davasında hükümsüzlüğü istenen davaya konu markanın başvurusunun yapıldığı 21/07/2005 tarihi itibariyle tanınmışlığın bulunup bulunmadığının gözetilmesi gerekir. Bunun yanında davacının otelcilik hizmetleri açısından Türkiye'de bir faaliyetinin bulunması gerekmeyip ancak ilgili olduğu otelcilik sektöründe tanınmış marka olduğunun bilinmesi yeterlidir. Mahkemece görüşüne başvurulan bilirkişi raporunda bu konuda yeterli değerlendirme bulunmadığı gibi, Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi kapsamında bir irdeleme yapılmadığı ve WIPO tarafından kabul edilen 1999 tarihli ortak Tavsiye Kararları çerçevesinde davacının markasının ilgili sektörde tanınmış olup olmadığına dair değerlendirme içermediğinden tanınmazlık kriterleri bakımından Dairemiz yerleşik kararlarına uygun bir rapor olarak hükme esas kabul edilemez…” gerekçeleriyle aksi yöndeki yerel mahkeme kararının bozulması yönünde karar vermiştir.
Dosyada mevcut delillerden hareketle, davacı markasının tekstil ve moda sektörü yönünden bilinen bir marka olduğu, ülkemizde de sektörel olarak markanın bilinir olduğu bu minvalde dava konusu marka kapsamında yer alan “Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları.” Ürünleri açısından dava konusu markanın hükümsüzlük şartlarının oluştuğundan bahsedilebileceği, ancak aynı ya da benzer olmayan sair emtialar yönünden davacı yanın SMK 6/4 anlamında bir hak sahibi olmayacağı kabul edilmiştir.
6769 Sayılı SMK’nın 6/9 maddesi uyarınca, kötüniyetli marka tescilleri de hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmiştir. Kötüniyet kavramı, “Bilerek ve haksız bir avantaj kazanmak veya başkalarına zarar vermek amacıyla genel olarak kabul edilmiş ahlaki davranışların ve dürüst ticaret ilkelerinin dışında davranan kişinin durumu” olarak tanımlanabilir. Tescil başvurusunda bulunan kişinin kötüniyetli olduğuna emare teşkil edebilecek olgu ve olayların varlığı, kötüniyetli marka başvurusunun kabulü için yeterli sayılmaktadır. Buna karşılık başvuru sahibinin, hakkını kötüye kullanma niyeti taşıması veya başkalarını engelleme amacına sahip olması gibi sübjektif durumlar kural olarak tespit edilmeye çalışılmamalıdır. Zaten kişinin içsel durumunu ifade eden sübjektif unsurlara doğrudan ulaşmak veya nüfuz etmek mümkün de değildir. Ancak, somut olayda başvuru sahibinin içsel durumunu ifade eden bilme, kast, niyet gibi hususların anlaşılabileceği veya ortaya çıkarılabileceğine dair ciddi belirtilerin varlığı halinde, bunlar araştırılarak, kötü niyetli tescilin varlığı sonucuna ulaşmada yardımcı unsur olarak kullanılabilir. (Bkz. Karasu, Rauf; Spekülasyon ve Engelleme Markları, FMR, 2008/3, s. 30 vd.)
Nitekim Yargıtay ... kararında: “...davacı şirketin davalı tarafın marka tescillerinden önceki bir tarihten beri Türkiye'ye ithalat yapması ve tarafların aynı sektörde yer alması sebebiyle davalı tarafın davacı markasından haberdar olmaması hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği ve davalı tarafın bu ibareyi almasında objektif gerekçeler sunamaması karşısında kötüniyetli olduğu, bu sebeplerle davalı markalarının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, davacı ile aynı sektörde yer alan davalı şirketin davacı tarafa ait tanınmış markasını bilmemesin mümkün olmadığı, bu sebeple tanınmış markaya çok benzer şekilde unvan almakta da davalı tarafın kötüniyetli olduğu, ... Konvansiyonu 8. maddesi uyarınca da davacının ... ticaret unvanının korunması gerektiği, bu sebeple davalı ticaret unvanından “...” ibaresinin terkinine, markayı oluşturan işaretin aynısının ya da benzerinin internet ortamında alan adı olarak kullanılması markasal kullanım olduğu, davalıya ait www.rotapharm.com.tr alan adında davacı markasının benzeri ibarenin kullanıldığı, bu sebeple alan adının iptaline” biçiminde verilen yerel mahkeme kararını onamıştır.
İnternet üzerinde “...” ibaresiyle ilgili yapılan küçük bir araştırmada bile esasen bu ibarenin Rus moda tasarımcısı “....”i ifade ettiği anlaşılmaktadır. Zira bu ismin yabancı bir isim olduğu da göz önünde bulundurulduğunda davalının bu ibareyi, davacıdan tamamen habersiz bir şekilde tesadüf eseri bulduğuna kanaat getirmek mümkün değildir.
Yargıtay verdiği ... kararıyla; “...markasının ülkemiz de dâhil tüm dünyada gösterime girmiş olan pek çok filmde başrol oynamış dünyaca ünlü bir film yıldızının ismi olduğu, ilk zamanlar model olan bu kişinin, daha sonra dünya çapında gösterime giren filmlerde başrol almasıyla ad ve soyadının filmlerde, dergilerde, internette, her türlü yazılı, işitsel ve görsel basında yer almasının “...” isimli kişinin ad ve soyadına bir ekonomik-ticari değer kattığı, dolayısıyla söz konusu kullanımların "..." isminin tescil edilebilecekleri sınıflardaki ürünler bakımından markasal bir değer taşıdığı, bu markasal değerin sahibinin de bu ismi taşıyan ve ilk kez tanıtan kişi olan “...” olduğundan anılan ibare üzerinde gerçek hak sahipliğinin bu kişiye ait olduğu, davalının, kendi markasının tescil başvurusu tarihi itibariyle, ülkemiz de dâhil tüm dünyada tanınan bir film yıldızından haberdar olmaması, "..." ismini daha önce hiç duymamış olup, tesadüfen tescil ettirmiş olması mümkün olmadığından davalı tescilinin kötüniyetli olduğu gerekçesiyle, davalı adına tescilli ... numaralı markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine” şeklinde karar vermiştir.
Kaldı ki davalıya ait dava konusu marka başvurusu ...+şekil ibaresinden oluşmaktadır. Davacının dosya kapsamına sunduğu yurtdışı marka başvuruları ise “...”, “...”, “şekil'', ... biçimindedir. Dolayısıyla tescile konu edilen işaret, davacı yanın adının yanı sıra aynı zamanda logosunu da içermektedir.
Bu noktada önemli belirtilmesi gereken bir diğer husus kötü niyetli tescil halinin, mal ve/veya hizmetlerle ilgili olmayıp markanın tamamı ile ilgili olduğu ve bu nedeniyle illa ki benzer emtiaları taşıması gibi bir zorunluluğunun bulunmadığı Yüksek Mahkemece de kabul edilmektedir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2010/2319E, 2011/14059 K sayılı “...” kararında kısmi değil, tam hükümsüzlük kararı verilmesi gerekliliğini “kötüniyet bölünemez” ilkesine dayandırarak kabul ettiği bilinmektedir. Nitekim 11. Hukuk Dairesinin 2015/4426E, 2015/11337K sayılı “..” kararı ve yine 2011/12763E – 2012/19119K sayılı “...” kararlarında kötüniyetin bölünemeyeceği açıkça içtihat edilmiştir. Hatta Yüksek Mahkemenin “” markası ile ilgili verdiği bir kararda faaliyet alanına girmeyen konulardaki mal ve hizmetler yönünden de davalı markasının tamamen hükümsüzlüğüne dair verilen yerel mahkeme kararını ONADIĞI bilinmektedir. (Yargıtay 11. HD 2014/18167E – 2015/3406K)
Hal böyleyken Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere, davalının söz konusu marka başvurusunu yaparken bir tesadüf ya da esinlenmeden öte davacının markasal kullanımlarını taklit etme, davacının moda tasarımı başta olmak üzere tanınmışlığından haksız surette yararlanma ve marka ticareti saikiyle hareket ettiği, kötü niyetli bşavuru olduğu, dava konusu marka başvurusunun kötüniyetle yapıldığı gerekçesiyle, tescil edilen ... sayılı markanın bütün olarak, tescil kapsamında yer alan tüm sınıflar yönünden, hükümsüz kılınmasının gerektiği kabul edilmiştir.
Neticeten, davacı yanın SMK m.6/3 ve 6/6 maddeleri kapsamında önceki hak sahibi olduğunu dosya kapsamında ispat edemediği, davacı markasının SMK m.6/4 anlamında tanınmış marka olduğu bu nedenle Paris Sözleşmesi 1. Mükerrer 6. Maddesi uyarınca dava konusu ... sayılı markasının tescil kapsamında yer alan “Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları.” bakımından kısmen hükümsüz kılınabileceği, dava konusu ... sayılı ve “...” ibareli marka başvurusunun, davalının; davacının markasal kullanımlarını taklit etme, davacının moda tasarımları konusu başta olmak üzere tanınmışlığından haksız surette yararlanma ve marka ticareti saikiyle hareket ettiği gerekçesiyle kötüniyetli bir tescil olduğu, markanın tüm mal ve hizmet kapsamı yönünden kötü niyetli tescil nedeniyle hükümsüz kılınması gerektiği anlaşılmış, açıklanan nedenlerle aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi açıklandığı üzere:
1-Davanın kabulü ile,
Davalı adına tescilli ... sayılı ... ibareli markanın tescilli olduğu 9. sınıf tüm alt gruplar yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine,
2-Harçlar Yasasına göre hesaplanan 59,30-TL karar harcından peşin alınan 35,90-TL’nin mahsubu ile bakiye 23,40-TL’nin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
3-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesap olunan 5.900,00-TL maktu ücreti vekâletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacının yapmış olduğu ve aşağıda dökümü gösterilen 2.190,98-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davalı tarafından yapılan yargılama giderinin davalı üzerinde bırakılmasına,
6-Yatırılan ve kullanılmayan gider avansının, hükmün kesinleşmesini müteakip re'sen yatırana iadesine (HMK m.333),
Dair verilen karar, hazır olan taraf vekillerinin yüzüne karşı, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup, usulen anlatıldı. 15/04/2021
Katip ... Hakim ...
¸ ¸
MASRAF DÖKÜMÜ
İLK MASRAF: 67,40-TL
GİDER AVANSI:2.123,58-TL
TOPLAM:2.190,98-TL