T.C. ANKARA 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ Karar
T.C.
ANKARA
1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO: 2016/376
KARAR NO: 2021/248
DAVA: Marka İle İlgili Kurum Kararının İptali, Marka Hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ: 10/10/2016
KARAR TARİHİ: 24/06/2021
Mahkememizde görülmekte olan marka ile ilgili kurum kararının iptali, marka hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
DAVA:
Davacı vekili dava dilekçesiyle; davalının 30. Sınıftaki mallar için ... nolu “... CREAM+ŞEKİL” ibareli marka başvurusunda bulunduğunu, müvekkilinin 2010/11366, 2011/28863, 2010/09091, 2011/104424, 2011/109000, 2010/17562 başvuru numaralı markalarını itiraza dayanak gösterdiğini, itirazlarının reddedildiğini, 2010/11366, 2011/104424, 2011/109000 ve 2010/17562 sayılı markaların hükümden düştükleri gerekçesiyle itiraz incelemesine esas alınmamasının kararın iptalini gerektirdiğini, markaların müddet olmadığını ve markalar hakkında yargılamanın devam ettiğini, yargılamaların sonuçlandığı taktirde söz konusu markaların marka başvuru tarihinden itibaren müvekkilinin hak sahibi olacağını, dava konusu markanın müvekkilinin “... ...” ibareli veya esas unsurlu seri markası, görsel, sesçil ve anlamsal olarak neredeyse aynı/ ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğunu ve markalar arasında karıştırılma ihtimali ve tehlikesi bulunduğundan başvurusunun KHK 7/1-b ve 8/1- b gereği reddi gerektiğini, markaların aynı ve benzer mal ve hizmet sınıfında bulunduğunu, bu malların özelliği gereği düşük, fazla zaman ayırmadan anlık kararla alınabilen, küçük yaştaki çocuklara hitap eden bu nedenle kolayca markaların karıştırılan mallar olduğunu, müvekkili markalarında yer alan “...” ibaresinin davalının markasında aynen yer aldığını, tüketicinin davalının markasını müvekkilinin seri markasına dahil bir marka olarak değerlendireceğini, böylece işletmeler arasında ekonomik bir bağlantı olduğu zannı oluşacağını, ayrıca müvekkilinin “...” ibareli markalarının tanınmış ve ayırt ediciliğinin yüksek olmasının karıştırılma tehlikesini daha da arttırdığını, markanın aynı ya da benzer ürünler üzerinde aynı market raflarında tüketiciye sunulduğunu, Yargıtay’ın da örnek olarak verilen kararlarında bir markanın diğer bir markada aynen yer alması durumunda benzerlik ve karıştırılma ihtimali olduğunu kabul ettiğini, müvekkilinin “... ...” markasının tanınmış marka olduğunu, tanınmış markalar için iltibas veya karıştırılma ihtimali analizi yapılmayacağını, karıştırılma ihtimali olmasa dahi markalar arasında bağlantı kurulmasının yeterli olduğunu, tanınmış markanın farklı sınıflarda da koruma kapsamının daha geniş olduğunu, müvekkilinin “... ...” markasını taşıyan ürünlerin özellikle dondurma çeşidi olarak her kesime hitap ettiğini, bu nedenle ilaç sanayi sektöründeki ilaç markasının tanınmışlığından daha güçlü bir tanınmışlık olduğunu, bu nedenle başvurunun farklı mal ve hizmetler bakımından da KHK m. 8/IV ve Paris Sözleşmesi ile TRIPS hükümleri dahilinde reddedilmesi gerektiğini, dava konusu markanın tescili halinde müvekkilinin tanınmış marka imajından doğrudan ve haksız olarak yararlanılacağını ve tanınmış marka imajına zarar verileceğini, imaj transferinin gerçekleşeceğini, davalının müvekkilinin markalarını bilmesine rağmen , markalarıyla neredeyse aynı olan bir başvuruda bulunmasının kötü niyetli olduğunu gösterdiğini beyanla TPMK YİDK’nın ... sayılı kararının iptaline, tescili halinde ... sayılı markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP:
Davalı TÜRKPATENT vekili cevap dilekçesiyle, başvuruya konu markalar arasında ayniyet veya ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunması gerektiğine ilişkin koşulun sağlanmadığını, davalının markasında yer alan üç sözcükten herhangi birinde esas unsur olarak ön plana çıkaracak farklılaştırmaya gidilmediğini, “çok iyi, var ol, yaşa, aferin” anlamlarına gelen “...” kelimesinin ayırt edicilik vasfının düşük olduğunu, ortalama tüketici nezdinde markalar arasında görsel, işitsel ve kavramsal algı bakımından, ilişkilendirilme ihtimali de dahil olacak iltibasa neden olacak benzerlik bulunmadığını, “...” ibaresinin tanınmış marka olduğu iddiasının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, tanınmışlığa ilişkin taraf beyanı dışında başka bir emare bulunmadığını, yine KHK 8/4. Maddenin uygulanabilmesi için, çeşitli şartların sağlanmasının gerektiğini, bu şartların sağlanmadığını belirterek; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı şirket vekili cevap dilekçesiyle, davacının taraflar arasındaki 5 davada markalar arasında benzerlik ve karıştırılma ihtimali bulunmadığını iddia ederken bu davada markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu belirttiğini, müvekkilinin “.... CREAM ŞEKİL” ibaresini 2009/36009 numara ile 30. Sınıf kapsamında davacı gerekçe markalarından daha önce tescil ettirdiğini, davacının müvekkili markasına idari aşamada sadece KHK 8/1-b kapsamında itirazda bulunduğunu, dolayısıyla dava dilekçesinde KHK 8/1-b dışındaki gerekçelerin geçerliliğinin bulunmadığını, müvekkilinin “...” markasını 1998’den beri kullandığını ve kötü niyetli olmadığını, müvekkili şirketin bilinen bir pastane olduğunu ve müvekkili markasının tüm Türkiye’de bilinirlik ve itibar kazandığını, müvekkilinin Türk Patent nezdinde 99/016265, 2008/07680, 2009/36009, 2011/04173 ve 2010/54686 sayılı marka tescillerinin bulunduğunu belirterek; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
YARGILAMA:
Taraflar arasındaki uyuşmazlığın; davacı tarafından davalı marka başvurusuna karşı 556 sayılı KHK 8/1-b maddeleri ve yeni 6769 sayılı FMK 6 md gereğince yapılan itirazın reddiyle ilgili verilen YİDK kararının yerinde olup olmadığı iptal şartlarının oluşup oluşmadığı ve hükümsüzlük talebi yönünden 8/1-b, 8/4 ve 35 maddeleri kapsamında markanın hükümsüzlük şartlarının oluşup oluşmadığı noktalarında toplandığı anlaşılmıştır.
Davanın açılmasını müteakip tarafların dava, cevap, cevaba cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, tescil ve başvuru dosyaları ile Alâkalı ticaret sicil kayıtları getirtilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, taraflar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, tahkikat icra olunmasını müteakip, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yazı İşleri Yönetmeliği'nin 41/2. maddesi hükmü de gözetilerek taraf vekillerine tahkikat ve yargılamının geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.
Türk Patent'den celbedilen işlem dosyasının tetkikinden;dava konusu ... sayılı “.... cream+şekil” ibareli başvurunun 30. Sınıf emtiaları kapsayacak şekilde 07.11.2014 tarihinde başvuru konusu edildiği, başvurunun yapılan ilk incelemeler sonrasında 12.02.2015 tarih ve 234 sayılı Bülten’de ilanına karar verildiği, söz konusu yayına karşı işbu dosyanın davacısı tarafından 2010/11366, 2011/28863, 2010/09091, 2011/104424, 2011/109000 ve 2010/17562 sayılı markalar gerekçe gösterilerek 556 sayılı KHK’nın 8/1-b bendi uyarınca ve yine dava dışı bir şirket tarafından 99/013974 sayılı markalara dayalı olarak başvuruya itirazda bulunulduğu, davacı yanın söz konusu itirazlarının Markalar Dairesi Başkanlığı’nca yapılan değerlendirmeler neticesinde reddedildiğini, dava dışı firma tarafından yapılan itirazın ise kısmen kabul edilerek başvuru kapsamından “mayalar, kabartma tozları” emtialarının çıkartılmasına karar verildiği, söz konusu karara karşı yeniden itirazda bulunduğu görülen davacı yanın itirazlarının 04.08.2016 tarih ve ... sayılı YİDK kararı ile bir kez daha incelendiğinde verilen karar neticesinde özetle; “yapılan incelemede, itiraza gerekçe olarak gösterilen 2010/09091 sayılı “... ...gold şekil” ibareli marka dışındaki markaların hükümden düşmüş olduğu, ancak Markalar Dairesi Başkanlığı’nca verilen kararda başvuru ile farklı malları kapsadığı belirtilen 2010/09091 sayılı markanın kapsamında bulunan “tapyoka, sago” malları ile başvuru kapsamında bulunan “her türlü un, irmikler, nişastalar” mallarının benzer olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte başvuru sahibine ait 2009/36009 “b .... cream şekil” ibareli markanın kapsamında “her türlü un, irmikler, nişastalar” mallarının yer aldığı anlaşılmış ve bu markanın varlığı dikkate alındığında itirazın yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.” şeklindeki gerekçeler ile itirazların bir kez daha reddine karar verildiği, dava konusu YİDK kararının davacı şirkete 11/08/2016 tarihinde tebliğ edildiği, eldeki davanın iki aylık yasal süre içerisinde 10/10/2016 tarihinde açıldığı anlaşılmış, davacı vekilinin eldeki davayı ikame ettiği tetkik edilmiş, işin esasına girilmiştir.
Bilirkişi heyeti tarafından 10/10/2017 havale tarihli bilirkişi raporunda; karşılaştırılan işaretlerin 556 sayılı KHK 8/1-b bendi anlamında iltibasa yol açacak kadar benzer olduğu, aynı veya benzer mal veya hizmetler üzerinde kullanılması halinde karıştırma ihtimalinin kaçınılmaz olduğu, davacının itiraza mesnet gösterdiği 2010/11366, 2011/28863, 2011/104424, 2011/109000 ve 2010/17562 sayılı markalarının dava konusu YİDK karar tarihinde hükümden düşmüş oldukları, bu sebeple de iş bu markaların KHK m.8/1-b bendi uyarınca somut olayda ret gerekçesi olamayacağı, bu bakımdan YİDK kararının yerinde olduğu, ... sayılı davalı marka başvurusu ile davacının 2010 09091 sayılı markası arasında “30/07 Her türlü un, irmikler,nişastalar” emtiası bakımından 556 s. KHK’nin 8/1-b maddesi anlamında “karıştırılma ihtimali” bulunduğu, ancak davalının çekişme konusu “30/07 Her türlü un,irmikler,nişastalar” emtiası bakımından, önceki 2009/36009 sayılı markasından kaynaklı müktesep hakkı bulunduğu ve bu durumun tescil engelini ortadan kaldırdığı, dava konusu YİDK kararının bu bakımdan da yerinde olduğu, somut olayda 556 sayılı KHK m.8/1-b kapsamında bir hükümsüzlük nedeni bulunmadığı, davacının 2010 09091 sayılı (tek tescilli) markasının kapsadığı “tapyoka, sago” emtiası üzerinde herhangi bir kullanımı ve tanınmışlığı bulunmadığı, diğer markaların müddet olmakla tescil şartını taşımadıkları bu açıdan da KHK 8/4 maddesinde sayılan koşulların somut olayda gerçekleşmediği, davalı başvurusunun kötüniyetli bir başvuru olarak kabul edilemeyeceği bildirilmiştir.
Bilirkişi heyeti tarafından 02/04/2018 havale tarihli ek bilirkişi raporunda; karşılaştırılan işaretlerin 556 sayılı KHK 8/1-b bendi anlamında iltibasa yol açacak kadar benzer olduğu, aynı veya benzer mal veya hizmetler üzerinde kullanılması halinde karıştırma ihtimalinin kaçınılmaz olduğu, davacının itiraza mesnet gösterdiği 2010/11366, 2011/28863, 2011/104424, 2011/109000 ve 2010/17562 sayılı markalarının dava konusu YİDK karar tarihinde hükümden düşmüş oldukları, markalar hakkında yargı süreçleri devam etse de YİDK’nın karar tarihindeki sicil durumuna göre değerlendirme yapması gerektiğini, bu sebeple de iş bu markaların KHK m.8/1-b bendi uyarınca somut olayda ret gerekçesi olamayacağı, davacının itiraza mesnet gösterilen ve müddet kaydı ile hükümden düşen markalarının değerlendirilmeye esas alınması halinde ise; ... sayılı davalı marka başvurusu ile ... ...ibareli davacı markaları arasında 30. Sınıftaki tüm mallar bakımından 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında “karıştırılma ihtimali” bulunduğu sonucuna varılacağı bildirilmiştir.
Bilirkişi heyeti tarafından 20/07/2018 tarihli bilirkişi raporunda; dava konusu ... sayılı başvurunun reddine davacı yanca mesnet gösterilen ve YİDK karar tarihi itibariyle müddet kaydı düşülmemiş markalardan 2010/11366 ve 2010/09091 sayılı markalar arasında, başvuru kapsamında yer alan tüm emtialar yönünden benzerliğin mevcut olduğu, bu benzerliğin iltibasa neden olabilecek düzeyde olduğu, davacının 2010/11366 ve 2010/09091 sayılı her iki markasında da ön plana çıkan unsurun “...” ibaresi olduğunu, davalı başvurusunun da esas unsurunun “...” sözcüğü olduğunu, tüketicinin dava konusu markayı, davacıya ait önceki markaların devamı, yeni bir serisi olarak algılayabileceği, başvuru konusu marka kapsamındaki tüm emtialar bakımından iktisadi ve idari bir bağ bulunduğu algısını doğurabileceği, davalının kazanılmış hak iddialarına dayanak yaptığı markalarından ilki olan 2009/36009 sayılı markasının baskın unsurunun “B” harfi figürü içerir logonun yer aldığı, dava konusu markanın ise sadece sözcük unsurundan oluştuğu, esas unsur “B” harfinin dava konusu sonraki markada yer almadığından ve yine markanın 16/12/2011 tarihinde tescil edilmesi sebebiyle başvuru tarihi olan 07/11/2014 tarihi itibariyle çekişme konusu olmaktan çıkmadığı, 2010/54686 sayılı marka yönünden ise tescil tarihinin 23/07/2014 olması sebebiyle davalı lehine kazanılmış hak teşkili mümkün görülmediği, 2008/07680 sayılı marka açısından ise 2009/36009 sayılı markada olduğu gibi figüratif B” harfinin göz ardı edilemez şekilde markada ön planda konumlandırılmış olması nedeniyle marka tescili üzerinden 5 yıl geçmiş olduğu halde davalı lehine müktesep hak sağlamayacağı 99/016265 sayılı markası açısından ise her ne kadar başvuru konusu ile ortak sözcük unsuru içermekte ise de hem sahip oldukları farklı ek sözcük unsurları nedeniyle hem de önceki markanın bütününe hakim figüratif unsurlar açısından davalı lehine kazanılmış hak sağlamayacağı düşünüldüğü, yine “...” sözcüğünün farklı hak sahiplerince tescil başvurularına konu edilmiş olması nedeniyle sonraki her başvuruda görsel anlamda değişik unsurlara yer verilmesi, kazanılmış hak kavramının tespitini imkansız kılacağından, bu mahiyetteki markalarda önceki tescilli markaların genel kompozisyonuna ne kadar sağlık kalınacağı oldukça önem teşkil etmekte olduğu, taraf markaları arasında farklı bir emtia grubu bulunmadığından ve benzer emtiaların tamamı yönünden iltibas ihtimalinin var olduğu kanaatine varıldığından 8/4 maddesinin de somut uyuşmazlık açısından uygulanmasına gerek olmadığı, kötü niyet iddialarının ispat edilemediği, bildirilmiştir.
Bilirkişi heyeti tarafından 25/01/2019 tarihli ek raporunda; 2010/11366 sayılı davacı markasının müddet kararı verilmesi sebebiyle YİDK kararı açısından değerlendirmeye alınamayacağı, kök raporda benzer görülen davacı markalarından geriye kalan tek markanın 2010/09091 sayılı marka olması ve anılan marka kapsamında ise sadece “tapyoka, sago” emtiaları bulunması nedeniyle iltibas ihtimalinin de sadece “ Her türlü un, irmikler,nişastalar” emtiaları bakımından mevcut oluşacağı, sair itirazlar yönünden kök rapordaki görüş ve düşüncelerini korunduğu bildirilmiştir.
Bilirkişi heyeti tarafından 03/02/2020 tarihli 2. ek raporda, 2010/17562 sayılı davacı markasının kök raporda belirtildiği üzere 16/05/2014 tarihinde müddet konumuna düştüğü, 04/08/2016 tarihli YİDK kararı itibariyle müddet konumunda olduğu, ancak anılan marka ile ilgili YİDK kararının iptali istemiyle açılan Ankara 3 FSHHM 2013/104 E. ve 2014/263 K. Sayılı dosyada anılan marka ile ilgili iş bu rapor kapsamında izah olunan emtialar yönünden YİDK kararının iptaline karar verildiği, markanın 14/01/2019 tarihinde tescil edildiği, dolayısıyla tescil tarihi sonra olmakla birlikte başvuru tarihi önceki tarihli olan bu markaya dayalı davacı yanın hükümsüzlük talebinin dikkate alınabileceği, ek rapordaki 2010/09091 sayılı marka kapsamındaki “tapyoka, sago” emtiaları ile başvuruda yer alan “her türlü un, irmikler, nişastalar” emtiaları bakımından YİDK kararı açısından, iltibas ihtimalinin bulunduğu yönündeki değerlendirmelerin korunduğu, ancak 2010/17562 sayılı marka açısından iş bu raporda yapılan değerlendirmelere istinaden – hükümsüzlük talebi açısından” – “Kahve, kakao, kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler. Makarnalar, mantılar, erişteler. Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar. Her türlü un, irmikler, nişastalar. Çaylar, buzlu çaylar, şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler, sakızlar, dondurmalar, yenilebilir buzlar” emtiaları yönünden de hükümsüzlük koşullarının oluştuğu, dava konusu markada benzer görülmeyen “ Bal,arı sütü, propolis. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya,baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere soslar. Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri, tuz. Hububat (tahıl) ve mamülleri. Pekmez” malları bakımından davacının “dondurma,yenilebilir buzlar” malları ile sınırlı olan tanınmışlığından kaynaklı bir tescil engelinden söz edilemeyeceği, sair itirazlar yönünden heyetin kök ve rapordaki görüş ve düşüncelerini korumakta olduğu bildirilmiştir.
Bilirkişi kurulunca düzenlenen 05/07/2020 tarihli raporda ve 02/02/2021 tarihli ek raporda özetle: davaya konu markaların “30. Sınıf: Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler. Makarnalar, mantılar, erişteler. Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar. Her türlü un, irmikler, nişastalar. Çaylar, buzlu çaylar. Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler. Sakızlar. Dondurmalar, yenilebilir buzlar.” bakımından iltibasa sebebiyet verecek ölçüde benzer olduğu, davaya konu marka başvurusunda kalan “30. Sınıf: Bal, arı sütü, propolis. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere soslar. Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri. Tuz. Hububat (tahıl) ve mamulleri. Pekmez.” açısından yönünden, davacının tanınmışlık iddiası kapsamında tescil engeli bulunmadığı, davaya konu başvurunun kötüniyetli başvuru olduğuna ilişkin kanaat oluşmadığı, takdirin mahkemeye ait olduğu, bildirilmiştir.
Mahkememizce alınan bilirkişi raporlarına itibar edilmemiş, hukuki değerlendirmenin nihai olarak mahkememizce yapılacağı anlaşılmakla yeni heyetten rapor alınması veya mevcut bilirkişi heyetinden ek rapor alınması yoluna gidilmemiştir.
GEREKÇE:
Uyuşmazlık dava konusu, davacı tarafından davalı marka başvurusuna karşı 556 sayılı KHK 8/1-b maddeleri ve yeni 6769 sayılı FMK 6 md gereğince yapılan itirazın reddiyle ilgili verilen YİDK kararının yerinde olup olmadığı iptal şartlarının oluşup oluşmadığı ve hükümsüzlük talebi yönünden 8/1-b, 8/4 ve 35 maddeleri kapsamında markanın hükümsüzlük şartlarının oluşup oluşmadığı noktasında toplanmaktadır.
“Marka tescilinde red için nispi nedenler” başlığı altında düzenlenen 556 sayılı KHK'nın 8. maddesi;
"Madde 8 – Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:
a) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,
b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.
Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine red edilir.
Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenilen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez.
a) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise,
b)Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa,
Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir.
Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.
Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.
Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir." şeklindedir.
Yukarıda ayrıntısı yazılı 8/1-b maddesinde geçen düzenleme uyarınca getirilen yaptırımın iki koşulun bir arada bulunması hâlinde uygulanacağı görülmekte olup, bunlardan birincisi tescil başvurusu yapılan markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynı ya da benzer olması, ikincisi ise; her iki markanın da kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı ya da benzer olmasıdır. Ancak burada 556 sayılı KHK'nın 8. maddesinin (4) numaralı fıkrasının hatırlatılması da gereklidir. Zira tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği durumlarda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu ret edilebilecektir. Tanınmış marka kavramı yerleşik Yargıtay içtihatlarında “bir şahsa veya teşebbüse sıkı bir şekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine bağlı, müşteri, akraba, dost, düşman ayırımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışım olarak” ifade edilmiştir.
Ayrıca 556 sayılı KHK'nın 8. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde geçen "halk tarafından karıştırılma ihtimali" konusunda genel ölçü olarak; bu işin ilgilisi veya uzmanı değil, tüketici olan halk olduğunun göz önünde tutulması gerekmektedir. Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus, tüketici kitlesinin bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde herhangi bir sebeple bağlantı kurma, ilişkilendirme ihtimalidir. Buradaki “ihtimal” kelimesi özenle ve özellikle kullanılmış bir kelime olup, şekil, ses, anlam, genel görünüm, çağrışım ve bir seri içinde bulunma izlenimi bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Bir başka anlatımla, "iltibas tehlikesi" görsel, biçimsel, anlamsal, işitsel benzerlikler, çağrıştırma, bir bütün olarak uyandırdığı toplu kanaat, malın veya hizmetin hitap ettiği alıcı grubunun toplumsal düzeyi ve durumu, markayı taşıyan malın değeri ve alıcının bu malı almaya ayırdığı zaman, markanın esas unsurları ve tamamlayıcı unsurları, karşılaştırılan işaretler arasındaki benzerlik, telaffuz, anlam veya biçimden, işaretlerin toplu olarak bıraktığı izlenimden, seri içine girmekten veya başka bir çağrışımdan kaynaklanabilir.
Diğer yandan 556 sayılı KHK'nin 35/1. maddesi uyarınca, başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazları Türk Patent Enstitüsü'nce nihai olarak reddedilen kişilerin aynı KHK'nin 53. maddesine göre kesinleşen kararın bildirim tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde yetkili mahkemede dava açma hakları bulunmaktadır. 556 sayılı KHK'nin açıklanan hükümleri itibariyle tescil başvurusunun kötü niyetle yapıldığını iddia eden ilgili kişilerin itiraz yoluyla Enstitü nezdinde, itirazın reddi halinde ise yetkili mahkemede marka başvurusunun reddedilmesini istemek hakları bulunmasına karşın, aynı KHK'nin 42. maddesinde markanın hükümsüzlük sebepleri sınırlı olarak sayılırken KHK'nin 35/1. fıkrasında itiraz sebebi olarak belirtilen "başvurunun kötü niyetle yapıldığı" iddiasına yer verilmemiştir.
MK’nın 2. maddesi uyarınca hukuk düzeninin kötü niyeti koruması mümkün olmayıp, bu durumun KHK'nin 42. maddesinde sayılmamış olması halinde dahi kötüniyetin bir tescil engeli oluşturduğu hususunun göz önüne alınması zorunludur. Nitekim, bu benimseme aynı zamanda 556 sayılı KHK'nın marka hakkının korunmasına ilişkin genel sistematiğine de uygun düşmektedir.
Tescil başvurusunun kötü niyetle yapılmış olması halinin 556 sayılı KHK'nin 42. maddesinde düzenlenmemiş olmasına karşın başlı başına bir hükümsüzlük nedeni sayılması hususunda öğretide de görüş birliği mevcuttur. ( Bkz. Sabih Arkan, Marka Hukuku, Cilt II, s.158, Ankara 1998, Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.452, Dördüncü Bası, İstanbul 2005, Hamdi Yasaman ve ark. Marka Hukuku, Cilt II. s.878-879, İstanbul 2004 ). Bu durumda, gerek öğretide ileri sürülen görüşler, gerekse mukayeseli hukuk ve mehaz Avrupa Birliği mevzuatında yer alan hükümler itibariyle; markalar hukukundaki ülkesellik ve başvuru ve tescilde öncelik ilkelerinin yanında başvuru ve tescilde kötü niyetin himaye edilmemesine ilişkin temel ilkenin de aynen korunduğu anlaşılmaktadır.
556 sayılı KHK'nin 35/1. maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötü niyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi mümkün olduğu gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesi de KHK'nin amacına uygundur. Çünkü, KHK'nin 35/1. ve 42/1-a maddelerindeki düzenlemeler de, esasen, MK’nın 2. maddesinin özel bir uygulamasından ibarettir. Bu bakımdan her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak açıkça kötü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir. Bu husus 556 sayılı KHK'nin 42. maddesinde başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olsa dahi, genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki MK’nın 2. maddesi uyarınca kötü niyetin korunması söz konusu olamayacağından dolayı aynı sonuca ulaşılması KHK'nin ruhuna da uygundur
Mutlak ve nispi ret nedenleri yoluyla karşılanamayan veya örtüşmeyen tüm tescil engelleri kötü niyetli tescil nedeniyle hükümsüzlük konusu olabilirler.
Yani kötü niyetli tescilden hükümsüzlük kararı verilebilmesi için, kötü niyetin mutlaka bir mutlak veya nispi ret nedeni ile birleşmesi gerekmez.
Kötü niyetli tescilin bir itiraz sebebi olarak öngörülmesine ilişkin 556 sayılı KHK’ nin 35/1. maddesi hükmünde şart koşulmadığı için, itiraz üzerine başvurunun reddi için haksız rekabet koşullarının oluşması da gerekmez.
Bu cümleden olarak, saldırı, engelleme, tuzak ile spekülasyon ve transfer markaları kötü niyetli tescil kapsamında düşünülebilir.
Bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde;
Taraf markaları tescil kapsamları ve işaretsel yönden karşılaştırıldığında;
Davalı Markası Davacı Markaları
.... Cream... ...+şekil
(30. sınıf)... ...+ Gold+şekil
(30. sınıf)
Davacının itiraza mesnet 2010/17562 sayılı markası ise dava konusu markadan önce olmakla birlikte verilen YİDK kararı sırasında “MÜDDET” durumdadır. YİDK karar tarihinden sonra markanın müddet durumu sona ermiştir. Davacının işbu davada talepleri ise YİDK kararının iptali ve markanın hükümsüzlüğüdür. Dolayısıyla iş bu markanın sadece hükümsüzlük talebi bakımından değerlendirmeye alınabileceği anlaşılmıştır. Diğer marka ise her iki marka açısından da değerlendirilmiştir.
Davalının markasının incelenmesinde; davalı markası, beyaz zemin üzerinde, özel ve italik yazı fontuyla “.... Cream” ibaresinden oluşan kelime markasıdır. Kelime unsurunun “... Cream” kısmının tescil sınıflarından olan “dondurma” emtiasının İngilizce karşılığı olan “Ice Cream” ibaresine ve yine “...” ibaresinin İngilizcede “güzel” anlamına gelmesine atıfla oluşturulduğu görülmekle markasal algıyı üzerinde toplayan esaslı unsurun “...” olduğu, NICE kelimesinin Cream kelimesi ile bir araya gelmesi hâlinde doğrudan tüketici aklında dondurma ibaresini canlandıracağı ...ibaresinin dondurma markası gibi algılanması sonucunu doğuracağı anlaşılmıştır.
Davacının markalarının incelenmesinde; davaya konu (müddet durumda olmayan) davacı markaları ele alınacak olursa, markaların yazı, şekil ve renk unsurlarından oluşan kompozisyon markalar olduğu, davacı markalarının ikisinde de ortak “... ...” ibaresi bulunmakta olup, “...” ibaresinin, dondurma emtiaları bakımından çatı marka niteliğinde olduğu, “...” ibaresinin ise bu çatı altında üretilen bir dondurma çeşidi olduğu, dolayısıyla markaların esaslı unsurunu “...” ibaresi olduğu anlaşılmaktadır. Yine müddet konumunda olup dava tarihi itibari ile tescilli markada da durum benzerdir. Dosyada bulunan bilgi ve belgeler ile yargı içtihatları gereğince davacının dondurma sektöründe tanınmış olduğunun kabulü gerekmektedir.
Markalar arasında iltibasa yol açacak derecede bir benzerlik olup olmadığının tespitinde her iki markaya konu işaretin, ayırt edici ve baskın unsurları dikkate alınarak bütünü itibariyle görsel, işitsel ve anlamsal olarak bıraktıkları izlenimin esas alınması gerekmektedir. Davalının markasının .... CREAM şeklinde olduğu ve NICE kelimesinin Cream kelimesi ile bir araya gelmesi hâlinde doğrudan tüketici aklında dondurma ibaresini canlandıracağı bir arada düşünüldüğünde davalı markasının tüketici zihninde ...dondurması şeklinde iz bırakacağı görülmektedir. Davacının ...markasının dondurma sektöründe tanınmış olması ve davalının markasını tescil ettirmek istediği 30. Sınıf yönünden gıda sektöründe iş yapan bir tacirin bu hususu bilmeyeceğinin kabulü mümkün değildir. Davalı davacının markasından uzaklaşacak asgari değişikliği sağlamamış aksine doğrudan davacı markasına işaret edecek tali unsurlar ile markasını desteklemiştir. Şu hâlde davalının davacı markasına yanaşma ve haksız yarar sağlama konusunda iradesinin olduğunun kabulü gerekmektedir. Aksi durum markasını tanınmışlık düzeyine taşıyan davacının markasının sulandırılması sonucunu doğuracaktır.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 08.06.2016 gün ve E.2014/11-696, K.2016/778 sayılı kararı uyarınca iltibas değerlendirmesinin hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel hukuki bilgi ile çözümlenmesinin mümkün olduğu hususu da gözönünde bulundurularak yapılan incelemede, dava konusu markanın esas ibaresinin ...ibaresi olduğu, davacının “... ...” ibareli veya ...esas unsurlu seri markasının esaslı unsurunu aynen içerdiği, böylece taraf markalarının görsel, sesçil ve anlamsal olarak neredeyse aynı/ ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu, markalar arasında karıştırılma ihtimali ve tehlikesi bulunduğu, başvurunun KHK 7/1-b ve 8/1- b gereği reddi gerektiği, dava konusu markada gaçan malların özelliği gereği fazla zaman ayırmadan anlık kararla alınabilen, küçük yaştaki çocuklara hitap eden bu nedenle kolayca markaların karıştırılan mallar olduğu, davacı markalarında yer alan “...” ibaresinin davalının markasında aynen yer aldığı, tüketicinin davalının markasını davacının seri markasına dahil bir marka olarak değerlendireceği, böylece işletmeler arasında ekonomik bir bağlantı olduğu zannı oluşacağı, davacının “...” ibareli markalarının dondurma sektöründe yargı kararları ile kabul edildiği üzere tanınmış ve ayırt ediciliğinin yüksek olmasının karıştırılma tehlikesini daha da arttırdığı, markanın aynı ya da benzer ürünler üzerinde aynı market raflarında tüketiciye sunulduğu, “... ...” markasının tanınmış marka olduğu, tanınmış markalar için iltibas veya karıştırılma ihtimali analizi yapılmayacağı, karıştırılma ihtimali olmasa dahi markalar arasında bağlantı kurulmasının yeterli olduğunu, tanınmış markanın farklı sınıflarda da koruma kapsamının daha geniş olduğu, davacının “... ...” markasını taşıyan ürünlerin özellikle dondurma çeşidi olarak her kesime hitap ettiği, bu nedenle ilaç sanayi sektöründeki ilaç markasının tanınmışlığından daha güçlü bir tanınmışlık olduğu, başvurunun farklı mal ve hizmetler bakımından da KHK m. 8/IV ve Paris Sözleşmesi ile TRIPS hükümleri dahilinde reddedilmesi gerektiği, dava konusu markanın tescili halinde tanınmış marka imajından doğrudan ve haksız olarak yararlanılacağı ve tanınmış marka imajına zarar verileceği, imaj transferinin gerçekleşeceği anlaşılmıştır.
Davalının davacı ile aynı sektörde faaliyet gösterdiği, davacının markasını bildiği/bilebilecek durumda olduğu, davacı markası ile aynı/ ayırt edilemeyecek kadar benzer olan bir marka için başvuru yapması, davacının “...” ibareli markalarının dondurma sektöründe yargı kararları ile kabul edildiği üzere tanınmış ve ayırt ediciliğinin yüksek olması karşısında davalının davacının tüketici nezdinde sahip olduğu ün ve güvenden faydalanma çabası içinde olduğu anlaşılmış, kötü niyet nedeniyle, davanın tümden kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi açıklandığı üzere:
1-Davanın kabulü ile
TPMK YİDK'nın ... sayılı kararın iptaline,
Davalıya ait ... kod nolu ''.... Cream+Şekil" ibareli markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine,
2-Harçlar Yasasına göre hesaplanan 59,30-TL karar harcından peşin alınan 29,20-TL’nin mahsubu ile bakiye 30,10-TL’nin davalılardan tahsili ile hazineye irat kaydına,
3-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesap olunan takdiren 5.900,00-TL maktu ücreti vekâletin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacının yapmış olduğu ve aşağıda dökümü gösterilen 5.912,70-TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davalılar tarafından yargılama gideri sarfedilmediğinden bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
6-Yatırılan ve kullanılmayan gider avansının, hükmün kesinleşmesini müteakip re'sen yatırana iadesine (HMK m.333),
Dair verilen karar, hazır olan taraf vekillerinin yüzüne karşı, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup, usulen anlatıldı. 24/06/2021
Katip ... Hakim ...
¸ ¸
MASRAF DÖKÜMÜ
İLK MASRAF: 62,70-TL
GİDER AVANSI:5.850,00-TL
TOPLAM:5.912,70-TL