T.C. ANKARA 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ Karar
T.C.
ANKARA
1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO: 2019/352
KARAR NO: 2021/80
DAVA: Marka İle İlgili Kurum Kararının İptali
DAVA TARİHİ: 06/12/2019
KARAR TARİHİ: 30/03/2021
Mahkememizde görülmekte olan marka ile ilgili kurum kararının iptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
DAVA:
Davacı vekil dava dilekçesiyle; müvekkilinin “...” ibaresinin tescili amacıyla gerçekleştirilen başvurunun haksız bir şekilde “...” ibareli ... ismi ile üst düzey benzerlik teşkil ettiği gerekçesiyle reddedildiğini, verilen kararın hukuka aykırı olduğunu, kurum kararında müvekkili başvurusunun 5/1-b ve 5/1-c bentleri anlamında kalacak şekilde değerlendirildiğini, uygulamada “...” isimlerinin üzerinden değişiklikler yapılarak markaların oluşturulmasının çok yaygın olduğunu, müvekkili başvurusunun da yeterli farklılığı taşıdığını, tüketicinin bu farkı rahatlıkla algılayabileceğini, ... kökünden yararlanılmasının ... kökünün marka olarak alınması anlamına gelmediğini, Yüksek Mahkemeye göre de ilaç hammaddesinden esinlenilmek suretiyle markaların meydana getirilmesinin alışılmış bir uygulama olduğunu, markanın hitap ettiği tüketici kesiminin doktor ve eczacılardan oluştuğunu iddia ederek işbu ... sayılı YİDK kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP:
Davalı ... vekili cevap dilekçesiyle, açılan davanın yerinde olmadığını, YİDK kararının usul ve yasaya uygun bulunduğunu belirterek; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
YARGILAMA:
Taraflar arasındaki uyuşmazlığın; davacı başvurusun mutlak red nedenlerine bağlı olarak reddiyle ilgili verilen YİDK kararının yerinde olup olmadığı iptal şartlarının oluşup oluşmadığı noktalarında toplandığı toplandığı anlaşılmıştır.
Davanın açılmasını müteakip tarafların dava, cevap, cevaba cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, tescil ve başvuru dosyaları ile Alâkalı ticaret sicil kayıtları getirtilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, taraflar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, tahkikat icra olunmasını müteakip, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yazı İşleri Yönetmeliği'nin 41/2. maddesi hükmü de gözetilerek taraf vekillerine tahkikat ve yargılamının geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.
Türk Patent'den celbedilen işlem dosyasının tetkikinden; dava konusu ''...'' ibaresinin 05. sınıf emtialarda tescili amacıyla 25.01.2019 tarihinde gerçekleştirildiği görülen ... sayılı marka başvurusunun yapılan ilk incelemeler sonrasında önce yayınına karar verildiği ancak daha sonra 15.02.2019 tarihli karar ile birlikte başvuru kapsamından “insan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal ürünler, tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal reaktif maddeler, ilaç ihtiva eden kozmetikler; tıbbi ve veterinerlik amaçlı kullanıma uygun diyetetik maddeler; diyet takviyeleri, gıda (besin) takviyeleri; zayıflama amaçlı tıbbi müstahzarlar; bebek mamalar; tıbbi amaçlı bitkiler ve tıbbi amaçlı bitkisel içecekler; zararlı böcek, zararlı bitki, zararlı mantar ve kemirgenleri yok edici maddeler; Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı deterjanlar, ilaçlı sabunlar, dezenfekte edici sabunlar, anti bakteriyel el losyonları” emtiaları bakımından 5/1-b ve 5/1-c maddeleri uyarınca reddine karar verildiği görülmüştür. Anılan ret kararına karşı başvuru sahibi davacı yanca itiraz edildiği, davacı itirazlarını değerlendiren Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 11.10.2019 tarih ve ... sayılı kararı neticesinde özetle; “... başvuru numaralı "..." ibareli başvurunun 6769 s. SMK'nın 5/1-(b) ve (c) bentleri uyarınca kısmen reddi kararına karşı yapılan itirazın incelenmesi sonucunda başvurunun salt "..." ibaresinden müteşekkil olduğu, bu ibarenin ise "mikafungin" olarak da yaygın kullanımı tespit edilen ve TÜRKPATENT marka veritabanında ilac/06943 numarası ile kayıtlı olan "..." ibareli ... ismi (latince karşılığı: micafunginumilac/06942) ile işitsel ve görsel olarak güçlü bir benzerlik arz ettiği görülmüştür. Bilindiği üzere, uluslararası mülkiyete konu olmayan isimler (INNs), isminden de anlaşılacağı gibi üzerinde bir şahıs ve şirketin mülkiyet kurması mümkün olmayan, ilaçlarda kullanılan etken maddelerin veya farmasötik maddelerin belirlenmesini sağlayan jenerik isimlerdir. Uluslararası mülkiyete konu olmayan isimler (INNs), her maddenin benzersiz bir adla tanınabilmesi için, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından farmasötik maddelere tahsis edilmiştir. Bu isimler ilaçların net bir şekilde tanımlanması, güvenli reçete edilmesi ve dağıtılması ve sağlık profesyonelleri arasında iletişim ve bilgi alışverişi için gereklidir. ... adları, kamu malı niteliğinde olduğundan hiç kimsenin mülkiyetine verilemezler. ... adlarını münhasıran veya esas unsur şeklinde ihtiva eden başvurular, kural olarak, markanın 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 5/1 (b) bendi kapsamında, asli işlevi olan ayırt edicilik ve ticari kaynak gösterme işlevinden yoksun olduğu ve aynı Kanunun 5/1 (c) bendi kapsamında ürünün cinsini belirttiğinden tanımlayıcı olduğu kabul edilmektedir. Belirtilen açıklamalar kapsamında TÜRKPATENT marka veritabanında ilac/06943 numarası ile kayıtlı olan "..." ibareli ... ismi ile üst düzey benzerlik arz eden işbu başvurunun 6769 s. SMK'nın 5/1-(b) ve (c) bentleri gereğince "(Sınıf 05:) İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal ürünler, tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal radyoaktif maddeler, ilaç ihtiva eden kozmetikler. Tıbbi ve veterinerlik amaçlı kullanıma uygun diyetetik maddeler;insan ve hayvanlar için diyet takviyeleri, gıda (besin) takviyeleri; zayıflama amaçlı tıbbi müstahzarlar; bebek mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve tıbbi amaçlı bitkisel içecekler. Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı deterjanlar, ilaçlı sabunlar, dezenfekte edici sabunlar, antibakteriyel el losyonları. Zararlı böcek, zararlı bitki, zararlı mantar ve kemirgenleri yok edici maddeler" için kısmen reddine yönelik karar ve gerekçeleri isabetli bulunmuştur.” şeklindeki gerekçeler ile davacı başvuru sahibinin itirazlarının reddine karar verildiği, dava konusu YİDK kararının davacı şirkete 14/10/2019 tarihinde tebliğ edildiği, eldeki davanın iki aylık yasal süre içerisinde 06/12/2019 tarihinde açıldığı anlaşılmış, davacı vekilinin eldeki davayı ikame ettiği tetkik edilmiş, işin esasına girilmiştir.
Bilirkişi kurulunca düzenlenen raporda özetle: başvuru konusu ... sayılı marka kapsamında kısmen reddine karar verilen emtialar bakımından, başvurunun, ilgili tüketici kitlesinin niteliği ve ilaç sektörüne ilişkin teamüller gözetildiğinde, 5/1-b ve 5/1-c maddeleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün işaretlerden olmadığı, takdirin mahkemeye ait olduğu, bildirilmiştir.
Bilirkişi raporunun her iki tarafın iddia ve savunmasının kapsamı, taraf delilleri, marka kapsamları dikkate alınarak düzelendiği, hüküm kurmaya yeterli incelemenin yapıldığı, raporun usul ve yasaya aykırı yönünün bulunmadığı, hukuki değerlendirmenin nihai olarak mahkememizce yapılacağı anlaşılmakla yeni heyetten rapor alınması veya mevcut bilirkişi heyetinden ek rapor alınması yoluna gidilmemiştir.
GEREKÇE:
6769 s. SMK 5/1-b maddesi “Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler”in marka olarak tescil edilemeyeceklerini düzenlemektedir. Madde gerekçesi incelendiğinde, sicilde gösterilebilir olmasına rağmen ilgili mal veya hizmetler için ayırt ediciliğe sahip olmayan, dolayısıyla tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacak işaretlerin tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün 7. maddesinde de marka olarak tescil edilemeyecek herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler benzer şekilde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre işaretin tescilinin mümkün olmaması için “kaynak gösterme fonksiyonu”na sahip olmaması gerekmektedir.
Zira Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa marka Ofisi ve üye ülkelerin ulusal mevzuatlarına göre bu maddenin yorumunda hareket noktası markanın esaslı fonksiyonu kavramıdır. Bir markanın esaslı/asıl fonksiyonu, mal ve hizmetleri bir başkasının mal ve hizmetlerinden ayırt etmekten ibarettir. Dolayısıyla ürünün bir kişi veya firmaya ait olduğunu tanıtmaya imkan vermesi, yani ayırt edici gücünün olması gereklidir. Eğer ki işaret, ürünün aidiyeti hakkında tüketiciye bir bilgi veremiyor ise marka olarak tescil edilemez. Dolayısıyla ayırt edicilik fonksiyonu, işaretlerin genel ve temel bir özelliğidir. (Adalet Divanı, T-157/08 Paroc OY AB v OHIM, 2011 – “InsolateFor Life”).
“Bir markanın ayırt edici karaktere sahip olması için o markanın, tescili istenen ürünün belirli bir işletmeden kaynaklandığını belirler hale gelmiş ve böylece o ürünü diğer işletmelerin mallarından ayırır hale getirmiş olması gerekir. (C-144/06 P Henkel v OHIM [2007] and C-304/06 P Eurohypo v OHIM [2008]).”
Yargıtay kararlarında da, ayırt ediciliğin markanın temel fonksiyonu olan kaynak gösterme fonksiyonunun sağlanıp sağlanmadığına bağlı olduğu ifade edilmektedir. Yargıtay 11. H.D.'nin 2005/1359 E., 2006/3136 K. sayılı kararında:
"556 sayılı KHK ile hüküm altına alınan tanım ve ilkeler birlikte değerlendirildiğinde, ayırt edicilik fonksiyonu markanın en temel unsurudur. Çünkü, ayırt edicilik markanın üzerinde kullanıldığı bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan en önemli tescil şartıdır." denilerek ayırt ediciliğin markanın en temel unsuru olduğuna dikkat çekilmiştir.
Dolayısıyla kabul edilen bu görüşler çerçevesine işaretin, tescili talep olunan emtialar yönünden “kaynak gösterme” fonksiyonunun var olup olmadığı incelenmeli ve bu doğrultuda bir kanaate varılmalıdır.
Kanunun 5/1-c maddesi ise “Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler” in marka olarak tescil edilemeyeceklerini düzenlemektedir. 556 s. KHK döneminde 7/1-c maddesinin doğrudan karşılığı olan bu düzenlemeye göre bir işaretin 5/1-c kapsamında değerlendirilebilmesi için, mal veya hizmetin karakteristik bir özelliğini, vasfını, amacını hiçbir özel zihni çabaya mahal bırakmadan, mal veya hizmet ile olan sıkı ilişkisi sebebiyle derhal düşündürmesi ve akla getirmesi gerekmektedir.
Görüleceği üzere işaretin 6769 s. SMK 5/1-b ve 5/1-c maddeleri kapsamında kalıp kalmadığı hususu, başvuru kapsamındaki emtialar ile işaret arasındaki ilişki gözetilerek değerlendirilmesi gereken bir husustur. Zira tescili talep edilen işaretin kaynak gösterme fonksiyonuna sahip olup olmadığı ya da ilgili mal ya da hizmetin bir özelliğini ifade edip etmediği değerlendirilirken, başvuru kapsamındaki mallar / hizmetler esas alınmak durumundadır. Çünkü bir mal / hizmet için tanımlayıcı nitelikte olan bir kelime, başka bir mal / hizmet için tanımlayıcı olmayabilir. Örneğin; meyveler için nitelik belirten “taze” kelimesi, elektronik cihazlar için, akaryakıt ürünleri için cins belirten “diesel” ibaresi pantolonlar için herhangi bir özellik belirtmemektedir.
Bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde;
Dava Konusu Marka
...
(05. sınıf)
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 08.06.2016 gün ve E.2014/11-696, K.2016/778 sayılı kararı uyarınca iltibas değerlendirmesinin hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel hukuki bilgi ile çözümlenmesinin mümkün olduğu hususu da gözönünde bulundurularak yapılan incelemede, ilaç sektöründe birbirine yakın ibareler içerir ve çeşitli etken maddelerden türetilmiş, Latince kökenli çok sayıda marka yaratımı olduğunun bilindiği, özellikle mülkiyete konu edilemeyen ve herkesin ortak kullanımına açık kalması gereken bir ... (İnternational Nonproprietary Names) kökünden türetilmiş markaların, ilacın, ilintili olduğu etken maddeler ile ilişkisini göstermek açısıdan en yaygın yaratım biçimlerinden biri olduğu, ... ortak kökünün, bu maddenin, farmakolojik olarak ilintili moleküller grubu ile olan ilişkisini gösterdiği, ...’lerin, ilaç markalarında başka ibarelerin eklenmesi yoluyla türetilerek marka olarak kullanılabildiği,
ilaç sektöründeki marka tercihi genel olarak ya ilacın etken maddesine (Apranax/Naproxin) ya da tedavisi hedeflenen hastalığa (Helipak/Helicobacter) vurgu yapan jenerik işaretlerden oluşturulduğu, dolayısıyla etken maddeye veya tedavisi hedeflenen hastalığa ayırt edici bir ek yapılarak veyahut bu işaretlerin kombinasyonları neticesinde yaratılan markalar ayırt edici görüldüğü ve tesciline cevaz verildiği, başka bir ifadeyle bu şekilde kombine edilen markalarda ... kökünü çağrıştırır ibarelere veyahut tıbbi bir sözcüğe yer verilmiş olması, başvuru sahibinin o ibare üzerinde tekel hakkı oluşturmasını değil, bu köklerden türetilmiş sözcüğün bütünü üzerinde sınırlı bir hak sahibi olmasını sağladığı, bu noktada önem arz eden hususun etken maddeye atıf yapan unsurun, etken maddedi oluşturan ibarenin kendisinden asgari düzeyde uzaklaşmış olmasına bağlı olduğu, ilaç markalarının için belirlenen hedef kitlenin bilinçli tüketici kitlesi olduğu göz önüne alındığında, bu tüketici kitlesinin markaların bu şekilde yaratıldığını bilen tüketici kitlesi olduğu, somut uyuşmazlıkta da dava konusu marka şeklinde oluşturulmuş markanın, “...” – “micafunginum” etken maddelerin, çağrıştıracak nitelikte bir algı yaratarak oluşturulduğu görülmekle birlikte 05. Sınıfta yer alan ilaç, tıbbi içerikli emtialar ve kimyasal içerikli emtiaların ilgili tüketicileri oldukları kabul edilen doktor, eczacı, dişçi, medikal uzmanı gibi sektördeki tıbbi kavram ve içerikleri bilen, bilinç, dikkat ve özen düzeyi yüksek tüketiciler tarafından da bu algının edinileceği, bilinçli tüketici kitlesinin, sağlık sektöründe bu şekilde oluşturulmuş işaretlere aşina olup anılan ibareyi etken maddeyi çağrıştıran ve fakat etken maddeden asgari düzeyde uzaklaşmak suretiyle oluşturulmuş bir işaret olarak algılayacağı, başka bir deyişle oluşturulan markanın, etken maddenin “MİCA”, “MİCAFUN”, “MİCAFUNG” gibi belli parçaları ile oluşturulması halinde, ilgili tüketici kitlesi böyle bir markayı, ancak ilgili etken madde kökünden türetilmiş başka bir ayırt edici işaret olarak algılayacağı, başvuru konusu edilen işaretin, etken madde kökünden türetilmiş bir işaret olduğu, etken maddeyi oluştan ibareye yakın bir işitsel, görsel ve kavramsal bir algıya sahip olduğu, bununla birlikte işaretin son kısmına eklenen harflerle etken madde adından asgari şekilde uzaklaşmayı başardığı, bu şekilde işaretin düşük düzeyli bir somut ayırt ediciğe sahip olduğu yorumunda bulunulabileceği, burada ilgili pazar dilinin esas alınması gerektiği, bu pazarda yer alan ilgili tüketicilerin niteliği gözetildiğinde, tüketici kitlesinin başvuru konusu ibareyi doğrudan etken maddenin kendisi olarak değil, bu etken maddeyi içeren bir ilacın adı olarak algılayacağı, dolayısıyla anılan işaretin tesciline izin verilmesinin başvuru sahibine, etken madde üzerinde bir tekel oluşturmasına zaten neden olmayacağı, üçüncü kişilerin de oluşturacakları ayırt ediciliğe haiz işaretlerde, en az başvuru sahibi kadar etken maddenin belli bir kısmını özgürce kullanma hakkının kamu düzeninden kaynaklı olduğu, sonuç olarak başvuru kapsamında reddine karar verilen emtialar bakımından dava konusu markanın ilgili mutlak ret nedenleri kapsamında değerlendirilebilir bir işaret olmadığı anlaşılmış, neticeten, başvuru konusu ... sayılı marka kapsamında kısmen reddine karar verilen emtialar bakımından, başvurunun, ilgili tüketici kitlesinin niteliği ve ilaç sektörüne ilişkin teamüller gözetildiğinde, 5/1-b ve 5/1-c maddeleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün işaretlerden olmadığı kabul edilerek davanın kabulüne karar verilmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi açıklandığı üzere:
1-Davanın kabulü ile
TPE YİDK'nın Markalar Dairesi Başkanlığınını 15/02/2019 tarihli yazısı ile çıkartılan mal ve hizmetler yönünden verilen kısmi red kararına ilişkin ... sayılı kararın iptaline,
2-Harçlar Yasasına göre hesaplanan 59,30-TL karar harcından peşin alınan 44,40-TL’nin mahsubu ile bakiye 14,90-TL’nin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
3-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesap olunan takdiren 5.900,00-TL maktu ücreti vekâletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacının yapmış olduğu ve aşağıda dökümü gösterilen 2.443,20-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davalı tarafından yargılama gideri sarfedilmediğinden bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
6-Yatırılan ve kullanılmayan gider avansının, hükmün kesinleşmesini müteakip re'sen yatırana iadesine (HMK m.333),
Dair verilen karar, hazır olan taraf vekillerinin yüzüne karşı, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup, usulen anlatıldı. 30/03/2021
Katip ... Hakim ...
¸ ¸
MASRAF DÖKÜMÜ
İLK MASRAF: 95,20-TL
GİDER AVANSI:2.348,00-TL
TOPLAM:2.443,20-TL