T.C. ANKARA 5. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2020/200 Esas - 2021/412
TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
ANKARA
5. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO: 2020/200 Esas
KARAR NO: 2021/412
DAVA: Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali - Markanın Hükümsüzlüğü)
DAVA TARİHİ: 12/08/2020
KARAR TARİHİ: 12/11/2021
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH : 07/12/2021
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali - Markanın Hükümsüzlüğü) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA:
Davacı vekili 12/08/2020 tarihli dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin 1989 yılından beri "..., ..., ... BY ..." ana markaları ile faaliyet gösterdiğini, 2018/07820 başvuru nolu "..." ibareli başvuruya yönelik itirazlarının reddine karar verilmiş olmasının hatalı olduğunu, başvuru kapsamında müvekkil firmanın faaliyetinde olan eşarplar, şallar, fularlar ve baş giysileri yönünde de tescil talep edildiğini, davalı firmanın eşarplar, şallar, fularlar ve baş giysileri yönünde herhangi bir kullanımı bulunmadığını, taraflar arasında daha evvel görülen Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin ....Karar sayılı dosyasında 2003/36586 nolu “...” markasının “eşarplar, fularlar, şallar, başörtüleri” ile 98/007588 nolu “...” markasının “baş giysileri(eşarplar dahil) emtiaları yönünden 5 yıllık kullanmama dolayısıyla kısmen hükümsüzlüklerine karar verildiğini, davalı firmanın buna rağmen yeniden başvuruda bulunmasının kötü niyetli olduğunu, taraf markalarında “...” ibaresinin birebir aynı olduğunu, yine markaların benzer mal ve hizmetleri kapsadıklarını, tüketicinin her iki taraf markasını benzer olarak algılayacağını, bu durumun taraflar arasında karıştırılma ihtimalini de ortaya çıkaracağını, müvekkilinin “...” ,“...”, “... by ...” ibareli markaları varken davalı firmanın “...” ibareli markaları varken dava konusu markanın reddinin gerektiğini iddia ederek; ... sayılı YİDK kararının müvekkili firma ürünleri ve benzer emtialar yönünden kısmen iptaline ve 2018/07820 sayılı markanın halinde hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.
Davacı vekili 11/12/2020 tarihli somutlaştırma dilekçesinde özetle; Dava konusu 2018/07820 sayılı markanın 25.sınıfta tescili talep edilen "Bandanalar. Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler." emtiaları ile 35.sınıfta tescili talep edilen "Fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar. Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler." hizmetleri bakımından ... sayılı YİDK kararının kısmen iptali ile 2018/07820 sayılı markanın yine bu mal ve hizmetler bakımından kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmesini açıklamıştır.
CEVAP:
Davalı TÜRKPATENT vekili 26/08/2020 tarihli cevap dilekçesinde özetle; Dava konusu 2018/07820 sayılı "Şekil+..." ibareli marka başvurusuna ilişkin olarak müvekkili tarafından yapılan incelemede; yayıma itiraz aşamasında sunulan kullanım ispatı evraklarının itiraz gerekçesi 2002/6110 sayılı markanın "Baş örtüleri" malları bakımından kullanımının ispatlandığı kanaatine varıldığından, 2002/6110 sayılı markanın tescil kapsamı "Baş örtüleri" malları ile sınırlı olacak şekilde dikkate alınarak iltibas değerlendirmesinin yapıldığını, başvuru sahibinin 193357 ve 2003/36586 sayılı markaların kapsamında yer alıp da kısmi hükümsüzlüğe konu olmayan malların, iş bu başvuru markası kapsamında bulunan "Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler. Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, bandanalar, kemerler. Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler." malları için kazanılmış hak teşkil edeceği kanaatine varıldığını, başvuru sahibine ait 193357 ve 2003/36586 sayılı markaların varlığı da dikkate alınarak, karşılaştırılan markalar arasında iltibas tehlikesinin bulunmayacağına kanaat getirildiğini belirterek; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ... Züccaciye Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi vekili 07/09/2020 tarihli cevap dilekçesinde özetle; Müvekkili şirketin TÜRKPATENT nezdinde çok sayıda tescilli markasının mevcut olduğunu, “...” ve “...” markalarının tanınmış marka siciline kayıtlı olduğunu, müvekkili şirkete ait tanınmış markaların, mağazacılık alanında olduğu gibi yine yoğun olarak 20, 21, 24, ve 27. sınıflarda olmak üzere birçok sınıfta tescili olduğunu, müvekkilinin “...” ve "..." markalarını uzun yıllardır kullandığını, davacının kötü niyet iddialarının gerçeği yansıtmadığını, taraf markalarının birbirlerinden tamamen farklı olduklarını, başvurunun doğrudan müvekkili markalarını çağrıştırdığını, müvekkili markalarının tanınmış marka statüsünde olduğu gözetildiğinde, dava konusu markanın da müvekkili markaları ile ilişkilendirileceğini, tescil edilmek istenilen markanın müvekkili tanınmış markaları kapsamındaki sınıfları kapsadığını, dava konusu markanın müvekkili markalarının serisi niteliğinde algılanacak bir marka olduğunu savunarak; davanın reddini talep etmiştir.
UYUŞMAZLIK:
Dava, 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun m.15/C hükmüne göre açılan YİDK Kararının İptali ve 6769 sayılı SMK m.25 hükmüne göre açılan Markanın Hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.
Taraflar arasındaki uyuşmazlığın; Davaya konu ... sayılı YİDK kararının 25. Sınıfta bulunan "Bandanalar, Baş Giysileri:şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler" emtiaları ve 35.sınıfta bulunan "Eşarplar, şallar, fularlar, bandanalar, Baş Giysileri:şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler emtialarının mağazacılığı" hizmetleri bakımından hukuka uygun olup olmadığı, davalı şirkete ait 2018/07820 sayılı "Şekil+..." ibareli markanın yukarıda belirtilen mal ve hizmetler bakımından davacıya ait itiraz markaları ile SMK m.6/1 hükmü bağlamında iltibas tehlikesi oluşturup oluşturmadığı, davalı şirketin önceki tescilli markalarından kaynaklı müktesep hakkının bulunup bulunmadığı, davalı şirketin kötü niyetli olup olmadığı, tescili halinde davalı markasının yukarıda belirtilen mal ve hizmetler bakımından hükümsüzlüğünün gerekip gerekmediği hususlarına ilişkin oluğu tespit edilmiştir.
Davanın açılmasını müteakip tarafların dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, marka tescil ve başvuru dosyaları ile alâkalı kayıtları getirtilmiş, Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2012/122 Esas sayılı dosyası UYAP ortamında celp edilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, hak düşürücü süre bakımından eksiklik bulunmadığı tespit edilmiş, taraflar sulhe teşvik olunmuş, arabulucuya gitme hakları hatırlatılmış, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, tahkikat icra olunmasını müteakip, bilirkişi heyetinden maddi vakıalara ilişkin rapor alınmış, 06/08/2015 tarih 29437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik'in 201/2. maddesi hükmü de gözetilerek taraflara tahkikat ve yargılamanın geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
İşlem dosyasının tetkikinde; Davalı şirketin "Şekil+..." ibaresinin 01-45. sınıfın tamamını kapsayacak şekilde 25.01.2018 tarihinde gerçekleştirdiği 2018/07820 sayılı marka başvurusunun yapılan ilk incelemeler sonrasında SMK m.5/1-ç hükmü gereği “fularlar, eşarplar, şallar” emtialarının başvurudan çıkartılmasına karar verildiği, akabinde kalan emtialar bakımından başvurunun 12.02.2018 tarih ve 294 sayılı Bülten’de başvurunun ilan edildiği, söz konusu ilana karşı davacı yanın 21.03.2018 tarihinde 2016/24261, 2013/18316, 2011/86604 ve 2002/06110 sayılı markaları mesnet göstererek SMK m.6/1, m.6/5, m.6/6 ve 6/9 hükümleri bağlamında itirazda bulunduğu, davalı şirketin 18.05.2018 tarihli itiraza karşı görüş bildirme dilekçesi ibraz ettiği, 2011/86604, 2002/06110 sayılı markalar bakımından sırasıyla; 35 ve 24/25.sınıfta yer alan hizmet ve mallar bakımından kullanılmadığına ilişkin def'i ileri sürüldüğü, davacı şirketin kullanım ispatına ilişkin olarak 31.07.2018 tarihli kullanım ispatı formu ibraz ettiği, yayıma yapılan itirazın Markalar Dairesi Başkanlığı'nca incelendiği, 2002/6110 sayılı markanın kullanımının ispatına ilişkin sunulan delillerin yeterli bulunmadığı, bu nedenle SMK m.6/1 hükmü incelemesinde bu markanın dikkate alınmadığı, 2011/86604 sayılı marka için ileri sürülen kullanım ispatı talebi, markanın itiraza konu başvurunun başvuru tarihinde Türkiye'de en az beş yıldır tescilli olmaması nedeniyle dikkate alınmadığı, 2016/24261, 2013/18316 ve 2011/86604 sayılı markalar SMK m.6/1 hükmü uyarınca redde mesnet gösterilerek başvuru markasından 25.sınıfta “Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, bandanalar, kemerler.Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler. Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler” ve 35.sınıfta “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, bandanalar, kemerler.Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler. Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler” bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).” mal ve hizmetlerinin çıkartıldığı, bu karara karşı davacı şirket tarafından 25.03.2019 tarihinde yeniden itirazda bulunulduğu, davalı şirketin 29.04.2019 tarihli itiraza karşı görüş dilekçesi sunduğu, yeniden yapılan itirazı değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun ... sayılı YİDK kararı ile itirazın reddine karar verdiği, bu kararın davacı marka vekiline 22.06.2020 tarihinde tebliğ edildiği, iki aylık hak düşürücü süre içinde eldeki davanın açıldığı anlaşılmıştır. Dava konusu marka başvurusu 16.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (SMK) 6.maddesinin 1.fıkrasına göre; Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.
Karıştırma ihtimali, ortalama tüketicilerin, her iki işaret arasında bir şekilde bağlantı kurmasıdır. Bu durum, bir mal veya hizmetin alıcısının bildiği veya duyduğu bir mal veya hizmeti aldığı zannı ile başka bir işletmenin aynı veya benzer malını ya da hizmetini alma ihtimali biçiminde tanımlanmaktadır. Karıştırılma ihtimali, iltibas kavramından daha geniş bir kavram olup, doğrudan ve dolaylı karıştırılma ihtimali olarak ikiye ayrılır. Bu ayrıma göre eğer mal veya hizmetin aynı işletmeden ileri geldiği yönünde bir algılama ortaya çıkıyor, yani bir işletmeye ait mal veya hizmet, başka bir işletmeye ait mal veya hizmet ile karıştırılıyor ve bu nedenle satın alınıyorsa doğrudan karıştırılma ihtimali söz konusudur. Buna karşın, eğer mal veya hizmetin markası birbirinden ayırt ediliyor ancak bunların aynı işletmenin markaları olduğu ya da bu mal veya hizmetin aralarında ekonomik veya idari bağlantı bulunan işletmelerden geldiği biçiminde bir algılama oluşuyor ise bu halde de dolaylı karıştırılma ihtimalinden söz edilir.
Karıştırılma ihtimalinden bahsedilebilmesi için öncelikle önceki ve sonraki markalar arasındaki mal veya hizmet sınıflarının aynı ya da benzer olması gerekir. Mal veya hizmetlerin benzer olup olmadığının belirlenmesinde, karşılaştırılacak mal veya hizmetlerin benzer alıcı çevresine hitap edip etmediği, benzer ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı, aralarında hammadde-yarı mamül-mamül ürün ilişkisi bulunup bulunmadığı, birbirleri yerine ikame ya da tamamlayıcı ürün ya da hizmet olup olmadıkları, dağıtım kanallarının ortak olup olmadığı, marketlerde aynı reyon ya da raflarda satılıp satılmadıkları, aynı toptancılarda satılıp satılmadıkları gibi kriterler göz önünde tutulmalıdır. Sınıfsal benzerlik karşılaştırmasında gerek Nice sınıflandırması gerekse de TÜRKPATENT tarafından çıkartılan sınıflandırma tebliğleri mahkemeler bakımından bağlayıcı değildir. Somut olayın özelliklerine göre TÜRKPATENT tarafından çıkartılan sınıflandırma tebliğinde farklı sınıflarda yer almalarına rağmen ilgili alıcısı nezdinde karıştırmaya yol açacak nitelikteki ürün ve hizmet markalarının kapsadıkları mal ve hizmet sınıflarının benzer olarak değerlendirilmesi de mümkündür.
Karıştırılma ihtimali bakımından sınıfsal benzerliğin söz konusu olması halinde önceki ve sonraki markanın aynı ya da benzer olup olmadıklarının incelenmesi gerekir. Markaların aynı ya da benzer olup olmadıkları incelenirken markayı oluşturan her bir unsura göre değil, bir bütün olarak karşılaştırılan markaların bıraktığı genel, global izlenim, markaların bütünü ile bıraktığı etki dikkate alınacaktır. Markalarda eğer tanımlayıcı unsurlar var ise bu unsurlar değerlendirme dışı bırakılacaktır. Global değerlendirmeye göre, karşılaştırılan markalar arasında karıştırılma ihtimalinin mevcut olup olmadığı incelenirken, ilgili alıcısı nezdinde bıraktıkları genel intibaya göre markaların benzer olup olmadığı, markalar arasında görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik bulunup bulunmadığı, ortalama alıcısının algısının ve satın alma kararı verirken göstereceği özen ve dikkat derecesinin ne olduğu, markalar veya işletmeler arasında bağlantı ihtimalinin söz konusu olup olmadığı gibi hususlar incelenerek değerlendirme yapılmalıdır. Bu şekilde inceleme yapılırken, markanın toplumda ne kadar tanındığı, markaların ayırt edici unsurlarının neler olduğu, markanın hitap ettiği ürün ya da hizmetin tüketici kitlesinin kimler olduğu, bu kitlenin satın alma sürecinde göstermeleri beklenen dikkat ve algılama düzeyinin ne olduğu, mal veya hizmetin niteliğinin ve fiyatının ne olduğu, markanın ne kadar özgün, ayırt edici ya da tanımlayıcı olduğu, seri marka algılamasına yol açıp açmadığı gibi hususlar dikkate alınmalıdır.
Belirtilen açıklamalar ışığında, tarafların iddia ve savunmaları, marka işlem dosyası, itiraza mesnet markalar, hukuki nitelendirme hali hariç olmak üzere maddi vakıalara ilişkin tespitler barındıran bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre;
Mahkememizce aldırılan bilirkişi raporunda tablolaştırıldığı üzere; davacı yan markaları moda tekstil - aksesuar ürünlerinde, sınırlı bir ürün grubunu kapsayacak şekilde tescilli olup davacı markalarının kulllanım ispatına konu olarak dosyaya sunduğu delillerden de fiili kullanımlarının da baş aksesuarları (eşarp, fular vs) ve bu malların satışı üzerinde olduğu görülmektedir. Dava konusu marka kapsamında yer alan ve genel olarak moda tekstil ürünleri olarak kabul edilecek giysiler ve sair baş giysileri ile dava konusu marka kapsamındaki aksesuar ürünleri olarak nitelendirilebilecek “fular, eşarp, başörtüsü” gibi ürünler, kişinin günlük yaşamdaki giyim kuşamını tamamlayan parçalar olup anılan mallar bakımından ortalama düzeyde bir benzerlik bulunduğu kabul edilmelidir. Başka bir deyişle tüketicinin, tek bir satış noktasında triko, ayakkabı, fular, eldiven, bere vs. giyim ürünlerini satın alması mümkün olup ilgili mallar birbirinden farklı ihtiyaçlara yönelik ise nihai olarak birbiri ile bütünleşik ve kişinin giyimini tamamlayan ürünlerdir. Keza yine davacı markaları kapsamındaki mallar ve bu malların satışına özgülen satış hizmetleri (ayrıca yukarı açıklanan nedenlerle sair giyim – tekstil ürünleri açısından ) bakımından da taraf markaları arasında bir benzerlik bulunmakta olduğu kabul edilmelidir. Ancak ilgili mallar bakımından karıştırılma ihtimalinin varlığı için karşılaştırılan işaretler açısından var olması gereken benzerlik düzeyinin de daha yüksek olması gerektiği düşünülmektedir.
Dava konusu 2018/07820 sayılı marka başvurusu incelendiğinde; markanın üst kısmında figüratif bir unsur ile birlikte alt kısmında “...” ibaresinin yer aldığı görülmektedir. Markanın bütününe hakim olan unsur “...” ibaresi olup esas unsurunun da anılan harf dizilimi olduğu ve tüketici tarafından “...” şeklinde telaffuz edileceği değerlendirilmektedir.
Davacıya ait itiraza mesnet markalar; "... BY ..., ..., ... by ... ve ... by ..." ibarelerinden oluşmakta olup, bu markalarda "..." ibaresinin markaların esaslı unsuru olduğu tespit edilmiştir. "by ..." ibaresi; "... tarafından-" şeklinde bir anlamı haiz olup markaların ticari kökenine işaret eden kılavuz unsur niteliğinde olduğundan, bu ibare "..." ibaresine göre markasal ayırt edicilik incelemesinde arka planda kalmaktadır. Sonuç olarak; davacı markalarının esas unsuru "..." ibaresinden oluşmaktadır.
Taraf markaları bir bütün olarak karşılaştırıldığında; “...” şeklindeki harf topluluğunun her iki markada da ortak olduğu, her iki markada da baskın unsur/unsurlardan biri olduğu ve anılan ibarenin uyuşmazlık konusu mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikte olduğu noktasında bir tereddüt bulunmadığı, davacı markalarındaki “BY ...” ibaresinin kullanım biçimi itibariyle de “...” ibarelerinin asli olarak korunan unsur olduğu ve "...., ... isimli markası" gibi bir izlenimi tüketiciye verdiği, kaldı ki davacı yanın tek başına “...” markasının da zaten mevcut olduğu, dava konusu markada kullanılan şekil unsuru, bu şekil unsurunun marka içerisindeki hakimiyeti ve yine “...” ibaresinin ön planda unsur oluşu gözetildiğinde, ortalama bir tüketicinin, aynı, aynı tür ya da benzer mal ve hizmetlerde ilgili markaları gördüğünde, her iki markanın da aynı iktisadi kaynağa ait olduğu yönünde bir algıya kapılması mümkün olabileceği gibi, daha evvelden davacı markalarını deneyimlediği, gördüğü ya da işittiği bir durumda, bahsi geçen mal ve hizmetlerde, sonraki tarihli dava konusu marka ile karşılaşması halinde, anılan markayı da davacı yana ait bir diğer marka olarak zannetmesinin kuvvetle muhtemel olduğu, bu bağlamda dava konusu markada kullanılan şekil unsurunun, davalı yanın sair markalarında yer alan ve aynı zamanda tanınmış olduğu iddia edilen bir şekil olması, nihai anlamda ulaşılan kanaati değiştirmeyecek olup tüketici açısından ön planda olan unsurun, söz görünümden yüksek sesle konuşur ilkesi de düşünüldüğünde “...” ibareleri olduğu, nihai olarak her ne kadar davacı yanın önceki tarihli markaları spesifik bir mal ve hizmet grubunu kapsamakta ise de dava konusu markanın tescili kapsamında yer alan mallar ve bu malların satışına özgülenen hizmetler açısından, taraf markaları arasında “...” ibaresinin ortak kullanımından kaynaklı var olan yüksek düzeyli görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik sebebiyle, tüketicinin, her iki taraf markasının da aynı iktisadi kaynağa ait markalar olduklarını düşünebilecekleri, aynı ya da benzer mal ve hizmetlerde bu markalar ile karşı karşıya kalan tüketicinin, birbirinden farklı markalar karşısında olduğunu dahi algılayamayabileceği, nihai olarak bir kısım tüketici açısından dahi yanılgı yaşama ihtimalinin karıştırılma ihtimalini de beraberinde getireceği gözetildiğinde taraf markalarının bütünsel algılar itibariyle iltibas meydana getirebilecekleri kanaatine varıldığından, SMK m.6/1 hükmü koşulunun somut olayda gerçekleştiği kanaatine varılmıştır.
Davalı taraf önceki tarihli markalardan kaynaklı olarak müktesep hak iddiasında bulunduğundan bu husus aşağıdaki şekilde irdelenmiştir:
Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 19.09.2008 tarihli ve 2007/7547E. – 2008/10251K. Sayılı kararına göre; Bir işletme tarafından uzunca süredir kullanılan markanın asli unsuru muhafaza edilerek ve markanın bu işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle, önceki markanın kapsadığı ürünlerin veya bir ürün çeşidinin tüketiciye yenilenmiş bir marka imajı ile sunulması ve bu yolla marka sahibi işletmenin piyasaya arz ettiği ürünlerinin de işletmesel köken olarak öncekilerle bağlantılı olduğu mesajını veren yeni markalar yaratmak amacıyla önceki markada yer alan asıl unsurun yanına başkaca asli ve/veya tali unsurlar ekleyerek oluşturduğu markaların seri marka olarak kabulü olanaklıdır. Bu tür markalar niteliği itibariyle 556 sayılı KHK'nın 55. maddesinde tanımlanan ortak markalara benzemekle birlikte; seri markalar, ortak markalarda mevcut olan bir grupta yer alan işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerden ayırt edilmesi fonksiyonu, teknik yönetmelik gibi özelliklere sahip olması gerekmeyen ve esasen ortak asli unsuru taşımakla birlikte her biri diğerinden bağımsız nitelikteki ticaret ve hizmet markalarıdır.
Bu karar içeriğinden de anlaşılabileceği üzere müktesep hakkın kabulü üç koşula bağlanmıştır. Bunlar:
• müktesep hak iddia edilen marka ile davaya konu markadaki asli unsurların muhafaza edilmiş olması ve eski markaya karşı hükümsüzlük davası açılacak sürenin dolmuş olması ve bu markanın çekişmesiz şekilde kullanılması,
• markalar arasında işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yaratılan izlenimin korunması,
• dava konusu markada, müktesep hak iddia edilen markaya nazaran kapsamın genişletilmemiş olması.
Bu üç şartın gerçekleştiği durumlarda marka sahibi kazanılmış hak elde eder.
Bu üç şartın gerçekleştiği durumlarda marka sahibi kazanılmış hak elde eder. Hemen belirtmek gerekir ki; yukarıdaki şartlar sağlansa bile, sonraki tarihli marka başvurusu, itiraza mesnet markaya yakınlaşma ve bu yolla haksız yararlanma tehlikesi oluşturmamalıdır. Burada irdelenmesi gereken husus; marka olarak seçilen işaretin önceki tarihli kök seri markaların yenilenmesi suretiyle mi oluşturulduğu, yoksa itiraza mesnet markalar ile yakınlaşarak onunla iltibas tehlikesi doğurma tehlikesi oluşturacak şekilde mi mizanpajının yapıldığıdır. Daha ilk bakışta başvurunun kök markanın değil de, itiraza mesnet markanın yeni düzenlenmiş bir versiyonu olduğu yönünde ortalama tüketici nezdinde izlenim doğuyorsa, önceki kök markalardan kaynaklı müktesep hak şartlarının doğduğundan söz edilemez. Bu itibarla seri marka olarak tescili talep edilen işaret, kök markadan esaslı farklılıklar göstermemeli ve seri marka seçilirken itiraza mesnet markaya yakınlaşacak font, renk, mizanpaj değişikliklerinden kaçınılmalıdır. (Burçak Yıldız, Mükerrer Markanın Seri Markasının Tescili -SMK m.5/1-ç ve m.6/1 Hükümlerine Yargıtay Kararları İle Getirilen İstisna, BATİDER 34(4), 2018, s.116)
Müktesep hak iddiası bakımından hemen belirtmek gerekir ki; önceki tarihli markanın çekişme konusu olmaktan çıkması hali tek başına müktesep hak şartlarının doğumunu sağlamaz. Önceki tarihli markanın başvuruya konu emtialar bakımından aynı zamanda fiili olarak kullanıldığının da ispatlanması gerekir. Zira, müktesep hak müessesesinin kabul edilmesinin amacı, önceki tarihli markanın uzunca süredir kullanımı nedeniyle ilgili tüketici kesiminde oluşan imajın, sonraki tarihli marka başvurusuna sirayet etmesini sağlamaktır. Bu nedenledir ki, fiilen kullanılmayan önceki tarihli markanın ilgili tüketici kesiminde bir imaj duygusu oluşturduğundan söz edilemez. Olmayan imajın yenilenen yeni bir marka başvurusuna aktarımı da dolayısıyla söz konusu olamaz. Müktesep hak şartları bakımından yukarıda ifade ettiğimiz görüşü destekler nitelikte, Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nin 06/01/2020 tarih 2019/2269 E 2020/16 K sayılı kararında, önceki markanın fiilen kullanılmasını, müktesep hakkın doğumu bakımından gerekli görmüştür.
Somut olay bu kriterler çerçevesinde incelendiğinde; Davalı yanın müktesep hak iddialarına dayanak markalarından ilki 193357 tescil sayılı markası olup 03.05.1999 tarihinde tescil işlemleri tamamlandığı görülen markanın, dava konusu marka ile birebir aynı esas unsuru taşıdığı, her ne kadar görsel algılarda birtakım farklılıklar mevcut ise de markaların zaman içerisinde modernleştirilmeleri amacıyla restore edilmelerinin ticari bir gereklilik olduğu, bu noktada esas olanın önceki markadan ciddi şekilde bir uzaklaşma ve bir başkasına ait markaya yanaşma olmaması gerektiği, somut olayda her iki koşulun da meydana gelmediği düşünülmektedir. Yine anılan markanın kapsamında “Çamaşırda, bulaşıkta, her türlü eşya ve mekan temizliğinde kullanılan maddeler, parfümeri, kozmetik mamuller, sabunlar. Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve uygulama için mutfakta kullanılan elektrikli aletler. Elle çalıştırılan aletler ve alettakımları: değerli madenlerden olanlar da dahil çatal, kaşık, bıçak, servis eşyaları, kesici ve dürtücü silahlar, kişisel kullanım için el aletleri, makina, cihaz, taşıt yapımı, inşaat, ziraat, bahçecilik ve ormancılıkla ilgili elle çalışan aletler. Pişirmede kullanılan aletler, makinalar ve cihazlar, saç kurutma makinası, fön makinası, el kurutma makinaları, elektrikli alt yaygıları, elektrikli battaniyeler, ısıtıcı yastıklar.Ev ve mutfak için elle çalışan küçük aletler: Camdan, porselenden, seramikten, adi metalden, plastikten, sentetik madde ve diğer malzemelerden mamul ev ve mutfak eşyaları, kap, kacak. Ütü masaları ve kılıfları, çamaşır kurutmalığı camdan, porselenden, seramikten, adi metalden, sentetik maddelerden, kil veya diğer malzemelerden mamul süs eşyaları.Her türlü malzemeden yapılmış giysiler (iç ve dış giysiler), çoraplar, ayak giysileri, aksesuarlar (eşarplar hariç). Oyunlar, oyuncaklar, jimnastik ve spor aletleri, yılbaşı ağaçları için süsler.” mallarının yer aldığı, koyu renk ile gösterilen malların dava konusu marka kapsamında 25. Sınıfta yer alan mallar ile aynı – aynı tür olduğu değerlendirilmiştir. Bu çerçevede davalı yana ait önceki tarihli markanın dava konusu marka ile aynı esas unsuru taşıdığı, dolayısıyla birbirlerinin serisi/devamı algısı yarattıkları, 25. sınıftaki mallar bakımından aynı – aynı tür malları kapsadıkları, markaların tescil tarihi bakımından çekişme konusu olmaktan çıktığı görülmekte ise de müktesep hak için son kriter olan markanın kullanım suretiyle taraflar arasında çekişime konusu olmaktan çıkıp çıkmadığının da ayrıca incelenmesi gerekmektedir. Davalı tarafın bu hususta herhangi bir delil dosyaya ibraz etmediği, dolayısıyla davalının uyuşmazlık konusu 25. Sınıf mallarda “...” markasını kullandığına yönelik herhangi bir delilin dosyada mevcut olmadığı görülmüştür. Başka bir ifadeyle davalı taraf “...” markalarının uyuşmazlık konusu mallarda aynı zamanda kullandığı ve bu kullanım neticesinde “...” markalarının artık taraflar arasında bir çekişme konusu olmadığı veya her iki markanın da anılan mallar bakımından birbirlerinden bağımsız ve birlikte varlıklarını barış içerisinde sürdürdükleri yönünde bir kanaate de varılması mümkün olmamış, bu nedenle davalının 25.sınıf mallar bakımından, müktesep hak kriterinden yararlanamayacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca yine davalının müktesep hak iddiasına dayanak markalarının, kullanımın var olup olmamasından bağımsız olarak, 35. Sınıf altında 25 Sınıf malların satışına özgülenen hizmetler açısından kazanılmış hak yaratmasının da yine mümkün olmayacağı değerlendirilmiştir. Zira mal üreten işletmenin o malı sattığının karineten kabul edilmesi kavramı, hak sahibine, 35. Sınıftaki satış hizmetlerinin farklı farklı markaları taşıyan ürünlerin satışını da kapsayan daha geniş bir koruma sağlaması nedeniyle, doğrudan 35. Sınıfta kazanılmış bir hak bahşetmeyeceği değerlendirilmiştir.
Davalı yanın bir diğer markası olan 2002/04757 sayılı markasının 35. Sınıfta “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri.” ni kapsadığı görülmekle birlikte önceki tebliğlere göre “genel” ibareyle düzenlenen 35. Sınıftaki bu hizmetlerin, dava konusu markada spesifik olarak belirtilmiş hizmetler bakımından müktesep hakka gerekçe tutulamayacağı, zira pek çok yargı kararında da belirtildiği üzere 35. sınıfta yer alan perakendecilik hizmetlerinin belirli mal gruplarını kapsadığı, önceki markanın ise perakendecilik hizmetlerinin genel nitelikte olduğu durumlarda bu hizmetler farklı görüldüğü gibi müktesep hakka da esas teşkil edemeyecektir. Davalı yanın 35.sınıfta tescilli genel mağazacılık hizmeti bakımından, dava konusu marka kapsamında spesifikleştirilmiş 35.sınıftaki emtiaların mağazacılığı hizmetlerine yönelik olarak müktesep hak iddiasında bulunabilmesi için, önceki tarihli markasını 35.sınıfta bu spesifik malların satışı hizmetleri bakımından uzun süreli olarak kullandığını ispatlaması gerekmektedir. Ancak somut olayda, davalı yan, yukarıda belirtilen markasını 35.sınıfta davaya konu tekstil-giysi emtialarının satışı hizmetleri bakımından kullandığına ilişkin herhangi bir delil ibraz edemediğinden, bu markanın da müktesep hak iddiasına mesnet olamayacağı kanaatine varılmıştır.
Benzer bir değerlendirmenin davalı yanın bir diğer markası olan 2003/36586 sayılı markası için de yapılabileceği, anılan markanın da tescili kapsamında hususiyetle “Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış giysiler (İç ve dış giysiler): Penye, triko, kot, deri, kağıt vb. .malzemeden giysiler; spor yaparken giyilen giysiler; banyo ve plaj giysileri; iç çamaşırlar, eldivenler... Çoraplar, Ayak giysileri: Ayakkabılar, çizmeler, botlar, terlikler, patikler ve bunların parçaları, spor ayakkabıları ve bunların çivileri, ayakkabı parçaları yani pençeler, topuklar, konçlar, sayalar... Başlıklar, şapkalar, bereler, kepler, kasketler..” mallarının yer aldığı, bu malların dava konusu marka kapsamındaki mallar ile aynı ya da aynı tür oldukları, ancak yine davalının anılan markaya dayalı herhangi bir kullanımının mevcut olmadığı görülmüştür.
Sonuç olarak; yukarıda yer verilen gerekçelerden kaynaklı olarak, davalı yanın önceki tarihli markalarından kaynaklı olarak, dava konusu marka kapsamında yer alan mal ve hizmetler bakımından müktesep hak iddiasında bulunamayacağı kanaatine varılmıştır.
SMK m.6/9 hükmüne göre; Kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.
Kötü niyetli marka başvurusu; Kişiyi, hukuk düzeninin tescil ile elde edilecek hakları kullanması amacı taşımaksızın, hukuka ve ahlaka aykırı olarak, bu hakların hukuk düzenince tasvip edilemeyecek şekilde başka amaçlarla kullanılması olarak tanımlanabilir. Hangi hallerde kötü niyetli olarak marka başvurusunda bulunulmuş sayılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, genel olarak markayı kullanmaktan ziyade şantaj veya başkasından haksız para elde etmek veya başkalarının ticaretine engel olmak gibi amaçlarla yapılan marka başvuruları kötü niyetle yapılmış başvuru olarak kabul edilmektedir. Kanunun ayrıca müeyyideye bağladığı hususlar tek başına kötü niyet emaresi olarak kabul edilmez. Zira Kanun tarafından zaten müeyyidesi gösterilmiş marka başvuruları için ayrıca kötü niyeti de sebep göstermek doğru görülmemektedir.
Somut olayda; davaya konu marka ile itiraza mesnet markaların iltibas tehlikesi oluşturacak derecede benzer olmalarının haricinde davalı şirketin kötü niyetle hareket ettiğini gösterir somut olgu ileri sürülmediğinden kötü niyet iddiası yerinde bulunmamıştır.
Yukarıda izah edilen gerekçelerle; dava konusu marka kapsamında yer alan ve eldeki davaya konu edilen mal ve hizmetler bakımından, davacıya ait itiraza mesnet markalarla davaya konu marka arasında SMK m.6/1 hükmü uyarınca ilişkilendirilme ihtimali dahil karıştırılma tehlikesi bulunduğu, davalı şirketin önceki tarihli markalarından kaynaklı olarak müktesep hakkı bulunduğu hususunu ispatlayamadığı anlaşıldığından, davanın kabulüne karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM:
1-Davanın KABULÜ ile; "25.SINIF: Bandanalar, Baş Giysileri:şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler. 35.SINIF: Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Eşarplar, şallar, fularlar, bandanalar, Baş Giysileri:şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir)" mal ve hizmetleri bakımından ... sayılı YİDK kararının İPTALİNE,
2-Dava konusu 2018/07820 sayılı markanın "25.SINIF: Bandanalar, Baş Giysileri:şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler. 35.SINIF: Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Eşarplar, şallar, fularlar, bandanalar, Baş Giysileri:şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir)" mal ve hizmetleri bakımından HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE ve SİCİLDEN TERKİNİNE,
3-6769 sayılı SMK m.27/6 hükmü gereği hükümsüzlük kararı kesinleştiğinde bir örneğinin re'sen TÜRKPATENT'e gönderilmesine,
4-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 59,30 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 54,40 TL harcın mahsubu ile alınması gereken 4,90 TL harcın davalılardan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan AAÜT m.3 hükmü gereği hesaplanan 5.900,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,
6-Davacı tarafından yapılan 54,40 TL peşin harç, 54,40 TL başvurma harcı, 16,30 TL vekalet harcı, 77,00 TL posta, tebligat masrafı, 1.800,00 TL bilirkişi ücretine esas olmak üzere toplam 2.002,10 TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,
7-Davalı ... Züccaciye Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan 23,40 TL vekalet harç sarfiyatına ilişkin yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,
8-HMK m.333 hükmü gereği karar kesinleştiğinde artan avansın yatıran tarafa re'sen iadesine,
Dair, davacı vekili, davalı kurum vekili, davalı şirket vekilinin yüzüne karşı HMK m. 341 hükmü gereği kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk Dairesi nezdinde İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.12/11/2021