T.C. ANKARA 5. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2020/17 Esas - 2021/55
TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
ANKARA
5. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO: 2020/17 Esas
KARAR NO: 2021/55
DAVA: Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali - Markanın Hükümsüzlüğü)
DAVA TARİHİ: 20/01/2020
KARAR TARİHİ: 03/02/2021
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH : 15/03/2021
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali - Markanın Hükümsüzlüğü) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA:
Davacı vekili 20/01/2020 tarihli dava dilekçesinde özetle; Davacının çikolata sektöründe yenilikçi ürünleriyle Türkiye’deki ve dünyadaki en önemli üretici firmalardan biri olduğunu, dava konusu “... ...” markasının davacının tescilli ve tanınmış “... ...” markası ile görsel, işitsel ve kavramsal açılardan ve genel izlenimi itibariyle benzer olduğunu, taraf markalarında aynı şekilde kullanılan “...” ibaresinin altına yerleştirilen “gülümseme emojisi”nin de aynı olduğunu, davalı TÜRKPATENT’in daha önce dava dışı bir markada “...” ibaresiyle birlikte “gülümseme emojisi şekli”nin kullanıldığı durumda söz konusu markayı davacının tescilli markasına benzer bulduğunu, bu kararın somut olaya da emsal teşkil etmesi gerektiğini, davalının markasında geçen “...” ibaresinin davalının çatı markası olduğunu, bu yüzden de markaya ayırt edicilik kazandırmadığını, taraf markalarının aynı emtialarda kullanılacağını, 30. sınıfa giren bu emtiaların cins ve niteliği gereği tüketicinin satın alma kararı verme süresinin çok kısa olduğunu, dolayısıyla taraf markalarının karıştırılma ve ilişkilendirilme ihtimalinin arttığını, davacının “... ...” markasının kullanım sonucu ayırt edicilik ve tanınmışlık kazanmış bir marka olduğunu, dava konusu edilen markanın, davacının tanınmış “... ...” markasından esinlenerek yapıldığının açık olduğunu, yani davalının bu marka başvurusunda bulunma eyleminin kötü niyetli olduğunu beyan ederek; TÜRKPATENT YİDK’nın ... sayılı kararının iptalini ve davalı firmanın ... sayılı markasının iptalini ve tescili halinde hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.
CEVAP:
Davalı TÜRKPATENT vekili 06/02/2020 tarihli cevap dilekçesinde özetle; Taraf markalarının benzer olmadığını, bütüncül algı çerçevesinde farklı ticari kaynaklardan gelen birbirinden farklı markalar olarak algılanacaklarını, her iki markada da ortak unsur konumunda olan “...” ibaresinin genel kullanıma sahip ve ayırt ediciliği son derece düşük bir ibare olup davacının inhisarına terk edilmesinin mümkün olmadığını, davalı markasının ihtiva ettiği ve ayırt ediciliği yüksek olan “...” asli unsuru ile birlikte kullanılan renk ve şekil öğeleriyle bir bütün olarak davacı markasından ilişkilendirilme ihtimalinden sıyrıldığını, davacının kötü niyet iddialarını destekleyen delil sunamadığını, bu nedenlerle davadaki taleplerin reddini talep etmiştir.
Davalı ... ... Finansal Yönetim A.Ş. vekili 09/03/2020 tarihli cevap dilekçesinde özetle; Davalı firmanın dava konusu edilen marka üzerinde müktesep hakkının bulunduğunu, zira davalının 2015 90571 sayılı “... ...” markasını 2015 yılından beri kullandığını ve reklam, satış ve pazarlama çabalarıyla ortalama tüketici nezdinde bu markaya bilinirlik kazandırdığını, yani tarafların markalarının 2015’ten beri barışçıl şekilde birlikte var olduklarını, zaten de taraf markalarının birbirlerine benzemediğini, markalarda kullanılan renklerin ve yazı tiplerinin birbirinden farklı olduğunu, “...” ibaresinin altında yer alan gülücük detayının konumlandırılmasının ve açısının davacının markasından farklı olduğunu, kaldı ki “...” ibaresinin kavramsal karşılığı da düşünüldüğünde bu kullanımın gayet olağan olduğu göz önüne alındığında markaların görsel bakımdan benzer olmadığını, markalarda geçen “...” ve “...” ibarelerinin markaları işitsel açıdan da farklı kılmaya yettiğini, “mutlu” anlamına gelen “...” ibaresinin gıda ürünlerinde sektördeki pek çok aktör tarafından kullanıldığını ve bu nedenle bir markada ancak tali unsur olabileceğini, TÜRKPATENT nezdinde 30. Sınıfta tescile bağlanmış 1407 tane “...”li marka olduğunu, davacının markasını ülke sınırları içerisinde, ciddi bir biçimde markasal hüviyette kullandığını ispat etmesi gerektiğini beyan ederek; davadaki taleplerin reddini talep etmiştir.
UYUŞMAZLIK:
Dava, 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun m.15/C hükmüne göre açılan YİDK Kararının İptali ve 6769 sayılı SMK m.25 hükmüne göre açılan Markanın Hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.
Taraflar arasındaki uyuşmazlığın; Davalı kurumun tesis ettiği ... sayılı YİDK kararının davacının itirazlarının reddi bakımından hukuka uygun olup olmadığı, davalı şirkete ait ... nolu "... ..." ibareli marka başvurusu ile davacıya ait "... ..." ibareli marka arasında iltibas tehlikesi bulunup bulunmadığı, davacı markasının tanınmış marka olup olmadığı, davalı şirketin marka başvurusunda kötüniyetli olup olmadığı, davalı şirketin önceki tescilli marka hakkından kaynaklı müktesep hakkının bulunup bulunmadığı, tescili halinde davalı markasının hükümsüzlüğünün gerekip gerekmediği hususlarına ilişkin olduğu tespit edilmiştir.
Davanın açılmasını müteakip tarafların dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, marka tescil ve başvuru dosyaları getirtilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, hak düşürücü süre bakımından eksiklik bulunmadığı tespit edilmiş, taraflar sulhe teşvik olunmuş, arabulucuya gitme hakları hatırlatılmış, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, tahkikat icra olunmasını müteakip, bilirkişi heyetinden maddi vakıalara ilişkin rapor alınmış, 06/08/2015 tarih 29437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik'in 201/2. maddesi hükmü de gözetilerek taraflara tahkikat ve yargılamanın geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE
İşlem dosyasının tetkikinde; Davalı şirketin "... ..." ibaresinin 30. sınıfta bulunan "Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler. Makarnalar, mantılar, erişteler. Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül. Kekler. Bal, arı sütü, propolis. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilyalar, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere soslar. Mayalar, kabartma tozları. Her türlü un, irmikler, nişastalar. Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri. Çaylar, buzlu çaylar. Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler. Sakızlar. Dondurmalar, yenilebilir buzlar. Tuz. Hububattan (tahıl) imal edilmiş çerezler, patlamış mısır, yulaf ezmeleri, mısır cipsleri, kahvaltılık hububat ürünleri, işlemden geçirilmiş buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç. Pekmez." mallarının tescili amacıyla 05.06.2018 tarihinde gerçekleştirdiği ... sayılı marka başvurusunun yapılan ilk incelemeler sonrasında 13.08.2018 tarih ve 306 sayılı Bülten’de ilan edildiği, söz konusu ilana karşı 12.10.2018 tarihinde davacı şirket tarafından SMK m.6/1, m.6/3 ve m.6/9 hükümleri kapsamında 2015/17342 sayılı marka redde mesnet gösterilerek yayına itiraz edildiği, davalı şirketin 16.11.2018 tarihinde itiraza karşı görüş bildirme dilekçesi sunduğu, Markalar Dairesi Başkanlığı'nca ileri sürülen itirazın reddine karar verildiği, davacı yanın 15.07.2019 tarihinde karara itirazda bulunduğu, davalı şirketin 21.08.2019 tarihinde itiraza karşı görüş bildirme dilekçesi sunduğu, itirazları değerlendiren Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 18.11.2019 tarih ve ... sayılı kararı ile itirazın reddine karar verdiği görülmektedir. YİDK kararı davacı marka vekiline 28.11.2029 tarihinde tebliğ edilmiş, davacı vekili tarafından iki aylık yasal hak düşürücü süre içerisinde eldeki dava açılmıştır. Dava konusu marka 13.02.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (SMK) 6.maddesinin 1.fıkrasına göre; Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.
Karıştırma ihtimali, ortalama tüketicilerin, her iki işaret arasında bir şekilde bağlantı kurmasıdır. Bu durum, bir mal veya hizmetin alıcısının bildiği veya duyduğu bir mal veya hizmeti aldığı zannı ile başka bir işletmenin aynı veya benzer malını ya da hizmetini alma ihtimali biçiminde tanımlanmaktadır. Karıştırılma ihtimali, iltibas kavramından daha geniş bir kavram olup, doğrudan ve dolaylı karıştırılma ihtimali olarak ikiye ayrılır. Bu ayrıma göre eğer mal veya hizmetin aynı işletmeden ileri geldiği yönünde bir algılama ortaya çıkıyor, yani bir işletmeye ait mal veya hizmet, başka bir işletmeye ait mal veya hizmet ile karıştırılıyor ve bu nedenle satın alınıyorsa doğrudan karıştırılma ihtimali söz konusudur. Buna karşın, eğer mal veya hizmetin markası birbirinden ayırt ediliyor ancak bunların aynı işletmenin markaları olduğu ya da bu mal veya hizmetin aralarında ekonomik veya idari bağlantı bulunan işletmelerden geldiği biçiminde bir algılama oluşuyor ise bu halde de dolaylı karıştırılma ihtimalinden söz edilir.
Karıştırılma ihtimalinden bahsedilebilmesi için öncelikle önceki ve sonraki markalar arasındaki mal veya hizmet sınıflarının aynı ya da benzer olması gerekir. Mal veya hizmetlerin benzer olup olmadığının belirlenmesinde, karşılaştırılacak mal veya hizmetlerin benzer alıcı çevresine hitap edip etmediği, benzer ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı, aralarında hammadde-yarı mamül-mamül ürün ilişkisi bulunup bulunmadığı, birbirleri yerine ikame ya da tamamlayıcı ürün ya da hizmet olup olmadıkları, dağıtım kanallarının ortak olup olmadığı, marketlerde aynı reyon ya da raflarda satılıp satılmadıkları, aynı toptancılarda satılıp satılmadıkları gibi kriterler göz önünde tutulmalıdır. Sınıfsal benzerlik karşılaştırmasında gerek Nice sınıflandırması gerekse de TÜRKPATENT tarafından çıkartılan sınıflandırma tebliğleri mahkemeler bakımından bağlayıcı değildir. Somut olayın özelliklerine göre TÜRKPATENT tarafından çıkartılan sınıflandırma tebliğinde farklı sınıflarda yer almalarına rağmen ilgili alıcısı nezdinde karıştırmaya yol açacak nitelikteki ürün ve hizmet markalarının kapsadıkları mal ve hizmet sınıflarının benzer olarak değerlendirilmesi de mümkündür.
Karıştırılma ihtimali bakımından sınıfsal benzerliğin söz konusu olması halinde önceki ve sonraki markanın aynı ya da benzer olup olmadıklarının incelenmesi gerekir. Markaların aynı ya da benzer olup olmadıkları incelenirken markayı oluşturan her bir unsura göre değil, bir bütün olarak karşılaştırılan markaların bıraktığı genel, global izlenim, markaların bütünü ile bıraktığı etki dikkate alınacaktır. Markalarda eğer tanımlayıcı unsurlar var ise bu unsurlar değerlendirme dışı bırakılacaktır. Global değerlendirmeye göre, karşılaştırılan markalar arasında karıştırılma ihtimalinin mevcut olup olmadığı incelenirken, ilgili alıcısı nezdinde bıraktıkları genel intibaya göre markaların benzer olup olmadığı, markalar arasında görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik bulunup bulunmadığı, ortalama alıcısının algısının ve satın alma kararı verirken göstereceği özen ve dikkat derecesinin ne olduğu, markalar veya işletmeler arasında bağlantı ihtimalinin söz konusu olup olmadığı gibi hususlar incelenerek değerlendirme yapılmalıdır. Bu şekilde inceleme yapılırken, markanın toplumda ne kadar tanındığı, markaların ayırt edici unsurlarının neler olduğu, markanın hitap ettiği ürün ya da hizmetin tüketici kitlesinin kimler olduğu, bu kitlenin satın alma sürecinde göstermeleri beklenen dikkat ve algılama düzeyinin ne olduğu, mal veya hizmetin niteliğinin ve fiyatının ne olduğu, markanın ne kadar özgün, ayırt edici ya da tanımlayıcı olduğu, seri marka algılamasına yol açıp açmadığı gibi hususlar dikkate alınmalıdır.
Belirtilen açıklamalar ışığında, tarafların iddia ve savunmaları, marka işlem dosyası, itiraza mesnet markalar, hukuki nitelendirme hali hariç olmak üzere maddi vakıalara ilişkin tespitler barındıran bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre;
Mahkememizce aldırılan bilirkişi raporunda tablolaştırıldığı üzere; dava konusu ... sayılı başvuru kapsamında yer alan "30.SINIF: Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler. Makarnalar, mantılar, erişteler. Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül. Kekler. Bal, arı sütü, propolis. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilyalar, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere soslar. Mayalar, kabartma tozları. Her türlü un, irmikler, nişastalar. Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri. Çaylar, buzlu çaylar. Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler. Sakızlar. Dondurmalar, yenilebilir buzlar. Tuz. Hububattan (tahıl) imal edilmiş çerezler, patlamış mısır, yulaf ezmeleri, mısır cipsleri, kahvaltılık hububat ürünleri, işlemden geçirilmiş buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç. Pekmez." mallarının, davacı yanın itiraza mesnet 2015/17342 sayılı markasının kapsamına giren 30.sınıftaki emtialarla aynı ve aynı tür olduğu tespit edilmiştir. Zira bu emtiaların hepsi; benzer alıcı çevresine hitap ederler, benzer ihtiyaçları giderirler, son kullanıcıları ve hedeflenen tüketicileri aynıdır, pek çoğunun birbirlerini tamamlayıcı ve birbirleri yerine ikame edilebilir nitelikleri vardır ve yine pek çoğunun arasında ham madde/yarı mamül/mamül ürün ilişkisi bulunur. Bu nedenle SMK m.6/1 hükmü bağlamında emtia benzerliği şartının somut olayda gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Dava konusu ... sayılı marka ve davacı yanın itiraza mesnet 2015/17342 sayılı markası incelendiğinde; taraf markalarının her ikisi de renk, şekil ve kelime unsurlarından müteşekkil karma markalardır. Markaların üst kısmında yer alan “...” ve “...” şeklindeki ibarelerin altına “...” ibaresi, onun da altına “gülümseyen ağız şekli” konuşlandırılmıştır. Markalardaki “...” ibaresinde geçen “pp” harfleri de, sanki bu gülümseyen ağız şeklini tamamlayan “bir çift göz” gibi görünmektedir. Markalarda kullanılan renkler farklı olsa da, hepsi canlı/parlak renklerden seçilmiştir. Markalarda hem “...” ibaresi, hem de gülen yüz şekli/emojisi ortaktır. Markalardaki renk unsurlarının farklı olması, bunların canlı/parlak renkler arasından seçilmiş olması gerçeği karşısında, önemli bir fark yaratmamaktadır. Markalarda geçen “...” ibarelerinin farklı karakterde harflerle yazılmış olması da markaları birbirlerinden farklı kılmaya yeten bir özellik değildir.
Taraf markaları bütün olarak karşılaştırıldığında; görsel, işitsel ve kavramsal olarak iltibas tehlikesi oluşturacak derecede benzer oldukları, markalarda bulunan "..." ve "..." ibarelerinin çatı marka vasıflarının bulunduğu, çatı markanın, markanın ticari köken fonksiyonuna hizmet eden bir unsur olduğu, çatı markanın yanına eklenen ve tescil kapsamına konu mal ve hizmetleri nitelemeyen, bu mal ve hizmetler bakımından somut-soyut ayırt edici niteliği haiz başkaca unsurlar bulunması halinde, markanın tescile konu olduğu mal veya hizmeti ferdileştiren, bu mal veya hizmetleri gerek diğer teşebbüslerden gerekse çatı markanın tescilli olduğu diğer mal veya hizmet markaları ürünlerinden ayırmayı söz konusu bu diğer unsurların sağladığı, somut olayda da gerek davacı markasında gerekse davalı şirkete ait markada "..." ve "..." ibareleri çatı marka vasfında olduklarından, çatı markalar haricinde kalan diğer unsurların tescilli oldukları emtialar bakımından ayırt ediciliğinin bulunup bulunmadığının önem arz ettiği, her iki markada da "...+Şekil" ibaresinin mevcut olduğu, "..." ibaresinin anlamı Türkçe'de yaygın olarak bilinen İngilizce bir kelime olduğu, "Mutlu" anlamına geldiği, bu ibarenin davaya konu 30.sınıftaki emtiaları doğrudan tanımlamadığı, bu nedenle davaya konu emtialar bakımından somut ayırt edici niteliğinin bulunduğu, markalar arasında "..." markasının müşterekliği kadar, bu ibarenin altında konumlandırılan "Gülümseme Emojisi" şeklinin de müşterek olduğu ve birbirlerine benzediği, her iki markada yer alan "pp" harflerinin boşluklu kısmının içinin beyaz renk ile doldurularak bu boşlukların gülümseyen emojinin gözleri olarak figürasyonunun sağlandığı, bu hale göre daha önce davacıya ait "... ...+Şekil" markasını gören, işiten, bu markalı emtialardan yararlanan makul derecede bilgili, dikkatli ve ihtiyatli, markaları her zaman bir arada göremeyen, markaların detaylarını analiz etmeyen, markanın esas unsurunun bir bütün halinde zihninde oluşturduğu imajı ile hareket eden ortalama tüketici kesiminin, davaya konu aynı emtialar üzerinde "... ...+Şekil" markasını gördüğünde ya da işittiğinde, markalarda müşterek bulunan "...+Şekil" unsurlarının müşterekliği dolayısıyla davaya konu marka ile davacıya ait itiraza mesnet marka arasında bağlantı kuracağı, "..." ve "..." çatı markalarından kaynaklı olarak karşılaştırılan markaların farklı ticari kökeni işaret ettiğini algılasa bile "...+Şekil" ibarelerinin birbirine benzerlikleri nedeniyle marka sahipleri arasında idari veya ekonomik bir bağlantı bulunduğu yönünde yanılsamaya düşebileceği, bu nedenle en azından markalar arasında dolaylı karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu, dolayısıyla SMK m.6/1 hükmü koşullarının somut olayda gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 19.09.2008 tarihli ve 2007/7547E. – 2008/10251K. Sayılı kararına göre; Bir işletme tarafından uzunca süredir kullanılan markanın asli unsuru muhafaza edilerek ve markanın bu işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle, önceki markanın kapsadığı ürünlerin veya bir ürün çeşidinin tüketiciye yenilenmiş bir marka imajı ile sunulması ve bu yolla marka sahibi işletmenin piyasaya arz ettiği ürünlerinin de işletmesel köken olarak öncekilerle bağlantılı olduğu mesajını veren yeni markalar yaratmak amacıyla önceki markada yer alan asıl unsurun yanına başkaca asli ve/veya tali unsurlar ekleyerek oluşturduğu markaların seri marka olarak kabulü olanaklıdır. Bu tür markalar niteliği itibariyle 556 sayılı KHK'nın 55. maddesinde tanımlanan ortak markalara benzemekle birlikte; seri markalar, ortak markalarda mevcut olan bir grupta yer alan işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerden ayırt edilmesi fonksiyonu, teknik yönetmelik gibi özelliklere sahip olması gerekmeyen ve esasen ortak asli unsuru taşımakla birlikte her biri diğerinden bağımsız nitelikteki ticaret ve hizmet markalarıdır.
Bu karar içeriğinden de anlaşılabileceği üzere müktesep hakkın kabulü üç koşula bağlanmıştır. Bunlar:
• müktesep hak iddia edilen marka ile davaya konu markadaki asli unsurların muhafaza edilmiş olması ve eski markaya karşı hükümsüzlük davası açılacak sürenin dolmuş olması ve bu markanın çekişmesiz şekilde kullanılması,
• markalar arasında işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yaratılan izlenimin korunması,
• dava konusu markada, müktesep hak iddia edilen markaya nazaran kapsamın genişletilmemiş olması.
Bu üç şartın gerçekleştiği durumlarda marka sahibi kazanılmış hak elde eder.
Müktesep hak iddiası bakımından hemen belirtmek gerekir ki; önceki tarihli markanın çekişme konusu olmaktan çıkması hali tek başına müktesep hak şartlarının doğumunu sağlamaz. Önceki tarihli markanın başvuruya konu emtialar bakımından aynı zamanda fiili olarak kullanıldığının da ispatlanması gerekir. Zira, müktesep hak müessesesinin kabul edilmesinin amacı, önceki tarihli markanın uzunca süredir kullanımı nedeniyle ilgili tüketici kesiminde oluşan imajın, sonraki tarihli marka başvurusuna sirayet etmesini sağlamaktır. Bu nedenledir ki, fiilen kullanılmayan önceki tarihli markanın ilgili tüketici kesiminde bir imaj duygusu oluşturduğundan söz edilemez. Olmayan imajın yenilenen yeni bir marka başvurusuna aktarımı da dolayısıyla söz konusu olamaz. Müktesep hak şartları bakımından yukarıda ifade ettiğimiz görüşü destekler nitelikte, Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nin 06/01/2020 tarih 2019/2269 E 2020/16 K sayılı kararında, önceki markanın fiilen kullanılmasını, müktesep hakkın doğumu bakımından gerekli görmüştür.
Somut olayda yapılan değerlendirmede; davalının müktesep hak iddialarına mesnet aldığı 2015/90571 sayılı markası 15.06.2016 tarihinde tescil edilmiştir. Eldeki dava konusu markanın başvuru tarihi ise 05.06.2018'dir. Bu nedenle, söz konusu markanın “uzun süre tescili”nden söz edilebilmesi mümkün görülmemiştir. Zira, dava konusu marka başvuru tarihi itibariyle, davalı şirkete ait müktesep hakka mesnet önceki tarihli marka henüz 2 yıl kadar olmadan tescilli olup, SMK'de düzenlenen 5 yıllık hak düşürücü süreyi doldurmadığından olası hükümsüzlük tehdidi altındadır. Bu nedenle müktesep hakka mesnet alınan söz konusu markanın uzun süreli tescilli olduğu ve artık hükümsüzlük tehdidi altında bulunduğu dava konusu marka başvuru tarihi itibariyle söylenemeyeceğinden, davalı şirketin müktesep hak iddiası yerinde bulunmamıştır.
Davacı vekili dava aşamasında müvekkili markasının tanınmış olduğu olgusunu ileri sürmüştür. Markanın hükümsüzlüğü istemi bakımından söz konusu iddia aşağıdaki şekilde incelenmiştir.
SMK m.6/4 hükmüne göre; Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.
SMK m.6/5 hükmüne göre; Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
SMK m.6/4 hükmü bağlamında tanınmış marka koruması için; toplumun her kesimince bilinme gerekli olmayıp, toplumun ilgili kesimindeki bilinilirlik düzeyi dikkate alınacaktır. Toplumun ilgili kesimi; markanın tanındığı iddia edilen ve kaynak ülkede markanın tescilli olduğu ve kullanıldığı sektörü ifade eder. (Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, 4.Baskı, İstanbul 2018, s.344-345) Bir markanın Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka olarak kabul edilebilmesi için, bu markanın Türkiye'de tanınmış olmasının ya da kullanılmasının gerekip gerekmediği hususu bakımından; Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nin 13.02.2019 tarih 2017/3943 Esas 2019/1154 Karar sayılı kararında belirtildiği üzere, Türkiye’de tescilli olmayan markalara tanınmış marka koruması sağlanabilmesi için, söz konusu markanın, itiraza konu marka başvuru tarihinden önce Türkiye’de ilgili sektörde tanınmış marka olduğunun dosyaya sunulan objektif delillerle ispat edilmesi gerekir. (Aynı yönde Y11HD; 18.09.2019 tarih, 2018/790 E 2019/5512 K; Y11HD; 20.11.2018 tarih, 2017/1345 E 2018/7216 K)
SMK m.6/5 hükmü uyarınca; önceki tarihli tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış olan bir marka, Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi sebebiyle, aynı veya benzeri sonraki tarihli marka başvurusunun, aynı veya farklı nitelikteki mal ya da hizmetlere ilişkin tescil talebinin reddini talep edebilir. Bir markanın sadece tanınmış marka niteliğini haiz olması, otomatik olarak o markanın farklı türdeki mal veya hizmetlere ilişkin olarak sonraki tarihli marka başvurusunu engelleme hakkı bahşetmez. Tanınmış marka hakkı sahibinin genişletilmiş korumadan yararlanabilmesi için;
A) Tanınmış markanın itibarından haksız yarar elde edilmesi,
B) Tanınmış markanın itibarına zarar verilmesi,
C) Tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi, olasılıklarından en az birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşme ihtimalinin bulunması gereklidir. Ayrıca, sonraki tarihli marka başvuru sahibinin, marka başvurusunda haklı bir nedeninin de bulunmaması gerekir.
Tanınmışlık, statik ve dogmatik bir durum değildir. Aksine; sürekli güncellenen, dalgalanabilen, bir çok değişkene bağlı dinamik bir süreci içinde barındırır. Bir markanın tanınmış marka niteliğinde olup olmadığı; a)Toplumun ilgili kesimince markanın tanınma düzeyi, b) Markanın kullanıldığı coğrafi alan, kullanım süresi ve yoğunluğu, c)Marka promosyonlarının ve reklamlarının süresi, yoğunluğu, hedef aldığı alan, d)Markanın tesciller veya tescil başvuruları ile korunduğu coğrafi alanın büyüklüğü, e) Markanın resmi mercilerce tanınmışlığına delalet eden karar ve uygulamaları, f) Markanın ekonomik değeri, g) Markanın hitap ettiği mal veya hizmetlerin pazar payı, gibi tahdidi olmayan kriterler dikkate alınmak suretiyle, yapılacak global bir değerlendirme neticesinde her somut olayda ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Hemen belirtilmelidir ki; bir markanın tanınmış marka niteliğini haiz olmasının; yukarıda yer verilen tüm kıstasların sağlanması gerektiğini şart koşmadığı gibi, yukarıda yer verilen kıstaslardan yalnızca birinin gerçekleşmesinin mutlak anlamda ilgili markayı tanınmışlık seviyesine çıkaracağını da göstermez. Burada önemli olan husus; her somut olayda, yukarıda yer verilen kıstaslardan da yararlanarak, global bir değerlendirme yapılması, bunun sonucunda tanınmışlık vasfı ve varsa bu tanınmışlığın etki alanının belirlenmesidir.
Tanınmış markanın itibarından haksız yararlanılmasından söz edilebilmesi için; tanınmış markanın iyi şöhret ve itibar sahibi olması, ilgili tüketici kesimi nezdinde markanın olumlu bir imajının olması gerekir. Bu nedenle imaj transferine konu olabilecek sonraki tarihli marka başvurusunun, tanınmış markanın itibarından haksız yararlanma tehlikesi doğurabileceği söylenebilir. Burada önemli olan, sonraki tarihli markayı gören tüketicinin, önceki tarihli tanınmış markanın kendi zihninde oluşturduğu olumlu imaj ile sonraki tarihli marka arasında bir bağlantı (link) kurması, imaj transferi ihtimalinin bulunması, böylece tanınmış markanın olumlu imajının sağladığı kolaylıktan yararlanarak sonraki tarihli marka başvuru sahibinin ticari avantaj sağlama ihtimalinin bulunmasıdır. Böylece, sonraki tarihli marka başvuru sahibi, tanınmış marka sahibinin uzun uğraşlar sonucu oluşturduğu kalite ve güven birikiminden parazitvari yararlanarak, kendi lehine haksız bir avantaj sağlayacaktır.
Tanınmış markanın itibarına zarar verilebilmesi için; Tanınmış markanın, arzu edilmeyen olumsuz imaj tehlikesine maruz kalacağı bir hal olasılığı içerisinde bulunması gerekmektedir. Tanınmış markanın itibarının zarar görme tehlikesi altında bulunup bulunmadığı incelenirken, tescile konu mal ve hizmetlerin kapsamı dikkate alınmalıdır. Örneğin; tanınmış bir içecek markasının, aynı veya benzerinin tuvalet temizliği emtialarında marka olarak kullanılması halinde, böyle bir olumsuz imaj tehlikesi söz konusu olabilir.
Tanınmış markanın ayırt etme gücünün zedelenmesi için; Sonraki tarihli marka başvurusu nedeniyle, tanınmış markanın ayırt etme gücünün zayıflaması ve bu suretle markanın reklam değerinin düşme ihtimali bulunmalıdır. Tanınmışlık derecesi ve karşılaştırılan markaların hitap ettiği mal veya hizmetlerin birbirleri ile yakınlığı arttıkça, markanın ayırt ediciliğinin zedelenmesi ihtimali de artmaktadır. Bu durumda, markanın muhatap çevresi, sonraki tarihli marka nedeniyle, önceki markanın artık sadece tanınmış marka sahibine ve onun ürünlerine ait olmadığı kanısına varmaktadır.
Somut olayda yapılan değerlendirmede; davacının davasına/itirazlarına mesnet aldığı "... ...+Şekil" markasını taşıyan ürünlerin piyasada olduğu ve 2013-2019 yılları arasında çok sayıda satışının gerçekleştiği dava dosyasına davacı tarafından sunulan delillerden anlaşılsa da, bu delillerden davacının söz konusu markaya yaptığı yatırımlar/tanıtım harcamaları ve bu markalı ürünlerin piyasada bilinirliği anlaşılmadığından, sadece ürün görsellerine ve satış faturalarına dayalı olarak bu markanın “tanınmış” olduğunun söylenmesi mümkün görülmemektedir. Kaldı ki markalar arasında SMK m.6/1 hükmü uyarınca iltibas tehlikesi bulunduğundan, davacı markasının tanınmış olmamasının yargılamanın sonucuna etkisi bulunmamaktadır.
SMK m.6/9 hükmüne göre; Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.
Kötüniyetli marka başvurusu; Kişiyi, hukuk düzeninin tescil ile elde edilecek hakları kullanması amacı taşımaksızın, hukuka ve ahlaka aykırı olarak, bu hakların hukuk düzenince tasvip edilemeyecek şekilde başka amaçlarla kullanılması olarak tanımlanabilir. Hangi hallerde kötü niyetli olarak marka başvurusunda bulunulmuş sayılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, genel olarak markayı kullanmaktan ziyade şantaj veya başkasından haksız para elde etmek veya başkalarının ticaretine engel olmak gibi amaçlarla yapılan marka başvuruları kötü niyetle yapılmış başvuru olarak kabul edilmektedir. Kanunun ayrıca müeyyideye bağladığı hususlar tek başına kötü niyet emaresi olarak kabul edilmez. Zira Kanun tarafından zaten müeyyidesi gösterilmiş marka başvuruları için ayrıca kötü niyeti de sebep göstermek doğru görülmemektedir.
Somut olayda yapılan değerlendirmede; davaya konu marka ile itiraza mesnet markanın iltibas tehlikesi oluşturacak derecede benzer olmalarının haricinde davalı şirketin kötüniyetle hareket ettiğini gösterir somut olgu bulunmadığı anlaşıldığından kötüniyet iddiasına dayalı istemler yerinde bulunmamıştır.
Yukarıda izah edilen gerekçelerle SMK m.6/1 hükmü koşulları somut olayda oluştuğundan, davacı tarafından açılan davanın kabulüne karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM:
1-Davanın KABULÜ ile; ... sayılı YİDK kararının davacının itirazlarının reddine ilişkin kısmının İPTALİNE,
2-Dava konusu ... sayılı markanın HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE ve SİCİLDEN TERKİNİNE,
3-6769 sayılı SMK m.27/6 hükmü gereği hükümsüzlük kararı kesinleştiğinde bir örneğinin re'sen TÜRKPATENT'e gönderilmesine,
4-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 59,30 TL maktu karar ve ilam harcından peşin alınan 54,40 TL'nin düşümü ile bakiye kalan 4,90 TL'nin müteselsilen davalılardan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan AAÜT m.3 hükmü gereği hesaplanan 5.900,00 TL vekalet ücretinin müteselsilen davalılardan alınarak davacıya verilmesine,
6-Davacı tarafından yapılan 116,60 TL harç, 1.610,00 TL bilirkişi ücreti, posta, tebligat masrafına esas olmak üzere toplam 1.726,60 TL yargılama giderinin müteselsilen davalılardan alınarak davacıya verilmesine,
7-Davalı ... FİNANSAL YÖNETİM AŞ. tarafından yapılan 7,80 TL vekalet harç sarfiyatına ilişkin yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,
8-HMK m.333 hükmü gereği karar kesinleştiğinde artan avansın yatıran tarafa resen iadesine,
Dair, tüm taraf vekillerinin yüzüne karşı, HMK m.341 ve m.345 hükümleri gereği kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 03/02/2021