Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 maart 2005.The Gillette Company en Gillette Group Finland Oy tegen LA

Arrêt de la Cour

Zaak C‑228/03

The Gillette Company en Gillette Group Finland Oy

tegen

LA-Laboratories Ltd Oy

(verzoek van de Korkein oikeus om een prejudiciële beslissing)

„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 6, lid 1, sub c – Beperkingen van door merk verleende bescherming – Gebruik van merk door derde wanneer dit nodig is om bestemming van product of dienst aan te geven”

Conclusie van advocaat-generaal A. Tizzano van 9 december 2004 

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 maart 2005. 

Samenvatting van het arrest

1.     Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Beperking van aan merk verbonden rechtsgevolgen – Gebruik van merk door derde om bestemming van product aan te geven – Voorwaarde voor geoorloofdheid – Noodzaak van gebruik – Beoordelingscriteria – Toetsing door nationale rechter – Toepassing van zelfde criteria op accessoires en onderdelen als op andere categorieën van mogelijke bestemmingen

(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 6, lid 1, sub c)

2.     Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Beperking van aan merk verbonden rechtsgevolgen – Gebruik van merk door derde om bestemming van product aan te geven – Voorwaarde voor geoorloofdheid – Gebruik in overeenstemming met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel – Beoordelingscriteria – Toetsing door nationale rechter

(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 6, lid 1, sub c)

3.     Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Beperking van aan merk verbonden rechtsgevolgen – Gebruik van merk door derde om bestemming van product aan te geven – Verhandeling niet alleen van onderdelen of accessoires, maar ook van hoofdproduct – Voorwaarden voor geoorloofdheid – Noodzaak van gebruik van merk en overeenstemming van gebruik van merk met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel

(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 6, lid 1, sub c)

1.     De geoorloofdheid van het gebruik van een merk door een derde om de bestemming van een product of dienst aan te geven krachtens artikel 6, lid 1, sub c, van de Eerste merkenrichtlijn (89/104) hangt af van het antwoord op de vraag of dit gebruik nodig is om de bestemming van het product aan te geven. Dit is het geval wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze bestemming teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren. Het staat aan de verwijzende rechter, na te gaan of deze voorwaarde is vervuld, rekening houdend met de aard van het publiek waarvoor het door de betrokken derde in de handel gebrachte product is bestemd.

Aangezien die bepaling voorts geen enkel onderscheid maakt tussen de mogelijke bestemmingen van de producten voor de beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk, verschillen de criteria ter beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk, met name met betrekking tot accessoires of onderdelen, dus niet van de criteria die voor de andere categorieën van mogelijke bestemmingen van de producten gelden.

(cf. punt 39, dictum 1)

2.     De voorwaarde van een „eerlijk gebruik” in de zin van artikel 6, lid 1, sub c, van merkenrichtlijn 89/104 brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder tot uitdrukking.

Het gebruik van het merk is met name dan niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer:

- het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat;

- dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan;

- de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan,

- of de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.

Het feit dat een derde het merk waarvan hij niet de houder is, gebruikt om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven, betekent niet noodzakelijk dat hij dit product voorstelt als een product van dezelfde kwaliteit als of met kenmerken die gelijkwaardig zijn aan die van het van dit merk voorziene product. Een dergelijke voorstelling hangt af van de feiten van het concrete geval en het staat aan de verwijzende rechter, dit te beoordelen aan de hand van de omstandigheden van het geding.

Of het door de derde in de handel gebrachte product wordt voorgesteld alsof het van dezelfde kwaliteit is als of kenmerken heeft die gelijkwaardig zijn aan die van het product voorzien van het gebruikte merk, is een element dat de verwijzende rechter in aanmerking moet nemen wanneer hij nagaat of dit gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

(cf. punt 49, dictum 2)

3.     Wanneer een derde gebruikmaakt van een merk waarvan hij niet de houder is, en niet alleen een onderdeel of accessoire in de handel brengt, maar ook het product zelf waarmee het onderdeel of de accessoire dient te worden gebruikt, valt een dergelijk gebruik binnen de werkingssfeer van artikel 6, lid 1, sub c, van merkenrichtlijn 89/104 voorzover het nodig is om de bestemming van het door de derde in de handel gebrachte product aan te geven en in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

(cf. punt 53, dictum 3)

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)
17 maart 2005(1)

„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 6, lid 1, sub c – Beperkingen van door merk verleende bescherming – Gebruik van merk door derde wanneer dit nodig is om bestemming van product of dienst aan te geven”

In zaak C‑228/03,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Korkein oikeus (Finland) bij beslissing van 23 mei 2003, ingekomen bij het Hof op 26 mei 2003, in de procedure

The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy

tegen

LA-Laboratories Ltd Oy,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Derde kamer),,

samengesteld als volgt: A. Rosas, kamerpresident, A. Borg Barthet, S. von Bahr, U. Lõhmus en A. Ó Caoimh (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: A. Tizzano,
griffier: R. Grass,

gezien de stukken en na de terechtzitting op
21 oktober 2004,
gelet op de opmerkingen van:

– The Gillette Company en Gillette Group Finland Oy, vertegenwoordigd door R. Hilli en T. Groop, asianajajat,

– LA-Laboratories Ltd Oy, vertegenwoordigd door L. Latikka, hallituksen puheenjohtaja,

– de Finse regering, vertegenwoordigd door T. Pynnä als gemachtigde,

– de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door C. Jackson als gemachtigde, bijgestaan door M. Tappin, barrister,

– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door M. Huttunen en N. B. Rasmussen als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 9 december 2004,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 6, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen de vennootschappen The Gillette Company en Gillette Group Finland Oy (hierna: „Gillette Company”, „Gillette Group Finland” en samen de „vennootschappen Gillette”) en de vennootschap LA‑Laboratories Ltd Oy (hierna: „LA‑Laboratories”) over het aanbrengen door deze laatste van de merken Gillette en Sensor op de verpakkingen van de waren die zij in de handel brengt.

Het rechtskader

De communautaire regeling

3 Volgens de eerste overweging van de considerans van richtlijn 89/104 vertonen de merkenwetgevingen in de lidstaten verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. Volgens deze overweging van de considerans moeten de wetgevingen van de lidstaten derhalve met het oog op de instelling en de werking van de interne markt worden aangepast. De derde overweging van de considerans van deze richtlijn preciseert dat het thans niet nodig is de nationale merkenwetgevingen volledig aan te passen.

4 De tiende overweging van de considerans van deze richtlijn herinnert er onder meer aan dat het doel van de door het ingeschreven merk verleende bescherming met name is de functie van het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen.

5 Artikel 5, lid 1, van deze richtlijn bepaalt:

„Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.”

6 Artikel 5, lid 3, sub a en b, van richtlijn 89/104 bepaalt:

„Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren [...]”

7 Artikel 6 van deze richtlijn, met het opschrift „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, bepaalt:

„1.     Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

[…]

c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,

voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

[…]”

8 Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB L 250, blz. 17), zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 (PB L 290, blz. 18), beoogt volgens artikel 1 ervan de consumenten en degenen die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een vrij beroep uitoefenen, alsmede de belangen van het publiek in het algemeen, te beschermen tegen misleidende reclame en de onbillijke gevolgen daarvan, en de voorwaarden vast te stellen waaronder vergelijkende reclame is geoorloofd.

9 Artikel 3 bis, lid 1, van deze richtlijn bepaalt:

„Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze:

[…]

d) er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward;

e) niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent;

[…]

g) geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten;

h) niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam.”

De nationale regeling

10 In Finland wordt het merkenrecht geregeld door de tavaramerkkilaki (merkenwet) (7/1964) van 10 januari 1964, zoals gewijzigd bij wet 39/1993 van 25 januari 1993 (hierna: „tavaramerkkilaki”).

11 § 4, eerste alinea, van de tavaramerkkilaki bepaalt met betrekking tot de inhoud van de uitsluitende rechten van de merkhouder:

„Het in de §§ 1 tot en met 3 van deze wet bedoelde recht om op zijn waren een onderscheidend teken te gebruiken houdt in dat niemand anders dan de merkhouder in het economisch verkeer ter aanduiding van zijn waren tekens die tot verwarring kunnen leiden, mag gebruiken op de waren of de verpakking daarvan, in reclamemateriaal of handelsdocumenten of op enige andere wijze, mondeling gebruik daaronder begrepen. […]”

12 § 4, tweede alinea, luidt als volgt:

„Als ongeoorloofd gebruik in de zin van de eerste alinea, wordt onder meer beschouwd het in de handel brengen van onderdelen, accessoires en dergelijke die compatibel zijn met waren van een derde en die zodanig naar het betrokken merk verwijzen dat de indruk wordt gewekt dat het in de handel gebrachte product afkomstig is van de merkhouder of dat deze toestemming heeft verleend voor het gebruik van zijn merk.”

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

13 Gillette Company heeft in Finland de merken Gillette en Sensor laten inschrijven voor de waren van klasse 8 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Het betreft de volgende waren: handgereedschappen en ‑instrumenten, met de hand te bedienen; messen, vorken en lepels; blanke wapenen; scheerapparaten. Gillette Group Finland, die het uitsluitende recht van gebruik van deze merken in Finland heeft, heeft in deze lidstaat scheerapparaten in de handel gebracht, met name scheermesjes bestaande uit een heft en een verwisselbaar mesje alsmede die mesjes afzonderlijk.

14 Ook LA‑Laboratories verkoopt in Finland scheermesjes bestaande uit een heft en een verwisselbaar mesje alsmede losse mesjes, die soortgelijk zijn aan de door Gillette Group Finland in de handel gebrachte scheermesjes. Deze mesjes worden verkocht onder het merk Parason Flexor en op de verpakking ervan is een etiket aangebracht met de volgende tekst: „alle heften van Parason Flexor en van Gillette Sensor zijn compatibel met dit mesje”.

15 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat LA‑Laboratories niet op grond van een merklicentie of enige andere overeenkomst toestemming had gekregen om gebruik te maken van de merken waarvan Gillette Company houder is.

16 De vennootschappen Gillette hebben bij de Helsingin käräjäoikeus (rechtbank van eerste aanleg te Helsinki) (Finland) een beroep ingesteld, waarbij zij aanvoerden dat LA‑Laboratories inbreuk had gemaakt op de ingeschreven merken Gillette en Sensor. Volgens deze vennootschappen leidden de praktijken van LA‑Laboratories ertoe dat de consumenten een verband gingen leggen tussen de door LA‑Laboratories in de handel gebrachte waren en die van de vennootschappen Gillette, of gingen denken dat deze vennootschap op grond van een licentie of om een andere reden toestemming had om de merken Gillette en Sensor te gebruiken, wat niet het geval was.

17 Bij vonnis van 30 maart 2000 heeft de Helsingin käräjäoikeus geoordeeld dat de vennootschappen Gillette krachtens § 4, eerste alinea, van de tavaramerkkilaki het uitsluitende recht hadden om de merken Gillette en Sensor op hun waren en de verpakkingen ervan aan te brengen en om deze merken in reclame te gebruiken. Door deze merken op een opvallende manier te vermelden op de verpakkingen van haar waren had LA‑Laboratories derhalve dit uitsluitende recht geschonden. Bovendien moet volgens de Helsingin käräjäoikeus § 4, tweede alinea, van de tavaramerkkilaki, die voorziet in een uitzondering op dit exclusiviteitsbeginsel, strikt worden uitgelegd tegen de achtergrond van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104. Deze bepaling ziet immers niet op de wezenlijke bestanddelen van een product, maar alleen op de onderdelen, accessoires en andere soortgelijke delen die compatibel zijn met het product van een derde.

18 Deze rechterlijke instantie was van oordeel dat zowel het heft als het mesje moet worden beschouwd als een wezenlijk bestanddeel van het scheermesje en niet als een onderdeel of accessoire ervan. Bijgevolg was de uitzondering van § 4, tweede alinea, van de tavaramerkkilaki niet van toepassing. Op deze gronden heeft deze rechterlijke instantie beslist, LA‑Laboratories te verbieden, de inbreuk op de aan de merken Gillette en Sensor verbonden rechten van de vennootschappen Gillette voort te zetten of nieuwe inbreuken te plegen. Verder werd LA‑Laboratories ertoe veroordeeld, de in Finland gebruikte etiketten waarop deze merken zijn vermeld, te verwijderen en te vernietigen. Ten slotte diende zij de vennootschappen Gillette in totaal 30 000 FIM te betalen als vergoeding voor de geleden schade.

19 In hoger beroep heeft de Helsingin hovioikeus (hof van beroep te Helsinki) (Finland) in een beslissing van 17 mei 2001 in de eerste plaats geoordeeld dat, aangezien het betrokken scheermesje van een gangbaar type bestaat uit een heft en een mesje, de consument dit laatste deel kan vervangen door zich een nieuw, afzonderlijk verkocht, mesje aan te schaffen. Door de plaats in te nemen van een oud deel van het scheermesje kan dit mesje dus worden aangemerkt als een onderdeel in de zin van § 4, tweede alinea, van de tavaramerkkilaki.

20 In de tweede plaats was deze rechter van oordeel dat het voor de consument nuttig kan zijn dat op het etiket op de verpakking van de door LA‑Laboratories in de handel gebrachte mesjes wordt aangegeven dat deze mesjes niet alleen compatibel zijn met de heften van het type Parason Flexor, maar ook met de heften die de vennootschappen Gillette in de handel brengen. LA‑Laboratories kon zich dus beroepen op een noodzaak om de merken Gillette en Sensor op dat etiket te vermelden.

21 In de derde plaats heeft de Helsingin hovioikeus geoordeeld dat op de verpakkingen van de door LA‑Laboratories in de handel gebrachte mesjes duidelijk de onderscheidende tekens Parason en Flexor voorkwamen, waardoor ondubbelzinnig de oorsprong van het product werd aangegeven. Bovendien heeft deze rechter aanvaard dat de vermelding van de merken Gillette en Sensor in kleine standaardletters op de vrij kleine etiketten die op de buitenkant van de verpakkingen waren aangebracht, op geen enkele wijze de indruk kon wekken dat er een commerciële band bestaat tussen de vennootschappen Gillette en LA‑Laboratories. Deze laatste had dus de merken vermeld op een wijze die strookt met § 4, tweede alinea, van de tavaramerkkilaki. Om deze reden heeft de Helsingin hovioikeus het vonnis van de Helsingin käräjäoikeus vernietigd en het beroep van de vennootschappen Gillette verworpen.

22 De vennootschappen Gillette hebben cassatieberoep ingesteld bij de Korkein oikeus. Deze heeft geoordeeld dat in het hoofdgeding vragen rijzen over de uitlegging van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 met betrekking tot de criteria om te bepalen of een product naar zijn aard kan worden gelijkgesteld met een onderdeel of een accessoire, met betrekking tot het vereiste dat het gebruik van een merk van een derde nodig moet zijn om de bestemming van een product aan te geven, en met betrekking tot het begrip eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, bij de uitlegging waarvan tevens rekening moet worden gehouden met richtlijn 84/450.

23 In deze omstandigheden heeft de Korkein oikeus de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„Voor de toepassing van artikel 6, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten:

1) welke zijn de criteria:

a) om te bepalen of een product moet worden beschouwd als een onderdeel of een accessoire; en

b) om te bepalen welke andere producten dan onderdelen of accessoires ook binnen de werkingssfeer van die bepaling kunnen vallen?

2) Moet de geoorloofdheid van het gebruik van een merk van een derde anders worden beoordeeld naargelang het product kan worden gelijkgesteld met een onderdeel of een accessoire, dan wel een product is dat om een andere reden binnen de werkingssfeer van die bepaling kan vallen?

3) Welke uitlegging moet worden gegeven aan het vereiste dat het gebruik ‚nodig’ is om de bestemming van een product aan te geven? Kan aan dit noodzakelijkheidscriterium worden voldaan wanneer het op zich mogelijk is deze bestemming aan te geven zonder uitdrukkelijke vermelding van het merk van een derde, door bijvoorbeeld alleen te verwijzen naar de technische werking van het product? In welke mate is daarbij relevant dat de voorstelling van het product zonder uitdrukkelijke vermelding van het merk van een derde voor de consumenten misschien minder duidelijk is?

4) Met welke factoren moet rekening worden gehouden bij de beoordeling, of de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel zijn geëerbiedigd? Wijst de vermelding van een merk van een derde bij het in de handel brengen van eigen producten erop dat deze producten uit het oogpunt van de kwaliteit en de technische of andere kenmerken ervan gelijkwaardig zijn aan de producten die onder het merk van de derde worden verkocht?

5) Is het feit dat de marktdeelnemer die naar het merk van een derde verwijst, niet alleen onderdelen of accessoires in de handel brengt, maar ook het product zelf waarmee deze onderdelen of accessoires dienen te worden gebruikt, van invloed op de geoorloofdheid van het gebruik van het merk van de derde?”

De eerste, de tweede en de derde vraag

24 Met zijn eerste drie vragen, die samen moeten worden behandeld, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welke criteria moeten worden gehanteerd voor de uitlegging van het vereiste van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104, dat het gebruik door een derde van een merk waarvan deze derde niet de houder is, nodig moet zijn om de bestemming van een product aan te geven. Deze rechter vraagt ook volgens welke criteria producten moeten worden beschouwd als accessoires of onderdelen in de zin van die bepaling, alsmede of de criteria ter beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk voor accessoires en onderdelen verschillen van de criteria die voor de andere producten gelden.

25 Vooraf zij eraan herinnerd dat het merkrecht een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging is dat het EG-Verdrag wil vestigen en handhaven. In een dergelijk stelsel moeten de ondernemingen hun clientèle door de kwaliteit van hun waren of diensten aan zich kunnen binden, hetgeen slechts mogelijk is wanneer er onderscheidingstekens bestaan met behulp waarvan die waren en diensten kunnen worden geïdentificeerd (zie met name arresten van 17 oktober 1990, HAG, C‑10/89, Jurispr. blz. I‑3711, punt 13; 4 oktober 2001, Merz & Krell, C‑517/99, Jurispr. blz. I‑6959, punt 21, en 12 november 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, Jurispr. blz. I‑10273, punt 47).

26 Aldus gezien, is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag tot stand wil brengen, te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie met name arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7, en 18 juni 2002, Philips, C‑299/99, Jurispr. blz. I‑5475, punt 30, en arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 48).

27 Artikel 5 van richtlijn 89/104 omschrijft de „[r]echten verbonden aan het merk” en artikel 6 ervan bevat regels betreffende de „[b]eperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”.

28 Volgens artikel 5, lid 1, eerste zin, van richtlijn 89/104 geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Volgens hetzelfde lid 1, sub a, staat dit recht de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden, wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Artikel 5, lid 3, van deze richtlijn geeft een niet-limitatieve opsomming van soorten gebruik die de houder krachtens artikel 5, lid 1, kan verbieden.

29 Opgemerkt zij dat door een beperking van de gevolgen van de rechten die de houder van een merk aan artikel 5 van richtlijn 89/104 ontleent, artikel 6 van deze richtlijn de fundamentele belangen van bescherming van de rechten van het merk en vrij verkeer van goederen en vrij verrichten van diensten in de gemeenschapsmarkt met elkaar in overeenstemming beoogt te brengen, en wel zo dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven (zie met name arresten van 23 februari 1999, BMW, C‑63/97, Jurispr. blz. I‑905, punt 62, en 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen, C‑100/02, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 16).

30 In de eerste plaats bepaalt artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 dat de houder van een merk een derde niet kan verbieden, in het economisch verkeer gebruik te maken van het merk wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven.

31 Opgemerkt zij dat deze bepaling geen criteria bevat om uit te maken of een bepaalde bestemming van een product binnen de werkingssfeer ervan valt, maar alleen eist dat het gebruik van het merk nodig is om een dergelijke bestemming aan te geven.

32 Bovendien hebben de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie van de Europese Gemeenschappen er in hun opmerkingen terecht op gewezen dat de bestemming van de producten als accessoire of onderdeel slechts als voorbeeld wordt gegeven, aangezien het wellicht gaat om gangbare situaties waarin het nodig is gebruik te maken van een merk om de bestemming van een product aan te geven, zodat de toepassing van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 niet is beperkt tot deze situaties. In de in het hoofdgeding aan de orde zijnde casus is het dus niet nodig, te bepalen of een product als een accessoire of een onderdeel moet worden beschouwd.

33 In de tweede plaats zij opgemerkt dat het Hof reeds heeft vastgesteld dat het gebruik van een merk om het publiek duidelijk te maken dat de adverteerder zich heeft gespecialiseerd in (dan wel specialist is in) de verkoop van de van dit merk voorziene producten die door de houder van dit merk of met diens toestemming onder dit merk in de handel zijn gebracht, of dat hij dergelijke producten repareert en onderhoudt, een gebruik ter aanduiding van de bestemming van een product of dienst in de zin van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 is (zie arrest BMW, reeds aangehaald, punten 54 en 58‑63). Deze informatie is nodig om het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product of deze dienst te vrijwaren.

34 Hetzelfde geldt voor het hoofdgeding. De merken waarvan Gillette Company houder is, worden immers door een derde gebruikt om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over de bestemming van het product dat hij in de handel brengt, met name over de compatibiliteit van dit product met het van die merken voorziene product.

35 Verder volstaat de opmerking dat een dergelijk gebruik van een merk noodzakelijk is wanneer deze informatie in de praktijk door een derde niet aan het publiek kan worden meegedeeld zonder gebruik te maken van het merk waarvan hij geen houder is (zie in die zin arrest BMW, reeds aangehaald, punt 60). Zoals de advocaat-generaal in de punten 64 en 71 van zijn conclusie heeft opgemerkt, moet dit gebruik in de praktijk het enige middel zijn om dergelijke informatie mee te delen.

36 Bij het onderzoek, of andere middelen kunnen worden gebruikt om dergelijke informatie mee te delen, moet onder meer rekening worden gehouden met het eventuele bestaan van technische standaarden of van normen die gewoonlijk worden gebruikt voor het type van product dat door de derde in de handel wordt gebracht, en bekend zijn bij het publiek waarvoor dit type van product is bestemd. Deze normen of andere kenmerken moeten dit publiek begrijpelijke en volledige informatie kunnen verstrekken over de bestemming van het door deze derde in de handel gebrachte product teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren.

37 De verwijzende rechter moet nagaan of in de omstandigheden van het hoofdgeding het gebruik van het merk nodig is, rekening houdend met de in de punten 33 tot en met 36 supra vermelde vereisten en met de aard van het publiek waarvoor het door LA‑Laboratories in de handel gebrachte product is bestemd.

38 In de derde plaats maakt artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 geen enkel onderscheid tussen de mogelijke bestemmingen van de producten voor de beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van een merk. De criteria ter beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk, met name met betrekking tot accessoires of onderdelen, verschillen dus niet van de criteria die voor de andere categorieën van mogelijke bestemmingen gelden.

39 Mitsdien moet op de eerste drie vragen worden geantwoord dat de geoorloofdheid van het gebruik van het merk krachtens artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 afhangt van het antwoord op de vraag of dit gebruik nodig is om de bestemming van een product aan te geven.

Het gebruik van het merk door een derde die niet de houder van het merk is, is nodig om de bestemming van een door deze derde in de handel gebracht product aan te geven, wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze bestemming teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren.

Het staat aan de verwijzende rechter, na te gaan of in het hoofdgeding een dergelijk gebruik nodig is, rekening houdend met de aard van het publiek waarvoor het door de betrokken derde in de handel gebrachte product is bestemd.

Aangezien artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 geen enkel onderscheid maakt tussen de mogelijke bestemmingen van de producten voor de beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk, verschillen de criteria ter beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk, met name met betrekking tot accessoires of onderdelen, dus niet van de criteria die voor de andere categorieën van mogelijke bestemmingen van de producten gelden.

De vierde vraag

40 Met het eerste onderdeel van de vierde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen welke uitlegging moet worden gegeven aan het vereiste van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 dat het gebruik van het merk door een derde in de zin van die bepaling in overeenstemming moet zijn met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Met het tweede onderdeel van deze vraag wenst hij te vernemen of het gebruik van een merk door een derde erop wijst dat de door deze derde in de handel gebrachte producten uit het oogpunt van de kwaliteit en de technische of andere kenmerken ervan gelijkwaardig zijn aan de van dit merk voorziene producten.

41 Wat het eerste onderdeel van deze vraag betreft, zij opgemerkt dat volgens vaste rechtspraak van het Hof de voorwaarde van een „eerlijk gebruik” in de zin van artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104 in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder tot uitdrukking brengt (reeds aangehaalde arresten BMW, punt 61, en Gerolsteiner Brunnen, punt 24). Een dergelijke verplichting komt overeen met die welke geldt voor de wederverkoper die andermans merk gebruikt om de wederverkoop van waren voorzien van dit merk aan te kondigen (zie arrest van 4 november 1997, Parfums Christian Dior, C‑337/95, Jurispr. blz. I‑6013, punt 45, en arrest BMW, reeds aangehaald, punt 61).

42 In dit verband is het gebruik van het merk niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat (arrest BMW, reeds aangehaald, punt 51).

43 Voorts mag een dergelijk gebruik de waarde van het merk niet aantasten doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan (arrest BMW, reeds aangehaald, punt 52).

44 Bovendien hebben de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie er in hun opmerkingen terecht op gewezen dat het gebruik van het merk niet in overeenstemming is met artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 wanneer de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan.

45 Ten slotte is het gebruik van een merk niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in de zin van artikel 6, lid 1, sub c, wanneer de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.

46 Het staat aan de verwijzende rechter, na te gaan of in het hoofdgeding de merken waarvan Gillette Company houder is, zijn gebruikt volgens de eerlijke gebruiken, waarbij hij in het bijzonder rekening moet houden met de in de punten 42 tot en met 45 van dit arrest in herinnering gebrachte voorwaarden. Dienaangaande is het van belang de globale presentatie van het door de derde in de handel gebrachte product in aanmerking te nemen, in het bijzonder de manier waarop het merk waarvan de derde niet de houder is, in deze presentatie is opgenomen, de wijze waarop het onderscheid wordt gemaakt tussen dit merk en het merk of teken van de derde, alsmede de inspanning die deze derde levert om zich ervan te vergewissen dat de consumenten zijn waren onderscheiden van die waarvan hij niet de merkhouder is.

47 Wat het tweede onderdeel van deze vraag betreft, heeft de regering van het Verenigd Koninkrijk in haar opmerkingen terecht aangevoerd dat het feit dat een derde het merk waarvan hij niet de houder is, gebruikt om de bestemming van zijn product aan te geven, niet noodzakelijk betekent dat hij zijn product voorstelt als een product van dezelfde kwaliteit als of met kenmerken die gelijkwaardig zijn aan die van het van dit merk voorziene product. Een dergelijke voorstelling hangt af van de feiten van het concrete geval en het staat aan de verwijzende rechter, dit te beoordelen aan de hand van de omstandigheden van het hoofdgeding.

48 Of het door de derde in de handel gebrachte product wordt voorgesteld alsof het van dezelfde kwaliteit is als of kenmerken heeft die gelijkwaardig zijn aan die van het product voorzien van het gebruikte merk, is voorts een element dat de verwijzende rechter in aanmerking moet nemen wanneer hij nagaat of dit gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

49 Gelet op het voorgaande dient op de vierde vraag te worden geantwoord dat de voorwaarde van een „eerlijk gebruik” in de zin van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder tot uitdrukking brengt.

Het gebruik van het merk is met name dan niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer:

– het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat;

– dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan;

– de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan,

– of de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.

Het feit dat een derde het merk waarvan hij niet de houder is, gebruikt om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven, betekent niet noodzakelijk dat hij dit product voorstelt als een product van dezelfde kwaliteit als of met kenmerken die gelijkwaardig zijn aan die van het van dit merk voorziene product. Een dergelijke voorstelling hangt af van de feiten van het concrete geval en het staat aan de verwijzende rechter, dit te beoordelen aan de hand van de omstandigheden van het hoofdgeding.

Of het door de derde in de handel gebrachte product wordt voorgesteld alsof het van dezelfde kwaliteit is als of kenmerken heeft die gelijkwaardig zijn aan die van het product voorzien van het gebruikte merk, is een element dat de verwijzende rechter in aanmerking moet nemen wanneer hij nagaat of dit gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

De vijfde vraag

50 Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of de onmogelijkheid voor de houder van een merk om een derde te verbieden van dit merk gebruik te maken, zoals die waarin artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 voorziet, ook geldt wanneer deze derde niet alleen een onderdeel of accessoire in de handel brengt, maar ook het product zelf waarmee het onderdeel of de accessoire dient te worden gebruikt.

51 Zoals de Finse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk in hun opmerkingen hebben aangevoerd, sluit geen enkele bepaling van deze richtlijn uit dat een derde zich in een dergelijk geval kan beroepen op artikel 6, lid 1, sub c. Het gebruik van het merk door deze derde moet evenwel nodig zijn om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven en het moet in overeenstemming zijn met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

52 Of het gebruik van een merk door een derde in de hierboven omschreven omstandigheden nodig is om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven en of dit gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, is een feitelijke vraag, die de nationale rechter aan de hand van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden.

53 Mitsdien moet op de vijfde vraag worden geantwoord dat, wanneer een derde gebruikmaakt van een merk waarvan hij niet de houder is, en niet alleen een onderdeel of accessoire in de handel brengt, maar ook het product zelf waarmee het onderdeel of de accessoire dient te worden gebruikt, een dergelijk gebruik binnen de werkingssfeer van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 valt voorzover het nodig is om de bestemming van het door de derde in de handel gebrachte product aan te geven en in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Kosten

54 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Derde kamer) verklaart voor recht:

1) De geoorloofdheid van het gebruik van het merk krachtens artikel 6, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, hangt af van het antwoord op de vraag of dit gebruik nodig is om de bestemming van een product aan te geven.

Het gebruik van het merk door een derde die niet de houder van het merk is, is nodig om de bestemming van een door deze derde in de handel gebracht product aan te geven, wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze bestemming teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren.

Het staat aan de verwijzende rechter, na te gaan of in het hoofdgeding een dergelijk gebruik nodig is, rekening houdend met de aard van het publiek waarvoor het door de betrokken derde in de handel gebrachte product is bestemd.

Aangezien artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 geen enkel onderscheid maakt tussen de mogelijke bestemmingen van de producten voor de beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk, verschillen de criteria ter beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk, met name met betrekking tot accessoires of onderdelen, dus niet van de criteria die voor de andere categorieën van mogelijke bestemmingen van de producten gelden.

2) De voorwaarde van een „eerlijk gebruik” in de zin van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder tot uitdrukking.

Het gebruik van het merk is met name dan niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer:

– het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat;

– dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan;

– de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan,

– of de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.

Het feit dat een derde het merk waarvan hij niet de houder is, gebruikt om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven, betekent niet noodzakelijk dat hij dit product voorstelt als een product van dezelfde kwaliteit als of met kenmerken die gelijkwaardig zijn aan die van het van dit merk voorziene product. Een dergelijke voorstelling hangt af van de feiten van het concrete geval en het staat aan de verwijzende rechter, dit te beoordelen aan de hand van de omstandigheden van het hoofdgeding.

Of het door de derde in de handel gebrachte product wordt voorgesteld alsof het van dezelfde kwaliteit is als of kenmerken heeft die gelijkwaardig zijn aan die van het product voorzien van het gebruikte merk, is een element dat de verwijzende rechter in aanmerking moet nemen wanneer hij nagaat of dit gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

3) Wanneer een derde gebruikmaakt van een merk waarvan hij niet de houder is, en niet alleen een onderdeel of accessoire in de handel brengt, maar ook het product zelf waarmee het onderdeel of de accessoire dient te worden gebruikt, valt een dergelijk gebruik binnen de werkingssfeer van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 voorzover het nodig is om de bestemming van het door de derde in de handel gebrachte product aan te geven en in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

ondertekeningen

1 – Procestaal: Fins. Top

Full & Egal Universal Law Academy