B-1136/2009 - Abteilung II - Widerspruchssachen - Widerspruch gestützt auf CH-Marke P-421.977 PERNAT...

Abtei lung II
B-1136/2009
{T 1/2}
U r t e i l v o m 9 . J u l i 2 0 1 0
Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter Claude Morvant,
Richter David Aschmann;
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.
Semomed AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel,
vertreten durch Robert Flury, A. W. Metz & Co. AG,
Hottingerstrasse 14, P.O. BOX, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Omnicom Group Holding AG, Weissbadstrasse 14,
9050 Appenzell,
vertreten durch Cabinet Nardin & Associés, Puits-
Godet 8A, case postale, 2000 Neuchâtel,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Widerspruch gestützt auf CH-Marke P-421'977
PERNATON gegen CH-Marke 570'007 Pernadol 400.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-1136/2009
Sachverhalt:
A.
Die Marke Nr. P-421'977 PERNATON der Beschwerdeführerin wurde
am 2. Dezember 1995 hinterlegt und deren Eintragung am 15. April
1996 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Das Zeichen
wurde für folgende Waren eingetragen:
Klasse 5:
Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke;
Klasse 30:
Diätetische Erzeugnisse für nicht medizinische Zwecke.
B.
Am 3. April 2008 wurde die Marke der Widerspruchs- und Beschwer-
degegnerin, PERNADOL 400 unter der Nr. 570'007 ins Schweizerische
Markenregister für folgende Ware eingetragen:
Klasse 5:
Préparation à base d'alpha-tocophérol et de beta-carotène pour la consom-
mation humaine et animale;
Klasse 29:
Préparation à base d'extrait marin de perna caniculus.
C.
Am 11. Juli 2008 erhob die Beschwerdeführerin nach erfolgter Abmah-
nung gegen die Eintragung dieser Marke, gestützt auf ihre schweizeri-
sche Marke PERNATON (Nr. P-421'977), Widerspruch beim Eidgenös-
sischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz). Zur Begründung
führte sie aus, Marken mit gleicher Vokalfolge und gleichem Wort -
anfang hätten den gleichen Klang und seien daher verwechselbar.
Diese Merkmale träfen auf die beiden Marken zu. Die Zahl 400 könne
als nicht kennzeichnungskräftiges Element nichts zur Unterscheidung
beitragen. Im Übrigen geht sie von mindestens partieller Warengleich-
artigkeit aus.
D.
Mit Stellungnahme vom 21. August 2008 beantragte die Beschwerde-
gegnerin, der Widerspruch sei vollumfänglich abzuweisen. Sie bestrei -
tet eine gleichartige Vokalfolge. Je nach dem welcher Konsonant folge,
könne das "O" eine andere Klangfarbe haben, insbesondere, wenn ein
"N" nachfolge. Des Weiteren macht sie geltend, der Wortstamm
PERNA sei dem Gemeingut zugehörig, weswegen schon geringe
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Unterschiede ausreichten, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.
Aus der Kombination dieses Wortstammes mit der auf Schmerz (dou-
leur) hindeutenden Silbe "dol" entstehe eine Marke mit gewichtiger
Kennzeichnungskraft, die mit der Widerspruchsmarke nicht verwech-
selt werden könne. Die an die Widerspruchsmarke angefügte Zahl 400
führe zu einer weiteren Verringerung der Verwechslungsgefahr. Ob-
gleich die Waren der Parteien wohl aus einem ähnlichen, aus der in
Neuseeland beheimateten Muschel perna canaliculus gewonnenen
Grundstoff bestünden, unterschieden sie sich doch in Bezug auf den
Vertriebskanal. Während PERNATON-Produkte in Apotheken erhältlich
seien, würde PERNADOL 400 via Telefon direkt vertrieben. Die
Beschwerdegegnerin weist zudem darauf hin, dass die Inhaberin der
Widerspruchsmarke eine Reihe von Marken mit dem Wortstamm
PERNA habe eintragen lassen.
E.
Nachdem die Widersprechende auf eine weitere Stellungnahme ver-
zichtet hatte, wies die Vorinstanz den Widerspruch mit Verfügung vom
21. Januar 2009 ab. Zur Begründung stützte sie sich im Wesentlichen
darauf, dass zwar eine gewisse Zeichenähnlichkeit festzustellen sei,
aufgrund des ihrer Ansicht nach gemeinfreien Wortstammes und des
infolgedessen geringen Schutzumfanges die vorhandenen geringen
Unterschiede ausreichten, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.
F.
Gegen die Verfügung der Vorinstanz erhob die Widersprechende am
19. Februar 2009 Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht und
beantragt:
„1. Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
vom 21. Januar 2009 aufzuheben, der Widerspruch sei gutzuheissen und die
Eintragung der marke Nr. 570'007 Pernadol 400 sei zu widerrufen;
2. alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerde-
gegnerin und Vorinstanz.“
Zur Begründung führt sie aus, in Bezug auf die beanspruchten Marken
bestehe wenigstens teilweise Warengleichartigkeit, weswegen bei der
Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein besonders strenger Mass-
stab anzuwenden sei. Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, PERNA
sei unbekannt und deshalb durchschnittlich unterscheidungskräftig.
Sie führt dies darauf zurück, dass PERNA nicht nur Teil des lateini -
schen Namens der Grünlipp-Muschel (perna canaliculus) sei, sondern
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zugleich im Lateinischen Schinken oder Hinterkeule bedeute. Schon
im Entscheid PERNATON/PERNA (fig.) (Gerichtskreis VIII Bern-Lau-
pen vom 2. Oktober 2001, publiziert in sic! 9/2001 806 ff.) sei festge-
halten worden, dass das Wort den wenigsten Konsumenten bekannt
sein dürfte. Soweit die Vorinstanz PERNA auch als Name einer Krank-
heit, nämlich der Chlorakne, identifiziert hatte, handle es sich um eine
Abkürzung von Perchlornaphtaline, einem Isoliermaterial für elektri-
sche Leitungen, das offenbar die sogenannten Chlorakne verursachen
könne die darum ebenfalls Perna genannt werde, welche aber durch
den Muschelextrakt nicht gelindert werden könne. Aufgrund der ge-
ringen Bekanntheit beim relevanten Verkehrskreis der Durchschnitts-
konsumenten sei PERNA nicht kennzeichnungsschwach und es
reichten nicht schon geringfügige Abweichungen, um eine Verwechs-
lungsgefahr auszuschliessen. Eventualiter vertritt sie die Auffassung,
dass auch wenn das Gericht die Widerspruchsmarke als schwach
einstufe, die Zeichenähnlichkeit so deutlich sei, dass dennoch von
einer Verwechslungsgefahr auszugehen sei.
G.
Die Vorinstanz beantragt mit Eingabe vom 30. April 2009 unter Hinweis
auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde
unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.
H.
Die Beschwerdegegnerin liess sich mit Eingabe vom 30. April 2009
vernehmen und stellte gleichlautende Anträge. Zur Begründung führt
sie aus Klassen-, Ordnungs-, Familien- und Gattungsbezeichnungen
gehörten zum Gemeingut und seien freizuhalten, weswegen sie nicht
eingetragen werden dürften. Wegen des Gemeingutcharakters des
Wortstamms PERNA habe die Widerspruchsmarke nur eine schwache
Kennzeichnungskraft. Bezüglich der Warengleichartigkeit verweist sie
erneut auf die unterschiedlichen Vertriebskanäle. Weiter macht sie
geltend, dass von einem eingeschränkten Verkehrskreis an Gesund-
heitsprodukten interessierter Personen auszugehen sei, der aufgrund
der Natur der Produkte, beim Kauf derselben eine erhöhte Aufmerk-
samkeit als ein Durchschnittskonsument an den Tag lege. Gegen eine
Zeichenähnlichkeit spreche weiter, dass die angefochtene Marke zwei
sinnvolle Bestandteile, "perna" und "dol" (Kurzwort für Schmerz) kom-
biniere. Wenn eines der Vergleichszeichen insgesamt verständlich sei,
nicht aber das andere, seien Zeichenähnlichkeit und Verwechslungs-
gefahr zu verneinen. Was den Wortklang betrifft, rekurriert sie auf ihre
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Ausführungen zum Klang des Buchstaben "O" (vgl. oben D.) und
betont den unterschiedlichen Klang bei französischer Aussprache.
I.
Die Beschwerdeführerin replizierte am 8. Juni 2009. Sie bestreitet die
Existenz einer Gattungsbezeichnung "perna". Es gebe nur die perna
canaliculus. Das Wort "perna" stelle aus Sicht des Durchschnittskon-
sumenten, von dem ihres Erachtens nach auszugehen ist, einen
Fantasiebegriff dar. Gattungsbezeichnungen seien nicht zwingend dem
Gemeingut zugehörig. Entscheidend sei vielmehr, ob die Bedeutung
eines Begriffs von den relevanten Verkehrskreisen tatsächlich erkannt
werde. Sei der Begriff den Verkehrskreisen unbekannt, könnten aus
dem Charakter als Gattungsbezeichnung keine Rückschlüsse auf die
Kennzeichnungskraft und den Schutzumfang der Marke gezogen
werden. Zur Warengleichartigkeit führt sie aus, dass die Vertriebs-
kanäle hierfür nicht von Bedeutung seien. Die Produkte der Beschwer-
deführerin könnten mangels Verschreibungspflicht von jedem aus dem
Regal genommen werden. Sie bestreitet, dass die unter der angefoch-
tenen Marke angebotenen Produkte nur mittels Telefonmarketing ver-
trieben werden. Auch weist sie insoweit auf das Umstellungspotential
hin. Ungeachtet ihrer Klassifizierung seien die Waren gleichartig.
Eventualiter macht sie geltend, dass selbst wenn es sich bei "perna"
um einen schwachen Bestandteil handelte, dieser im Rahmen des
Zeichenvergleichs nicht einfach unberücksichtigt bleiben könne. Die
Endsilben seien vor allem bei schweizerdeutscher Aussprache kaum
zu unterscheiden. Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend,
die Widerspruchsmarke habe sich am Markt durchgesetzt.
J.
Der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin wurde mit Verfügung vom
9. Juni 2009 bis zum 13. Juli 2009 Gelegenheit zur Duplik gegeben.
J.a Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 9. Juni 2009 auf die
Einreichung einer Duplik.
J.b Die Duplik der Beschwerdegegnerin vom 12. Juli 2009 (Poststem-
pel: 14. Juli 2009) ging laut Eingangsstempel am 15. Juli 2009 beim
Bundesverwaltungsgericht ein. Das Couvert der Eingabe trug den
handschriftlichen Vermerk, dass es am 13. Juli 2009 um 22.50 Uhr bei
der Post in Bevais in Gegenwart einer Zeugin, die darauf unterzeichnet
hatte, eingeworfen worden sei.
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J.c Die Beschwerdegegnerin wiederholt im Rahmen der Duplik, dass
"perna" eine zoologische Gattungsbezeichnung ist, die in Bezug auf
"perna canaliculus" enthaltende Waren keine Fantasiebezeichnung
darstelle, sondern dem Gemeingut zuzurechnen sei. Es handle sich
daher bei dem Widerspruchszeichen um ein Zeichen mit schwacher
Kennzeichnungskraft, bei dem schon geringfügige Unterschiede aus-
reichten, um die Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Die Be-
schwerdegegnerin geht von Warengleichheit aus, meint aber die Ver-
triebskanäle hätten Einfluss auf die Verwechslungsgefahr. Insgesamt
geht sie von einem eingeschränkten Verkehrskreis derjenigen aus, die
Arthritis und Arthrose schonend behandeln wollten. Sie bestreitet die
Durchsetzung der Widerspruchsmarke.
J.d Mit Verfügung vom 15. Juli 2009 teilte der Instruktionsrichter den
Parteien mit, dass er ohne anders lautende Stellungnahme bis zum
17. August 2009 davon ausgehe, dass die Wahrung der Duplikfrist
nicht bestritten werde.
J.e Innert erstreckter Frist bestritt die Beschwerdeführerin mit Schrei-
ben vom 27. August 2009 die Wahrung der Duplikfrist, sofern nicht das
Gegenteil bewiesen werde und beantragte vorsorglich, die Duplik aus
dem Recht zu weisen. Ebenfalls vorsorglich nahm sie zu den Vor-
bringen der Duplik Stellung und wiederholte im Wesentlichen ihre
bisherigen Ausführungen.
J.f Die Beschwerdegegnerin erhielt mit Verfügung vom 1. September
2009 Gelegenheit, sich bis zum 1. Oktober 2009 zu den Umständen
der Postaufgabe und der Rolle der auf dem Couvert unterzeichnenden
Zeugin zu äussern.
J.g Die Beschwerdegegnerin reichte am 29. Oktober 2009 innert
erstreckter Frist ein Schreiben der auf dem Couvert benannten Zeugin
vom 17. September 2009 ein, worin diese bestätigt, dass der Rechts -
vertreter der Beschwerdegegnerin am Abend des 13. Juli 2009 einen
an das Bundesverwaltungsgericht adressierten Umschlag in den Brief -
kasten der Post in Bevais eingeworfen habe. Zugleich nimmt sie zu
den materiellen Vorbingen der Beschwerdeführerin vom 27. August
2009 Stellung.
J.h Mit Eingabe vom 9. November 2009 zog die zur Stellungnahme
aufgerufene Beschwerdeführerin ihren Antrag, die Duplik aus dem
Recht zu weisen, zurück. Zugleich wies sie erneut darauf hin, dass es
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nur darauf ankommen könne, ob "Perna" verstanden werde, was nicht
der Fall sei. Der Widerspruchsmarke sei daher eine durchschnittliche
Kennzeichnungskraft zuzubilligen, die angesichts von Warengleich-
artigkeit und Zeichenähnlichkeit zu einer Verwechslungsgefahr führe.
K.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien, wird – soweit erforderlich im
Rahmen der Erwägungen einzugehen sein.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zustän-
dig (Art. 31, 32, und 33 lit. d des Bundesgesetzes über das Bundesver-
waltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwer-
de wurde in der gesetzlichen Frist des Art. 50 des Bundesgesetzes
über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungs-
verfahrensgesetzes, VwVG; SR 172.021) erhoben und der verlangte
Kostenvorschuss fristgerecht geleistet. Die Beschwerdeführerin ist
durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den
Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher
einzutreten.
2.
Nach Art. 3 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992
über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzge-
setz [MSchG], SR 232.11) sind Zeichen vom Markenschutz ausge-
schlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleich-
artige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich
daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Der Inhaber einer älteren
Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG innerhalb von drei Mona-
ten nach der Veröffentlichung der Eintragung Widerspruch erheben
(Art. 31 MSchG).
3.
3.1 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist ausschlag-
gebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten
sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisie-
rungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a, S. 166 Secu-
ritas/Securicall). Von einer Verwechslungsgefahr ist nicht nur auszu-
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gehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken nicht
auseinander zu halten vermögen (sogenannte unmittelbare Verwechs-
lungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar ausein-
ander halten können, aufgrund der Markenähnlichkeit aber unzutref-
fende Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken
denken, die verschiedene Produktlinien ein und desselben Unter-
nehmens oder verschiedener, wirtschaftlich miteinander verbundener
Unternehmen kennzeichnen (sogenannte mittelbare Verwechslungs-
gefahr; BGE 128 III 96 E. 2a ORFINA [fig.]/ORFINA, 122 III 384 E. 1
Kamillosan/Kamillan, Kamillon).
3.2 Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG
ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in
ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchti-
gung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen
Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen
und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen
Markeninhaber zurechnen (BGE 122 II 382 E. 1 S. 384 Kamillosan/
Kamillan, Kamillon, BGE 127 III 160 E. 2a S. 165 f. Securitas/Securi-
call). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf die Ähnlich-
keit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers abzustellen
(BGE 121 III 378 E. 2a BOSS/BOKS, 119 II 473 E. 2d Radion/Radio-
mat; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-7934/2007
vom 26. August 2009 E. 2.1 Fructa/Fructaid, B-3578/2007 vom 31. Ok-
tober 2007 E. 2 Focus/Pure Focus, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007
E. 3 Aromata/Aromathera). Zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und
dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und
Dienstleistungen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit
der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher
die Produkte sind und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modell-
gesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8). Die Beurteilung im Lichte von
Art. 3 Abs. 1 MSchG richtet sich dabei nach dem Registereintrag der
Marken (Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3
Adwista/ad-vista mit Hinweisen; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/
Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 705).
3.3 Neben dem Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer Waren
oder Dienstleistungen nachfragen, ist auch die Kennzeichnungskraft
im Rahmen der Beurteilung des Einzelfalles von wesentlicher Bedeu-
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tung, da diese den Schutzumfang einer Marke massgeblich beeinflusst
(BGE 122 III 382 E. 2a, S. 385 Kamillosan/Kamillan, Kamillon; Urteil
des BVGer B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 Fructa/Fructaid;
GALLUS JOLLER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MschG], Bern 2009, [hiernach: Bearbei-
ter, in: MSchG], Art. 3 N. 69 ff.; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzge-
setz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksich-
tigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich
2002, Art. 3, N. 17 ff.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwa-
che Marken ist kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen
daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine ausreichende
Unterscheidbarkeit zu bewirken (BGE 122 III 385 E. 2a Kamillosan/
Kamillon, Kamillan; Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009
E. 4 jump [fig.]/JUMPMAN, B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.1
Kremlyovskaya/Kremlyevka mit Hinweisen, B-7492/2006 vom 12. Juli
2007 E. 6 Aromata/Aromathera). Stark sind Marken, die entweder auf-
grund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr
durchgesetzt haben (BGE 122 III 385 E. 2a Kamillosan/Kamillon,
Kamillan mit Hinweisen; MARBACH, a.a.O., N. 979 mit Hinweis auf Urteile
des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 Converse All
Stars [fig.]/Army tex [fig.] und RKGE vom 26. Oktober 2006 in sic!
7+8/2007 531 E. 7 Red Bull [fig.]/Red, Red Devil). Als schwach gelten
demgegenüber Marken, die sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen
Sprachgebrauchs anlehnen oder durch eine allgemein gebräuchliche
Bezeichnung für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen
geprägt wird (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2
jump [fig.]/JUMPMAN, B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 Regu-
lat/H2O3 pH/ Regulat [fig.], B-8320/2007 vom iBond/HY-Bond Resi-
glass, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 Aromata/Aromathera; MAR-
BACH, a.a.O., N. 976 ff.).
4.
Im vorliegenden Fall sind die Marken aus der Sicht der Käuferschaft
von diätetischen Erzeugnissen für medizinische und nicht-medizini-
sche Zwecke sowie für Anwender von préparation à base d'alpha-toco-
phérol et de beta-carotène pour la consommation humaine et animale
und préparation à base d'extrait marin de perna caniculus zu prüfen.
Hierzu gehören einerseits Ärzte und Apotheker mit ihrer geschulten
Aufmerksamkeit, andererseits aber zu einem überwiegenden Teil auch
das allgemeine Publikum, welches Kennzeichen für nicht verschrei-
bungspflichtige diätetische Erzeugnisse mit geringerer Aufmerksamkeit
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als etwa verschreibungspflichtige Medikamente wahrzunehmen und zu
unterscheiden pflegt (Urteile des BVGer B-6770/2007 vom 9. Juni
2008 E. 7 Nasacort/Vasacor, B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 5.2
und 9 mit Hinweisen Levane/Levact, B-5709/2007 vom 16. Januar
2008 E. 3 Nexcare/Newcare [fig.]).
5.
Zunächst ist zu prüfen, ob die durch die zu vergleichenden Marken zu
kennzeichnenden Waren gleichartig sind.
5.1 Die Beschwerdeführerin ist in diesem Zusammenhang der Auffas-
sung, es handle sich um einen Fall von Warengleichartigkeit (Be-
schwerde, S. 5 f.). Auch nach Ansicht der Vorinstanz handelt es sich
trotz unterschiedlicher Klassifizierung um gleichartige und zum Teil
hochgradig gleichartige Waren, nämlich Nahrungsergänzungsmittel
bzw. Aufbaupräparate für Mensch und Tier, welche diätetischen
Zwecken dienten (angefochtene Verfügung, Ziffer III.B). Die Beschwer-
degegnerin bestreitet die Gleichartigkeit der Waren nicht (Vernehm-
lassung, S. 4; Duplik, Ziff. 36), macht aber geltend, die betroffenen
Produkte würden auf unterschiedliche Weise vertrieben – PERNATON-
Produkte als nicht verschreibungspflichtige Präparate in Apotheken
und Drogerien und Pernadol 400 im Telefonmarketing –, was allgemein
als Indiz für die fehlende Gleichartigkeit gewertet werde.
5.2 Unterschiedliche Vertriebskanäle allein sind indessen noch kein
ausreichendes Indiz für eine fehlende Warengleichartigkeit (vgl. RKGE
vom 2004 in sic! 11/2004 863 E. 8 Harry [fig.]/Harry's Bar Roma;
MARBACH, a.a.O., N. 835 ff.). Um diese nachzuweisen, müssen vielmehr
weitere Indizien wie unterschiedliche Abnehmerkreise und die zu ver-
mutende unterschiedliche Herstellungspraxis hinzutreten (vgl. zu den
relevanten Indizien, Urteil des BVGer B-8320/2007 vom 13. Juni 2008
E. 4 iBond/HY-BOND RESIGLASS; Richtlinien der Vorinstanz in Mar-
kensachen vom 1. Juli 2008, Teil V, Ziff. 7.6). In diesem Zusammen-
hang hat die Beschwerdegegnerin sinngemäss geltend gemacht (Be-
schwerdeantwort, S. 6 f., Duplik, S. 5), die Beschwerdeführerin be-
streite zu Unrecht, dass es sich um einen eingeschränkten Verkehrs-
kreis der an Arthrose oder Arthritis leidenden Konsumenten handle,
für die die Nahrungsergänzungsmittel bestimmt seien. Die Ausfüh-
rungen der Beschwerdegegnerin lassen indessen nicht erkennen,
dass die von den Verfahrensbeteiligten beanspruchten Produkte unter-
schiedliche Abnehmerkreise ansprechen. Bei der Markenprüfung ist
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von den beanspruchten Waren und nicht von deren konkreter Erschei-
nungsform und Wirkweise auszugehen (JOLLER, in: MSchG Art. 3
N. 235 und 237 mit Hinweisen). Obwohl die Beschwerdegegnerin die
ihrerseits beanspruchten Waren stark eingegrenzt hat, erscheint es
naheliegend, dass Konsumenten, welche diätetische Lebensmittel er-
werben, wie sie die Beschwerdeführerin anbietet, auch an préparation
à base d'alpha-tocophérol et de beta-carotène pour la consommation
humaine et animale (Klasse 5), welche wohl unter den Begriff der
diätetischen Erzeugnisse für medizinische Zwecke fallen und prépara-
tion à base d'extrait marin de perna caniculus (Klasse 29) interessiert
sein könnten. Es ist damit nicht von unterschiedlichen Abnehmer-
kreisen auszugehen.
5.3 Die von der Beschwerdeführerin bestrittenen Ausführungen der
Beschwerdegegnerin zu den unterschiedlichen Vertriebskanälen
ändern damit mangels weiterer Indizien nichts an der grundsätzlich
unbestrittenen Warengleichartigkeit (vgl. mit selbem Ergebnis, Urteil
des Gerichtskreises VIII Bern-Laupen vom 2. Oktober 2001 in sic!
9/2001 806 E. 7e Perna [fig.]).
6.
Im Falle der Warengleichartigkeit kommt es für die Frage, ob zwei
Marken verwechselbar sind, auf die Zeichenähnlichkeit an. Wie unter
E. 3.3 hiervor ausgeführt, ist im Falle einer Bejahung der Zeichen-
ähnlichkeit zu klären, welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke zukommt, und damit, wie ähnlich die Marken sein dürfen, die
jene neben sich zu dulden hat (E. 7.2 hiernach).
6.1 Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit ist auf den Gesamtein-
druck von Wortmarken abzustellen, welche durch Klang, Schriftbild
und Sinngehalt bestimmt werden (MARBACH, a.a.O., N. 872). Den Wort-
klang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz
und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem
durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten
Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 122 III 382 E. 5a S. 388
Kamillosan/Kamillon, Kamillan, BGE 121 III 377 E. 2b S. 379 Boss/
Boks; BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 4.2 Feel'n learn/See'n
learn), welche im Folgenden bezogen auf die im Streit stehenden
Marken zu untersuchen sind.
6.2 Beim Vergleich des Wortklanges fällt auf, dass die Vokalfolge iden-
tisch ist. Die Marken unterscheiden sich allein in Bezug auf Konsonan-
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ten – im sechsten (T gegenüber D) sowie achten Buchstaben (N
gegenüber L), deren fehlende Übereinstimmung die identische Vokal-
folge nicht zu kompensieren vermag (zur wesentlichen Bedeutung der
Vokalfolge für das Klangbild vgl. MARBACH, a.a.O., N. 878 mit Hin-
weisen). Zu Recht weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass ins-
besondere bei mundartlicher Aussprache, die Vergleichszeichen durch
das weiche T noch weiter angenähert sind (Replik, Ziff. 17; zur Berück-
sichtigung der mundartlicher Aussprache vgl. MARBACH, a.a.O., N. 876).
Soweit die Beschwerdegegnerin darauf abstellt, dass bei französischer
Aussprache die unterschiedlichen Endsilben "-ton" und "-dol" die
Unterschiede eher verstärkt wahrzunehmen seien (Vernehmlassung,
Ziff. 33), ist darauf zu verweisen, dass schon die Ähnlichkeit in einer
der Landessprachen ausreicht, um die Verwechslungsgefahr zu be-
gründen (BGE 84 II 314 E. 1b Compact/Compactus; RKGE vom
14. Juni 2005 in sic! 10/2005 749 Zara/Zahara [fig.]; JOLLER, in: MSchG,
Art. 3 N. 140). Silbenmass und Aussprachekadenz der Marken sind
ebenfalls identisch, wenn man vom Zusatz "400" bei der angefoch-
tenen Marke PERNADOL 400 absieht. Mithin ist von einem sehr ähn-
lichen Klangbild auszugehen.
6.3 Zum Schriftbild beider Marken ist festzustellen, dass die zu ver-
gleichenden Wortzeichen, vom Zusatz "400" abgesehen, genau gleich,
nämlich acht Buchstaben lang, sind. Gewisse Abweichungen, nament-
lich der Zusatz 400, die Grossschreibung bei PERNATON und die
Kleinschreibung bei Pernadol 400 bewirken kein rechtlich relevantes
Schriftbild (vgl. GALLUS JOLLER, in: MSchG, Art. 3, N. 131 mit Hinweisen
zur Gross- und Kleinschreibung). Angehängte Zahlen wie "400" sind
insbesondere dann irrelevant, wenn ihre Bedeutung wie vorliegend für
den Konsumenten unklar ist (vgl. insoweit RKGE vom 28. Juni 2005 in
sic! 10/2005 754 E. 8 Gabel/Kabel 1 weil es sich auf Textilien und nicht
auf Radio- oder Fernsehprogramme bezog). Der Vergleich der Schrift-
bilder spricht damit für eine Zeichenähnlichkeit.
6.4
6.4.1 Im Hinblick auf den Sinngehalt der Zeichen vertritt die Vorin-
stanz die Auffassung, beide Zeichen enthielten den Wortstamm
PERNA, wobei es sich um den lateinischen Begriff für Muschel handle,
der somit auf den Inhaltsstoff verweise. Ausserdem will sie den Ver-
weis auf eine Hautkrankheit (Pernakrankheit als Abkürzung für Per-
chlornaphtalinkrankheit, auch Chlorakne genannt, vgl. Pschyrembel,
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Klinisches Wörterbuch, 261. Aufl., Berlin 2007, S. 1471, 329) er-
kennen. Den Endsilben und dem Zusatz "400" könne keine Bedeutung
beigemessen werden. Aufgrund des gleichen Wortstammes geht sie
von einer Übereinstimmung auch im Sinngehalt aus (Verfügung,
Ziff. III.C.4). Die Beschwerdeführerin geht offenbar von einer Zeichen-
ähnlichkeit aus, ohne sich ausdrücklich zur Übereinstimmung im Sinn-
gehalt zu äussern, weist indessen die Ausführungen der Vorinstanz
zur Bedeutung des Bestandteils "Perna" zurück. Bei dem Wortstamm
PERNA handle es sich nicht um eine Sach-, sondern um eine Fanta-
siebezeichnung, dem sie keinen dem Konsumenten verständlichen
Sinngehalt beimisst. Die Beschwerdegegnerin geht dagegen von
einem abweichenden Sinngehalt beider Marken aus, da die Endsilbe
"dol" auf das lateinische Wort "dolor" für Schmerz Bezug nehme,
welche als Kurzwort für Schmerzen verwendet werde. Wenn die Marke
eine Bedeutung aufweise, die die andere Marke nicht beinhalte, sei die
Wahrscheinlichkeit, dass sich das Publikum aufgrund eines ähnlichen
Klang- oder Schriftbildes irre, äusserst gering (Vernehmlassung,
Ziff. 32). Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, der
unterschiedliche Sinngehalt werde wegen der klanglichen Ähnlichkeit
gar nicht wahrnehmbar.
6.4.2 Dem Sinngehalt kommt bei lexikografisch klar belegbaren Wort -
zeichen eine erhebliche Bedeutung zu (MARBACH, a.a.O., N. 886). Nach
der Rechtsprechung vermag ein abweichender Sinngehalt die optische
oder akustische Nähe zwischen zwei Kennzeichen allerdings nur aus-
nahmsweise zu kompensieren (JOLLER, in: MSchG, Art. 3 N. 168 mit
zahlreichen Hinweisen). Voraussetzung ist, dass der unterschiedliche
Sinngehalt beim Hören oder Lesen sofort und unwillkürlich erkannt
wird (BGE 121 III 377, 379 E. 2b Boss/Boks). Blosse Anklänge sind
nicht geeignet, sofort und unwillkürlich bestimmte Assoziationen zu
wecken (BGE 88 II 465, 468 E. 3 Felina/Florina). Vorliegend muss ent-
gegen der Annahme der Vorinstanz davon ausgegangen werden, dass
jedenfalls die im Rahmen des relevanten Verkehrskreises stärker ins
Gewicht fallenden Durchschnittskonsumenten dem Bestandteil PERNA
unabhängig vom genauen Bedeutungsgehalt (dazu E. 7.3 hiernach)
keinen Sinngehalt beimessen, da sich etwaige Lateinkenntnisse jeden-
falls nicht auf Tierbezeichnungen erstrecken. In der Endsilbe "-dol" der
Widerspruchsmarke klingt das Lateinische "dolor" für Schmerz an. Nur
etwa die Hälfte, der ca. 150 auf "-dol" endenden Marken im Schweize -
rischen Markenregister sind indessen ausschliesslich für Waren der
Klasse 5 (pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse)
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B-1136/2009
eingetragen, so dass dieser Schlusssilbe kein einheitlicher Bedeu-
tungsgehalt zugemessen wird (vgl. dazu auch Widerspruchsentscheid,
Ziff. III.C.4). Darüber hinaus beschränkt sich das Bekannte vorliegend
auf das "-dol", ohne dass verstanden würde, ob und gegebenenfalls,
was der Wortanfang für eine Bedeutung habe. Demnach kann sich der
Konsument, jedenfalls ohne ein Verständnis des Wortanfanges
"Perna", zumindest keinen vollständigen Sinngehalt erschliessen und
deswegen beim Vergleich mit PERNATON auch nicht sofort und un-
willkürlich einen Unterschied im Sinngehalt feststellen. Offen bleiben
kann angesichts dessen, inwieweit ein allenfalls abweichender Sinn-
gehalt ausnahmsweise die optische und akustische Nähe zu kompen-
sieren vermag (JOLLER, in: MschG, Art. 3 N. 168).
6.5 Nach Untersuchung der einschlägigen Parameter ist damit von
ähnlichen Zeichen auszugehen. Auch die Betrachtung der Zeichen als
Ganzes führt zu keinem anderen Ergebnis.
7.
Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit führen nicht zwingend zur
Verwechslungsgefahr. Letztere kann etwa dann ausgeschlossen sein,
wenn die Widerspruchsmarke nur über eine geringe Kennzeichnungs-
kraft verfügt und aufgrund dessen nur einen kleineren geschützten
Ähnlichkeitsbereich beanspruchen kann (BGE 122 III 385 E. 2a
Kamillosan/Kamillon, Kamillan; Urteile des BVGer B-2235/2008 vom
2. März 2010 E. 4.3 Dermoxane/Dermasan, B-7492/2006 vom 12. Juli
2007 E. 6 Aromata/Aromathera). Von einem schmalen Schutzbereich
ist insbesondere dann auszugehen, wenn das Zeichen als Ganzes
oder wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind (JOLLER, in: MSchG,
Art. 3 N. 86 f.; MARBACH, a.a.O. N. 981 mit zahlreichen Hinweisen auf
die Rechtsprechung). In einem solchen Fall genügen schon geringe
Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Durchge-
setzte Marken sind dagegen grundsätzlich mindestens durchschnittlich
unterscheidungskräftig (JOLLER, in: MSchG, Art. 3 N. 110 f.; MARBACH,
a.a.O. N. 983).
7.1 Vorinstanz und Beschwerdegegnerin gehen übereinstimmend
davon aus, dass der Markenbestandteil PERNA dem Gemeingut zuzu-
rechnen ist (angefochtene Verfügung Ziff. III.D.3.; Vernehmlassung
S. 5), wobei die Vorinstanz den gemeinfreien Charakter aufgrund des
jedenfalls für Fachkreise beschreibenden Hinweises auf den Inhalts-
stoff bzw. als Hinweis auf die Behandlung einer bestimmten Krankheit
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B-1136/2009
annimmt (Verfügung III.D.3) und die Beschwerdegegnerin von einer
Freihaltebedürftigkeit des Bestandteils PERNA als Gattungsbezeich-
nung ausgeht (Beschwerdeantwort, S. 4). Aus der Gemeinfreiheit des
Bestandteils PERNA schliessen sie, dass sich die offenbar durch-
schnittliche Kennzeichnungskraft nur aus der Schlusssilbe -TON er-
gebe, der Bestandteil PERNA indessen nicht zu Kennzeichnungskraft
beitrage und die Beschwerdeführerin eine Verwechslungsgefahr darauf
nicht stützen könne, weswegen diese im Ergebnis zu verneinen sei.
Die Beschwerdeführerin ist demgegenüber der Auffassung, dass für
den zoologisch nicht gebildeten Durchschnittskonsumenten der
Bestandteil PERNA den Charakter einer Fantasiebezeichnung habe,
weswegen sich aus deren Kombination mit der Schlusssilbe eine
durchschnittlich unterscheidungskräftiges Zeichen ergebe, welches
einen normalen Ähnlichkeitsbereich beanspruchen könne.
7.2 Vorinstanz und Beschwerdegegnerin gehen zu Recht davon aus,
dass im Einzelfall der gemeinfreie Charakter eines Markenbestandteils
der Widerspruchsmarke dazu führen kann, dass sich die durchschnitt-
liche Kennzeichnungskraft nur aus den anderen unterscheidungs-
kräftigen Bestandteilen ergibt (Urteile des BVGer B-2235/2008 vom
2. März 2010 E. 6.5 Dermoxane/Dermasan, B-7492/2006 vom 12. Juli
2007 E. 6 Aromata/Aromathera). Mit anderen Worten schenkt der Kon-
sument dem gemeinfreien Teil der Marken kaum Aufmerksamkeit, so
dass die Verwechslungsgefahr im Wesentlichen anhand der kennzeich-
nungskräftigen Bestandteile beider Marken zu prüfen ist (Urteil des
BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 Aromata/Aromathera). Im
vorliegenden Fall ist indessen bislang ungeklärt, ob der Bestandteil
PERNA gemeinfrei ist.
7.3 Dem Gemeingut zugehörig sind Zeichen, bzw. Zeichenbestand-
teile, wenn es ihnen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt oder
von einem Freihaltebedürfnis auszugehen ist, wobei beide Fallgruppen
eine gewisse Schnittmenge aufweisen (Urteil des BVGer B-1580/2008
vom 19. Mai 2009 E. 2.2 A - Z).
7.3.1 Ein Zeichen lässt die erforderliche Unterscheidungskraft unter
anderem dann vermissen, wenn der Sinngehalt eine besondere Nähe
zu den beanspruchten Waren aufweist, indem die Marke etwa die
Inhaltsstoffe beschreibt (Urteil des BVGer B-6257/2008 vom 23. De-
zember 2009 E. 11.2 Deozinc; RKGE vom 12. Februar 2004 in sic!
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9/2004 673 E. 5 Tahitian Noni; DAVID ASCHMANN in: MSchG Art. 2 lit. a
N. 144 ff.). Technische Ausdrücke aus dem Zunftjargon von Berufs-
leuten oder der gehobenen Fachsprache werde hingegen oft nur von
den entsprechenden Berufs- und Fachkreisen verstanden. Die Pro-
duktnähe eines solchen Sinngehalts ist nur zu bejahen, wenn die
Fachkreise einen wesentlichen oder gar den hauptsächlich massgeb-
lichen Verkehrskreis am betreffenden Markt ausmachen (Urteil des
BVGer B-6070/2007 vom 24. April 2008 E. 3.1 Trabecular Metal für
Ärzte und medizinische Fachpersonen; ASCHMANN in: MSchG Art. 2 lit. a
N. 148, MARBACH, a.a.O., N. 285 und 287 mit Anmerkung 364). Der
gemeinsame Markenbestandteil PERNA wurde von beiden Verfahrens-
beteiligten unbestrittenermassen gewählt, weil die Waren, für welche
die Marken beansprucht werden Bestandteile einer in Neuseeland
beheimateten Muschelspezies, perna canaliculus, enthält. Verstanden
wird der Zeichenbestandteil allein mit dieser Bedeutung und zwar
allenfalls von Zoologen oder Ärzten und Apothekern (vgl. E. 6.4. hier-
vor). Die anderen Bedeutungen – Name einer finnischen bzw. mehre-
rer tschechischer Gemeinden (Beilage 1 zur Eingabe der Beschwerde-
führerin vom 27. August 2009), das lateinische Wort für Hüfte bzw.
Schinken (vgl. Langenscheidt's Grosswörterbuch Lateinisch, Teil 1
Lateinisch-Deutsch, 24. Aufl., Berlin 1992, S. 559) sowie Abkürzung
einer jedenfalls nicht durch die perna canaliculus heilbaren Hautkrank-
heit (E. 6.4.1 hiervor, PSCHYREMBEL, a.a.O. S. 329) – sind im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Waren zu vernachlässigen. Die nicht
verschreibungspflichtigen Produkte der Markeninhaberinnen sind
indessen wie ausgeführt (vgl. E. 4 hiervor) überwiegend an den Durch-
schnittskonsumenten gerichtet, der über keine besonderen zoologi-
schen oder medizinischen Kenntnisse verfügt. Der Zeichenbestandteil
PERNA, betrachtet in Bezug auf die beanspruchten Produkte, ist
daher entgegen der Ansicht der Vorinstanz unterscheidungskräftig. Ob
Namen von Pflanzen und Tieren als Gattungsbezeichnungen grund-
sätzlich als nicht unterscheidungskräftig einzustufen sind (so RKGE
vom 12. Februar 2004 in sic! 9/2004 673 E. 6 Tahitian Noni), kann
angesichts der nachstehenden Ausführungen zum Freihaltebedürfnis
offenbleiben.
7.3.2 Ein Freihaltebedürfnis ist im Lichte der erwarteten Marktentwick-
lung zu prüfen. Schützenswert ist daher nicht nur ein aktuelles,
sondern bereits ein potentielles Interesse der Konkurrenten (RKGE
vom 12. Februar 2004 in sic! 9/2004 673 E. 6 Tahitian Noni; MARBACH,
a.a.O., N. 258; ASCHMANN, in: MSchG Art. 2 lit. a N. 195). In Anbetracht,
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dass neben der perna canaliculus zwei andere Muschelspezies in die
Gattung der Pernae fallen, die ebenfalls für den Menschen geniessbar
sind (perna viridis, auf den Philippinen anzutreffende Spezies; perna
perna, an den Atlantikküsten Afrikas und Südamerikas anzutreffende
Spezies, vgl. insgesamt SCOTT E. SIDALL, A Clarification of the Genus
Perna [Mytilidae], in: Bulletin of Marine Science 4/1980 858 ff.), muss
angenommen werden, dass zum einen die anderen Spezies der Gat-
tung Perna angebaut werden könnten und insoweit ein schützens-
wertes Interesse an der Bezeichnung besteht bzw. zum anderen schon
in Bezug auf die aus der perna canaliculus zu gewinnenden Stoffe von
einem Freihaltebedürfnis auszugehen ist. Der Auffassung der Be-
schwerdegegnerin folgend ist daher der übereinstimmende Zeichenbe-
standteil PERNA aufgrund des Freihaltebedürfnisses dem Gemeingut
zuzurechnen.
7.4 Unter Berücksichtigung des unter E. 7.2 Gesagten ist demnach für
die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Wesentlichen auf die
Schlusssilben -TON und -DOL abzustellen und aufgrund des kenn-
zeichnungsschwachen Wortstammes, PERNA-, der Widerspruchs-
marke diesem nur ein schmaler geschützter Ähnlichkeitsbereich zuzu-
billigen und eine Verwechslungsgefahr wegen der unterschiedlichen
Schlusssilben im Ergebnis zu verneinen. Daran ändert auch der hier
besondere Umstand nichts, dass zwei verschiedene relevante Ver-
kehrskreise – Konkurrenten und Konsumenten – zu unterschiedlichen
Fragen – Gemeingutcharakter bzw. Verwechslungsgefahr – zu berück-
sichtigen sind. So ist unter Berücksichtigung des Konkurrenteninter-
esses vom gemeinfreien Charakter des Bestandteils PERNA und
insoweit schwacher Kennzeichnungskraft auszugehen (EUGEN MARBACH,
Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 1/2007, S. 6). Für die Frage
der Verwechslungsgefahr kommt es zwar auf das Verständnis der
durchschnittlichen Abnehmer an (MARBACH, Verkehrskreise, sic! 1/2007,
S. 6). Eben jener Durchschnittskonsument würde in PERNA keinen
Sinngehalt erkennen, weshalb aus seiner Sicht die Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke nicht eingeschränkt und eine Verwechs-
lungsgefahr angesichts von Warengleichartigkeit und Zeichenähnlich-
keit möglicherweise zu bejahen wäre. Indessen kommt den Interessen
der Abnehmer im vorliegenden Zusammenhang nur im Sinne eines
Reflexes des Ausschliesslichkeitsrechts ein mittelbarer Schutz zu
(JOLLER, in: MSchG, Art. 3 N. 8 ff.). Wenn der Zweck das Ausschliess-
lichkeitsrecht des Markeninhabers zu schützen aufgrund gegenläufiger
Interessen der Konkurrenten, insbesondere bei an das Gemeingut
Seite 17
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angelehnten Elementen, relativiert werden muss (JOLLER, in: MSchG,
Art. 3 N. 10), wird insoweit auf die Interessen der Konsumenten keine
Rücksicht genommen. Die Beschwerdeführerin ist bei der Gestaltung
der Widerspruchsmarke das Risiko eingegangen, als Hauptbestandteil
eine zoologische Gattungsbezeichnung zu wählen und musste damit
rechnen, dass auch ihre Konkurrenten ein Interesse an diesem
Zeichenbestandteil haben könnten.
8.
Die Behauptung, ihre Marke geniesse als bekannte Marke einen
erhöhten Schutzumfang (Replik, S. 14), hat die Beschwerdeführerin
nicht hinreichend substanziiert, so dass auf diese Frage nicht näher
einzugehen ist.
9.
Im Ergebnis ist die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen und die
Beschwerde abzuweisen. Der Zeichenbestandteil PERNA als zoolo-
gische Gattungsbezeichnung ist freihaltebedürftig und gemeinfrei an-
zusehen. Für die Frage der Verwechslungsgefahr kommt es daher im
Wesentlichen auf die Wortendungen "-ton" und "-dol 400" an, die
aufgrund der klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede als nicht
verwechselbar anzusehen sind.
10.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist nach Um-
fang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und
der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4
VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Inter-
esse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der
Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu ver-
anschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im
Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens
abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Auf -
wandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen
darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.–
ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit
Seite 18
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Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden
Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die
Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen. Der den
Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 5'000.– übersteigende Betrag von
1'000.– ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.
11.
Die Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdegegnerin ist auf-
grund der mit Eingabe vom 22. Juni 2010 eingereichten Kostennote
festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Der
dort ebenfalls in Rechnung gestellte Aufwand während des mit ein-
fachem Schriftenwechsel geführten Widerspruchsverfahrens ist bereits
durch eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 1'000.– (Ziff. 3 der
Widerspruchsverfügung) abgegolten. Angesichts des doppelten Schrif-
tenwechsels nebst den Ausführungen zur Rechtzeitigkeit der Duplik
erscheint für das Beschwerdeverfahren ein Aufwand von 20 Stunden
zu dem von der Beschwerdegegnerin verlangten Stundenansatz von
Fr. 250.–, insgesamt Fr. 5'000.–, gerechtfertigt. Nicht berücksichtigt
werden können indessen nicht im Rahmen der Instruktion verlangte
materielle Ausführungen, welche zusätzlich zur Stellungnahme zur
Wahrung der Duplikfrist gemacht wurden sowie Übersetzungsarbeiten.
Die Parteientschädigung umfasst unter anderem die Kosten der
Vertretung (Art. 8 VGKE), zu denen das Anwaltshonorar, Auslagen und
die Mehrwertsteuer zu rechnen sind (Art. 9 Abs. 1 VGKE). Nebst
Auslagen von Fr. 250.– und Mehrwertsteuer in Höhe von Fr. 399.– hat
die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin daher eine Partei-
entschädigung von insgesamt Fr. 5'649.– auszurichten.
12.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.
Seite 19
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin
auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.–
verrechnet. Der Beschwerdeführerin werden demnach Fr. 1'000.– aus
der Gerichtskasse zurückerstattet.
3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteient-
schädigung in Höhe von Fr. 5'649.– (inkl. MwSt.) auszurichten.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilage:
Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Akten
zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. WI Nr. 9786; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Miriam Sahlfeld
Versand: 16. August 2010
Seite 20