B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-1176/2017
Ur t e i l vom 1 0 . J a nu a r 2 0 1 9
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.
Parteien
Apple Inc.,
1, Infinite Loop, US-CA 95014 Cupertino,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Prof. Dr. iur. Jürg Simon und/oder Phelan Brüderlin,
Lenz & Staehelin,
Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Vincenzo Barbato,
Via Napoli 200, IT-80022 Arzano,
Beschwerdegegner,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 14972 und 14973;
CH P-502'206 (apple) [fig.];
CH 640'382 (leaf) [fig.] / IR 1'292'997 j (fig.).
B-1176/2017
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Sachverhalt:
A.
A.a Am 21. März 2012 hinterlegte die Beschwerdeführerin bei der Vor-
instanz die Bildmarke CH P-502'206 apple (fig.) mit dem folgenden Ausse-
hen:
Die Marke (nachfolgend: "Widerspruchsmarke 1") wurde am 3. September
2002 in Swissreg veröffentlicht und ist, soweit vorliegend interessierend,
für die folgenden Waren eingetragen:
Klasse 9:
Computer; Computerperipheriegeräte, Handcomputer, Computerendgeräte,
Persönliche digitale Hilfsgeräte, elektronische Agenden, elektronische Notiz-
blöcke, Apparate für die Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton,
Bild und anderen Dateien; magnetische Datenträger; tragbare digitale elektro-
nische Geräte, Telefone, Computerspielprogramme, Apparate zum Abspielen
von Computerspielen, Mikroprozessoren, Speicherplatten, Bildschirme, Sicht-
fenster (Displays), Tastaturen (Keyboards), Kabel, Modems, Drucker, Tele-
fone mit Bildwiedergabe (Videophones), Antriebsmotoren für Speicherplatten,
Kameras; Computer Software, bespielte Computerprogramme für die Bearbei-
tung persönlicher Informationen, Software für die Bearbeitung von Datenban-
ken, Software für Zeichenerkennung, Software für Telefonie, Software für
elektronische Post und Mitteilungssysteme, Software für Personensuche
(Paging), Software für die Synchronisierung von Datenbanken, Computerpro-
gramme für den Zugang, Durchsicht und die Suche nach Online-Datenban-
ken, Computer Software und Firmware, nämlich Programme für Betriebssys-
teme, Programme für Datensynchronisierung und Hilfsprogramme für die Ent-
wicklung von Anwendungssoftware; elektronische Handapparate für den
kabellosen Empfang, Speichern und/oder Übertragung von Daten, insbeson-
dere von Mitteilungen, und Geräte für die Weiterverfolgung oder die Bearbei-
tung persönlicher Informationen; Software für die Umleitung von Mitteilungen,
elektronischer Post via Internet (Internet E-Mail), und/oder anderen Daten von
einem Datenspeicher auf einem Personalcomputer oder einem Server an eine
oder mehrere elektronische Handgeräte; Software für die Synchronisierung
von Daten zwischen einem entfernten oder abgesetzten Rechner oder Endge-
rät oder einem eingebauten Rechner oder Endgerät; Computer Hardware und
Peripheriegeräte; Fax-Maschinen, Anrufbeantworter, Programmieradapter;
Programmieradapterkarten, Verbindungsstücke und Treiber; leere Computer-
Speichermedien, Computer-Software für die Herstellung, die Verwaltung, das
Anzeigen und Drucken von Schriftarten, Schriftbildern, Schrift-Design und
Symbolen; Chips, mit Computerprogrammen und Software bespielte Disketten
und Bänder; Arbeitsspeicher (RAM), Festspeicher (ROM); Halbleiterspeicher-
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Apparate; elektronische Kommunikationsgeräte und -instrumente; Computer
und elektronische Spiele für Computer; damit verwandte Computergeräte zu
deren Gebrauch; elektronische Spiele für Handcomputer und elektronische
Ausrüstungen für Handcomputer; Apparate und Instrumente, die für das Ab-
spielen von Computerspielen geeignet sind; Teile und Zubehör (soweit in
Klasse 9 enthalten) für die vorgenannten Waren.
A.b Die Beschwerdeführerin ist ausserdem Inhaberin der Bildmarke
CH 640'382 leaf (fig.). Die Marke (nachfolgend: "Widerspruchsmarke 2")
wurde am 28. November 2012 bei der Vorinstanz hinterlegt und deren Ein-
tragung am 23. Februar 2013 auf Swissreg veröffentlicht. Die Marke sieht
aus wie folgt:
und ist für die folgenden Waren registriert:
Klasse 9:
Computer; Messgeräte, Rechner; Kopierer; Wägeapparate; Vermessungsket-
ten; Signalglocken; Antennen, Modems; Tonaufzeichnungsdisks, Bandauf-
zeichnungsgeräte, Radios, DVD-Spieler; Diaprojektor, Kameras; Ampereme-
ter, Barometer; optische Linsen; Drähte, Kabel; gedruckte Schaltungen, Halb-
leiter; elektrische Installationen für die Fernsteuerung industrieller Arbeitsvor-
gänge; Feuerlöschgeräte; Apparate und Anlagen zur Erzeugung von Röntgen-
strahlen, nicht für medizinische Zwecke; Schutzanzüge für Flieger, Helme;
Feuermelder, elektrische Schlösser; Brillenkettchen, Brillengläser, Sonnenbril-
len; Batterien, Batterieladegeräte; Zeichentrickfilme; elektrisch heizbare Hand-
schuhe; Registrierkassen; Rockabrunder; Plotter; elektronische Etiketten für
Waren; Diktiergeräte; Wahlgeräte; elektrische Generatoren zufälliger Zahlen;
Vermessungsinstrumente; Magnete; elektrische Schalter; Fluoreszenz-
schirme; Fernbedienungsapparate; optische Fasern; Blitzableiter; Eierdurch-
leuchter; Hundepfeifen; dekorative Magnete; Elektrozäune; tragbare Kontroll-
fernbedienung für Autos; Kartenausgabegeräte; Elektrolysegeräte; elektrische
Wärmkleider; Telefonetuis; Taschen für Computer, Etuis für Computer; inte-
grierte Leiterplatten; integrierte Schaltkreise; Computerhardware; Computer-
software; Musikabspielgeräte; Tablettcomputer; PDA (persönliche digitale As-
sistenten); Chips; Laptops (Computer).
B.
Der Beschwerdegegner ist Inhaber der internationalen Marke Nr. 1'292'997
j (fig.), die am 29. Januar 2016, gestützt auf eine Basiseintragung der
Europäischen Union mit Prioritätsdatum vom 8. Januar 2015, in der Ga-
zette OMPI des marques internationales Nr. 2016/10 veröffentlicht wurde.
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Die Marke sieht folgendermassen aus:
und ist für die folgenden Waren der Klasse 9 registriert:
Klasse 9
Appareils, instruments et câbles pour la conduite d'électricité; équipements
audiovisuels et d'information technologique; disques acoustiques; appareils et
instruments de navigation, d'orientation, de suivi et de cartographie; appareils
optiques grossissants et correcteurs; aimants, dispositifs magnétiseurs et dé-
magnétiseurs; accélérateurs de faisceaux d'électrons; accélérateurs de parti-
cules; alambics pour expériences en laboratoire; dessous de cornues; appa-
reils à radioisotopes autres qu'à usage médical; appareils pour la classification
de particules; contrôleurs de vitesse pour véhicules; appareils d'entraînement
à l'utilisation de sièges éjectables; appareils de chromatographie de labora-
toire; appareils de diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appa-
reils de laboratoire]; appareils détecteurs de température à usage scientifique;
appareils de diagnostic à ultrasons pour laboratoires; appareils et instruments
de chimie; appareils et instruments de physique; appareils et instruments
d'astronomie; appareils et instruments pour l'enseignement; appareils et ins-
truments scientifiques; appareils géophysiques; appareils géosismiques;
appareils optiques de laboratoire; appareils de culture cellulaire pour labora-
toires; appareils de chromatographie automatique; appareils d'information mé-
téorologique; appareils d'enseignement audiovisuel; dispositifs pour le con-
trôle des accès; appareils de sécurité holographiques; appareils de sécurité
pour ascenseurs; appareils de sécurité pour le traitement de signaux audio;
appareils et instruments de sauvetage; appareils et instruments de signalisa-
tion; appareils de contrôle de sécurité; appareils pour la maîtrise d'incendies;
équipements de sécurité pour l'extinction d'incendies forestiers; battes pour
incendie; cônes de signalisation; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance
de bébés; dispositifs électroniques pour la surveillance de bébés; moniteurs
pour la surveillance de bébés; extincteurs; systèmes asperseurs [sprinklers]
pour l'extinction d'incendies; lances à incendie; tuyaux à incendie; étiquettes
et plaques d'identification électroniques; bandes de sécurité adhésives
[codées]; bandes de sécurité adhésives [magnétiques]; étiquettes électro-
niques de sécurité; équipements d'alarme et d'avertissement; appareils de
signalisation.
C.
Gestützt auf ihre beiden älteren Marken erhob die Beschwerdeführerin am
1. Juli 2016 Widerspruch gegen die Schutzausdehnung der Marke des Be-
schwerdegegners. Zur Begründung machte sie eine starke Gleichartigkeit
bzw. teilweise Identität der Waren sowie Zeichenähnlichkeit geltend. Die
Widerspruchsmarke 1 habe ausserdem eine hohe Kennzeichnungskraft,
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sodass der Ähnlichkeitsbereich weit sei. Die Widerspruchsmarke 2 werde
sogar vollständig in die angefochtene Marke inkorporiert.
D.
Am 8. Juli 2016 erliess die Vorinstanz gegen die angefochtene Marke eine
provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung. Der Beschwerdegeg-
ner wurde aufgefordert, innert drei Monaten ein schweizerisches Zustel-
lungsdomizil zu bezeichnen (Art. 42 des Markenschutzgesetzes vom
28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]) oder einen Vertreter zu benennen,
liess die Frist jedoch ungenutzt verstreichen Die Vorinstanz schloss die
Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 24. Oktober 2016.
E.
Die Widersprechende reichte am 16. November 2016 eine weitere Eingabe
ein. Mit Verfügungen vom 24. Januar 2017 schloss die Vorinstanz den
Widerspruchsgegner vom Verfahren aus und wies den Widerspruch voll-
ständig ab. Sie führte zur Begründung aus, dass trotz Warengleichheit und
Zeichenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr bestehe.
F.
Die Beschwerdeführerin erhob mit Eingabe vom 23. Februar 2017 beim
Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und begehrte die vollständige
Schutzverweigerung der angefochtenen Marke für die Schweiz unter Kos-
ten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Widerspruchsgegners. Sie
brachte im Wesentlichen vor, die Widerspruchsmarke 1 sei besonders
kennzeichnungskräftig und daher bereits eine Verwechslungsgefahr anzu-
nehmen, wenn fremde Drittmarken entsprechende Assoziationen weckten,
was vorliegend der Fall sei. Die Widerspruchsmarke 2 werde vollständig in
die angefochtene Marke übernommen. Die Verwechslungsgefahr müsse
bejaht werden.
G.
Mit Verfügung vom 9. März 2017 und Zustellungsersuchen vom 3. April
2017 an das Tribunale di Napoli sandte das Bundesverwaltungsgericht
dem Beschwerdegegner und der Vorinstanz die Beschwerdeschrift zu und
lud sie zur Vernehmlassung bzw. Beschwerdeantwort ein. Es machte den
Beschwerdegegner darauf aufmerksam, dass ohne Beschwerdeantwort
aufgrund der Akten entschieden werde, und forderte ihn auf, innert
20 Tagen ab Erhalt der Verfügung ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu
bezeichnen ansonsten das Urteil durch Publikation im Bundesblatt eröffnet
werde.
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H.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 25. April 2017 auf eine Ver-
nehmlassung und beantragte die kostenfällige Abweisung der Be-
schwerde.
I.
Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde am 18. September 2017 am Sitz
des Bundesverwaltungsgerichts eine öffentliche, mündliche Verhandlung
durchgeführt, der der Beschwerdegegner und die Vorinstanz fernblieben.
Im Rahmen der Verhandlung ergänzte die Beschwerdeführerin den Sach-
verhalt um einige Bemerkungen, reichte weitere Unterlagen ein und hielt
an ihren Ausführungen fest.
J.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-
weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Be-
schwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. e Bundesgesetz vom 17. Juni
2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz,
VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der ange-
fochtenen Verfügung beschwerdelegitimiert (Art. 48 Abs. 1 Bundesgesetz
vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [Verwaltungsver-
fahrensgesetz, VwVG, SR 172.021]), hat den Kostenvorschuss fristgerecht
geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht
eingereicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzu-
treten.
2.
2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c
MSchG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG Widerspruch gegen die Eintragung ei-
ner jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich ist und für
gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so
dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsge-
fahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der
Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistun-
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gen, für die die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Büh-
ler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3
N. 46). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren
und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschieden-
heit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die
Produkte sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR-BIRKHÄUSER, in:
David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutz-
gesetz, 3 Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).
2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom
21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Für das Bestehen gleicharti-
ger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstät-
ten, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren
Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbe-
reiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des BVGer
B-7934/2007 vom 2. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" mit Hinweisen).
Für eine Gleichartigkeit sprechen auch aus der Sicht des Abnehmers sinn-
volle Leistungspakete der zu vergleichenden Waren (Urteil des BVGer
B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"). Gegen das Vor-
liegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb
derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff
zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des BVGer B-7447/2006 vom
17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]").
2.3 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-
lassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2a
"Boss/Boks"; 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR
BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41). Hierfür ist der Registereintrag einschlä-
gig (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3
"Adwista/ad-vista [fig.]"; B-7475 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars
[fig.]/Army tex [fig.]"). Bei Bildmarken mit Sinngehalt können für Gesamt-
eindruck und Kennzeichnungskraft sowohl äussere Gestaltung als auch
Sinngehalt prägend sein. Übereinstimmungen mit kollidierenden Marken
können auf beiden Ebenen eine Verwechslungsgefahr begünstigen, Unter-
schiede eine solche vermeiden. Die Verwechslungsgefahr ist in der Regel
zu bejahen, wenn die angefochtene Marke sich nur als Variation, Bearbei-
tung oder Modernisierung der älteren Marke präsentiert, statt dem Betrach-
ter eine originelle Bildwirkung zu vermitteln (Urteile des BVGer
B-3812/2012 vom 25. November 2014 E. 7.2.4 "Winston [fig.] und [fig.]/FX
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Blue Style Effects [fig.]"; B-4841/2007 vom 28. August 2008 E. 9.3 "Herz
[fig.]/Herz [fig.]"; B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 7.2 "Salaman-
der [fig.]/Gecko [fig.]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 210 und 215.).
2.4 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom
Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008
vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" mit Hinweisen). Der
Schutzumfang beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft einer Marke. In
der Regel wird eine originäre Unterscheidungskraft angenommen, es ist
aber stets zu examinieren, ob besondere Umstände vorliegen, die die An-
nahme einer ursprünglich geringeren oder erhöhten Kennzeichnungskraft
rechtfertigen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 84 f.). Für schwache Marken ist der
geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken (BGE 122 III
382 E. 2a "Kamillosan"). Eine Marke gilt als stark, wenn sie aufgrund ihres
fantasiehaften Gehalts auffällt oder dank intensiven Gebrauchs eine über-
durchschnittliche Bekanntheit geniesst (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamil-
losan"; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse
All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Imma-
terialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009,
N. 979).
2.5 Sofern die strittigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs
hinterlegt sind, beurteilt sich die Verwechslungsgefahr nach einem stren-
gen Massstab (BGE 117 II 321 E. 4 "Valser"). Bei diesen Artikeln ist mit ei-
ner geringeren Aufmerksamkeit und mit einem geringeren Unterschei-
dungsvermögen zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Dienstleistun-
gen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis
von Fachleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Rivella/A-
piella"; Urteil des BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 3.4 "Juke/Jook
Video [fig.]").
2.6 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Zeichenähn-
lichkeit und Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurech-
nungen zu befürchten sind. Unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet,
dass ein Zeichen für das andere gehalten wird. Bei der mittelbaren Ver-
wechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen
zwar auseinanderhalten, vermuten aber wirtschaftliche Zusammenhänge
zwischen den Markeninhabern (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle"; Urteile
des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge";
B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; STÄDELI/
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BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 26 f.). Anspielungen und Anleh-
nungen an bekannte Marken schaffen aber keine Verwechslungsgefahr,
wenn sie deren Bekanntheit wegen zwar erkannt werden, aber auf Waren
und Dienstleistungen ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs beschränkt
sind (E. 2.2) oder keine Zeichenähnlichkeit zur Folge haben (E. 2.3).
3.
Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Dabei
sind diejenigen Waren und Dienstleistungen, die an Fachleute und End-
konsumenten zugleich vertrieben werden, aus Sicht der weniger markter-
fahreneren und grösseren Gruppe der Letztabnehmer zu beurteilen (Urtei-
le des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4.1 "Schweizer Fern-
sehen"; B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous").
Die von den Widerspruchsmarken in Klasse 9 beanspruchten Computer,
tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte wie Mobiltelefone,
Smartphones und Tablet-PCs, deren Zubehör sowie diverse Software sind
insgesamt an eine mediengewöhnte und -konsumierende Letztabnehmer-
schaft gerichtet, werden aber auch von Fachkreisen zu geschäftlichen
Zwecken erworben (vgl. Urteile des BVGer B-5312/2015 vom 25. Oktober
2017 E. 4.3 "Joy [fig.]/Enjoy [fig.]"; B-3756/2015 vom 14. November 2016
E. 4 "Moto/Motoma"; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 "Intel In-
side/Galdat Inside"). Beim Erwerb dieser Waren ist von einer zumindest
leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um auf-
wändigere Anschaffungen handelt, die gewöhnlich für eine längere Ein-
satzdauer bestimmt sind und die vor dem Erwerb auf ihre Funktion und
Ausstattung überprüft werden (Urteile des BVGer B-3756/2015 E. 4
"Moto/Motoma"; B-3663/2011 E. 4.2.1 "Intel Inside/Galdat Inside").
4.
Zu prüfen ist die Gleichartigkeit der Waren. Die Beschwerdeführerin und
die Vorinstanz gehen zwar übereinstimmend von Warengleichartigkeit
bzw. -identität aus. Die meisten vom Beschwerdegegner beanspruchten
Apparate, Instrumente, Ausstattungen, Systeme und Vorrichtungen spre-
chen aber andere Abnehmerkreise an und bedienen andere Märkte als die
Waren der Beschwerdeführerin. Sie sind typischerweise in Laboratorien zu
finden und stehen in Zusammenhang mit naturwissenschaftlicher For-
schung, werden von Fachkreisen nachgefragt, in Geschäften für Chemie-,
Biologie- und Physiklaborbedarf feilgeboten und sind darum nicht gleichar-
tig mit der IT- und Kommunikationskonsumware der Widerspruchsmarke.
B-1176/2017
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Auch Babyüberwachungsgeräte und Sicherheitsbänder dienen andere
Zwecken und folgen anderen Vertriebswegen als jene.
Die Warengleichartigkeit betreffend die Widerspruchsmarke 1 ist demnach
für die folgenden Waren des Widerspruchsgegners zu bejahen:
Appareils, instruments et câbles pour la conduite d'électricité; équipement
audiovisuels et d'information technologique; disques acoustiques.
Die Warengleichartigkeit betreffend die Widerspruchsmarke 2 ist für die fol-
genden Waren des Widerspruchsgegners zu bejahen:
Appareils, instruments et câbles pour la conduite d'électricité; équipements
audiovisuels et d'information technologique; disques acoustiques; appareils
optiques grossissants et correcteurs; aimants, dispositifs magnétiseurs et
démagnétiseurs; appareils et instruments pour l'enseignement; appareils et
instruments scientifiques; appareils optiques de laboratoire; appareils d'infor-
mation météorologique; appareils d'enseignement audiovisuel; appareils et
instruments de signalisation; appareils pour la maîtrise d'incendies; équipe-
ments de sécurité pour l'extinction d'incendies forestiers; battes pour incendie;
extincteurs; systèmes asperseurs [sprinklers] pour l'extinction d'incendies;
lances à incendie; tuyaux à incendie; étiquettes et plaques d'identification élec-
troniques, appareils de signalisation.
5.
Sodann ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Im vorliegenden Fall stehen
zwei Bildmarken der Beschwerdeführerin der Bildmarke des Beschwerde-
gegners gegenüber. Die Beschwerdeführerin führt aus, die angefochtene
Marke weise starke Parallelen zur Widerspruchsmarke 1 auf, nämlich eine
halbkreisförmige Aussparung, das vollständig übernommene Blatt sowie
die geschwungene Linie mit Vertiefung unterhalb des Blattes bzw. j-Punk-
tes. Die Widerspruchsmarke 2 sei sogar vollständig in die angefochtene
Marke inkorporiert worden. Die Zeichenähnlichkeit sei in beiden Fällen
frappierend und der Beschwerdeführer lege es durch die Gestaltung seiner
Marke geradezu darauf an, sich an die Apple-Marken anzuschleichen. Die
Vorinstanz bejahte eine Zeichenähnlichkeit zwischen der angefochtenen
Marke und beiden Widerspruchsmarken.
Die Widerspruchsmarke 1 ist ein stilisierter, schwarz ausgefüllter, an der
rechten Seite mit einer halbkreisförmigen Aussparung versehener Apfel mit
einem schräg nach oben rechts abstehenden, ebenfalls stilisierten Blatt.
Das Gesamtbild der Marke wird durch vier Merkmale geprägt: das der
Marke einen Sinngehalt verleihende Grundmotiv Apfel, die halbkreisför-
mige Aussparung, das abstehende Blatt sowie die unifarbene Darstellung.
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Die angefochtene Marke erinnert in ihrem Bildmotiv an den Kleinbuchsta-
ben "j". Sie ist schwarz ausgefüllt und zeigt auf der rechten Seite eine halb-
kreisförmige Aussparung. Der i- bzw. j-Punkt ist ellipsenartig, läuft an den
Enden spitz zu und ist schräg nach rechts oben geneigt. Die angefochtene
Marke weist im Gesamtbild ebenfalls vier Merkmale auf: die stilisierte
"j"-Form, die halbkreisförmige Aussparung, den ellipsenförmigen j-Punkt
sowie die unifarbene Darstellung. Die beiden Zeichen stimmen in Einzel-
heiten überein, namentlich in der kreisförmigen Aussparung, dem Blatt
bzw. den ellipsenförmigen j-Punkt und der schlicht gehaltenen monochro-
men Darstellung. Aufgrund der Übereinstimmungen auf visueller Ebene ist
eine Zeichenähnlichkeit zu bejahen.
Die Widerspruchsmarke 2 der Beschwerdeführerin ist das Blatt der Wider-
spruchsmarke 1 und somit deren integraler Bestandteil. Es handelt sich um
eine ellipsenförmige, geometrische Figur, die an ihren zwei Enden spitz
zuläuft, wobei eines der Enden nach rechts oben und das andere nach
links unten ausgerichtet ist. Die Widerspruchsmarke 2 ist eines der o.g.
charakteristischen Bestandteile der Widerspruchsmarke 1. Dies führt abs-
trakt betrachtet zu einer Übereinstimmung der Widerspruchsmarke 2 und
der angefochtenen Marke in zwei von vier prägenden Bestandteilen, näm-
lich betreffend die Blattform und die schlicht gehaltene, monochrome Dar-
stellung. Auch zwischen der Widerspruchsmarke 2 und der angefochtenen
Marke besteht auf optischer Ebene eine Übereinstimmung. Die Zeichen-
ähnlichkeit ist daher ebenfalls zu bejahen.
6.
Die Verwechslungsgefahr zwischen den Widerspruchsmarken und der an-
gefochtenen Marke ist vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu
beurteilen.
Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass ihre Widerspruchsmarken eine
starke Kennzeichnungskraft hätten. Die Vorinstanz ist der Ansicht, dass die
allfällige Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 in casu unbeachtlich sei,
da keine Übereinstimmung im Grundmotiv der gegenüberstehen Marken
bestehe und eine Verwechslungsgefahr ohnehin ausgeschlossen sei. Eine
allfällige Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 lasse sich ausserdem nicht
auf die Widerspruchsmarke 2 übertragen und deren eigenständige Be-
kanntheit sei nicht rechtsgenüglich dargelegt worden.
Die Widerspruchsmarke 1 vermittelt den Abnehmern den Sinngehalt "an-
gebissener Apfel". Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ist
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Seite 12
sie nicht beschreibend und daher originär unterscheidungskräftig. Die
Widerspruchsmarke 2 weist keinen klar erkennbaren Sinngehalt auf. Ihre
Gestaltung ist zwar banal, erschöpft sich aufgrund ihrer schrägen Positio-
nierung und der spitz zulaufenden Enden jedoch nicht in einer geometri-
schen Figur (Dreieck, Kreis, Quadrat, Rechteck). Daher ist die verwendete
Gestaltung nicht freihaltebedürftig (vgl. Urteil des BVGer B-7514/2006 vom
31. Juli 2007 E. 10 "Quadrat [fig.]/Quadrat [fig.]" sowie HGer Zürich, sic!
2005 S. 288 E. 2.1.2.b "aim [fig.]/scalis [fig.]"). Abstrakt betrachtet ist der
Abstand zwischen der Widerspruchsmarke 2 und geometrischen Figuren
und Formen zwar nicht gross, letztlich aber ausreichend, um eine gewisse
Kennzeichnungskraft, wenn auch eine geschwächte, zu erlangen. Die Wi-
derspruchsmarke 2 ist jedoch derart banal, dass sie bei einer isolierten Be-
trachtung ausserhalb des Kontextes der Widerspruchsmarke 1 nicht ohne
Weiteres als deren Bestandteil erkannt würde.
Das Fehlen des massgeblichen Bildelements – des Apfels – führt dazu,
dass sich die angefochtene Marke in Sinngehalt und Gesamteindruck deut-
lich von der Widerspruchsmarke 1 unterscheidet. Auch wenn eine Anspie-
lung der angefochtenen Marke an die Widerspruchsmarke 1, deren Be-
kanntheit zufolge, erkennbar bliebe, würde sie keine Verwechslungsgefahr
bewirken, sondern wäre dies in einem Zivil- oder Strafverfahren unter
Art. 15 MSchG oder Art. 3 Bst. e UWG zu prüfen (vgl. Art. 31 MSchG). Der
Gesamteindruck der angefochtenen Marke ist auch im Vergleich mit der
Widerspruchsmarke 2 unterschiedlich, obwohl die Widerspruchsmarke 2,
als banale Figur mit schwacher originärer Kennzeichnungskraft, integral in
die angefochtene Marke übernommen wurde. Damit ist eine Verwechs-
lungsgefahr, wie die Vorinstanz im Ergebnis richtig erkannt hat, zu vernei-
nen. Die Beschwerde ist abzuweisen und der angefochtenen Marke der
Schutz für die Schweiz zu gewähren.
7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).
7.1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien
[Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht (VGKE, SR 173.320.2)]. Dafür ist im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE).
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Gemäss Lehre und Rechtsprechung hat sich die Schätzung des Streitwer-
tes an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher un-
bedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3
"Turbinenfuss [3D]"). Da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren
oder niedrigen Wert der strittigen Marke sprechen, ist von diesem Erfah-
rungswert auszugehen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des
Beschwerdeverfahrens auf Fr. 5'500.– festzulegen. Der von der Beschwer-
deführerin geleistete Kostenvorschuss von Fr. 5'500.– wird zur Bezahlung
der Verfahrenskosten verwendet.
7.2 Der Beschwerdegegner liess sich im Beschwerdeverfahren nicht ver-
nehmen. Ihm sind folglich im Zusammenhang mit dem Verfahren vor Bun-
desverwaltungsgericht keine notwendigen und verhältnismässig hohen
Kosten entstanden, die das Zusprechen einer Parteientschädigung recht-
fertigen würden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE); vgl. auch
Urteil des BVGer B-1752/2009 vom 26. August 2009 E. 6.2 "Swatch Group
[fig.]/ [fig.]).
8.
Der Beschwerdegegner, der gemäss Register des OMPI mit einer Adresse
in Italien eingetragen ist, hat – trotz entsprechender Aufforderung – für das
vorliegende Verfahren kein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnet (vgl.
Art. 11b Abs. 1 VwVG und Art. 42 MSchG). Daher ist ihm das vorliegende
Urteil durch Publikation im Bundesblatt zu eröffnen (Art. 36 lit. b VwVG).
9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht
[Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Das Urteil ist daher mit Eröff-
nung rechtskräftig.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 5'500.– festgelegt und der Beschwer-
deführerin auferlegt. Die Verfahrenskosten werden dem geleisteten Kos-
tenvorschuss von Fr. 5'500.– entnommen.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen:
Beschwerdebeilagen zurück)
– den Beschwerdegegner (Eröffnung durch Publikation im Bundesblatt)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 14972 und 14973; Einschreiben; Beilagen:
Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Agnieszka Taberska
Versand: 14. Januar 2019