B-1190/2013 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Verfügung vom 1. Februar 2013 betreffend teilweise...

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Abteilung II
B-1190/2013


U r t e i l v o m 3 . D e z e m b e r 2 0 1 3
Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Beat Lenel.



Parteien

ERGO Versicherungsgruppe AG,
Victoriaplatz 2, DE-40198 Düsseldorf,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Robert Flury,
Zulauf Bürgi Partner, Wiesenstrasse 17,
Postfach 1258, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,



gegen


Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Verfügung vom 1. Februar 2013 betreffend teilweise Schutz-
verweigerung gegenüber der Internationalen Registrierung
IR 1'068'894 ERGO (fig.).


B-1190/2013
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin liess die Wort-/Bildmarke IR 1'068'894 Ergo (fig.)
mit dem Farbanspruch "Rot (Pantone 186C)" am 5. August 2010 unter
Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 8. April 2010 als Internatio-
nale Marke eintragen. Das Zeichen sieht wie folgt aus:

und wird für die folgenden Dienstleistungen beansprucht:
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commer-
ciale; travaux de bureau.
36 Services d'assurances; affaires bancaires; affaires bancaires; affai-
res immobilières.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de re-
cherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de re-
cherches industrielles; conception et développement de matériel in-
formatique et logiciels.
44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de
beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture.
45 Services juridiques.
Die Eintragung wurde der Vorinstanz am 24. März 2011 von der Organi-
sation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) notifiziert.
B.
Die Vorinstanz teilte der Beschwerdeführerin mit teilweiser Schutzverwei-
gerung vom 16. März 2012 mit, dass der Schutz der Marke für "Services
médicaux" in Klasse 44 nicht gewährt werde, weil das Zeichen dafür teil-
weise beschreibend sei.
C.
Mit E-Mail vom 26. Juni 2012 ersuchte die Beschwerdeführerin um Rück-
nahme der Schutzverweigerung. "Ergo" habe die Bedeutung von "also".
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Die Schutzverweigerung stehe im Widerspruch zur Praxis der Vorinstanz
und beruhe auf ungenügenden Indizien, argumentierte sie.
D.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 25. September 2012 an ihrer An-
sicht fest. Das Wort werde als Kurzform des Begriffs "Ergotherapie" ver-
standen und sei damit Gemeingut.
E.
Mit E-Mail vom 5. November 2012 konterte die Beschwerdeführerin, auf
den Belegen der Vorinstanz werde "Ergo" nicht als Kurzform, sondern mit
anderen Wörtern kombiniert verwendet. Allein sei es unterscheidungs-
kräftig und mehrdeutig. Ein mehrdeutiges Zeichen sei schutzfähig, wenn
ihm keine klare Bedeutung zugemessen werde.
F.
Die Vorinstanz entschied mit Verfügung vom 1. Februar 2013, der Marke
für "Services médicaux" (Klasse 44) keinen Schutz in der Schweiz zu ge-
währen, weil "Ergo" als Kurzform von "Ergotherapie" verstanden werde.
Das Zeichen wirke damit beschreibend und sei Gemeingut. Die minimale
grafische Gestaltung verleihe ihm keine Unterscheidungskraft. Anderslau-
tende ausländische Entscheidungen beeinflussten die Prüfung der abso-
luten Schutzausschlussgründe nicht. Für die übrigen Dienstleistungen
wurde der Schutz gewährt.
G.
Am 5. März 2013 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde ans Bun-
desverwaltungsgericht, mit den Anträgen:
1. Die Verfügung des Instituts für Geistiges Eigentum vom 1. Februar
2013 sei insofern aufzuheben, als der Internationalen Registrierung
Nr. 1068894 ERGO (fig.) der Markenschutz für "services médicaux"
in Klasse 44 verweigert wird;
2. Die Vorinstanz sei anzuweisen, der Internationalen Registrierung
Nr. 1068894 ERGO (fig.) für sämtliche beanspruchten Dienstleistun-
gen den Markenschutz zu gewähren;
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorin-
stanz.
Sie machte geltend, das Wort "Ergo" sei weder nach der publizierten
Prüfpraxis der Vorinstanz noch nach seiner Verwendung in der Tages-
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presse eine Kurzform für "Ergotherapie". Wörterbücher gäben ihm viel-
mehr die Bedeutung "folglich". Als Abkürzung werde es nicht verwendet.
Der Farbanspruch und die komplexe Gestaltung des Zeichens verschaff-
ten ihm zusätzliche Unterscheidungskraft, ein Freihaltebedürfnis bestehe
nicht. Als reine Wortmarke für dieselben Dienstleistungen sei das Zeichen
2004 geschützt worden.
H.
Mit Beschwerdeantwort vom 23. April 2013 beantragte die Vorinstanz die
Abweisung der Beschwerde und führte aus, die Bedeutung von "Ergo" als
Kurzform für "Ergotherapie" sei lexikalisch nachweisbar und üblich. Die
behauptete Komplexität der grafischen Gestaltung werde von Laien nicht
erkannt. Gegenüber sich selbst bestehe kein Anspruch auf Gleichbehand-
lung.
I.
Die Beschwerdeführerin hielt mit Replik vom 22. Mai 2013, die Vorinstanz
mit Duplik vom 11. Juli 2013 an ihren Vorbringen fest.
J.
Unter Beilage ihrer Honorarnote verwies die Beschwerdeführerin mit
Schreiben vom 19. August 2013 ergänzend auf einen früheren Entscheid
des Bundesverwaltungsgerichts und einen jüngeren des deutschen Bun-
desgerichtshofs.
K.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben beide Seiten
stillschweigend verzichtet.
L.
Auf die einzelnen Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Er-
wägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Die definitive Schutzverweigerung ist eine Ver-
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fügung nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über
das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Die Beschwerdeführerin
ist als deren Adressatin beschwert und hat an ihrer Aufhebung oder Än-
derung ein schutzwürdiges Interesse. Sie ist daher zur Beschwerde legi-
timiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht be-
zahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Mit der unangefochten gebliebenen Ziff. 2 der strittigen Verfügung ist
die Eintragung der Marke für Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 42, 44
und 45 in Rechtskraft erwachsen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 2.1 Schweizer Fernsehen,
B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 2.1 Rhätische Bahn).
2.2 Die Beschwerdeführerin hat Sitz in Deutschland. Zwischen Deutsch-
land und der Schweiz gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madri-
der Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP,
SR 0.232.112.4) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ,
SR 0.232.04). Die achtzehnmonatige Frist von Art. 5 Abs. 1 und 2 MMP
zur begründeten Verweigerung der Schutzausdehnung auf die Schweiz
wurde von der Vorinstanz eingehalten (vgl. Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-550/2012 vom 13. Juni 2013 E. 2.1 Kalmar und B-5658/
2001 vom 9. Mai 2012, E. 2.1 Frankonia).
2.3 Die Beschwerdeführerin rügt implizit, der rechtserhebliche Sachver-
halt sei unrichtig und unvollständig erhoben worden. Eine einzige von der
Vorinstanz zitierte Quelle reiche nicht, um den Gemeingutcharakter des
Zeichens nachzuweisen. Vielmehr sei auf das Verständnis aller betroffe-
nen schweizerischen Verkehrskreise abzustellen.
Eine Sachverhaltsfeststellung ist unvollständig, wenn nicht alle entscheid-
relevanten Tatsachen eruiert und berücksichtigt wurden (RENÉ RHINOW/
HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-
MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2. Aufl., Basel 2010, Rz. 1596). Im
vorliegenden Fall hat die Vorinstanz das Sprachwissen der massgebli-
chen Verkehrskreise zwar nur mit einem Eintrag im spezialisierten "Du-
den Wörterbuch der Abkürzungen" und ein paar zufälligen Internettreffern
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von geringer Repräsentativität und damit in der Tat ungenügend belegt.
Gestützt darauf hat sie, auch im Vergleich mit den Vorbringen der Be-
schwerdeführerin, jedoch zutreffend und vollständig auf die konkurrieren-
den Sinngehalte der strittigen Marke geschlossen, keinen davon überse-
hen und bloss mit Bezug auf den üblichen Sprachgebrauch und das Na-
heliegen der einzelnen Sinngehalte für die verschiedenen Verkehrskreise
nicht alle greifbaren Beweismittel erhoben.
Zwar ist der Vorinstanz nicht zu folgen, soweit sie in diesem Zusammen-
hang geltend macht, weil es keine üblichen oder unüblichen Wörterbü-
cher gebe und auch Spezialwörterbücher relevant seien, reiche eine ein-
zelne lexikalische Quelle aus, um den Gemeingutcharakter eines Aus-
drucks zu belegen. Entgegen dieser Meinung ist die Wahrnehmung eines
Zeichens durch die massgeblichen Verkehrskreise und seine Zugehörig-
keit zum Gemeingut nach ständiger Rechtsprechung als Rechtsfrage zu
prüfen (BGE 139 III 179 E. 2 You, BGE 134 III 551 E. 2.3 Pantonstuhl),
die Marke darum nicht nur mit Hilfe von Wörterbüchern als Begriff nach-
zuweisen, sondern im Hinblick auf ihren allfälligen absoluten Schutzaus-
schluss im Kontext der Waren und Dienstleistungen, für die sie bean-
sprucht wird, nach dem Sprachverständnis und nach den Erwartungen
der massgeblichen Verkehrskreise zu würdigen, was Wörterbücher nicht
tun. Ein Auszug aus einem einzelnen Wörterbuch vermag die Abklärung
des konkreten Sprachgebrauchs darum nicht zu ersetzen.
Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz die Sinngehalte der strittigen Mar-
ke allerdings vollständig erkannt und bei ihrer Würdigung berücksichtigt.
Nachdem die tatsächlichen Grundlagen der Bedeutungsvarianten, ihre
Sprachhäufigkeit und Üblichkeit im Kontext der strittigen Dienstleistungen
sowohl von der Beschwerdeführerin wie auch der Vorinstanz im Be-
schwerdeverfahren zwar ergänzt, aber keine grundlegend neuen Positio-
nen bezogen wurden, kann auf eine Rückweisung an die Vorinstanz zur
Vervollständigung des Sachverhalts verzichtet werden (vgl. MADELEINE
CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (Hrsg.),
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG),
Zürich 2008, Art. 61 Rz. 10; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel
2008, Rz. 3.194).
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3.
3.1 Nach Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. B
Ziff. 2 und 3 PVÜ darf einer Marke der Schutz namentlich verweigert wer-
den, wenn sie jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich
aus beschreibenden Angaben besteht. Dieser zwischenstaatlichen Rege-
lung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 (MSchG, SR 232.11), wonach eine Marke vom Schutz ausge-
schlossen ist, wenn sie Gemeingut ist, sofern sie sich nicht im Verkehr als
Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt hat. Leh-
re und Praxis zu dieser Bestimmung können darum vorliegend herange-
zogen werden (BGE 114 II 373 E. 1 Alta tensione).
3.2 Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die entweder für
den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind oder welchen die für die Indivi-
dualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungs-
kraft fehlt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geisti-
ges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003, sic! 2003, S. 495 E. 2 Roy-
al Comfort; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen
und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N 34 ff.; EUGEN
MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009,
Rz. 116 ff.). Zur zweiten Gruppe gehören unter anderem Sachbezeich-
nungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, die
Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die
Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen
hinterlegt wurde (BGE 128 III 447 E. 1.5 Première, BGE 127 III 160
E. 2b/aa Securitas; Entscheid des Bundesgerichts 4A.6/2003 vom
14. Januar 2004 E. 2.3 BahnCard; RKGE in sic! 2003, S. 495 E. 2 Royal
Comfort; vgl. auch Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Sachbezeichnungen
für Dienstleistungen sind vom Markenschutz insbesondere auch ausge-
schlossen, wenn sie deren Erbringer oder Einsatzbereich beschreiben
(Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-279/2010 vom 3. Februar 2011
E. 3.5 Paris Re, B-3394/2007 vom 29.09.2008 E. 5.2 S,
B-787/2007 vom 14.08.2007 E. 4.2 Puntoimmobiliare).
3.3 Bei mehrdeutigen Zeichen ist zu prüfen, welche Bedeutung für die re-
levanten Verkehrskreise im Vordergrund steht (Urteil des Bundesgerichts
4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.3 f. American Beauty; Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-2999/2011 vom 22. Februar 2013
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E. 3.3 Die Post, B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 4.1 Total Trader,
B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 5 Afri-Cola). Dominiert im Zusam-
menhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein be-
schreibender Sinngehalt, können weitere, weniger nahe liegende Bedeu-
tungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteile des Bundesge-
richts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 Post, 4A_492/2007
vom 14. Februar 2008 E. 3.4 Gipfeltreffen, 4A.1/2005 vom 8. April 2005
E. 2 Globalepost [fig.], 4C.42/2000 vom 18. Juli 2000 in sic! 2000, S. 590
E. 1 Creaton/Creabeton; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.3 Die Post, B-2937/2010 vom
14. Juli 2010 E. 2.4 Gran Maestro, B-7407/2006 vom 18. September
2007 E. 4.1 Toscanella; RKGE in sic! 2003 S. 495 E. 4 Royal Comfort;
RKGE in sic! 2003 S. 134 E. 4 Cool Action). Das Zeichen ist jedoch auch
dann Gemeingut, wenn mehrere Sinngehalte, die gleich naheliegen, für
entsprechende Waren oder Dienstleistungen alle beschreibend sind (BGE
118 II 182 E. 3b Duo, BGE 54 II 407 Rachenputzer; Urteil des Bundesge-
richts 4A.492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 Gipfeltreffen; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 5.3.3
Rhätische Bahn).
3.4 Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder
Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistun-
gen hindeuten, macht ein Zeichen indessen noch nicht zum Gemeingut.
Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen
muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke
für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne
besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erken-
nen ist (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 akustische Marke, BGE 129 III 514 E.
4.1 Lego, BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon, BGE 128 III 447 E. 1.5 Première;
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-279/2010 vom 3. Februar 2011
E. 2 Paris Re). Ob ein beschreibender Sinn leicht erkennbar ist, beurteilt
sich im Einzelfall anhand der Waren oder Dienstleistungen, für welche die
Marke beansprucht wird. An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung
vorhandenen Mehrdeutigkeit kann nämlich ein eindeutiger Sinn mit be-
schreibendem Charakter treten, wenn das Zeichen zu einer bestimmten
Ware oder Dienstleistung in Beziehung gesetzt wird (Urteil des Bundes-
gerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 Firemaster in sic!
2005 S. 278; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5168/2011 vom
13. März 2013 E. 2.7 Black Label). Auch Trunkierungen werden als be-
schreibend erkannt, wenn es sich um ein bekanntes und verbreitetes
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Wortelement handelt, das auf den beschreibenden Begriff hinweist (Urteil
des Bundesgerichts 4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 Afri-Cola).
3.5 Im Regelfall wird die originäre Unterscheidungskraft nach dem allge-
meinen Sprachgebrauch ohne Berücksichtigung einer allfälligen Be-
kanntheit des Zeichens als Marke geprüft (Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B‑3553/2007 vom 26. August 2008 E. 6 Swiss Army,
B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 3.8 Rhätische Bahn). In Ausnah-
mefällen können allerdings Marken, die sich in einem beschreibenden
Sinngehalt erschöpfen, dennoch ursprünglich unterscheidungskräftig
sein, weil der Markeninhaber oder die Markeninhaberin alleinigen An-
spruch auf den Gegenstand hat, den die Marke bezeichnet (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 7.2
Swiss Army, B-7426/2006 vom 30. September 2008 E. 3.3 The Royal
Bank of Scotland).
3.6 Ein Wortzeichen, das Gemeingut ist, kann durch eine unterschei-
dungskräftige grafische Gestaltung zu einer schutzfähigen Wort-Bildmar-
ke kombiniert werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5658/
2011 vom 9. Mai 2012 E. 3.5 Frankonia [fig.], B-1710/2008 vom 6. No-
vember 2008 E. 4.1 Swistec, B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.5
Chocolat Pavot). Je beschreibender oder üblicher die Wortelemente sind,
desto höhere Anforderungen sind an die grafische Ausgestaltung zu stel-
len (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3189/2008 vom 14. Januar
2010 E. 6.1 terroir [fig.], B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 7 Basi-
lea Pharmaceutica [fig.]). Übliche Schriftarten und Handschriften, eine un-
terschiedliche grafische Ausgestaltung einzelner Buchstaben oder eine
unterschiedliche Grösse von Wortelementen begründen jedoch keine Un-
terscheidungskraft (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5658/2011
vom 9. Mai 2012 E. 3.5 Frankonia [fig.], B-5876/2009 vom 26. Oktober
2010 E. 9.3 Proled [fig.], bestätigt mit BGE 4A_638/2010 vom 28. Februar
2011, B-5659/2008 vom 27. August 2009 E. 3.7, 5.2, 5.3 Chocolat Pavot,
B-6146/2007 vom 25. Februar 2008 E. 8 Weleda/La Weda). Ebenso we-
nig ist ein banaler Farbanspruch hinreichend, dem Zeichen Unterschei-
dungskraft zu verleihen (Urteil des Bundesgerichts 4A_330/2009 vom
3. September 2009 E. 2.3.6 Magnum [fig.]).
3.7 Grenzfälle des Gemeinguts sind einzutragen und die Entscheidung
dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 Swatch-Uhrband,
BGE 129 III 225 E. 5.3 Masterpiece I).
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Seite 10
3.8 Ausnahmsweise kann die Eintragung von Gemeingut als Marke mit
der Rüge verlangt werden, dass das Gebot der Rechtsgleichheit verletzt
wäre (Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft [BV, SR 101]). Ein solcher Anspruch auf "Gleichbehandlung im Un-
recht" besteht, wenn eine Behörde nicht nur in einigen Fällen, sondern in
ständiger Praxis vom Gesetz abweicht, darüber hinaus zu erkennen gibt,
dass sie auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden werde, und
keine überwiegenden Interessen an einem gesetzmässigen Entscheid
entgegenstehen (BGE 115 Ia 83 E. 2, BGE 116 Ib 235 E. 4; Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-3036/2011 vom 5. Dezember 2011 E. 4
Swissair, B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 6.1 Luminous,
B-990/2009 vom 27. August 2009 E. 8.2 Biotech Accelerator/Bioscience
Accelerator/Biomed Accelerator, B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E.
8.1 terroir [fig.]; PHILIPP J. DANNACHER, Der allgemeine Gleichheitssatz im
Markenprüfungsverfahren bei Gemeinschaftsmarken der EU sowie im
deutschen und im schweizerischen Markenprüfungsverfahren, Diss. Ba-
sel 2012, S. 169 ff.). Ein Anspruch auf Gleichbehandlung mit eigenen,
früheren Eintragungen (Gleichbehandlung "gegenüber sich selbst") be-
steht indessen nicht (Urteile des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. Au-
gust 1996 in sic! 1997 S. 161 E. 5c Elle, 4A.5/2003 vom 22. Dezember
2003 in sic! 2004 S. 403 E. 4 Discovery Travel & Adventure Channel; Ur-
teile des Bundesverwaltungsgerichts B-619/2011 vom 19. Dezember
2011 E. 4.2 Doppelhelix [fig.]; DANNACHER, a.a.O., S. 170 f.).
4.
4.1 Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Für die
Beurteilung der Unterscheidungskraft ist, ohne dabei die Auffassung spe-
zialisierter Verkehrskreise oder Zwischenhändlerinnen und -händler aus
den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung der Endabnehmer und
-abnehmerinnen massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge bilden
(vgl. EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007,
S. 3; WILLI, a.a.O., Art. 2, N 41; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B‑3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 Luminous). Im Einzelfall ist
somit zu bestimmen, an welche Abnehmerkreise sich das fragliche Pro-
dukt richtet (Urteil des Bundesgerichts 4A_6/2013 vom 16. April 2013
E. 3.2.3 f. Wilson).
4.2 Die Beschwerdeführerin beansprucht ihre Marke für Services médi-
caux in Klasse 44. Medizinische Dienstleistungen werden primär gegen-
über schweizerischen Patientinnen und Patienten angeboten; sie werden
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Seite 11
aber auch von Fachpersonen zur Behandlung ihrer Patientinnen und Pa-
tienten stellvertretend nachgefragt. Fachleute der Medizin pflegen im
Rahmen ihrer ärztlichen Tätigkeit beispielsweise medizinische Dienstleis-
tungen von Röntgeninstituten und Laboratorien nachzufragen. Relevante
Verkehrskreise der zu prüfenden Marke sind demzufolge Patientinnen
und Patienten, aber auch Fachleute der Medizin.
5.
5.1 Strittig ist, ob der Begriff "Ergo" für medizinische Dienstleistungen be-
schreibend wirkt. Die Vorinstanz bejaht dies, weil das Wort eine ge-
bräuchliche Abkürzung für "Ergotherapie" sei, während die Beschwerde-
gegnerin es als Synonym für "also, folglich" und "die Arbeit betreffend"
ansieht, die nichts mit medizinischen Dienstleistungen zu tun hätten.
5.2 In deutschen Universalwörterbüchern figuriert "Ergo" tatsächlich mit
zwei Sinngehalten: In Alleinstellung mit der Angabe "also, folglich, dem-
nach, infolgedessen" (Duden Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl.,
Mannheim 2007; Duden, das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache,
Mannheim 1993; Duden, die deutsche Rechtschreibung, Mannheim 2009;
Renate Wahrig-Burfeind [Hrsg.], Brockhaus Wahrig Deutsches Wörter-
buch, Gütersloh/München 2011, jeweils Stichwort "Ergo") wie auch als
Wortelement mit der Bedeutung "Arbeit, Arbeitsleistung; funktionelle Tä-
tigkeit von Organen", zum Beispiel in Begriffen wie "ergometrisch", "Ergo-
nomie" (, besucht am 23. Ok-
tober 2013). Auch im Französischen erscheint "Ergo" als Präfix von "Er-
gométrie", "Ergonomie" und "Ergothérapie" (Josette Rey-Debove/Alain
Rey [Hrsg.], Le Petit Robert, Paris 2012, Langenscheidt Handwörterbuch
Französisch, Berlin/München 2006, Stichworte "Ergo", "Ergonomie", "Er-
gotherapie"). Auf Italienisch wird "Ergo" ebenfalls gleichbedeutend mit
"dunque, pertanto" (daher, deshalb) und "in funzione di" (in Abhängigkeit
von), sowie in Wörtern wie "Ergometría", "Ergonomia" oder "Ergoterapia"
verwendet (Nicola Zingarelli [Hrsg.], Lo Zingarelli, Vocabulario della Lin-
gua Italiana, Bologna 2004, Paravia Langenscheidt Handwörterbuch Ita-
lienisch, Berlin/München 1997/8, Stichworte "Ergo", "Ergometro", "Ergo-
nomia", "Ergoterapia").
Aus einer Recherche auf S mit über 600 Erwähnungen von
"Ergo-" in zwölf Monaten im Sprachgebrauch schweizerischer Tageszei-
tungen leitet die Beschwerdeführerin aus einer Auswahl von 173 Treffern
glaubhaft dar, dass nur vereinzelte Erwähnungen sich auf die Ergonomie
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oder die Ergotherapie, aber die überwiegende Mehrheit auf die lateini-
sche Konjunktion "ergo" ("also, folglich") bezogen haben.
5.3 Allerdings wird der zweite Sinngehalt ("die Arbeit betreffend") im hier
massgeglichen Kontext von medizinischen Dienstleistungen, sobald der
Blick auf die massgeblichen Verkehrskreise (E. 4) verengt und die Marke
nicht als Kennzeichen und nicht im beschreibenden Sinnzusammenhang
verwendet wird, aussagekräftiger und geläufiger. Wie die französische
und italienische Sprache gebraucht auch die medizinische Fachliteratur
"Ergo-" durchaus in Fachausdrücken mit dem spezifisch medizinischen
Sinn von "Arbeit", zum Beispiel in "Ergometer", "Ergometrie", "Ergospiro-
metrie", "Ergosterol", "Ergotamin", "Ergotherapeut", "Ergotherapie" oder
"Ergotismus" (Pschyrembel Klinisches Wörterbuch, 264. Aufl., Ber-
lin/Boston 2012, Stichwort Ergo; Duden Wörterbuch medizinischer Fach-
begriffe, 8. Aufl., Mannheim 2012, Stichwort "Ergo"), wobei die Abkürzung
für "Ergotherapie" am häufigsten vorkommt. Dass auch etliche Internet-
adressen "Ergo" als Wortteil oder als Abkürzung für Dienstleistungen im
Bereich der Ergotherapie verwenden (beispielsweise "ergozentrum-lu-
", "", "", "", "ergo-
", "", "", "", "ergo-
" usw.; vgl. auch folgende Namen von Ergotherapie-Praxen:
"Ergozentrum" [, besucht am 6. November
2013], "Ergo im Zentrum" [, besucht am
6. November 2013], "Ergo Toggenburg" [,
besucht am 6. November 2013] und "Ergoplan" [,
besucht am 6. November 2013]), zeigt, dass diese Kurzform als Kennzei-
chen verstanden wird, auch wenn das Affix sonst mit dieser Bedeutung
nicht isoliert vorkommt.
5.4 Wird die Interpretation der Marke auf den Sinnzusammenhang des
Angebots und der Erbringung von medizinischen Dienstleistungen einge-
schränkt, müssen die angesprochenen Verkehrskreise sich daher etwa
gleichrangig zwischen einem allgemeinen und nicht-beschreibenden und
einem fachmedizinischen, aber beschreibenden Sinngehalt des Bestand-
teils "Ergo" entscheiden, die in einer Art Sinnkonkurrenz zueinander ste-
hen. Die Beschwerdeführerin hat darauf verzichtet, diese Entscheidung
durch weitere Wort- oder Bildbestandteile der Marke oder durch eine Ein-
schränkung des Dienstleistungsverzeichnisses auf nichtergonomische
oder nichtergotherapeutische Fachgebiete, die auch eventualiter bean-
tragt werden kann, eindeutig in Richtung eines nichtbeschreibenden Sinn-
gehalts zu beeinflussen, weshalb die Marke für bestimmte Teilgebiete von
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"services médicaux" und damit auch für diesen Oberbegriff als Ganzes
als Sachbezeichnung wahrgenommen wird.
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin betont, dass es sich um eine grafisch gestal-
tete Wort-/Bildmarke handle, deren speziell entwickelter Schriftzug mit
Farbanspruch und unten abgerundetem Anfangsbuchstaben nicht mit ba-
nalen Zeichen vergleichbar sei. Die Vorinstanz bemängelt, das Zeichen
bestehe aus einer simplen Computerschrift, die sich nicht ausreichend
von einer banalen Schrift abhebe und auch durch den Farbanspruch nicht
unterscheidungskräftig werde.
6.2 Der vorliegende Schriftzug besteht aus einer serifenlosen Schrift. Das
"E" ist unten links (anders als oben links) abgerundet, der Mittelbalken ist
etwas kürzer als der untere und der obere Balken. Der obere Teil des "R"
ist runder als bei anderen Schriftarten, die Linie des "G" wurde oben
leicht schräg angeschnitten. Zudem besteht ein Farbanspruch für Rot
(Pantone 186c).
6.3 Diese Gestaltungselemente des Schriftzugs wirken allerdings subtil;
ihre Unterschiede zu üblichen Schriftarten werden, mit Ausnahme des
Farbtons, im Erinnerungsbild der Abnehmerkreise keine Rolle spielen.
Auch wenn keine übliche Schriftart verwendet wurde, lehnt sich die
Schrift eng an übliche Schriftarten an. Die grafische Gestaltung erscheint
damit banal und wird auch vom dunkelroten Farbton, der nicht den Rah-
men des Erwarteten sprengt, nur unmassgeblich individualisiert.
6.4 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Marke trotz ihrer eher
banalen grafischen Gestaltung für die zu prüfenden Dienstleistungen
nicht unterscheidungskräftig wirkt.
7.
7.1 Die Beschwerdeführerin macht im Sinne eines Anspruches auf un-
gleiche Behandlung ungleicher Tatsachen geltend, dass sich der vorlie-
gende Fall von den früher entschiedenen Fällen "terroir (fig.)", "Basilea
Pharmaceutica (fig.)" und "Rhein Strom (fig.)" grundsätzlich unterscheide.
7.2 Entgegen ihrer Annahmen lässt sich aus der Zurückweisung der Mar-
ke "Terroir (fig.)" jedoch nicht e contrario ableiten, der Farbanspruch hätte
dem banal gestalteten Ausdruck vorliegend Unterscheidungskraft ver-
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schafft (zumal ein Farbanspruch in jenem Urteil kein Thema war, vgl. Ur-
teil des Bundesgerichts 4A_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.4 terroir
[fig.]) oder aus den Konstellationen in den Vergleichsfällen "Basilea
Pharmaceutica (fig.)", "Rhein Strom (fig.)" und "Solar Strom (fig.)" hätte
sich für den vorliegenden etwas Abweichendes ergeben, da sie entgegen
der Vorbringen der Beschwerdeführerin mit dem vorliegenden Fall weit-
gehend übereinstimmen, nämlich beschreibende Wortzeichen betrafen,
die durch banale Gestaltungszusätze nicht hinreichend unterscheidungs-
kräftig gemacht wurden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 7 Basilea Pharmaceutica [fig.];
Entscheide der RKGE in sic! 2004, S. 927 E. 6 Rhein Strom [fig.] und So-
lar Strom [fig.]).
7.3 Was die von der Beschwerdeführerin nur der Vollständigkeit halber
erwähnte Wortmarke IR 837693 ERGO betrifft, die Schutz für "services
médicaux" geniesst, so ist ein einzelner Eintrag nicht geeignet, eine stän-
dige gesetzeswidrige Praxis zu belegen, und handelt es sich zudem um
eine Marke der Beschwerdeführerin selbst, die keinen Anspruch auf
Selbstgleichbehandlung geltend machen kann (E. 3.8, MARIANNE GRAB-
RUCKER/PHILIPP DANNACHER, Zur Gleichbehandlung von Markenanmel-
dungen in der Schweiz, GRUR Prax 2013, S. 462). Ein Anspruch auf Ein-
tragung aufgrund von Gleichbehandlung im Unrecht oder von Vertrau-
ensschutz besteht somit nicht.
8.
8.1 Zusammenfassend hat die Vorinstanz die Eintragung der Marke für
die strittigen Dienstleistungen zu Recht verweigert. Die Beschwerde er-
weist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.
8.2 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Ver-
fahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1
VwVG). Angesichts des Verfahrensausgangs sind die Kosten des Be-
schwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem
geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Daran ändert die in Erwä-
gung 2.3 hiervor thematisierte unvollständige Sachverhaltsfeststellung
durch die Vorinstanz nichts. Die Gerichtsgebühr ist vorliegend nach dem
Streitwert zu berechnen (Art. 4 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsge-
richt [VGKE, SR 173.320.2]). Die Schätzung des Streitwertes hat sich
nach Rechtsprechung und Lehre an Erfahrungswerten aus der Praxis zu
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orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein
Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– anzunehmen ist (BGE
133 III 490 E. 3.3 Turbinenfuss [3D]). Von diesem Erfahrungswert ist auch
im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten
Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Mar-
ke. Die der Beschwerdeführerin aufzuerlegenden Gerichtskosten sind
demzufolge auf Fr. 2'500.– festzusetzen und mit dem von ihr geleisteten
Kostenvorschuss in gleicher Höhe zu verrechnen.
8.3 Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerde-
führerin noch der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7
Abs. 1 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin
auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– ver-
rechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 1068894; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun-
de)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Beat Lenel
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Be-
gründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be-
schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 5. Dezember 2013