Abtei lung II
B-1223/2010
{T 0/2}
U r t e i l v o m 7 . D e z e m b e r 2 0 1 0
Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter Bernard Maitre,
Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.
S._______,
vertreten durch Fürsprecher Dr. iur. Eugen Marbach,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Vorinstanz.
Markeneintragungsgesuch Nr. 00413/2008 TOURBILLON
(fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-1223/2010
Sachverhalt:
A.
Am 10. Dezember 2007 (Gesuchsnummer 63993/2007) hinterlegte die
Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz die Wort-/Bildmarke TOUR-
BILLON (fig.), welche sich wie folgt präsentiert:
Dabei beanspruchte sie für die folgenden Waren und Dienstleistungen
Markenschutz:
Klasse 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en
plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.
Klasse 35: Vente au détail de produits horlogers et de bijouterie, vente au
détail par les biais de réseaux globaux d'ordinateurs (Internet) de produits
horlogers et de bijouterie.
Klasse 37: Réparation et entretien de produits horlogers et de bijouterie.
B.
Mit Schreiben vom 4. Januar 2008 beanstandete die Vorinstanz die
Markenanmeldung mit der Begründung, die betroffenen Verkehrskreise
erkennten in ihr ohne Gedankenarbeit einen Fachbegriff der Uhren-
branche und dessen grafische Darstellung. Das Zeichen stelle deshalb
im Zusammenhang mit einem Teil der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen eine direkt beschreibende bzw. anpreisende Angabe
dar.
C.
Mit Stellungnahme vom 4. Februar 2008 bestritt die Beschwerde-
führerin den Gemeingutcharakter ihrer Markenanmeldung. Bei der
Grafik handle es sich um eine stilisierte Abbildung eines Tourbillons,
welchem als solches weder mangelnde Unterscheidungskraft noch
Freihaltebedürftigkeit zukomme, was denn auf das Zeichen in seiner
Gesamtheit umso mehr zutreffe.
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D.
Mit Schreiben vom 31. März 2008 hielt die Vorinstanz an ihrer
Zurückweisung fest. Die Abbildung des Tourbillons weiche nicht ge-
nügend von den üblichen Darstellungsweisen ab, um als Hinweis auf
eine betriebliche Herkunft wahrgenommen zu werden. Zudem bestehe
eine Irreführungsgefahr, handle es sich doch beim Markenbestandteil
TOURBILLON um den Namen des Schlosses, des Fussballstadions
sowie eines Hügels von Sitten.
E.
Mit Eingabe vom 29. April 2008 beantragte die Beschwerdeführerin die
Teilung der Markenanmeldung und die Abtrennung der Waren der
Klasse 14. Die verbleibenden Dienstleistungsklassen 35 und 37 seien
wie folgt einzuschränken:
Klasse 35: Vente au détail de bijouterie, de montres, chronomètres, horloges
et pendules; vente au détail par les biais de réseaux globaux d'ordinateurs
(Internet) de bijouterie, de montres, chronomètres, horloges et pendules.
Klasse 37: Réparation et entretien de bijouterie, de montres, chronomètres,
horloges et pendules.
F.
Die Vorinstanz kam der Beschwerdeführerin am 26. Mai 2008 mit Ein-
tragung der Schweizer Marke Nr. 571985 für die eingeschränkten
Dienstleistungen hinsichtlich ihres Antrages auf Teilung des Gesuchs
nach. Die beanspruchten Waren der Klasse 14 wurden in das
Markeneintragungsgesuch Nr. 413/2008 überführt.
G.
Mit Stellungnahme vom 2. Oktober 2008 bezweifelte die Beschwerde-
führerin die Bekanntheit von TOURBILLON als geographischer Name.
Zudem würde niemand ernsthaft erwarten, dass die fraglichen
Produkte im Schloss, auf dem Berg oder im Fussballstadion bzw. in
deren Nähe produziert würden, weshalb der Markenbestandteil nicht
als Hinweis auf die Herkunft des Produktes verstanden werde. Im
Übrigen seien einige Schweizer Marken mit dem Bestandteil TOUR-
BILLON ohne Einschränkungen auf Waren schweizerischer Herkunft
eingetragen worden.
H.
Mit Schreiben vom 2. Dezember 2008 liess die Vorinstanz den
Zurückweisungsgrund der Zugehörigkeit zum Gemeingut fallen, könne
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dem Zeichen doch ein Minimum an Kennzeichnungskraft zu-
gesprochen werden. Dagegen stelle die Bezeichnung TOURBILLON
eine indirekte Herkunftsangabe für die Stadt Sion dar, wobei aufgrund
der seitens des Kantons Wallis betriebenen Werbung mittels des
Hügels und des Schlosses von der Bekanntheit des Begriffs aus-
gegangen werden dürfe.
I.
Mit Stellungnahme vom 6. April 2009 brachte die Beschwerdeführerin
vor, dass der Durchschnittsabnehmer von Uhren in TOURBILLON eine
Fachbezeichnung und keine Herkunftsangabe erblicke, zumal letztere
nicht bekannt sei und selbst bei denjenigen, welche die geografische
Angabe kennten, keine Herkunftserwartung ausgelöst würde, sei doch
der Hinweis auf ein Hügel oder ein Schloss nicht geeignet, eine solche
Vorstellung zu erwecken.
J.
Mit Verfügung vom 26. Januar 2010 verweigerte die Vorinstanz dem
Markeneintragungsgesuch Nr. 413/2008 TOURBILLON (fig.) voll-
umfänglich die Eintragung. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen
aus, dass TOURBILLON als indirekte Herkunftsangabe aufgefasst
werde, wobei von einer weitläufigen Bekanntheit des Hausberges und
Wahrzeichens von Sion ausgegangen werden müsse und die Stadt für
die Produktion von Uhren sehr wohl geeignet sei, weshalb auch der
Ausnahmetatbestand der sachlichen Unmöglichkeit der Herstellung
nicht vorliege.
K.
Mit Eingabe vom 26. Februar 2010 reichte die Beschwerdeführerin
beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, die
Verfügung vom 26. Januar 2010 sei unter Kosten- und Ent-
schädigungsfolgen aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, die
Marke gemäss Markeneintragungsgesuch Nr. 413/2008 ohne Ein-
schränkungen oder eventualiter mit Einschränkung auf Waren
schweizerischer Herkunft im Markenregister einzutragen. Zur Be-
gründung machte sie im Wesentlichen geltend, dass TOURBILLON
eine Doppelbedeutung zukomme. Es handle sich einerseits um einen
Sachbegriff aus der Uhrenindustrie und andererseits um den Namen
einer Burgruine bzw. des entsprechenden Burghügels oberhalb von
Sion sowie des örtlichen Fussballstadions. Ob eine Herkunftsangabe
vorliege beurteile sich nicht abstrakt, sondern im Hinblick auf die
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konkret beanspruchten Waren. Im Zusammenhang mit Waren der
Klasse 14 sei naheliegend, dass der Konsument im Terminus
TOURBILLON den gleichnamigen Uhrwerkstypus erkenne, zumal
dieser Sachzusammenhang durch das Bildelement noch zusätzlich
hervorgehoben werde. Dagegen sei ein herkunftsbezogenes Ver-
ständnis äusserst unwahrscheinlich.
L.
Mit Vernehmlassung vom 14. Juni 2010 beantragte die Vorinstanz, die
Beschwerde sei im Hauptpunkt vollumfänglich abzuweisen bzw. im
Eventualpunkt gutzuheissen, beides unter Kostenfolge zulasten der
Beschwerdeführerin. Sie verwies auf ihre Ausführungen in der an-
gefochtenen Verfügung. Ergänzend brachte sie im Wesentlichen vor,
dass eine Mehrdeutigkeit des Begriffs TOURBILLON von vornherein
einzig in Zusammenhang mit Uhren und Chronometern, nicht aber bei
anderen Schmuckwaren sowie bei unverarbeiteten Edelmetallen und
Edelsteinen, vorliegen würde. Auch stehe die Bedeutung "Uhrwerk"
nur für einen sehr kleinen Teil der Abnehmer, höchstens für Fach-
kreise, im Vordergrund. Im Übrigen beeinflusse das Bildelement das
Verständnis nicht, kenne doch der grösste Teil der massgebenden
Verkehrskreise den Uhrenbestandteil nicht.
M.
Mit Replik vom 3. September 2010 hielt die Beschwerdeführerin an
ihren Rechtsbegehren fest. Zur Begründung führte sie aus, dass vor-
liegend die beiden Erfahrungssätze, wonach Sachbezeichnungen
sachlich verstanden und geografische Begriffe Herkunftserwartungen
assoziieren würden, kollidierten. Diesfalls sei jede schematische
Lösung unzulässig und es könne nicht nach dem Raster vorgegangen
werden, wie er im Zusammenhang gewöhnlicher Herkunftsangaben
entwickelt worden sei. In Verbindung mit Waren der Klasse 14 stehe
ein sachliches Verständnis von TOURBILLON im Vordergrund, was
durch das Bildelement der Marke zusätzlich unterstrichen werde.
N.
Mit Duplik vom 30. September 2010 bekräftigte die Vorinstanz ihre
Rechtsbegehren. Zur Begründung machte sie geltend, dass bei
Mehrdeutigkeit ein sachliches nicht generell über ein geografisches
Verständnis gestellt werden dürfe, sondern im Einzelnen geprüft
werden müsse, welche Betrachtung für den Abnehmer hinsichtlich der
konkreten Waren im Vordergrund stehe. Vorliegend könnte ein sach-
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liches Verständnis höchstens im Zusammenhang mit Uhrenbe-
standteilen dominieren, und dies auch nur für spezialisierte Fachkreise
der Uhrenbranche. Es werde jedoch der Oberbegriff horlogerie et
instruments chronométriques beansprucht. Für diesen und die übrigen
beanspruchten Waren dürfe kein im Vordergrund stehendes sachliches
Verständnis mehr angenommen werden, weshalb der geografische
Sinngehalt massgebend bleibe.
O.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid er -
heblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der
gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Ver-
waltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrens-
gesetz, VwVG; SR 172.021) am 26. Februar 2010 eingereicht. Der ver-
langte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt. Die Beschwerde-
führerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und
durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Somit ist sie zur Be-
schwerde legitimiert. Aus diesen Gründen ist auf die Beschwerde ein-
zutreten.
2.
Nach Art 2 Bst. c und Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Bundesgesetzes vom
28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
(Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11) sind irreführende Zeichen
vom Markenschutz und vom Eintrag in das Markenregister aus-
geschlossen.
2.1 Ein Zeichen ist im Sinne dieser Bestimmungen irreführend, wenn
es geeignet ist, falsche Erwartungen bei den angesprochenen Ab-
nehmerinnen und Abnehmern zu wecken (BGE 125 III 204 E. 1e
Budweiser, BGE 93 I 675 E. 2 Diamalt; JÜRG MÜLLER, Zum Begriff der
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täuschenden Marke, Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht 1981, S. 8; IVAN CHERPILLOD, Le droit
suisse des marques, Lausanne 2007, S. 94). Von Registerzeichen
geweckte Erwartungen sind nicht erst falsch, wenn das gekenn-
zeichnete Angebot gänzlich von ihnen abweicht. Es genügt, dass die
Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen ist, in
einem für den Kaufentscheid wesentlichen Punkt hinter den geweckten
Erwartungen zurückbleiben, also nur eine Irreführungsgefahr oder
Verwirrung und weder eine manifeste Täuschung noch einen
Vermögensschaden bewirken (MÜLLER, a.a.O., S. 9; LUCAS DAVID, in:
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/
Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2, N 51; CHRISTOPH
WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und
internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N 216, 218). Im
ehemaligen Markenschutzgesetz vom 26. September 1890 (aMSchG)
war das Verbot irreführender Zeichen im Schutzausschluss
sittenwidriger Zeichen enthalten (Art. 3 Abs. 4 aMSchG; vgl. ERWIN
MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der
Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren
und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 1939, S. 80 ff.). Auch im
heutigen Gesetz bezweckt es, angesprochene Abnehmerkreise im
Interesse eines sittlichen und anständigen Geschäftsgebahrens vor
Täuschung zu bewahren oder einer solchen Täuschung zumindest
nicht Vorschub zu leisten.
2.2 Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische
Angabe enthält und den Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware
stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die geografische An-
gabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 112 II
265 E. 2b Alpina, BGE 135 III 418 E. 2.1 Calvi mit weiteren
Hinweisen). Während Art. 14 Ziff. 4 aMSchG darüber hinaus auch
Marken mit ersonnenen geografischen Bezeichnungen vom Schutz
ausgeschlossen hatte (vgl. BGE 98 Ib 191 E. 3 Sheila diffusion, BGer
in PMMBl 18/1979 I 78 René d'Aristide), sind im geltenden Recht un-
richtige geografische Angaben, zum Beispiel erkennbare Fantasie-
zeichen in Marken zulässig, falls sie das Publikum nicht irreführen
(BGE 98 Ib 10 E. 3 Santi deutsches Erzeugnis). Es gilt darum als Er-
fahrungssatz, kann aber im Einzelfall widerlegt werden, dass die
massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen Namen in einer
Marke, falls sie ihn kennen, als Angabe für die Herkunft der damit be-
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zeichneten Waren auffassen (BGE 135 III 419 E. 2.2 Calvi, BGE 97 I
80 E. 1 Cusco, BGE 93 I 571 E. 3 Trafalgar, BGer, 4A_508/2008 vom
10. März 2009 E. 4.2 Afri-Cola). Auch nach Art. 22 Ziff. 3 des Ab-
kommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem
Eigentum (Anhang 1C des Abkommens zur Errichtung der Welt-
handelsorganisation vom 15. April 1994/TRIPS; SR 0.632.20) haben
die Mitgliedstaaten die Eintragung einer Marke, die eine geografische
Angabe enthält oder aus ihr besteht, für Waren, die ihren Ursprung
nicht in dem angegebenen Gebiet haben, abzulehnen oder sie für un-
gültig zu erklären, wenn die Verwendung der Angabe in der Marke für
solche Waren im betreffenden Mitgliedstaat geeignet ist, die
Öffentlichkeit hinsichtlich des wahren Ursprungsorts irrezuführen.
Allerdings erfasst dieser Begriff der geografischen Angabe nach
TRIPS nur Angaben, die eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats oder aus einer Region oder aus einem Ort in diesem
Hoheitsgebiet stammend kennzeichnen, sofern darüber hinaus eine
bestimmte Qualität, ein bestimmter Ruf oder ein anderes bestimmtes
Merkmal der Ware im Wesentlichen seinem geografischen Ursprung
zuzuschreiben ist (Art. 22 Ziff. 1 TRIPS, vgl. auch Art. 18
Abs. 1 aMSchG). Ein solcher Ruf wird von Art. 2 Bst. c MSchG für das
Vorliegen einer irreführenden Marke nicht vorausgesetzt (BGE 132 III
774 E. 3.1 Colorado).
2.3 Keine Herkunftserwartung ist anzunehmen, wenn die Marke von
den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine be-
stimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird,
namentlich zu einer der in BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon definierten
Fallgruppen zählt. Nach diesem Urteil ist eine Herkunftserwartung zu
verneinen, wenn (1) der Ort, auf den das Zeichen hinweist, den
hiesigen Abnehmerkreisen unbekannt ist, (2) das Zeichen wegen
seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird, (3) der
bezeichnete Ort sich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder
Handelsort eignet oder (4) das Zeichen eine Typenbezeichnung dar-
stellt, (5) sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder
(6) zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist (vgl. auch BGE 135 III
421 E. 2.6 Calvi).
3.
Die Marke ist aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise zu be-
urteilen, dies aber nicht im Sinne einer vorausgesetzten Selbstver-
antwortung der Marktbeteiligten, sondern durch eine angemessene
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Abwägung zur Verhinderung jeder nennenswerten Irreführungsgefahr
im Einzelfall (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic!
2007, S. 9). Die Beurteilung der Marke ist darum eher nach der
Wahrnehmung der schwächsten und irreführungsanfälligsten
repräsentativen Gruppe von Verkehrsteilnehmern zu richten, die
besser geschulten Kreise sind dabei aber nicht aus den Augen zu ver-
lieren (restriktiver: ALEXANDER PFISTER, Die Absatzmittler als relevanter
Verkehrskreis im Markeneintragungsverfahren, sic! 2009, S. 687). Die
Beschwerdeführerin beansprucht für ihre Registrierung Schutz für eine
Reihe von Waren der Klasse 14. Die zu einem weiten Teil dem
Luxussegment zuzuordnenden Produkte richten sich nicht nur an
Fachpersonen, wie Uhrmacher, Goldschmiede, Juweliere sowie
Inhaber von Schmuckgeschäften und Bijouterien, sondern im hohen
Masse auch an die Endabnehmer und somit an den
Durchschnittskonsumenten. Die relevanten Verkehrskreise beschrän-
ken sich demnach nicht nur auf Fachkreise, wie dies etwa bei rezept-
pflichtigen Medikamenten und Schulbüchern der Fall wäre, die aus-
schliesslich von Ärzten bzw. Lehrern ausgewählt werden (EUGEN
MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 11). Für
die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens als be-
schreibend ist deshalb vom Verständnis des Durchschnittskonsu-
menten auszugehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.2 Swistec). Nach konstanter
Rechtsprechung muss die geografische Angabe in ihrem Gesamtein-
druck geeignet sein, von einem "nicht unerheblichen Teil des Verkehrs"
als Hinweis auf die geografische Herkunft aufgefasst zu werden
(RKGE in sic! 2006, S. 769 Off Broadway Shoe Warehouse [fig.],
RKGE in sic! 2006, S. 587 Fedex Europe First, RKGE in sic! 2006,
S. 275 Die fünf Tibeter, RKGE in sic! 2006, S. 40 Würthphoenix [fig.],
alle mit Verweis auf WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 226).
4.
Beim angemeldeten Zeichen handelt es sich um die Wortmarke
TOURBILLON. Dieser Begriff steht im Französischen für masse d'air
qui tournoie rapidement; mouvement tournant et rapide d'un fluide, ou
de particules entraînées par l'air; tournoiement rapide; système maté-
riel animé d'un mouvement de rotation; ce qui emporte, entraîne dans
un mouvement rapide, irrésistible (Le Nouveau Petit Robert; Paris
2010; S. 2582f.). TOURBILLON lässt sich demnach mit Wirbel bzw.
Luftwirbel, Strudel sowie Trubel übersetzen (Langenscheidt Hand-
wörterbuch Französisch, Berlin und München 2006, S. 682). Daneben
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kommt der Bezeichnung auch die Bedeutung einer Uhrenkomplikation
zu, welche einen Fehler der Ganggenauigkeit aus dem Schwerkraft-
einfluss auszugleichen versucht (.
0.html). Im Übrigen handelt es sich bei TOURBILLON um den Namen
einer bei Sion gelegenen mittelalterlichen Festungsanlage bzw. deren
Hügels sowie des sich in der Nähe befindenden Fussballstadions
( bzw. http://
/stadionguide/stadion/6).
5.
5.1 Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähigkeit des Zeichens im
Wesentlichen mit der Begründung, dass der Durchschnittsabnehmer
den Begriff TOURBILLON in erster Linie mit der Stadt Sion in Ver-
bindung bringe, weshalb eine Herkunftserwartung ausgelöst werde,
welche eine Täuschungsgefahr berge. Dagegen sei ihm die Uhren-
komplikation nicht bekannt.
5.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass TOURBILLON als in-
direkte Herkunftsangabe verstanden werde. Eine solche Beurteilung
dürfe nicht abstrakt erfolgen, sondern habe im Hinblick auf die konkret
beanspruchten Waren zu geschehen. Vorliegend stehe deshalb die
Sachbezeichnung klar im Vordergrund, zumal in Verbindung mit dem
Bildelement jede Täuschungsgefahr entfalle.
5.3 Beim Markenelement TOURBILLON handelt es sich sowohl um
eine Sachbezeichnung aus der Uhrmacherei als auch um einen geo-
grafischen Begriff.
5.3.1 Wie die Beschwerdeführerin korrekt ausführte, werden Sach-
bezeichnungen grundsätzlich sachlich verstanden und assoziieren
geografische Begriffe in der Regel Herkunftserwartungen. Hingegen
besteht zwischen den beiden Erfahrungssätzen keine eigentliche
Kollision, handelt es sich doch bei den in BGE 128 III 454 E. 2.1
Yukon definierten sechs Fallgruppen um keine abschliessende Auf-
zählung, ist denn gemäss Bundesgericht "insbesondere" bei ihnen
eine Herkunftserwartung zu verneinen. Auch darf es keine Rolle
spielen, ob eine Herkunftsangabe zu einer Gattungsbezeichnung de-
generiert ist oder ein Fall echter Mehrdeutigkeit vorliegt. Entscheidend
ist einzig, ob der Abnehmer der Bezeichnung eine geografische Be-
deutung zumisst oder nicht. In casu sind die verschiedenen Be-
deutungen von TOURBILLON nicht erkennbar miteinander verwandt,
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weshalb von einem Fall echter Mehrdeutigkeit ausgegangen werden
muss. Das Bundesgericht hielt in BGE 135 III 416 E. 2.3 Calvi fest:
"Lorsqu'un mot est susceptible de plusieurs significations, il faut
rechercher celle qui s'impose le plus naturellement à l'esprit en tenant
compte de la nature du produit en cause." Bei mehrdeutigen Zeichen
gilt es demnach zu prüfen, ob kein anderer naheliegenderer Sinn-
gehalt ohne geografischen Bezug vorliegt, der eine Herkunfts-
erwartung in den Hintergrund rückt. (vgl. Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-5782/2008 vom 25. Februar 2009 E. 9 Albino).
5.3.2 Hinsichtlich des Verständnisses des Begriffs TOURBILLON
durch den Durchschnittskonsumenten, von welchem in casu auszu-
gehen ist (vgl. E. 3), lassen sich vier Varianten bilden. Entweder ist ihm
keine, die eine oder die andere oder beide Bedeutungen des Marken-
bestandteils bekannt. Unproblematisch sind die Fälle, wo er weder die
Sachbezeichnung noch den geografischen Begriff, nur die Sach-
bezeichnung oder beide Bedeutungen kennt, wobei bei der letzteren
Variante das grafische Element eine allfällige Irreführungsgefahr be-
seitigen würde. Näher zu prüfen bleibt demnach, ob der Abnehmer,
welcher einzig den geografischen Begriff kennt, in diesem eine Her-
kunftsbezeichnung erblickt bzw. diesen in Verbindung mit dem
stilisierten Uhrenbestandteil als eine Anspielung auf Uhren aus der
Region von Sion versteht, und falls ja, ob es sich dabei um einen nicht
unbeachtlichen Teil des Abnehmerkreises handelt.
5.3.3 Der Abnehmer, welchem TOURBILLON als geografische An-
gabe, nicht jedoch als Sachbezeichnung bekannt ist, dürfte im Begriff
entweder ein Fantasiezeichen mit der Bedeutung "Wirbel", "Strudel"
bzw. "Trubel" oder eine Herkunftsbezeichnung erblicken. Der Vor-
instanz kann demnach beigepflichtet werden, dass letzteres Ver-
ständnis nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Dagegen
unterschätzt sie die Bekanntheit des Begriffs aus der Uhrmacherei. So
geniessen Uhren mit der besagten Komplikation, welche zumeist in-
folge einer Aussparung im Zifferblatt von Aussen sichtbar ist, ein
hohes Prestige und sind regelmässig Gegenstand von Lifestyle-
Reportagen. Sie sind deshalb nicht nur der typischen Käuferschicht
bekannt, zumal ausländische Hersteller bereits einfache Modelle
ausserhalb des Luxussektors anbieten. Ausserdem betreibt die Be-
schwerdeführerin unter dem Namen TOURBILLON eine Kette von
Uhrengeschäften im In- und Ausland () und
existiert ein gleichnamiges Schweizer Uhren- und Lifestyle-Magazin
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(). Auch wenn dem Durchschnittsabnehmer
die Funktionsweise der Uhrenkomplikation unbekannt ist, so dürfte er
den Begriff TOURBILLON mehrheitlich in Verbindung zu Zeitmessern
bringen, was umso mehr gilt, als die stilisierte Abbildung des
Uhrenbestandteils seine Gedanken in die richtigen Bahnen lenken
sollte. Auf der anderen Seite überschätzt die Vorinstanz die Bekannt-
heit des geografischen Begriffs TOURBILLON. Der Hausberg von Sion
mit der sich darauf befindenden Festungsanlage und dem daneben
liegenden Fussballstadion geniesst bestenfalls regionale Bekanntheit.
Ihm kommt weder eine wirtschaftliche Bedeutung, wie etwa dem
Gotthard, noch internationale Berühmtheit, wie etwa dem Matterhorn,
zu. Zudem dürften Fussballfans, welchen der Stadionnamen allenfalls
bekannt ist, in diesen eher die französische Bedeutung "Wirbel",
"Strudel" bzw. "Trubel" denn einen geografischen Begriff erblicken.
5.3.4 Zusammenfassend darf demnach davon ausgegangen werden,
dass einzig einem kleinen Teil des Abnehmerkreises hinsichtlich des
Begriffs TOURBILLON gleichzeitig der geografische Name bekannt
und die Sachbezeichnung unbekannt ist. Zudem dürfte die Mehrheit
dieser kleinen Gruppe, sei es, dass sie aus dem romanischen Sprach-
raum stammt oder sonst des Französischen mächtig ist, mit der
französischen Bedeutung des Wortes vertraut sein, weshalb auch sie
in ihm zum Teil ein Fantasiezeichen erblicken könnte. Es lässt sich
daher festhalten, dass die hinterlegte Marke im Wesentlichen keine
Herkunftserwartung auslöst, sondern entweder als Gattungs-
bezeichnung oder als Fantasiezeichen verstanden wird. In der
schweizerischen Rechtsprechung wurden bereits mehrfach Namen
von inländischen Weilern oder Gemeinden als Fantasiebezeichnungen
beurteilt (BGE 128 III 454 E. 2.1.1 Yukon mit Hinweis auf "Solis" [BGE
79 II 98 E. 1d] und "Carrera" [SMI 1986 II S. 255, E. 6.2]). Ob auch
TOURBILLON die Voraussetzungen einer gemäss bundesgerichtlicher
Judikatur dem hiesigen Abnehmerkreis unbekannten Ortschaft erfüllt,
kann in casu jedoch offen bleiben. Mangels eines beachtlichen Teils
des Verkehrskreises, welcher die Markenhinterlegung als Herkunfts-
angabe wahrnimmt, muss das Vorliegen einer Irreführungsgefahr ver-
neint werden.
5.4 Die Beschwerde ist daher gutzuheissen, die angefochtene Ver-
fügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, das Zeichen für
sämtliche angemeldeten Waren, ohne Einschränkung auf solche
schweizerischer Herkunft, einzutragen.
Seite 12
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6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben
(Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin den ge-
leisteten Kostenvorschuss zurück zu erstatten.
7.
Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung für
ihr erwachsene "notwendige und verhältnismässig hohe Kosten" des
Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Im vor-
liegenden Verfahren hat die Beschwerdeführerin dem Bundesver-
waltungsgericht eine Kostennote eingereicht. Sie enthält jedoch ledig-
lich das Honorar, Auslagen und die Mehrwertsteuer. Da sich somit
weder die Stundenansätze noch der Zeitaufwand überprüfen lassen,
mangelt es an einer detaillierten Kostennote im Sinne des Reglements
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht vom 21.Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Die Parteient-
schädigung wird deshalb aufgrund der Akten und des geschätzten
Aufwands durch das Gericht festgesetzt. Nach den gegebenen Um-
ständen erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von
Fr. 4'500.– (inkl. MWST) als angemessen. Besteht keine unterliegende
Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder
autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz ver-
fügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 Abs. 1 des Bundes-
gesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eid-
genössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31)
handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechts-
persönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des
Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters
beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess
sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte sie
auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr ein. Die Vor-
instanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.
Seite 13
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eid-
genössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 26. Januar 2010
aufgehoben und das Institut angewiesen, die Marke gemäss Gesuch
Nr. 413/2008 im schweizerischen Markenregister einzutragen.
2.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– wird der Beschwerde-
führerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts
für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 4'500.– (inkl.
MWST) zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstat-
tungsformular)
- die Vorinstanz (Markeneintragungsgesuch Nr. 413/2008; Gerichts-
urkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Marc Hunziker
Seite 14
B-1223/2010
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der an-
gefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be-
schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl.
Art. 42 BGG).
Versand: 14. Dezember 2010
Seite 15