Abtei lung II
B-1228/2010
{T 0/2}
U r t e i l v o m 1 5 . N o v e m b e r 2 0 1 0
Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richter Hans Urech, Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiber Ciro Papini.
X._______ GmbH,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Patrick Troller,
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Internationale Registrierung Nr. 930 285 - ONTARGET.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-1228/2010
Sachverhalt:
A.
Die X._______ GmbH (in der Folge Beschwerdeführerin) ist Eigen-
tümerin der Internationalen Registrierung IR 930 285 - ONTARGET,
welche am 25. Juni 2007, gestützt auf eine deutsche Basis-
registrierung, unter anderem mit Schutzausdehnung für das Gebiet
der Schweiz, ins Internationale Markenregister eingetragen wurde.
Nach einer nachträglichen Einschränkung, ist die Marke in Verbindung
mit folgenden Dienstleistungen registriert:
Kl. 41: Publication d'imprimés (également sous forme électronique)
portant sur les résultats d'essais cliniques pour des préparations
pharmaceutiques, excepté à des fins publicitaires.
Kl. 42: Réalisation d'essais cliniques portant sur des préparations
pharmaceutiques.
B.
Das Institut für Geistiges Eigentum (in der Folge, Vorinstanz) erliess
am 30. Oktober 2008 eine provisorische Schutzverweigerung für die
Schweiz. Die Vorinstanz erläuterte, die Marke stelle mit der Bedeutung
"das Ziel erreicht wie vorgesehen" oder "auf Zielkurs" in Verbindung
mit sämtlichen eingetragenen Dienstleistungen eine beschreibende
Angabe bezüglich deren Zweck und Qualität dar, weshalb sie zum
Gemeingut gehöre und gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG in der Schweiz
vom Markenschutz ausgeschlossen sei.
C.
Mit Schreiben vom 31. März 2009 führte die Beschwerdeführerin aus,
die angesprochenen Fachkreise würden die Internationale
Registrierung (IR) in Verbindung mit den beanspruchten Dienst-
leistungen nicht in dem von der Vorinstanz vorgebrachten Sinn ver-
stehen. Eine anpreisende Angabe könne nur über mehrere Ge-
dankenschritte ermittelt werden, weshalb das Zeichen eintragungs-
fähig sei. Zudem sei das Zeichen in verschiedenen englischsprachigen
Ländern eingetragen worden. Des Weiteren gehe es nicht an, die in
Frage stehende IR in der Schweiz als eine anpreisende Angabe zu
qualifizieren, wenn sie von Personen im englischsprachigen Raum als
schutzfähiges Zeichen verstanden würde. Die Markenprüfung sollte in
solchen Fällen sinnvollerweise das Sprachgefühl von englisch-
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sprachigen Personen berücksichtigen statt ausländische Vorein-
tragungen ungeprüft als unerheblich abzutun.
D.
Mit Schreiben vom 11. Juni 2009 hielt die Vorinstanz an der Schutz-
verweigerung mit der Begründung fest, die Marke stelle in Verbindung
mit den beanspruchten Dienstleistungen eine anpreisende Qualitäts-
angabe dar. Der Abnehmer würde das Zeichen "ONTARGET" in Ver-
bindung mit den beanspruchten Dienstleistungen als eine
Selbstberühmung verstehen, welche von jedem Anbieter im Bereich
dieser oder auch anderer Dienstleistungen stammen könne. Das
Zeichen sei aus diesem Grund auch freihaltebedürftig. Schliesslich
entgegnete die Vorinstanz, die von der Beschwerdeführerin vor-
gebrachten ausländischen Voreintragungen seien nicht relevant, da
nach schweizerischem Recht die Gründe für eine Zurückweisung klar
seien, weshalb diese nicht für eine gegenteilige Beurteilung des
Zeichens herangezogen werden könnten.
E.
Mit Schreiben vom 7. August 2009 stellte die Beschwerdeführerin er-
neut Antrag auf Schutzgewährung für die strittige IR und führte aus,
das Zeichen sei ein Idiom, weshalb es zwangsläufig interpretiert
werden müsse, bevor diesem einen angeblich konkreten Sinngehalt im
Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen bei-
gemessen werden könne. Zudem rügt sie, dass die Vorinstanz den
fehlenden materiellen Schriftwechsel zwischen der Hinterlegerin und
dem amerikanischen Markenamt oder dem Harmonisierungsamt für
den Binnenmarkt (HABM) als Begründung heranziehe, um aus-
ländischen Voreintragungen die Indizwirkung abzusprechen.
F.
Am 11. November 2009 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin
mit, sie habe die Schutzverweigerung in der Schweiz, stets auf die
nicht aktualisierte Dienstleistungsliste gestützt (siehe Bst. A). Eine
andere Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke im Lichte der
korrigierten Dienstleistungsliste dränge sich aber nicht auf.
G.
Mit Schreiben vom 2. Dezember 2009 verzichtete die Beschwerde-
führerin auf eine weitere Stellungnahme.
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H.
Mit Verfügung vom 25. Januar 2010 verweigerte die Vorinstanz, der IR
930 285 - ONTARGET den Markenschutz für die Schweiz in Ver-
bindung mit allen beanspruchten Dienstleistungen (mit Hinweis auf Art.
6quinquies lit. b Ziff. 2 PVÜ in Verbindung mit Art. 2 lit. a und Art. 30
Abs. 2 lit. c MSchG). Sie führte aus, die angesprochenen Fach-
spezialisten – welche über erhöhte Englischkenntnisse verfügen –
würden das Zeichen als eine allgemein anpreisende Angabe ver-
stehen. Solche Angaben würden ohne Überprüfung des be-
schreibenden Gehalts in Verbindung mit den beanspruchten Dienst-
leistungen zurückgewiesen.
I.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 26. Februar
2010 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und stellte folgende
Anträge:
1. Ziff. 1 der Verfügung des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum vom
25. Januar 2010 betreffend die Internationale Registrierung Nr. 930
285 ONTARGET sei aufzuheben und es sei das Eidg. Institut für
Geistiges Eigentum anzuweisen, diese Internationale Registrierung
für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen der Kl. 41 und 42 im
schweizerischem Markenregister einzutragen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Eidg.
Institutes für Geistiges Eigentum.
Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin aus, entgegen der An-
sicht der Vorinstanz sei auch der anpreisende Sinngehalt von all-
gemeinen Qualitätshinweisen stets in Verbindung mit den konkret be-
anspruchten Waren bzw. Dienstleistungen zu ermitteln. Werbemässige
Qualitätshinweise seien also nur zurückzuweisen, sofern diese im Zu-
sammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen für den
relevanten Verkehrskreis leicht und unzweideutig erkennbar seien.
Die Beschwerdeführerin wiederholt zudem ihre Ansicht, nach der "ON
TARGET" ein Idiom darstelle, weshalb es interpretiert werden müsse
und somit nur im übertragenen Sinne eine Aussage zur Ware oder
Dienstleistung machen könne. Sie ruft zudem in Erinnerung, dass das
Zeichen in verschiedenen englischsprachigen Ländern eingetragen
sei.
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J.
Mit Schreiben vom 12. Mai 2010 beantragt die Vorinstanz die Ab-
weisung der Beschwerde unter Kostenfolge. Sie verweist zur Be-
gründung auf ihre Verfügung vom 25. Januar 2010.
K.
Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich
sind, in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als
Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und
hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung.
Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsver-
fahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt
(Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde
fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), die Vertreterin hat sich
rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen
Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008
eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP,
SR 0.232.112.4) in Kraft getreten (vgl. AS 2009 287). Nach dem
revidierten Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a MMP findet in den Beziehungen
zwischen Staaten, die – wie Deutschland und die Schweiz – Ver-
tragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens
über die internationale Registrierung von Marken (MMA,
SR 0.232.112.3, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten
Fassung) sind, nur das MMP Anwendung. Die Neufassung des MMP
hat jedoch keine Auswirkungen auf die Frist der Schutzverweigerung
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(Art. 9sexies Abs. 1 Bst. b MMP). Eine eventuelle Schutzverweigerung
hat die Schweiz gestützt auf Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP – wie bereits
nach Art. 5 Abs. 2 MMA – vor Ablauf eines Jahres mitzuteilen (vgl.
POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und
weitere Änderungen, in: sic! 2008, S. 572). Die Notifikation der IR-
Marke Nr. 930 285 erfolgte am 8. November 2007. Mit dem Versand
der provisorischen Schutzverweigerung am 30. Oktober 2008 hat die
Vorinstanz die Jahresfrist auf jeden Fall gewahrt, weshalb vorliegend
auf weitergehende Ausführungen zu übergangsrechtlichen Frage-
stellungen verzichtet, wird (vgl. diesbezüglich B-514/2008 Magnum
[fig.] E. 2 ff.)
2.2 Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international
registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967
revidierten Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das
nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss
Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke
jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen
oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung
der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts,
des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung
dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den red-
lichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üb-
lich sind. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a
MSchG, wonach eine Marke vom Schutz ausgeschlossen ist, wenn sie
zum Gemeingut gehört. Lehre und Praxis zu dieser Norm können
somit vorliegend herangezogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 - Yukon,
BGE 114 II 373 E. 1 - Alta tensione).
2.3 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen des Gemeinguts vom
Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marke
für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden,
im Verkehr durchgesetzt. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die
für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits
Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienst -
leistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt
(EUGEN MARBACH, in: ROLAND VON BÜREN/LUCAS DAVID [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1,
Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247 [in der Folge MARBACH
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Markenrecht]; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar
zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des
europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2,
N. 34). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in
allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen
erschöpfen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007
E. 4.3 - we make ideas work, mit Verweis auf BGE 129 III 225 E. 5.1 -
Masterpiece I).
Die Frage, ob einer Marke die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt,
ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise zu beurteilen
(WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 41; MARBACH, in sic! 1/2007, S. 3 ff.[in der Folge
MARBACH Verkehrskreise]). Bei der Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit
eines Zeichens bestehen die massgeblichen Verkehrskreise dagegen
aus den Mitgliedern der betreffenden Branche, allen voran aus den
Konkurrenten des Hinterlegers (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 44; Marbach
Verkehrskreise, a.a.O., S. 6). Zur Annahme von Gemeingut genügt es,
dass bloss ein bestimmter Kreis der Adressaten, z.B. die Fachleute,
das Zeichen als beschreibend erachtet (RKGE in sic! 1999 S. 557 E. 4
- Pedi-Med, mit Verweis u.a. auf LUCAS DAVID, Kommentar zum
Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 [hier-
nach: DAVID, Kommentar MSchG], Art. 2, N. 9; vgl. auch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008
E. 4 - S und RKGE in sic! 2003 S. 806 E. 4 - SMArt, je
mit Verweis auf DAVID, Kommentar MSchG, Art. 2, N. 18).
Die Rechtsprechung berücksichtigt, dass der Konsument in einer Be-
zeichnung stets einen bekannten Bedeutungsgehalt sucht. Falls ein
Zeichen als Einheit für den Abnehmer keinen eigenen Bedeutungs-
gehalt aufweist, wird er in einem nächsten Schritt versuchen, sich aus
den Teilen des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von
einem reinen Fantasienamen ausgeht (BVGer B-1710/2008 –
SWISTEC, E. 3.2). Eine zergliedernde, analytische Betrachtungsweise
ist aber dabei zu vermeiden, z.B. wenn die Aufgliederung für den Ver-
kehr nicht naheliegend ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der
Sinngehalt der Bestandteile nicht offensichtlich ist (RKGE vom 17. Juli
1999 in: sic! 5/1999 559 E. 5 Dystar). Bei Wortverbindungen ist zuerst
der Sinngehalt der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu
prüfen, ob sich aus der Kombination ein beschreibender, unmittelbar
verständlicher Sinn ergibt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
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5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 Peach Mallow; RKGE vom
9. September 2002 in: sic! 2/2003 134 Cool Action, mit Hinweisen;
RKGE vom 24. Mai 2000 in: sic! 7/2000 592 Clearcut).
2.4 Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein, wenn sie von
den relevanten Verkehrskreisen verstanden werden. Fachkreise ver-
fügen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des
Bundesgerichts 4A.455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 AdRank;
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-684/2009 vom 24. Juni 2009
E. 3.2 Outperform.Outlast mit Verweis auf weitere Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts).
3.
Die Beschwerdeführerin bestreitet grundsätzlich nicht, dass das Wort
"ontarget" im Sinne der Kombination "on target" in der Schweiz er-
kannt wird. Sie ist aber entgegen der Auffassung der Vorinstanz der
Meinung, dass der zurückgewiesene beschreibende bzw. allgemein
anpreisende Sinngehalt der strittigen Kombination, nur in einem über-
tragenen Sinn verstanden werde, weshalb das Zeichen begriffslogisch
keine direkt beschreibende Angabe in Verbindung mit den strittigen
Dienstleistungen darstellen könne. Weiter stellt die Beschwerde-
führerin auch nicht in Abrede, die Vorinstanz habe auf den falschen
Abnehmerkreis abgestellt. Sie bringt aber vor, dass wenn man davon
ausgehe, dass der angesprochene Abnehmer über sehr gute
Englischkenntnisse verfüge, würde dieser das Zeichen wie ein
Englischsprachiger verstehen. Die Eintragung der stritten IR seitens
englischsprachigen Ämtern weise nach der Auffassung der Be-
schwerdeführerin aber gerade daraufhin, dass Englischsprachige das
Zeichen nicht als beschreibende bzw. allgemein anpreisende Angabe
verstehen.
In der angefochtenen Verfügung bringt die Vorinstanz diesbezüglich
vor, dass "on target" ein lexikalisch erfasster Ausdruck darstelle, der
ohne Weiteres von dem in der Schweiz angesprochenen Fachpublikum
(Fachkreise im Bereich der Pharmazie) im Sinne einer anpreisenden
Angabe verstanden werde.
Obwohl nicht bestritten, soll vollständigkeitshalber in einem ersten
Schritt der massgebliche Abnehmerkreis ermittelt werden, dessen
genaue Bestimmung, für die Frage nach dem Verständnis des frag-
lichen Zeichens massgebend ist (Lucas David a.a.O., S. 28, N.9).
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Danach wird in einem zweiten Schritt die Frage nach der Bedeutung
der Kombination "on target" vertieft.
3.1 Die IR 930 285 wurde in Verbindung mit folgenden Dienst-
leistungen registriert:
Cl. 41: Publication d'imprimés (également sous forme
électronique) portant sur les résultats d'essais cliniques pour
des préparations pharmaceutiques, excepté à des fins
publicitaires.
Cl. 42: Réalisation d'essais cliniques portant sur des
préparations pharmaceutiques.
Inhalt der beanspruchten Dienstleistungen der Kl. 41 ist die Publikation
von Ergebnissen aus klinischen Versuchen im pharmakologischen Be-
reich. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz werden mit solchen
Dienstleistungen nicht nur Personen im Bereich der Pharmazie an-
gesprochen. Ergebnisse aus klinischen Versuchen im pharmako-
logischen Bereich sind auch für Mediziner, Biologen oder Chemiker
von Interesse, betreffen diese doch grundsätzlich das Wissen über
eine allfällige Wirkung von chemischen Produkten auf biologische
Lebewesen. Der in casu massgebende Abnehmerkreis ist also breiter
als von der Vorinstanz angenommen. Dies ändert nichts an der Tat-
sache, dass in casu Fachpersonen als Abnehmer angesprochen
werden, wie von der Vorinstanz festgelegt.
Das Gleiche kann in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen
der Kl. 42 gesagt werden, da diese die Durchführung von klinischen
pharmazeutischen Versuchen zum Gegenstand haben.
3.2 Es ist anzumerken, dass die Fachpersonen in den an-
gesprochenen Segmenten bereits einen Teil der universitären Aus-
bildung in englischer Sprache geniessen (link Unibe, Unifr, UniZH).
Zudem ist zu berücksichtigen, dass die wichtigsten wissenschaftlichen
Publikationen ausschliesslich auf Englisch veröffentlicht werden, wes-
halb in der Branche gute Englischkenntnisse vorausgesetzt werden
(Publikationsliste Betti, Joblink). Es ist also davon auszugehen, dass
die angesprochenen Fachkreise über gute bis sehr gute Englisch-
kenntnisse verfügen.
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Dass sie die in Frage stehende IR im Sinne einer Kombination der
Wörter "on" und "target" erkennen, ist somit naheliegend und vor-
liegend auch nicht strittig. Strittig ist hingegen, ob und wie die fest -
gelegten Fachkreise in der Schweiz die Kombination "on target" ver-
stehen.
4.
Die Vorinstanz weist in der angefochtenen Verfügung auf die Tatsache
hin, dass "on target" in gängigen Wörterbüchern als Idiom qualifiziert
wird, dem eine feste Bedeutung zukommt, welche unmittelbar erkannt
werde.
Die Beschwerdeführerin macht hingegen geltend, dass "on target"
zwar ein Idiom darstelle, aber immer eine Interpretation nötig sei,
damit es in dem vor der Vorinstanz vorgebrachten Sinne verstanden
werden könne. Zudem komme einem Idiom nach der Auffassung der
Beschwerdeführerin, stets eine zusätzliche Qualität und Symbolkraft
zu, weshalb eine Aussage in Bezug auf die strittigen Dienstleistungen
nur, wenn überhaupt, in einem übertragenen Sinne möglich sei.
4.1 Dem Wort "on" können zwar auf Englisch unterschiedliche Be-
deutungen zukommen (als Adjektiv oder als Adverb). All den Be-
deutungen liegt aber zugrunde, dass sie auf einen Kontakt mit bzw. auf
die Nähe zu einer Oberfläche hinweisen oder die Bewegung zu einer
Position implizieren (The Concise Oxford Dictionary of Englisch
Etymology, Oxford 2003, S. 322).
4.1.1 Das englische Wort "target" bezeichnet hingegen grundsätzlich
ein Ziel, sei dies in der Form einer Zielscheibe oder als Ziel einer
Handlung (Italienisch "lo scopo", Französisch "le but"). Die
Kombination "on target" bedeutet grundsätzlich also "auf ein Ziel (ge -
richtet)" oder "an einer Zielscheibe" bzw. "an einem Ziel". Dass die
angesprochenen Abnehmer, diesen grundsätzlichen Sinngehalt er-
kennen und verstehen ist naheliegend, da genügende Hinweise be-
stehen, um annehmen zu können, dass sowohl "on" als auch "Target"
zum englischen Grundwortschatz angehören (z.B. HÄUBLEIN/JENKINS,
Thematischer Grundwortschatz der englischen Sprache, S. 144 und
162, Suche auf Google, Seiten aus der Schweiz mit ca. 3 Mio. Treffern,
zuletzt besucht am 29. Oktober 2010). Beide Wörter haben sogar
Eingang in italienische und deutsche Wörterbücher gefunden
(Dizionario Garzanti, Duden).
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4.1.2 Zur Bedeutung von "(to be) on target" findet man u. a. folgende
Ausführungen: a) das Ziel erfasst haben; b) treffen sitzen (Schuss
usw.); c) fig. richtig geraten haben (Langenscheidt Handwörterbuch
Englisch, Teil 1 Englisch-Deutsch, Berlin und München 2005, S. 605).
Das online Wörterbuch Garzanti führt folgende Übersetzungen der
Kombination "on target": "to be off/on target" oder "the government's
program is bang on -". Diese werden mit "centrare, mancare il
bersaglio, l'obbiettivo" bzw. mit "(fam.) il programma governativo sta
rispettando le scadenze" übersetzt und sind vom Sinngehalt her, mit
den deutschen Fundstellen zweifellos vergleichbar (Dizionario Inglese-
Italiano online Garzanti, zuletzt besucht am 29. Oktober 2010,
).
4.1.3 In verschiedenen online Wörterbüchern wird zudem die
Kombination "on target" im Sinne von "akkurat" bzw. "gut ausgeführt"
definiert ( , zuletzt besucht am
29. Oktober 2010;
target , zuletzt besucht am 29. Oktober 2010).
4.1.4 Dem Wort "target" und somit der Kombination "on target" kann
im wissenschaftlichen Bereich unterschiedliche Bedeutung zukommen:
in der Kernphysik ist ein Target "eine Substanz, auf die energiereiche
Strahlung (z.B. aus Teilchenbeschleunigern) gelenkt wird, um in ihr
Kernreaktionen zu erzielen (Duden, Das Grosse Fremdwörterbuch,
Mannheim 1994, S. 1343). "On Target" könnte man somit im Sinne von
"auf die Zielsubstanz" übersetzen. Auch im pharmazeutischen Bereich
hat ein "Target" eine spezifische Bedeutung: demnach ist ein Target
"ein Molekül im Körper, an dem ein Arzneimittel ansetzen und den
Krankheitsablauf beeinflussen kann"
( , besucht am 28. Mai 2010)
oder generell ein Biomolekül, an das ein Wirkstoff binden kann
(/wiki/Target_Biologie). "On Target" kann also auch mit
"auf das Zielmolekül" übersetzt werden. Da aber Kernphysiker vor-
liegend nicht zum angesprochenen Abnehmerkreis angehören, ist vor-
liegend eher die zweite (pharmakologische) Bedeutung von Interesse.
4.1.5 Eine Suche nach der Verwendung von den in den Wörterbücher
wiedergegebenen Bedeutungen im Internet, ergibt, dass (to be) "on
target" im Sinne von "auf Kurs zu sein", über 17'000 in der Schweiz
und weltweit über 9 Mio.-mal zu finden ist. Es handelt sich deshalb um
eine sehr verbreitete Redewendung.
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4.1.6 Aus dem oben Gesagten ist anzunehmen, dass die an-
gesprochenen Abnehmer, welche erwiesenermassen über erhöhte
Kenntnisse der englischen Sprache verfügen, die Bedeutung von "on
target" verstehen; einerseits im Sinne eines Moleküls, auf welches sich
ein Stoff oder gar eine Handlung richtet, da dieses ein Fachbegriff
darstellt. Andererseits wegen deren Üblichkeit, als Ausdruck, dass eine
Tätigkeit akkurat, gut oder präzise ausgeführt werde oder generell als
Botschaft, die in den jeweiligen Kombinationen darauf hinweist, dass
was gemacht, geleistet oder geplant wird, akkurat, präzise und sorg-
fältig ausgeführt wird, dass die gewollten Ergebnisse erreicht werden
oder schliesslich, dass zielgerichtet und auf Kurs gehandelt wird.
4.1.7 Zudem ist zu berücksichtigen, dass die fachspezifische Be-
deutung des Zeichens vorliegend mit einem Zusatz ergänzt werden
müsste, um als direkt verständliche Aussage oder Ausdruck ver-
standen zu werden, die einen Hinweis auf die beanspruchten Dienst-
leistungen erlauben würde. "Auf das Zielmolekül (gerichtet)" erlaubt in
Alleinstellung weder eine Aussage über einen thematischen Inhalt der
klinischen Studien der Kl. 42 (es fehlt die Angabe zur Substanz oder
Handlung, welche sich auf das Zielmolekül richtet), noch kann die
strittige IR in dieser Bedeutung eine Handlung in Verbindung mit den
beanspruchten Publikationsdienstleistungen der Kl. 41 umschreiben.
Hingegen braucht es keinerlei gedankliche Anstrengungen bzw. Zu-
satzangaben, um das Zeichen als anpreisende Angabe zu verstehen.
Der Hinweis darauf, dass z.B. die Dienstleistungsanbieter bei der
Publikation einer klinischen Studie auf Kurs sind, oder dass sie wie
geplant das Zielpublikum erreichen sowie dass die Durchführung von
klinischen Studien der Kl. 42 akkurat und gut ausgeführt werde, stellen
nur einige der möglichen beschreibenden bzw. anpreisenden Varianten
der strittigen IR dar, welche ohne Aufwand in Verbindung mit den vor-
liegend beanspruchten Dienstleistungen zu erkennen sind. Die ge-
fundenen Hinweise weisen zudem eindrücklich daraufhin, dass die
Kombination "on target" im anpreisenden Sinne Eingang in der All -
tagssprache gefunden hat, weshalb diese Bedeutung für Personen mit
erhöhten Englischkenntnissen geläufig ist.
Dies gilt umsomehr, wenn man bedenkt, dass beschönigende, ver-
herrlichende und marktschreierische Hinweise in Marken häufig vor-
kommen und für sie gerade typisch sind; ein anpreisender Sinngehalt
wird somit als naheliegend empfunden und geradezu erwartet
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(ASCHMANN, a.a.O., S. 136, N. 163, mit Hinweisen auf Marbach, a.a.O.,
Rn. 311 und WILLI, a.a.O., N 79).
Es muss also angenommen werden, dass die Bedeutung von "on
target" im Sinne von "auf ein Ziel hin gerichtet", "akkurat" oder "gut
ausgeführt" und somit als anpreisende Botschaft in Verbindung mit
den strittigen Dienstleistungen nicht nur im Vordergrund steht, sondern
auch auf der Hand liegt.
4.1.8 Die Rechtsprechung hält diesbezüglich fest, dass Zeichen,
welche beim Abnehmer sofort und ohne besonderen Aufwand bereits
eine Assoziierung zur Qualität der beanspruchten Waren oder Dienst-
leistungen auslösen, zum Gemeingut gehören und vom Markenschutz
ausgeschlossen sind (BGE 129 III 225 – Masterpiece, E. 5.2, mit
Hinweisen auf die Praxis). Aus den oben gemachten Ausführungen ist
davon auszugehen, dass gerade vom Abnehmer mit erhöhten
Englischkenntnissen im angesprochenen Segment, die der strittigen
IR inhärente positive Botschaft verstanden wird, weshalb "on target"
als allgemein anpreisende Angabe und nicht als betrieblicher Her-
kunftshinweis verstanden wird.
Die Vorinstanz hat somit der IR 930 285 ONTARGET die Schutz -
erweiterung auf das Schweizer Territorium zurecht verweigert. Das
Zeichen wird wie dargestellt vom angesprochenen Abnehmer in der
Schweiz als anpreisende Angabe verstanden, weshalb ihm die nötige
Unterscheidungskraft fehlt und gestützt auf Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2
PVÜ in Verbindung mit Art. 2 lit. a MSchG den Markenschutz zu ver-
weigern ist.
4.2
4.2.1 Die Rüge, die Vorinstanz habe den qualitativ anpreisenden
Sinngehalt der strittigen IR nicht in Verbindung mit den in casu be-
anspruchten Dienstleistungen ermittelt, geht fehl. Zwar bringt die Vor-
instanz vor, ein allgemein anpreisender Sinngehalt müsse nicht in
Verbindung mit den konkret beanspruchten Waren oder Dienst-
leistungen ermittelt werden (vgl. Ziff. 9 der angefochtenen Verfügung).
Die Beschwerdeführerin lässt aber ausser Acht, dass die Vorinstanz in
Ziff. 13 der angefochtenen Verfügung einige Beispiele für das an-
preisende Verständnis des strittigen Zeichens in Verbindung mit den
beanspruchten Dienstleistungen der Kl. 41 und 42 aufführt.
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Zudem stützt sich die Vorinstanz diesbezüglich auf eine gefestigte
Rechtsprechung, nach welcher der Grundsatz der produktbezogenen
Prüfung der absoluten Ausschlussgründe und damit auch der
produktbezogenen Prüfung des Freihaltebedürfnisses seine Schranke
bei Ausdrücken des allgemeinen Sprachgebrauchs, allgemeinen
Qualitätshinweisen sowie reklamehaften Anpreisungen findet, die in
allgemeiner Weise auf Dienstleistungen irgendwelcher Art angewendet
werden können (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1580/2008
vom 19. Mai 2009 E. 2.5 - A-Z, mit zahlreichen Verweisen, unter
anderem auf das Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom
18. Juli 2007 E. 6.3 - we make ideas work).
4.2.2 Weiter kann aus der Tatsache, dass das fragliche Zeichen über
verschiedene Bedeutungen verfügt (anpreisende und fachspezifische),
nichts zugunsten seiner Schutzfähigkeit hergeleitet werden. Einerseits,
weil gemäss ständiger Rechtsprechung ein Zeichen bereits dann
zurückzuweisen ist, wenn eine mögliche Bedeutung beschreibend ist
(vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007, E. 6.2). Andererseits
liegt im vorliegenden Fall die allgemein anpreisende Bedeutung auf
der Hand. Stellt man schliesslich das Zeichen in Verbindung mit den
strittigen Dienstleistungen in Zusammenhang, z.B. im Sinne von "on
target Publikation" (also akkurate, gut ausgeführte, planmässige
Publikation von Studien bzw. akkurate, planmässige Durchführung von
klinischen Studien) kann nicht mehr von einer Mehrdeutigkeit ge-
sprochen werden, da jegliche Kombination als anpreisende Angabe
wahrgenommen wird (vgl. Urteil des Bundesgerichts, 4A_161/2007 -
we make ideas work, E. 6.2, mit Hinweisen).
4.2.3 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist auch nicht
von Belang, ob das Zeichen ein einziges und konkretes Ziel der be-
anspruchten Dienstleistungen beschreibt oder nicht. Es liegt in der
Natur der anpreisenden Angaben, dass sie mehrere Eigenschaften,
Ziele oder Merkmale einer Sache oder einer Dienstleistungen be-
schreiben können. "Super" stellt genauso eine beschreibende, deshalb
grundsätzlich nicht dem Markenschutz zugängliche Angabe dar, auch
wenn nicht klar ist, ob sie die Farbe bzw. die Form oder das Design
eines Produktes oder in Verbindung mit einer Dienstleistung, deren
Geschwindigkeit, Präzision oder Kundenfreundlichkeit beschreibt (vgl.
DAVID, a.a.O., S. 32, N. 14; vgl. ASCHMANN, a.a.O., S. 136, N. 164).
Ähnlich verhält es sich mit dem Zeichen "ONTARGET"; es ist für
dessen Schutzverweigerung also nicht entscheidend, ob das Zeichen
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das akkurate Vorgehen bei der Durchführung von Studien beschreibt
oder die gezielte und damit medienwirksame Publikation von
klinischen Studien betrifft.
4.3 Auch die Ausführungen der Beschwerdeführerin zur Natur der
Kombination "on target" zielen ins Leere. Wie dargestellt, existieren
bereits eindeutige Indizien, dass die Kombination "on target", wie sie
vom Schweizer Abnehmer erkannt wird, direkt als anpreisende An-
gabe verstanden und verwendet wird, ohne sie zuerst einem inter-
pretativen Vorgang unterstellen zu müssen. Die Frage, ob das Zeichen
"on target" ein Idiom darstelle oder nicht, ist also vorliegend in Bezug
auf dessen Schutzfähigkeit nicht von Bedeutung und muss vorliegend
auch nicht weiter vertieft werden.
4.4 Die Beschwerdeführerin bringt schliesslich vor, das Zeichen sei
von verschiedenen englischsprachigen Ämtern zum Markenschutz
zugelassen worden. Es gehe ihrer Meinung nach also nicht an, dass
man in der Schweiz einen englischen Ausdruck anders, d.h. als be-
schreibende Angabe, interpretiert, wenn Englischsprechende im
Zeichen eine solche nicht erkennen. Dieser Argumentation kann nicht
gefolgt werden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommt
ausländischen Entscheidungen bei der Beurteilung des be-
schreibenden Charakters grundsätzlich keine präjudizierende Wirkung
zu, zumal die Beurteilung nach schweizerischem Recht, wie die Vor-
instanz zurecht festhält, eindeutig ausfällt. Es ist aus den oben dar-
gelegten Gründen auch kein Grenzfall zu beurteilen, der eine Berück-
sichtigung einer ausländischen Praxis unter Umständen rechtfertigen
könnte (Urteil des BVGer B-653/2009 vom 14. April 2009 E. 6.1 - Ex-
press Advantage, mit Verweis u.a. auf die bundesgerichtliche Recht-
sprechung). Die Eintragung eines englischen Begriffes oder Aus-
druckes als Marke im Ausland kann zudem nichts in Bezug auf dessen
Verständlichkeit in der Schweiz aussagen (vgl. CLAUDIA KELLER, "Do you
speak englisch" ,in sic! 6/2008, 485, Ziff. III); Formulierungen, welche
im Ursprungsland nie verwendet würden, können hingegen in der
Schweiz verständlich wirken (vgl. ASCHMANN, a.a.O., N 111 in fine). Eine
Eintragung in einem Staat, für den Englisch – im Gegensatz zur
Schweiz – als Amtssprache gilt und in denen die massgebenden Ver-
kehrskreise deshalb über eine grössere Sprachkompetenz verfügen,
kann also nicht unbesehen als Massstab für deren Verständnis in der
Schweiz herangezogen werden (vgl. Urteil des BGer 4A.5/2004 vom
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25. November 2004 E. 4.3 - Firemaster; Urteil des BVGer B-653/2009
vom 14. April 2009 E. 6.1 - Express Advantage).
5.
Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die Vorinstanz der Inter-
nationalen Registrierung 930 285 - ONTARGET die Schutzaus-
dehnung auf die Schweiz zu Recht verweigert hat. Die Beschwerde
erweist sich als unbegründet und ist daher abzuweisen.
6.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem
geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um
Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach
dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich
nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis
zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich
ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen
werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 - Turbinenfuss [3D]). Von diesem
Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es
sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke. Der Vorinstanz ist als Bundes-
behörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3
VGKE).
7.
Unter Berücksichtigung der vorerwähnten Kriterien werden die Ver-
fahrenskosten auf CHF 2'500.- festgesetzt. Sie werden mit dem von
der Beschwerdeführerin am 9. April 2010 geleisteten Kostenvorschuss
verrechnet. Eine Parteientschädigung ist bei diesem Ausgang nicht
auszurichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Der Vorinstanz ist als Bundes-
behörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3
VGKE).
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden
Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– ver-
rechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 930 285; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Ge-
richtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani Ciro Papini
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in zivil-rechtlichen
Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die
Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die
Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die
Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die
Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 23. November 2010
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