B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1251/2015
Ar r ê t d u 5 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Vera Marantelli, Maria Amgwerd, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
Stéphane Perino,
représenté par Maître Malek Adjadj, avocat,
Étude Fontanet & Associés,
recourant,
contre
Sky IP International Limited,
représentée par B.M.G. Avocats,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Procédures d'opposition n
os 13612
CH 611'190 "SKY"/CH 653'577 "skybranding"
et 13613 CH 650'206 "SKY TV"/ CH 653'577 "skybranding"
B-1251/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a Déposée le 20 décembre 2013 par Stéphane Perino (ci-après : le
défendeur ou le recourant) et publiée le 20 janvier 2014 sur Swissreg
(), la marque suisse no 653'577 "skybranding"
(ci-après : la marquée attaquée) a été enregistrée pour les produits
suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement
numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement
d'informations, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de
recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches
industrielles ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
A.b
A.b.a Le 16 avril 2014, Sky IP International Limited (ci-après : l'opposante
ou l'intimée) a formé opposition totale contre cet enregistrement auprès de
l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI (ci-après : l'autorité
inférieure). L'opposition (no 13612) se fonde sur la marque suisse
no 611'190 "SKY" (ci-après : la marque opposante "SKY") déposée le
18 mai 2010.
A.b.b Le 16 avril 2014, l'opposante a formé une seconde opposition totale
auprès de l'IPI. Cette opposition (no 13613) se fonde sur la marque suisse
no 650'206 "SKY TV" (ci-après : la marque opposante "SKY TV" ou la
marque opposante) déposée le 29 août 2011 et enregistrée pour de très
nombreux produits en classes 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45.
B-1251/2015
Page 3
A.c
A.c.a Par décision du 21 janvier 2014 (recte : 2015), l'autorité inférieure a
partiellement admis l'opposition no 13612 et révoqué la marque attaquée
pour les produits et services suivants : l'ensemble de la classe 9, à
l'exception des "extincteurs" et les classes 35 et 42 dans leur ensemble.
Elle conserve la taxe d'opposition d'un montant de 800 francs. Elle attribue
à l'opposante une somme de 1'300 francs au titre de dépens (y compris
800 francs à titre de remboursement de la taxe d'opposition).
A.c.b Par décision du 21 janvier 2014 (recte : 2015), l'autorité inférieure a
admis l'opposition no 13613 et révoqué la marque attaquée dans son entier.
Elle conserve la taxe d'opposition d'un montant de 800 francs. Elle attribue
à l'opposante une somme de 1'300 francs au titre de dépens (y compris
800 francs à titre de remboursement de la taxe d'opposition).
B.
B.a Par mémoire du 25 février 2015 (cause B-1251/2015), le défendeur a
déposé un recours contre la décision dans la procédure d'opposition
no 13612 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou
le TAF). Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision attaquée, principalement, au rejet de l'opposition et à la
confirmation de l'enregistrement de la marque attaquée "SKY",
subsidiairement au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
B.b Par mémoire du 25 février 2015 (cause B-1265/2015), le défendeur a
déposé un recours contre la décision dans la procédure d'opposition
no 13613 auprès du Tribunal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision attaquée, principalement, au rejet de l'opposition
et à la confirmation de l'enregistrement de la marque attaquée "SKY TV",
subsidiairement au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.
C.a Cause B-1251/2015
C.a.a Par réponse du 29 mai 2015, l'intimée a conclu au rejet du recours
et en substance à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de
frais et dépens pour la procédure de recours et pour la première instance.
B-1251/2015
Page 4
C.a.b Par courrier du 3 juin 2015, l'autorité inférieure a renoncé à présenter
des remarques et observations et renvoyé à la motivation de la décision,
avec suite de frais à la charge du recourant.
C.b Cause B-1265/2015
C.b.a Par réponse du 29 mai 2015, l'intimée a conclu au rejet du recours
et en substance à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de
frais et dépens pour la procédure de recours et pour la première instance.
C.b.b Par courrier du 3 juin 2015, l'autorité inférieure a renoncé à présenter
des remarques et observations et renvoyé à la motivation de la décision,
avec suite de frais.
D.
D.a Par courrier du 8 juillet 2015, le recourant a renoncé à déposer une
réplique dans la cause B-1251/2015, tout en persistant intégralement dans
ses conclusions précédentes.
D.b Par courrier du 8 juillet 2015, le recourant a renoncé à déposer une
réplique dans la cause B-1265/2015, tout en persistant intégralement dans
ses conclusions précédentes.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront
repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31,
32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA, RS 172.021]).
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48
al. 1 PA).
B-1251/2015
Page 5
1.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de
recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours
(art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs
respectées.
1.4 Le présent recours est ainsi recevable.
2.
Vu que les deux recours opposent les mêmes parties, concernent des faits
de même nature et portent sur des questions juridiques communes, il
convient, pour des motifs d'économie de la procédure, de joindre les
causes B-1251/2015 et B-1265/2015 ; la procédure ainsi unifiée porte la
référence B-1251/2015 (art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de
procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 4 PA, ATF 128 V 124 consid. 1 et les références citées ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2e éd. 2013, no 3.17).
3.
Compte tenu de l'issue du litige (consid. 12.2), le Tribunal n'examinera que
les arguments en lien avec l'opposition no 13613 "SKY TV/skybranding"
(cause B-1265/2015).
4.
4.1 Selon l'art. 21 al. 2 2e phr., applicable par renvoi de l'art. 4 PA,
l'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit
litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre (arrêt du TAF
B-1481/2015 du 9 mai 2017 consid. 1.3.1.1 "ice watch [fig.]/NICE watch
[fig.]").
4.2 Au 27 avril 2016, l'intimée a cédé la marque opposante "SKY TV" à la
société suisse Sky International AG. Au vu de ce qui précède, cette cession
est sans influence sur la qualité pour défendre de l'intimée.
5.
L'art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des
marques et des indications de provenance (loi sur la protection des
marques, LPM, RS 232.11) exclut de la protection les signes similaires à
une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques
ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
B-1251/2015
Page 6
5.1 Il s'agit tout d'abord de définir à quels consommateurs les produits et/ou
les services en cause sont destinés (consid. 5.1.1) ainsi que le degré
d'attention dont ces consommateurs font preuve (consid. 5.1.2).
C'est en effet sur la base de la perception des personnes concernées que
doivent être examinées les questions de la similarité des produits et/ou des
services (consid. 6), de la force distinctive de la marque opposante
(consid. 8), de la similarité des signes (consid. 7) et, au final, du risque de
confusion entre les marques en cause (consid. 9) (arrêts du TAF
B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]"
et B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 "viva! [fig.]/viva figurstudios für
frauen [fig.]").
5.1.1 Sont déterminants les cercles de consommateurs auxquels
s'adressent les produits et/ou les services concernés par la marque
opposante et la marque attaquée. Dans l'examen de la force distinctive de
la marque opposante (consid. 8) et de la similarité des signes (consid. 7),
ce sont les cercles de consommateurs des produits et/ou des services
revendiqués par la marque opposante auxquels il convient de se référer
(arrêt du TAF B-5119/2014 du 17 mars 2016 consid. 4.1
"VISUDYNE/VIVADINE" ; RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen
Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, p. 145-146).
5.1.2 S'agissant du degré d'attention des consommateurs, il faut prendre
en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de
perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont
mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un
certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se
fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si on est en
présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire
preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir
compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion.
Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention
particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue avant
d'admettre le risque de confusion (arrêt du TAF B-6770/2007 du 9 juin 2008
consid. 7.2 "Nasacort/Vasocor" ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des
marques, 2007, p. 110 ; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in : von
Büren/David [édit], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2e éd. 2009, no 995 ss).
B-1251/2015
Page 7
5.2
5.2.1 Selon la décision attaquée, les produits et services en cause sont
destinés tant au consommateur qu'à un public spécialisé et professionnel.
On s'attendrait à un degré d'attention plus élevé pour les services en
classe 42, lesquels ne couvriraient pas uniquement des besoins quotidiens
et présupposeraient une relation économique plus intense.
5.2.2 Le recourant et l'intimée ne se prononcent pas sur cette question.
5.3 Le Tribunal retient que les produits de la classe 9, considérés dans leur
ensemble, s'adressent au consommateur moyen (arrêts du TAF
B-4864/2013 du 17 février 2015 consid. 3.2.2 "OMEGA/OU MI JIA [fig.]" et
B-5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 4 "LANCASTER") et dans une
mesure quelque peu inférieure aux spécialistes puisque les appareils
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôles (inspection) de la marque
opposante ne comprennent pas les appareils employés à des fins
industrielles ou scientifiques.
Les services en cause de la classe 35 sont avant tout destinés aux
entreprises (arrêt du TAF B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 5.4.1
"SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]" et les références citées).
S'ils sont principalement destinés à des spécialistes, les services
scientifiques et technologiques, revendiqués en classe 42 peuvent
intéresser également le grand public (arrêt du TAF B-3556/2012 du
30 janvier 2013 consid. 5 "TCS/TCS").
Au total, à l'exception possible des produits en classe 35, il convient de
retenir que les produits revendiqués par la marque attaquée s'adressent à
des consommateurs moyens faisant preuve d'une attention au moins
moyenne.
6.
Il convient ensuite d'examiner, du point de vue des cercles de
consommateurs déterminants (consid. 5.3), s'il existe une similarité entre
les produits en cause.
6.1 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de
consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits
vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires
proviennent de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou
B-1251/2015
Page 8
offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées.
Sont des indices en faveur de la similarité de produits les mêmes lieux de
production, le même savoir-faire spécifique, des canaux de distribution
semblables, les cercles de consommateurs semblables, un but d'utilisation
semblable, la substituabilité des produits, un champ d'application
technologique semblable de même que le rapport entre accessoire et
produit principal. Il convient encore de comparer les produits ou les
services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui
existent entre eux. Tous ces éléments sont habituellement retenus comme
indices par la doctrine et la jurisprudence, mais aucun n'est en soi
déterminant et suffisant, chaque cas devant être examiné séparément.
Enfin, l'appartenance des produits revendiqués à la même classe
internationale selon la Classification de Nice ne suffit pas pour les déclarer
similaires, mais constitue néanmoins un indice à prendre en compte (arrêts
du TAF B-1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.2 "Marcuard Heritage",
B-3064/2010 du 26 octobre 2010 consid. 5 "[fig.]/[fig.]", B-137/2009 du
30 septembre 2009 consid. 4 "DIAPASON", B-8105/2007 du 17 novembre
2008 consid. 4.2 "ACTIVIA" et B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3
"MBR/MR [fig.]" ; MARBACH, SIWR, nos 817 ss ; LUCAS DAVID, Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und
Modellgesetz, 2e éd. 1999, art. 3 LPM nos 8 et 35). Hormis les cas où le
défaut d'usage a été invoqué avec succès, les produits et services figurant
dans la liste de la marque antérieure sont déterminants pour l'examen de
l'identité ou de la similarité (arrêts du TAF B-4260/2010 du 21 décembre
2011 consid. 6.2.1 "Bally/BALU [fig.]", B-317/2010 du 13 septembre 2010
consid. 5.2 "Lifetex/LIFETEA" et B-7500/2006 du 19 décembre 2007
consid. 7 "Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]" ; MARBACH, SIWR,
no 1173).
6.2
6.2.1 Selon la décision attaquée, tous les produits et services du signe
attaqué se retrouveraient de manière identique ou sont compris dans le
libellé du signe opposant. Il conviendrait donc de reconnaître l'identité pour
l'ensemble des produits et services du défendeur.
6.2.2 Selon le recourant, ce serait à tort que la décision attaquée a retenu
une identité entre les produits et les services de la marque opposante et
de la marque attaquée. L'autorité inférieure aurait dû comparer non
seulement les classes, mais l'usage qui est fait des produits concernés. Le
recourant explique à ce sujet que les produits de la marque attaquée
viseraient la promotion des prises de vue aériennes à l'aide de drones,
B-1251/2015
Page 9
alors que la marque opposante, bien qu'enregistrée dans une multitude de
classes ne serait utilisée qu'en lien avec la retransmission de programmes
télévisés.
6.2.3 L'intimée conteste la position du recourant et fait sienne celle de
l'autorité inférieure.
6.3 Le Tribunal constate, avec l'autorité inférieure, que les produits
revendiqués par la marque attaquée en classe 9, 35 et 42 se retrouvent
dans la liste de produits de la marque opposante. Même si l'on devait suivre
la manière de voir du recourant, l'on n'arriverait pas à un résultat différent.
En effet, la promotion de prises de vue aérienne avec des drones répond
aux critères énumérés ci-dessus pour les qualifier de similaires à la
diffusion de programmes télévisés, notamment sous l'angle des
technologies et des savoir-faire. Un consommateur moyen (consid. 5.3)
peut parfaitement penser – ici à tort – qu'une entreprise de diffusion
d'images est elle-même réalisatrice de ces images. Le raisonnement du
recourant est totalement dénué de pertinence sur ce point.
7.
Vu l'identité entre une partie des produits en cause, il convient maintenant
de déterminer, du point de vue des cercles de consommateurs
déterminants (consid. 5.3), s'il existe une similarité entre les signes "SKY
TV" et "skybranding".
7.1
7.1.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression
d'ensemble laissée au public (ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller").
Dès lors que le consommateur ne perçoit en général pas les deux signes
simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa
mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il
convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa
mémoire imprécise (ATF 121 III 377 consid. 2a "Boss" ; MARBACH, SIWR,
no 867). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par
les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général des éléments
les plus distinctifs (arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011
consid. 7.1.1 "lawfinder/LexF [fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : de
Werra/Gilliéron [édit.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013
[ci-après : SCHLOSSER/MARADAN, CR], art. 3 LPM no 30). Les éléments
d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne
doivent cependant pas être purement et simplement exclus de l'examen de
B-1251/2015
Page 10
la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi,
influencer l'impression d'ensemble d'une marque (arrêt du TF 4C.258/2004
du 6 octobre 2004 consid. 4.1 "YELLO/Yellow Access AG" ; arrêt du TAF
B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ICB
[fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR,
art. 3 LPM no 60). Il convient, dès lors, de prendre en considération et de
pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur
l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le
signe (arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 "FEEL 'N
LEARN/SEE 'N LEARN" ; MARBACH, SIWR, no 866 ; GALLUS JOLLER, in :
Noth/Bühler/Thouvenin [édit.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009
[ci-après : SHK], art. 3 LPM no 122 s.).
7.1.2 Pour déterminer si deux marques verbales se ressemblent au sens
de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif,
leur représentation graphique et leur contenu sémantique (ATF 127 III 160
consid. 2b/cc "Securitas", 121 III 377 consid. 2b "Boss"). La similarité des
marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se
manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (MARBACH, SIWR,
no 875 ; DAVID, op. cit., art. 3 LPM no 17). La sonorité découle en particulier
du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des
voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et
des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de
même que sa terminaison – surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation
– suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées
(ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas", 122 III 382 consid. 5a
"Kamillosan" ; arrêt du TAF B-4728/2014 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 in
fine "WINSTON/Wilson").
7.2
7.2.1 Selon l'autorité inférieure, il y a aurait une similitude évidente entre
les marques en litige. Elle affirme que l'on constaterait que la marque
attaquée reprend intégralement l'élément verbal "SKY" de la marque
opposante. Cet élément commun se détacherait des deux marques, tant
sur le plan phonétique, que visuel et sémantique. Sur le plan sémantique,
la décision attaquée précise que l'expression "branding" est de sens
indéterminé, car le mot "branding", surtout associé à "sky", ne fait pas
partie du vocabulaire de base du destinataire suisse moyen.
7.2.2 Sur le plan visuel, le recourant nie toute similarité dans la mesure où
la marque opposante serait composée [de deux mots] de trois et deux
B-1251/2015
Page 11
lettres en caractères majuscules, séparés par un espace. La marque
attaquée compterait quant à elle 11 lettres toutes en caractères
minuscules. La longueur des mots et les particularités des lettres
employées rendraient les marques tout à fait distinctes.
Sur le plan sonore, le recourant relève que, si les deux marques
comprennent bien chacune trois syllabes, leur prononciation serait très
différente. Il y aurait de plus une césure entre "SKY" et "TV" que l'on ne
retrouverait pas dans "skybranding", dont la prononciation serait fluide et
continue.
Sur le plan sémantique, la marque opposante se décomposerait en "SKY"
et "TV" qui signifierait respectivement "ciel" et "télévision". De l'autre côté,
le mot "branding" renverrait dans la marque attaquée à l'idée au marquage
des bovins par le blason de leur propriétaire. Ce mot signifierait, en lien
avec les produits revendiqués ici, le marquage d'un bien particulier par le
biais d'une prise de vue aérienne sur la base de critères spécifiques. Cela
conduirait à conférer au mot "branding" la prédominance, dans la mesure
où l'accent serait mis sur la prise de vue, alors que la notion de ciel ne ferait
référence qu'à l'endroit où cette opération est effectuée.
Au total, ce serait à tort que l'autorité inférieure aurait retenu une similarité
sur les plans graphique, sonore et sémantique.
7.2.3 Selon l'intimée, l'élément dominant ("SKY"/"sky") serait parfaitement
perceptible dans les deux signes opposés. Sur le plan sonore, la
prononciation mettrait l'accent sur la première syllabe, ce qui accentuerait
la similarité en l'espèce, aussi du fait que le consommateur ferait une
césure aussi dans "skybranding" en dépit de la graphie continue. Sur le
plan sémantique enfin, le terme "branding" serait de sens indéterminé
laissant le mot "sky" comme seul compréhensible par le consommateur,
lequel par ailleurs appartiendrait au domaine public. Il faudrait donc retenir
que les marques ont sensiblement la même signification.
7.3 Quant au Tribunal, il retient ce qui suit.
7.3.1 Sur le plan graphique, la marque opposante comprend deux parties,
de respectivement trois et deux lettres majuscules, séparées par un
espace. La marque attaquée ne comprend quant à elle qu'un bloc de onze
lettres minuscules.
B-1251/2015
Page 12
Le Tribunal rappelle que le début d'un mot revêt en général une importance
prépondérante (arrêts du TAF B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 6.1
"SKY/skylife [fig.]" et B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 7.1
"SKY/SkySIM" et les références citées). A ce titre, les signes opposés ont
en commun leurs trois premières lettres ("SKY/sky"), ce qui plaide déjà en
faveur de la similarité graphique. Par ailleurs, l'utilisation de lettres
majuscules ou minuscules ne joue en principe pas de rôle (arrêt du TF
4A_44/2007 du 15 octobre 2007 consid. 6.4.5 "SERGIO ROSSI, sergio
rossi [fig.] e MISS ROSSI/ROSSI [fig.]" ; arrêts du TAF B-3824/2015 du
17 mai 2017 consid. 9.2.2 "JEAN LEON/Don Leone [fig.]", B-6637/2014 du
10 octobre 2016 consid. 11.2.2.1 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et
B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 5.1 "CARPE DIEM/carpe noctem").
Au total, le Tribunal ne peut pas exclure une certaine similarité graphique
entre les signes qui s'opposent en l'espèce.
7.3.2 Sur le plan phonétique, les deux marques comprennent trois syllabes
("skaille-branne-dinngue" et "skaille-ti-vi"). Dans l'hypothèse où le
consommateur prononcerait le signe autrement, cela n'y changerait rien
("ski" au lieu de "skaille", "té-vé" au lieu de "ti-vi"). Les cadences sont assez
semblables. La césure est plus marquée après les premières syllabes
qu'entre les deuxièmes et les troisièmes. Dans la marque opposante, les
sons "ti" et "vi" forment un tout compact que l'on a l'habitude de prononcer
ensemble. Dans la marque attaquée, les sons "branne" et "dinngue" sont
fondus et enchaînés en raison de l'étouffement de la fin de la syllabe
"branne". Il en résulte que la césure entre "skaille" et "branne-dinngue" fait
ressortir la syllabe d'attaque comme avec "skaille" et "ti-vi". Au final, le son
"skaille" est dominant aussi bien par rapport à "ti-vi" qu'à "branne-dinngue"
(dans ce sens : arrêts du TAF B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 6.2
"SKY/skylife [fig.]" et B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 7.2
"SKY/SkySIM").
Par conséquent, la cadence des marques opposées s'ajoute au nombre de
syllabes en commun et au début identique très marqué pour conclure à
une certaine similarité sur le plan phonétique.
7.3.3 Sur le plan sémantique, le terme "SKY/sky" signifie "ciel" en langue
anglaise ce que le consommateur moyen suisse va comprendre comme tel
(arrêts du TAF B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 6.3 "SKY/skylife [fig.]"
et B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 7.3 "SKY/SkySIM"). Le terme "TV"
fait de son côté immanquablement référence à "télévision", voire à
"téléviseur", compris par tous, même par les consommateurs
B-1251/2015
Page 13
imperméables à l'anglais. Le signe "SKY TV" sera donc compris comme
une "télévision dans le ciel" ou une "télévision du ciel". Il n'est pas exclu
– sans pour autant que cela soit probable – qu'une association d'idées lie
les deux concepts dans un sens descriptif si l'on pense que la télévision
hertzienne voire numérique "arrive" par le ciel (p.ex. si l'on pense à la
diffusion satellitaire). Le ciel fait plutôt penser ici à une notion de grands
espaces, par extension de liberté, qui serait alors un qualificatif des
services télévisuels diffusés.
Le signe "skybranding" se décompose assez naturellement entre "sky" et
"branding (consid. 7.3.2), de sorte que le consommateur y verra un mot
composé. Le terme "branding", dont l'étymologie, "brand", signifie
"marque" au sens d'une empreinte ou d'un signe distinctif, se définit, dans
le domaine du marketing, comme la discipline qui consiste à gérer les
marques commerciales et en particulier l'image de marque des entreprises
qui exploitent les marques (source :
dictionnaire/anglais/branding, consulté le 20 juillet 2017) ; il peut aussi faire
référence au marquage du bétail (source :
Livestock_branding, consulté le 20 juillet 2017). En lien avec "sky", le mot
"branding" ne signifie rien de particulier. On pourrait y comprendre "la
marque du ciel" ou "le marquage depuis le ciel". Il n'est cependant en rien
certain que le consommateur suisse moyen, qui sans doute saisira le sens
du mot "sky", attribue une signification au mot "branding", encore moins
associé à "sky". Le raisonnement du recourant est difficile à suivre lorsqu'il
affirme qu'il y aurait un marquage (c'est-à-dire une empreinte) à l'occasion
d'une prise de vue (photographie) aérienne. En dehors de toute autre
explication, cette manière de voir ne saurait convaincre. Le consommateur
y verra plus vraisemblablement une fantaisie, sans signification
particulière.
Le Tribunal relève que le recourant se contredit lorsqu'il affirme que, sur le
plan sémantique, les mots "sky" et "branding" devraient être pris
séparément, alors qu'il soutenait que ces termes ne formaient qu'un tout
sous l'angle phonétique.
Au total, il n'y a pas nécessairement similarité sur le plan sémantique.
7.3.4 Dans la mesure où l'on ne peut exclure une certaine similarité
graphique et sonore, le Tribunal doit retenir une similarité des signes
opposés.
B-1251/2015
Page 14
8.
En vue de l'examen du risque de confusion entre les marques en cause
(consid. 11), il convient enfin de déterminer l'étendue du champ de
protection de la marque opposante.
8.1
8.1.1 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive.
Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes
et des différences modestes suffiront alors à créer une distinction
suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments
essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans
le langage courant (arrêt du TF 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1
"R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG" ; MARBACH,
SIWR, no 981). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant
acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un
acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent
bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires,
car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement
(ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du
3 mars 2009 consid. 6 "Sky/SkySIM").
8.1.2 Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de
déterminer la signification de chacun de ses éléments et d'examiner
ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris
par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier,
comme une dénomination générique. Des associations d'idées ou des
allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service
concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation
est descriptive (arrêts du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013
consid. 7.1.1-7.1.2.2 "NAVITIMER/Maritimer" et B-1700/2009 du
11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum").
8.2
8.2.1 Selon la décision attaquée, l'élément commun "SKY/sky" devrait être
qualifié d'essentiel dans la marque opposante dès lors qu'il serait distinctif
et qu'il y serait parfaitement perceptible, individualisé et marquant. Le seul
autre élément ("TV"), qui se rapporterait au concept de "télévision" ne
possèderait pas de force distinctive en relation avec une partie des produits
en cause, car il renseignerait sur leur nature et leur destination.
B-1251/2015
Page 15
L'autorité inférieure souligne que le signe "sky" serait non seulement repris
par le signe attaqué, mais qu'il s'y retrouverait également de manière
marquante, visuellement et phonétiquement. L'adjonction du terme
"branding" ne permettrait pas d'occulter la présence du terme "sky" et ne
permettrait pas de différencier suffisamment les deux signes. De plus,
l'élément "sky" au début de la marque/des deux marques serait d'autant
plus facilement perceptible.
8.2.2 Selon le recourant, la marque opposante ne devrait être considérée
que comme faiblement distinctive. Selon lui, les termes "SKY" et "TV"
seraient des termes génériques faisant partie du domaine public. Leur
assemblage ne serait au surplus ni le résultat d'un acte créatif ni celui d'un
patient travail.
8.2.3 L'intimée rejoint l'autorité inférieure pour qualifier l'élément "SKY" de
dominant dans la marque opposante. Elle précise que, selon elle, cet
élément ne serait pas descriptif des produits revendiqués, ce qui lui
donnerait une force distinctive et un champ de protection normal.
8.3 Le Tribunal, de son côté, rappelle qu'il a déjà jugé que le signe "SKY"
jouit d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en lien
avec les produits et services revendiqués dès lors qu'aucune indication sur
leurs qualités, caractéristiques, composition, destination, origine ou effet
n'était directement perceptible pour le consommateur moyen sans effort
intellectuel particulier ou recours à l'imagination (arrêts du TAF
B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 5.2 "SKY/skylife [fig.]", B-386/2007 du
4 décembre 2009 consid. 7.1 "SKY/SKYPE IN, SKYPE OUT" et
B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6.1 "SKY/SkySIM").
D'une manière générale, le même raisonnement peut être suivi avec le
signe "SKY TV". L'ajout de "TV" à un signe jouissant d'une force distinctive
et d'un champ de protection normaux n'est pas de nature à faire varier
grandement sa force distinctive et son champ de protection. Certes, le
signe "TV", très courant, est plus faible que "SKY". En lien avec une partie
non négligeable des produits qu'elle revendique, cette partie de la marque,
"TV", est plutôt descriptive. On pense notamment (liste non exhaustive) :
Classe 9 : appareils et instruments […] de télévision ; récepteurs de télévision
avec décodeur ; logiciels et programmes informatiques pour la distribution et
l'utilisation par des téléspectateurs d'une chaîne de télévision numérique […] ;
antennes de signaux radio et télévision ; produits vendus électroniquement, à
savoir […] émissions de télévision ; systèmes de télévision en circuit fermé
(TVCC).
B-1251/2015
Page 16
Classe 16 : publicités relatives à la promotion de produits en vente via la
télévision […].
Classe 28 : jeux éducatifs ou de divertissements interactifs compatibles avec
des récepteurs de télévision […].
Classe 35 : fourniture d'informations et conseils à but commercial à des
acheteurs potentiels […] d'équipements de télévision ; spots publicitaires à la
télévision ; marketing d'émissions […] d'émissions télévisées.
Classe 38 : diffusion télévisée ; diffusion et/ou transmission d'émissions […]
de télévision ; télévision numérique terrestre ; diffusion et transmission de
contenus incluant des émissions télévisées ; services de diffusion et de
réception d'informations à partir d'un écran de télévision ; services de
télévision interactive […] ;services d'informations factuelles sur la diffusion
télévisée.
Classe 41 : services éducatifs et de divertissements par […] la télévision ;
téléviseurs ; distribution […] d'émissions de télévision ; production […]
d'émissions de télévision ; édition […] d'émissions de télévision ; location […]
d'émissions de télévision, présentation […] d'émissions de télévision, location
de téléviseurs et d'équipement de télévision.
Classe 42 : services de programmation informatiques relatifs à des émissions
[…] de télévision.
Classe 45 : concession de licences d'émissions […] d'émissions de télévision ;
exploitation de droits d'émissions […] de télévision ; services juridiques en
matière de droits sur des émissions […] de télévision.
Cependant, suivi de la partie "TV", le mot "SKY" conserve toute sa force
distinctive et son champ de protection normaux en lien avec les produits
revendiqués. En effet, accolé à "SKY", le signe faible, voire descriptif, "TV"
forme un tout ("SKY TV"), qui reste un signe de fantaisie pour les
consommateurs concernés (consid. 5.3). La situation est ici la même que
lorsque la CREPI avait jugé que l'adjonction de l'élément "Pictures" ne
modifiait pas l'impression d'ensemble de la marque "Seven Pictures" et
n'était pas en mesure d'exclure un risque de confusion entre des marques
litigieuses (décision de la CREPI du 22 janvier 2003 consid. 7 et 8 "Seven
[fig.]/Seven Pictures [fig.]" ; voir aussi arrêt du TAF B-6665/2010 du
21 juillet 2011 consid. 8.2 "HOME BOX OFFICE/Box Office"). L'association
d'idées de SKY, comme évocation de l'espace ou de la
liberté (consid. 7.3.3) est trop indirecte et demande trop d'efforts de
réflexion, pour affaiblir la force distinctive de la marque opposante, selon
les principes exposés plus haut.
B-1251/2015
Page 17
Au total, la lecture du libellé des produits et services visés en classes 9,
16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45 et revendiqués par la marque opposante ne
permet d'arriver à une conclusion différente. Partant, cette marque,
fantaisiste en lien avec ces produits et services, bénéficie d'un champ de
protection normal.
Bien que cela concerne la marque attaquée, le Tribunal relève ici que le
signe "skybranding" n'est pas non plus particulièrement fort en raison de la
simple juxtaposition de termes existants, plus ou moins connus de la
langue anglaise (consid. 7.3.3). Dans le même esprit, il n'est pas exclu que
les consommateurs concernés (consid. 5.3) fassent une association
d'idées entre le terme "branding", pris comme branche du marketing
(consid. 7.3.3), et la "Publicité" en classe 35. En lien avec ce service, le
signe attaqué est même très faible.
9.
Vu l'identité entre les produits concernés (consid. 6.3) et la similarité entre
les signes opposés (consid. 7.3.4), il faut maintenant déterminer s'il existe
un risque de confusion, compte tenu du champ de protection normal de la
marque opposante (consid. 8.3).
9.1
9.1.1 La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service
d'offres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation
de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale, soit
rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus
récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure.
9.1.2 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux
intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que
les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au faux détenteur
de la marque (risque de confusion direct). Une telle atteinte existe aussi
lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur
ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en
pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de
produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises
économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (ATF 128
III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", 119 II473 consid. 2c "Radion" et 122 III
382 consid. 1 "Kamillosan").
B-1251/2015
Page 18
9.1.3 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant
abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les
circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il
convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des
signes (consid. 7.3.4) que des produits ou des services pour lesquels ils
sont enregistrés (consid. 6.3). Ces deux éléments s'influencent
réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent
d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa
(arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/BALU
[fig.]" ; DAVID, op. cit., art. 3 LPM no 8). La question du risque de confusion
doit être examinée en tenant notamment compte du degré d'attention dont
font preuve les destinataires des produits en cause (consid. 5.3 ; JOLLER,
op. cit., art. 3 LPM no 49 ss ; arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009
consid. 7 "Torres/Torre Saracena") et de l'étendue du champ de protection
de la marque opposante (consid. 8.3).
9.2
9.2.1 L'autorité inférieure conclut que l'on ne saurait constater une
impression d'ensemble clairement différente, d'autant plus que les produits
et services des deux marques sont identiques. Les conditions d'un risque
de confusion seraient ainsi remplies.
9.2.2 Selon le recourant, dans l'esprit du consommateur, la différence de
caractères (majuscules/minuscules) ainsi que l'espace présent dans la
marque opposante et absent dans la marque attaquée, les différences de
sens conduisant à réduire l'importance du ciel dans la marque attaquée –
l'essentiel étant les prises de vues – écarteraient tout risque de confusion.
9.2.3 Selon l'intimée, l'adjonction du terme "branding", lequel serait faible,
n'écarterait pas le risque de confusion, dès lors que les consommateurs
seraient enclins à croire que les marques sont issues de la même
entreprise.
9.3 Le Tribunal rappelle dans ce contexte que, pour créer une marque, il
ne suffit en principe pas d'ajouter un élément à une marque existante. La
reprise intégrale d'une marque ou de son élément frappant dans une
marque postérieure engendre en général des risque de confusion. C'est en
particulier le cas lorsque l'élément supplémentaire n'est pas propre à
imprégner de manière essentielle l'impression d'ensemble de la marque
postérieure. Cela est renforcé encore lors de l'adjonction d'éléments
faibles, du moins lorsque l'élément repris est perçu comme un signe de
B-1251/2015
Page 19
fantaisie (arrêts du TAF B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.3 et
les références citées "GOLAY/Golay Spierer [fig.]" ; voir aussi décision de
la CREPI du 22 janvier 2003 consid. 7 et 8 "Seven [fig.]/Seven Pictures
[fig.]" ; voir aussi arrêts du TAF B-6665/2010 du 21 juillet 2011 consid. 8.2
"HOME BOX OFFICE/Box Office" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid.
7.1.2 "Kinder/Kinder Party" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM
no 51 s.).
Dans la configuration de l'espèce, au lieu d'une adjonction, on a plus affaire
à une substitution. Le terme "branding" remplace dans la marque attaquée
le mot "TV" de la marque opposante. Comme le Tribunal l'a relevé, le mot
"SKY" est frappant (consid. 7.3.2) et ce n'est pas un élément faible
(consid. 8.3 in initio), au contraire de "TV" et de "branding" (consid. 8.3 in
fine). Dès lors, le mot "branding" se lit comme une simple déclinaison et le
remplacement de "TV" par "branding" – deux signes faibles – ne suffit pas
à distinguer les deux marques de manière significative sur le plan
conceptuel. Dans une situation semblable, la CREPI avait jugé que, même
dans le cas d'une marque faible, constituée d'une combinaison d'éléments
peu distinctifs (Nicopatch), le signe "Nicoflash" n'était pas loin ni de la partie
du mot "Nico-", ni de l'impression d'ensemble de la marque "Nicopatch" de
sorte qu'il en résultait un risque de confusion (décision de la CREPI du
10 avril 1997 consid. 4 "Nicopatch/Nicoflash" ; voir aussi décision de la
CREPI du 30 mai 2000 consid. 2 et 3 "Mediamat/Mediasat" qui aboutissait
au même résultat). Autrement dit, les signes "skybranding" et "SKY TV"
laissent facilement penser, même avec une attention plus grande que la
moyenne, qu'il s'agit d'une déclinaison à partir de "SKY/sky", un peu
comme deux produits issus d'un même producteur, ce qui est constitutif
d'un risque de confusion indirect (marque de série ; arrêt du TAF
B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 7.3.2 "RODOLPHE/RODOLPHE
[fig.]").
Au total, il convient de retenir l'existence d'un risque de confusion entre les
signes opposés.
10.
Dans la mesure où la recourante aurait voulu avancer que la marque
opposante était une marque défensive (recours p. 13), il conviendrait de lui
rappeler qu'en vertu de l'art. 31 al. 1 LPM, seuls les motifs relatifs
d'exclusion (art. 3 al. 1 LPM) peuvent être examinés dans le cadre d'une
procédure d'opposition, à l'exclusion notamment de la question de savoir
si la marque opposante est une marque défensive (arrêts du TAF
B-3556/2012 du 30 janvier 2013 consid. 9 "TCS/TCS", B-5830/2009 du
B-1251/2015
Page 20
15 juillet 2010 consid. 3.2.4 "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]" ;
MARBACH, SIWR, no 1164). Il n'y aurait par conséquent pas lieu d'examiner
si la marque opposante doit être considérée comme défensive et donc
nulle. Une telle question ne peut en effet être traitée que dans le cadre
d'une procédure introduite devant les tribunaux civils.
11.
Il ressort de tout ce qui précède que, vu l'art. 3 al. 1 let. c LPM, le recours
dans la cause B-1265/2015 (opposition no 13613 "SKY TV/skybranding")
doit être rejeté et la décision rendue par l'autorité inférieure dans cette
affaire confirmée.
12.
12.1 Selon le Tribunal fédéral, lorsque les conclusions d'une partie sont
dénuées d'objet – en particulier lorsqu'elles l'étaient déjà lorsqu'a été rendu
l'acte attaqué – il y a lieu de rayer l'affaire du rôle en renvoyant la cause à
l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de
la procédure devant elle (ATF 102 II 252 p. 254 ; BERNARD CORBOZ,
Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 67 LTF no 8 [p. 569]). Cette
jurisprudence correspond d'ailleurs aux directives de l'autorité inférieure
(IPI, Directives de matière de marques [version 1er janvier 2017], no 7.2.3
p. 41].
12.2 La décision dans la procédure d'opposition no 13612 "SKY/
skybranding", en tant qu'elle prononçait la révocation de la marque
attaquée seulement pour certains produits et services, était sans objet dès
lors que la décision dans la procédure d'opposition no 13613 "SKY TV/
skybranding" avait prononcé la révocation totale de la marque attaquée.
Dans ce sens, l'autorité inférieure n'avait pas besoin de rendre de décision
au sujet de l'opposition no 13612 "SKY/skybranding". Cette décision est
ainsi elle-même sans objet.
Partant, il convient de radier la procédure devant le Tribunal du rôle et de
renvoyer la cause B-1251/2015 (opposition no 13612 "SKY/skybranding")
devant l'autorité inférieure pour qu'elle statue une nouvelle fois sur les frais
et dépens de la procédure devant elle. Ainsi, elle pourra faire application
de ses propres directives en la matière, vraisemblablement des nos 7.3.2.1
(p. 42) et 7.3.2.4 (p. 44 s.) des Directives précitées.
B-1251/2015
Page 21
13.
13.1 Les frais de procédure – comprenant l'émolument judiciaire et les
débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA
et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en
règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a
occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que
cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de
l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF).
Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à
une partie lorsque le recours est réglé par un désistement ou une
transaction sans avoir causé un travail considérable (art. 6 let. a FITAF) ou
si pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci
(let. b). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse,
de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). Dans les
procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt
de l'opposant à la radiation de la marque attaquée, respectivement l'intérêt
du défendeur au maintien de cette marque. Toutefois, le fait d'exiger dans
chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait
avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la
procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant
à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon des valeurs
empiriques, soit entre 50'000 et 100'000 francs (ATF 133 III 490 consid. 3.3
"Turbinenfuss [3D]").
13.2 En l'espèce, dans la cause B-1265/2015 (opposition no 13613
"SKY TV/skybranding"), le recourant succombe ; partant, il convient de
mettre à sa charge les frais de la procédure, dont le montant est fixé à
4'000 francs. Le traitement du recours contre la décision dans la cause
B-1251/2015 (opposition no 13612 "SKY/skybranding"), d'emblée sans
objet, n'a pas causé un travail considérable ; le Tribunal renonce à
percevoir des frais à son sujet. Le montant total des frais, de 4'000 francs,
mis à la charge du recourant, est compensé par les deux avances de frais
de 4'000 francs (8'000 francs au total) qu'il a versées durant l'instruction.
Le solde de 4'000 francs lui sera restitué.
B-1251/2015
Page 22
14.
14.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a
droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1
PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF). Lorsqu'une procédure devient
sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5
s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF). Les dépens
comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais
nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation
comprennent notamment les honoraires d'avocat ou l'indemnité du
mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 9 al. 1
let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la
défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1
FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au
Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs
prestations. Le tribunal fixe les dépens sur la base du décompte ; à défaut
de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
14.2 En date du 29 mai 2015, l'intimée a déposé devant le Tribunal une
note de frais dans la cause B-1251/2015 et une autre dans la cause
B-1265/2015 d'un montant de 3'000 francs chacune, soit 6'000 francs au
total. L'intimée l'ayant emportée dans la cause B-1265/2015 (opposition
no 13613 "SKY TV/skybranding"), elle a droit à des dépens, pour un
montant de 3'000 francs, mis à la charge du recourant qui succombe. Dans
la cause B-1251/2015 (opposition no 13612 "SKY/skybranding"), d'emblée
sans objet, il n'est pas nécessaire d'examiner l'issue probable du litige
(art. 5 2e phrase FITAF). En effet, le Tribunal relève que, même si l'intimée
avait eu gain de cause dans cette affaire, elle n'aurait pas obtenu plus de
dépens. En effet, dans chacune des deux procédures, les écritures
déposées sont identiques en de nombreux points, de sorte que le montant
de 3'000 francs alloué dans la B-1265/2015 (opposition no 13613
"SKY TV/skybranding") couvre aussi les frais de représentation de l'intimée
dans cette cause. Quant aux autres points, les deux procédures de recours
ne comportaient pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou
exceptionnellement ardues. L'intimée ayant son siège à l'étranger et ayant
choisi librement de se faire représenter, les dépens ne comprennent aucun
supplément de TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF.
Dans la cause B-1265/2015 (opposition no 13613 "SKY TV/skybranding"),
le recourant a succombé et n'a donc pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1 FITAF). Dans la cause B-1251/2015 (opposition no 13612
"SKY/skybranding"), d'emblée sans objet, le recourant, pour les mêmes
B-1251/2015
Page 23
raisons que du côté de l'intimée, n'a pas engagé plus de frais de
représentation que ceux qu'il avait engagés dans l'autre cause. Par
conséquent, des dépens pour cette cause ne se justifieraient pas, même
si le recourant avait eu gain de cause (art. 5 2e phrase FITAF).
Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7
al. 3 FITAF).
15.
Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable
contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une
marque, le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes B-1251/2015 et B-1265/2015 sont jointes et la procédure ainsi
unifiée porte la référence B-1251/2015.
2.
Le recours est rejeté dans la cause B-1265/2015 et la décision attaquée
est confirmée.
3.
La cause B-1251/2015 est radiée du rôle. Elle est renvoyée devant
l'autorité inférieure pour qu'elle statue une nouvelle fois sur les frais et
dépens pour la procédure menée devant elle.
4.
Les frais de procédure, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par les deux avances de frais de
4'000 francs (8'000 francs au total) versées par le recourant. Le solde de
4'000 francs lui est restitué.
5.
Des dépens pour la procédure de recours, d'un montant global de
3'000 francs, sont alloués à l'intimée et mis à la charge du recourant.
B-1251/2015
Page 24
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexe : pièces en retour et formulaire
"Adresse de paiement")
– à l'intimée (recommandé ; annexe : pièces en retour)
– à l'autorité inférieure (nos de réf. […] et […] ; recommandé ; annexe :
dossiers en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Expédition : 7 septembre 2017