Abtei lung II
B-127/2010
{T 0/2}
U r t e i l v o m 2 9 . M ä r z 2 0 1 0
Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Patricia Egli.
A._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame,
Bleicherweg 58, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Internationale Registrierung Nr. 937 528 V (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-127/2010
Sachverhalt:
A.
Die IR-Marke Nr. 937 528 "V (fig.)" wurde am 13. August 2007 mit
Schutzausdehnung auf die Schweiz auf den Namen der B._______ im
Internationalen Register eingetragen und sieht wie folgt aus:
Die Registrierung beruht auf einer deutschen Basismarke mit Priori-
tätsdatum vom 11. Juni 2007 und wurde am 18. Oktober 2007 von der
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) an das
Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vor-
instanz) notifiziert. Sie wird für die folgenden Waren beansprucht:
Klasse 18
Produits en cuir et imitations du cuir (compris dans cette classe), à savoir
sacs et autres récipients non adaptés à leur contenu, ainsi que petits
articles de maroquinerie, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour clefs; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols.
Klasse 25
Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
Klasse 28
Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe).
B.
Die Vorinstanz erliess am 9. Oktober 2008 eine vorläufige vollständige
Schutzverweigerung mit der Begründung, bei "V (fig.)" handle es sich
um ein zum Gemeingut gehörendes Zeichen. Die grafische Gestaltung
Seite 2
B-127/2010
des Buchstabens "V" sei ungenügend und könne dem Zeichen keine
Unterscheidungskraft verleihen.
Mit Eingabe vom 3. März 2009 bestritt B._______ mit Hinweis auf eine
Reihe eingetragener Marken mit grafisch gestalteten Einzelbuch-
staben, dass die grafische Gestaltung des Buchstabens "V" un-
genügend sei, und beantragte, die IR-Marke Nr. 937 528 "V (fig.)" in
sämtlichen angemeldeten Warenklassen zur Eintragung zuzulassen.
Sie wies zudem darauf hin, dass das Zeichen als Gemeinschaftsmarke
eingetragen worden sei.
Mit Schreiben vom 26. Mai 2009 hielt die Vorinstanz an der voll-
ständigen Schutzverweigerung der internationalen Registrierung
Nr. 937 528 "V (fig.)" fest. Ergänzend zu ihren bisherigen Vorbringen
machte sie geltend, dass vorliegend hauptsächlich Waren beansprucht
würden, die der Bekleidung dienten und textilen resp. ledernen
Charakter hätten, weshalb die gestrichelte Linie die Befestigung (das
Annähen) des Einzelbuchstabens "V" widerspiegle. Solche
funktionalen Elemente könnten per se keinen unterscheidungs-
kräftigen Gesamteindruck zur Folge haben. Festzuhalten sei im
Weiteren, dass weder ein Anspruch auf Gleichbehandlung bestehe
noch einzelnen Fehleinträgen des Instituts oder ausländischen Ent-
scheiden eine präjudizielle Wirkung zukomme.
Innert erstreckter Frist hielt B._______ mit Eingabe vom 24. August
2009 an ihren bisher vorgebrachten Argumenten fest und bestritt, dass
die grafische Ausgestaltung des Zeichens "V" als funktionales Element
verstanden werde. Zudem verwies sie auf weitere vergleichbare Vor-
eintragungen.
Mit Verfügung vom 24. November 2009 verweigerte die Vorinstanz der
internationalen Registrierung Nr. 937 528 "V (fig.)" definitiv die
Schutzausdehnung auf die Schweiz für die beanspruchten Waren der
Klassen 18, 25 und 28. In der Begründung qualifizierte die Vorinstanz
das hinterlegte Zeichen als zum Gemeingut gehörend. Die grafische
Gestaltung vermöge den Gesamteindruck des Einzelbuchstabes "V"
nicht derart zu prägen, dass diesem Unterscheidungskraft zukommen
würde. Vielmehr sei die grafische Ausgestaltung für die beanspruchten
Waren ein durchaus übliches dekoratives Element und weise zudem
funktionalen Charakter auf. Die angeführten Voreintragungen seien
entweder älteren Datums oder aber mit dem hinterlegten Zeichen nicht
vergleichbar. Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht bestehe
Seite 3
B-127/2010
daher nicht. Eintragungen im Ausland kämen zudem keine präjudizielle
Wirkung zu.
C.
Gegen diese Verfügung hat B._______ am 8. Januar 2010 Be-
schwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Sie beantragt, die
Verfügung der Vorinstanz vom 24. November 2009 sei aufzuheben und
der internationalen Registrierung Nr. 937 528 "V (fig.)" der Schutz in
der Schweiz für alle in den Klassen 18, 25 und 28 beanspruchten
Waren zu gewähren. Weiter beantragte sie die Anordnung einer
öffentlichen Parteiverhandlung. Zur Begründung führte sie im Wesent-
lichen aus, das Zeichen "V (fig.)" gehöre nicht zum Gemeingut, da die
grafische Ausgestaltung dem Zeichen als Ganzes Unterscheidungs-
kraft verleihe. Die fein gestrichelte Linie entlang der Innenseite des
Zeichens "V" stehe im starken Kontrast zum dunklen "V" und präge
den Gesamteindruck des Zeichens derart, dass ihm ein hoher
Wiedererkennungswert zukomme. Die grafische Ausgestaltung des
Zeichens könne insbesondere nicht als funktionales oder als üblich
dekoratives Element für die beanspruchten Waren qualifiziert werden.
Da die Vorinstanz in ständiger Praxis mehrere vergleichbare Marken
eingetragen habe, müsse gestützt auf das Gleichbehandlungsgebot
von Art. 29 Abs. 1 bzw. Art. 8 der Bundesverfassung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101)
dem Zeichen "V (fig.)" Schutz in der Schweiz gewährt werden. Zu
bemerken bleibe weiter, dass das in Frage stehende Zeichen "V (fig.)"
in der Europäischen Gemeinschaft und in weiteren Ländern als ge-
nügend unterscheidungskräftig angesehen werde und daher als Marke
eingetragen worden sei. Diese ausländischen Eintragungen seien in
einem Grenzfall als Indizien für die Eintragungsfähigkeit zu berück-
sichtigen. Im Übrigen habe die Vorinstanz das Zeichen bei Vorliegen
eines Zweifelsfalls einzutragen und die endgültige Entscheidung dem
Zivilrichter zu überlassen.
D.
Innert verlängerter Frist liess sich die Vorinstanz mit Eingabe vom
9. März 2010 vernehmen. Sie beantragt unter Hinweis auf die Be-
gründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde unter
Kostenfolge vollumfänglich abzuweisen. Ergänzend macht sie geltend,
auch die in der Beschwerde vom 8. Januar 2010 zusätzlich an-
geführten Voreintragungen seien mit dem Zeichen "V (fig.)" nicht
Seite 4
B-127/2010
vergleichbar. Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht bestehe
daher nicht.
E.
Mit Schreiben vom 17. März 2010 zog B._______ ihren Antrag auf
Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung zurück. Gleichzeitig
beantragte sie sinngemäss, sie sei aus dem Beschwerdeverfahren zu
entlassen und das Verfahren mit der neuen Markeninhaberin, der
A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin), weiterzuführen.
F.
Die Vorinstanz verzichtete auf eine Stellungnahme und stimmte damit
stillschweigend dem beantragten Parteiwechsel zu.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist
von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom
20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der ver-
langte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet.
B._______ beantragt mit Schreiben vom 17. März 2010 sinngemäss,
aus dem Beschwerdeverfahren entlassen zu werden und das Ver-
fahren mit der Beschwerdeführerin fortzusetzen. Die Vorinstanz hat
diesem Parteiwechsel (stillschweigend) zugestimmt. Gemäss Art. 21
des Bundesgesetzes über den Bundeszivilprozess vom 4. Dezember
1947 (BZP, SR 273) bleibt die Veräusserung der im Streite liegenden
Sache während der Rechtshängigkeit ohne Einfluss auf die
Legitimation zur Sache. Ein Parteiwechsel mit Zustimmung der
Gegenpartei ist nach Art. 17 BZP in Verbindung mit Art. 4 VwVG
jedoch zulässig (vgl. RKGE in sic! 2006, 183 Banette/Panetta, sic!
2005, 757 E. 1 Boss/Airboss, sic! 2004, 777 E. 1 Lonsdale). B._______
ist daher ohne Kostenfolge aus dem Verfahren zu entlassen, das mit
der Beschwerdeführerin weitergeführt wird. Als Inhaberin der im Streit
liegenden Marke ist diese durch die angefochtene Verfügung be-
sonders berührt und wie eine Verfügungsadressatin beschwert (Art. 48
Abs. 1 Bst. b-c VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
Seite 5
B-127/2010
2.
2.1 Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008
eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP,
SR 0.232.112.4) in Kraft getreten (vgl. AS 2009 287). Nach dem
revidierten Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a MMP findet in den Beziehungen
zwischen Staaten, die – wie Deutschland und die Schweiz – Ver-
tragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens
über die internationale Registrierung von Marken (MMA,
SR 0.232.112.3, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten
Fassung) sind, nur das MMP Anwendung. Die Neufassung des MMP
hat jedoch keine Auswirkungen auf die Frist der Schutzverweigerung
(Art. 9sexies Abs. 1 Bst. b MMP). Eine eventuelle Schutzverweigerung
hat die Schweiz gestützt auf Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP – wie bereits
nach Art. 5 Abs. 2 MMA – vor Ablauf eines Jahres mitzuteilen (vgl.
JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel"
und weitere Änderungen, in: sic! 2008 S. 572).
2.2 Ohne Übergangsregelung entfalten Rechtsänderungen grundsätz-
lich nur Wirkung, wenn sie vor Erlass der vorinstanzlichen Verfügung
in Kraft getreten sind (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, All-
gemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006,
Rz. 326 f.). Verfahrensvorschriften sind jedoch grundsätzlich mit dem
Tag des Inkrafttretens anwendbar. Ist eine Frist im Zeitpunkt des In-
krafttretens noch nicht abgelaufen, so bestimmt sich der Fristenlauf
nach bisherigem Recht (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 327a mit
Hinweisen). Die Vorschriften des MMP sind als Verfahrensrecht ein-
zuordnen (vgl. die Charakterisierung bei KARL-HEINZ FEZER, Einleitung,
in: Ders. [Hrsg.], Handbuch der Markenpraxis, Markenverfahrensrecht
Bd. 1, München 2007, Rn. 50 ff.) und sind damit auf die vorliegende
Beschwerde grundsätzlich anwendbar. Da die Frist für die Schutzver-
weigerung jedoch im Zeitpunkt des Inkrafttretens des MMP noch nicht
abgelaufen war, bestimmt sie sich noch nach Art. 5 Abs. 2 MMA.
2.3 Nach Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines
Jahres ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung er-
klären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere.
Die Notifikation der IR-Marke Nr. 937 528 erfolgte am 18. Oktober
2007. Mit dem Versand der provisorischen Schutzverweigerung am
9. Oktober 2008 hat die Vorinstanz die Jahresfrist gewahrt.
Seite 6
B-127/2010
2.4 Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international
registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967
revidierten Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das
nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss
Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke
jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen
oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung
der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts,
des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung
dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den
redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes
üblich sind. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2
Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR
232.11), wonach eine Marke vom Schutz ausgeschlossen ist, wenn sie
zum Gemeingut gehört. Lehre und Praxis zu dieser Norm können
somit vorliegend herangezogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 – Yukon,
BGE 114 II 373 E. 1 – Alta tensione).
3.
Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen des Gemeinguts vom
Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marke
für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden,
im Verkehr durchgesetzt.
3.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschafts-
verkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die
Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers
erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (EUGEN MARBACH, in: Roland von
Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247;
CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des
europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2,
N. 34).
3.2 Zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Abs. a MSchG zählen unter
anderem einfache Zeichen, worunter auch einzelne Buchstaben fallen
(MARBACH, a.a.O., N. 336; DAVID ASCHMANN, in: Michael Noth/Gregor
Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern
Seite 7
B-127/2010
2009, Art. 2 lit. a, N. 66; LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutz-
gesetz, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.],
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/
Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2, N. 31; WILLI,
a.a.O., Art. 2 N. 150). Einzelne Buchstaben des lateinischen Alphabets
sind daher grundsätzlich schutzunfähig, es sei denn, ihre Unter-
scheidungskraft ergebe sich aus der grafischen Gestaltung (MARBACH,
a.a.O., N. 336; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 69). Gemäss bundes-
gerichtlicher Rechtsprechung sind alleinstehende Buchstaben
markenschutzfähig, wenn sie sich durch originelle oder phantasie-
reiche grafische Gestaltung der Einordnung als Gemeingut entziehen
(BGE 134 III 314 E. 2.3.5 – M und M Budget/M-Joy). Die grafische
Gestaltung des Zeichens darf sich mithin nicht im Naheliegenden er-
schöpfen. Ausgestaltungen eines Zeichens, die lediglich aus nahe-
liegenden Hervorhebungen, Schriftdekor und thematischen An-
spielungen bestehen, wie beispielsweise Schleifen, Striche und
Schraffierungen, leisten keinen selbständigen Beitrag zur Unter-
scheidungskraft (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 64 mit weiteren Hin-
weisen). Als nicht unterscheidungskräftig gelten ebenso Elemente,
denen aus der Sicht der massgebenden Verkehrskreise in Bezug auf
die beanspruchten Waren überwiegend funktionaler Charakter zu-
kommt. Die grafische Gestaltung eines Zeichens, die als Hinweis auf
eine zweckgebundene Ausgestaltung verstanden wird, ist regelmässig
kein individualisierendes Merkmal, das dem Zeichen Unter-
scheidungskraft verleiht (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 55; MARBACH,
a.a.O., N. 313 f.; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 83; DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 16).
Die grafische Gestaltung bedarf vielmehr besonderer,
charakteristischer Elemente, die im Gegensatz zu den einfachen
Zeichenbestandteilen den markenrechtlichen Schutz verdienen (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008
E. 3.5 – Chocolat Pavot [fig.] mit Hinweisen). Je banaler oder üblicher
ein Zeichenelement ist, desto höhere Anforderungen sind an die
weiteren zur Unterscheidung geeigneten Elemente zu stellen (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-1643/2007 vom 13. September
2007 E. 7 – Basilea Pharmaceutica [fig]). Ob ein Zeichen zum Ge-
meingut gehört, beurteilt sich jedoch stets nach dem Gesamteindruck
(vgl. DAVID ASCHMANN/MICHAEL NOTH, in: Michael Noth/Gregor
Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern
2009, Art. 2, N. 22 mit weiteren Hinweisen).
Seite 8
B-127/2010
3.3 Die Frage der Unterscheidungskraft wird anhand der Wahr-
nehmung der massgeblichen Verkehrskreise beurteilt, welche die
Marke anspricht (ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY,
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008, S. 120,
N. 577). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke
sind in erster Linie Abnehmer und Endkonsumenten entsprechender
Waren massgeblich (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 22; MARBACH,
a.a.O., N. 180). Neben der Sicht der Abnehmerkreise ist auch die
Wahrnehmung von Zwischenhändlern und anderen Fachleuten zu be-
rücksichtigen. An Fachleute und Endkonsumenten zugleich ver-
triebene Waren sind vor allem aus der Sicht der am wenigsten markt-
erfahrenen und grössten Gruppe der Letztabnehmer zu beurteilen
(ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 25; MARBACH, a.a.O, N. 266).
4.
Als unbestritten hat vorliegend zu gelten, dass das Zeichen "V (fig.)"
die Grundform des lateinischen Buchstabens "V" aufweist und daher
als einzelner Buchstabe grundsätzlich zum Gemeingut gehört (vgl. E.
3.2 hiervor). Strittig ist demgegenüber, ob die grafische Gestaltung des
Buchstabens "V" den Gesamteindruck des Zeichens in Bezug auf die
beanspruchten Waren aus der Sicht der relevanten Verkehrskreise
derart prägt, dass es insgesamt als unterscheidungskräftig zu be-
trachten ist. Da sich die beanspruchten Waren der Klasse 18, 25 und
28 sowohl an Fachleute als auch an Endkonsumenten richten, ist für
die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens vorliegend
vom Verständnis des Durchschnittskonsumenten auszugehen.
4.1
4.1.1 Die Vorinstanz macht geltend, die subtile grafische Gestaltung,
bestehend aus einer gestrichelten Linie an der Innenseite des Buch-
stabens "V", vermöge den Gesamteindruck des in banaler Schrift ge-
haltenen Einzelbuchstabens nicht derart zu prägen, dass diesem
Unterscheidungskraft zukommen würde. Die feine, weiss gestrichelte
Linie entlang den Konturen sei angesichts der Grösse und Dicke des
Buchstabens unauffällig und werde erst bei näherem Hinsehen als
solche überhaupt wahrgenommen.
4.1.2 Die Beschwerdeführerin vertritt demgegenüber die Auffassung,
die grafische Ausgestaltung des "V" verleihe dem Zeichen als Ganzem
Unterscheidungskraft, da sie sich nicht im Naheliegenden erschöpfe.
Gerade weil das "V" dunkel, massig und selber unauffällig wirke, hebe
Seite 9
B-127/2010
sich die fein gestrichelte Linie, welche in konträrer Farbe zum "V" ge-
halten sei, stark davon ab. Die gestrichelte Linie wirke aufgrund ihrer
Unterbrechungen gegenüber dem "V" geradezu unruhig. Insgesamt
springe die gestrichelte Linie bei der Gesamtbetrachtung des Zeichens
dem durchschnittlichen Betrachter sofort ins Auge und bleibe im Er-
innerungsbild zurück.
4.1.3 Das strittige Zeichen besteht aus dem breitgeformten,
schwarzen, lateinischen Buchstaben "V", der als grafische Aus-
gestaltung eine feine, regelmässig gestrichelte, weisse Linie entlang
der Innenseite des Zeichens aufweist. Da der Buchstabe "V" grund-
sätzlich zum Gemeingut zählt, müssen an die grafische Ausgestaltung
der zur Unterscheidung geeigneten Elemente vorliegend hohe An-
forderungen gestellt werden (vgl. E. 3.2 hiervor). Die gestrichelte Linie
entlang des inneren Randes des Buchstabens "V" steht zwar in einem
farblichen Kontrast zum übrigen Zeichen, doch wirkt sie aufgrund ihrer
Feinheit unauffällig und bleibt daher bei einer Gesamtbetrachtung des
Zeichens neben dem breitgeformten, dominanten Hauptelement "V"
kaum im Erinnerungsbild des durchschnittlichen Konsumenten haften.
Da die Linie zudem in regelmässigen Abständen unterbrochen wird,
kann auch nicht von einer unruhigen Gestaltung gesprochen werden.
Im Unterschied zu einer unregelmässigen Unterbrechung der Linie
oder gar einer wellenförmigen Verzierung wirkt die gestrichelte Linie
vielmehr eher gleichmässig und ruhig. Im Übrigen folgt die gestrichelte
Linie der Grundform des Buchstabens "V" ohne auffällige oder
originelle Abweichungen irgendwelcher Art aufzuweisen. Die ge-
strichelte Linie selbst ist somit ebenfalls in der Form des Buchstabens
"V" gehalten und fügt diesem einfachen Hauptelement nichts Ausser-
gewöhnliches hinzu. Damit handelt es sich vorliegend um eine nahe-
liegende grafische Gestaltung des Buchstabens "V", die den Gesamt-
eindruck des Zeichens nicht derart zu prägen vermag, dass diesem
Unterscheidungskraft zukommen würde.
4.2
4.2.1 Die Vorinstanz bringt zudem vor, dass für die vorliegend be-
anspruchten Waren der Klassen 18, 25 und 28, die überwiegend der
Bekleidung dienten und textilen respektive ledernen Charakter hätten,
einfache Buchstaben mit einer deutlichen Naht übliche dekorative
Elemente darstellten. Die Internet-Recherchen würden zeigen, dass
eine Dekoration der beanspruchten Waren mit einem Einzelbuch-
Seite 10
B-127/2010
staben weit verbreitet und daher banal sei. Insbesondere bei Schuhen
und Jeans scheine es zudem üblich zu sein, Ziernähte in anderen
Farben anzubringen – sei es als rein dekoratives Element, sei es als
Befestigung mit dekorativer Funktion. Solche Darstellungen hätten rein
ästhetischen Charakter und prägten den Gesamteindruck eines
Zeichens nicht genügend, um diesem Unterscheidungskraft zu ver-
leihen.
4.2.2 Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, dass die
grafische Ausgestaltung des Buchstabens kein übliches dekoratives
Element darstelle. Allenfalls würden Buchstaben vereinzelt auf Be-
kleidungsstücken, Taschen oder Brieftaschen angebracht. Dass diese
Buchstaben jedoch üblicherweise mit einer deutlichen Naht aufgenäht
würden, sei den Internet-Recherchen der Vorinstanz nicht zu ent-
nehmen. Diese Belege seien im Übrigen untauglich, da sie nicht Bilder
von Schweizer Internetseiten zeigen würden.
4.2.3 Gemäss der Rechtsprechung kann sich die Vorinstanz zur Be-
urteilung des Gemeingutcharakters eines Zeichens unter anderem auf
Internet-Recherchen stützen. Auch ausländische Internetseiten
können zur Beurteilung der Üblichkeit eines Zeichens für die be-
anspruchten Waren herangezogen werden (Urteile des Bundesver-
waltungsgerichts B-990/2009 vom 27. August 2009 – Biotech
Accelerator, B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.4 – Vuvuzela und B-
8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 5.3 – Leader). Diese können ins-
besondere bei der Beurteilung der Üblichkeit von bildlichen Elementen
Indizien dafür sein, ob einem Zeichen in der Schweiz Unter-
scheidungskraft zukommt. Die Vorinstanz geht daher mit Blick auf die
Ergebnisse ihrer Recherchen zu Recht davon aus, dass einzelne
Buchstaben übliche dekorative Elemente bei den beanspruchten
Waren darstellen. Diese Gestaltungselemente kommen bei den be-
anspruchten Waren häufig vor, werden gewöhnlich dekorativ gebraucht
und wirken daher nicht unterscheidungskräftig. Entgegen den Aus-
führungen der Beschwerdeführerin hat das Gleiche für die Befestigung
solcher Einzelbuchstaben mit einer sich vom Buchstaben farblich ab-
hebenden Naht zu gelten. Einer solchen Naht kommt neben ihrer Be-
festigungsfunktion zusätzlich die Funktion einer Dekoration zu. Aus-
stattungselemente wie dekorative Zier- oder Steppnähte werden vom
Abnehmer jedoch nicht markenmässig verstanden, weshalb ihnen die
Unterscheidungskraft fehlt (MARBACH, a.a.O., N. 325, 249; vgl. auch
Seite 11
B-127/2010
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2768/2007 vom 6. Mai 2008
E. 5 – Diagonali parallele [fig.]).
4.3
4.3.1 Die Vorinstanz führt weiter aus, in Bezug auf die beanspruchten
Waren widerspiegle die gestrichelte Linie die Art der Befestigung (das
Annähen) des Einzelbuchstabens "V" und stelle daher ein funktionales
Element dar. Dies treffe auch auf die von der Hinterlegerin auf-
gezählten Waren "parapluie et parasols" in Klasse 18 und "jeux et
jouets; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe)" in Klasse 28 zu.
4.3.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, der durchschnittliche
Abnehmer werde die grafische Ausgestaltung des "V" nicht oder zu-
mindest nicht nur als funktionales Element wahrnehmen, sondern als
Herkunftshinweis erkennen. Zum einen werde eine rein funktionale
Naht regelmässig so gestaltet, dass sie gegenüber dem anzu-
nähenden Objekt in den Hintergrund trete. Dies sei vorliegend nicht
der Fall, da die gestrichelte Linie in starkem Kontrast zum V-förmigen
Element stehe. Zum anderen gebe es neben dem Annähen zahlreiche
weitere Möglichkeiten, buchstabenähnliche Zeichen auf einem textilen
bzw. ledernen Gegenstand zu befestigen (insbesondere mittels Kleb-
stoffen). Zudem sei es nicht nachvollziehbar, dass die Vorinstanz
selbst bei Regenschirmen und Spazierstöcken (parapluies, parasols;
cl. 18) sowie bei sämtlichen in Klasse 28 beanspruchten Waren (jeux
et jouets; articles de gymnastique et de sport [compris dans cette
classe]) davon ausgehe, dass die gestrichelte Linie von den ent-
sprechenden Abnehmern als Befestigung für das "V" verstanden
werde, da diese Waren in der Regel aus Materialien bestehen würden,
die es nicht erlaubten, etwas anzunähen (Kunststoff, Holz, Gummi,
Metall).
4.3.3 Die Beschwerdeführerin beansprucht markenrechtlichen Schutz
für Waren aus Leder und Lederimitationen, für Reisekoffer und
-taschen sowie für Regen- und Sonnenschirme (Klasse 18). Darüber
hinaus ist das Zeichen für Bekleidungsstücke, Schuhe, Kopf-
bedeckungen (Klasse 25), Spiele, Spielzeug sowie Turn- und Sport-
artikel bestimmt (Klasse 28). Die beanspruchten Waren bestehen ganz
überwiegend aus Leder, Textilien oder anderen nähbaren Materialien.
Auf diesen Materialien wird ein Zeichen wie der Buchstabe "V"
üblicherweise mit einer Naht befestigt, da andere Befestigungen – wie
Seite 12
B-127/2010
beispielsweise Klebstoff – als weniger dauerhaft und stabil zu gelten
haben. Die gestrichelte Linie an der Innenseite des Buchstabens "V"
muss daher von den massgebenden Verkehrskreisen als Hinweis auf
die Befestigung des Zeichens auf die beanspruchten Waren ver-
standen werden. Damit ist die Gestaltung des Zeichens allerdings
funktional bedingt und kann nicht als originell oder phantasievoll
gelten. Daran vermag nichts zu ändern, dass die gestrichelte Linie
farblich in einem Kontrast zum Buchstaben "V" steht, denn auch eine
Naht, die sich vom anzunähenden Objekt abhebt, dient dessen Be-
festigung und hat somit funktionalen Charakter.
Ein funktionaler Charakter der gestrichelten Linie entlang des Buch-
stabens "V" muss entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auch
in Bezug auf die beanspruchten Waren Regen- und Sonnenschirme
(parapluies, parasols) der Klasse 18 und der Waren der Klasse 28
(jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport [compris dans cette
classe]) angenommen werden. Regen- und Sonnenschirme werden
regelmässig aus textilem Material gefertigt, mit Nähten zusammen-
gefügt und mit einigen Stichen an mit entsprechenden Ösen aus-
gestattete Gestelle befestigt. Ebenso fallen unter die Oberbegriffe
Spiele, Spielwaren sowie Turn- und Sportartikel Waren aus Leder,
Textilien oder nähbaren Materialien, wie beispielsweise Plüschtiere,
Spielbälle, Golf-, Fecht- und Baseballhandschuhe, Golftaschen, Eis-
laufstiefel, Gleitschirme und Drachen (vgl. Deutsches Patent- und
Markenamt, Marken Klassifikation – Internationale Klassifikation von
Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, 9. Aufl.,
München 2006, online unter
schweiz/waren-dienstleistungen.html>). Auch in Bezug auf diese
Waren liegt es nahe, dass die gestrichelte Linie an der Innenseite des
Buchstabens "V" von den massgebenden Verkehrskreisen als Hinweis
auf die Befestigung des Zeichens und damit als funktionales Element
wahrgenommen wird. Da gemäss Rechtsprechung ein Zeichen
regelmässig für den gesamten Oberbegriff unzulässig ist, wenn es für
bestimmte Produkte, die unter den entsprechenden Oberbegriff zu
subsumieren sind, unzulässig ist (vgl. Urteile des Bundesver-
waltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 5.2.1 – Total
Trader und B-613/2008 vom 6. November 2008 E. 3.4 – NanoBone),
kann das vorliegende Zeichen für die Waren der Klasse 28 "jeux et
jouets; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe)" nicht beansprucht werden.
Seite 13
B-127/2010
4.4 Zusammenfassend gilt es festzuhalten, dass sich die grafische
Gestaltung des Einzelbuchstabens "V" im Naheliegenden erschöpft
und von den massgebenden Verkehrskreisen in Bezug auf die be-
anspruchten Waren als übliches dekoratives und funktionales Element
verstanden wird, das den Gesamteindruck des Zeichens nicht derart
prägt, dass es insgesamt als unterscheidungskräftig zu betrachten ist.
Das Zeichen "V (fig.)" stellt daher Gemeingut im Sinne von Art. 2
Bst. a MSchG dar.
5.
Die Beschwerdeführerin verweist auf die Eintragungen der Marke
"V (fig.)" in der Europäischen Union, Russland, der Ukraine, der Türkei
und Kroatien. Sie führt diese Eintragungen als Indiz für die Schutz-
fähigkeit von "V (fig.)" in der Schweiz auf. Massgeblich für die ab-
soluten Ausschlussgründe sind jedoch einzig die Verhältnisse in der
Schweiz. Ausländischen Eintragungsentscheiden wird grundsätzlich
keine Präjudizwirkung zugesprochen (BGE 130 III 113 E. 3.2 –
Montessori, BGE 129 III 225 E. 5.5 – Masterpiece I). Lediglich in
Grenzfällen sind sie als Indiz für die Eintragungsfähigkeit zu werten
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar
2008 E. 8 – Chocolat Pavot [fig.]). Angesichts des klaren
Gemeingutcharakters von "V (fig.)" handelt es sich vorliegend jedoch
nicht um einen Grenzfall. Ausländische Voreintragungen haben daher
keine Indizwirkung für die Schweiz. Da keine Zweifel an der Schutz-
unfähigkeit des Zeichens bestehen, ist die Marke im Übrigen auch
nicht einzutragen, um die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu
überlassen.
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich schliesslich auf den Grundsatz
der Gleichbehandlung. Sie verweist dabei auf mehrere eingetragene
Marken mit grafisch gestalteten Einzelbuchstaben, die mit dem
Zeichen "V (fig.)" vergleichbar seien. Da die Vorinstanz in ständiger
Praxis solche vergleichbaren Marken eingetragen habe, müsse dem
Zeichen "V (fig.)" Schutz in der Schweiz gewährt werden.
6.2 Die Vorinstanz macht demgegenüber geltend, dass einzelne von
der Beschwerdeführerin genannte Eintragungen schon einige Jahre
zurückliegen und daher nicht mehr ihre aktuelle Praxis widerspiegeln
würden. Die anderen eingetragenen Marken seien nicht mit "V (fig.)"
vergleichbar, da sie über zusätzliche gestalterische Elemente ver-
Seite 14
B-127/2010
fügten oder nicht für vergleichbare Waren eingetragen seien. Ein An-
spruch auf Gleichbehandlung im Unrecht bestehe daher nicht.
6.3 Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachver-
halte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln (Art. 8
Abs. 1 BV). Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund
zwei ohne weiteres vergleichbare Sachverhalte unterschiedlich be-
urteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28; Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 – Stencilmaster). Wegen
der Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit
einer Marke, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss
das Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne weiteres" vergleichbar sein
müssen, restriktiv angewendet werden. Nach bundesgerichtlicher
Rechtsprechung ist ein Anspruch auf Eintragung eines Zeichens, für
das ein absoluter Ausschlussgrund besteht, unter dem Titel der
Gleichbehandlung nur zu bejahen, wenn die Voraussetzungen der
Gleichbehandlung im Unrecht erfüllt sind (Urteil des Bundesgerichts
4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster). Weicht die
Praxis in Einzelfällen vom Recht ab, kann aufgrund eines solchen
Voreintrags kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend ge-
macht werden. Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird
nur anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer
rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen
gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen
gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November
2004 E. 4.3 – Firemaster, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-
2052/2008 vom 6. November 2008 E. 4.2 – Kugeldreieck [fig.], B-
7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 – Afri Cola und B-7427/2006
vom 9. Januar 2008 E. 9 – Chocolat Pavot [fig.]). Weiter müssen die
zitierten Präjudizien wirklich vergleichbar sein. Diese Vergleichbarkeit
fehlt insbesondere dann, wenn die Vergleichsmarken für andere Waren
beansprucht werden (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom
25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster; ASCHMANN/NOTH, a.a.O., Art. 2
N. 35; MARBACH, a.a.O., N. 232).
6.4 Der Vorinstanz ist zuzustimmen, wenn sie ausführt, dass Marken
älteren Datums für den Aspekt der Gleichbehandlung unbeachtlich
seien, da sie nicht ihre aktuelle Eintragungspraxis widerspiegelten (vgl.
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2052/2008 vom 6. November
2008 E. 4.2 – Kugeldreieck [fig]; Entscheid der RKGE in sic! 2004,
S. 575 E. 8 – Swiss Business Hub). Insoweit sind die von der Be-
Seite 15
B-127/2010
schwerdeführerin angeführten Marken mit älterem Hinterlegungsdatum
vorliegend unbeachtlich (CH 400 293 mit Hinterlegungsdatum
21.7.1992, CH 415 462 mit Hinterlegungsdatum 23.11.1994, CH
402 465 mit Hinterlegungsdatum 1.9.1992 und CH P-315 943 mit
Hinterlegungsdatum 20.5.1981). Weiter müssen die Marken, um wirk-
lich vergleichbar zu sein, zumindest teilweise für die gleichen Waren
beansprucht werden, was bei den Zeichen CH 574 024, CH 532 968
und CH 557 245 nicht zutrifft. Die weiteren von der Beschwerde-
führerin angeführten Marken weisen im Unterschied zum Zeichen "V
(fig.)" zusätzliche grafische Gestaltungselemente auf, die für die be-
anspruchten Waren weder als funktional noch als üblich dekorativ zu
gelten haben und daher mit dem hinterlegten Zeichen nicht ohne
weiteres vergleichbar sind. So sind die Buchstabenelemente der
Marken CH 574 448, CH 525 661, CH 516 788 und CH 590 314 mit
einem kreisförmigen oder sechseckigen Rahmen ausgestaltet. Diese
Rahmen fügen – im Unterschied zur grafischen Ausgestaltung des
Zeichens "V (fig.)" – der jeweiligen Grundform der Buchstaben ein zu-
sätzliches, auffälliges Gestaltungselement hinzu. Entgegen den Aus-
führungen der Beschwerdeführerin werden diese Zeichen zudem nicht
als handelsübliche Etiketten wahrgenommen, sind letztere doch
regelmässig viereckig gestaltet, mit einer Naht versehen und umfassen
zusätzliche Informationen wie beispielsweise Herstellungsort und
Warenzusammensetzung.
Die von der Beschwerdeführerin weiter genannten Marken weisen zu-
dem eine originelle grafische Gestaltung des Buchstabenelements
selbst auf und sind daher nicht mit dem Zeichen "V (fig.)" vergleichbar.
Die Marke IR 813 560 ist auffällig schräg gestellt und mit einer un-
regelmässigen, farblich vom Buchstaben abweichenden Umrandung
versehen. Das Zeichen CH 577 023 kann sowohl als Buchstabe "Z" als
auch als eine an der weissen, diagonalen Linie gespiegelte Zahl "7"
wahrgenommen werden, was für die beanspruchten Waren weder eine
funktionale noch übliche dekorative Gestaltung darstellt. Ebenso weist
die Marke CH 545 608 eine für die beanspruchten Waren unübliche
grafische Ausgestaltung auf, indem ein kurzer, freistehender Balken in
der Öffnung des Buchstabens "C" eingefügt ist, der das Zeichen auch
als stilisiertes "G" oder aber als leicht gedrehtes Symbol für "Stand by"
resp. "Power" erscheinen lässt. Durch die Öffnung links über dem
Querbalken weicht die Marke CH 504 101 wesentlich von der Grund-
form des Buchstabens "e" ab, so dass das Zeichen auch als spiegel-
verkehrtes "s" wahrgenommen werden kann. Die Marke IR 775 608
Seite 16
B-127/2010
unterscheidet sich von dem üblicherweise rund geformten "C" durch
unregelmässig dicke, eckig gestaltete Zeichenelemente, und die Marke
IR 755 685 weicht von der Grundform des Buchstabens "M" durch
unterschiedlich hohe und schräg gestellte Buchstabenelemente ab.
Das Zeichen CH 488 560 weist im Unterschied zur üblichen Form des
Buchstabens "Y" eine auffällige trichterförmige Gestaltung der Enden
sowie eine deutliche Verlängerung des rechten Schenkels auf, und die
Marke CH 509 185 unterscheidet sich schliesslich durch unregel-
mässig dicke und dünne Linienführung von der Grundform des Buch-
stabens "f". Der Beschwerdeführerin ist zwar zuzugeben, dass die
Marke CH 578 109 nur geringfügig von der Grundform des Buch-
stabens "O" abweicht und keine auffällige grafische Ausgestaltung
aufweist. Aber auch wenn ein einzelnes Zeichen in Bezug auf die be-
anspruchten Waren heute möglicherweise als zu wenig originell oder
phantasievoll gestaltet angesehen werden müsste, so kann aufgrund
eines solchen Einzelfalles kein Recht auf Gleichbehandlung im Un-
recht geltend gemacht werden. Mit Blick auf die Rechtsprechung ist
vielmehr eine ständige gesetzeswidrige Praxis zu fordern, von der die
Vorinstanz auch in Zukunft nicht abzuweichen gedenkt (vgl. E. 6.3
hiervor). Diese Voraussetzungen des Anspruchs auf Gleichbehandlung
im Unrecht sind vorliegend jedoch nicht gegeben.
7.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen "V (fig.)" in
Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 18, 25 und 28 Ge-
meingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Die Vorinstanz hat
die Ausdehnung des Schutzbereichs der IR-Marke Nr. 937 528 "V
(fig.)" zu Recht zurückgewiesen. Die Beschwerde erweist sich als un-
begründet und ist daher abzuweisen.
8.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem
geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um
Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach
dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich
Seite 17
B-127/2010
nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis
zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich
ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen
werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 - Turbinenfuss [3D]). Von diesem
Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es
sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke. Der Vorinstanz ist als Bundes-
behörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3
VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 3'500.– verrechnet. Der Beschwerdeführerin sind nach Eintritt der
Rechtskraft des vorliegenden Urteils Fr. 1'000.– aus der Gerichtskasse
zurückzuerstatten.
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rück-
erstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 937 528; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Ge-
richtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Seite 18
B-127/2010
Philippe Weissenberger Patricia Egli
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17.
Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand: 7. April 2010
Seite 19