B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-1295/2015
Ur t e i l vom 2 2 . Augu s t 2 0 1 6
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi,
Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.
Parteien
Bayer Consumer Care AG,
Peter Merian-Strasse 84, 4052 Basel,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Bernard Volken und/oder Stefan Hubacher,
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Markeneintragungsgesuch Nr. 52074/2014 IBEROGAST.
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Sachverhalt:
A.
Am 19. Februar 2014 hinterlegte die Beschwerdeführerin bei der Vor-
instanz das Zeichen Nr. 52047/2014 IBEROGAST als Marke für folgende
Waren der Klasse 5:
Pharmazeutische Präparate; diätische und Nahrungsergänzungsstoffe; Präpa-
rate für die Gesundheitspflege für medizinische Zwecke; diätische Nahrungs-
mittel und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; diätische Ballastergänzungs-
stoffe; probiotische Ergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel für diätische
und medizinische Zwecke.
B.
Mit Schreiben vom 15. April 2014 beanstandete die Vorinstanz das ange-
meldete Zeichen mit der Begründung, es verstosse gegen den bilateralen
Vertrag vom 9. April 1974 zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft und dem spanischen Staat über den Schutz von Herkunftsangaben
und anderen geografischen Bezeichnungen. Der Bestandteil IBERO- sei
eine ungenügende Mutilation der Staatsbezeichnung „Iberia“, welche auf-
grund des genannten Staatsvertrags absolut geschützt sei und nur für Wa-
ren aus Spanien verwendet werden dürfe. Da die Marke Herkunftserwar-
tungen wecke, sei sie zudem geografisch irreführend, sofern sie nicht auf
Waren spanischer Herkunft eingeschränkt werde.
C.
Die Beschwerdeführerin bestritt mit Schreiben vom 27. Mai 2014, dass das
hinterlegte Zeichen gegen den genannten Staatsvertrag verstosse und ge-
ografisch irreführend sei. Sie führte aus, das Zeichen IBEROGAST sei in
seinem Gesamteindruck nicht mit der geschützten Herkunftsangabe Iberia
verwechselbar, weshalb es den Vertrag nicht verletze. Ferner wecke das
Zeichen keine geografische Herkunftserwartung, da das Element IBERO-
nicht ohne weiteres gesondert wahrgenommen und nicht als Hinweis auf
die iberische Halbinsel verstanden werde. Im Zusammenhang mit den be-
anspruchten Waren habe diese keinen speziellen Ruf, weshalb dem Zei-
chen kein geografischer Gehalt beigemessen werde. Gegenüber dem be-
strittenen geografischen Inhalt überwiege vielmehr dessen eigenständige
Zweitbedeutung einer nach der Iberis-Pflanze benannten Tinktur aus neun
Kräutern, welche seit 1961 verwendet werde. Insbesondere das Präfix
IBER- wecke Assoziationen mit der Pflanzengattung „Ibris“, welche Be-
standteil des gekennzeichneten Produktes sei. Da es sich zumindest um
einen Grenzfall handle, sei die Marke IBEROGAST einzutragen.
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Seite 3
D.
Mit Schreiben vom 1. Juli sowie vom 27. August 2014 hielt die Vorinstanz
an ihrer Ansicht fest, das Zeichen könne nur mit der Einschränkung auf
Waren spanischer respektive portugiesischer Herkunft zum Markenschutz
zugelassen werden. Da der Bestandteil „ibero“ als italienisches Adjektiv für
„iberisch“ als Hinweis auf Iberien verstanden werde, falle die Marke in den
Schutzbereich des bilateralen Vertrags mit Spanien. Der Vertrag verbiete
einerseits die unveränderte Übernahme des Adjektivs „ibero“, andererseits
den Gebrauch von Zeichen, die mit Herkunftsangaben wie „Iberia“ ver-
wechselbar seien, was auf IBEROGAST zutreffe. Der Bestandteil „ibero“
gelte in der Schweiz als Herkunftsangabe und sei deshalb irreführend. Die
Erlangung einer eigenständigen zweiten Bedeutung sei von vornherein
ausgeschlossen, da es durch die Anwendung des Ursprungslandprinzips
nicht auf die Verkehrsauffassung im Schutzland ankomme. Schliesslich sei
die Rechtsprechung betreffend der Eintragung von Grenzfällen im Rahmen
der Prüfung absoluter Ausschlussgründe nicht anwendbar auf Fälle irrefüh-
render, gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sit-
ten verstossender Zeichen.
E.
Mit Schreiben vom 27. Oktober 2014 stellte die Beschwerdeführerin die
vorinstanzlichen Ausführungen erneut in Abrede. Sie verwies auf den spa-
nisch-italienischen und den spanisch-deutschen Staatsvertrag zum Schutz
von Herkunftsangaben und deren nahezu identischen Inhalt mit jenem zwi-
schen Spanien und der Schweiz. Dessen ungeachtet sei die Marke IBE-
ROGAST sowohl in Deutschland als auch in Italien eingetragen. Eine Ver-
wechslungsgefahr sei durch das prägende Zeichenende -GAST ausge-
schlossen. Auch eine Irreführung sei zu verneinen, da die Bezeichnung
„Iberia“ veraltet sei und nicht als Herkunftshinweis, sondern als Fantasie-
zeichen wahrgenommen werde. Bezugnehmend auf die im Schweizer
Markenregister eingetragenen Zeichen CH 654'956 LIBERA und
CH 641'152 TIBERO berief sie sich zudem auf den Grundsatz der Gleich-
behandlung.
F.
Am 28. Januar 2015 verfügte die Vorinstanz die Zurückweisung der Mar-
kenanmeldung Nr. 52074/2014 (recte: Nr. 52047/2014) IBEROGAST für
alle angemeldeten Waren. An ihrer bisherigen Argumentation festhaltend
führte sie aus, es bestehe eine Verwechslungsgefahr mit der staatsvertrag-
lich absolut geschützten Herkunftsangabe „Iberia“, weshalb das Zeichen
rechtswidrig und mithin nicht einzutragen sei.
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Seite 4
G.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 26. Februar
2015 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgendem
Rechtsbegehren:
„Die Verfügung der Vorinstanz vom 28. Januar 2015 betreffend die Zurückwei-
sung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 52074/2014 [recte: Nr. 52047/2014]
IBEROGAST sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke in der
Schweiz vollumfänglich einzutragen.
- unter Kosten- und Entschädigungsfolge -“
An ihrer Argumentation festhaltend führt sie zur Begründung im Wesentli-
chen aus, es liege kein Verstoss gegen das genannte Abkommen zwischen
der Schweizer Eidgenossenschaft und dem Spanischen Staat vor, da das
hinterlegte Zeichen nicht in dessen Schutzbereich falle. Es sei vielmehr in
seinem Gesamteindruck und im Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren zu beurteilen. Aufgrund der spezifischen Waren und der Zeichenbil-
dung bestehe keine geografische Herkunftserwartung. Die Vorinstanz
habe nicht glaubhaft gemacht, dass IBEROGAST als Hinweis auf die ibe-
rische Halbinsel erkannt werde und dass dem Gebiet eine erhebliche Be-
deutung im Zusammenhang mit der Pharmaindustrie zukomme. Vielmehr
träten allfällige geografische Assoziationen aufgrund der weltweiten Pro-
duktion pharmazeutischer Produkte aus Sicht der relevanten Verkehrs-
kreise hinter einer betrieblichen Erwartung zurück. Geografische Her-
kunftshinweise seien in der Pharmabranche kaum von Bedeutung. Das
Zeichen lasse sich nicht ohne weiteres in die Wortbestandteile IBERO und
GAST zerlegen. Darüber hinaus sei das Element IBERO mehrdeutig.
H.
Mit Vernehmlassung vom 4. Juni 2015 hielt die Vorinstanz an ihrer Argu-
mentation in der streitgegenständlichen Verfügung fest.
I.
Mit Replik vom 20. Juli 2015 bekräftigte die Beschwerdeführerin ihre bis-
herigen Ausführungen. Die nach dem Staatsvertrag absolut geschützten
Bezeichnungen könnten gerade aufgrund der Absolutheit des Schutzes nur
für die Bezeichnungen in Alleinstellung gelten. Das Zeichen IBEROGAST
stelle weder den Namen „Iberia“ noch eine Übersetzung oder ein Adjektiv
dieses Namens dar. Ferner bestehe zwischen der nach dem Abkommen
geschützten Herkunftsangabe „Iberia“ und der hinterlegten Marke
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Seite 5
IBEROGAST keine Verwechslungsgefahr. Fehlzurechnungen seien auf-
grund der Unterschiede in Klang, Bildwirkung und Sinngehalt ausgeschlos-
sen. Aus den gleichen Gründen sei auch eine Irreführungsgefahr zu ver-
neinen. Der Umstand, dass die Marke in der Europäischen Union und da-
mit auch in Spanien ohne Einschränkung geschützt sei, zeige, dass dort
keine Irreführung bezüglich der geografischen Herkunft angenommen
wurde.
J.
Mit Schreiben vom 2. September 2015 verzichtete die Vorinstanz auf eine
Duplik.
K.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
L.
Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind,
in den folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG,
SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von
Art. 50 Abs. 1 VwVG eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss recht-
zeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Als Adressatin der angefochtenen
Verfügung ist die Beschwerdeführerin besonders berührt und zur Be-
schwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Zeichen, die geltendes Recht verletzen, geniessen keinen Marken-
schutz und sind als Marken zurückzuweisen (Art. 2 Bst. d, 30 Abs. 2 Bst. c
des Markenschutzgesetzes [MSchG, SR 232.11]). Hierzu zählen unter an-
derem Zeichen, deren Verwendung ein für die Schweiz verbindlicher
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Seite 6
Staatsvertrag untersagt (Urteil des BVGer B-5016/2010 vom 10. Novem-
ber 2010 E. 2, „Zacapa“; Urteil des BVGer B-30/2009 vom 8. April 2010
E. 2, „Alvaro Navarro“; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar-
kenrecht, 2. Aufl., 2009, N. 658 ff.; MICHAEL G. NOTH, in: Noth/Bühler/Thou-
venin (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG)
[nachfolgend: MSchG], 2009, Art. 2 Bst. d, N. 31 ff.).
2.2 Die Schweiz und Spanien haben am 9. April 1974 ein Abkommen über
den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und ähnli-
chen Bezeichnungen geschlossen (SR 0.232.111.193.32, nachfolgend
„HkA-E“). Nach der Präambel des HkA-E besteht dessen Zweck darin, die
Herkunftsangaben und anderen geografischen Bezeichnungen bzw. die
entsprechenden Naturerzeugnisse und Erzeugnisse der gewerblichen
Wirtschaft des einen Landes im anderen Land wirksam gegen unlauteren
Wettbewerb zu schützen. Die Schweiz hat sich zu diesem Zweck verpflich-
tet, die Benutzung von Marken, die nach dem HkA-E unmittelbar oder mit-
telbar falsche oder irreführende Angaben über Herkunft, Ursprung, Natur,
Sorte oder wesentliche Eigenschaften der Erzeugnisse oder Waren, für die
sie benutzt werden, enthalten, durch alle gerichtlichen oder behördlichen
Massnahmen zu unterdrücken, die nach der massgeblichen Gesetzge-
bung in Betracht kommen (Art. 4 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 HkA-E).
2.3 Das HkA-E reiht sich ein in eine Folge ähnlich lautender bilateraler
Staatsverträge zum Schutz von Herkunftsangaben, welche die Schweiz mit
Deutschland (SR 0.232.111.191.36), Frankreich (SR 0.232.111.193.49),
Portugal (SR 0.232.111.196.54), Ungarn (SR 0.232.111.194.18) und der
ehemaligen Tschecholowakei (SR 0.232.111.197.41, 0.232.111.197.43)
schloss, wobei Letzterer weiterhin Geltung für die Nachfolgerstaaten Slo-
wakische Republik und Tschechische Republik hat. Jüngere Abkommen
vergleichbarer Stossrichtung bestehen zwischen der Schweiz und Jamaika
(SR 0.232.111.194.58) sowie Russland (SR 0.232.111.196.65) und zwi-
schen der Schweiz und der Europäischen Union (SR 0.916.026.81).
2.4 In Art. 2 Abs. 1 HkA-E ist der „Grundsatz der Staatenreservierung“ nie-
dergelegt. Danach sind der Name „Spanien“, die Bezeichnungen „Hispa-
nia“, „Spania“, „Iberia“ und die im Anhang zum Staatsvertrag aufgezählten
Namen der spanischen Regionen und Provinzen im Gebiet der Eidgenos-
senschaft ausschliesslich spanischen Erzeugnissen oder Waren vorbehal-
ten. Der Vertrag schützt die erfassten Herkunftsangaben durch den Grund-
satz der Staatenreservierung unmittelbar und ist somit direkt anwendbar
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(Urteil B-30/2009 E. 3.2, „Alvaro Navarro“; SIMON HOLZER, in: Noth/Büh-
ler/Thouvenin (Hrsg.), MSchG, Vorbem. Art. 47-51, N. 46; LORENZ HIRT,
Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, 2003, S. 226; zum ähnlich
lautenden, deutsch-schweizerischen Abkommen: HERMANN-JOSEF OM-
SELS, Geografische Herkunftsangaben, München 2007, N. 881).
2.5 Nach Art. 2 Abs. 1 HkA-E gilt zudem der „Grundsatz der Schutzrechts-
übernahme“: Geschützte spanische Bezeichnungen dürfen in der Schweiz
nur unter denselben Voraussetzungen benutzt werden, wie sie in der Ge-
setzgebung des Spanischen Staates vorgesehen sind. Diese Verweisung
auf das Recht im Herkunftsland macht eine Ausnahme vom Territorialitäts-
prinzip, das immaterialgüterrechtlichen Schutzanforderungen gewöhnlich
zugrunde liegt (Urteil B-30/2009 E. 3.2, „Alvaro Navarro“; THOUVE-
NIN/NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), MSchG, Einleitung N. 82;
HIRT, a.a.O., S. 226). Der Staatsvertrag kann dennoch über den Schutz im
Herkunftsland hinausgehen: Der Grundsatz der Schutzrechtsübernahme
kann neben dem Grundsatz der Staatenreservierung widerspruchsfrei nur
gelten, wenn das Recht im Herkunftsland strenger ist als die Staatenreser-
vierung oder ausnahmsweise eine ganz bestimmte Gebrauchsform explizit
erlaubt. Fehlt jedoch das Gebrauchsverbot im innerstaatlichen Recht des
Herkunftslands, obwohl die Bezeichnung vom Staatsvertrag geschützt
wird, kann der Grundsatz der Schutzrechtsübernahme dem Grundsatz der
Staatenreservierung im anderen Vertragsstaat nicht vorgehen, da die Staa-
tenreservierung sonst gar nie zur Anwendung gelangte, ist also nicht das
mildere Recht des Herkunftslands anzuwenden (Urteil B-30/2009 E. 3.2,
„Alvaro Navarro“; HOLZER, a.a.O., Vorbem. Art. 47-51, N. 48).
2.6 Das HkA-E sieht für die erfassten Herkunftsbezeichnungen zwei ver-
schiedene Schutzniveaus vor:
2.6.1 Ein „absoluter“ Schutz, der sich auf sämtliche Naturerzeugnisse und
Waren erstreckt, gilt für die Namen der Vertragsstaaten und ihrer Regio-
nen, Provinzen bzw. Kantone (Urteil des BGer 4C.34/2002 vom 24. Sep-
tember 2002 E. 1.1, in: sic! 2003, S. 337, „Schlumpagner“; Urteil B-30/2009
E. 3.1, „Alvaro Navarro“). Zu dieser ersten Kategorie gehören nach Art. 2
Abs. 1 HkA-E der Name „Spanien“, die Bezeichnungen „Hispania“, „Spa-
nia“, „Iberia“ sowie die Namen der spanischen Provinzen und Regionen.
Diese Bezeichnungen geniessen daher einen von der Art der Produkte un-
abhängigen, absoluten Schutz (Art. 2 Abs. 2 HkA-E), der keine Beeinträch-
tigung des Rufs oder der Werbekraft dieser Bezeichnungen voraussetzt
(Urteil B-30/2009 E. 3.3, „Alvaro Navarro“).
B-1295/2015
Seite 8
2.6.2 Die zweite Kategorie von Herkunftsangaben geniesst einen relativen
Schutz in dem Sinne, dass diese Angaben bloss in Verbindung mit denje-
nigen Waren geschützt sind, denen sie in den Anlagen A und B des Vertra-
ges zugeordnet sind (Urteil 4C.34/2002 E. 1.2, S. 337, „Schlumpagner“;
Urteil B-30/2009 E. 3.1, „Alvaro Navarro“). Hierbei handelt es sich vor allem
um geografische Namen traditioneller landwirtschaftlicher Erzeugnisse der
jeweiligen Vertragsstaaten; wobei der Anhang A Erzeugnisse oder Waren
mit geografischem Bezug zu Spanien und der Anhang B solche mit geo-
grafischem Bezug zur Schweiz auflistet.
2.7
2.7.1 Das HkA-E gewährt auch dann Schutz vor der unveränderten Über-
nahme der geschützten Herkunftsbezeichnungen, wenn diese in Überset-
zung oder in adjektivischer Form verwendet werden (Art. 2 Abs. 1 und
Art. 4 Abs. 2 HkA-E) (Urteile des BGer 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006
E. 3.3, in: sic! 2007, „Champ“; 4C.34/2002 E. 2, „Schlumpagner“). Zugleich
verbietet Art. 4 Abs. 2 HkA-E auch den Gebrauch von Bezeichnungen, die
mit den genannten Herkunftsangaben verwechselbar sind (Urteile
4A.14/2006 E. 3.3, „Champ“; 4C.34/2002 E. 2, „Schlumpagner“). Das
HkA-E unterscheidet sich mit Bezug auf die Formulierung dieser Regel
leicht von den übrigen bilateralen Verträgen zum Schutz von Herkunftsan-
gaben. Sein verbindlicher, französischer Wortlaut wird in seiner amtlichen
deutschen Übersetzung ungenau wiedergegeben. Nach Art. 4 Abs. 2
HkA-E gelangt der Staatsvertrag zur Anwendung, wenn abgewandelte Be-
zeichnungen entweder (a) Übersetzungen von geschützten Bezeichnun-
gen darstellen, (b) einen Hinweis auf die tatsächliche Herkunft der Ware
mit einer geschützten Bezeichnung kombinieren, (c) Zusätze wie „Art“;
„Typ“, „Fasson“, „Nachahmung“, „Rival-“, „Qualität“ oder dergleichen mit ei-
ner geschützten Bezeichnung kombinieren oder (d) eine andere abgewan-
delte Form („forme modifiée“) einer vom Staatsvertrag geschützten Be-
zeichnung darstellen und überdies in diesem letzten Fall zwischen ihnen
und der geschützten Bezeichnung eine Verwechslungsgefahr besteht. Die
übrigen bilateralen Staatsverträge verlangen auch für die Spielarten (a) bis
(c) das Bestehen einer Verwechslungsgefahr (Urteil B-30/2009 E. 3.4,
„Alvaro Navarro“).
2.7.2 Im Rahmen der Auslegung von Art. 4. Abs. 2 HkA-E ist das Verhältnis
der verschiedenen Schutzrechtsbestimmungen zu einander mit einzube-
ziehen. Art. 4 Abs. 2 HkA-E verweist auf die Art. 2 und Art. 3 HkA-E, welche
wiederum einen Vorbehalt zugunsten von Art. 5 HkA-E vorsehen. Art. 5
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Seite 9
Abs. 1 HkA-E verweist seinerseits auf Art. 4 HkA-E zurück, verbleibt aber
als einzige selbst nicht eingeschränkte Bestimmung betreffend den ver-
traglichen Schutzumfang. Sie setzt ferner als einzige Bestimmung des
HkA-E einen besonderen Marktgebrauch voraus und ist mithin als äusserer
Rand des Abkommenschutzes zu verstehen. Daher ist Art. 4 Abs. 2 HkA-
E unter Berücksichtigung von Art. 5 HkA-E auszulegen. Insofern begrenzt
der von Art. 5 HkA-E für Fälle der Irreführungsgefahr gewährte Schutz den
Schutzbereich von Art. 4 Abs. 2 HkA-E. Im Ergebnis erschöpft sich die von
Art. 4 Abs. 2 HkA-E vorausgesetzte Verwechslungsgefahr damit faktisch in
einer Irreführungsgefahr. Gleichzeitig macht Art. 5 Abs. 1 HkA-E deutlich,
dass der Begriff der „forme modifiée“ (vgl. E. 2.7.1) nicht eng gemeint, son-
dern auch auf Fälle anzuwenden ist, in welchen Marken falsche oder irre-
führende Angaben über Herkunft, Ursprung, Natur, Sorte oder wesentliche
Erzeugnisse oder Waren bloss enthalten („contiennent“) und mit anderen
Bestandteilen kombinieren (vgl. auch E. 2.7.1 Fallgruppe [b]). Erst mittel-
bare Herkunftsangaben wie Namen oder Abbildungen von Orten, Gebäu-
den, Denkmälern eines Vertragsstaats etc., die nach der überwiegenden
Verkehrsauffassung indirekt auf diesen Staat hinweisen, sind zulässig
(Art. 5 Abs. 2 HkA-E). Eine abgewandelte Form eines namentlich ge-
schützten Kennzeichens kann somit auch in der Kombination einer geo-
grafisch falschen oder irreführenden Angabe mit anderen Bestandteilen
bestehen. Der HkA-E ist auf eine solche abgewandelte Form anwendbar,
wenn zusätzlich eine Verwechslungsgefahr im oben umschriebenen Sinne
mit der geschützten Bezeichnung besteht (Urteil B-30/2009 E. 3.4, „Alvaro
Navarro“).
2.7.3 Der Begriff der Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Kennzei-
chen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Personen, Ge-
genstände, Staaten oder staatlicher Körperschaften durch gleiche oder
ähnliche Zeichen gefährdet wird (Urteil des BGer 4A.101/2007 vom 28. Au-
gust 2007 E. 3.3, in: sic! 2008, S. 54, „Doppeladlerwappen“). Sowohl beim
Markenschutz als auch beim Schutz von Herkunftsangaben geht es darum,
die Unterscheidungsfunktion des Kennzeichens zu gewährleisten und ins-
besondere Fehlzurechnungen zu verhindern. Anders als Marken ordnen
Herkunftsangaben allerdings die damit gekennzeichneten Waren nicht ei-
nem bestimmten Unternehmen, sondern einem Land, einer Gegend oder
einer Ortschaft zu. Herkunftsangaben sind deshalb gegen Kennzeichen zu
schützen, die geeignet sind, unzutreffende Vorstellungen über die gegen-
seitige Herkunft der Waren zu wecken (BGE 125 III 193 E. 1b, „Budweiser“;
Urteil 4A.14/2006 E. 3.3.1, „Champ“). Zwei der im HkA-E erwähnten Spiel-
arten abgewandelter Formen im Schutzbereich von Art. 4 Abs. 2 HkA-E,
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Seite 10
Übersetzungen und Eigenschaftswörter, charakterisieren sich in diesem
Sinne sogar gerade durch ihre Sinnverwandtschaft mit der geschützten Be-
zeichnung (Urteil B-30/2009 E. 3.5, „Alvaro Navarro“). Insoweit wird die all-
fällige Übereinstimmung im geografischen Sinngehalt zum ausschlagge-
benden Kriterium im Rahmen der Prüfung einer Verwechslungsgefahr mit
einer staatsvertraglich absolut geschützten Herkunftsbezeichnung. Dies
steht in Einklang mit dem Normzwecks von Art. 2 MSchG, wonach im Inte-
resse der Allgemeinheit Schranken für die Eintragungsfähigkeit von Mar-
ken errichtet und im Gegensatz zu den relativen Ausschlussgründen nach
Art. 3 MSchG Gründe absoluter Schutzunfähigkeit umschreiben werden
(vgl. LUCAS DAVID, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Mar-
kenschutzgesetz Muster- und Modelgesetz, Honsell/David/Vogt [Hrsg.],
2. Aufl., 1999, Art. 2 MSchG N. 1).
2.7.4 Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 4 Abs. 2
HkA-E stellt sich die Frage, ob von einem isolierten Vergleich der geschütz-
ten Bezeichnung mit dem abgewandelten Markenbestandteil in der bean-
standeten Marke auszugehen ist, oder ob alle Bestandteile im Gesamtein-
druck des Markenzeichens in die Beurteilung mit einzubeziehen sind.
Diese Frage ist für Schutznormen in Verbindung mit Art. 2 Bst. d MSchG
nach dem jeweiligen Schutzzweck individuell zu beantworten. Im Regelfall,
beispielsweise wenn der Hoheitszeichenschutz die Verwendung staatlicher
Wappen verbietet, sind die in der Marke zusätzlich verwendeten Zeichen-
bestandteile in die Beurteilung mit einzubeziehen (vgl. Urteile B-30/2009
E. 3.6, „Alvaro Navarro“; 4A.101/2007 E. 3.3, „Doppeladlerwappen“). Ver-
bietet dagegen eine Norm wie zum Beispiel Art. 7 Abs. 2 des Bundesge-
setzes betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten
Kreuzes (SR 232.22) jegliche Verwendung des geschützten Zeichens in
einer Marke, ohne auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr abzustel-
len, erfolgt die Beurteilung des Markenbestandteils isoliert (BGE 134 III 406
E. 5.2, „Verband schweizerischer Aufzugsunternehmen“).
2.7.5 Ferner ist festzustellen, nach welchen örtlichen Verhältnissen sich
das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr bestimmt. Diesbezüglich stehen
der Grundsatz der Staatenreservierung und der Grundsatz der Schutz-
rechtsübernahme zueinander im Widerstreit. Die Unterstellung einer Marke
unter den Staatsvertrag nach Art. 4 Abs. 2 HkA-E in Verbindung mit Art. 2
Bst. d MSchG ist nach den örtlichen Verhältnissen in der Schweiz zu prü-
fen, da eine Verwechslungsgefahr erst aufgrund der tatsächlichen Benut-
zung eines Zeichens auftreten kann (Urteil B-30/2009 E. 3.7, „Alvaro
Navarro“). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist auf die fiktive
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Seite 11
Sicht eines Schweizer Publikums abzustellen, dem die geschützte Be-
zeichnung als Herkunftsangabe bekannt ist (BGE 125 III 193 E. 1b, „Bud-
weiser“).
3.
Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei
kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht
der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache
schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (Urteile des BVGer
B-6740/2008 vom 11. November 2009 E. 3.6, „Sino“; B-2514/2008 vom
25. Mai 2009 E. 3.1 „Magnum [fig.]“; B-7427/2006 vom 9. Januar 2008
E. 3.4 „Chocolat Pavot [fig.]“).
4.
Ausländische Registrierungen eines Zeichens, dessen Schutzfähigkeit in
der Schweiz zu prüfen ist, berücksichtigt die Rechtsprechung höchstens
als Indiz für die Schutzfähigkeit in der Schweiz (BGE 129 III 225 E. 5.5,
„Masterpiece“; Urteile des BGer 4A.6/2003 vom 14. Januar 2004 E. 3,
„BahnCard”, 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 4, „Discovery Travel &
Adventure Channel“; Urteil B-4080/2008 E. 3, „Aussie Dual Personality“).
In Grenzfällen ist es daher zulässig, sich an einer ausländischen Praxis zu
orientieren (BGE 114 II 171 E. 2.c, „Eile mit Weile“; Urteil B-4080/2008 E. 3,
„Aussie Dual Personality“; vgl. MARBACH, a.a.O., N. 224). Eine solche
„Grenzfallregelung“ bejaht die Rechtsprechung allerdings nur mit Blick auf
den in Art. 2 Bst. a MSchG enthaltenen Ausschlussgrund des Gemeinguts,
nicht aber mit Bezug auf die anderen in Art. 2 MSchG genannten Aus-
schlussgründe (Urteile des BVGer B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 4,
„AJC presented by Arizona girls [fig.]“; B-2419/2008 vom 12. April 2010
E. 11, „Madonna [fig.]“; B-4080/2008 E. 3, „Aussie Dual Personality“).
5.
5.1 Die Bezeichnung „Iberia“ ist aufgrund von Art. 2 Abs. 1 HkA-E als
Staatsbezeichnung geschützt. „Ibero“ ist das reguläre spanische Adjektiv
zu Iberia, kann also mit „iberisch“, „spanisch-portugiesisch“ übersetzt wer-
den (vgl. LANGENSCHEIDT, Handwörterbuch Spanisch, 2006, S. 401). Zu-
gleich weist das italienische Adjektiv „ibèro“ ebenso wie das italienische
Wortbildungselement „ibèro-“ in zusammengesetzten Wörtern auf die spa-
nische und die portugiesische Sprache hin. So bezeichnet beispielsweise
das Wort „ibèro-americàno“ diejenigen amerikanischen Länder, in denen
Spanisch oder Portugiesisch gesprochen wird (LO ZINGERELLI, Vocabolario
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della Lingua Italiana, 12. Aufl., 2009, S. 1042). Die Bezeichnung „ibero-“ ist
folglich eine aus dem absolut geschützten Begriff „Iberia“ ableitbare Eigen-
schaftsbezeichnung. Das HkA-E bestimmt, dass aus geschützten Bezeich-
nungen abgeleitete Eigenschaftswörter unter den gewährleisteten Schutz
(„la protection accordée“) von Art. 4 Abs. 2 HkA-E fallen und damit als ab-
gewandelte Formen geschützter Bezeichnungen gelten (vgl. E. 2.7.1). Ge-
schützt sind unter dem HkA-E damit sowohl das deutsche Wort für „Iberien“
wie auch das zum spanischen Substantiv „Iberia“ gehörige spanische Ad-
jektiv „ibero“ und dessen Übersetzung in alle Landessprachen. Die Vor-
instanz hat im ersten Teil des Zeichens IBEROGAST folglich zutreffend
eine Wortabwandlung der geschützten Bezeichnung „Iberia“ erblickt und
ging mithin zu Recht davon aus, dass der Zeichenbestandteil „IBERO-“ un-
ter Art. 4 Abs. 2 HkA-E zu subsumieren ist.
5.2 Entgegen der Ansicht der gilt als abgewandelte Form des namentlich
geschützten Begriffs „Iberia“ auch die Kombination der geografischen An-
gabe „ibero“ mit anderen Bestandteilen (vgl. E. 2.7.2). Denn eine solche
Abweichung kann nicht nur in einer Veränderung von Buchstaben, sondern
auch in einer Hinzufügung von Wörtern oder Wortteilen zu den geschützten
Bezeichnungen bestehen, in deren Kontext diese mit ihrem geografischen
oder einem anderen Sinngehalt wahrgenommen werden. Solche Wörter
können in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr aber nur einfliessen,
wenn das Markenzeichen als Ganzes beurteilt wird. Dies folgt unter ande-
rem aus der Eintragung von Bezeichnungen wie derjenige der spanischen
Region und Provinz „León“ – die denselben absoluten Schutz geniesst wie
„Iberia“ – in Wortzusammensetzungen wie CH 559'556 LEON MOUTTET
oder CH 549'751 LEON HATOT durch die Vorinstanz (vgl. Urteil B-30/2009
E. 3.6, „Alvaro Navarro“). Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr ist da-
rum auch im vorliegenden Fall aufgrund des ganzen angemeldeten Zei-
chens im Gesamteindruck zu prüfen, wovon auch die Vorinstanz ausgeht.
Daher ist festzustellen, ob zwischen dem angemeldeten Zeichen
IBEROGAST und dem Begriff „Iberia“ eine Verwechslungsgefahr besteht.
5.3 Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 4 Abs. 2 HkA-E ist für das
Zeichen IBEROGAST dann zu bejahen, wenn schweizerische Abnehmer
von Pharmaprodukten in fiktiver Kenntnis der Bezeichnung „Iberia“ einen
inhaltlichen Bezug auf dieses Gebiet in der Marke IBEROGAST in ihrem
Gesamteindruck erblicken und die Marke dadurch geeignet erscheint,
Fehlvorstellungen über die Herkunft damit gekennzeichneter Waren aus-
zulösen, ohne dass die Marke deshalb als direkte Herkunftsangabe ver-
standen zu werden braucht (vgl. E. 2.7; Urteil B-30/2009 E. 3.9, „Alvaro
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Navarro“). Dabei ist nach dem absoluten Schutz des HkA-E – wie im Übri-
gen auch nach Art. 47 MSchG – entgegen der Auffassung der Beschwer-
deführerin ohne Bedeutung, ob die Geografische Herkunft den Ruf, die Ei-
genschaften oder die Wertschätzung der gekennzeichneten Ware beein-
flusst (vgl. E. 2.6.1; BGE 132 III 770 vom 8. September 2006 E. 4,
„Colorado“; Urteil B-4080/2008 E. 2.1, „Aussie Dual Personality“). Die Vo-
rinstanz musste daher nicht darlegen, inwiefern eine Assoziation mit der
iberischen Halbinsel als mögliches Produktionsgebiet von Pharmaproduk-
ten eine Herkunftserwartung auslösen kann.
5.4 Das Zeichen IBEROGAST ist in keiner Landessprache lexikalisch er-
fasst. Es handelt sich insofern um ein Fantasiezeichen und eine Wortneu-
schöpfung. Eine gedankliche Trennung des Zeichens in seine Elemente
IBERO und GAST drängt sich indes angesichts der Silbenbildung I-, -BE-,
-RO-, -GAST, aber auch mangels sprachlich vernünftiger Alternativen ge-
radezu auf.
5.4.1 Obschon zwischen der geschützten Bezeichnung „Iberia“ und
IBEROGAST, wie die Beschwerdeführerin betont, klare Unterschiede im
Schriftbild und Aussprache bestehen, wird das streitgegenständliche Zei-
chen IBEROGAST durch das Präfix „IBERO-“ dominiert. Für das Bestehen
einer Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke
IBEROGAST und der staatsvertraglich geschützten Bezeichnung „Iberia“
spricht daher einerseits die ähnlichen Buchstabenfolge des Präfixes des
angemeldeten Zeichens, andererseits aber auch der verwandte Sinngehalt
als Eigenschaftswort (E. 2.7.3).
5.4.2 Das Präfix Ibero- ist in mehreren Landessprachen der Schweiz ge-
bräuchlich. So bezeichnet das deutschsprachige Substantiv „Iberoame-
rika“ das von der Iberischen Halbinsel aus kolonialisierte und durch Spra-
che und Kultur mit ihr verbundene Lateinamerika (DUDEN, Das Fremdwör-
terbuch, Bd. 5, 11. Aufl., 2015, S. 462). Das deutsche Adjektiv „iberoroma-
nisch“ ist ebenso wie sein italienisches Pendant „iberoromànzo“ ein Ober-
begriff der zur westromanischen Sprachgruppe gehörigen Sprachen wie
Spanisch, Portugiesisch und Katalanisch (WAHRIG, Deutsches Wörter-
buch, 9. Aufl., 2011, S. 756; LO ZINGERELLI, a.a.O., S. 1042). Die genann-
ten Beispiele rufen ihrem Sinngehalt entsprechend Assoziationen einer
iberischen Herkunft hervor. Die iberische Halbinsel ist den Schweizer Ver-
kehrskreisen unbestrittenermassen bekannt. Als Indiz für die Bekanntheit
des Ausdrucks „iberisch“ als geografische Angabe kann auf die Verwen-
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dung des Begriffs in verschiedenen Schweizer Printmedien abgestellt wer-
den. Aktuell wird die Bezeichnung beispielsweise in der Neue Zürcher Zei-
tung (nachfolgend: NZZ) im Zusammenhang mit der Verletzung des Stabi-
litätspaktes der Europäischen Union durch Spanien und Portugal, als ge-
meinsame Bezeichnung für diese beide Länder verwendet (vgl. „iberische
Defizitsünder“, NZZ, Natalie Gratwohl, Kommentar vom 12.07.2016). Eine
Recherche nach dem Ausdruck „ibero“ unter liefert über
200 Treffer in Schweizer Medien seit 1998. Unter den Quellen der letzten
fünf Kalenderjahre sind bedeutende Print- und Onlinemedien verschiede-
ner Landessprachen, namentlich Le Temps, Tribune de Genève, La Li-
berté, Le Martin Dimanche, NZZ, NZZ am Sonntag, NZZ Online, St. Galler
Tagblatt und 20 minuten online. Es kann daher mit der Vorinstanz festge-
halten werden, dass der Zeichenbestandteil IBERO ein verbreitetes Wort-
bildungselement ist, dessen Sinngehalt den Schweizer Verkehrskreisen
bekannt ist. Etymologisch scheint die geschützte Bezeichnung nicht ein-
deutig zugeordnet werden zu können. So wird sowohl auf die von den bas-
kischen Wörtern „herri“ und „berro“ abgeleitete Bedeutung „warmes Land“
als auch auf den Fluss „Ebro“ als Namensgeber verwiesen (DIETMAR
URMES, Handbuch der geografischen Namen, Wiesbaden 2003, S. 101).
Diese Ableitungen dürften den massgebenden Verkehrskreisen jedoch
kaum bekannt sein.
5.4.3 Der zweite Bestandteil -GAST beruht auf der Bedeutung „Fremdling“,
dessen ursprünglich auch feindlich abweisende Bedeutung seit dem aus-
gehenden Mittelalter von seiner freundlich aufnehmenden Bedeutung
überragt wird (DUDEN, Das Herkunftswörterbuch, Bd. 7, 5. Aufl., 2013,
S. 316). Dass die Verkehrskreise stattdessen an medizinische Fachwörter
mit der griechischen Wortwurzel "Gastr-" (der Magen) wie "Gastritis" oder
"Gastroenterologie" denken, erscheint weniger wahrscheinlich, da der
Buchstabe "-r" fehlt, bewirkte für den Markenbeginn aber ohnehin keinen
klareren Sinn. Dieser Zeichenbestandteil vermag den Gesamteindruck der
Marke daher in keinem Fall derart zu verändern, dass eine Herkunftser-
wartung dadurch ausgeschlossen wäre (vgl. Urteile des BGer 4A-357/2015
vom 4. Dezember 2015 E. 5.3, „Indian Motorcycle“; 4A_508/2008 E. 4.2,
„Afri-Cola“). Die Endung -GAST stellt in diesem Sinne kein entlokalisieren-
des Element dar.
5.4.4 Das Zeichen IBEROGAST erweckt bei den angesprochenen Ver-
kehrskreisen daher keinen von der geschützten Bezeichnung deutlich ver-
schiedenen Gesamteindruck, es fehlt ein klar erkennbar unterschiedlicher
Sinngehalt. Dementsprechend ist das Zeichen geeignet, unzutreffende
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Vorstellungen über die geografische Herkunft der durch sie gekennzeich-
neten Waren zu erwecken. Mithin ist die Vorinstanz bezüglich dem Kenn-
zeichen IBEROGAST rechtsfehlerfrei von einer Prägung des Gesamtein-
drucks durch den Bestandteil „IBERO-“ ausgegangen.
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, das angemel-
dete Zeichen habe eine eigenständige Zweitbedeutung entwickelt. Es
werde mit der botanischen Bezeichnung „Iberis“ assoziiert, da diese
Pflanze Bestandteil des beanspruchten Produktes sei. Dies allerdings
schliesst die bestehende Verwechslungsgefahr nicht aus. „Iberis“ – latei-
nisch „Schleifenblume“, griechisch „Giftkresse“ (WAHRIG, a.a.O., S. 756) –
ist wohl einem Fachpublikum wie Ärzten, Apothekern und Botanikern be-
kannt. Das Produkt ist indessen rezeptfrei in Apotheken erhältlich und rich-
tet sich an den Durchschnittskonsumenten. Relevante Verkehrsgruppen
sind daher neben medizinische Fachpersonen und Apothekern, auch die
Allgemeinbevölkerung. Dies stellt die Beschwerdeführerin auch nicht in Ab-
rede.
6.2 Es kann nicht damit gerechnet werden, dass die der Marke begegnen-
den Verkehrskreise sie allein mit der von der Beschwerdeführerin ins Feld
geführten Bedeutung als Hinweis auf die Pflanzenbezeichnung Iberis ver-
stehen und dieser Sinngehalt die Marke damit unter Ausschluss jeder Ver-
wechslungsgefahr von der geschützten Bezeichnung Iberia unterscheidet.
Sofern das Präfix „Iber-“ als Pflanzenname aufgefasst wird, schliesst dies
das Bestehen einer Verwechslungsgefahr mit der staatsvertraglich ge-
schützten Bezeichnung daher nicht aus. Da die reine Gefahr einer Ver-
wechslung im Bereich der nach dem HkA-E absolut geschützten Bezeich-
nungen eine Verpflichtung der Schweizer Behörden nach sich zieht, eine
Eintragung des betroffenen Zeichens im Markenregister zu verweigern
(vgl. E. 2.2), kann die Frage, ob in Bezug auf das Zeichen IBEROGAST
von einer eigenständigen Zweitbedeutung auszugehen ist, offen bleiben.
7.
Im Lichte der genannten Rechtsprechung (vgl. E. 4) hat die Vorinstanz zu-
dem zutreffend zugrunde gelegt, dass die Eintragung gleichlautender Mar-
ken IBEROGAST in Staaten der Europäischen Union bei der Beurteilung
eines allfälligen Verstosses gegen das HkA-E und damit gegen Art. 2 Bst. d
MSchG unbeachtlich sind.
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8.
Eine Schutzgewährung für das Zeichen IBEROGAST würde nach den dar-
gelegten Erwägungen gegen das HkA-E und somit gegen geltendes Recht
gemäss Art. 2 Bst. d MSchG verstossen. Damit erübrigt sich die Prüfung,
ob das angemeldete Zeichen zudem Art. 2 Bst. c MSchG verletzt.
Die Beschwerde ist somit abzuweisen.
9.
9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerde-
verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG)
und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4‘000.– zu
begleichen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit
der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen
geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich
nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich
nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu
orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein
Streitwert zwischen Fr. 50‘000.– und Fr. 100‘000.– angenommen werden
darf (BGE 133 III 490 E. 3.3, „Turbinenfuss [3D]“). Von diesem Erfahrungs-
wert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine
konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strit-
tigen Marke. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten
auf Fr. 2‘500.– festzulegen.
9.2 Es wird weder der Beschwerdeführerin noch der Vorinstanz eine Par-
teientschädigung ausgerichtet (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 Abs. 3 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2‘500.– werden der Beschwerdeführerin auf-
erlegt und dem erhobenen Kostenvorschuss von Fr. 4‘000.– entnommen.
Der Überschuss von Fr. 1‘500.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt
der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs-
formular)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 52047/2014 IBEROGAST; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Agnieszka Taberska
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren
Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be-
schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 24. August 2016