B-1364/2008 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Verfügung betreffend teilweise Schutzverweigerung ...

Abtei lung II
B-1364/2008
{T 1/2}
U r t e i l v o m 2 6 . A u g u s t 2 0 0 9
Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter Claude Morvant,
Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.
Mülhens GmbH & Co. KG, c/o Wella Service GmbH,
Berliner Allee 65, DE-64274 Darmstadt,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Audétat,
Hartbertstrasse 1, Postfach, 7001 Chur,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Verfügung betreffend teilweise Schutzverweigerung IR
Marke Nr. 880'452 On the Beach.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-1364/2008
Sachverhalt:
A.
Gestützt auf die deutsche Basiseintragung mit Priorität vom 8. August
2005 wurde die Wortmarke IR 880'452 ON THE BEACH am 21. De-
zember 2005 unter anderem mit Schutzanspruch für die Schweiz im
internationalen Register eingetragen und am 27. April 2006 von der
Organisation Mondiale de la Propriété dem Eidgenössischen Institut
für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) mitgeteilt. Die Marke ist für
folgende Waren der Klasse 3 registriert:
Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires, dentifrices.
B.
Mit Notifikation vom 13. April 2007 eröffnete die Vorinstanz der
Beschwerdeführerin einen Refus provisoire partiel (sur motifs abso-
lus). Sie machte geltend, dass das Zeichen ON THE BEACH, welches
ins Französische mit "à la plage" übersetzt werden könne, für die
Güter der Klasse 3 savons, produits de parfumerie, cosmétiques und
lotions capillaires beschreibend sei und ausserdem diesbezüglich ein
entsprechendes Freihaltebedürfnis bestehe, weil der Konsument die
Worte ON THE BEACH mit der Vorstellung verbinde, es handle sich
um Produkte, welche spezifisch für den Aufenthalt am Strand konzi-
piert seien. Aufgrund des beschreibenden Sinngehalts fehle dem
Zeichen die nötige Unterscheidungskraft, weshalb die Bezeichnung
auch weiterhin der Konkurrenz offen stehen müsse, welche diese
Bezeichnung sonst nicht mehr benützen dürfe. Im Gegensatz dazu
genehmigte die Vorinstanz die provisorische Eintragung für die
Produkte ätherische Öle und Zahnputzmittel.
C.
Mit Schreiben vom 12. September 2007 bestritt die Beschwerde-
führerin die fehlende Unterscheidungskraft und das Freihaltebedürfnis.
Mit der Marke ON THE BEACH sollen lediglich Assoziationen und die
damit verbundenen Bilder und Gefühle der Konsumenten angespro-
chen werden. Sie sei nicht beschreibend, da der Bestimmungszweck
von savons, produits de parfumerie, cosmétiques und lotions capil-
laires nicht deren Verwendung an einem Strand sei. Vielmehr solle
deren im Alltag erfolgende Verwendung auf dem Land, in der Stadt
oder in den Bergen bloss das Gefühl von Freiheit und Ferien ver-
mitteln. Abschliessend sei für die Beschwerdeführerin nicht einleuch-
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tend, weshalb ON THE BEACH zwar für die Bestimmungszwecke von
savons, produits de parfumerie, cosmétiques und lotions capillaires
beschreibend sein solle, nicht hingegen für ätherische Öle und Zahn-
putzmittel.
D.
Mit Schreiben vom 6. Dezember 2007 hielt die Vorinstanz an ihrer
Zurückweisung des Zeichens ON THE BEACH in Bezug auf die Waren
savons, produits de parfumerie, cosmétiques und lotions capillaires
der Klasse 3 gemäss Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes fest. Sie
führte aus, dass das Zeichen aus der englischen Wortkombination ON
THE BEACH bestehe, die als dem englischen Grundwortschatz zuge-
hörig ohne Weiteres im Sinne von "am Strand" verstanden werde. Die
relevanten Abnehmerkreise, z.B. Kosmetiker und Kosmetikerinnen
oder Coiffeure und Coiffeusen, würden ohne Gedankenaufwand ver-
stehen, dass mit ON THE BEACH gekennzeichnete Parfümerie- und
kosmetische Produkte geeignet seien für die Verwendung am Strand.
Somit löse die Wortkombination ON THE BEACH entgegen der Ansicht
der Beschwerdeführerin nicht ein assoziatives "Gefühl von Freiheit und
Ferien" aus. Vielmehr stelle die Wortkombination ON THE BEACH in
Bezug auf den Verwendungszweck der erwähnten Waren eine direkt
beschreibende nicht unterscheidungskräftige Angabe dar. Die Wort-
kombination sei ausserdem für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten.
E.
Nachdem die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 8. Januar 2008
um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung gebeten hatte, kam die
Vorinstanz am 29. Januar 2008 diesem Wunsch nach und bestätigte
den Refus provisoire partiel vom 13. April 2007 insoweit, dass sie der
internationalen Registrierung die Schutzgewährung für produits de
parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires verweigerte. Zur Begrün-
dung verwies sie auf ihr Schreiben vom 6. Dezember 2007.
F.
Die Beschwerdeführerin erhob gegen diese Verfügung am 29. Februar
2008 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht und beantragte:
1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 29. Januar 2008 betreffend die
Internationale Registrierung Nr. 880 452 ON THE BEACH sei
aufzuheben.
2. Der Internationalen Registrierung Nr. 880 452 ON THE BEACH sei
der Schutz in der Schweiz für sämtliche beantragten Waren zu
gewähren.
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3. Unter gesetzlicher Kosten- und Entschädigungsfolge.
Zur Begründung wiederholte sie die im Rahmen der vorgerichtlichen
Korrespondenz erörterten Argumente. Insbesondere vertrat sie den
Standpunkt, dass das Zeichen ON THE BEACH an die Komsumenten
in erster Linie Assoziationen und damit verbundene Bilder und Gefühle
vermittle, die einen gewissen Aufwand an Phantasie notwendig mache,
weshalb dem Zeichen kein beschreibender Charakter zukomme. Eben-
so liege eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes vor.
G.
Mit Vernehmlassung vom 6. Mai 2008 verzichtete die Vorinstanz auf
die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte die Abweisung
der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin.
H.
Mit Verfügung vom 4. September 2008 wurde die Vorinstanz ersucht,
die bereits am 18. April 2008 eingeforderten Vorakten einzueichen.
Dies geschah mit Eingabe vom 15. September 2008.
I.
Am 6. Mai 2009 wies der Instruktionsrichter die Parteien darauf hin,
dass die Ziffer 1 des Dispositivs der Verfügung der Vorinstanz vom
29. Januar 2008 die definitive Schutzverweigerung für die internatio-
nale Registrierung ON THE BEACH (Nr. 880 452) auf produits de par-
fumerie, cosmétiques und lotions capillaires beschränkt und sich zu
den gemäss refus provisoire vom 13. April 2007 ebenfalls bean-
standeten savons nicht äussert, und gab den Parteien Gelegenheit, zu
diesem Umstand Stellung zu nehmen.
J.
Mit Eingabe vom 14. Mai 2009 stellte sich die Vorinstanz auf den
Standpunkt, dass die Schutzfähigkeit der internationalen Registrierung
für savons nicht Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens sei.
K.
Mit Verfügung vom 20. Mai 2009 zur Stellungnahme aufgefordert
schloss sich die Beschwerdeführerin am 5. Juni 2009 der Auffassung
der Vorinstanz an. Savons seien mit Verfügung vom 29. Januar 2008
implizit zugelassen worden, da sie von der expliziten Verweigerung
nicht umfasst seien.
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L.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen wird, soweit sie
rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der angefochtene Entscheid vom 29. Januar 2008 stellt eine
Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom
20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31 des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) als
Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
VwVG beurteilt, ist nach Art. 33 Bst. e VGG für die Behandlung der
vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach
Art. 32 VGG vorliegt.
Die Beschwerdeführerin, welche am Verfahren vor der Vorinstanz
teilgenommen hat, ist durch die angefochtene Verfügung besonders
berührt. Sie hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an
deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legi-
timiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt
(Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss
bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraus-
setzungen liegen vor (vgl. Art. 46 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
1.2 Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Eintragungs-
fähigkeit des Zeichens für produits de parfumerie, cosmétiques und
lotions capillaires der Klasse 3. Bezüglich savons bzw. Seifen ist mit
den Parteien (vgl. dazu deren Schreiben vom 14. Mai 2009 bzw. 5. Ju-
ni 2009) davon auszugehen, dass die im Dispositiv der angefochtenen
Verfügung vom 29. Januar 2009 nicht erwähnten savons nicht Streitge-
genstand des Beschwerdeverfahrens sind, auch wenn auf diese in den
jeweiligen Rechtsschriften noch Bezug genommen wurde. Im Einklang
mit der im Verwaltungsrecht grundsätzlich geltenden Dispositionsma-
xime (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsrecht, Basel 2008, Rz. 1.56) ist die Frage der
Eintragungsfähigkeit des Zeichens für savons nicht weiter zu prüfen.
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2.
2.1 Zwischen Deutschland und der Schweiz galt bislang das Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert
in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3), sowie die Pari-
ser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in
Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04). Im Verhältnis
zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008
eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP,
SR 0.232.112.4) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind da-
durch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des MMA (JULIE
POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und
weitere Änderungen, in sic! 7+8/2008, S. 571 ff.) anzuwenden. Ohne
Übergangsregelung entfalten Rechtsänderungen grundsätzlich nur
Wirkung, wenn sie vor Erlass der vorinstanzlichen Verfügung in Kraft
getreten sind (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 326 f.). In
Abweichung davon sind Verfahrensvorschriften grundsätzlich mit dem
Tag des Inkrafttretens anwendbar (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O.,
Rz. 327a mit Hinweisen). Die Vorschriften des MMP sind als Verfah-
rensrecht einzuordnen (vgl. die Charakterisierung bei KARL-HEINZ FEZER,
Einleitung, in: Handbuch der Markenpraxis, Markenverfahrensrecht
Bd. 1, Karl-Heinz Fezer [Hrsg.], München 2007, Rn. 50 ff.) und sind
damit auf die vorliegende Beschwerde anzuwenden. Die Ausnahme
von dieser Regel, wonach bei im Zeitpunkt des Inkrafttretens nicht
abgelaufene Fristen nach altem Recht zu bestimmen sind (HÄFELIN/
MÜLLER/ UHLMANN, a.a.O., Rz. 327a), entfaltet vorliegend keine Bedeu-
tung, da die Vorinstanz ihre Erklärung dass sie der Marke den Schutz
in der Schweiz verweigere (vgl. dazu Entscheid der RKGE in sic!
1/2006 S. 31 E. 2 Käfer [fig.]) fristgerecht, nämlich innerhalb der noch
gemäss Art. 5 Abs. 2 MMA geltenden Jahresfrist (im Gegensatz zur
18-monatigen Frist gemäss Art. 5 Abs. 2 lit. b MMP) abgegeben hat.
2.2 Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die
Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus
Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die "im Verkehr zur Be-
zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung,
des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der
Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder
in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutz-
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landes üblich" seien (Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies
Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht
Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit
herangezogen werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_492/2007 vom
14. Februar 2008 E. 2 Gipfeltreffen).
3.
Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom
Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr
für die Waren und Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie
beansprucht werden.
3.1 Als Gemeingut sind die in Art. 6quinquies B Ziff. 2 PVÜ erwähnten
Zeichen anzusehen, die spezifische Merkmale (Art, Beschaffenheit,
Menge, Bestimmung etc.) der entsprechenden Produkte bezeichnen
und daher nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen
dienen können und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimm-
te Betriebsherkunft verstanden werden (LUCAS DAVID, Kommentar zum
Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas
David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Marken-
schutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2
N. 5). Der Begriff Zeichen des Gemeinguts ist ein Sammelbegriff für
beschreibende Angaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen.
Der Grund für den Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in
der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (Ent-
scheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum
[RKGE] vom 17. Februar 2003 in sic! 6/2003 495 E. 2 Royal Comfort;
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-181/2007 vom
21. Juni 2006 E. 3 Vuvuzela; Urteil des BVGer B-8371/2007 vom
19. Juni 2008 E. 4 Leader; CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutz-
gesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des
europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2
N. 34). Beschreibende Angaben können sich auch auf den Verwen-
dungszweck der zu kennzeichnenden Waren und Dienstleistungen be-
ziehen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 45 und N. 59 mit weiteren Hinweisen).
Dabei ist davon auszugehen, dass die Charakterisierung des Haupt-
verwendungszwecks bzw. der Kerneigenschaft im Zweifel ohne Fan-
tasieaufwand erkannt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom
25. November 2004 in sic! 4/2005 278 E. 3.3 Firemaster für flammen-
hemmende chemische Erzeugnisse, Urteil des BVGer B-5440/2008
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vom 24. Juli 2004 E. 6.2 jump [fig.]/JUMPMAN für Schuhe), wogegen
die Verbindung mit einem auch möglichen, aber aus Sicht des Konsu-
menten fernliegenden Verwendungszweck der Eintragung eher nicht
entgegensteht (RKGE vom 11. April 2000 in sic! 6/2000 506 E. 4 Testa
(ital. Kopf) für Fleisch und Haarpflegemittel, aber unzulässig für Kopf-
bedeckungen).
3.2 Auch englischsprachige Ausdrücke können zum Gemeingut gehö-
ren, falls sie von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise verstan-
den werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece; Urteil des Bundesge-
richts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 in sic! 5/2004 401 f.
E. 3.1-3.2 Discovery Travel and Adventure Channel; Urteile des BVGer
B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 4.2 Engineered for men,
B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 4. Projob). Als Massstab dient hier
insbesondere, ob der Ausdruck zum englischen Grundwortschatz zählt
(RKGE vom 7. Mai 2003 in sic! 10/2003 806 E. 3 f. SMart). Für die
Zurückweisung eines Zeichens genügt es, wenn dessen beschreiben-
der Charakter nur in einem Sprachgebiet der Schweiz ohne Fantasie-
aufwand erkannt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.1/2005 vom
8. April 2005 E. 2 GlobalePost mit Hinweisen).
3.3 Massgeblich für die naheliegende Erkennbarkeit des beschrei-
benden Charakters sind die im Registereintrag erwähnten Waren und
Dienstleistungen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 21; EUGEN MARBACH, in: Roland
von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009,
N. 209 ff.). An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung noch mög-
lichen Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann ein eindeutiger Sinn mit be-
schreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen mit einer
bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung gebracht wird
(Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3
Firemaster; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 90).
3.4 Die Frage, ob eine Marke eine Beschaffenheitsangabe darstellt, ist
aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise für die Waren zu
beurteilen (BGE 128 III 451 E. 1.6 Première, BGE 116 II 611 f. E. 2c
Fioretto), wobei es ausreicht, dass der beschreibende Charakter für
einen erheblichen Teil der massgeblichen Abnehmer ohne besondere
Gedankenarbeit zu erkennen ist (Urteil des BVGer B-7442/2006 vom
18. Mai 2007 E. 2.3 Feel'n learn/See'n learn). Auch das Verständnis
betroffener Fachkreise ist zu berücksichtigen (LUCAS DAVID, in: Kom-
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mentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster-
und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2 N. 18). Bei der Beur-
teilung der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens bestehen die mass-
geblichen Verkehrskreise dagegen aus den Mitgliedern der betreffen-
den Branche, allen voran aus den Konkurrenten des Hinterlegers
(WILLI, a. a. O., Art. 2 N. 44). Die Marke der Beschwerdeführerin wird
nach Schutzgewährung für einen Teil der zu kennzeichnenden Waren
in diesem Verfahren noch Schutz für die Güter Parfümeriewaren, Kos-
metika und Haarlotion beansprucht. Die Beschwerdeführerin richtet
sich mit diesen Waren und Dienstleistungen sowohl an Durchschnitts-
konsumenten als auch an Spezialisten beispielsweise aus dem
Coiffeurhandwerk oder dem Kosmetikbereich. Aus Sicht dieser Ab-
nehmer ist die Marke daher zu beurteilen (vgl. EUGEN MARBACH, Die
Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 1/2007, S. 5).
4.
4.1 Die Vorinstanz stützt ihre Zurückweisung darauf, dass das vorlie-
gende Zeichen aus der englischen Wortkombination ON THE BEACH
bestehe, die als dem englischen Grundwortschatz zugehörig ohne
Weiteres im Sinne von "am Strand" verstanden werde. Die relevanten
Abnehmerkreise würden ohne Gedankenaufwand annehmen, dass die
mit diesem Zeichen gekennzeichneten Produkte aus der Warenklasse
3 (Parfümeriewaren, Haarlotion und Kosmetik) besonders für die Ver-
wendung am Strand entwickelt seien. Zum Nachweis für die Existenz
solcher Produkte, verweist sie auf drei Internetseiten. Da das Zeichen
somit den Verwendungszweck der zu kennzeichnenden Produkte
beschreibe, fehle es an der erforderlichen Unterscheidungskraft.
Die Beschwerdeführerin teilt die Auffassung, dass das Zeichen in
seiner Bedeutung "am Strand" allgemein verständlich ist. Jedoch
macht sie geltend, das Zeichen vermittle und die relevanten Abneh-
merkreise verbänden mit dem Zeichen nicht besonders strandtaug-
liche Produkteigenschaften, sondern das Gefühl von Freiheit, Meer,
Strand und Ferien. Hierzu sei ein gewisser Fantasieaufwand erforder-
lich, weswegen es sich nicht um eine blosse Beschreibung des
Verwendungszwecks handle. Sie weist insoweit auf andere Marken
hin, die sich ebenfalls solcher Assoziationen bedienten (DESERT
BREEZE, CH Marke Nr. 443 911). Die Schweiz sei mangels Meer-
anstoss kein Markt, auf dem es sich lohne speziell strandtaugliche
Produkte zu vertreiben.
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4.2 Unbestrittenermassen wird das Zeichen sowohl von den Durch-
schnittskonsumenten als auch von den Kosmetikerinnen und Friseuren
als "am Strand" bedeutend verstanden. Fraglich ist indessen, ob die
von der Beschwerdeführerin behauptete, nicht beschreibende, zwei-
felsohne mögliche Assoziation mit Freiheit, Meer, Strand und Ferien
aus Sicht der relevanten Verkehrskreise die Annahme der Vorinstanz
widerlegt, es gebe Parfümerie- und kosmetische Produkte, die speziell
zur Verwendung am Strand entwickelt würden (Schreiben vom 6. De-
zember 2007, S. 3). Bezogen auf derartige Produkte ist ON THE
BEACH nach der Ansicht der Vorinstanz beschreibend, weil der Durch-
schnittskonsument überwiegend diese Eigenschaften als Verwendun-
gszweck assoziiere. Die Vorinstanz stützt sich auf mehrere Internetsei-
ten, um darzulegen, dass es Parfümerie- und kosmetische Produkte
gibt, welche zum Gebrauch am Strand entwickelt wurden:
4.2.1 Die Seite /templates/products/sp
_nonshaded.tmpl?CATEGORY_ID=CATEGORY2907&PRODUCT_ID=
PROD11229 (Beilage 4 zum Schreiben vom 6. Dezember 2007) bietet
Hinweise auf eine Produktserie namens "beach" der Firma Bobbi
Brown. Diese Produkte werden als geeignet beschrieben, um allge-
mein am Strand gut auszusehen (beach Body Scrub zur Entfernung
von rauher Haut; beach Body Lotion zur Erhaltung der Bräunung).
Indessen bedient sich die Firma Bobbi Brown des Wortes "beach"
zugleich im selben marketingtechnischen Sinne wie die Beschwerde-
führerin dies anstrebt, ohne dass daraus hervorginge, dass die
Produkte dem Körper einen besonderen Schutz oder eine besondere
Pflege angesichts der besonderen Witterung am Strand bieten.
4.2.2 Auf einer australischen Internetplattform für weibliche Teenager,
(Beilage 5 zum Schreiben vom
6. Dezember 2007) wird im Rahmen sogenannter Tipps empfohlen,
das Haar mittels eines Huts vor den abträglichen Einflüssen der
Sonneneinstrahlung zu schützen. Strandtaugliche Pflegeprodukte
finden keine Erwähnung.
4.2.3 Allein die Beilage 6 (zum Schreiben vom 6. Dezember 2007)
enthält, ohne auf spezielle Hersteller hinzuweisen, einen Ratgeber für
Make-up am Strand, worin auf die besonderen Witterungseinflüsse am
Strand, Sonne und Salzwasser, und die Folgen für Hautpflege und
Makeup Bezug genommen wird.
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4.3
4.3.1 Die Vorinstanz erwähnt einerseits ausdrücklich für den Strand
entwickelte Produkte (Schreiben vom 6. Dezember 2007, S. 3), für die
das Zeichen als den Hauptverwendungszweck beschreibend nicht
schutzfähig wäre. Andererseits geht sie aufgrund der ins Recht geleg-
ten Internetseiten (E. 4.2.1-4.2.3) implizit davon aus, dass die interna-
tionale Registrierung nicht nur für Waren, welche dem Körper einen
besonderen Schutz vor der besonderen Witterung am Strand, beste-
hend aus Sonneneinstrahlung, Wind und Salzwasser, gewähren
(E. 4.2.3) den Verwendungszweck beschreibt, sondern auch für solche
Waren der Klasse 3, die allgemein dazu geeignet sind, am Strand –
aber auch andernorts – gut und gepflegt auszusehen (E. 4.2.1 und
4.2.2), beschreibend ist. Zu prüfen ist daher, ob es, wie offenbar die
Vorinstanz implizit annimmt, für den direkt beschreibenden Charakter
eines Zeichens im Hinblick auf den Verwendungszweck der Waren
oder Dienstleistungen bereits ausreicht, wenn damit eine von meh-
reren denkbaren Verwendungsmöglichkeiten beschrieben wird oder ob
im Zeichen der zentrale Verwendungszweck beschrieben sein muss.
Diese Frage muss aus Sicht der relevanten Verkehrskreise beant-
wortet werden.
4.3.2 Durch die Bestandteile ON THE erhält der Bestandteil BEACH
bzw. Strand als Ort eine noch stärkere Bedeutung als in anderen
Marken mit dem Element BEACH. Es ist daher naheliegend, dass die
angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen für Waren als beschrei-
bend empfinden, soweit diese in einer besonders strandtauglichen
Ausführung existieren und deren Verwendung andernorts unnötig und
möglicherweise übertrieben kostspielig wäre. Der insoweit erhebliche
Sachverhalt wird im Folgenden festzustellen sein (vgl. dazu E. 4.3.3
und E. 4.4 hiernach). Zudem ist der besondere Verwendungszweck
von Kosmetika am Strand auch nicht derart fernliegend, dass das
Zeichen aufgrund für die relevanten Verkehrskreise deutlich erkenn-
barer verschiedener Verwendungszwecke als nicht in Bezug auf einen
massgebenden Verwendungszweck beschreibend angesehen werden
könnte (vgl. dazu E. 3.1 hiervor in fine). Umgekehrt hat im Falle der
Marke LA PRAIRIE SWITZERLAND richtigerweise weder die Vor-
noch die Beschwerdeinstanz auch nur in Erwägung gezogen, dass die
zu kennzeichnenden Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für die
Prärie besonders geeignet sein könnten und das Zeichen wegen des
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Verwendungszwecks beschreibend sei (Urteil des BVGer B-564/2007
vom 17. Oktober 2007 La prairie Switzerland).
4.3.3 Nach dem Gesagten ist insbesondere zu prüfen, ob die in Frage
stehenden Waren in besonders strandtauglicher Ausführung ange-
boten werden. Die Stellungnahme der Vorinstanz vom 6. Dezember
2007 lässt Feststellungen zu den einzelnen Warengattungen mit Aus-
nahme der Kosmetika vermissen. Wie die Beschwerdeführerin zu
Recht anmerkt, sind mindestens zwei der von der Vorinstanz ins Recht
gelegten Internetseiten nicht geeignet, die Darlegungen der Vorinstanz
in Bezug auf den Sachverhalt zu untermauern. Wenn die Vorinstanz
ohne genügenden Sachverhaltsbezug die Unterscheidungskraft eines
Zeichen in pauschaler Weise für alle beanspruchten Waren und
Dienstleistungen verneint und zudem darauf verzichtet, den jeweils
massgeblichen Verkehrskreis und dessen Verständnis in Bezug auf die
einzelnen Waren und Dienstleistungen zu analysieren, kann das
Bundesverwaltungsgericht das Verfahren gemäss Art. 61 Abs. 1 VwVG
an die Vorinstanz zurückweisen, (Urteil des BVGer B-7420/2006 vom
10. Dezember 2007 E. 4 ff. Workplace). Vorliegend kann jedoch von
einer Zurückweisung abgesehen werden, da – anders als beim
Zeichen WORKPLACE – nur wenige Kategorien aus einer Waren-
klasse zu untersuchen sind, weshalb der Aufwand des Gerichts als
vertretbar erscheint.
4.4
4.4.1 In Bezug auf Haarlotion und ihre Tauglichkeit, die besondere
Haut und Haaren schadende Witterung abzufangen, gibt es wissen-
schaftliche Veröffentlichungen (z.B. SERGIO NACHT, Sunscreens and
Hair, in: Sunscreens, Development, Evaluation and Regulatory
Aspects, Nicholas J. Lowe/Nadim A. Shaath/Madhu A. Pathak [Hrsg.],
2. Aufl., New York 1997, S. 445 ff.), welche einen solchen Zusammen-
hang bestätigen. Es ist daher davon auszugehen, dass das Zeichen
aus Sicht der relevanten Fachkreise als den Verwendungszweck be-
schreibend anzusehen ist. Zudem dürfte auch der als reisefreudig gel-
tende schweizerische Durchschnittskonsument (Jahrbuch der Schwei-
zerischen Tourismuswirtschaft, Thomas Bieger/Christian Laesser/Rico
Maggi [Hrsg.], St.Gallen 2008) aus eigener Erfahrung die Wirkung von
Sonne und Salzwasser auf die Haare kennen und daher die Herstel-
lung und Vermarktung hierauf abgestimmter besonders strandtaug-
licher Produkte als naheliegend erachten.
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4.4.2 Von Parfümerieprodukten (und parfümierte Sonnencremes) ist
bekannt, dass sie unter Sonneneinstrahlung unerwartet Allergien oder
Pigmentveränderungen auslösen können, wie etwa einer ärztlichen
Mitteilungsseite zu entnehmen ist (Mitteilung vom 5. Mai 2008, Euro-
Melanoma Tag, ). Ärzte
raten daher dazu, sich entweder nicht zu parfümieren oder nach dem
Parfümieren und vor dem Sonnenbaden den möglichst seinerseits
nicht parfümierten Sonnenschutz aufzutragen. Es erscheint vor diesem
Hintergrund naheliegend, dass die relevanten Verkehrskreise davon
ausgehen, die üblichen Parfums oder Duftstoffmischungen seien nicht
durchweg zur Verwendung bei Sonneneinstrahlung geeignet. Die Her-
stellung von Duftstoffen, welche in ihrer Komposition bei Sonnen-
einstrahlung als unbedenklich oder weniger schädlich einzustufen
sind, liegt damit im Rahmen der Erwartungen der Verkehrskreise. Das
international registrierte Zeichen ON THE BEACH würde demnach
jedenfalls anerkannt für Parfum sowohl von Fachleuten als auch von
einem Teil der Durchschnittskonsumenten als Hinweis auf den Verwen-
dungszweck verstanden.
4.4.3 Im Hinblick auf Kosmetika der Klasse 3 in Abgrenzung zur
Klasse 5 hat die Vorinstanz mit Beilage 6 zum Schreiben vom 6. De-
zember 2007 nachgewiesen, dass es kosmetische Mittel, wie etwa
Cremes, Lippenstifte oder wasserfestes Mascara gibt, die als beson-
ders für den Strand geeignet gelten können (vgl. dazu E. 4.2.3 hiervor).
Das Zeichen ist damit im Hinblick auf Kosmetika als direkt den
Verwendungszweck beschreibend einzuordnen.
4.5 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Vorinstanz
der internationalen Registrierung ON THE BEACH für alle drei noch in
Frage stehenden Waren der Klasse 3 – Parfümerie, Haarlotion und
Kosmetik – wegen ihres in Bezug auf einen nahe liegenden Verwen-
dungszweck der Waren beschreibenden Charakters den Schutz für die
Schweiz zu Recht verweigert hat, zumal diese Assoziation die eben-
falls mögliche von Freiheit, Ferien am Strand und Meer überwiegt.
Demnach stellt sich die Frage nach der Freihaltebedürftigkeit der
Bezeichnung ON THE BEACH nicht, da das Zeichen im Hinblick auf
Haarlotion, Parfum und Kosmetika bereits mit anderer Begründung als
nicht unterscheidungskräftig und damit dem Gemeingut zugehörig
anzusehen ist (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 43).
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5.
Die Beschwerdeführerin macht einen Anspruch auf Gleichbehandlung
geltend und verlangt, dass ihr Zeichen zumindest aufgrund der
früheren Eintragung vergleichbar lautender Marken (PEBBLE BEACH
Nr. 403851, HAPPY BEACH Nr. 487598, SUNSET BEACH
Nr. P-443451 und BEACH & MORE Nr. 537911) einzutragen sei. Des
Weiteren verweist sie darauf, dass den internationalen Registrie-
rungen BEACH LOOK (Nr. 773853) und EXOTIC BEACH (Nr. 874879)
für dieselben Waren wie der Bezeichnung ON THE BEACH in der
Schweiz Schutz gewährt worden ist.
5.1 Nach dem verwaltungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz
sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu
behandeln. Die selbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei
rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erfor-
derlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen
identisch sind (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28). Demgegenüber besteht kein
Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher
abweichende Praxis bestanden haben sollte. Frühere – allenfalls
fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten
Geltung haben müssen (Urteil des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar
2008 E. 9.1 Chocolat Pavot [fig.] mit Hinweisen). Nach konstanter
Rechtsprechung von Bundesgericht und Bundesverwaltungsgericht
wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise
anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsan-
wendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass
sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke
(Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3
Firemaster, Urteile des BVGer B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008
E. 10 AFRI-COLA mit Hinweisen, B-7427/2006 vom 9. Januar 2008
E. 9.1 Chocolat Pavot [fig.]).
5.2 Die von der Beschwerdeführerin angeführten Zeichen PEBBLE
BEACH Nr. 403851, HAPPY BEACH Nr. 487598, SUNSET BEACH
P-443451 und BEACH & MORE Nr. 537911 sind nur insoweit mit ON
THE BEACH vergleichbar als sie das Wort "beach" enthalten. Anders
als das streitgegenständliche Zeichen können die in der Vergangenheit
mit dem Bestandteil "beach" eingetragenen Marken nicht als Hinweis
auf den Verwendungszweck der zu kennzeichnenden Waren verstan-
den werden (vgl. E. 4.3.2 hiervor). So ist ein Kiesstrand (PEBBLE
BEACH) kein Ort, den man mit der Vorstellung verbindet, dass sich
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dort Badende und Sonnenbadende aufhalten und nur dort die auf für
diese Marke beanspruchten Waren der Klasse 3 hierfür Verwendung
finden. Die Wortelemente der Marken HAPPY BEACH, SUNSET
BEACH und BEACH & MORE, eingetragen für Waren der Klasse 14
bzw. der Klassen 14 und 18, erwecken wegen der offneren Wortwahl in
Verbindung mit den in Frage stehenden Produktekategorien nicht den
Eindruck, dass die Waren etwa besonders für den Stand geeignet
wären. Daher können die genannten Zeichen nicht als ohne weiteres
mit ON THE BEACH vergleichbar bezeichnet werden.
5.3 Der Beschwerdeführerin ist zuzugeben, dass die für die inter-
nationale Registrierung BEACH LOOK beanspruchten Produkte der
Warenklasse 3 wie im vorliegenden Verfahren vergleichbar erscheinen.
Indessen impliziert BEACH LOOK nicht, dass die so gekennzeichnet-
en Produkte nur am Strand zu tragen wären. Vielmehr meint das Wort
"Look" ein Aussehen oder eine bestimmte Ausstaffierung, welche aus
der ursprünglichen Umgebung, in der sie natürlicherweise oft aus
Zweckmässigkeitsgründen üblich ist, in eine andere übertragen
werden kann (Safari-Look, Army-Look, etc.). Damit enthält der Wortbe-
standteil BEACH im Falle von BEACH LOOK im Unterschied zum
vorliegend zu beurteilenden Zeichen keinen Hinweis auf den Verwen-
dungszweck. Dasselbe gilt auch für das Zeichen EXOTIC BEACH. Die
relevanten Verkehrskreise werden aufgrund des Zeichens EXOTIC
BEACH nicht davon ausgehen, dass die hierfür beanspruchten Waren
ausschliesslich für die Benutzung an exotischen Stränden entworfen
oder entwickelt wurden. Gerade weil es den Voreintragungen an einer
lokalen Präposition fehlt kann z.B. durch EXOTIC BEACH oder
DESERT BREEZE, wie die Beschwerdeführerin richtig anmerkt, eine
Assoziation mit Freiheit, Ferien und Meer in Gang gesetzt werden. Da
diese Zeichen mangels lokaler Präposition und aufgrund der Zusätze
wie EXOTIC und BREEZE nicht als einen Verwendungszweck be-
schreibend verstanden werden, fehlt es auch insoweit an der
Vergleichbarkeit.
6.
Die Beschwerdeführerin vertritt implizit den Standpunkt, dass es sich
bei ihrem Zeichen um einen Grenzfall handeln könnte, welcher ge-
mäss bundesgerichtlicher Praxis einzutragen sei. Das Bundesgericht
trägt im Rahmen der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe gemäss
Art. 2 Bst. a MSchG Zweifelsfälle ein, zumal im Streitfall die Überprü-
fung eingetragener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt
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(BGE 103 Ib 268 E. 3b RED & WHITE; Urteil des BVGer B-7405/2006
vom 21. September 2007 E. 4.4 und 6.4 Mobility). Da der Assoziation
des Verwendungszwecks nach dem Gesagten (vgl. insbesondere
E. 4.3.2 hiervor) eine weit grössere Bedeutung zukommt als die
Beschwerdeführerin mit Blick auf das ebenfalls assoziierte Gefühl von
Freiheit, Meer, Strand und Ferien (vgl. dazu E. 4.2 hiervor) voraus-
setzt, liegt indessen kein Grenzfall vor.
7.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist,
da die Marke der internationalen Registrierung ON THE BEACH für
Haarlotion, Parfümerie und Kosmetika in Bezug auf den Verwendungs-
zweck beschreibend ist.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die
Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr
(Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestim-
men (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE], SR 173.320.2). Bei Markeneintra-
gungsverfahren geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr
bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). In Markenein-
tragungsverfahren ist das Interesse der beschwerdeführenden Partei
am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung
der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Marken-
anmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer streitwertrelevanter
Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungs-
werten auf Fr. 50'000.- bis Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 492
E. 3.3 mit Hinweisen Turbinenfuss). Von diesem Streitwert ist auch im
vorliegenden Verfahren auszugehen. Demnach ist der Beschwerde-
führerin eine Spruchgebühr von Fr. 2'500.- aufzuerlegen (Art. 63
Abs. 1 S. 1 VwVG, Art. 4 VGKE), welche mittels des geleisteten
Kostenvorschusses zu decken ist. Ein Anspruch auf Parteient-
schädigung fällt ausser Betracht (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 VGKE).
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 3'500.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'000.- wird der Be-
schwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Ur-
teils überwiesen.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde; Beilage:
Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Internationale Registrierung Nr. 880452;
Gerichtsurkunde)
- Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Miriam Sahlfeld
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
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sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch-
tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerde-
führende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 1. September 2009
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