Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Abteilung II
B1396/2011
U r t e i l v om 3 . J a nua r 2 0 1 2
Besetzung Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher
Parteien VitiPro Sàrl, par Mme et M. Natalia et Antonio,
Pinho Da Conceicao, Avenue de la Gare 57, 1964 Conthey,
vertreten durch Maître Michel de Palma, Etude De Palma &
Fontana, avenue de Tourbillon 3, case postale 387,
1951 Sion,
Beschwerdeführerin,
gegen
Champagne Chanoine Frères depuis 1730, société
anonyme, avenue de Champagne, FR51100 Reims,
vertreten durch Bovard AG, Optingenstrasse 16,
3000 Bern 25,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz
Gegenstand Verfügung vom 24. Februar 2011 im Widerspruchsverfahren
Nr. 11058 IR 689'591 TSARINE / CH 595'515 Cave Tsalline
(fig.).
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Sachverhalt:
A.
Die Eintragung der am 22. Juli 2009 für Boissons alcooliques (à
l'exception des bières) in Klasse 33 hinterlegten Marke "Cave Tsalline
(fig.)" der Beschwerdeführerin ins schweizerische Markenregister wurde
am 11. Januar 2010 auf publiziert. Sie sieht wie folgt aus:
B.
Am 12. April 2010 erhob die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz
Widerspruch gegen diese Marke unter Berufung auf ihre internationale
Wortmarke IR 689'591 TSARINE, die am 17. März 1998 gestützt auf eine
französische Basiseintragung unter anderem mit Schutz für das Gebiet
der Schweiz für Vins, Vins mousseux, vins de Champagne, cidres, eaux
devie, liqueurs et spiritueux in Klasse 33 registriert worden war. Zur
Begründung machte sie geltend, die angefochtene Marke beeinträchtige
ihr älteres Zeichen in seiner Unterscheidungsfunktion und schaffe eine
Verwechslungsgefahr.
C.
Mit Widerspruchsantwort vom 21. Juni 2010 führte die
Beschwerdeführerin aus, die zu vergleichenden Zeichen seien zwar
ähnlich und beide seien für alkoholische Getränke eingetragen, doch
hätten die Zeichen unterschiedliche Sinngehalte, unterschiedliche
Buchstabenfolgen und einen ganz unterschiedlichen Gebrauch: Während
die Marke TSARINE französischen Champagnerproduzenten gehöre,
werde das Zeichen Cave Tsalline (fig.) von einem Walliser
Weinproduzenten für ein anderes Kundensegment gebraucht. Da die
Produzenten Wein und Champagner nicht zu verwechseln pflegten, sei
eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu verneinen. Da die
Beschwerdeführerin am Platz "Tsallin" bei Conthey einen Weinberg
besitze, benütze sie die Bezeichnung überdies zurecht.
D.
Mit Entscheid vom 24. Februar 2011 hiess die Vorinstanz den
Widerspruch gut und verfügte die Löschung der angefochtenen Marke.
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Sie bejahte das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, da es für deren
Beurteilung auf den konkreten Gebrauch der Marken nicht ankomme.
E.
Mit Beschwerde vom 25. März 2011 in französischer Sprache richtete die
Beschwerdeführerin ans Bundesverwaltungsgericht die Rechtsbegehren:
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 24
février 2011 est annulée.
3. L'enregistrement de la marque "Cave Tsalline" au registre de l'Institut
fédéral de la propriété intellectuelle est confirmé en faveur de VitiPro
Sàrl.
4. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de la
Société Champagne Chanoine Frères SA.
5. Les dépens à raison de Frs. 5'000. sont alloué à VitiPro Sàrl.
Zur Begründung machte sie geltend, zwischen den Parteien bestünde
überhaupt keine Verbindung. Eine schwache Verwechslungsgefahr
genüge nicht, solange der durchschnittliche Verbraucher nicht
wahrscheinlich irregeführt werde. Die Widerspruchsmarke sei nicht sehr
bekannt und die angefochtene Marke unterscheide sich von ihr nicht
bloss durch die abweichende Mittelsilbe, sondern auch durch das
vorangestellte Wort "Cave". Der Unterschied zwischen Champagner und
Wein sei sodann gross genug, dass eine Verwechslungsgefahr in der
Aussprache und im Schriftbild der Zeichen wie in ihrem Sinngehalt
verhindert werde.
F.
Mit Beschwerdeantwort vom 15. Juni 2011 beantragte die
Beschwerdegegnerin, die Beschwerde vom 25. März 2011 abzuweisen
und den angefochtenen Entscheid zu bestätigen, unter Kostenfolge
zulasten der Beschwerdeführerin. Ob die Widerspruchsmarke bekannt
sei, brauche ebenso wenig geprüft zu werden wie die unter der
angefochtenen Marke tatsächlich vertriebenen Waren. Die angefochtene
Marke sei nach ihrer Eintragung für alkoholische Getränke jeder Art und
nicht nach ihrem konkreten Gebrauch für Walliser Wein zu beurteilen,
welche sie im Übrigen auch über das Internet am ganzen Schweizer
Markt feilhalte.
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Seite 4
G.
Die Vorinstanz beantragte mit Schreiben vom 16. Juni 2011, unter
Verzicht auf eine inhaltliche Vernehmlassung, die Beschwerde
abzuweisen.
H.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
I.
Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden
Erwägungen einzugehen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen
Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20.
Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte
Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die
Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders
berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist darum
einzutreten.
2.
2.1. Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer
älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine
Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes
vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben [MSchG, SR 232.11]). Die Beurteilung der
Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im
Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 1221 III 378 E. 2a Boss/Boks)
und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren
und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine
Wechselwirkung. An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere
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Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt
(LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz Muster und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3 N. 8).
Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser
berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen
(BGE 127 III 166 E. 2a Securitas). Dabei ist nicht nur von einer
Verwechslungsgefahr auszugehen, wenn die angesprochenen
Verkehrskreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen
(sogenannte unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann,
wenn sie die Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund ihrer
Ähnlichkeit aber unzutreffende Zusammenhänge vermuten −
insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien
ein und desselben Unternehmens oder verschiedener, wirtschaftlich
miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sogenannte
mittelbare Verwechslungsgefahr, BGE 128 III 445 E. 3.1 Appenzeller,
BGE 122 III 384 E. 1 Kamillosan/Kamillon, Kamillan, je mit weiteren
Hinweisen).
2.2. Der anzuwendende Massstab bei der Beurteilung der
Zeichenähnlichkeit hängt vom Schutzumfang der älteren Marke ab. Der
geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als
für starke. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere
Abweichungen in der jüngeren Marke, um eine Verwechslungsgefahr
auszuschliessen (BGE 122 II 385 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan;
Urteile des BVGer B5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 4 jump
[fig.]/Jumpman, B1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.1
Kremlyovskaya/Kremlyevka mit Hinweisen, B7492/2006 vom 12. Juli
2007 E. 6 Aromata/Aromathera).
2.3. Nach ständiger Praxis kann eine reine Wortmarke auch einer aus
Wort und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke im Sinne von
Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ähnlich sein. Insbesondere kann durch die
Beifügung eines Bildelementes nur dann ein unterschiedlicher
Gesamteindruck erzielt werden, wenn dieses Bildelement dominiert und
dem Wortbestandteil nur ein untergeordneter Stellenwert zukommt (BGE
96 II 248 E. 1, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B7663/2009 vom
26. Juli 2010 E. 2.5 ECO CLIN/SWISS ECO CLEAN [fig.]). Bei
kombinierten Wort/Bildmarken wird oft auf das Wortelement abgestellt,
weil dasselbe – im Unterschied zu Bildern – gleichzeitig auch im direkten
Kundengespräch verwendet wird (vgl. ROLAND VON BÜREN/EUGEN
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MARBACH/PATRIK DUCREY, Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, 3.
Aufl., Bern 2008, N. 655).
2.4. Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen bedeutet, dass die
massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die
unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren würden
angesichts ihrer üblichen Herstellungs und Vertriebsstätten aus
demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle
eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (LUCAS DAVID, a.a.O.,
MSchG, Art. 3, N 35).
2.5. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist im
Widerspruchsverfahren, worauf die Vorinstanz zutreffend hinweist, nach
einhelliger Lehre und Rechtsprechung auf den Registereintrag der
Marken beschränkt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B5325/2007
vom 12. November 2007 E. 3 Adwista/Advista, B7475/ 2006 vom 20.
Juni 2007 E. 5 Converse All Star [fig.]/Army tex [fig.] des
Bundesverwaltungsgerichts; EUGEN MARBACH, in: Roland von
Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter und
Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 705
und 1172; GREGOR WILD, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent
Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 31
N. 5; EUGEN BRUNNER/LAURA HUNZIKER, Die Verwechslungsgefahr von
Marken und das erhöhte Rechtsschutzbedürfnis des Markeninhabers im
Marketing, in: INGRES, Marke und Marketing, Bern 1990, S. 330, LUCAS
DAVID, Lexikon des Immaterialgüterrechts, in: Roland von Büren/Lucas
David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht
[SIWR], Bd. I/3, Basel 2005, S. 355).
3.
3.1. Soweit die Beschwerdeführerin auf Unterschiede der kollidierenden
Marken in ihrem tatsächlichen Gebrauch, namentlich die
unterschiedlichen Getränketypen, Produktionsstandorte, Flaschenformen
und Etiketten der unter den Marken aktuell vertriebenen Waren hinweist
und daraus Anhaltspunkte gegen das Bestehen einer
Verwechslungsgefahr gewinnen möchte, ist ihr die Beschränkung des
Widerspruchsverfahrens auf die Registereinträge der zu vergleichenden
Eintragungen (E. 2.4) entgegenzuhalten. Die Rechtsprechung hat das
Bestehen von Warengleichartigkeit zwischen Wein und Bier regelmässig
bejaht (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B1085/2008 vom 13.
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November 2008 E. 5.2 Red Bull/Stierbräu; B4159/2009 vom 25.
November 2009 E. 3.2 Efe/Eve; Entscheid der Eidgenössischen
Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 29. Juni 2004 E.7
veröffentlicht in sic! 2005 S. 129 Vismara/Vismara). Umso mehr ist
vorliegend, wie die Vorinstanz korrekt festgestellt hat, Warenidentität
zwischen dem Oberbegriff "alkoholische Getränke (ausgenommen Bier)"
einerseits und Weinen, Schaumweinen, Champagner, Most, Likör und
Spirituosen anderseits anzunehmen sowie auf Warengleichartigkeit zu
schliessen, soweit jener Oberbegriff über diese Waren hinausreicht. Die
Beschwerdeführerin hat dies implizit anerkannt, wenn sie in der
Beschwerdeschrift einräumt, es gehe vorliegend tatsächlich auf beiden
Seiten um alkoholische Getränke.
3.2. Der Behauptung der Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift,
dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz nicht sehr bekannt sei, hat
die Beschwerdegegnerin in ihrer Stellungnahme nicht widersprochen. Die
Vorinstanz ist also zurecht von keinem durch besondere Verkehrsgeltung
erweiterten Schutzumfang der Widerspruchsmarke ausgegangen. Sie hat
die Markenelemente "Tsarine" mit dem französischen Wortsinn "Zarin"
und "Tsalline" andererseits richtigerweise auch nicht als beschreibend
und dadurch schutzmindernd, sondern als mit Bezug auf die
eingetragenen Waren fantasiehaft taxiert und daraus auf einen
"normalen" Schutzumfang der Widerspruchsmarke geschlossen.
Namentlich schafft der unbekannte Flurname "Tsallin" des Weinbergs der
Beschwerdegegnerin bei Conthey weder eine besondere
Kennzeichnungsbefugnis noch eine Sprachbekanntheit dieses
Ausdrucks, die sich in der markenrechtlichen Beurteilung berücksichtigen
liesse. Diese Würdigung wird mit der Beschwerde auch nicht in Frage
gestellt.
Die Vorinstanz beurteilte nur den Einfluss des Markenelements "Cave" für
Wein und andere in Kellern aufbewahrte und verkaufte alkoholische
Getränke auf die Unterscheidungswirkung der angefochtenen Marke als
beschreibend, weshalb die Erinnerungswirkung dieser Marke sich
besonders auf das Fantasieelement "Tsalline" verlagere. Das ist nicht zu
beanstanden und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht
substanziert gerügt.
4.
Unter diesen Prämissen ist dem Entscheid der Vorinstanz auch mit
Bezug auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den zu
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vergleichenden Marken ohne Weiteres zu folgen. Die bloss schwache
grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke fällt vorliegend nicht
ins Gewicht. Die Marken stimmen im in allen Landessprachen
ungewöhnlichen und deshalb erinnerungsstarken Anlaut "Tsa" und in der
klingenden französischen Endung "ine" überein. Diese Ähnlichkeit wird
durch die unterschiedlichen Mittelkonsonanten "r" / "ll", den kaum
prägenden Schriftzug der angefochtenen Marke und das für Weine häufig
anzutreffende, in der ganzen Schweiz sinnbekannte und beschreibend
wirkende erste Markenwort "Cave", das sich auch sprachlich nicht von
der französischen Prägung des Fantasieworts "Tsalline" unterscheidet, im
Gesamteindruck der Marken nicht überwunden, zumal in Anbetracht der
weitgehenden Warenidentität auch noch ein strenger
Beurteilungsmassstab anzulegen ist (E. 2.1). In ständiger
Rechtsprechung wird zwischen dreisilbigen Markenworten, die nur in ihrer
Mittelsilbe voneinander abweichen, das Bestehen einer
Verwechslungsgefahr bejaht (BGE 36 II 255 Citrogen/Citrovin, GALLUS
JOLLER, in: Michael G. Noth/ Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 152 mit
umfangreichen Hinweisen). Umso mehr ist vorliegend, trotz des
vorangestellten ersten Wortes "Cave", bei der auf einen blossen
Mittelkonsonanten beschränkte Abweichung der erinnerungsstarke
Markenelemente das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu bejahen.
5.
Die Beschwerde ist darum abzuweisen und die angefochtene Verfügung
zu bestätigen.
6.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind bei diesem Ausgang der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen und der Beschwerdegegnerin zulasten
der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteientschädigung
zuzusprechen (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
6.1. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art. der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädeigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im
Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein
Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei bei eher
unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.− und Fr.
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100'000.− angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3
Turbinenfuss [3D] mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im
vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten
Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen
Marke. Die Verfahrenskosten sind auf Fr. 4'000.− festzulegen.
6.2. Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie
allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss
Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer
detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Wird
keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf
Grund der Akten fest. Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin ihren
Aufwand mit Stellungnahme vom 15. Juni 2011 zwar auf Fr. 1'750.−
beziffert, aber nicht näher detailliert. In Anbetracht des verhältnismässig
geringen Aufwands erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.−
als angemessen.
7.
Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde ans Bundesgericht
weitergezogen werden (Art. 73 des Bundesgesetzes über das
Bundesgericht vom 17. Juni 2005, SR 173.110) und ist daher
rechtskräftig.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die Verfügung vom 24. Februar
2011 wird bestätigt.
2.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'000.− werden der
Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss
von Fr. 3'500.− verrechnet. Die Differenz von Fr. 500.− ist innert 30
Tagen ab Erhalt des vorliegenden Urteils an das
Bundesverwaltungsgericht zu überweisen.
3.
Der Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdeführerin eine
Parteientschädigung von Fr. 1'200.− zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein;
Akten zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
– die Vorinstanz (Einschreiben; Widerspruchsverfahren Nr. 11058;
Beilage: Akten zurück).
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher