Abtei lung II
B-142/2009
{T 0/2}
U r t e i l v o m 6 . M a i 2 0 0 9
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Hans Urech,
Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.
X._______,
vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Sandra Hophan-
Schaetzle, Baumgarten 7, 6374 Buochs,
Beschwerdeführerin,
gegen
Y._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Andreas Thierstein,
Schmauder & Partner AG,
Patent- und Markenanwälte VSP, Zwängiweg 7,
8038 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Widerspruchsverfahren Nr. 9731 Pulcino/Dolcino.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-142/2009
Sachverhalt:
A.
Die Schweizer Marke Nr. 568'970 "DOLCINO" der Beschwerdeführerin
wurde am 19. September 2007 hinterlegt und am 19. März 2008 im
Schweizerischen Handelsamtsblatt ("SHAB") veröffentlicht. Das Zei-
chen wird für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 3,
20, 24, 25, 28 und 35 beansprucht.
Gegen die Eintragung dieser Marke erhob die Beschwerdegegnerin
am 18. Juni 2008 gestützt auf ihre internationale Marke Nr. 568'208
"PULCINO", deren Schutz am 22. April 2003 unter anderem auf das
Gebiet der Schweiz für "vêtements pour enfants, à l'exception des
vêtements de sport" in Klasse 25 ausgedehnt worden war, beim Eid-
genössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) teilweise Wi-
derspruch. Der Widerspruch beschränkte sich auf die Eintragung für
"Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" (Klasse 25) so-
wie "Spiele, Spielzeug; Spielkarten" (Klasse 28).
Mit Eingabe vom 20. August 2008 beantragte die Beschwerdeführerin,
der Widerspruch sei vollumfänglich abzuweisen.
Die Vorinstanz hiess mit Verfügung vom 8. Dezember 2008 den Wider-
spruch teilweise gut und widerrief die Schweizer Marke Nr. 568'970
„DOLCINO“ bezüglich der Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren,
Kopfbedeckungen“ (Klasse 25). Betreffend die angefochtenen Waren
in Klasse 28 stellte die Vorinstanz fest, dass es an der Gleichartigkeit
fehle, weshalb sie den Widerspruch diesbezüglich abwies. Bezüglich
der von der angefochtenen Marke in Klasse 25 beanspruchten Waren
bestehe dagegen Identität respektive Warengleichartigkeit. Daher
müssten auf Grund der von der Praxis anerkannten Wechselwirkung
die Konfliktzeichen einen entsprechend grösseren Abstand aufweisen,
damit eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könne. Dies
sei hier nicht der Fall. Der Grossteil der deutsch- und französischspra-
chigen Verbraucher vermöge keine Unterschiede im Sinngehalt festzu-
stellen. Entsprechend bestehe auf Grund der schriftbildlichen und
klanglichen Ähnlichkeiten die Gefahr, dass die Konfliktzeichen auf
Grund des verschwommenen Erinnerungsbildes verwechselt würden.
Eine Verwechslungsgefahr sei somit zu bejahen, und die angefochtene
Marke betreffend „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“
(Klasse 25) zu widerrufen.
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B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 8. Januar
2009 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt,
der von der Vorinstanz verfügte Widerruf der Schweizer Marke
Nr. 568'970 DOLCINO bezüglich der Waren „Bekleidungsstücke,
Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ (Klasse 25) sei aufzuheben und der
Widerspruch der Beschwerdegegnerin gegen die Eintragung der
Schweizer Marke Nr. 568'970 DOLCINO auch bezüglich dieser Waren
abzuweisen. Zunächst bestreitet die Beschwerdeführerin den Ge-
brauch der Widerspruchsmarke PULCINO in der Schweiz und fordert
die Beschwerdegegnerin auf, diesen Gebrauch nachzuweisen. Falls
die Beschwerdegegnerin den rechtsgenüglichen Gebrauch ihrer Marke
nachweisen könne, sei der Widerspruch gleichwohl abzuweisen, da er
inhaltlich unbegründet sei. Diesbezüglich führt sie aus, trotz der
Gleichartigkeit der Waren hinsichtlich "Bekleidungsstücke, Schuhwa-
ren, Kopfbedeckungen" (Klasse 25) einerseits sowie "vêtements pour
enfants, à l'exception des vêtements de sport" (Klasse 25) anderer-
seits bestehe keine Verwechslungsgefahr. Denn die Zeichen unter-
schieden sich bereits im Schriftbild erheblich: Die Ähnlichkeit im
Schriftbild der beiden Zeichen beschränke sich auf die wenig prägen-
den Buchstaben LC in der Wortmitte und auf die gemeinfreie (oder zu-
mindest in hohem Masse verwässerte) Endung -INO. Währenddessen
seien die beiden Wortanfänge, welche für den jeweiligen Gesamtein-
druck der Zeichen prägend seien, klar unterschiedlich. Auch auf klang-
licher Ebene unterschieden sich die beiden Zeichen erheblich. So sei-
en die ersten Silben PUL respektive DOL entgegen der Meinung der
Vorinstanz klanglich komplett verschieden. Zudem wiesen die Konflikt-
zeichen einen klar unterschiedlichen Sinngehalt auf, welcher eine all-
fällige Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher oder klanglicher Hin-
sicht aufheben würde. DOLCINO lehne sich eindeutig an das italieni-
sche Wort „dolce“ („süss“) an, welches entgegen der Ansicht der Vorin-
stanz auch von den Deutsch- und Französischsprachigen erkannt wer-
de. Dagegen sei PULCINO die Verkleinerungsform von „pollo“ und be-
deute auf Deutsch „Küken“. In Anbetracht der geringen Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke und der Gemeinfreiheit der En-
dung -INO bewirke der komplett andere Wortanfang der angefochte-
nen Marke sowie deren eindeutig erkennbare Anlehnung an das Wort
„dolce“ eine genügende Unterscheidbarkeit der beiden Marken. Es be-
stehe somit keine Verwechslungsgefahr zwischen den Konfliktzeichen.
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C.
Mit Beschwerdeantwort vom 27. Februar 2009 beantragt die Be-
schwerdegegnerin, der Widerspruch sei in Bezug auf die Waren der
Klasse 25 der angefochtenen Marke gutzuheissen. Zur Begründung
führt sie aus, der durch die Beschwerdeführerin erst im Beschwerde-
verfahren geltend gemachte Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke
sei verspätet erfolgt, weshalb der Gebrauch der Widerspruchsmarke
nicht glaubhaft zu machen sei. In materieller Hinsicht macht sie unter
Hinweis auf den angefochtenen Entscheid geltend, die Vergleichszei-
chen seien sich sowohl in visueller als auch in klanglicher Hinsicht
ähnlich. Zudem sei entgegen der Behauptungen der Beschwerdeführe-
rin zu verneinen, dass die unterschiedliche Bedeutung der vorliegen-
den Zeichen durch die Abnehmer in allen schweizerischen Landes-
sprachen sogleich verstanden werde. Im Weiteren sei festzuhalten,
dass die Endung -INO entgegen der Auffassung der Beschwerdeführe-
rin weder gemeinfrei noch „in hohem Mass verwässert“ sei. Ausser-
dem sei die Endung -INO im vorliegenden Fall nicht relevant, stünden
sich hier doch die Endungen -CINO gegenüber. Des Weiteren beinhal-
te das Widerspruchszeichen PULCINO auch gar kein Diminutiv, son-
dern sei ein eigenständiges Wort, denn bei einem Diminutiv handle es
sich um die Verkleinerungsform eines Substantivs, was bei PULCINO
nicht zutreffe, denn das am nächsten liegende Substantiv „pulce“ be-
deute nicht Huhn, sondern Floh. Zusammenfassend seien die einander
entgegenstehenden Marken im Gesamteindruck sehr ähnlich und
könnten insbesondere im Erinnerungsbild kaum auseinander gehalten
werden. Zwischen diesen Marken bestehe auf Grund der vorliegenden
Warenidentität respektive -gleichartigkeit sowie der Zeichenähnlichkeit
eine erhebliche Verwechslungsgefahr.
D.
Mit Eingabe vom 27. Februar 2009 verzichtete die Vorinstanz auf die
Einreichung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf die
Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter
Kostenfolge abzuweisen.
E.
Die Parteien haben stillschweigend auf eine öffentliche Verhandlung
verzichtet.
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31, 32 und 33 Bst. d
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungs-
gericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32] zur Beurteilung
von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Wider-
spruchssachen zuständig. Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren
vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfü-
gung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuer-
kennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie
zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom
20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR
172.021]). Eingabefrist und - form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art.
52 Abs. 1 VwVG), der verlangte Kostenvorschuss wurde fristgemäss
geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvorausset-
zungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren
Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleis-
tungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr
ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992
über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzge-
setz, MSchG, SR 232.11]).
2.1 Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im
Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten
Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten
Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit
anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs
ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann,
und anderseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die
sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1
– Kamillosan).
2.2 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die
Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechs-
lungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren
abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders
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strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend
identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist
von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und
unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Mas-
senartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln,
ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unter-
scheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialpro-
dukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlosse-
nen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315
E. 6b/bb – Apiella, BGE 122 III 382 E. 3a – Kamillosan; Urteil des Bun-
desgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 – Yello).
2.3 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck,
den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise
hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a – Boss / Boks, BGE 119 II 473
E. 2c – Radion / Radomat). Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken
durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Den
Klang prägen das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufein-
anderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die
Wortlänge und die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekenn-
zeichnet wird. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang res-
pektive Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung
finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE
127 III 160 E. 2b/cc - Securitas; BGE 122 III 382 E. 5a – Kamillosan).
Bereits die Nähe auf einer der genannten Beurteilungsebenen kann
genügen, um auf Zeichenähnlichkeit zu schliessen. Bestehen auf meh-
reren Ebenen Ähnlichkeiten, so verstärkt dies die Ähnlichkeit. Anderer-
seits kann die Ähnlichkeit auf einer Ebene durch klare Unterschiede
auf einer anderen Ebene neutralisiert werden, so z.B. ein ähnlicher
Wortklang durch einen klar abweichenden Sinngehalt (EUGEN MARBACH,
Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizeri-
sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009
[hiernach: Marbach, SIWR III/1], N. 875).
3.
Die Beschwerdeführerin bestreitet den Gebrauch der Widerspruchs-
marke PULCINO in der Schweiz und fordert die Beschwerdegegnerin
auf, diesen Gebrauch nachzuweisen (vgl. Art. 32 i.V.m. Art. 12 Abs. 1
MSchG). Wie die Beschwerdegegnerin indessen zu Recht festhält, ist
der durch die Beschwerdeführerin erst im Beschwerdeverfahren gel-
tend gemachte Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke verspätet er-
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folgt. Denn gemäss Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom
23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) hätte sie diesen Einwand in
ihrer ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend machen müs-
sen. Dies hat die Beschwerdeführerin unterlassen, weshalb sie die
Einrede im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachholen kann (Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-7431/2006 vom 3. Mai 2007 E. 5 –
EA [fig.]/EA [fig.] und B-1641/2007 vom 3. Oktober 2007 E. 4 – Sum-
mer Parade).
4.
Unbestrittenermassen besteht hinsichtlich "Bekleidungsstücke, Schuh-
waren, Kopfbedeckungen" (Klasse 25) einerseits und "vêtements pour
enfants, à l'exception des vêtements de sport" (Klasse 25) anderer-
seits, welche allesamt von Durchschnittskonsumenten nachgefragt
werden, Warenidentität respektive -ähnlichkeit. Daher ist in Bezug auf
den Zeichenabstand ein strenger Massstab anzulegen (vgl. E. 2.2).
5.
5.1 Die streitgegenständlichen Zeichen sind reine Wortmarken. Sie
weisen die gleiche Anzahl Buchstaben auf und stimmen in den letzten
fünf Buchstaben LCINO überein. Sie unterscheiden sich demzufolge
lediglich in den beiden Anfangsbuchstaben DO respektive PU.
5.2 Die Vorinstanz bejahte die Ähnlichkeit der Widerspruchsmarke und
der angefochtenen Marke sowohl in schriftbildlicher als auch in klangli-
cher Hinsicht. In der Begründung des angefochtenen Entscheids, auf
welchen die Beschwerdegegnerin verweist, hielt die Vorinstanz fest,
die Anfangsbuchstaben P und D seien sich durchaus ähnlich, denn
beide wiesen eine senkrechte Linie auf, an die sich ein Bogensegment
anschliesse. Zudem seien die fünf letzten Buchstaben identisch. Die
Konfliktzeichen seien auf Grund der Übereinstimmungen in der Silben-
zahl, der Ähnlichkeiten in der Aussprache der Anfangsvokale U und O
sowie der Identität in der zweiten und dritten Silbe auch klanglich als
ähnlich einzustufen.
Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, der für den
Gesamteindruck eines Zeichens besonders prägende Wortanfang be-
stehe aus komplett anderen Buchstaben, nämlich PU- auf der einen
und DO- auf der anderen Seite. Bereits die jeweiligen Anfangsbuchsta-
ben P und D unterschieden sich optisch durch das kleine und grosse
Bogensegment deutlich, noch grösser sei der Unterschied der beiden
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folgenden Buchstaben U und O. In der Kombination PU- und DO- ku-
mulierten sich die Unterschiede, sodass ein klar unterschiedlicher Ge-
samteindruck bei den Wortanfängen resultiere. Dagegen bestehe
zweifellos im Mittelteil und der Endung der beiden Zeichen Überein-
stimmung.
5.3 Die angefochtene Marke wird „DOL – TSCHI – NO“, die Wider-
spruchsmarke „PUL – TSCHI – NO“ ausgesprochen. Die Vokalfolge ist
ähnlich, lautet sie bei der angefochtenen Marke doch o – i – o, bei der
Widerspruchsmarke u – i – o. Das Anfangs-P der Widerspruchsmarke
wird mit den Lippen gebildet und lässt bei der Aussprache Luft entströ-
men, während das Anfangs-D der angefochtenen Marke mit der Zunge
gebildet und weicher als das P ausgesprochen wird. Die beiden Mar-
ken sind sich in klanglicher Hinsicht somit ähnlich.
Auch bezüglich des Schriftbildes ist die Ähnlichkeit zwischen beiden
Wortmarken zu bejahen. Die Widerspruchsmarke und die angefochte-
ne Marken sind hinsichtlich der Wortlänge und der fünf letzten Buch-
staben identisch. Hinzu kommt, dass die Kombination des senkrechten
Striches mit dem unmittelbar daran anschliessenden Bogen die jeweili-
gen Anfangsbuchstaben P respektive D entgegen der Auffassung der
Beschwerdeführerin zu schriftbildlich ähnlichen Buchstaben macht.
5.4 Nun beruft sich die Beschwerdeführerin allerdings darauf, dass die
beiden Marken nicht verwechselt werden könnten, weil ihr Sinngehalt
völlig verschieden sei.
In der Literatur und Rechtsprechung ist anerkannt, dass eine klangli-
che oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken durch einen aus-
geprägt verschiedenen Sinngehalt derart kompensiert werden kann,
dass eine Verwechslungsgefahr abgeschwächt wird oder ganz entfällt.
Allerdings ist Zurückhaltung geboten. Es ginge nicht an, den Schutz-
umfang von Marken, die einen Sinngehalt aufweisen, auf Marken mit
ähnlichem Sinngehalt zu beschränken. Sowohl in der Literatur wie in
der Rechtsprechung sind denn auch die Bedingungen, unter denen
eine Verwechslungsgefahr bei verschiedenem Sinngehalt der Marken
entfällt, streng formuliert. Es wird verlangt, dass die Wahrnehmung ei-
ner Marke sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimm-
ten Begriff bewirkt respektive dass sich die Sinngehalte beim Hören
und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen. Ausserdem
müssen die unterschiedlichen Sinngehalte in allen Landesteilen unmit-
telbar verständlich sein. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die klangli-
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che oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken so gross sein
kann, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhö-
rens bzw. des Verlesens besteht und der verschiedene Sinngehalt gar
nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (Entscheid der Eidge-
nössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeit-
schrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!]
1998 S. 50 E. 6 – Clinique / Unique frisch Kosmetik [fig.], mit Verwei-
sen; BGE 121 III 377 E. 3c – Boss / Boks; vgl. auch MARBACH, SIWR III/
1, N. 889).
Die angefochtene Marke DOLCINO hat keine in den Wörterbüchern
nachweisbare Bedeutung. Die italienischsprachigen Abnehmer werden
indessen im Zeichen sofort das italienische Wort „dolce“ (auf Deutsch
„süss, sanft, mild, weich“ respektive „Süssigkeit, Nachtisch, Kuchen“,
vgl. Paravia Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, Berlin / Mün-
chen / Wien / Zürich / New York 2003, S. 276; auf Französisch „doux,
sucré“ respektive „gâteau“, vgl. Le Robert & Signorelli, Paris 2003,
S. 1764) erkennen. Auch in den deutschen und französischen Sprach-
gebieten werden die angesprochenen Durchschnittskonsumenten die
Marke mit „süss“ respektive dem mit „dolce“ verwandten „doux“ in Ver-
bindung bringen, zumal der Begriff „dolce“ auch in den nichtitalieni-
schen Sprachgebieten häufig auf Speisekarten von italienischen Res-
taurants oder in gängigen Begriffen wie „Dolcefarniente“ und „Dolce
vita“ anzutreffen ist, wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend
macht (vgl. Beschwerdebeilagen 8 – 11; beispielhaft: Speisekarte des
Restaurants „Al Galeone“ in Ennetbürgen [).
Die Widerspruchsmarke PULCINO entstammt ebenfalls dem Italieni-
schen und heisst auf Deutsch „Küken, Nachwuchsspieler“ (vgl. Paravia
Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, a.a.O., S. 690) und auf
Französisch „poussin, minime“ (vgl. Le Robert & Signorelli, a.a.O.,
S. 2490). Diese Bedeutung kann indessen ausserhalb der italienischen
Sprachgebiete nicht als bekannt vorausgesetzt werden, weshalb die
Widerspruchsmarke grösstenteils als Phantasiemarke wahrgenommen
werden wird (vgl. BGE 121 III 377 E. 3c – Boss / Boks).
Die Konfliktmarken unterscheiden sich daher bezüglich ihres Sinnehal-
tes.
6.
Es ist nun in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine
Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).
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6.1 Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke bestimmt sich nach ih-
rer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte
Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken ge-
nügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinrei-
chende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbeson-
dere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe
des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegen-
über Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auf-
fallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382
E. 2a – Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts
4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 – Yello).
Die Widerspruchsmarke PULCINO weist keinen Sinngehalt auf, wel-
cher für die beanspruchten Waren beschreibend ist. Ihr kommt daher
grundsätzlich ein normaler Schutzumfang zu.
6.2 Die Beschwerdeführerin macht indessen geltend, die Endung -INO
sei gemeinfrei oder zumindest in hohem Masse verwässert, was von
der Beschwerdegegnerin bestritten wird. Auch die Vorinstanz verneinte
in der angefochtenen Verfügung eine Verwässerung, da die Beschwer-
deführerin keinerlei Belege eingereicht habe, welche den tatsächlichen
Gebrauch zahlreicher -INO-Marken belegen würden.
Bei der Endung „-INO“ handelt es sich um eine bekannte (maskuline)
Endsilbe aus der italienischen Sprache, die Verkleinerungsformen
prägt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008
E. 7.3.3 – Botox / Botoina). Zwar werden die streitgegenständlichen
Marken „DOL – TSCHI – NO“ und „PUL – TSCHI – NO“ ausgespro-
chen, was auf die Endung -CINO hindeuten könnte, wie die Beschwer-
degegnerin geltend macht. Dies wäre indessen grammatikalisch nicht
korrekt. Zudem weist die Endung -INO auch beim Widerspruchszei-
chen entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin auf eine Verklei-
nerungsform hin, stammt es doch vom lateinischen „pullus“ respektive
vom italienischen „pollo“ (dt.: Huhn, vgl. Paravia Langenscheidts Hand-
wörterbuch Italienisch, a.a.O., S. 649) ab (vgl. lo Zingarelli, Bologna
2004, S. 1435).
Hinsichtlich der geltend gemachten Verwässerung bringt die Be-
schwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift unter Beilegung von
Swissreg-Suchergebnissen für -INO (Beschwerdebeilagen 3 - 5) vor,
im Schweizerischen Markenregister seien zahlreiche Marken mit der
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Endung -INO eingetragen (1'153 Kennzeichen), davon alleine 41 Wort-
marken, welche für die Klasse 25 eingetragen seien.
Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin weisen in diesem Zusam-
menhang zu Recht darauf hin, dass nicht lediglich auf Grund der Re-
gisterlage auf eine Schwächung oder Verwässerung einer bestimmten
Marke geschlossen werden darf, weil grundsätzlich nur die auf dem
Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt wer-
den und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in
Gebrauch kommen (RKGE in sic! 1999 S. 648 E. 6 – Wave Rave / the-
Wave). Selbst wenn indessen anzunehmen wäre, dass die Endung
-INO auf Grund häufigen Gebrauchs verwässert wäre, was die Be-
schwerdegegnerin nach Analyse der von der Beschwerdeführerin ge-
fundenen Treffer bezweifelt, könnte daraus noch nicht geschlossen
werden, dass die Widerspruchsmarke als Ganzes verwässert wäre
und insofern an Kennzeichnungskraft eingebüsst hätte.
Wesentlich im vorliegenden Entscheid ist dagegen, dass die Überein-
stimmung in nicht kennzeichnenden Bestandteilen, wozu die italieni-
sche Endung -INO gehören dürfte, grundsätzlich noch keine Ver-
wechslungsgefahr begründet (vgl. RKGE in sic! 2001 S. 424 E. 2c –
Poxilith / Porolith [fig.] und RKGE in sic! 2000 S. 306 E. 4 – Nasobol /
Lysobol, je mit Verweis auf LUCAS DAVID, Kommentar zum Marken-
schutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David
[Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutz-
gesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3, N. 11).
6.3 Entgegen der Auffassung der Vorinstanz vermag ein Grossteil der
deutsch- und französischsprachigen Konsumenten Unterschiede im
Sinngehalt festzustellen, da die angefochtene Marke mit „süss“ res-
pektive dem mit „dolce“ verwandten „doux“ in Verbindung gebracht
wird, während die Widerspruchsmarke mehrheitlich als Phantasiemar-
ke aufgefasst wird (vgl. E. 5.4). Hinzu kommt, dass die beanspruchten
Bekleidungsstücke (Klasse 25) mit etwas höherer Aufmerksamkeit ge-
kauft werden als etwa Lebensmittel (vgl. E. 2.2). Trotz der festgestell-
ten schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten besteht daher nicht
die Gefahr, dass die Konfliktzeichen miteinander verwechselt werden.
7.
Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen, der angefochtene Ent-
scheid aufzuheben und der Widerspruch vollumfänglich abzuweisen.
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8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin
kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64
Abs. 1 VwVG).
8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfah-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu ver-
anschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser
Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im
Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde
aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen
Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn
dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden.
Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum
nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.-- und
Fr. 100'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immateri-
algüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002 S. 493 ff., S. 505;
LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte
und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff.; LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Im-
materialgüterrecht, in: Roland von Büren / Lucas David (Hrsg.),
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, 2.
Aufl., Basel 1998, S. 29 f.).
8.2 Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund
der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden
Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Ent-
schädigung für die notwendig erwachsenen Kosten auf Grund der Ak-
ten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Im vorliegenden Fall erscheint
eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.-- (inkl. MWSt) für das erstin-
stanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren angemessen.
9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht
offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 2 und 3 des Entscheids des
Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 8. Dezember
2008 werden aufgehoben, der Widerspruch wird abgewiesen und das
Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum angewiesen, der
Schweizer Marke Nr. 568'970 "DOLCINO" auch hinsichtlich „Beklei-
dungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ (Klasse 25) Schutz zu
gewähren.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdegegnerin
auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils
zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
3.
Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von
Fr. 5'000.-- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.
4.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstins-
tanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren mit total Fr. 2'500.--
(inkl. MWSt) zu entschädigen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Rückerstattungsformular,
Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungs-
schein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 9731; Einschrei-
ben; Vorakten zurück)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli Kathrin Bigler
Versand: 12. Mai 2009
Seite 13