B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-1456/2016
Ur t e i l vom 7 . D e z embe r 2 0 1 6
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.
Parteien
SRF Schweizer Radio und Fernsehen,
Zweigniederlassung der Schweizerischen
Radio- und Fernsehgesellschaft,
Fernsehstrasse 1-4, 8052 Zürich,
vertreten durch Rechtsanwalt Rudolf Mayr von Baldegg,
Töpferstrasse 5, 6004 Luzern,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Markeneintragungsgesuch Nr. 65487/2008
SCHWEIZ AKTUELL.
B-1456/2016
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Am 22. Dezember 2008 meldete die Beschwerdeführerin die Wortmarke
"Schweiz Aktuell" bei der Vorinstanz zur Eintragung in das schweizerische
Markenregister an. Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleis-
tungen hinterlegt:
16: Druckereierzeugnisse aller Art, einschliesslich Zeitungen, Zeitschriften,
Bücher, Prospekte und Broschüren
38: Telekommunikation und Dienstleistungen im Bereich der Telekommunika-
tion; Ausstrahlung von Radio- und Fernsehsendungen, sowie diesbezügliche
Beratung; elektronische Übermittlung von Informationen; Verschaffen von Zu-
gang auf globale Computernetzwerke (Internet), Datenbanken und Webseiten
im Zusammenhang mit der Redaktion und Produktion von Radio- und Fern-
sehsendungen zum Einspeisen und Herunterladen von Informationen mittels
elektronischer Medien; Verschaffen von Zugang zu globalen Computernetz-
werken (Internet) und Datenbanken; Bereitstellen von Telekommunikations-
dienstleistungen für interaktive Informationen, online aus Computerdatenban-
ken oder im Internet bereitgestellt
41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;
Produktion von Fernseh- und Radiosendungen sowie Internetinhalte in Form
von Daten, Informationen, Filmen, Musikclips, Musik, Radio- und Fernsehsen-
dungen, Text-, Audio-, Video- und Multimediainhalten; Redaktion von Fern-
seh- und Radiosendungen sowie Internetinhalte in Form von Daten, Informa-
tionen, Filmen, Musikclips, Musik, Radio- und Fernsehsendungen, Text-, Au-
dio- und Multimediainhalten; Redaktionsdienstleistungen in Bezug auf ge-
druckte und elektronische Medien; Publikation von Begleitmaterial zu Fern-
seh- und Radiosendungen; Verschaffen des Zugriffs auf interaktive Informati-
onen und Bild- oder Ton-Bildmaterial aus Computerdatenbanken und dem In-
ternet im Bereich der Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung sowie sportlicher
und kultureller Aktivitäten; Produktions- und Publikationsdienstleistungen in
Bezug auf gedruckte und elektronische Medien; Veröffentlichung und Heraus-
gabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften; Herausgabe von bespielten
Datenträgern
42: Erstellung von Internetseiten; Programmieren von Webseiten
B.
Die Vorinstanz beanstandete das Gesuch mit Schreiben vom 29. Mai 2009.
Sie stellte sich auf den Standpunkt, das Zeichen sei freihaltebedürftig und
gehöre zum Gemeingut, indem es direkt die Beschaffenheit, das Thema,
den Inhalt sowie die Qualität der beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen beschreibe. Zudem stelle es eine Herkunftsangabe betreffend die
Schweiz dar, weshalb eine Gefahr der Irreführung bestehe.
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Seite 3
C.
Die Beschwerdeführerin widersprach der Auffassung der Vorinstanz mit
Eingabe vom 30. September 2009, wobei sie geltend machte, das Zeichen
stelle keine Herkunftsangabe dar, verfüge über einen unbestimmten Sinn-
gehalt und habe sich im Übrigen für die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen im Verkehr durchgesetzt. Folglich sei es zum Markenschutz zu-
zulassen.
D.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 8. Februar 2010 an ihrer Auffassung
fest und fügte hinzu, die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens für die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen sei anhand der eingereichten Un-
terlagen nicht belegt. Nach weiteren Festhaltungen durch die Beschwerde-
führerin berichtigte sie mit Schreiben vom 12. November 2010, sie aner-
kenne die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens aufgrund der Voreintra-
gung Nr. 435'820 "Schweiz Aktuell" als durchgesetzte Marke für die Dienst-
leistung Ausstrahlung von Fernsehprogrammen in Klasse 38. Für die übri-
gen beanspruchten Waren und Dienstleitungen sei die Verkehrsdurchset-
zung weiterhin nicht glaubhaft gemacht. Die Beschwerdeführerin beharrte
im nachfolgenden Schriftenwechsel auf ihrem Standpunkt, das Zeichen
könne nicht dem Gemeingut zugeordnet werden, begründe keine Täu-
schungsgefahr und habe sich für sämtliche beanspruchten Waren und
Dienstleistungen durchgesetzt. Zudem berief sie sich mit Verweis auf zwei
Voreintragungen mit dem Zeichenbestandteil "Aktuell" auf das Gleichbe-
handlungsgebot.
E.
Mit Schreiben vom 20. Dezember 2013 informierte die Vorinstanz, das Zei-
chen werde nur noch für die Waren Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Pros-
pekte und Broschüren in Klasse 16 sowie die Dienstleistungen Erziehung;
Ausbildung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Redaktion von Fernseh-
und Radiosendungen sowie Internetinhalte in Form von Daten, Informatio-
nen, Filmen, Musikclips, Musik, Radio- und Fernsehsendungen, Text-, Au-
dio- und Multimediainhalten; Redaktionsdienstleistungen in Bezug auf ge-
druckte und elektronische Medien in Klasse 41 zurückgewiesen. Die Ver-
kehrsdurchsetzung sei diesbezüglich nicht glaubhaft gemacht und die Vo-
raussetzungen des Anspruchs auf Gleichbehandlung gestützt auf die zitier-
ten Voreintragungen seien nicht erfüllt.
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Seite 4
F.
Die Beschwerdeführerin hielt mit Stellungnahme vom 21. Februar 2014 an
ihrer bisherigen Auffassung fest.
G.
Mit Verfügung vom 4. Februar 2016 wies die Vorinstanz das Markeneintra-
gungsgesuch zurück für die Waren (Dispositivziffer 1):
16 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Prospekte und Broschüren
41 Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Redaktion
von Fernseh- und Radiosendungen sowie Internetinhalte in Form von
Daten, Informationen, Filmen, Musikclips, Musik, Radio- und Fernseh-
sendungen, Text-, Audio- und Multimediainhalten; Redaktionsdienst-
leistungen in Bezug auf gedruckte und elektronische Medien
Sie liess das Zeichen als durchgesetzte Marke zum Markenschutz zu (Dis-
positivziffer 2) für
41 Fernsehunterhaltung
Für die verbleibenden Waren und Dienstleistungen liess sie das Zeichen
aufgrund originärer Unterscheidungskraft zum Markenschutz zu (Disposi-
tivziffer 3):
16 Druckereierzeugnisse aller Art
38 Telekommunikation und Dienstleistungen im Bereich der Telekommu-
nikation; Ausstrahlung von Radio- und Fernsehsendungen, sowie
diesbezügliche Beratung; elektronische Übermittlung von Informatio-
nen; Verschaffen von Zugang auf globale Computernetzwerke (Inter-
net), Datenbanken und Webseiten im Zusammenhang mit der Redak-
tion und Produktion von Radio- und Fernsehsendungen zum Einspei-
sen und Herunterladen von Informationen mittels elektronischer Me-
dien; Verschaffen von Zugang zu globalen Computernetzwerken (In-
ternet) und Datenbanken; Bereitstellen von Telekommunikations-
dienstleistungen für interaktive Informationen, online aus Computer-
datenbanken oder im Internet bereitgestellt
41 Sportliche Aktivitäten; Produktion von Fernseh- und Radiosendungen
sowie Internetinhalte in Form von Daten, Informationen, Filmen, Mu-
sikclips, Musik, Radio- und Fernsehsendungen, Text-, Audio-, Video-
und Multimediainhalten; Publikation von Begleitmaterial zu Fernseh-
und Radiosendungen; Verschaffen des Zugriffs auf interaktive Infor-
mationen und Bild- oder Ton-Bildmaterial aus Computerdatenbanken
und dem Internet im Bereich der Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung
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Seite 5
sowie sportlicher und kultureller Aktivitäten; Produktions- und Publika-
tionsdienstleistungen in Bezug auf gedruckte und elektronische Me-
dien; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und
Zeitschriften; Herausgabe von bespielten Datenträgern
42 Erstellung von Internetseiten; Programmieren von Webseiten
Zur Begründung führte sie aus, das Zeichen "Schweiz aktuell" werde von
den Verkehrskreisen unmittelbar als Hinweis auf den Inhalt und das Thema
der vom Markenschutz ausgeschlossenen Waren und Dienstleistungen der
Klassen 16 sowie 41 im Sinne zeitgemässer und die Schweiz betreffender
Informationen, Nachrichten, Veranstaltungen usw. verstanden. Die von der
Beschwerdeführerin geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung sei für die
Dienstleistung Fernsehunterhaltung in Klasse 41 glaubhaft gemacht, er-
strecke sich jedoch weder auf den gesamten Oberbegriff jener Dienstleis-
tungsklasse noch auf Hilfsmittel, mit welchen die übrigen Waren und
Dienstleistungen erbracht würden.
H.
Mit Eingabe vom 7. März 2016 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde
an das Bundesverwaltungsgericht und stellte das Rechtsbegehren, die Be-
schwerde sei gutzuheissen und die Verfügung der Vorinstanz vom 4. Feb-
ruar 2016 dahingehend aufzuheben, dass das einzutragende Zeichen
"Schweiz Aktuell" auch für die Waren und Dienstleistungen der Klasse 16
(Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Prospekte und Broschüren) sowie 41
(Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Redaktion von
Fernseh- und Radiosendungen sowie Internetinhalte in Form von Daten,
Informationen, Filmen, Musikclips, Musik, Radio- und Fernsehsendungen,
Text-, Audio- und Multimediainhalten; Redaktionsdienstleistungen in Bezug
auf gedruckte und elektronische Medien) einzutragen sei; unter Kosten-
und Entschädigungsfolgen.
Sie rügte, die Vorinstanz habe den rechtserheblichen Sachverhalt falsch
festgestellt, die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung des Zei-
chens für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 gestützt auf
die eingereichten Belege zu Unrecht verneint. Auch habe sie den Anspruch
der Beschwerdeführerin auf Gleichbehandlung gegenüber vergleichbaren
Voreintragungen verletzt und überhöhte Anforderungen an das Beweis-
mass hinsichtlich der Schutzfähigkeit des Zeichens gestellt. Entgegen der
Ansicht der Vorinstanz stelle das Zeichen keine Herkunftsangabe dar und
sei unterscheidungskräftig. Weiter erweise sich die Verfügung als unange-
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messen, da im Hinblick auf die Verkehrsdurchsetzung zumindest ein Zwei-
felsfall bestehe, welcher die Eintragung des Zeichens für sämtliche stritti-
gen Waren und Dienstleistungen rechtfertige.
I.
Die Vorinstanz beantragte in ihrer Vernehmlassung vom 3. Juni 2016 die
kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde. Sie hielt an ihrer Auffassung
fest, wonach dem Zeichen "Schweiz aktuell" im Zusammenhang mit den
strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 infolge direkt
beschreibenden Gehalts die Unterscheidungskraft fehle, die Verkehrs-
durchsetzung nicht glaubhaft gemacht worden sei und kein Anspruch auf
Gleichbehandlung gestützt auf die zitierten Voreintragungen bestehe.
J.
Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öf-
fentlichen Verhandlung.
K.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-
weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin hat die Beschwerdeführerin am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene
Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Bundes-
gesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG,
SR 172.021]). Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erho-
ben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss recht-
zeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzu-
treten.
2.
2.1 Nach Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den
Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG,
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SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz
ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte
Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten
einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und
andererseits Zeichen, welchen die für die Individualisierung der Ware oder
Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft
fehlt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Ei-
gentum [RKGE] vom 17. Februar 2003, in: sic! 2003, S. 495 E. 2 "Royal
Comfort"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen
und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 2 N 34 ff.; EUGEN MARBACH,
in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 116 ff.).
2.2 Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben
Endabnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stu-
fen (Urteile des BGer 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSel-
ect"; 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). Die Freihaltebedürf-
tigkeit beurteilt sich aus Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten
des Markenanmelders, die mindestens ein virtuelles Interesse daran ha-
ben, das Zeichen ebenfalls für entsprechende Waren oder Dienstleistun-
gen zu verwenden (Urteile des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014
E. 4 "Palace [fig.]"; B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Beton-
hülse"; MARBACH, a.a.O., Rz. 258; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 44).
2.3 Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die
beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in ei-
nem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also
von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich
als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Wa-
ren oder Dienstleistungen verstanden werden. Hierunter fallen namentlich
Wörter, die geeignet sind im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammenset-
zung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wir-
kungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruch-
ten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5
"Première"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Lucas
David/Markus Frick (HRSG.), Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz,
3. Aufl. 2016, Art. 2 N. 84; MARBACH, a.a.O., Rz. 247, 313 f.; WILLI, a.a.O.,
Art. 2 N. 45).
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Seite 8
2.4 Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder An-
spielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen
hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche
Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr der-
art sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erhebli-
chen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denk-
arbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III
447 E. 1.5 "Première"; 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteile des BGer
vom 23. März 1998, in: sic! 1998, S. 397 E. 1 "Avantgarde" und vom
10. September 1998, in: sic! 1999, S. 29 E. 3 "Swissline").
2.5 Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammen-
gesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu er-
mitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamtein-
druck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar
verständlicher Sinn ergibt (Entscheid der RKGE vom 17. Februar 2003, in:
sic! 2003, S. 495 E. 2 "Royal Comfort"; Urteile des BVGer B-804/2007 vom
4. Dezember 2007 E. 2 "Delight Aromas [fig.]"; B‑5518/2007 vom 18. April
2008 E. 4.2 "Peach Mallow"). Im Bereich der Zeichen des Gemeingutes
sind Grenzfälle einzutragen und ist die endgültige Entscheidung dem Zivil-
gericht zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch-Uhrband"; 129 III
225 E. 5.3 "Masterpiece I").
2.6 Mit der zusätzlichen Prüfung eines Freihaltebedürfnisses an Marken,
die sich in einem Sinnbezug auf den Inhalt, die Form oder Gestalt der ge-
kennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen, wird der Ver-
breitung und Häufigkeit des Motivs oder Themas am Markt und damit dem
konkreten Verwendungsinteresse der Mitanbieter Rechnung getragen (Ur-
teile des BVGer B-1759/2007 E. 4 "Pirates of the Caribbean"; B-5996/2013
vom 9. Juni 2015 E. 5.3 "Froschkönig"). Bei Wortmarken für inhaltsbezo-
gene Waren oder Dienstleistungen ist besonders das Vorliegen eines
schutzwürdigen Interesses der Konkurrenten am Thema zu prüfen, das die
Marke beschreibt. Ein solches ist insbesondere anzunehmen, wenn aktuell
mit entsprechenden Publikationen zu rechnen ist und das Thema einen von
den involvierten Personen unabhängigen Gegenstand der Kultur oder Wis-
senschaft betrifft (Urteile des BVGer B-1759/2007 E. 4 "Pirates of the
Caribbean"; B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 4.4 "Rapunzel"). Von
einem absoluten Freihaltebedürfnis, das eine Durchsetzung als Marke in
jedem Fall ausschliesst, ist jedoch nur dann auszugehen, wenn der Ver-
kehr auf die Verwendung des Zeichens angewiesen ist, wobei diese Be-
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Seite 9
dingung nicht allgemein, sondern im Hinblick auf die Waren oder Dienst-
leistungen zu prüfen ist, für die das Zeichen bestimmt ist (BGE 134 III 324
E. 2.3.3 "M/M-Joy"). Eine Verkehrsdurchsetzung kann für ein banal er-
scheinendes Zeichen nicht von vornherein ausgeschlossen werden, falls
dieses in einem konkreten Zusammenhang im geschäftlichen Verkehr nicht
erforderlich ist, da es nicht allgemein gebräuchlich ist und durch zahlreiche
gleichwertige Zeichen ersetzt werden kann (BGE 131 III 121 E. 4.4 "Smar-
ties").
3.
Vorliegend ist die Eintragung des Zeichens "Schweiz aktuell" für die Waren
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Prospekte und Broschüren in Klasse 16
sowie die Dienstleistungen Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; kulturelle
Aktivitäten; Redaktion von Fernseh- und Radiosendungen sowie Interne-
tinhalte in Form von Daten, Informationen, Filmen, Musikclips, Musik, Ra-
dio- und Fernsehsendungen, Text-, Audio- und Multimediainhalten; Redak-
tionsdienstleistungen in Bezug auf gedruckte und elektronische Medien in
Klasse 41 strittig, während die Eintragung des Zeichens für die übrigen be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 38, 41 sowie 42
unbestritten geblieben und in Rechtskraft erwachsen ist.
4.
Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen, wobei dieje-
nigen Waren und Dienstleistungen, die an Fachleute und Endkonsumenten
zugleich vertrieben werden, aus der Sicht der weniger markterfahrenen
und grösseren Gruppe der Letztabnehmer zu beurteilen ist (Urteile des
BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4.1 "Schweizer Fernsehen";
B‑3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous").
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Prospekte und Broschüren richten sich
neben Zwischenhändlern und Fachleuten aus der Medienbranche, welche
über besondere Marktkenntnisse verfügen, an erwachsene und jugendli-
che Letztabnehmer und werden von diesen als täglich konsumierte Medien
mit einer gewöhnlichen bis flüchtigen Aufmerksamkeit nachgefragt (Urteile
des BVGer B-3815/2014 E. 5 "Rapunzel"; B-4026/2015 vom 19. Juli 2016
E. 3 "Heimat Online/Die Heimat (fig.)").
Die Dienstleistungen Erziehung und Ausbildung richten sich vorwiegend an
Auszubildende im Kindes- und Jugendalter sowie an erzieherisch tätige
Erwachsene mit Fachkenntnissen im schulisch-pädagogischen Bereich,
die eine grössere Aufmerksamkeit an den Tag legen (vgl. Urteile des
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BVGer B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 5 "Geo/Geo influence";
B-2609/2012 E. 4.2 "Schweizer Fernsehen"). Dienstleistungen im Bereich
Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten werden von einem breiten Publikum
mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer gewöhnlichen Auf-
merksamkeit in Anspruch genommen (Urteil des BVGer B-8028/2012 vom
2. Mai 2012 E. 4.2.3 "View/Swissview (fig.)").
Redaktionsdienstleistungen in Bezug auf gedruckte und elektronische Me-
dien sowie Fernseh- und Radiosendungen und Internetinhalte in Form von
Daten, Informationen, Filmen, Musikclips, Musik, Radio- und Fernsehsen-
dungen, Text-, Audio- und Multimediainhalten richten sich einerseits an
eine mediengewöhnte Letztabnehmerschaft, zu denen nebst Erwachsenen
auch Kinder und Jugendliche zählen und die eine gewöhnliche Aufmerk-
samkeit an den Tag legen, andererseits an spezialisierte Fachkreise aus
der Redaktionsbranche mit einer entsprechend erhöhten Aufmerksamkeit.
5.
5.1 Die Vorinstanz verweigerte dem Zeichen "Schweiz Aktuell" die Zulas-
sung zum Markenschutz für die beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen der Klassen 16 und 41 mit der Begründung, im Zusammenhang mit
diesen werde es sofort und ohne Gedankenaufwand in der Bedeutung von
"Aktuelles aus der Schweiz", mithin als "aktuelle Informationen, Nachrich-
ten, Themen, Termine usw. aus der Schweiz", verstanden. Die Kombina-
tion einer geografischen Angabe mit dem Zusatz "aktuell" sei für die Erstat-
tung von Nachrichten, Meldungen usw. in Bezug auf eine bestimmte Re-
gion üblich und werde auf Anhieb verstanden. Die Verkehrskreise fassten
das Zeichen als Hinweis auf den Inhalt oder das Thema der strittigen Wa-
ren und Dienstleistungen auf. Da dem Zeichen ein unmittelbar verständli-
cher Sinn zukomme, bedürfe es zwischen der Wahrnehmung des Zeichens
und dem Erkennen dessen beschreibenden Charakters keiner besonderen
Denkarbeit. Mangels konkreter Unterscheidungskraft sei es gemäss Art. 2
Bst. a MSchG zurückzuweisen.
5.2 Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, die Vorinstanz
habe die konkrete Unterscheidungskraft des Zeichens "Schweiz Aktuell"
für die strittigen Waren und Dienstleistungen zu Unrecht verneint. Zeichen,
welche einen geografischen Namen enthielten, stellten keine Herkunftsan-
gabe dar, wenn sie auf den Titel, das Thema oder den Inhalt von Waren
oder Dienstleistungen hinwiesen. Dies gelte insbesondere, wenn das Zei-
chen, wie vorliegend, für Verlagserzeugnisse hinterlegt sei. Es treffe nicht
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Seite 11
zu, dass das Zeichen in der Bedeutung von "aktuelle Informationen, Nach-
richten, Themen, Termine usw. aus der Schweiz" verstanden werde. Viel-
mehr werde das Zeichen brandmässig verwendet und weise einen unter-
scheidungskräftigen Gesamteindruck auf, indem es eines gewissen Denk-
aufwands bedürfe, um dessen Bedeutung zu verstehen. Es sei weder ba-
nal noch direkt beschreibend. Ferner liege kein Freihaltebedürfnis vor, da
es zahlreiche andere Möglichkeiten gebe, ähnliche Waren und Dienstleis-
tungen zu kennzeichnen. Folglich sei das Zeichen unterscheidungskräftig
und schutzfähig.
6.
Zunächst ist zu prüfen, ob dem Zeichen in Bezug auf die strittigen Waren
und Dienstleistungen konkrete Unterscheidungskraft zukommt.
6.1 Die Rechtsprechung pflegt Marken für Zeitschriften, Datenträger und
andere Medien eher streng zu beurteilen. Sie verneint deren Unterschei-
dungskraft nicht nur bei einem unmittelbaren Hinweis auf das darin behan-
delte Thema (z.B. BGE 87 I 395, 396 "La Cardiologia nel Mondo"; HGer
BE, in: sic! 1998, S. 88 ff. "Stadtanzeiger Bern"; Urteile des BVGer
B-8005/2010 vom 22. März 2011 "Cleantech Switzerland"; B-3815/2014
E. 7.1 "Rapunzel"; B-4026/2015 E. 5.3 "Heimat Online/Die Heimat (fig.)").
Eine Registrierung wird auch dann verweigert, wenn das Wort ein behan-
deltes Thema ohne gedanklichen Aufwand, wiewohl indirekt über einen
mehrdeutigen Sinngehalt nahelegt (Urteile des BVGer B-3331/2010 vom
3. November 2010 "Paradies"; B-5528/ 2012 vom 17. Dezember 2013 "Ve-
nus"). Erst ein im Vergleich zu einem möglicherweise damit bezeichneten
Inhalt thematisch fernliegender Wortsinn wurde bisher als abstrakt genug
angesehen, um für inhaltsbezogene Waren unterscheidungskräftig zu wir-
ken (Urteile des BVGer B-2642/2008 vom 30. September 2009 "Park Ave-
nue"; B-6422/2007 vom 20. Mai 2009 "Tintenklecks"; B-5996/2013
"Froschkönig").
6.2 Das hinterlegte Zeichen setzt sich aus den Bestandteilen "Schweiz"
und "Aktuell" zusammen. Der Bestandteil "Schweiz" wird von den Schwei-
zer Verkehrskreisen ohne Weiteres als Herkunftsangabe verstanden und
gehört zum Gemeingut (BGE 135 III 416 E. 2.2 "Calvi"; 128 III 441 E. 1.1
"Appenzeller"; Urteil des BVGer B-2609/2012 E. 5.2 "Schweizer Fernse-
hen"). Der Begriff "Aktuell" steht ebenfalls unmittelbar verständlich für "zeit-
gemäss, gegenwärtig, zeitnah, gegenwartsbezogen, bedeutsam für die un-
mittelbare Gegenwart" (, ab-
gerufen am 10. November 2016). Im Gesamteindruck wird das Zeichen
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sofort in der Bedeutung von "Aktuelles aus der Schweiz" verstanden. Es
handelt sich um eine banale und in unterschiedlichen Branchen gängig ver-
wendete Wortkombination. In Verbindung mit den beanspruchten Medien
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Prospekte und Broschüren in Klasse 16
sowie den medienbezogenen Dienstleistungen Redaktion von Fernseh-
und Radiosendungen; Internetinhalte in Form von Daten, Informationen,
Filmen, Musikclips, Musik, Radio- und Fernsehsendungen, Text-, Audio-
und Multimediainhalten sowie Redaktionsdienstleistungen in Bezug auf ge-
druckte und elektronische Medien in Klasse 41 wird das Zeichen dahinge-
hend verstanden, die Waren und Dienstleistungen hätten aktuelle Informa-
tionen und Nachrichten betreffend die Schweiz zum Inhalt. Diese Deutung
drängt sich ohne Weiteres auf, da aktuelle Ereignisse aus der Schweiz ein
typisches und allgegenwärtiges Medienthema bilden (vgl. Urteil des BVGer
B-4026/2015 E. 5.3 "Heimat Online/Die Heimat (fig.)"). Dies gilt auch für
die Dienstleistungen Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung und kulturelle
Aktivitäten in Klasse 41, welche nicht ausschliesslich die Medienbranche
betreffen, aber ihres Inhalts oder thematischen Bezugs wegen nachgefragt
werden und somit ebenfalls Aktualitäten aus der Schweiz betreffen können,
sei es in schulischer oder pädagogischer Hinsicht oder mit Schwerpunkt
auf aktuelle kulturelle und gesellschaftliche Ereignisse. Dem Zeichen
"Schweiz Aktuell" erschliesst sich somit auf Anhieb ein klarer, sofort er-
kennbarer Sinngehalt, der durch weitere mögliche Deutungen nicht aufge-
hoben wird. Vielmehr ist die Verbindung einer geografischen Angabe mit
dem Zusatz "Aktuell", wie die Vorinstanz richtig festgestellt hat, üblich, um
Waren und Dienstleistungen betreffend aktuelle Ereignisse hinsichtlich ei-
nes bestimmten Orts oder einer bestimmten Region zu bezeichnen. Die
Verkehrskreise erkennen ohne besonderen Gedankenaufwand, dass die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen dem Zweck dienen, aktuelle
Geschehnisse in der Schweiz zu dokumentieren und zu verbreiten oder
dass sie aktuelle Informationen betreffend die Schweiz zum Thema haben.
Damit wird das Zeichen als Hinweis auf die Zweckbestimmung, den Inhalt
und das Thema der strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16
und 41 verstanden. Folglich ist es in Bezug auf diese trivial, direkt beschrei-
bend und verfügt über keine Unterscheidungskraft, weshalb es die
Vorinstanz zurecht gestützt auf Art. 2 Bst. a MSchG vom Markenschutz
ausgeschlossen hat. Damit erübrigt sich die Prüfung der im vorinstanzli-
chen Verfahren aufgeworfenen Frage, ob das Zeichen auch aufgrund des
Tatbestands der Irreführung (Art. 2 Bst. c MSchG) zurückzuweisen wäre.
B-1456/2016
Seite 13
6.3 Andere in der Schweiz tätige Marktteilnehmer, die über aktuelle Ereig-
nisse aus der Schweiz berichten oder Waren und Dienstleistungen mit ei-
nem aktuellen thematischen Bezug zur Schweiz anbieten wollen, sind auf
die Verwendung der Begriffe "Schweiz" und "Aktuell" angewiesen. Ihr Inte-
resse an der Verwendung dieser Begriffe ist als überaus hoch zu gewich-
ten, da der Berichterstattung über Aktualitäten aus der Schweiz eine
grosse Bedeutung zukommt (vgl. Urteil des BVGer B-1759/2007 E. 4 "Pi-
rates of the Caribbean"). Das Zeichen "Schweiz Aktuell" ist somit freihalte-
bedürftig und darf dem freien Geschäftsverkehr nicht entzogen werden. Da
dem Verkehr im Hinblick auf die Waren Zeitungen, Zeitschriften, Bücher,
Prospekte und Broschüren sowie die Dienstleistungen Erziehung; Ausbil-
dung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Redaktion von Fernseh- und Ra-
diosendungen sowie Internetinhalten und Redaktionsdienstleistungen in
Bezug auf gedruckte und elektronische Medien neben der Wortkombina-
tion "Schweiz Aktuell" jedoch weitere Alternativen zur Bezeichnung von ak-
tuellen Themen und Ereignissen betreffend die Schweiz zur Verfügung ste-
hen, ist das Zeichen nicht unentbehrlich. Damit ist ein absolutes Freihalte-
bedürfnis zu verneinen, sodass dem Zeichen die Überwindung der Ge-
meingutzugehörigkeit durch den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung
grundsätzlich offensteht (vgl. BGE 134 III 314 E. 2.3.3 "M/M-Joy" sowie
nachfolgend E. 8).
7.
7.1 Die Beschwerdeführerin macht mit Verweis auf die Voreintragungen
"Shopping aktuell", "Einkauf aktuell" sowie "Bern aktuell" einen Anspruch
auf Eintragung des Zeichens gestützt auf den Gleichbehandlungsgrund-
satz (Art. 8 BV) geltend. Die Vorinstanz verneint einen Anspruch auf Gleich-
behandlung, da die zitierten Eintragungen mit dem strittigen Zeichen hin-
sichtlich Aufbau und beanspruchter Waren und Dienstleistungen nicht ver-
gleichbar seien und deren Eintragung zudem längere Zeit zurückliege,
weshalb keine ständige und zukünftige rechtswidrige Praxis der Vorinstanz
belegt sei.
7.2 Das Gleichbehandlungsgebot fliesst aus Art. 8 Abs. 1 BV und besagt,
dass juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu be-
handeln sind. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei
rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich
ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch
sind; es genügt, dass relevante Tatsachen im Hinblick auf die anzuwen-
B-1456/2016
Seite 14
denden Normen gleich sind (BGE 112 Ia 193 E. 2b). Demgegenüber be-
steht grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, ins-
besondere dann, wenn nur in vereinzelten Fällen vom Gesetz abgewichen
wurde. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richt-
schnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (BGE 139 II 49 E. 7.1; 122 II
446 E. 4a; Urteil des BGer 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 "Doppelhe-
lix [fig.]"; Urteil des BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 5.1
"Couronné"; BVGE 2010/47 E. 10.1 "Madonna"). Der Anspruch auf Gleich-
behandlung im Unrecht wird ausnahmsweise anerkannt, wenn eine stän-
dige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und
die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser
Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des BGer 4A_250/2009 vom 10. Sep-
tember 2009 E. 4 "UNOX [fig.]"; Urteile des BVGer B-1165/2012 vom
5. Februar 2014 E. 8.1 "Mischgeräte [3D]", B-7427/2006 vom 9. Januar
2008 E. 9.1 "Chocolat Pavot [fig.]"). Im Markenrecht wird das Gleichbe-
handlungsgebot äusserst zurückhaltend angewendet, da die Eintragungs-
praxis naturgemäss kasuistisch ist. So müssen die Marken hinsichtlich Zei-
chenbildung und beanspruchter Waren vergleichbar sein, wobei bereits ge-
ringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen können (MARBACH, SIWR III/1,
N. 232 f.; Urteile des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 "Fire-
master"; 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1 "V"; Urteile des BVGer
B-7421/2006 vom 27. März 2007 E. 3.4 "we make ideas work";
B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 6.2 "Goldbären). Werden die Voraus-
setzungen der Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise bejaht, ist zu
prüfen, ob deren Anwendung nicht vorrangige öffentliche oder private Inte-
ressen entgegenstehen (PHILIPP DANNACHER, Der allgemeine Gleichheits-
satz im Markenprüfungsverfahren bei Gemeinschaftsmarken der EU sowie
im deutschen und im schweizerischen Markenprüfungsverfahren, Diss.
2012, S. 39; BGE 139 II 49 E. 7.1; 126 V 390 E. 6a; 123 II 248 E. 3c).
Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots müssen im Rechtsmittelver-
fahren ausdrücklich gerügt werden, was auch die Obliegenheit ein-
schliesst, entsprechende Vergleichsfälle anzugeben (Urteile des BVGer
B-2609/2012 E. 8.1 "Schweizer Fernsehen"; B-6068/2014 E. 6.2 "Goldbä-
ren").
7.3 Die mit dem strittigen Zeichen hinsichtlich Aufbau und teilweise bean-
spruchter Waren Zeitungen und Druckereierzeugnisse Schweizerischer
Herkunft in Klasse 16 vergleichbare Marke Nr. P-484'387 "Bern aktuell"
wurde nicht zufolge originärer Unterscheidungskraft, sondern aufgrund ih-
rer Verkehrsdurchsetzung eingetragen und eignet sich aus diesem Grund
nicht als Basis für einen Anspruch auf Gleichbehandlung (vgl. Urteil des
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Seite 15
BVGer B-2509/2012 E. 8.2 "Schweizer Fernsehen"). Zudem liegt ihre Ein-
tragung vom 7. Mai 2001 über 15 Jahre zurück. Die Marken Nr. 552'114
"Shopping aktuell" und Nr. 535'679 "Einkauf aktuell" sind hinsichtlich ihres
Aufbaus nicht mit dem strittigen Zeichen vergleichbar, da sie keine geogra-
fische Angabe enthalten. Während die Marke "Einkauf aktuell" für ver-
gleichbare Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 eingetragen
wurde, beschränkt sich die Vergleichbarkeit mit den von der Marke "Shop-
ping aktuell" beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9,
35, 38 sowie 39 zudem auf Druckereierzeugnisse in Klasse 16. Beide Mar-
ken wurden ausserdem vor rund zehn Jahren am 9. November 2006 res-
pektive am 13. Juli 2005 eingetragen. Es handelt sich somit um zwei iso-
lierte und längere Zeit zurückliegende Einzelfälle, die keine konstante
rechtswidrige Praxis der Vorinstanz zu belegen vermögen. Folglich hat die
Vorinstanz einen Anspruch auf Eintragung des Zeichens "Schweiz Aktuell"
gestützt auf den Grundsatz der Gleichbehandlung zurecht verneint und ist
darin keine Verletzung von Art. 8 BV zu erblicken.
8.
8.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich in ihrer Beschwerde zwar auf die
Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "Schweiz Aktuell", beantragt mit ih-
rem Rechtsbegehren jedoch nicht dessen Eintragung als durchgesetzte
Marke. Grundsätzlich wird die Verkehrsdurchsetzung nur auf ausdrückli-
chen Antrag hin geprüft (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 "ePostSelect (fig.)"; Ur-
teile des BVGer B-1759/2007 E. 8 "Pirates of the Caribbean"; B-4519/2011
vom 31. Oktober 2012 E. 3.8 "Rhätische Bahn"; B-2509/2012 E. 2.3
"Schweizer Fernsehen"). Da die Beschwerdeführerin die Eintragung des
Zeichens als durchgesetzte Marke im vorinstanzlichen Verfahren beantragt
hat, die Frage der Verkehrsdurchsetzung vor der Vorinstanz im mehrfachen
Schriftwechsel eingehend diskutiert wurde und von einem sinngemässen
Antrag auf Zulassung des Zeichens als durchgesetzte Marke in der Be-
schwerde ausgegangen werden kann, ist die Verkehrsdurchsetzung nach-
folgend dennoch zu prüfen.
8.2 Die Beschwerdeführerin bringt vor, gestützt auf die eingereichten Be-
lege, wonach das Zeichen "Schweiz Aktuell" überaus bekannt sei, seit über
20 Jahren verwendet werde und seit dem 27. Januar 1997 als durchge-
setzte Marke für Ausstrahlung von Fernsehsendungen in Klasse 38 einge-
tragen sei, hätte die Vorinstanz die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens für
sämtliche strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 be-
jahen müssen. Diese stellten ausnahmslos Hilfs- und Begleitmittel für die
B-1456/2016
Seite 16
Ausstrahlung von Radio- und Fernsehsendungen dar, stünden in unmittel-
barem Zusammenhang zu deren Produktion und Ausstrahlung und richte-
ten sich an dieselben Abnehmerkreise wie die Dienstleistungen der Klasse
38. Die Schutzausdehnung rechtfertige sich infolge der geänderten Medi-
enlandschaft, indem Radio- und Fernsehsendungen über neue Vertriebs-
kanäle wie das Internet zugänglich gemacht würden. Indem die Vorinstanz
das Vorliegen einer Verkehrsdurchsetzung verneint habe, habe sie den
rechtserheblichen Sachverhalt falsch und unvollständig festgestellt. Zudem
habe sie die eingereichten Beweismittel falsch gewürdigt und zu hohe An-
forderungen an das erforderliche Beweismass gestellt, da die Beschwer-
deführerin keinen strikten Beweis für das Vorliegen einer Verkehrsdurch-
setzung habe erbringen müssen. Aus demselben Grund erweise sich die
angefochtene Verfügung als unangemessen, hätte das Zeichen doch an-
hand der eingereichten Belege und Behauptungen zumindest als Zweifels-
fall eingetragen werden sollen.
Die Vorinstanz ist demgegenüber der Ansicht, eine Verkehrsdurchsetzung
sei anhand der von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen, der
Voreintragung Nr. 435'830 "Schweiz Aktuell" für die Dienstleitung Ausstrah-
lung von Fernsehprogrammen in Klasse 38 sowie der notorischen Tatsa-
che, dass die Fernsehsendung "Schweiz Aktuell" seit über 20 Jahren aus-
gestrahlt werde, lediglich für die Dienstleistung Fernsehunterhaltung in
Klasse 41 glaubhaft gemacht, ohne dass ein Bezug zu den übrigen stritti-
gen Waren und Dienstleistungen bestehe. Die eingereichten Unterlagen
seien nicht geeignet, aufzuzeigen, in welcher Form, für welche der noch
strittigen Waren und Dienstleistungen, von wem, in welchem Gebiet und
Umfang und seit wann das angemeldete Zeichen markenmässig gebraucht
worden sei. Informationen in Bezug auf den gesamtschweizerischen Ge-
brauch liessen sich den Unterlagen nicht entnehmen. Die blosse Bekannt-
heit eines Zeichens gebe noch keinen Aufschluss darüber, ob es für die
betreffenden Waren und Dienstleistungen als individualisierender Hinweis
auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden werde. Die Verkehrsdurch-
setzung für eine einzelne Dienstleistung erstrecke sich weder auf den ge-
samten Oberbegriff der entsprechenden Klasse noch auf Hilfsmittel, mittels
deren eine Dienstleistung in Klasse 41 erbracht oder eine Ware in Klasse
16 angeboten werde.
8.3 Zeichen, die Gemeingut bilden, können durch Verkehrsdurchsetzung
nachträgliche Unterscheidungskraft und markenrechtlichen Schutz erlan-
gen, sofern an ihnen kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (Art. 2
Bst. a MSchG; BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-Joy"; Urteil des BVGer
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Seite 17
B-2609/2012 E. 6 "Schweizer Fernsehen"). Ein Zeichen hat sich im Verkehr
durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten der be-
treffenden Waren oder Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr trotz seiner
von Haus aus fehlenden Kennzeichnungskraft als individualisierender Hin-
weis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird (BGE 131 III 121
S. 131 E. 6 "Smarties"; 130 III 328 S. 331 "Swatch Uhrband"; 128 III 441
S. 444 E. 1.2 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-2418/2014 vom 17. Feb-
ruar 2016 E. 6.1.2 "Bouton (fig.)").
8.4 Wer sich auf Verkehrsdurchsetzung beruft, hat diese zu belegen. Der
Hinterleger hat indessen nicht den vollen Beweis für die Verkehrsdurchset-
zung zu erbringen, sondern muss diese nur glaubhaft machen (Urteile des
BVGer B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.11 "Oktoberfestbier";
B-4519/2011 E. 3.10 "Rhätische Bahn"). Die Durchsetzung eines Kennzei-
chens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die einen Rückschluss auf
seine Wahrnehmung durch das Publikum erlauben, etwa langjährige, be-
deutsame Umsätze und intensive Werbeanstrengungen. Sie kann auch
durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums mit-
tels demoskopischen Gutachtens belegt werden (BGE 130 III 332 E. 3.1
"Swatch Uhrband", 131 III 131 E. 6 "Smarties"). Da die Behörde in ihrer
Beweiswürdigung frei ist, gelten keine festen Beweismittelvorgaben und
sind alle Beweismittel erlaubt, die geeignet sind, die Verkehrsdurchsetzung
nachzuweisen (Urteile des BVGer B-4763/2012 E. 6.2.1 "Betonhülse";
B-2418/2014 E. 6.1.2 "Bouton (fig.)"; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2. Aufl. 2013, S. 200 Rz. 3.124). Grundsätzlich sind Belege betreffend die
ganze Schweiz einzureichen; eine bloss lokale Durchsetzung genügt nicht
(BGE 128 III 441 E. 1.2 "Appenzeller"; 127 III 33 E. 2 "Brico"). Sprachregi-
onale Schwankungen sind allerdings zulässig (BGE 128 III 441 E. 1.2 "Ap-
penzeller"; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 173). Die erforderliche Intensität und
Dichte der Verkehrsdurchsetzung hängt vom Ausmass der schutzhindern-
den Unterscheidungsschwäche und des Freihaltebedürfnisses ab. Die An-
forderungen sind umso höher, je schwächer und freihaltebedürftiger das
Zeichen ist (BGE 128 III 441 E. 1.4 "Appenzeller"; 117 II 321 E. 3.a "Valser";
Urteil des BVGer B-2418/2014 E. 6.1.2 "Bouton (fig.)"). Im Regelfall wird
für das Glaubhaftmachen der Verkehrsdurchsetzung ein belegbarer Mar-
kengebrauch während zehn Jahren verlangt, in besonderen Fällen kann
jedoch auch eine kürzere Gebrauchsperiode genügen (Urteile des BVGer
B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.3.2 "Ein Stück Schweiz"; B-2418/2014
E. 6.1.2 "Bouton (fig.)"; ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im
schweizerischen Markenrecht, Bern 2013, S. 51 f.).
B-1456/2016
Seite 18
8.5 Wird die Durchsetzung mit Hilfe von Gebrauchsbelegen glaubhaft ge-
macht, müssen diese die Wahrnehmung der Marke als Kennzeichen für
die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen nahelegen. In
der Regel genügt dafür nur ein ernsthafter und markenmässiger Gebrauch.
Darunter wird der Gebrauch einer Marke im Zusammenhang mit den be-
anspruchten Waren oder Dienstleistungen verstanden, das heisst der pro-
duktbezogene Gebrauch der Marke im Gegensatz zum rein unterneh-
mensbezogenen, ausschliesslich firmenmässigen Gebrauch. Ein Anbrin-
gen der Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst ist nicht erfor-
derlich. Der Zusammenhang von Marke und Produkt kann auch anderwei-
tig hergestellt werden, beispielsweise durch die Verwendung des Zeichens
in Angeboten, Rechnungen, Katalogen, Prospekten und dergleichen, so-
fern der Adressat darin einen spezifischen Produktebezug und nicht bloss
einen allgemeinen Unternehmensbezug erkennt (Urteil des BGer
4C.229/2003 vom 20. Januar 2004 E. 5 "Tripp Trapp"; Urteile des BVGer
B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 "Mobility"; B-6629/2011
vom 18. März 2013 E. 9.3.3 "ASV"). Die Verkehrsdurchsetzung muss im
Zeitpunkt der Hinterlegung bestehen und noch andauern (Urteil des BVGer
B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6.1 "S"; WILLI,
a.a.O., Art. 2 Rz. 190).
8.6 Die Verkehrsdurchsetzung hat produktbezogen zu erfolgen (Urteil des
BVGer B-7405/2006 E. 6.9.1 "Mobility"). Sie kann sich nicht auf einen an-
deren Waren- und/oder Dienstleistungsbereich erstrecken als denjenigen,
für welchen sie nachgewiesen wurde. Ist die Verkehrsdurchsetzung für ein-
zelne Waren und/oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so zieht dies
die Verkehrsdurchsetzung weder für den entsprechenden Oberbegriff aus
der gleichen Waren- und/oder Dienstleistungsklasse noch für Hilfsmittel,
mittels derer eine Dienstleistung erbracht oder eine Ware angeboten wird,
nach sich (Urteile des BVGer B-4519/2011 E. 3.8, 3.11 "Rhätische Bahn";
B-7405/2006 E. 6.9.3 "Mobility"; B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 8
"Die Post"; B-6629/2011 E. 9.3.3 "ASV"; Urteil der RKGE vom 5. Februar
2002 in: sic! 2002, S. 244 E. 5 "Die Post").
8.7 Beim Zeichen "Schweiz Aktuell" handelt es sich, wie vorstehend dar-
gelegt, um eine äusserst banale, direkt beschreibende und zudem - wenn
auch nicht absolut - freihaltebedürftige Wortkombination. Entsprechend
sind die Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchset-
zung hoch anzusetzen. Zu diesem Zweck stützt sich die Beschwerdefüh-
rerin auf zwei Belege. Einerseits verweist sie auf einen Eintrag der Online-
Enzyklopädie Wikipedia zu "Schweiz aktuell", aus dem hervorgeht, die
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Seite 19
Nachrichtensendung "Schweiz aktuell" des Schweizer Fernsehens werde
montags bis freitags um 19 Uhr auf [recte] SRF 1 ausgestrahlt. Sie bestehe
vorwiegend aus Reportagen zu Ereignissen in der Schweiz und werde auf
Schweizerdeutsch moderiert. Bis 1993 sei die Sendung unter dem Namen
"DRS aktuell" ausgestrahlt worden. Andererseits beruft sich die Beschwer-
deführerin auf ihre Marke Nr. P-435'820 "Schweiz Aktuell", die am 27. Ja-
nuar 1997 mit Gebrauchspriorität vom 1. September 1990 als durchge-
setzte Marke für die Dienstleistung Ausstrahlung von Fernsehprogrammen
in Klasse 38 eingetragen wurde. Ergänzend verweist die Beschwerdefüh-
rerin auf die bis ins Jahr 2000 zurückreichende Archivierung der unter dem
Zeichen "Schweiz aktuell" ausgestrahlten Sendungen auf dem Internet
(/sendungen/schweizaktuell/archiv.php).
Diese Belege belegen zwar einen über zehn Jahre andauernden Gebrauch
des Zeichens "Schweiz Aktuell", beziehen sich aber nicht auf die in Frage
stehenden Waren Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Prospekte und Bro-
schüren in Klasse 16 sowie die Dienstleistungen Erziehung, Ausbildung
und kulturelle Aktivitäten in Klasse 41. Bei den Dienstleistungen Redaktion
von Fernseh- und Radiosendungen sowie Internetinhalte in Form von Da-
ten, Informationen, Filmen, Musikclips, Musik, Radio- und Fernsehsendun-
gen, Text-, Audio- und Multimediainhalten; Redaktionsdienstleistungen in
Bezug auf gedruckte und elektronische Medien in Klasse 41 handelt es
sich, wie die Beschwerdeführerin selbst vorbringt, um Hilfsmittel, mittels
derer die Dienstleistung Fernsehunterhaltung in Klasse 41 erbracht werden
kann. Die von der Vorinstanz für diese anerkannte Verkehrsdurchsetzung
kann sich aufgrund des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips jedoch
nicht auf allfällige Hilfsmittel erstrecken. Auch die Durchsetzung der älteren
Marke Nr. 435'820 "Schweiz Aktuell" kann sich nicht über die Dienstleis-
tung Ausstrahlung von Fernsehprogrammen in Klasse 38 hinaus auf die
übrigen Dienstleistungen und Waren erstrecken. Selbst wenn die betroffe-
nen Dienstleistungen der Klasse 41 nicht als Hilfsmittel zu qualifizieren wä-
ren, ist die Kritik der Vorinstanz an den von der Beschwerdeführerin zum
Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ins Recht gelegten Belegen berech-
tigt. Aus diesen geht nämlich nicht hervor, dass die Beschwerdeführerin
unter dem strittigen Zeichen Redaktionsdienstleistungen erbracht hat, zu-
dem geben sie keinen Aufschluss über Art und Umfang des allfälligen mar-
kenmässigen Gebrauchs des Zeichens. Namentlich ist damit kein gesamt-
schweizerischer Gebrauch des Zeichens dargelegt. Damit eignen sich die
Belege nicht, die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens für die strittigen Wa-
ren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 glaubhaft zu machen. Da-
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Seite 20
ran vermag auch die Behauptung der Beschwerdeführerin, wonach ihr Zei-
chen derart bekannt sei, dass die Verkehrskreise sämtliche Waren und
Dienstleistungen ihr zuordnen würden, nichts zu ändern. Die blosse Be-
kanntheit eines Zeichens bedeutet nicht, dass es im Zusammenhang mit
den in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen als individualisieren-
der Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird (Urteile des
BVGer B-2418/2014 E. 6.3.5 "Bouton (fig.)"; B-2225/2011 E. 7.1 "Ein Stück
Schweiz").
8.8 Die Vorinstanz hat die Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung
für die strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 somit
zurecht verneint. Die Rüge der Beschwerdeführerin, wonach die
Vorinstanz den rechtserheblichen Sachverhalt unrichtig oder unvollständig
festgestellt habe, zielt ins Leere. Auch erweist sich die angefochtene Ver-
fügung nicht als unangemessen, zumal die Rechtslage klar ist und kein
Zweifelsfall vorliegt, der die Eintragung des Zeichens für die strittigen Wa-
ren und Dienstleistungen rechtfertigen würde. Eine falsche Beweiswürdi-
gung oder Überspannung des Beweismasses kann der Vorinstanz eben-
sowenig vorgeworfen werden. Sie hat die von der Beschwerdeführerin ein-
gereichten Unterlagen im Eintragungsverfahren gewürdigt, analysiert und
mehrmals ausführlich dargelegt, weshalb eine Verkehrsdurchsetzung ge-
stützt auf diese ihrer Ansicht nach nicht bejaht werden könne. Zwar trifft es
zu, dass die Verkehrsdurchsetzung von der Markenanmelderin nur glaub-
haft gemacht werden muss. Dies entbindet die Beschwerdeführerin jedoch
nicht von ihrer Mitwirkungspflicht (Art. 13 VwVG). Die Beschwerdeführerin
hat trotz mehrfacher Beanstandung durch die Vorinstanz weder im
vorinstanzlichen Verfahren noch vor Bundesverwaltungsgericht weitere
Belege eingereicht oder ergänzende Ausführungen gemacht, um die Ver-
kehrsdurchsetzung für die übrigen strittigen Waren und Dienstleistungen
glaubhaft zu machen.
9.
9.1 Die Beschwerdeführerin bringt schliesslich vor, die Zulassung des Zei-
chens für Druckereierzeugnisse aller Art in Klasse 16 bei gleichzeitiger
Rückweisung für Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Prospekte und Broschü-
ren derselben Klasse sei nicht nachvollziehbar und willkürlich. Damit beruft
sie sich sinngemäss auf den in Art. 9 BV verankerten Grundsatz von Treu
und Glauben. Dieser verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des be-
rechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges, be-
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Seite 21
stimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden. Vorausge-
setzt ist, dass die Person, die sich auf Vertrauensschutz beruft, berechtig-
terweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachtei-
lige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen
kann; schliesslich scheitert die Berufung auf Treu und Glauben dann, wenn
ihr überwiegende öffentliche Interessen gegenüberstehen (BGE 129 I 170
E. 4.1; 126 II 377 E. 3a; 118 Ia 245 E. 4b). Präjudizien, insbesondere
Grundsatzentscheide, können eine Grundlage des Vertrauensschutzes bil-
den. Kein Verlass ist hingegen auf eine schwankende Praxis, die es ver-
meidet, sich bezüglich einer Streitfrage eindeutig zu äussern (BGE 117 Ia
119 E. 2; Urteil des BVGer B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.8
"toppharm Apotheken (fig.)").
9.2 Die Vorinstanz bringt in ihrer Vernehmlassung vor, das Zeichen hätte
praxisgemäss auch für Druckereierzeugnisse in Klasse 16 zurückgewiesen
werden müssen. Im Eintragungsverfahren hat sie der Beschwerdeführerin
gegenüber keine Zusicherung abgegeben, das Zeichen werde für Drucke-
reierzeugnisse im Allgemeinen oder für Zeitungen, Zeitschriften, Bücher,
Prospekte und Broschüren im Besonderen zugelassen. Vielmehr wies sie
wiederholt darauf hin, die Voraussetzungen für eine Zulassung zum Mar-
kenschutz seien für diese Waren nicht erfüllt. Die Beschwerdeführerin kann
sich weder auf eine ständige Praxis in vergleichbaren Fällen berufen, noch
liegt eine Zusicherung der Vorinstanz vor, vergleichbare Sachverhalte in
Zukunft gleich zu beurteilen. Folglich bildet Dispositivziffer 3 der angefoch-
tenen Verfügung eine fehlerhafte Eintragung in einem Einzelfall, wodurch
kein berechtigtes Vertrauen geschaffen wird (vgl. Urteile des BVGer
B-5296/2012 E. 4.8 "toppharm Apotheken (fig.)"; B-1611/2007 vom
7. Oktober 2008 E. 7.2 "Laura Biagiotti Aqua di Roma"; B-990/2009 vom
27. August 2009 E. 8.2 "Biotech Accelerator"). Zudem hat die Beschwer-
deführerin nicht dargelegt, inwiefern sie gestützt auf die Zulassung des Zei-
chens für Druckereierzeugnisse nachteilige Dispositionen getroffen haben
soll. Mangels genügender Vertrauensgrundlage kann die Beschwerdefüh-
rerin aus der Zulassung des Zeichens Druckereierzeugnisse aller Art in
Klasse 16 somit nichts zu ihren Gunsten ableiten.
10.
Im Ergebnis erweist sich die Beschwerde als unbegründet, weshalb sie
vollumfänglich abzuweisen und die Verfügung der Vorinstanz vom 4. Feb-
ruar 2016 zu bestätigen ist.
B-1456/2016
Seite 22
11.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdever-
fahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1VwVG). Die
Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über
die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 73.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen
sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folg-
lich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des
Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten
aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen
grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.− und Fr. 100'000.− ange-
nommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem
Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die
Kosten des vorliegenden Verfahrens sind total mit Fr. 4'500.− zu beziffern
und werden dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten
Kostenvorschuss entnommen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine
Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die Verfügung der Vorinstanz vom
4. Februar 2016 bestätigt.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auf-
erlegt. Der von ihr geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– wird zur Be-
zahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
B-1456/2016
Seite 23
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 65487/2008; Gerichtsurkunde)
– das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Agnieszka Taberska
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren
Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be-
schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 12. Dezember 2016