B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1494/2011
A r r ê t d u 2 m a i 2 0 1 2
Composition
Claude Morvant (président du collège),
Vera Marantelli, Marc Steiner, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
Marcuard Heritage AG,
représentée par Maître Nicolas Birkhäuser, avocat,
Niederer Kraft & Frey AG,
recourante,
contre
Banque Heritage SA,
représentée par Jacobacci & Partners SA,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Procédure d'opposition No 10 113
CH 534 693 HERITAGE BANK & TRUST (fig.) /
CH 576 058 MARCUARD HERITAGE (fig.),
Procédure d'opposition No 10 114
CH 565 238 BANQUE HERITAGE (fig.) / CH 576058
MARCUARD HERITAGE (fig.),
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Faits :
A.
A.a La marque suisse No 576 058 "MARCUARD HERITAGE" (fig.), dont
Marcuard Heritage AG (ci-après : la défenderesse ou la recourante) est
titulaire, a été publiée sur Swissreg le 28 septembre 2008 pour des
services des classes 36, 42 et 45. Elle revendique en particulier la
protection pour les services suivants de la classe 36 :
Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen.
Cette marque se présente comme suit
A.b Le 2 décembre 2008, Banque Heritage SA (ci-après : l'opposante ou
l'intimée) a formé opposition partielle contre cet enregistrement en se
fondant sur trois marques.
A.b.a Premièrement, sur la marque suisse antérieure No 550 378 "H"
(fig.) déposée le 24 juillet 2006 et enregistrée pour les services suivants
de la classe 36 : Assurances, affaires financières, affaires monétaires,
affaires immobilières (procédure d'opposition No 10 112).
A.b.b Deuxièmement, sur la marque suisse antérieure No 534 693
"HERITAGE BANK & TRUST (fig.) déposée le 17 mars 2005 et
enregistrée pour les services suivants de la classe 36 : Assurances,
affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires, affaires
immobilières (procédure d'opposition No 10 113).
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A.b.c Troisièmement, sur la marque suisse antérieure No 565 238
"BANQUE HERITAGE" (fig.) déposée le 16 novembre 2007 et enregistrée
pour les services suivants de la classe 36 : Assurances, affaires
financières, affaires monétaires, affaires immobilières (procédure
d'opposition No 10 114).
A.b.d L'opposante a conclu au refus de l'enregistrement de la marque
attaquée en tant qu'elle portait sur les services de la classe 36. Elle a fait
valoir d'une part que la marque attaquée reprenait, dans sa partie
centrale, l'élément graphique commun aux trois marques opposantes et,
d'autre part, qu'elle reprenait également l'élément verbal "HERITAGE"
présent dans les marques No 534 693 et No 565 238. Relevant que
l'élément verbal "MARCUARD", présenté dans les mêmes dimensions et
la même police d'écriture que "HERITAGE", n'attirait pas particulièrement
l'attention, elle a allégué une similarité visuelle, phonétique et sémantique
de signes portant sur des services identiques et conclu que la reprise
d'éléments essentiels de ses marques entraînait un réel risque de
confusion direct et indirect.
A.c Dans sa réponse du 9 juin 2009, la défenderesse a conclu au rejet
de l' opposition. Relevant que l'élément figuratif des marques opposantes
était banal dans la mesure où il faisait immanquablement penser à la
reprise de la croix suisse et que l'élément verbal "HERITAGE" était
descriptif des services revendiqués, la défenderesse a invoqué l'absence
ou la très faible force distinctive des marques opposantes. Arguant que la
marque attaquée se distinguait au contraire par la présence de l'élément
verbal "MARCUARD" et par sa conception originale qui rappelait
fortement une pièce de monnaie ancienne finement ciselée, elle a conclu
que, nonobstant la présence du terme faible "HERITAGE", la marque
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attaquée se distinguait clairement des marques opposantes et qu'un
risque de confusion tant direct qu'indirect était exclu.
Les parties ont encore eu l'occasion de faire valoir leurs arguments
respectifs dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures.
A.d Le 3 février 2011, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-
après : l'autorité inférieure) a rendu trois décisions séparées.
A.d.a Dans une première décision, l'autorité inférieure a rejeté
l'opposition en tant qu'elle était fondée sur la marque No 550 378 "H"
(fig.). Elle a considéré pour l'essentiel que les destinataires percevraient
dans la marque attaquée un élément dont la forme ne ressemblait que
vaguement à celle de l'élément unique constituant la marque opposante,
qu'il ne s'agissait au demeurant pas d'une reprise manifeste de cette
figure et que le fait qu'il puisse s'agir d'une "apparence plus ancienne"
n'était pas évident. Considérant par ailleurs que la marque attaquée
contenait d'autres éléments influençant clairement l'impression
d'ensemble, soit la forme circulaire et des éléments verbaux distinctifs,
l'autorité inférieure a conclu que, dans une impression d'ensemble, la
marque attaquée présentait une plus grande complexité et que l'élément
en forme de croix ne fondait pas à lui seul une similarité avec la marque
opposante. Restée inattaquée, cette décision est entrée en force.
A.d.b Dans une deuxième décision, elle a admis l'opposition en tant
qu'elle était fondée d'une part sur la marque antérieure No 534 693
"HERITAGE BANK & TRUST" (fig.). Constatant le caractère descriptif de
"BANK & TRUST" pour les services concernés, elle a relevé que les
signes en présence avaient en commun le mot "HERITAGE", qui était un
élément indépendant et distinctif dans chacune des marques. Observant
que même si chaque marque contenait d'autres éléments non similaires,
elle a considéré que les destinataires percevraient clairement le mot
"HERITAGE" qui avait la même signification, la même prononciation et un
aspect visuel très similaire. Elle a ainsi constaté que les marques
concordaient sur un élément essentiel et que, dans une impression
générale, la similitude qui en résultait était renforcée par la présence d'un
élément cruciforme dans les marques en présence. Considérant que le
mot "HERITAGE" contenu dans la marque opposante n'était pas
descriptif des services revendiqués, elle a nié la faible, voire l'absence de
force distinctive de la marque opposante. Relevant que, avec le terme
"HERITAGE", les destinataires percevraient dans la marque attaquée un
élément verbal identique à un élément essentiel et distinctif des marques
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opposantes et reconnaîtraient une croix dans tous les signes, l'autorité
inférieure a conclu que, compte tenu de l'identité des services concernés,
il convenait d'admettre l'existence d'un risque de confusion direct mais
aussi indirect, dès lors qu'un destinataire pourrait penser à une variante
de la marque de base et pourrait en déduire qu'il s'agit d'un même
titulaire.
A.d.c Dans une troisième décision, motivée pour l'essentiel de manière
identique, elle a également admis l'opposition en tant qu'elle était fondée
sur la marque No 565 238 "BANQUE HERITAGE" (fig.).
B.
Par deux mémoires séparés du 8 mars 2011, rédigés en langue
allemande et de contenu pratiquement identique (affaires B-1494/2011 et
B-1496/2011), la recourante a déféré ces deux dernières décisions
devant le Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et
dépens, à leur annulation et au rejet des oppositions. A l'appui de ses
conclusions, la recourante fait valoir pour l'essentiel que tant l'élément
figuratif, représentant une croix suisse en soi impropre à renvoyer à une
entreprise, que l'élément verbal "HERITAGE", descriptif des services
concernés, allusif de la qualité des services offerts et à connotation
publicitaire, sont faibles et que, par conséquent, les marques opposantes
n'ont aucune force distinctive, voire une force distinctive très faible. La
recourante ajoute que la comparaison des signes montre que les
marques en présence ne concordent que sur l'élément verbal faible
"HERITAGE" dès lors que les éléments figuratifs sont très différents, celui
contenu dans les marques opposantes se résumant à une forme
géométrique simple rappelant la croix suisse alors que celui de la marque
attaquée se caractérise d'abord par sa forme ronde et son graphisme
élaboré qui fait penser à une pièce ancienne. Ajoutant que l'élément
verbal distinctif "MARCUARD" est en outre prédominant du fait qu'il est
mis en évidence par sa position dans le graphisme de la marque
attaquée, la recourante conclut que, dans une impression d'ensemble, la
marque attaquée se distingue clairement des marques opposantes et
qu'un risque de confusion direct est ainsi exclu. La recourante ajoute qu'il
en va de même en ce qui concerne un risque indirect en alléguant que,
compte tenu des différences manifestes entre les marques, les
destinataires concernés ne seront nullement amenés même à présumer
un rapport quelconque entre les marques en présence et, par voie de
conséquence, entre les entreprises qui les détiennent.
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Page 6
C.
Invitée à se prononcer sur les recours, l'autorité inférieure en a proposé
leur rejet dans sa réponse commune aux deux recours du 6 mai 2011 et
en renvoyant au contenu des décisions attaquées.
D.
Egalement invitée à se prononcer sur les recours, l'intimée en a proposé
le rejet au terme de sa réponse du 1er juillet 2011, également commune
aux deux recours. L'intimée conteste que le centre des marques
opposantes soit une croix suisse, en soutenant que la croix figurant dans
lesdites marques ne correspond ni aux proportions de la croix suisse ni à
sa présentation usuelle dans un écusson ou un carré. Relevant que s'il
est possible que certains destinataires voient une croix dans ses
marques, l'intimée soutient que d'autres destinataires ne verront que la
partie foncée de l'élément figuratif composée de quatre "H" accolés
perpendiculairement l'un à l'autre auxquels ressemblent les "M" et "H"
perpendiculairement accolés de la marque attaquée et que, pour ces
destinataires-là, le caractère distinctif de l'élément figuratif sera entier et
la similarité des signes établie. L'intimée conteste également que
l'élément verbal "HERITAGE" soit descriptif et allègue que « le signe
"BANQUE HERITAGE" place habilement le mot "BANQUE" dans la
durée, et gagne, par cette association, un caractère distinctif qui naît du
caractère à la fois explicite et ambigu de l'ensemble verbal ». Relevant
que les seules différences entre les marques en présence résident d'une
part dans l'élément verbal "MARCUARD" contenu dans la marque
attaquée et, d'autre part, dans le mot "BANQUE" contenu dans les
marques opposantes, l'intimée soutient que l'association de l'élément
figuratif à "HERITAGE" entraîne un risque de confusion réel nonobstant la
présence de l'élément verbal "MARCUARD", ce d'autant que l'ajout de ce
terme à l'ensemble fait apparaître la marque attaquée comme étant
destinée à une certaine catégorie de services financiers rendus par
l'entreprise intimée dont le signe principal est une marque épurée et forte.
E.
Les deux affaires B-1494/2011 et B-1496/2011 ont été jointes par
décision incidente du 20 juillet 2011. Par la suite, la recourante s'est
encore exprimée par courrier du 16 août 2011, auquel l'intimée a répondu
le 1er septembre 2011.
Les arguments invoqués de part et d'autre au cours de la procédure
seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
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Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La
qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (cf. art. 11, 50,
52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Les recours sont ainsi recevables.
2.
2.1. A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c de la loi sur la protection des marques
du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11), sont exclus de la protection les
signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou
services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de
confusion.
Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque sont
de distinguer une marchandise particulière de marchandises identiques
ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de cette
marchandise et même de son fabricant soit rendue possible (cf. ATF 119
II 473 consid. 2c Radion). Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus
récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure.
Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés
seront induits en erreur par la ressemblance des signes et que les
marchandises portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux
détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une atteinte existe
aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison
de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas,
notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes
lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises
économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (cf. ATF
128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, 122 III 382 consid. 1 Kamillosan).
2.2. Que deux marques se distinguent suffisamment ou qu'on risque de
les confondre ne se détermine pas en comparant abstraitement les
signes. En effet, si la possibilité de confondre les signes parce qu'ils sont
identiques ou similaires dans leur texte, leur forme ou leur apparence est
une condition nécessaire pour admettre le risque de confusion, elle ne
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suffit pas. Ce qui est déterminant, c'est le danger d'une imputation
inexacte que suscite l'analogie des signes, laquelle atteint le signe
antérieur dans sa fonction d'individualisation. Il s'agit ainsi de prendre en
considération toutes les circonstances du cas concret. De fausses
imputations dépendent de circonstances dans lesquelles les destinataires
prennent conscience des marques et de la façon dont ils comprennent les
signes et les gardent en mémoire (cf. ATF 122 III 382 consid. 1
Kamillosan, 127 III 160 consid. 2a Securitas).
Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en
compte la similarité aussi bien des signes que des produits ou des
services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux éléments
s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services
doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice
versa (cf. LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999,
MSchG, No.8 ad art. 3).
L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également
d'examiner l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve
lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause et de
s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant décisive
pour déterminer l'étendue de la protection de la marque opposante
(cf. GALLUS JOLLER in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin
[éditeurs] Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, No 45 ad art. 3 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-7352/2008 du 17 juin 2009
consid. 7 Torres/Torre Saracena).
3.
Il s'agit dans un premier temps d'examiner si, du point de vue du cercle
des destinataires concernés, les services revendiqués de part et d'autre
sont identiques ou similaires.
3.1. Les marques en présence sont toutes enregistrées pour des services
de la classe 36, à savoir assurances, affaires financières, affaires
monétaires et affaires immobilières. Les destinataires de ces services
comprennent pour partie des milieux spécialisés dans le domaine de la
finance et des assurances ainsi que, pour la majorité, les consommateurs
qui requièrent de tels services (cf. arrêt du TAF B-1561/2011 du 28 mars
2012 consid. 6 TOGETHER WE'LL GO FAR).
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Page 9
3.2. Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles des
consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les
produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou
similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production et de
distribution usuels, de la même entreprise ou seraient, du moins, produits
ou offerts sous le contrôle du titulaire par des entreprises liées (cf. DAVID,
op. cit., No 8 ad art. 3 ; arrêt du TAF B-3268/2007 du 25 janvier 2008
consid. 3.1 MBR/MR [fig.]).
Il est établi, et au demeurant non contesté, que les services offerts sont,
en l'espèce, identiques.
4.
Il s'agit ainsi, dans un deuxième temps, d'examiner si les signes en
présence sont similaires.
La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression
d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1
Appenzeller). Dès lors que le consommateur, en général, ne verra ni
n'entendra les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit
ou entend s'oppose dans sa mémoire à l'image plus ou moins effacée de
l'autre vu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques
susceptibles de subsister dans sa mémoire moyennement fidèle ou
moyennement défaillante (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a Boss ; EUGEN
MARBACH, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2e éd.,
Bâle 2009, No 864).
Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, on est en présence d'une
collision entre des signes complexes combinant des éléments verbaux et
des éléments figuratifs, il n'existe pas de règles absolues permettant
d'établir quel élément l'emporte sur l'autre dans le cadre de l'impression
d'ensemble. Il convient dès lors de prendre en considération chacun des
éléments selon sa force distinctive respective. L'impression d'ensemble
d'une marque combinée est caractérisée par les éléments verbaux
lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux et
que ceux-ci ne sont pas en mesure de conférer à la marque une image
facile à retenir (cf. arrêt du TAF B-4159/2009 du 25 novembre 2009
consid. 2.4 et réf. cit. Efe [fig.]/Eve).
Pour déterminer si deux marques verbales se ressemblent au sens de
l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif,
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leur représentation graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III
160 consid. 2b/cc Securitas, 121 III 377 consid. 2b Boss). La similarité
des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se
manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (cf. MARBACH, op. cit.,
No 875 ; DAVID, op. cit., No 17 ad art. 3). La sonorité découle en particulier
du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des
voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot
et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine,
de même que sa terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation,
suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées
(cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas, 122 III 382 consid. 5a
Kamillosan).
Enfin, les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au
domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de
l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent,
eux aussi, influencer l'impression d'ensemble d'une marque (cf. arrêt du
TAF B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et
IKB/ICB BANKING GROUP).
5.
Dans les décisions attaquées, l'autorité inférieure a constaté que les
signes en présence concordaient dans un élément essentiel en tant qu'ils
avaient en commun le mot "HERITAGE", tenu pour non descriptif en
l'occurrence, et qui a le même sens, la même prononciation, ainsi qu'un
aspect visuel très similaire. Elle a par ailleurs considéré que, même s'il ne
suffisait en soi pas à fonder une similitude entre les signes, l'élément
cruciforme présent dans les marques en conflit influençait nettement
l'impression d'ensemble et contribuait ainsi à renforcer la similitude créée
par l'élément verbal.
La recourante conteste l'opinion soutenue par l'autorité inférieure et
allègue que, dans une impression d'ensemble, la marque attaquée se
distingue clairement des marques de l'intimée. Elle soutient à cet égard
que l'élément figuratif de ces dernières réside dans une forme
géométrique simple qui revient en définitive à une croix suisse au-
dessous de laquelle figurent les éléments verbaux présentés en ligne.
Elle ajoute que, à l'inverse, la marque attaquée se présente sous une
forme circulaire qui influence nettement l'impression d'ensemble et qui est
caractérisée par un design finement élaboré et ciselé rappelant une pièce
de monnaie ancienne. Admettant que les marques en présence ont en
commun l'élément verbal "HERITAGE", la recourante soutient que ce
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mot, purement descriptif des services concernés et sans force distinctive,
est situé tout au bas de la marque attaquée dans une position qui n'est
nullement proéminente par rapport aux autres éléments de la marque,
notamment l'élément verbal "MARCUARD" situé en évidence dans le
haut de la marque, et qu'il n'y a ainsi aucun parallélisme avec les
marques opposantes. La recourante conteste enfin que l'élément
cruciforme soit de nature à renforcer la prétendue similarité née de
l'élément verbal "HERITAGE" et reproche à l'autorité inférieure de se
mettre en contradiction avec ce qu'elle a elle-même considéré dans sa
décision portant sur l'opposition fondée sur la marque figurative No 550
378 dont le contenu a été rappelé sous lettre A.d.a ci-dessus. L'intimée
soutient pour sa part que, quel que soit son degré d'attention, le
consommateur sera amené à confondre les marques car il aura constaté
que le premier logo est composé des lettres "H" de "HERITAGE", tout
comme celui de la marque attaquée, lequel est composé des lettres "M"
et "H" de "MARCUARD HERITAGE". L'intimée conclut que, construits
suivant le même schéma, les deux signes sont semblables et
l'association à l'élément verbal "HERITAGE" donne aux marques en
présence un air de famille qui frappe l'esprit.
5.1. Les marques opposantes de l'intimée se composent d'une part d'un
élément figuratif constitué de quatre "H" ordonnés perpendiculairement
l'un à l'autre. La juxtaposition de ces lettres met en évidence, au centre
de l'élément graphique, une croix dont les branches sont de longueurs
égales et ressemble ainsi à la croix suisse. Dans leur ensemble, les "H"
eux-mêmes forment également une croix qui vient se superposer à
l'élément central. Les marques opposantes se composent d'autre part
d'un élément verbal en lettres majuscules placé linéairement sous
l'élément figuratif, à savoir "HERITAGE BANK & TRUST" pour la marque
No 534 693 et "BANQUE HERITAGE" pour la marque No 565 238.
La marque attaquée de la recourante consiste pour sa part en une pièce
circulaire qui fait penser à une pièce de monnaie ancienne présentant en
son centre un élément cruciforme. Cet élément résulte de
l'entrecroisement de plusieurs barres verticales et horizontales
relativement larges qui sont reliées entre elles, à droite et à gauche d'une
part et en haut et en bas d'autre part, par un élément unciforme plus fin.
Les barres principales portent des anneaux à chacune de leurs
extrémités. Entre les ailes de l'élément central apparaissent des éléments
semblables à "iii" orientés obliquement. Au centre de l'élément graphique
se trouve une forme rappelant une fleur. Sur le haut de la pièce circulaire,
et épousant le pourtour de ladite forme, figure l'élément verbal
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Page 12
"MARCUARD" en lettres majuscules. Sur le bas de la pièce figure l'autre
élément verbal "HERITAGE" présenté dans des caractères identiques et
dans les mêmes proportions.
La comparaison des signes fait en l'occurrence apparaître que, dans les
marques opposantes, l'élément graphique est dissocié de l'élément
verbal, contrairement à ce qui est le cas de la marque attaquée, laquelle
incorpore entièrement l'élément verbal dans l'élément graphique. Les
marques opposantes sont en outre caractérisées par un graphisme très
géométrique, né de la juxtaposition des lettres "H" et exclusivement formé
d'angles droits alors que la marque attaquée se caractérise d'abord par
sa forme circulaire. Il est vrai que les marques en présence contiennent
toutes un élément cruciforme. Mais il n'est nullement établi, comme le
soutient l'intimée, que le consommateur percevra aisément que les
éléments graphiques sont construits de la même façon. En effet, comme
l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure, le fait que l'élément central de la
marque attaquée résulte de la combinaison de deux "M" orientés vers le
haut et de deux "H" orientés pour l'un vers la gauche et l'autre vers la
droite ne sera pas perçu immédiatement. Il le sera seulement dans le
cadre d'un examen très attentif de la marque et en relation étroite avec
les éléments verbaux qu'elle contient. Au reste, l'élément figuratif de la
marque attaquée se distingue sensiblement de celui des marques
opposantes par l'adjonction des anneaux à chaque extrémité des barres
qui le constituent, par l'élément floral situé au centre de la croix, par les
éléments unciformes et par la présence des "iii" situés obliquement de
part et d'autre de l'élément cruciforme. Ainsi, la marque attaquée dans
son ensemble fait davantage penser à une pièce de monnaie ancienne.
Il est en revanche établi que lesdites marques ont en commun l'élément
verbal "HERITAGE". A cet égard, la recourante ne peut être suivie
lorsqu'elle soutient que, dans la marque attaquée, cet élément verbal est
en retrait par rapport à l'élément verbal "MARCUARD" qui serait
prédominant du fait de sa position dans la forme circulaire. Non
seulement les deux éléments verbaux sont inscrits en caractères
identiques mais c'est ensemble qu'ils donnent, certes après un examen
attentif, un sens à la marque figurative qu'ils enveloppent, à savoir une
combinaison des lettres "M" et "H". "HERITAGE" est un mot du
vocabulaire commun qui signifie au sens propre un patrimoine laissé par
une personne décédée et transmis par succession. Au sens figuré, il
signifie ce qui est transmis comme par succession, tel un héritage de
croyances, de coutumes, d'une civilisation ou encore spirituel (cf. Le Petit
Robert de la langue française 2012, publié en version numérique sur le
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Page 13
site Internet : ). Il n'est pas contestable que ce mot,
présent dans toutes les marques en conflit et placé d'une manière
ostensible, est identique tant du point de vue phonétique que du contenu
sémantique. Nonobstant la différence résultant de la présentation linéaire
de l'élément verbal dans les marques opposantes et arrondie dans la
marque attaquée, le graphisme reste quant à lui similaire.
5.2. Les marques combinées doivent être examinées dans leur ensemble
sans en dissocier les éléments comme dans une mosaïque
(cf. CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen
und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, No 12 ad art. 3). En
l'occurrence, il résulte de l'examen ci-dessus que si, au terme d'un
examen attentif, l'idée de la croix composée de lettres accolées se
retrouve certes dans la marque attaquée, il n'en reste pas moins qu'il ne
s'agit pas d'une construction immédiatement perceptible qui reste en
mémoire. Comme le relève la recourante, en renvoyant aux motifs de la
décision de l'autorité inférieure dans sa décision portant sur l'opposition
fondée sur la marque figurative No 550 378, les destinataires percevront
dans la marque attaquée un élément dont la forme ne ressemble que
vaguement à celle de l'élément figuratif contenu dans les marques
opposantes. Au demeurant, une concordance sur un élément figuratif
abstrait est admissible dès lors qu'une marque ne peut monopoliser que
le signe distinctif concret mais pas l'idée, respectivement l'élément
conceptionnel qui lui est sous-jacent. Il n'existe ainsi aucun risque de
confusion aussi longtemps que, comme c'est le cas en l'espèce, la
marque attaquée se présente comme une conception en soi originale et
non comme une simple variation ou un remaniement de la marque
opposante (cf. arrêt du TAF B-2261/2011 du 9 mars 2012 consid. 7.4
Bonewelding). Ainsi, le fait que les marques en présence présentent
toutes un élément cruciforme ne permet pas encore de conclure à la
similarité de l'élément graphique, contrairement à ce qui est le cas de
l'élément verbal "HERITAGE". La similarité des marques devant en
principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la
base de l'un des critères visuel, phonétique ou sémantique, il y a lieu
d'admettre que les marques en présence sont similaires au sens de
l'art. 3 al. 1 let. c LPM.
6.
Il convient ainsi d'examiner dans un troisième temps si, dans leur
ensemble, les marques en présence risquent d'être confondues. Il s'agit à
cet effet d'abord de déterminer l'attention dont font preuve les
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destinataires des produits ou des services pour lesquels les marques
sont enregistrées et la force distinctive de la marque opposante, avant
d'examiner la question de l'existence ou non d'un risque de confusion.
6.1. S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut, selon la doctrine
et la jurisprudence, prendre en considération toutes les circonstances, en
particulier la capacité de perception des destinataires et leur
comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se
procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de
produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de
souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou
de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention
accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte et admettre
moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Et si le public est
composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière
lors de l'achat, on devrait faire preuve de retenue avant d'admettre le
risque de confusion (cf. arrêt du TAF B-6770/2007 du 9 juin 2008
consid. 7.2 Nasacort/Vasocor ; sic! 2002 163 consid. 6f Audi ; IVAN
CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ;
MARBACH, op. cit., Nos 995 ss).
Les marques en présence, dont le cercle des destinataires a été établi au
considérant 3 ci-dessus, sont destinées à des services d'assurance et
des services financiers. Il ne s'agit donc pas de prestations de services
pour lesquelles il existe un besoin quotidien (services de consommation
courante). Il en résulte que les consommateurs feront preuve d'une
certaine attention lorsqu'il s'agira pour eux de se procurer de tels services
(cf. arrêt du TAF B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 8.1 IKB/ICB [fig.],
IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP).
6.2. L'aire de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Elle
est plus restreinte pour les marques faibles que pour les marques fortes
et des différences plus modestes suffiront à créer une distinction
suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments
essentiels dérivent de notions descriptives utilisées dans le langage
courant. Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant
acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant
d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le marché,
doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes
similaires car elles sont spécialement exposées à des essais de
rapprochement (cf. arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6
Sky/SkySIM ; ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan).
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6.2.1. Dans les décisions attaquées, l'autorité inférieure a constaté le
caractère descriptif et générique de "BANQUE" et de "BANK & TRUST"
pour les services concernés. Elle a en revanche considéré que le mot
"HERITAGE" contenu dans les marques opposantes n'était pas descriptif
des services revendiqués. Elle a relevé à ce propos que ce terme ne
serait pas immédiatement compris comme un renvoi à la nature des
services en cause dès lors qu'il n'était pas usuel que des banques et des
trusts se spécialisent uniquement dans la gestion d'avoirs issus d'un – ou
destinés à – un héritage et qu'il ne ressortait au demeurant ni des pages
Internet ni du registre du commerce que l'opposante offrait des services
consacrés aux héritages en particulier. Observant par ailleurs qu'aucune
des pièces du dossier ne permettait d'établir le caractère dilué de
l'élément "HERITAGE" pour les services en cause, l'autorité inférieure a
nié la faible, voire l'absence de force distinctive de la marque opposante.
La recourante fait au contraire valoir que le terme "HERITAGE" est
descriptif des services en cause, allusif de la qualité des services offerts
par l'intimée et à vocation publicitaire pour l'entreprise. Elle reproche en
particulier à l'autorité inférieure de s'être mise en contradiction avec le
point de vue qu'elle avait adopté lorsque l'intimée avait voulu inscrire la
marque verbale "HERITAGE" dès lors qu'elle avait alors soutenu que le
terme ne serait pas compris comme un renvoi à une entreprise
déterminée mais comme un renvoi direct au contenu et à la destination
des services "affaires financières, affaires monétaires et affaires
immobilières". La recourante ajoute que l'élément graphique est impropre
à confier une force distinctive aux marques opposantes dès lors qu'il est
constitué par une forme géométrique faisant apparaître une croix fort peu
stylisée qui s'apparente à la croix suisse.
6.2.2. Selon une pratique constante, les désignations décrivant la nature
ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s'applique font
partie du domaine public (cf. ATF 129 III 225 consid. 5.1 Masterpiece). En
l'occurrence, le terme "HERITAGE", dont les sens propre et figuré ont été
rappelés au considérant 5.1 ci-dessus, sera compris sans difficulté par le
cercle des consommateurs concernés. Au sens propre, hériter signifie
devenir propriétaire par succession d'un bien ou titulaire d'un droit. On
hérite d'un patrimoine, d'un immeuble ou encore d'une fortune (cf. Le
Petit Robert de la langue française 2012 précité). Il apparaît ainsi que,
mis en relation avec des services tels que "affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières et affaires bancaires", les destinataires
y verront un renvoi direct quant au contenu et à leur destination, c'est-à-
dire des services consacrés à l'héritage, comme l'administration
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financière d'un héritage ou l'administration d'un héritage reçu sous la
forme d'un bien immobilier. Il est à cet égard sans incidence que, pour
reprendre les mots de l'autorité inférieure, il ne soit pas usuel que des
banques et des trusts se spécialisent uniquement dans la gestion d'avoirs
issus d'un – ou destinés à – un héritage. En effet, les services
revendiqués en l'espèce sont énumérés sous la forme d'indications
générales ("Oberbegriffe"). Etant admis que, dans un tel cas, il s'agit de
prendre en considération tous les services qui peuvent être inclus ou
déduits de l'indication générale (cf. MARBACH, op. cit., No 213), il n'est pas
douteux que ces services englobent aussi la gestion financière ou
immobilière du patrimoine reçu par héritage. Il en va au demeurant de
même en ce qui concerne les services d'assurance, eux-aussi
revendiqués de manière générale par les marques opposantes. Formulés
d'une manière aussi générale, de tels services comprennent les
assurances-vie dont le but est précisément de transmettre aux héritiers
un capital au décès de l'assuré. En outre, il suffit, selon la jurisprudence,
qu'un signe soit descriptif pour une seule des parties des produits ou des
services revendiqués tombant sous l'indication générale concernée pour
qu'ils soient exclus de la protection (cf. arrêt du TAF B-3377/2010 du 28
juillet 2010 consid. 5.5 Radiant Apricot). Il résulte de ce qui précède que
l'élément verbal "HERITAGE" n'est pas doté d'une force distinctive
particulière en rapport avec les services pour lesquels les marques
opposantes sont enregistrées. Il en irait d'ailleurs de même si le terme
était pris dans son sens figuré, comme le fait valoir l'intimée en relevant
que l'on hérite de dons, de traditions ou encore d'éducation. La
recourante expose en effet de manière convaincante, exemples à l'appui,
que, dans cette acception-là, le terme est régulièrement utilisé dans leur
publicité par des instituts financiers afin de mettre en valeur leur sérieux
et leur fiabilité nés d'une longue expérience au travers des générations
qui se sont succédé aux commandes de l'entreprise. Il s'ensuit que,
même au sens figuré, le terme "HERITAGE" est de nature à susciter
immédiatement et sans effort d'imagination particulier auprès du public
concerné, un rapprochement avec la qualité des services offerts et que le
terme est alors qualitatif (cf. ATF 129 III 225 consid. 5.2 Masterpiece).
6.3. Il a été établi au considérant 5.1 ci-dessus que le logo figurant dans
les marques opposantes se compose des quatre lettres "H" dont la
juxtaposition met en évidence une croix dont les branches sont de
longueurs égales et rappelle la croix suisse. L'intimée relève certes que le
fait que certaines personnes puissent voir une croix ressemblant à la
croix suisse au cœur du logo de "BANQUE HERITAGE" n'évitera jamais
que d'autres personnes ne le voient pas et que ces dernières ne verront
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que la partie foncée du logo, soit sa partie positive constituée de la
juxtaposition des quatre lettres "H" et reconnaîtront ainsi à cet élément
figuratif un caractère distinctif entier. Cet argument n'est toutefois pas
d'un grand secours à l'intimée dans la mesure où elle admet ainsi elle-
même que, parmi les consommateurs concernés, certains y verront
précisément une croix suisse peu stylisée et que, pour ces
consommateurs-là, le signe ne sera guère propre à individualiser
l'entreprise. Contrairement à ce que soutient l'intimée, ce logo ne paraît
au demeurant pas particulièrement élaboré et la présence d'une croix en
son centre contribue à l'affaiblir dès lors que les croix appartiennent au
domaine public (cf. arrêt du TAF B-2261/2011 précité consid. 5.3
Bonewelding ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_385/2010, partiellement publié
in ATF 137 III 77, du 12 janvier 2011 consid. 4.2 Hotel Sterne).
6.4. Il convient finalement de constater que, dans une impression
d'ensemble, les marques opposantes sont dominées par les éléments
verbaux, lesquels se résument aux termes génériques "BANQUE" et
"BANK & TRUST" accompagnés du terme faible "HERITAGE". Force est
dès lors d'admettre avec la recourante que les marques opposantes ne
sont dotées que d'une faible force distinctive. Il convient dès lors
d'admettre que la présence du terme verbal "MARCUARD" dans la
marque attaquée suffit à la distinguer suffisamment des marques
opposantes et à exclure par là un risque de confusion, qu'il soit direct ou
indirect.
7.
Il ressort de ce qui précède que, bien fondés, les recours doivent être
admis, les décisions de l'autorité inférieure annulées et les oppositions
Nos 10 113 et 10 114 rejetées.
8.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al.
1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y
a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque
attaquée, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette
marque. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes
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de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par
rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première
instance. Faute d'autres pièces quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du
litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et
Fr. 100'000.- (cf. ATF 133 III 490 consid. 3.3).
En l'espèce, compte tenu de la réunion des deux procédures, les frais de
procédure doivent être fixés à Fr. 6'000.- et mis à la charge de l'intimée
qui succombe. Les avances de frais de Fr. 8'000.- versées par la
recourante sont restituées à cette dernière.
9.
La recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un
avocat, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF). Les
dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres
frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation
comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la
défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF).
La recourante qui a requis que la possibilité lui soit offerte de déposer un
décompte d'honoraires détaillé n'en a produit aucun, quand bien même
elle a été dûment avisée, par décision incidente du 20 juillet 2011, qu'un
deuxième échange d'écritures n'était pas ordonné ; les parties restant
néanmoins libres de déposer d'éventuelles remarques jusqu'au 16 août
2011. Elle ne l'a pas fait non plus lorsque la réponse de l'intimée
consécutive à ses propres remarques lui a été communiquée le 5
septembre 2011. En conséquence, l'indemnité à titre de dépens doit être
fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi
équitablement fixée à Fr. 10'000.- (TVA comprise). A ce montant s'ajoute
une indemnité de Fr. 3'000.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la
procédure devant l'autorité inférieure, également mise à la charge de
l'intimée.
10.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont admis. Partant, les chiffres 1, 2 et 4 des dispositifs des
décisions du 3 février 2011 rendues par l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle dans les procédures d'opposition Nos 10 113 et 10 114 sont
annulés et les opposions rejetées.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 6'000.-, sont mis à la charge
de l'intimée. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours qui suivent la notification du présent arrêt.
3.
Les avances de frais de Fr. 8'000.- versées par la recourante lui sont
restituées.
4.
Un montant total de Fr. 13'000.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant l'Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle est alloué à la recourante et mis à la
charge de l'intimée.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : formulaire "adresse de
paiement" et annexes en retour)
– à l'intimée (recommandé ; annexes : bulletin de versement et annexes
en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Procédures d'opposition Nos 10 113 et
10 114 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Muriel Tissot
Expédition : 4 mai 2012