Abtei lung II
B-1580/2008
{T 1/2}
U r t e i l v o m 1 9 . M a i 2 0 0 9
Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter Claude Morvant,
Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.
AZ-Medien AG, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau,
vertreten durch
Schneider Feldmann AG Patent- und Markenanwälte,
Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Verfügung vom 6. Februar 2008 - Zurückweisung des
Markeneintragungsgesuchs Nr. 52493/2006 A - Z.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-1580/2008
Sachverhalt:
A.
Die AZ-Medien AG hinterlegte am 21. März 2006 beim Institut für
Geistiges Eigentum (IGE, Vorinstanz) das Zeichen A - Z als Wortmarke
für die Waren und Dienstleistungen der folgenden Klassen:
Klasse 9
Magnetaufzeichnungsträger, CD-ROM's und andere Speichermittel für digi-
talisierte Informationen; herunterladbare Informationen.
Klasse 16
Druckereierzeugnisse.
Klasse 35
Verkauf, Vermietung oder Verpachtung von Werbeflächen, einschliesslich In-
serateflächen, und von Werbezeit in Druckereierzeugnissen, Radio und Fern-
sehen und elektronischen Medien; Verkaufsförderung und Marketing für Drit-
te; E-commerce-Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellen von Produkt-
und Dienstleistungsinformationen für Waren und Dienstleistungen aller Art;
Durchführung von Versteigerungen und Auktionen, insbesondere auf dem In-
ternet; Sammeln, Systematisierung, Erfassung und Speicherung von Daten
in einer Datenbank; Auswerten von Daten, insbesondere von Werbedaten
und Frequenzstatistiken auf Websites, in Computerdatenbanken sowie deren
Veröffentlichung, insbesondere in Print- und in elektronischen Medien sowie
in Radio und Fernsehen.
Klasse 38
Liefern und Übermitteln von Daten und Informationen, einschliesslich von
Produkt- und Dienstleistungsinformationen, über globale Computernetz-
werke; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperverbindungen
zum Auffinden von Daten und Informationen, insbesondere von Produkt- und
Dienstleistungsinformationen; Verschaffen von Zugriff auf Computernetz-
werke und Computerdatenbanken via Internet-Portale zum Herunterladen
von Produkt- und Dienstleistungsinformationen; Bereitstellen eines compu-
tergestützten Marktes, nämlich Sammeln, Bereitstellen, Liefern und Über-
mitteln von Informationen über Angebote von und Nachfragen nach Waren
und Dienstleistungen; Einspeisen von Netzwerkseiten ins Internet für Dritte
als computergestützte Märkte für verschiedene Produkte und Dienstlei-
stungen, bei denen Anbieter und Nachfrager mit Hilfe computergestützter Er-
fassung von Angeboten und Nachfragen zusammengeführt werden; Aus-
strahlung von Radio- und Fernsehprogrammen, auch übers Internet.
Klasse 42
Design von Netzwerkseiten für Dritte als computergestützte Märkte für ver-
schiedene Produkte und Dienstleistungen, bei denen Anbieter und Nach-
frager mit Hilfe computergestützter Erfassung von Angeboten und Nachfra-
gen zusammengeführt werden, Vermietung von Zugriffszeit zu Datenbanken
(Informatikdienstleistung) zum Kauf und Verkauf von Waren aller Art; Vermit-
teln und Vermietung von Zugriffszeit auf eine Datenbank zum Herunterladen
von Informationen über elektronische Medien (Internet); Vermietung und
Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hos-
ting).
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B.
Die Vorinstanz beanstandete das Zeichen mit Schreiben vom 2. Mai
2006 als zum Gemeingut gehörig. Neben beschreibenden Angaben
seien auch Wortzeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, welche
sich in allgemein oder im Zusammenhang mit den beanspruchten Wa-
ren und/oder Dienstleistungen üblichen Ausdrücken erschöpfen. Ihnen
fehle die Eignung, auf eine bestimmte betriebliche Herkunft hinzuwei-
sen. Diese Ausdrücke seien ausserdem für den Wirtschaftsverkehr
freizuhalten. Die Vorinstanz verweist auf ihre Google-Recherche, wel-
che bei der Eingabe des Zeichens A - Z eine hohe Trefferzahl in ver-
schiedenen Suchmodi in Bezug auf unterschiedlichste Waren und
Dienstleistungen zu Tage gefördert habe. Sie betrachtet dies als Beleg
dafür, dass es sich um eine übliche, allgemein verständliche und kei-
nesfalls unterscheidungskräftige Angabe handle.
C.
Innert erstreckter Frist nahm die AZ-Medien AG mit Schreiben vom
28. August 2006 Stellung. Darin verweist sie auf den Firmennamen AZ
Medien AG, Aarau, in dem das Zeichen AZ bereits enthalten sei. A - Z
könne daher nicht nur als "von A bis Z" verstanden werden. Andere In-
terpretationen seien ebenfalls möglich, insbesondere wirke es durch
den engen Zusammenhang mit der Firma als Hinweis auf die betriebli-
che Herkunft von Waren bzw. Dienstleistungen. Ohne einen Zusatz
habe das Zeichen keine beschreibende Funktion.
D.
In der Stellungnahme vom 8. Dezember 2006 erhielt die Vorinstanz
ihre Beanstandungen aufrecht. Das Zeichen bedeute "von A bis Z"
bzw. von Anfang bis Ende und sei auch häufig in der Schreibweise "A
bis Z" anzutreffen. Es werde typischerweise zur Systematisierung von
Waren und Dienstleistungen verwendet, insbesondere auch in den
Klassen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, für die Schutz
beansprucht wird. Gleichzeitig sei das Zeichen A - Z eine allgemein
verständliche und übliche Bezeichnung für "komplett, umfassend", wel-
ches in Bezug auf die strittigen Waren und Dienstleistungen das Be-
stehen eines umfassenden Angebots nahe legen solle. Das Zeichen
sei daher beschreibend und enthalte keinen erkennbaren betrieblichen
Hinweis.
E.
Die Hinterlegerin wies die Beanstandung der Vorinstanz mit Schreiben
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vom 11. Juni 2007 zurück. Sie behauptet, dass es sich bei dem Zei-
chen weder um eine verbreitete Redewendung, noch um eine Be-
schaffenheitsangabe handle, deren inhaltlicher Gehalt sich in einer
deskriptiven Aussage über Art oder Eigenschaft der Waren oder
Dienstleistungen erschöpfe. Das Zeichen sei im Gesamteindruck be-
trachtet mehrdeutig, ohne dass ein Bedeutungsinhalt dominiere, wes-
halb die Unterscheidungskraft anzuerkennen sei. Die Verwendung des
Internets habe dazu geführt, dass das Zeichen als "A minus Z" oder "A
Bindestrich Z" gelesen werde. Keine dieser Bedeutungen dränge sich
dem Konsumenten unmittelbar auf, vielmehr gelange er nur nach meh-
reren gedanklichen Schritten und gewissem Fantasieaufwand zu dem
Bedeutungsgehalt "von Anfang bis Ende". Die AZ-Medien AG weist
ausserdem auf für sie bereits eingetragene Marken hin, die, allerdings
grafisch gestaltet, entweder nur das hinterlegte Zeichen oder dieses in
Kombination mit einem weiteren Wort enthalten und für gleichartige
Waren und Dienstleistungen geschützt sind (Beilage 1 zum Schreiben
vom 11. Juni 2007). Ausserdem fördere eine Suche nach "A - Z" bei
Google-Schweiz an erster Stelle Einträge betreffend die AZ-Medien
AG zutage.
F.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 30. August 2008 an der Zurück-
weisung des Zeichens als nicht unterscheidungskräftig fest, worauf die
AZ-Medien AG am 22. Oktober 2007 um Erlass einer beschwerde-
fähigen Verfügung ersuchte und die Vorinstanz die Eintragung des Zei-
chens mit Verfügung vom 6. Februar 2008 für sämtliche der bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen definitiv verweigerte. In der Be-
gründung qualifizierte die Vorinstanz das hinterlegte Zeichen erneut
einerseits als in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen beschreibend und andererseits als allgemein bzw. üblicher
Ausdruck im Zusammenhang mit den strittigen Waren und Dienst-
leistungen. Die von der Hinterlegerin ins Feld geführten Lesarten ("A
minus Z" und "A Bindestrich Z") bzw. abweichenden Bedeutungen ent-
sprächen nicht einer im täglichen Sprachgebrauch üblichen Be-
zeichnung. Der Begriff sei ein Synonym für "komplett", "ganz", "völlig"
und "total" und wie diese Adjektive allein oder mit weiteren Verhältnis-
wörtern direkt beschreibend für die Waren oder Dienstleistungen oder
sachlichen Hinweisen hierzu. Das Zeichen sei dem Gemeingut zuge-
hörig und stelle daher keinen Hinweis auf eine betriebliche Herkunft
dar. Zudem müsse die Bezeichnung im Interesse von Konkurrenten
freigehalten werden. Die angeführten Voreintragungen seien allesamt
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nicht mit dem hinterlegten Zeichen vergleichbar. Ein Anspruch auf
Gleichbehandlung im Unrecht bestehe nicht.
G.
Am 10. März 2008 reichte die AZ-Medien AG gegen die Verfügung des
IGE vom 6. Februar 2008 Beschwerde ein. Sie stellt folgende Anträge:
"1. Die Verfügung des IGE vom 6. Februar 2008 betreffend die Schutzver-
weigerung des Markengesuchs 52493/2006 sei aufzuheben, und das IGE
anzuweisen, die vorliegende Marke ins Markenregister für sämtliche bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen einzutragen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen."
Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass ein Zeichen nur
dann als beschreibend bezeichnet werden könne, wenn der gedank-
liche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen derart sei,
dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen
Teil der Schweizer Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit
oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen sei (Beschwerde,
S. 8). Bei dem Zeichen A - Z verhalte es sich anders, da es sich, wie
bereits in der Korrespondenz mit der Vorinstanz ausgeführt (vgl. oben
F.), um eine unbestimmte sowie mehrdeutige und daher eintragungs-
fähige Bezeichnung handle. Die Frage, ob das Zeichen in Bezug auf
bestimmte Waren und Dienstleistungen beschreibend ist, habe die
Vorinstanz nur bezüglich einiger der Waren und Dienstleistungen ge-
prüft. Dabei bleibe vielfach unklar, welchen Sinn das Bedeutungsver-
ständnis der Vorinstanz, "komplett", "ganz", "völlig" und "total", im Zu-
sammenhang mit dem beanspruchten Waren und Dienstleistungen er-
geben solle (Beschwerde, S. 10 und 12). Im Übrigen verweist sie auf
ihre Ausführungen im Schreiben vom 11. Juni 2007. Gestützt auf die
Voreintragungen Nr. 471072 A-Z ALLSPORT, Nr. 550681 A-Z Ablauf-
reinigung und Nr. 499705 GOLD A-Z kommt die Beschwerdeführerin
zum Schluss, dass die strittige Bezeichnung als ungenauer, nichtssa-
gender und mehrdeutiger Begriff auch nicht freigehalten werden müs-
se.
H.
Mit Vernehmlassung vom 9. Juni 2008 beantragte die Vorinstanz unter
Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Be-
schwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollum-
fänglich abzuweisen. Aus den von der Beschwerdeführerin geltend ge-
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machten weiteren Voreintragungen könne diese nichts zu ihren Guns-
ten ableiten, da diese zu alt (Nr. 471072 A-Z ALLSPORT) oder nicht
vergleichbar seien (Nr. 550681 A-Z Ablaufreinigung und Nr. 499705
GOLD A-Z).
I.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im
Rahmen der Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist
von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-
zember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kos-
tenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin, deren Ge-
such durch die Vorinstanz abgewiesen wurde, ist die Beschwerdefüh-
rerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde
ist daher einzutreten.
2.
2.1 Nach Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11) sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz
ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marke für die Waren
oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr
durchgesetzt. Der Begriff Zeichen des Gemeinguts ist ein Sammelbe-
griff für Sachbezeichnungen, beschreibende Angaben, geografische
Herkunftsangaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der
Grund für den Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der
fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (Entscheid
der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum
[RKGE] vom 17. Februar 2003 in: sic! 6/2003 495 E. 2 Royal Comfort;
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2006
E. 3 Vuvuzela, B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 4 Leader; CHRISTOPH
WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische Marken-
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recht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34).
2.2 Als Gemeingut zurückzuweisen sind im Interesse eines fairen und
funktionierenden Wettbewerbs neben nicht unterscheidungskräftigen
Zeichen solche Zeichen, welche im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder
sogar unentbehrlich sind und daher nicht mit Mitteln des Markenrechts
monopolisiert werden dürfen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7426/2006 vom 30. September 2008, E. 2.2 Royal Bank of Scotland;
EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/ Lucas David [Hrsg.], Schweize-
risches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Marken-
recht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 246 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 42 f.). Die-
ses berechtigte Interesse des Wettbewerbs bzw. der konkurrierenden
Unternehmen an der Schutzunfähigkeit eines Zeichens wird als Frei-
haltebedürfnis bezeichnet. Der Kreis freihaltebedürftiger Zeichen bildet
zumindest eine grosse Schnittmenge mit Bezeichnungen, welche zum
Schutze der Konsumenten als nicht unterscheidungskräftig anzusehen
sind. Ein nicht unterscheidungskräftiges Zeichen wird in der Regel
auch freihaltebedürftig sein. Umgekehrt ist ein freihaltebedürftiges Zei-
chen gewöhnlich auch nicht unterscheidungskräftig (WILLI, a.a.O.,
Art. 2 N. 38; MARBACH, a.a.O., N. 246 ff.). Zeichen sind nach beiden
Schutzunfähigkeitsgründen des Gemeinguttatbestands zurückzuwei-
sen, wenn sie als Ausdrücke des täglichen Sprachgebrauchs, allge-
mein verständlich, banal und üblich sind, auf Waren und Dienstleistung
aller Art Anwendung finden und daher nicht als Hinweis auf eine be-
triebliche Herkunft dienen können (BGE 100 Ib 251 Sibel mit Hinweis
auf "prima", "gut", "fein", "extra", BGE 95 II 467 Parisienne unter Hin-
weis auf "super"; RKGE vom 8. Dezember 2004 in: sic! 5/2005 367
E. 2 Netto).
2.3 Zu den wesentlichen oder sogar unentbehrlichen Zeichen im Sin-
ne des Freihaltebedürfnisses und oftmals auch der mangelnden Unter-
scheidungskraft zählen unter anderem Buchstaben und Zahlen, soge-
nannte primitive oder elementare Zeichen. Anders als im alten Mar-
kenschutzgesetz werden im neuen Art. 1 Abs. 2 MSchG unter ande-
rem Buchstaben und deren Verbindungen als schutzfähige Marken-
form genannt. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum alten
Markenschutzgesetz war streng und versagte unter anderem Buchsta-
benkombinationen (BGE 52 II 304 ff. AS für Anilinfarben; 113 II 204
RFS Informatic für Hard- und Software) die Eintragung, falls sich die
Bezeichnung nicht durchgesetzt hatte (LUCAS DAVID, Kommentar zum
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Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas
David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Marken-
schutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999 [hier-
nach David, MSchG-Kommentar], Art. 2 N. 32 mit Hinweisen). Das Ins-
titut verlangt auch nach der Novellierung des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 bei primitiven Zeichen wenigstens eine originelle
grafische Gestaltung des Zeichens zur Herbeiführung der Unterschei-
dungskraft (BGE 134 III 314 E. 2 M und M Budget/M-Joy; WILLI, a.a.O.,
Art. 2 N. 108). Das Bundesgericht hat in Anwendung des neuen Mar-
kenschutzgesetzes auf eine Nichtigkeitsklage im Hinblick auf den
Buchstaben M als Zeichenbestandteil entschieden, dass alleinstehen-
de Buchstaben grundsätzlich markenschutzfähig sind, wenn sie sich
durch originelle grafische Gestaltung der Einordnung als Gemeingut
entziehen (BGE 134 III 314 E. 2.3.5 M und M Budget/M-Joy). Kombi-
nationen von Buchstaben, sogenannte Akronyme, werden durch die
Rechtsprechung weniger streng beurteilt, insbesondere wenn sie we-
gen des Fehlens von Vokalen nicht unaussprechbar sind, als schutz-
fähige, wenn auch eher schwache Zeichen angesehen (vgl. Entscheid
des Bundesverwaltungsgericht B-7466/2006 vom 4. Juli 2007 E. 8 und
13 6AZ (fig.)/AZ; DAVID, MSchG-Kommentar, Art. 2 N. 32 mit Hinwei-
sen).
2.4 Allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen,
welche im Wirtschaftsverkehr üblich sind und auf Waren und Dienst-
leistungen irgendwelcher Art angewendet werden können, müssen wie
primitive Zeichen für Mitbewerber freigehalten bzw. mangels fehlender
Unterscheidungskraft zurückgewiesen werden (Urteil des Bundesge-
richts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007, E. 6.3 we make ideas work;
BGE 131 III 121 E. 4.2 smarties mit Hinweis auf ein vom Bundes-
gericht anerkanntes absolutes Freihaltebedürfnis für anpreisende Wor-
te wie "beau", "bel", "super", "bon" oder "fin"; BGE 118 II 183 E. 3c
Duo; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007 vom
19. Juni 2008 E. 6 Leader, B-7424/2006 vom 12. November 2007
E. 3.5 Bona; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 79-82 mit zahlreichen Hinweisen;
allgemeiner insoweit die Erwägungen im Entscheid des Bundes-
gerichts 4A.7/1997 vom 23. März 1998, in: sic! 4/1998, S. 397, E. 1
Avantgarde; RKGE vom 17. Februar 2003 in: sic! 6/2003 495 E. 2 Roy-
al Comfort; mit fehlender Unterscheidungskraft, RKGE vom 8. Dezem-
ber 2004 in: sic! 5/2005 367 E. 2 Netto).
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2.5 Grundsätzlich sind Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis
stets in Bezug auf die zu kennzeichnenden Waren und Dienstleistun-
gen zu prüfen. In Fällen, in denen wegen des anpreisenden Charak-
ters (BGE 96 I 250 Dominant mit Hinweisen, BGE 97 I 82 f. Top Set;
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007 vom 19. Juni
2008 E. 6 Leader, B-7424/2006 vom 12. November 2007 E. 3.5 Bona),
des Charakters als Beschaffenheitsangabe allgemeinster Art (BGE 70
II 253 unique; MARBACH, a.a.O., N. 311, Fn. 387 mit Hinweisen) oder der
Üblichkeit des Zeichens (RKGE vom 8. Dezember 2004 in: sic! 5/2005
367 E. 2 Netto) von einer mangelnden Unterscheidungskraft des Zei-
chens ausgegangen wurde, verzichtet die Rechtsprechung auf eine
Prüfung im Hinblick auf die einzelnen Produkte des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses. Im Rahmen der Prüfung der Freihalte-
bedürftigkeit ist die Praxis zur Frage, ob diesbezügliche Feststellungen
produktbezogen oder generell zu treffen sind, in Abhängigkeit von der
Art des Zeichens uneinheitlich. So hat das Bundesgericht in Bezug auf
einen Einzelbuchstaben (M) entschieden, dass von einem die Ver-
kehrsdurchsetzung ausschliessenden sogenannten "absoluten" Frei-
haltebedürfnis nur ausgegangen und damit die Möglichkeit einer Ver-
kehrsdurchsetzung des Zeichens nur verneint werden darf, wenn im
Hinblick auf die einzelnen beanspruchten Waren und Dienstleistungen
bejaht worden ist, dass der Verkehr auf die Verwendung angewiesen
ist (BGE 134 III 314 E. 2.3.3 M und M Budget/M-Joy sowie Urteil des
Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008, E. 5.1 Post).
Der Grundsatz der produktbezogenen Prüfung der absoluten Aus-
schlussgründe und damit auch der produktbezogenen Prüfung des
Freihaltebedürfnisses findet indessen seine Schranke bei Ausdrücken
des allgemeinen Sprachgebrauchs, allgemeinen Qualitätshinweisen
sowie reklamehaften Anpreisungen, die in allgemeiner Weise auf
Dienstleistungen irgendwelcher Art angewendet werden können (bezo-
gen auf einen reklamehaften Slogan, Urteil des Bundesgerichts
4A_161/2007 vom 18. Juli 2007, E. 6.3 we make ideas work, BGE 129
III 225 E. 5.2 ff. Masterpiece, bezogen auf das Freihaltebedürfnis siehe
BGE 118 II 183 E. 3c Duo; ebenso MARBACH, a.a.O., N. 211; JÜRG
MÜLLER, Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis, Verkehrsdurchset-
zung, in: Marke und Marketing, Bern 1990, S. 205, insbes. S. 209; im
Allgemeinen, siehe Entscheid des Bundesgerichts 4A.7/1997 vom
23. März 1998, in: sic! 1998/4, S. 397, E. 1 Avantgarde, 4A.6/1998
vom 10. September 1998 in: sic! 1/1990, 30 E. 3 Swissline; WILLI,
a.a.O., Art. 2 N. 14).
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3.
3.1 Das vorliegend zu prüfende Zeichen besteht aus den Grossbuch-
staben A und Z, welche durch einen Bindestrich – und nicht etwa ei-
nen Gedankenstrich, der länger sein müsste, – verbunden sind. Vor
und hinter dem Bindestrich befindet sich jeweils ein Leerschlag. Die
Beschwerdeführerinnen haben geltend gemacht, dass die Bezeich-
nung unterschiedlich verstanden werden könne: "A Minuszeichen Z",
"A Bindestrich Z", wobei der Bindestrich grundsätzlich nicht als "bis",
sondern "Minus" verstanden werde, insbesondere bei der Eingabe als
Webadresse im Internet (Beschwerde vom 10. März 2008, S. 8 und
13). Die Vorinstanz hingegen ist der Auffassung, dass die Lesart "A bis
Z" im Sinne von "ganz", "völlig", "komplett" oder "total" die dominieren-
de und im täglichen Sprachgebrauch übliche Bedeutung darstelle (Ver-
fügung vom 6. Februar 2008, Ziffer 8). Der Beschwerdeführerin ist zu-
zugeben, dass "A bis Z" nicht die einzig mögliche Lesart des Zeichens
darstellt. Bei Doppel- oder Mehrfachbedeutungen eines Zeichens darf
jedoch keine der Deutungen, jedenfalls nicht die nahe liegende, den
Ausschlussgrund erfüllen. Liegt der beschreibende Sinn eines Zei-
chens offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer weniger nahe
liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteil
des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.2 mit Hinwei-
sen, we make ideas work; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 90 zu mehrdeutigen
Wortverbindungen). Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten al-
ternativen Lesarten entbehren einer in diesem Sinn naheliegenden Be-
deutung. "A Minus Z", im Sinne einer mathematischen Gleichung etwa,
oder "A Bindestrich Z" beinhalten keine Aussage, während es durch-
aus nahe liegt, den Bindestrich – anders als den längeren Gedanken-
strich – als "bis" zu lesen, wie es z.B. in Inhaltsverzeichnissen verwen-
det wird oder um Anfang und Ende von Beiträgen zu kennzeichnen.
Auch bei der Bezeichnung von Zeitspannen ist es üblich, einen Binde-
strich zwischen Jahreszahlen zu setzen. Mit der Vorinstanz ist daher
davon auszugehen, dass der Durchschnittskonsument, das Zeichen "A
- Z" als "A bis Z" liest, bzw. versteht. Das "bis" wird auch nicht – in An-
lehnung an das lateinische Wort "bis" – als "zweitens" verstanden, wie
die Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 11. Juni 2007 vorge-
tragen hat.
3.2 Das Zeichen vermittelt wegen der Verwendung des Bindestriches,
der es umgebenden Leerschläge und insbesondere durch die Abwe-
senheit von Punkten hinter den Buchstaben nicht den Eindruck einer
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Abkürzung. Daher ist bei der weiteren Beurteilung des Zeichens, an-
ders als bei den ohne Leerschlag zusammenstehenden Majuskeln AZ,
welche das Gericht bereits zu beurteilen hatte (Entscheid des Bundes-
verwaltungsgerichts B-7466/2006 vom 4. Juli 2007, E. 8 6AZ (fig.)/AZ),
auf dessen Bedeutung als "A bis Z" und nicht von primitiven Zeichen
oder einem Akronym auszugehen. Die diesbezüglich einschlägige
Rechtsprechung findet daher im vorliegenden Fall keine Anwendung.
Die Frage, ob das Zeichen als sogenanntes primitives Zeichen, ver-
gleichbar der vom Bundesgericht beurteilten Bezeichnung DUO (BGE
118 II 181 E. 3c) für den Wirtschaftsverkehr unverzichtbar ist, kann
mithin an dieser Stelle unbeantwortet bleiben.
3.3 Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass das Zeichen A - Z,
verstanden als "A bis Z" bzw. "von A bis Z" nicht nur als Verbindung
zweier Buchstaben des Alphabets durch einen Bindestrich, sondern
als lexikalisch nachweisbares Synonym zu Begriffen wie "total",
"völlig", "ganz", "umfassend", "vollständig", "ohne Ausnahme" verstan-
den wird. Der Duden für Redewendungen (Bd. 11, 2. Aufl., Mannheim
2002) führt unter dem Eintrag "von A bis Z" folgende Bedeutungen auf:
von Anfang bis Ende, vollständig, ohne Ausnahme. Anders als von der
Beschwerdeführerin vorgetragen (Beschwerde, S. 18) ist die Bezeich-
nung weder ungenau noch nichtssagend, sondern ein Synonym für die
oben genannten positiven Eigenschaftswörter.
3.4
3.4.1 Lehre und Rechtsprechung gehen von einem Freihaltebedürfnis
für allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen aus,
welche im Wirtschaftsverkehr üblich sind und auf Waren und Dienst-
leistungen irgendwelcher Art angewendet werden können (E. 2.4). Oft-
mals sind solche Bezeichnungen zugleich als wegen ihrer Banalität
zum Hinweis auf eine betriebliche Herkunft ungeeignet einzustufen. Es
stellt sich damit die Frage, ob die Bezeichnung A - Z, welche als "A bis
Z" oder "von A bis Z" verstanden wird, grundsätzlich mit allen und je-
denfalls mit allen hier in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen
kombiniert werden kann, um den Eindruck zu vermitteln, dass z.B. in
einer Warengattung alle Ausführungen erhältlich sind, bzw. im Rahmen
eines Dienstleistungsangebotes alle Schritte zur Erreichung des ge-
wünschten Erfolges im Sinne eines "Rundum Sorglos Paketes" abge-
deckt werden.
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3.4.2 Bezogen zum Beispiel auf die in Klasse 16 beanspruchten Dru-
ckereierzeugnisse vermittelt A - Z offensichtlich den Eindruck, dass ein
vollständiges Sortiment von Druckereizeugnissen vorhanden ist; ein-
deutig ist weiterhin dass A - Z in Verbindung mit der Durchführung von
Versteigerungen und Auktionen auf dem Internet in Klasse 35 aus
Sicht des Konsumenten nur bedeuten kann, dass die Beschwerdefüh-
rerin alle für eine erfolgreiche Versteigerung notwendigen Dienstleis-
tungen und Zwischenschritte erbringen wird. Es mag stimmen, dass
nicht jeder Kombination von Waren und Dienstleistungen mit dem
streitgegenständlichen Zeichen die Qualität eines ausgefeilten Werbe-
slogans zukommt (vgl. Beschwerde, S. 10). Aber selbst mit Bezug auf
die "Vermietung von Zugriffszeit zu Datenbanken" (Klasse 42) verbin-
den die Konsumenten mit dem Zeichen A - Z die positive Botschaft,
dass alle für den Zugriff auf Datenbanken erforderlichen Teildienstleis-
tungen erbracht werden, z.B. eine Protokollierung der Zugriffe pro zu-
gangsberechtigtem Nutzer, deren jeweiliger Dauer nebst Berechnung
der anfallenden Kosten und transparenter Rechnungsstellung. Die Lis-
te von Beispielen, mit denen das von der Beschwerdeführerin behaup-
tete sinnentleerte Verständnis der jeweiligen Kombinationen widerlegt
werden kann, liesse sich beliebig fortsetzen. Wenn sowohl ein sinn-
entleertes oder widersprüchliches als auch ein Sinn ergebendes Ver-
ständnis des Zeichens in Bezug auf die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen möglich ist, werden die Konsumenten von letzterem
ausgehen.
3.4.3 Die Beschwerdeführerin wendet ein, dass das Zeichen A - Z ein
ungenauer und nichtssagender Begriff ohne Sachbezug sei, welcher
nicht freigehalten werden müsse. Dies werde durch eine Recherche
mittels der Internetsuchmaschine Google belegt (Beschwerde, S. 18).
Wie die Vorinstanz zu Recht bemerkt, wurde bei der Suche nicht das
streitgegenständliche Zeichen A - Z zu Grunde gelegt, sondern die
Leerschläge zwischen den Majuskeln und dem Bindestrich wegge-
lassen. Bei einwandfreier Durchführung der Suche ist diese, soweit al-
lein auf derartige Indizien abgestellt werden kann (Urteil des Bundes-
verwaltungsgericht B-7420/2006 vom 10. Dezember 2007 E. 2.3 Work-
place), jedenfalls nicht geeignet, ein mangelndes Freihaltebedürfnis
nachzuweisen. Das Ergebnis der von der Beschwerdeführerin in Aus-
sicht genommenen Recherche ist vielmehr, dass eine erdrückende An-
zahl Einträge (im siebenstelligen Bereich) das Element A - Z enthalten.
Diese hohe Trefferzahl deutet gerade nicht daraufhin, dass das Zei-
chen nicht in den unterschiedlichsten Zusammenhängen üblich wäre
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(vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007
E. 6.3 mit Hinweisen we make ideas work). Ein fehlender Sach- bzw.
Produkt- oder Dienstleistungsbezug ist wegen der anerkannten Gleich-
setzung des Zeichens mit Begriffen wie "total", "völlig", "ganz", "umfas-
send", "vollständig", "ohne Ausnahme" (E. 3.3) zurückzuweisen. Das
Zeichen A - Z ist dem Gemeingut zuzuordnen und daher vom Marken-
schutz ausgeschlossen.
3.5 In Bezug auf die Bezeichnung DUO hat das Bundesgericht "auf-
grund ihrer umfassenden, an keine Waren- oder Dienstleistungska-
tegorie gebundenen allgemeinen Bedeutung" darauf verzichtet, das
Freihaltebedürfnis in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen zu prüfen (BGE 118 II 181, E. 3c; ebenso Entscheid des
Bundesgerichts 4A.7/1997 vom 23. März 1998, in: sic! 1998/4, S. 397,
E. 1 Avantgarde; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 14). Im Feststellungsverfahren
M und M Budget/M-Joy rügte das Bundesgericht dagegen (BGE 134 III
314 E. 2.4), dass das Handelsgericht ausgehend von einem absoluten
Freihaltebedürfnis für den Einzelbuchstaben "M" nicht geprüft habe, ob
dieser in Bezug auf die im Einzelfall relevanten Schokoladenprodukte
im wirtschaftlichen Verkehr unverzichtbar sei. Der als reklamehaft ein-
gestufte Slogan "we make ideas work" wurde wiederum nicht auf seine
Freihaltebedürftigkeit bezogen auf die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen überprüft (Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007
vom 18. Juli 2007 E. 6.2 mit Hinweisen, we make ideas work), wie
auch der Qualitätshinweis MASTERPIECE (BGE 129 III 225, E. 5.2;
ebenso MARBACH, a.a.O., N. 211). Das Zeichen A - Z ist dem ebenfalls
mit jeder Ware oder Dienstleistung kombinierbaren Slogan "we make
ideas work" oder "Avantgarde" ähnlicher als einem Einzelbuchstaben.
Es fällt in diese Kategorie positiv besetzter gänzlich banaler Eigen-
schaftsbezeichnungen, welche dem Gemeingut zuzurechnen sind, weil
sie zum Beispiel zu Werbezwecken für den Wirtschaftsverkehr freige-
halten werden müssen und zugleich aufgrund ihrer Banalität jeder Un-
terscheidungskraft entbehren. Demnach spricht vieles dafür, dass auf
eine Einzelprüfung jeder Position des Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnisses im Einklang mit der zitierten Rechtsprechung verzichtet
werden kann. Dies kann indessen nach dem in Erwägung 3.4.2 hiervor
Gesagten offen bleiben. Ebenso kann unbeantwortet bleiben, ob dem
Vorliegen des zur Überwindung der Verkehrsdurchsetzung erforderli-
chen absoluten Freihaltebedürfnisses (Urteil des Bundesgerichts
4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 in: sic! 3/2009 167 E. 5.1 Post)
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auch für die Frage, ob produktbezogen zu prüfen ist, Bedeutung zu-
kommen kann.
4.
Aus der angeblichen Nähe des Zeichens zur Firmenbezeichnung AZ
Medien AG vermag die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten
abzuleiten, da die Grundsätze der Firmenbildung, trotz zahlreicher Ge-
meinsamkeiten, nicht mit den markenrechtlichen Ausschlussgründen
übereinstimmen müssen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-1710/2008 vom 7. November 2008 E. 6 Swistec mit Hinweisen; vgl.
WILLI, a.a.O., vor Art. 1 N. 28). Ausserdem entspricht das hinterlegte
Zeichen nicht der Firmenbezeichnung, welche mangels Bindestrich
nicht an "A bis Z", sondern an eine Abkürzung etwa für "Aargauer Zei-
tung" oder "Basler Arbeiter Zeitung" (Basler AZ) erinnert.
5.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass in der Vergangenheit ver-
gleichbare Bezeichnungen, namentlich A-Z ALLSPORT (Nr. 471072),
A-Z Ablaufreinigung (Nr. 550681) und GOLD A-Z (Nr. 499705), einge-
tragen worden seien und beansprucht gleich behandelt zu werden.
5.1 Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachver-
halte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Die gleiche
Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche
Sachverhalte unterschiedlich beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28).
Demgegenüber besteht kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Un-
recht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben
sollte. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als
Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen. Der Anspruch auf
Gleichbehandlung im Unrecht wird indessen ausnahmsweise aner-
kannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwen-
denden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie
auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil
des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 Fire-
master, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7412/2006 vom
1. Oktober 2008 E. 10 AFRI-COLA mit Hinweisen, B-7427/2006 vom
9. Januar 2008 E. 9.1 Chocolat Pavot [fig.]).
5.2 Festzuhalten ist zunächst, dass die drei zum Vergleich herange-
zogenen Zeichen anders, nämlich mit einem zusätzlichen Bestandteil
gebildet worden sind und daher grundsätzlich als nicht mit dem hinter-
legten Zeichen vergleichbar anzusehen sind. Dass A-Z ALLSPORT
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(Nr. 471072) und A-Z Ablaufreinigung (Nr. 550681) möglicherweise als
in Bezug auf die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen als be-
schreibend angesehen werden müssten, kann hier dahinstehen. Zum
einen ist, worauf die Vorinstanz zutreffend hinweist, die Marke A-Z
ALLSPORT älteren Datums und spiegelt daher nicht die aktuelle Ein-
tragungspraxis der Vorinstanz wider. Indem die Vorinstanz in Bezug
auf die Marke A-Z Ablaufreinigung selbst anerkennt, dass von einer
(vereinzelten) Fehleintragung auszugehen ist (Vernehmlassung, S. 3),
kann gerade nicht gesagt werden, dass die Voraussetzungen des An-
spruchs auf Gleichbehandlung im Unrecht gegeben sind (vgl. E. 5.1
hiervor). Die Marke Gold A-Z (Nr. 499705) ist insbesondere wegen des
Voranstellens des Zusatzes mit dem hinterlegten Zeichen nicht ver-
gleichbar. Darüber hinaus kann es nicht als beschreibend angesehen
werden, wenn eine Marke den Bestandteil GOLD enthält und den Ver-
braucherkreisen kaum geläufig sein dürfte, dass dieses Edelmetall zur
Herstellung von Produkten der Warenklasse 5 (Therapie von rheuma-
tischen Erkrankungen) verwendet wird. Ein Anspruch auf Gleich-
behandlung des hinterlegten Zeichens mit den geltend gemachten Vor-
eintragungen besteht somit nicht.
5.3 Zu Recht wird von der Beschwerdeführerin auch nicht behauptet,
sie könne aus dem Umstand, dass sie selbst die Minuskeln "a - z"
ohne Zusätze, aber in besonderer grafischer Ausgestaltung, als Wort-
bildmarke (Nr. 546192) für das identische Waren- und Dienstleistungs-
verzeichnis eintragen lassen konnte, etwas zu ihren Gunsten ableiten.
6.
Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin kommt nament-
lich nach dem in Erwägung 3 hiervor Gesagten eine Eintragung des
Zeichens als Grenzfall angesichts seiner klaren Freihaltebedürftigkeit
nicht in Betracht (vgl. zu den Voraussetzungen eines Grenzfalles das
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 7. November
2008 E. 5 Swistec mit Hinweisen). Vielmehr ergibt sich, dass das strit-
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tige Zeichen wegen seiner Zugehörigkeit zum Gemeingut nicht einge-
tragen werden darf und die Beschwerde abzuweisen ist.
7.
Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierig-
keit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der
Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädi-
gungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE], SR 173.320.2).
Bei Markeneintragungsverfahren geht es um Vermögensinteressen.
Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4
VGKE). In Markeneintragungsverfahren ist das Interesse der be-
schwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung
und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung
der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer
streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum
nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.- bis Fr. 100'000.- festzulegen
(BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen Turbinenfuss). Von diesem
Streitwert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Demnach
ist der Beschwerdeführerin eine Spruchgebühr von Fr. 2'500.- aufzuer-
legen (Art. 63 Abs. 1 S. 1 VwVG, Art. 4 VGKE), welche mittels des ge-
leisteten Kostenvorschusses zu decken ist. Ein Anspruch auf Partei-
entschädigung fällt ausser Betracht (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7
VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 3'500.- verrechnet. Der Betrag von Fr. 1'000.- wird der Beschwerde-
führerin nach Eintritt der Rechtskraft zurückerstattet.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
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4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde; Beilage:
Rückerstattungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 52493/2006; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichts-
urkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Miriam Sahlfeld
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch-
tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerde-
führende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 29. Mai 2009
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