B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-1605/2019
Ur t e i l vom 3 1 . Ok t o be r 2 0 1 9
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.
Parteien
Gebro Holding GmbH,
Bahnhofbichel 11, AT-6391 Fieberbrunn,
vertreten durch Rechtsanwältin Franziska Strebel Preiswerk,
Schneider Feldmann AG,
Beethovenstrasse 49, Postfach, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
ISIS PHARMA GmbH,
Bahnhofstrasse 12, 3900 Brig,
vertreten durch Cabinet Germain et Maureau,
Rue du Rhône 14, 1204 Genève,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 15529 CH 598'280 CREMOLAN /
IR 1'297'880 XEROLAN.
B-1605/2019
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Schweizer Wortmarke
Nr. 598'280 CREMOLAN, die am 26. Februar 2010 hinterlegt wurde und
für folgende Waren eingetragen ist:
3 Waschmittel, Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmit-
tel und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel
zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.
5 Pharmazeutische Erzeugnisse, veterinärmedizinische Erzeugnisse;
Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse
für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahn-
füllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfekti-
onsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide,
Herbizide.
B.
Gestützt auf ihre Wortmarke erhob die Beschwerdeführerin am 1. Juni
2017 Widerspruch gegen die Schutzausdehnung der internationalen
Registrierung Nr. 1'297'880 XEROLAN der Beschwerdegegnerin, die für
folgende Waren beansprucht wird:
3 Cosmétiques pour la peau; préparations pour le soin et le traitement
de la peau; hydratants, émollients, exfolients, masques, lotions,
crèmes pour la peau; laits pour le soin de la peau; produits nettoyants
et tonifiants pour la peau; produits de maquillage pour la peau; huiles
de soin pour la peau autre qu'à usage médical; préparations cosmé-
tiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; préparations
de soin pour la peau autres qu'à usage médical; produits antirides
pour le soin de la peau.
5 Produits, préparations, crèmes et lotions pharmaceutiques et médici-
nales pour le soin et la protection de la peau.
Zur Begründung brachte sie vor, ausgehend von der gewöhnlichen Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der Identität der einander gegen-
überstehenden Waren sowie einer Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und
visueller Ebene sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen und der ange-
fochtenen Marke die Schutzausdehnung auf die Schweiz vollumfänglich zu
verweigern.
B-1605/2019
Seite 3
C.
Mit Stellungnahme vom 14. Dezember 2017 beantragte die Beschwerde-
gegnerin, den Widerspruch abzuweisen und die internationale Registrie-
rung vollumfänglich zum Markenschutz zuzulassen, wobei sie die Einrede
des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke für sämtliche Waren in den
Klassen 3 und 5 erhob. Sie brachte vor, eine Gleichartigkeit zwischen phar-
mazeutischen Erzeugnissen und Mitteln zur Körperpflege könne nicht per
se bejaht werden. Die Zeichen seien nicht ähnlich, da sie sich in Klang,
Schriftbild und Sinngehalt unterschieden. Der Bestandteil "Cremo" der
älteren Marke werde von den Verkehrskreisen ohne Weiteres als Anspie-
lung auf "Crème" erkannt, während das Präfix "Xero" der angefochtenen
Marke im Altgriechischen "hart, trocken" bedeute. Aufgrund der beschrei-
benden Bestandteile "cremo" und "lan" (für "laine" bzw. das in der Pharma-
und Kosmetikbranche verwendete Wollfett "Lanolin") sei die Widerspruchs-
marke geschwächt und verfüge über einen beschränkten Schutzumfang.
Unter Berücksichtigung der erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise
seien die Zeichenunterschiede ausreichend, um eine Verwechslungsge-
fahr auszuschliessen.
D.
Die Beschwerdeführerin reichte mit Replik vom 19. Februar 2018 Ge-
brauchsbelege ein und bestritt die behauptete Kennzeichnungsschwäche
der Widerspruchsmarke. Diese verfüge vielmehr, in ihrer Gesamtheit be-
trachtet, über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft; während der
Bestandteil "Cremo" als Hinweis auf die cremige Konsistenz der Waren
verstanden werden könne, weise die Endsilbe "lan" keine beschreibende
Bedeutung auf. Die Bedeutung des Bestandteils "Xero" der angefochtenen
Marke sei den Verkehrskreisen mangels Kenntnis des Altgriechischen nicht
bekannt, sodass die Übereinstimmungen in Klang und Schriftbild nicht
durch einen unterschiedlichen Sinngehalt aufgehoben würden und eine
Zeichenähnlichkeit nach wie vor zu bejahen sei.
Innerhalb der angesetzten Frist reichte die Beschwerdegegnerin keine
Duplik ein.
E.
Mit Entscheid vom 4. Juni 2018 wies die Vorinstanz den Widerspruch mit
der Begründung ab, die Beschwerdeführerin habe den Gebrauch ihrer
Marke durch Dritte mit ihrer Zustimmung nicht glaubhaft gemacht. Diesen
Entscheid zog sie nach erfolgter Beschwerde der Beschwerdeführerin an
das Bundesverwaltungsgericht mit Verfügung vom 3. September 2018 in
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Seite 4
Wiedererwägung und nahm das Instruktionsverfahren wieder auf, worauf-
hin das entsprechende Beschwerdeverfahren am Bundesverwaltungsge-
richt wegen Gegenstandslosigkeit abgeschrieben wurde (Entscheid des
BVGer B-3869/2018 vom 7. September 2018).
Die Beschwerdegegnerin liess sich innerhalb der angesetzten Frist nicht
zu den von der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren B-3869/2018
eingereichten Gebrauchsbelegen vernehmen (angefochtene Verfügung
vom 28. Februar 2019 Rz. I.16 f.).
F.
Mit Verfügung vom 28. Februar 2019 hiess die Vorinstanz den Widerspruch
beschränkt auf die in Klasse 3 beanspruchten Waren teilweise gut. Sie er-
achtete den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke anhand
der Belege für pharmazeutische Erzeugnisse zur Behandlung von Nagel-
und Hautkrankheiten in Klasse 5 glaubhaft gemacht und stellte, davon aus-
gehend, eine hochgradige Gleichartigkeit bzw. Identität mit Bezug auf alle
angefochtenen Waren fest. Sie bejahte sodann eine Zeichenähnlichkeit
aufgrund ähnlichen Klangs und Schriftbilds, wobei sie einen Unterschied
im Sinngehalt verneinte. Sie hielt fest, die Widerspruchsmarke sei als Gan-
zes kennzeichnungskräftig, ihr Schutzumfang jedoch aufgrund des allusi-
ven Charakters des Bestandteils "Cremo" als Anspielung auf "Crème" für
die beanspruchten Waren leicht reduziert. Mit Bezug auf die angefochte-
nen Waren in Klasse 3 stellte sie, unter Annahme einer geringen Aufmerk-
samkeit der Verkehrskreise, eine Verwechslungsgefahr fest. Hinsichtlich
der pharmazeutischen Produkte in Klasse 5, die mit erhöhter Aufmerksam-
keit erworben würden, befand sie jedoch, dass die Unterschiede im prä-
genden Zeichenanfang stärker ins Gewicht fielen und eine Verwechslungs-
gefahr folglich ausgeschlossen werden könne.
G.
Mit Beschwerde vom 3. April 2019 gelangte die Beschwerdeführerin an das
Bundesverwaltungsgericht und stellte die Rechtsbegehren,
1. Ziff. 2 des Entscheides im Widerspruchsverfahren Nr. 15529 vom
28. Februar 2019 sei aufzuheben und der internationalen Registrie-
rung Nr. 1'297'880 XEROLAN (auch) der Schutz bezüglich sämtlicher
Waren der Klasse 5:
"Produits, préparations, crèmes et lotions pharmaceutiques et médici-
nales pour le soin et la protection de la peau"
zu verweigern;
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2. Ziff. 4 des Entscheides im Widerspruchsverfahren Nr. 15529 vom
28. Februar 2019 sei aufzuheben und die Beschwerdegegnerin sei zu
verpflichten, der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteient-
schädigung im Widerspruchsverfahren Nr. 15529 im Betrag von
CHF 2'400.00 zuzüglich allfälliger MWST zu bezahlen;
3. Ziff. 5 des Entscheides im Widerspruchsverfahren Nr. 15529 vom
28. Februar 2019 sei aufzuheben und die Beschwerdegegnerin sei zu
verpflichten, der Beschwerdeführerin die vollumfängliche Wider-
spruchsgebühr im Betrag von CHF 800.00 zu bezahlen;
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich allfälliger MWST
zu Lasten der Beschwerdegegnerin.
Sie rügte, zu Unrecht habe die Vorinstanz eine Verwechslungsgefahr mit
Bezug auf die in Klasse 5 beanspruchten Waren verneint. Namentlich hätte
sie nicht schematisch davon ausgehen dürfen, pharmazeutische Produkte
in Klasse 5 würden mit erhöhter Aufmerksamkeit geprüft, sondern einzel-
fallbezogen die Perspektive eines durchschnittlichen, nicht sonderlich auf-
merksamen Abnehmers einnehmen müssen. Angesichts der Warenidenti-
tät, des übereinstimmenden Zeichenaufbaus und der gewöhnlichen Auf-
merksamkeit der Verkehrskreise sei die Verwechslungsgefahr, gleich wie
für die in Klasse 3 beanspruchten Waren, zu bejahen.
H.
Die Vorinstanz verzichtete mit Eingabe vom 31. Mai 2019 auf eine Ver-
nehmlassung und beantragte mit Verweis auf die Begründung im ange-
fochtenen Entscheid die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.
I.
Die Beschwerdegegnerin liess sich innerhalb der angesetzten Frist nicht
zur Beschwerde vernehmen.
J.
Eine mündliche Verhandlung wurde nicht durchgeführt.
K.
Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwä-
gungen einzugehen.
B-1605/2019
Seite 6
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32
und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG,
SR 173.32]). Als Widersprechende und Adressatin der angefochtenen Ver-
fügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein
schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist da-
her zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes
vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG,
SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52
Abs. 1 VwVG), die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor
(Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.
2.
Gegen die teilweise Gutheissung des Widerspruchs hinsichtlich der in
Klasse 3 beanspruchten Waren in Dispositivziffer 1 der Verfügung der Vor-
instanz wurde keine Beschwerde erhoben. In diesem Umfang ist die Ver-
fügung in Rechtskraft erwachsen.
3.
3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m.
Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG,
SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen
sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen
sind, und umgekehrt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 96 E. 2c
"Orfina"; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Marken-
schutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Dabei sind die Aufmerksamkeit
der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks";
Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/Gallay
[fig.]").
3.2 Die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit stellt auf den Gesamteindruck
ab, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise
hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; BGE 121 III 377 E. 2a
"Boss/Boks"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in:
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David/Frick [Hrsg.], Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl.
2017, Art. 3 N. 41). Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang,
das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend, wobei die
Übereinstimmung auf einer Ebene in der Regel zur Annahme einer Zei-
chenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; Urteil des
BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"; EUGEN
MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 872 ff.).
3.3 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den
beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1
MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines ununterbrochenen
Zeitraums von fünf Jahren nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder Ab-
schluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, kann er sein Mar-
kenrecht vorbehältlich wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch nicht mehr
geltend machen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet eine Widerspruchs-
gegnerin den Nichtgebrauch der älteren Marke, so hat die Widerspre-
chende den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaub-
haft zu machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht
aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die
fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind
(BGE 120 II 393 E. 4c; 88 I 11 E. 5a; Urteile des BVGer B-7449/2006 vom
20. August 2007 E. 4 "Exit [fig.]/Exit One").
3.4 Der rechtserhaltende Gebrauch muss ernsthaft, das heisst wirtschaft-
lich sinnvoll sein und nicht bloss zum Schein erfolgen. Zu berücksichtigen
sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Um-
stände des Einzelfalls, wie beispielsweise Grösse und Struktur des in
Frage stehenden Unternehmens (Urteile des BVGer B-5830/2009 vom
15. Juli 2010 E. 3.2.1 "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]"; B-4465/2012
vom 11. Juni 2013 E. 2.5 "Lifetec/Life Technologies"). Das Zeichen muss
weiter in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein, sodass
es vom Verkehr als kennzeichnender Hinweis verstanden wird. Hierzu
braucht die Marke nicht auf der Ware oder deren Verpackung angebracht
zu sein, sondern kann auch in anderer Weise im Zusammenhang mit den
beanspruchten Produkten gebraucht werden (Urteile des BGer
4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2 "Voodoo Dolls/Voodoo";
4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]"
m.w.H.). Der Markeninhaber kann sich den Gebrauch der Marke durch
Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist
(Art. 11 Abs. 3 MSchG).
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Seite 8
3.5 Wird eine Marke nur für bestimmte, unter einen breit gefassten Ober-
begriff fallende Waren gebraucht, beschränkt sich die rechtserhaltende
Wirkung des Gebrauchs zwar nicht auf das entsprechende Einzelprodukt,
erfasst jedoch nicht ohne weiteres den gesamten Oberbegriff. Die rechts-
erhaltende Wirkung des Markengebrauchs wird unter Anwendung der er-
weiterten Minimallösung auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleistun-
gen ausgedehnt, deren künftigen Gebrauch er aus der Sicht der massge-
blichen Verkehrskreise nahelegt und erwarten lässt (Urteile des BVGer
B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadovita"; B-6249/2014
vom 25. Juli 2016 E. 4.6 "Campagnolo [fig.]/F.LLI Campagnolo [fig.]"; MAR-
BACH, a.a.O., N. 1387; MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 11 N. 39).
4.
4.1 Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs ihrer Marke zwischen dem
14. Dezember 2012 und dem 14. Dezember 2017 reichte die Beschwerde-
führerin undatierte Verpackungskopien und Beipackzettel von vier mit der
Widerspruchsmarke gekennzeichneten Produkten (Lotion, Crème, Wasch-
lotion, Nageltinktur) sowie Umsatzlisten und Lieferscheine für das Jahr
2017 ein. Im Beschwerdeverfahren B-3869/2018 reichte sie Belege für den
Gebrauch durch Dritte mit ihrer Zustimmung nach. Anhand dieser Belege
erachtete die Vorinstanz den Gebrauch der Widerspruchsmarke für phar-
mazeutische Erzeugnisse zur Körperreinigung bei trockener und schup-
pender Haut sowie für pharmazeutische Erzeugnisse für die Behandlung
von verformten und verfärbten Fingernägeln glaubhaft gemacht. Dass es
sich hierbei, wie von der Beschwerdeführerin behauptet, auch um Körper-
pflegeprodukte in Klasse 3 handeln könne, verneinte sie mit Verweis auf
die Beipackzettel zu den gekennzeichneten Waren einschliesslich Zulas-
sungsnummern der Swissmedic und der Tatsache, dass die entsprechen-
den Produkte nicht als Körperpflegemittel vermarktet worden seien. Unter
Anwendung der erweiterten Minimallösung stellte sie den rechtserhalten-
den Gebrauch für die Untergruppe pharmazeutische Erzeugnisse zur Be-
handlung von Nagel- und Hautkrankheiten in Klasse 5 fest.
4.2 Aus den Verpackungen und Beipackzetteln der gekennzeichneten Wa-
ren geht hervor, dass die Widerspruchsmarke für dermatologische Pro-
dukte mit reinigenden, desinfizierenden und rückfettenden Eigenschaften
zur Behandlung von Hautkrankheiten verwendet wird. Die Produkte weisen
eine Zulassungsnummer der Swissmedic auf und richten sich ausdrücklich
an "Patienten", werden also nicht als gewöhnliche Mittel zur Körperpflege
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Seite 9
vermarktet. Sie sind gemäss Beipackzetteln denn auch nur in Apotheken
und Drogerien erhältlich und wurden, soweit aus den Umsatzlisten und Lie-
ferscheinen ersichtlich, hauptsächlich an Arztpraxen, Apotheken und
Drogerien geliefert. Zurecht hat die Vorinstanz die Produkte von gewöhnli-
chen Körperpflegemitteln in Klasse 3 abgegrenzt und als pharmazeutische
Erzeugnisse betrachtet. Die Ausdehnung des Gebrauchs unter Berück-
sichtigung einer naheliegenden künftigen Entwicklung auf pharmazeuti-
sche Erzeugnisse zur Behandlung von Nagel- und Hautkrankheiten ist mit
Blick auf die Praxis nicht zu beanstanden (vgl. zum rechtserhaltenden Ge-
brauch von Pharmazeutika die Urteile des BVGer B-5871/2011 E. 2.5
"Gadovist/Gadogita"; B-5119/2014 vom 17. März 2016 E. 3.2 "Visudyne/Vi-
vadine"; B-2636/2015 vom 29. März 2016 E. 4.3 "Axotide/Acofide"). Einen
weitergehenden rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke
bzw. eine fehlerhafte Würdigung der Gebrauchsbelege macht die Be-
schwerdeführerin im Übrigen nicht geltend.
5.
Ausgehend von den rechtserhaltend gebrauchten Waren der älteren Marke
sind sodann die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Während
die Vorinstanz davon ausgeht, pharmazeutische Produkte würden von
Durchschnittsverbrauchern und spezialisierten Abnehmerkreisen – Phar-
mazeuten, Ärzten und Kosmetikern – mit erhöhter Aufmerksamkeit nach-
gefragt, stellt sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, die rele-
vanten Verkehrskreise bestünden aus nicht sonderlich aufmerksamen
Durchschnittskonsumenten ohne Fachkenntnisse. Die von der Wider-
spruchsmarke beanspruchten dermatologischen Produkte, insbesondere
die nicht rezeptpflichtigen Lotionen, würden nicht mit erhöhter Aufmerk-
samkeit konsumiert.
Indessen handelt es sich bei den rechtserhaltend gebrauchten Waren nicht
um gewöhnliche Körperpflegemittel, die als Massenartikel des täglichen
Gebrauchs mit geringer Aufmerksamkeit konsumiert werden, sondern um
pharmazeutische Produkte zur Behandlung von Hautkrankheiten. Dass die
betroffenen Produkte nicht in Tablettenform eingenommen, sondern als
Lotion auf die Haut aufgetragen werden, ändert nichts an deren Klassifizie-
rung als Pharmazeutika. Waren dieser Art richten sich einerseits an
fachkundige Ärzte, Pharmazeuten und Apotheker, andererseits an die End-
abnehmer, mithin das breite Publikum, und werden mit erhöhter Aufmerk-
samkeit nachgefragt (Urteile des BVGer B-1760/2012 vom 11. März 2013
E. 4.2 "Zurcal/Zorcala"; B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 4
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"Drossara/Drosiola"; B-1084/2015 vom 22. März 2015 "Drospira/Pros-
pire").
6.
6.1 Die Vorinstanz bejahte eine Zeichenähnlichkeit aufgrund von Ähnlich-
keiten in Klang und Schriftbild der beiden Marken, die nicht durch Unter-
schiede im Sinngehalt relativiert würden. Die Zeichen wiesen insgesamt
keinen Sinngehalt auf. Zwar bilde der Bestandteil "Cremo" der älteren
Marke eine Anspielung auf das italienische "crema" bzw. das französische
"crème", doch sei die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte Be-
deutung des Bestandteils "Xero" für "hart, trocken" im Altgriechischen den
angesprochenen Durchschnittsverbrauchern nicht bekannt. Die Beschwer-
deführerin schliesst sich dieser Auffassung an und ergänzt, auch den
Zeichenenden "-lan" komme kein Sinngehalt zu.
6.2 Vorliegend stehen sich zwei Wortmarken gegenüber. Die Wider-
spruchsmarke besteht aus 8, die angefochtene Marke aus 7 Buchstaben,
wovon 6 übereinstimmen (R, E, O, L, A, N); weiter sind Vokalfolge (E, O, A)
und Silbenzahl in beiden Zeichen identisch. Von den übereinstimmenden
Buchstaben werden jedoch nur die vier letzten in derselben Reihenfolge
übernommen (OLAN). Am prägenden Anfang unterscheiden sich die Zei-
chen deutlich. So beginnt die ältere Marke mit einem C, die angefochtene
Marke hingegen mit einem auffälligen X; auffällig deshalb, weil die Anzahl
von mit X beginnenden Wörtern in allen Landessprachen beschränkt ist
und dem Buchstaben X an sich Signalwirkung zukommt. Bereits dies führt
zu einem abweichenden Schriftbild (vgl. RKGE, in: sic! 2003 S. 973 ff. E. 4
"Seropram/Citopram"; Urteil des BVGer B-3138/2013 vom 3. Oktober 2014
E. 3.5 "Trileptal/Desileptal").
Die Zeichen unterscheiden sich auch im Klang. In den drei Landesspra-
chen wird Cremolan mit einem weichen K-Laut beginnend ausgesprochen
und enthält mit dem M in der Mitte einen weiteren weichen Buchstaben,
während Xerolan mit einem Zischlaut beginnt und in der Mitte ein gerolltes
R enthält.
Auf der Ebene des Sinngehalts lassen sich weder Übereinstimmungen
noch Unterschiede ausfindig machen. Unstrittig wird der Bestandteil
"Cremo" der Widerspruchsmarke von den Verkehrskreisen, besonders im
Zusammenhang mit dermatologischen Produkten, als Anspielung auf
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Seite 11
"Crème" und damit die Konsistenz der Produkte aufgefasst. Dass das Prä-
fix "Xero" im Altgriechischen für "trocken" steht und sich in diversen medi-
zinischen Fachausdrücken wie "Xeroderma", "Xerodermie" oder "Xeroph-
talmie" wiederfindet (Duden, Fremdwörterbuch, 11. Aufl. 2015), wird allen-
falls spezialisierten Fachkreisen bekannt sein, nicht aber den Endkonsu-
menten. Ebensowenig ist anzunehmen, dass die Verkehrskreise die En-
dung "lan" beider Zeichen mit dem in Salben verwendeten Wollfett Lanolin
in Verbindung bringen. Ein eindeutiger Sinngehalt kommt zumindest der
angefochtenen Marke nicht zu. Die Frage kann indessen offen bleiben, da
die Unterschiede der Zeichen im prägenden Beginn auf visueller und klang-
licher Ebene ausreichen, um eine Ähnlichkeit auszuschliessen. Die Unter-
schiede fallen angesichts der erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise
umso mehr ins Gewicht. Mangels Zeichenähnlichkeit ist eine Verwechs-
lungsgefahr im Vornherein zu verneinen; eine Prüfung der Warengleichar-
tigkeit und Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erübrigt sich da-
mit.
6.3 Die Beschwerde ist im Ergebnis abzuweisen und die vorinstanzliche
Verfügung insoweit zu bestätigen, als sie von der Beschwerdeführerin nicht
angefochten worden ist.
7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).
7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),
wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-
chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg-
nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher
unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur-
binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah-
ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es
sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen.
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Seite 12
Sie werden dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss
von Fr. 4'500.– entnommen.
7.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Der Beschwerde-
gegnerin sind mangels Beteiligung am vorliegenden Verfahren keine Kos-
ten entstanden. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteient-
schädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE). Es wird daher keine Partei-
entschädigung zugesprochen.
8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.
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Seite 13
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die Verfügung der Vorinstanz vom
28. Februar 2019 bestätigt.
2.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'500.– werden der Be-
schwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss
von Fr. 4'500.– entnommen.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 15529; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Agnieszka Taberska
Versand: 5. November 2019