Abtei lung II
B-1611/2007
{T 1/2}
U r t e i l v o m 7 . O k t o b e r 2 0 0 8
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Marc Steiner,
Richterin Vera Marantelli;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.
1. Eurocos Cosmetic GmbH, Zeppelinallee 47,
DE-60487 Frankfurt
2. Procter & Gamble International Operations SA,
Route de Saint-Georges 47, 1213 Petit-Lancy,
beide vertreten durch A. W. Metz & Co. AG,
Hottingerstrasse 14, Postfach, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerinnen,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Markenrecht: Schutzverweigerung der IR Nr. 832'230
Laura Biagiotti Aqua di Roma (Wortbildmarke).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-1611/2007
Sachverhalt:
A.
Die IR-Marke Nr. 832'230 "Laura Biagiotti AQUA DI ROMA (fig.) wurde
am 17. Juli 2004 mit Schutzausdehnung auf die Schweiz auf den Na-
men der Beschwerdeführerin 1 im Internationalen Register eingetra-
gen und sieht wie folgt aus:
Die Registrierung beruht auf einer deutschen Basismarke mit Priori-
tätsdatum vom 30. April 2004 und wurde am 7. Oktober 2004 von der
Weltorganisation für Geistiges Eigentum an das Eidgenössische Insti-
tut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") notifiziert. Sie wird für folgen-
de Waren der Klasse 3 beansprucht:
Savonnettes, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
produits de toilette dérivés de parfums, préparations pour le lavage, le
soin et la beauté de la peau, du cuir chevelu et des cheveux, déodo-
rants.
B.
Am 30. September 2005 erliess die Vorinstanz eine "Notification de re-
fus provisoire total (sur motifs absolus)" mit der Begründung, die Mar-
ke enthalte eine geografische Herkunftsbezeichnung, die für den Ver-
braucher in Bezug auf die tatsächliche Herkunft der beanspruchten
Waren irreführend sei, falls die damit gekennzeichneten Waren nicht
aus Italien stammten.
C.
In ihrer Stellungnahme vom 16. Februar 2006 machte die Beschwerde-
führerin 1 geltend, ROMA habe als Hinweis auf einen bestimmten Life-
stile eine symbolische Bedeutung. Im Sinnzusammenhang ihrer Ele-
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B-1611/2007
mente lasse die Marke keine geografische Herkunft der entsprechen-
den Waren erwarten.
D.
Mit Schreiben vom 26. April 2006 hielt die Vorinstanz an ihrer Schutz-
verweigerung fest und befand, dass der Hinweis auf einen bestimmten
Lebensstil gegenüber dem geografischen Sinngehalt der Marke nicht
im Vordergrund stehe.
E.
Hierauf beantragte die Beschwerdeführerin 1 am 6. November 2006
den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.
F.
Mit Verfügung vom 6. Februar 2007 verweigerte die Vorinstanz der IR-
Marke Nr. 832'230 Laura Bagiotti AQUA DI ROMA (fig.) für alle bean-
spruchten Waren definitiv den Schutz in der Schweiz.
G.
Im Laufe des geschilderten Verfahrens vor der Vorinstanz wurde die
IR-Marke Nr. 832'230 von der Beschwerdeführerin 1 an die Beschwer-
deführerin 2 übertragen.
H.
Beide Beschwerdeführerinnen erhoben am 1. März 2007 gegen die
genannte Verfügung Beschwerde mit den Verfahrensanträgen:
1. Es sei die Beschwerdeführerin 1 aus dem Verfahren zu entlassen, und
das Verfahren sei mit der Beschwerdeführerin 2 fortzusetzen;
2. eventualiter sei der Vorinstanz Frist zur Stellungnahme anzusetzen, ob
sie mit der Entlassung der Beschwerdeführerin 1 und der Fortsetzung
des Verfahrens mit der Beschwerdeführerin 2 einverstanden sei.
und mit den materiellen Anträgen:
1. Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigen-
tum vom 6. Februar 2007 aufzuheben;
2. das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, der
Internationalen Registrierung 832'230 LAURA BIAGIOTTI AQUA DI RO-
MA (Wortbildmarke) den Markenschutz für alle beanspruchten Waren zu
erteilen,
3. alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz.
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B-1611/2007
I.
Die Vorinstanz stimmte mit Vernehmlassung vom 16. August 2007 dem
Parteiwechsel zu und beantragte die Abweisung der Beschwerde.
J.
Auf Antrag der Beschwerdeführerinnen lud das Bundesverwaltungsge-
richt alle Beteiligten mit Verfügung vom 25. Januar 2008 zu einer
mündlichen und öffentlichen Verhandlung auf den 20. Februar 2008
ein. Am 8. Februar 2008 wurde zudem im Hinblick auf diese Verhand-
lung eine Beweiserhebung zu folgenden Fragen angeordnet:
1) Welche der beanspruchten Waren der Klasse 3 werden in Rom heute
oder in naher Zukunft in nennenswertem Umfang produziert, bearbeitet,
angeboten oder in die Schweiz zum Verkauf eingeführt?
Aus welchen anderen Anknüpfungen (z.B. Ausgangsstoffe, Ort der For-
schung und Entwicklung) ergibt sich gegebenenfalls ein sachlicher Zu-
sammenhang von Rom mit den obgenannten Waren?
2) In welchen Kombinationen und Bedeutungen wird "ROMA" in der
Schweiz verwendet und verstanden?
Falls "ROMA" mehrdeutig ist: Wie häufig und von wem wird in der schwei-
zerischen Tagespresse oder in anderen repräsentativen Publikationen
zum relevanten Sprachgebrauch welche dieser verschiedenen Bedeutun-
gen verwendet?
K.
Mit Verfügung vom 18. Februar 2008 wurde der Verhandlungstermin
auf Antrag der Vorinstanz verschoben und das Beweisverfahren vorge-
zogen. Beschwerdeführerinnen und Vorinstanz äusserten sich in Be-
weisantretungsschriften vom 20. Februar 2008 bzw. 7. April 2008 zu
den genannten Beweisfragen und reichten dazu Beweismittel ein. Mit
Schreiben vom 18. April 2008 verzichteten die Beschwerdeführerinnen
auf die Durchführung der mündlichen Verhandlung, die darum unter-
blieb.
L.
Zum Beweisergebnis äusserten sich die Vorinstanz mit Schreiben vom
29. April 2008, die Beschwerdeführerinnen mit Schreiben vom 15. Mai
2008. Die Stellungnahmen werden den Beteiligten zusammen mit dem
vorliegenden Entscheid zur Kenntnis gebracht.
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M.
Auf die erwähnten sowie weitere Darlegungen der Parteien wird, so-
weit sie rechtserheblich sind, in den nachfolgenden Erwägungen ein-
gegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen
Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsver-
fahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht, und
der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet.
Die Beschwerdeführerin 1 hat die vorliegend strittige Marke im Verlauf
des erstinstanzlichen Verfahrens an die Beschwerdeführerin 2 übertra-
gen und beantragt, aus dem Beschwerdeverfahren entlassen zu wer-
den. Die Vorinstanz hat diesem Parteiwechsel zugestimmt. Gemäss
Art. 21 des Bundesgesetzes über den Bundeszivilprozess (SR 273)
bleibt die Veräusserung der im Streite liegenden Sache während der
Rechtshängigkeit ohne Einfluss auf die Legitimation zur Sache. Ein
Parteiwechsel mit Zustimmung der Gegenpartei ist nach Art. 17 BZP in
Verbindung mit Art. 4 VwVG jedoch zulässig (vgl. RKGE in sic! 2006,
183 Banette/Panetta, sic! 2005, 757 E. 1 Boss/Airboss, sic! 2004, 777
E. 1 Lonsdale). Die Beschwerdeführerin 1 ist darum ohne Kostenfolge
aus dem Verfahren zu entlassen, das mit der Beschwerdeführerin 2
weitergeführt wird. Als Inhaberin der im Streit liegenden Marke ist die-
se durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und wie eine
Verfügungsadressatin beschwert (Art. 48 Abs. 1 Bst. b-c VwVG). Auf
die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 ist somit einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführerin 2 macht geltend, mit ihrer Schutzverweige-
rung habe die Vorinstanz die IR-Marke Nr. 832'230 zu Unrecht als Her-
kunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG eingestuft. Das Zei-
chen werde von den massgeblichen Abnehmerkreisen vielmehr als
symbolische Angabe eines bestimmten "Lifestyle" aufgefasst.
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3.
3.1 Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008
eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR
0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind da-
durch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des Madrider
Abkommens über die internationale Registrierung von Marken, revi-
diert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) anzuwen-
den (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklau-
sel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008, S. 571 ff.). Diese Änderung
des Staatsvertrages wurde bisher allerdings nicht in der Amtlichen
Sammlung der Bundesgesetze (AS) publiziert. Verpflichtungen aus völ-
kerrechtlichen Verträgen entstehen gemäss Art. 8 Abs. 2 des Bundes-
gesetzes über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundes-
blatt vom 18. Juni 2004 (Publikationsgesetz, PublG; SR 170.512) erst
am Tag nach ihrer Veröffentlichung in der AS, sofern der Erlass dort
nicht bereits vor dem Datum seines Inkrafttretens veröffentlich worden
ist. Da bis zum Urteilszeitpunkt keine solche Publikation, namentlich
nicht des revidierten Art. 9sexies MMP, in der AS erfolgt ist, ist der vorlie-
gende Fall noch nach den Regeln des MMA zu entscheiden. Nach Art.
5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mittei-
lung einer internationalen Markenregistrierung erklären, sie verweige-
re dieser Registrierung den Schutz in der Schweiz (Entscheid des
Bundesverwaltungsgerichts B-7397/2006 vom 4. Juni 2007 E. 2 Gitar-
renkopf). Diese Jahresfrist wäre vorliegend am 6. Oktober 2005 abge-
laufen und wurde durch die Mitteilung des Refus provisoire total vom
30. September 2005 eingehalten.
3.2 Gemäss Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst.
B Ziff. 2 und 3 PVÜ darf einer Marke der Schutz namentlich verweigert
werden, wenn sie jeder Unterscheidungskraft entbehrt, ausschliesslich
aus beschreibenden Angaben besteht oder wenn sie gegen die guten
Sitten oder öffentliche Ordnung verstösst, was insbesondere durch
eine Täuschung des Publikums der Fall sein kann. Dieser zwischen-
staatlichen Regelung entsprechen die Art. 2 Bst. a und c des Marken-
schutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), wonach
eine Marke vom Schutz ausgeschlossen ist, wenn sie zum Gemeingut
gehört oder es sich um ein irreführendes Zeichen handelt. Lehre und
Praxis zu diesen Bestimmungen können damit vorliegend herangezo-
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gen werden (BGE 128 III 457 E. 2 Yukon, BGE 114 II 373 E. 1 Alta
tensione).
3.3 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom
Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr
für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie
beansprucht werden. Zum Gemeingut gehören unter anderem die
auch in Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen oder An-
gaben, die spezifische Merkmale wie die Art, Beschaffenheit, Menge,
Bestimmung usw. oder die Herkunft der entsprechenden Produkte be-
zeichnen. Ein solches Zeichen oder eine solche Angabe muss nach
ständiger Rechtsprechung direkt auf die Ware oder Dienstleistung hin-
weisen und ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden werden, um
zum Gemeingut zu zählen (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece, BGE
128 III 450 f. E. 1.5 Première). Die Beurteilung ist aus der Sicht der an-
gesprochenen Abnehmerkreise dieser Waren oder Dienstleistungen
vorzunehmen (BGE 128 III 451 E. 1.6 Première, BGE 116 II 611 f.
E. 2c Fioretto).
3.4 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind zudem irreführende Zei-
chen (Art. 2 Bst. c MSchG). Geografisch irreführend ist ein Zeichen,
das eine geografische Angabe enthält und die Adressaten zur Annah-
me verleitet, die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen
stammten aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist,
obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 128 III 460 E. 2.2 Yu-
kon, BGE 132 III 772 E. 2.1 Colorado [fig.]). Die geografische Angabe
muss mit anderen Worten bei den massgeblichen Verkehrskreisen
eine Herkunftserwartung wecken, damit sie vom Schutz ausgeschlos-
sen ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21.
Juni 2007 E. 4.2 bticino, Entscheid der RKGE vom 9. Oktober 2002 E.
7 in sic! 2003 S. 429 ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz). Eine
Herkunftserwartung fehlt namentlich, wenn die Marke in eine der in
BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon definierten Fallgruppen gehört, nämlich
wenn der Ort, auf den das Zeichen hinweist, in der Schweiz unbekannt
ist, das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen auf-
gefasst wird, der Ort, auf den das Zeichen hinweist, sich nicht als Pro-
duktions-, Fabrikations- oder Handelsort eignet, das Zeichen eine Ty-
penbezeichnung darstellt, sich für ein Unternehmen im Verkehr durch-
gesetzt hat oder zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert ist. Nach
der Rechtsprechung der RKGE war in gewissen Fällen auch massge-
bend, dass das Zeichen, ohne direkt zu einer dieser Fallgruppen zu
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gehören, in seinem Gesamteindruck keinen geografischen Herkunfts-
bezug aufwies. So vermochten etwa zusätzliche Wortelemente eine
Herkunftserwartung auszuschliessen (Entscheide der RKGE vom 19.
Mai 2006 E. 3 f. in sic! 2006, S. 772 f. British American Tobacco Swit-
zerland [fig.], vom 15. Mai 2006 E. 2 in sic! 2006 S. 769 f. Off Broad-
way Shoe Warehouse [fig.], vom 12. April 2006 E. 3 in sic! 2006 S. 681
Burberry Brit, vom 6. März 2006 E. 3 in sic! 2006 S. 586 Toscanol).
4.
Massgebliche Abnehmer/innen von Toilettenseifen, Parfumerieproduk-
ten, ätherischen Ölen, Kosmetika, parfumhaltigen Toilettenprodukten,
Wasch-, Pflege- und Schönheitsmitteln für die Haut, die Kopfhaut und
die Haare sowie von Deodorants ist die breite Käuferschaft von Hygie-
nemitteln des täglichen Gebrauchs. Die Warenliste umfasst jedoch
nicht bloss Artikel mit niedrigem Preis, sondern auch teure Waren wie
Parfum, die mit grösserer Aufmerksamkeit eingekauft werden.
5.
Das Bundesverwaltungsgericht setzt für die Prüfung der Frage, ob ein
Zeichen eine geografische Herkunft erwarten lässt und dadurch im Zu-
sammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen zum Ge-
meingut zählt oder irreführend wirkt, in der Regel besondere Sachver-
haltsabklärungen voraus. Es prüft einerseits, ob die Vorinstanz die mit
vernünftigem Aufwand erhältlichen Beweismittel, soweit es nicht um
allgemein notorische Tatsachen geht, vollständig erhoben und gewür-
digt hat. Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Sinngehalt
im Gesamteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit den Wa-
ren und Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht wird, als Her-
kunftsbezeichnung aufgefasst wird, eine entsprechende Herkunft die-
ser Waren und Dienstleistungen erwarten lässt und – bei mehrdeuti-
gen Zeichen – von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne geografi-
schen Bezug in den Hintergrund gerückt wird, ist in der Regel eine
Herkunftserwartung zu bejahen. Für Weitergehendes trägt die Be-
schwerdeführerin 2 die Folgen der Beweislosigkeit (vgl. Entscheid des
Bundesverwaltungsgerichts vom 1. Oktober 2008, B-7412/2006 E. 4.3
Afri-Cola).
6.
Im vorliegenden Fall wurden die benötigten Sachverhaltsabklärungen
im Beschwerdeverfahren nachgeholt. Die Frage einer Herkunftserwar-
Seite 8
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tung im Zusammenhang mit der strittigen Marke ist aufgrund der von
beiden Seiten eingereichten Beweise zu prüfen.
6.1 Die Beschwerdeführerin 2 hat anerkannt, dass "Roma" als Name
der italienischen Hauptstadt in den massgeblichen Abnehmerkreisen
ausreichend bekannt ist. Aufgrund der Grösse und Nähe dieser Stadt,
ihrer touristischen und sowohl staats- wie religionspolitischen Bedeu-
tung ist dies gerichtsnotorisch. Die strittige Marke kombiniert somit
drei verschiedenartige Hinweise auf das Land Italien, nämlich den Na-
men der Stadt "Roma", die in den Wörtern "Aqua" und "di" anklingen-
de italienische Sprache und den erkennbar italienischstämmigen Frau-
ennamen "Laura Biagiotti". Auch für Angehörige von Verkehrskreisen,
die der italienischen Sprache nicht mächtig sind, wird dadurch begriff-
lich ein Bezug des Kennzeichens zu Italien nahe gelegt.
6.2 Die von der Vorinstanz beigebrachten Belege über die industrielle
Herstellung von Kosmetika, namentlich Parfum, in Rom und in ganz
Italien zeigen glaubhaft, dass für eine Interpretation der strittigen Mar-
ke als Herkunftsangabe der damit gekennzeichneten Duftmittel und
Kosmetika auch tatsächliche Anhaltspunkte bestehen. Das italienische
Institut für Statistik (Istituto Nazionale di Statistica) mit Sitz in Rom hat
der Vorinstanz auf Anfrage mitgeteilt, im Jahr 2001 hätten allein in der
Gemeinde Rom 31 parfumherstellende Betriebe 268 Mitarbeiter be-
schäftigt. Aus der Schweizer Zoll- und Handelsstatistik (-
) geht hervor, dass im Jahr 2007 ca. 10% der Par-
fumimporte und rund 9% der Einfuhren von Seife und Kosmetikmitteln
in die Schweiz mengenmässig aus Italien stammten. Etwas geringere
Mengenanteile wurden im Jahr 2007 für die Importe von ätherischen
Ölen (ca. 5%), Schminkwaren (ca. 7%), Badesalzen (ca. 5%), Sham-
poos (ca. 2%), Frisiermittel, Haarlack und anderen Haarkosmetikmit-
teln (ca. 7%) sowie Déodorants (ca. 6%) gemessen. Nach einer Infor-
mationsschrift des Staatssekretariats für Wirtschaft vom 6. November
2007 ist Italien das zweitwichtigste Importland der Schweiz, wobei
Kosmetika nicht unter den wichtigsten vier Produktgruppen rangieren.
6.3 Durch diese Fakten erscheint der erwähnte Sinnbezug zu Italien
insbesondere auch im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren
hinreichend glaubhaft, doch bleibt noch zu prüfen, ob darin eine italie-
nische Warenherkunft oder ein anderer Bezug gelesen und verstanden
wird. Der italienische Vorname "Laura" kommt auch in den übrigen
Landesteilen der Schweiz vor und wird als solcher erkannt. Aufgrund
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der gemeinsamen Titelposition wird er mit "Biagiotti" zusammen gele-
sen. Das Wort mit der Endung -otti, die auch in bekannten italieni-
schen Personennamen vorkommt (Emilia Galotti, Luciano Pavarotti,
Giulio Andreotti usw.), wird nach "Laura" ohne Weiteres als Nachname
angesehen. "Laura Biagiotti" wird darum, wovon beide Seiten überein-
stimmend ausgehen, als Personennamen und Hinweis auf eine Her-
stellerin oder Kreateurin der mit der Marke versehenen Waren verstan-
den.
Für die massgeblichen Verkehrskreise liegt es darum nahe, die abge-
setzt in Grossbuchstaben geschriebene Wortfolge AQUA DI ROMA als
Produkt- oder Liniennamen aufzufassen. In der Präpositionalfolge DI
ROMA (= von, aus Rom), die ihrer französischen Übersetzung "de
Rome" gleicht und darum einem breiten schweizerischen Publikum
auch bei geringen Italienischkenntnissen leicht verständlich ist, wird
ein geografischer Herkunftsbezug explizit hergestellt. DI ROMA weist
damit deutlicher und unmittelbarer auf eine mögliche geografische
Herkunft hin als dies bei den Beispielen für rein symbolisch verstande-
ne Einwortmarken wie "Galapagos", "Congo" oder "Südpol" in BGE
128 III 459 E. 2.1.2 Yukon der Fall ist. Die von diesen Symbolmarken
bezeichneten Regionen liegen in einer grossen Distanz zur Schweiz
und haben eine geringe wirtschaftliche Bedeutung, die eine geografi-
sche Herkunft unglaubwürdig erscheinen lässt und es nahe legt, die
Zeichen symbolisch aufzufassen. Dies trifft auf die Stadt Rom nicht zu,
weshalb durch die strittige Marke, mit Bezug auf die eingetragenen
Waren, ein geografischer Bezug zur Stadt Rom eher nahe gelegt wird,
und zwar auch unter der von der Beschwerdeführerin 2 vertretenen
Annahme, dass Rom für Fussballclubs und "lifestyle" bekannter sei als
für die industrielle Produktion von Verbrauchsgütern und dass "Roma"
zugleich eine Volksgruppe bezeichne. Ein Bezug auf einen Fussball-
club oder auf die Volksgruppe der Roma wäre im Sinnzusammenhang
eines Produkt- oder Linienzeichens unerwartet und müsste darum
sprachlich besonders hervorgehoben werden. Er erscheint in der strit-
tigen Marke also wenig wahrscheinlich. Auch wenn die Marke aber auf
einen mit der Stadt Rom verbundenen "lifestyle" hinweisen würde,
wäre ein solcher Ruf erst durch typische Waren oder Charakteristika
der entsprechenden Region entstanden. Der Schutz des Kennzeichen-
elemtens "di Roma" als Herkunftsangabe wäre auch dann zur Erhal-
tung dieses Rufs notwendig. Ob die Konsumenten erwarten, dass ein
Parfum oder Kosmetikmittel italienischer Herkunft vollumfänglich in
diesem Land produziert wurde oder nur aus italienischen Ausgangs-
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stoffen und Bestandteilen besteht, ist unerheblich, da beide Fälle unter
den Begriff der "Herkunft" fallen (Art. 48 Abs.1 MSchG).
Mit Fug hat die Vorinstanz somit entschieden, dass die Marke Laura
Biagiotti AQUA DI ROMA (fig). bei den angesprochenen Abnehmer-
kreisen im Zusammenhang mit den genannten Waren eine italienische
Herkunft erwarten lasse. Ob das italienische und lateinische Wort
"aqua" mit der Bedeutung "Wasser" von allen Beteiligten verstanden
wird, obwohl in den übrigen Landessprachen kein ähnlich gebildetes
Wort besteht, wie die RKGE in sic! 2005, 806 E. 6 Cool Water/Aqua
Cool entschieden hat, ist nicht Gegenstand der Beweiseingaben, ver-
mag diese Herkunftserwartung aber auch nicht zu beeinflussen und
kann darum offen bleiben.
7.
Ergänzend beruft sich die Beschwerdeführerin 2 mehrfach auf das
Gleichbehandlungsgebot. Die Anwendung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes hängt davon ab, ob das zu beurteilende Zeichen in Bezug
auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit anderen einge-
tragenen Marken vergleichbar ist (RKGE, sic! 10/2004, S. 776 E. 10
Ready2Snack). Im Markenrecht ist dieser Grundsatz mit Zurückhaltung
anzuwenden, weil bei Marken selbst geringe Unterschiede im Hinblick
auf die Unterscheidungskraft von erheblicher Bedeutung sein können
(Urteil des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996, in: sic!
2/1997, S. 161 E. 5c Elle; Entscheid der RKGE vom 4. August 2003, in:
sic! 2/2004, S. 97 E. 11 Ipublish).
7.1 Die Beschwerdeführerin 2 bringt erstens vor, die Vorinstanz habe
angeboten, die Marke mit einer Einschränkung auf Waren italienischer
und nicht nur auf solche stadtrömischer Herkunft zuzulassen. Diese
allzu grosszügige Praxis, Marken nur auf eine Herkunft aus dem ent-
sprechenden Land ohne weitergehende Begrenzung auf die konkrete
Region einzuschränken, sei inkonsequent und aufzugeben. Während
das Gesetz eine solche Grosszügigkeit in Art. 47 Abs. 4 MSchG für
Dienstleistungen ausdrücklich vorschreibt, dürfte eine Irreführung des
Publikums bei Warenmarken, die wie im vorliegenden Fall ein in relati-
ver Nähe zur Schweiz liegendes Gebiet bezeichnen, durch einen gro-
ben Länderraster in der Tat ungenügend verhindert werden und hat die
Vorinstanz diese Praxis gelegentlich zu überprüfen. Auch das Bundes-
gericht hat sie in BGE 132 III 776 E. 3.2 Colorado nur unter dem Vor-
behalt von tatsächlichen Erhebungen und nur mit Bezug auf eine US-
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amerikanische Herkunftsangabe als mit der allgemeinen Lebenserfah-
rung übereinstimmend bezeichnet. Doch vermag die Beschwerdefüh-
rerin 2 aus einer ihr allenfalls zu Unrecht angebotenen Grosszügigkeit
kein darüber noch hinausführendes Recht abzuleiten.
7.2 Sodann macht die Beschwerdeführerin 2 einen Anspruch auf
Gleichbehandlung mit ihrer Marke IR-Marke Nr. 734'001 ADR ACQUA
DI ROMA geltend, die ohne Einschränkung zum Schutz zugelassen
worden sei. Eine unrichtige frühere Praxis gegenüber der beschwerde-
führenden Partei selbst wird vom Bundesgericht von vornherein nicht
als taugliche Grundlage für einen solchen Vertrauensanspruch ange-
sehen (BGer in sic! 1997, 161 E. 5c Elle, sic! 2004, 403 E. 4 Discovery
Travel & Adventure Channel), was die Beschwerdeführerin 2 zwar un-
ter Berufung auf DEGKWITZ kritisiert (MICHAEL DEGKWITZ, Anspruch auf
Gleichbehandlung auch bezüglich eigener, voreingetragener Marken,
sic! 2005, 607 f.), aber vorliegend nicht überprüft zu werden braucht,
da durch eine fehlerhafte Eintragung in einem Einzelfall jedenfalls kein
berechtigtes Vertrauen geschaffen wird (BGer in sic! 2005, 280 E. 4.3
Firemaster, vgl. auch BGE 129 I 170 E. 4.2).
7.3 Schliesslich beruft sich die Beschwerdeführerin 2 auf die Zulas-
sung ihrer Marke in über 20 Ländern. Sie leitet auch daraus einen An-
spruch auf Gleichbehandlung und Zulassung ihrer Marke ab. Da die
Bekanntheit und Bedeutung einer Stadt oder bestimmten geografi-
schen Region sich von Land zu Land unterschiedlich auswirkt, kann
auch aus dem internationalen Vergleich indessen nichts abgeleitet
werden.
8.
Die Beschwerde ist darum abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Ver-
fahrens sind die Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin aufzuerle-
gen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und
Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finan-
ziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2
Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei
bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.--
und Fr. 100'000.-- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3
[Turbinenfuss] [3D], mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist
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auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Der Vorinstanz ist als
Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs.
3 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Stellungnahmen der Vorinstanz vom 29. April 2008 und der Be-
schwerdeführerinnen 1 und 2 vom 15. Mai 2008 werden den übrigen
Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis zugestellt.
2.
Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 wird vom Geschäftsver-
zeichnis abgeschrieben, und die Beschwerdeführerin 1 wird aus dem
Verfahren entlassen.
3.
Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 wird abgewiesen.
4.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin 2
auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 2'500.- nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils verrechnet.
5.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
6.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerinnen 1 und 2 (Gerichtsurkunde, Beilage:
Stellungnahme der Vorinstanz vom 29. April 2008)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 832'230; Gerichtsurkunde, Beilage: Stel-
lungnahme der Beschwerdeführerinnen 1 und 2 vom 15. Mai 2008)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun-
de)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
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B-1611/2007
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp Dannacher
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17.
Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtsspra-
che abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe
der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene
Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführen-
de Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 14. Oktober 2008
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