B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-1615/2014
Ur t e i l vom 2 3 . M ä r z 2 0 1 6
Besetzung
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.
Parteien
AIM Sport Holding AG,
Bergstrasse 27, 6010 Kriens,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Reto Arpagaus,
Bratschi Wiederkehr & Buob AG, Bahnhofstrasse 70,
Postfach 1130, 8021 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Landis+Gyr AG,
Theilerstrasse 1, 6301 Zug,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Gregor Wild,
Rentsch Partner AG, Fraumünsterstrasse 9,
Postfach 2441, 8022 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 13'243
CH 620'804 Gridstream AIM / CH 644'809 aim (fig.).
B-1615/2014
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Sachverhalt:
A.
Am 5. Juni 2013 wurde die Eintragung der Marke Nr. 644 809 "aim (fig.)"
in Swissreg veröffentlicht. Die Marke hat folgendes Aussehen:
Sie ist für Waren und Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 sowie für die
folgenden Dienstleistungen der Klasse 42 eingetragen:
Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und
Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; indust-
rielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung
von Computerhardware und -software; Computer- und Computersoftware-
vermietung; computergestütztes Design; Computerprogrammierung und
Softwareentwicklung; Computersoftwaredesign und
-entwicklung; Design von Werbematerial; Designberatung; Designdienst-
leistungen; Design-Dienstleistungen für Druckerzeugnisse; Dienstleistun-
gen eines Grafikdesigners; Entwicklung von Anwendungslösungen für
Computersoftware; Entwicklung von Computerhardware und -software;
Entwicklung von Computerprogrammen; Entwicklung von Computersoft-
ware; Entwurf von Maschinen, Geräten, Instrumenten (einschliesslich de-
ren Teile) oder von aus solchen Maschinen, Geräten und Instrumenten be-
stehenden Systemen; Erstellung von technischen Gutachten; Forschung
auf dem Gebiet der Technik; Forschung im Bereich Computerhardware und
-software; Forschung im Bereich der Kommunikationstechnologie; For-
schung im Bereich Informationstechnologie; Gestaltung von Computersoft-
ware, -firmware, -hardware und Computersystemen; Grafikdesign; Instal-
lation von Computerprogrammen; IT-Projektmanagement; technologische
Dienstleistungen; technologische Forschung.
B.
Am 5. September 2013 erhob die Beschwerdegegnerin gegen die Eintra-
gung dieser Marke teilweisen Widerspruch, nämlich bezüglich aller Dienst-
leistungen der Klasse 42.
B-1615/2014
Seite 3
Der Widerspruch stützt sich auf die Schweizer Wortmarke Nr. 620 804
"Gridstream AIM", die u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen einge-
tragen ist:
Klasse 9: Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenbanken, nämlich
Hardware und Software für die Organisation, Speicherung und den Zugriff
von Daten; Hardware und Software für die Speicherung von Daten sowie
deren leichten Rückgewinnung und Archivierung (warehouse); Datenspei-
cher, nämlich Hardware und Software für das Sammeln und Warten von
Daten; Software für die Datenerfassung, Datenübertragung und Datenaus-
wertung in Energieversorgungsnetzen sowie zum Energiemanagement,
zum Energiekundenmanagement, zur Ermittlung von Energiedaten und
Kundendaten, für den Energiemarkt und den Energiehandel, für die Ener-
gieberichterstattung, Energieverrechnung und Energietarifierung, zur Er-
rechnung und Abrechnung von Energiekosten, Errechnung und Abrech-
nung von Gebühren und für die Administration von Energiekundenprozes-
sen;
Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und
Forschungsarbeiten; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistun-
gen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software;
Dienstleistungen von Ingenieuren, Physikern; Dienstleistungen eines Infor-
matikers, nämlich Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –
software; Softwareentwicklung; Planung von Entwicklung von Erzeugnis-
sen der Elektrotechnik, Elektronik, Informatik, Nachrichtentechnik und des
Maschinenbaus, ferner von Geräten, Apparaten und Anlagen zur Messung
und Steuerung der Erzeugung, des Transportes und des Verbrauchs von
Energie, ferner von Geräten, Apparaten und Anlagen zur Gebäudeautoma-
tion und von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie von Geräten
und Apparaten zur Steuerung und Regelung solcher Anlagen, ferner von
Geräten, Apparaten und Anlagen zur Telekommunikation und zur Fern-
steuerung, Fernüberwachung und Fernverwaltung von Telekommunikati-
onseinrichtungen, ferner von Geräten, Apparaten und Anlagen zur Kredit-
Autorisation und Verrechnung und Bezahlung von Dienstleistungen und
Warenbezügern, und ferner von Identifikations-, Authentifikations-, und
Geldersatzmitteln; technologische Beratung im Bereich des Energiemana-
gements, des Energiekundenmanagements, der Ermittlung von Energie-
daten und Kundendaten, des Energiemarktes und Energiehandels, der
Energieberichterstattung, Energieverrechnung und Energietarifierung, der
Errechnung und Abrechnung von Energiekosten; wissenschaftliche Ana-
B-1615/2014
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lyse von Energiedaten; Entwicklung Aktualisierung und Wartung von Soft-
ware im vorgenannten Bereich; technische Planung von Anlagen im vorge-
nannten Bereich, nämlich Erstellung von Pflichtenheften; Erstellung von
technischen Gutachtern im Bereich Datenermittlung (über Energie, Kun-
den, Energiemarkt und Energiehandel); Beglaubigung, Zertifizierung, tech-
nische Prüfung und technische oder wissenschaftliche Durchführung von
Stichproben von Anlagen, Apparaten und Einrichtungen auf dem Gebiet
des Energiemanagements, des Energiekundenmanagements, der Ermitt-
lung von Energiedaten und Kundendaten, des Energiemarktes und des
Energiehandels, der Energieberichterstattung, der Energieverrechnung
und Energietarifierung, der Errechnung und Abrechnung von Energiekos-
ten; Betrugs- und Missbrauchserkennung im vorgenannten Gebiet (Quali-
tätsprüfung); technische Infrastrukturplanung für Verkaufsstellen.
C.
Mit Entscheid vom 20. Februar 2014 hiess die Vorinstanz den Widerspruch
teilweise gut, namentlich für die Dienstleistungen der Klasse 42 ausgenom-
men für Design von Werbematerial; Design-Dienstleistungen für Drucker-
zeugnisse. Sie begründete ihren Entscheid im Wesentlichen damit, dass
die Dienstleistungen stark gleichartig bis identisch seien und dass durch
die gänzliche Übernahme des normal kennzeichnungskräftigen Zeichen-
bestandteils aim eine mittelbare Verwechslungsgefahr entstünde.
D.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom
26. März 2014 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und bean-
tragt, die Verfügung der Vorinstanz sei im Umfang der Gutheissung des
Widerspruchs Nr. 13243 aufzuheben und der Widerspruch Nr. 13243 sei
vollumfänglich und unter Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweisen.
Sie begründet ihre Beschwerde im Wesentlichen wie folgt:
D.a Die Vorinstanz habe fälschlicherweise als Abnehmer der beanspruch-
ten Waren und Dienstleistungen den durchschnittlichen Abnehmer defi-
niert. Richtigerweise hätte man das Fachpublikum, welches eine höhere
Aufmerksamkeit an den Tag lege, als Abnehmer definieren müssen, da es
sich bei den beanspruchten Dienstleistungen um hochspezialisierte Lösun-
gen handle, welche nur von Fachpersonen in Anspruch genommen wür-
den.
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D.b Weiter sei die Gleichartigkeit zwischen den relevanten Dienstleistun-
gen nicht oder nur in geringem Masse gegeben, so die Beschwerdeführe-
rin. Denn die Abnehmer der Widerspruchsmarke seien vor allem Fachper-
sonen aus dem Bereich des Energiemanagements wohingegen die Abneh-
mer der angefochtenen Marke vorwiegend Fachpersonen aus dem Bereich
Sport-Marketing seien. Auch würden die Dienstleistungen durch unter-
schiedliche Vertriebsstätten bzw. Vertriebskanäle sowie auf unterschiedli-
chen Waren- und Dienstleistungsmärkten angeboten.
D.c Auch die Zeichenähnlichkeit sieht die Beschwerdeführerin als nicht ge-
geben an. Denn der Bestandteil aim der Widerspruchsmarke "gridstream
aim" sei Gemeingut, da dessen englische Bedeutung Ziel bzw. Absicht im
vorliegenden Falle zielführendes Stromnetzmanagement bedeute und für
die Widerspruchsmarke daher beschreibend sei. Die Übernahme eines ge-
meinfreien Teils einer Marke könne aber nicht zu einer Verwechslungsge-
fahr führen. Zudem verfüge die angefochtene Marke über eine grafische
Gestaltung, die weiter zur Unterscheidung der beiden Zeichen beitrage.
E.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 22. Mai 2014 auf eine Ver-
nehmlassung.
F.
In ihrer Beschwerdeantwort vom 16. Juni 2014 beantragt die Beschwerde-
gegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädi-
gungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin. Sie begründet ihren Antrag
im Wesentlichen damit, dass die Dienstleistungen identisch bis hochgradig
gleichartig seien, was sich aus der Registerlage ergebe. Die tatsächliche
Nutzung der Marke sei diesbezüglich unerheblich. Zudem könne keines-
falls angenommen werden, dass der Zeichenbestandteil aim gemeinfrei
sei, da er nicht beschreibend noch sonst wie geschwächt sei. Er besitze
normale Kennzeichnungskraft und das Bundesverwaltungsgericht habe in
vergleichbaren Fällen schon mehrfach eine Verwechslungsgefahr ange-
nommen.
G.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Ver-
waltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
B-1615/2014
Seite 6
H.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, de-
taillierter im Folgenden eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31
Bst. f. und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist
von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember
1968 (VwVG, SR 172.021) am 11. September 2012 eingereicht und der
verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der ange-
fochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legiti-
miert (Art. 48 VwVG).
2.
2.1 Zeichen sind unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlossen,
wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Wa-
ren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Ver-
wechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Die Verwechslungsgefahr be-
urteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichen-
ähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche
die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Michael
G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und
der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen besteht dabei eine Wech-
selwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anfor-
derungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind und umgekehrt (LUCAS
DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzge-
setz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG
Art. 3 N. 8).
2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf-
grund der Registereinträge (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 2.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]", mit Hinwei-
sen). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen
u.a. eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket
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Seite 7
der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen sowie deren marktüb-
liche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abneh-
merkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]", B-758/2007
vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; GALLUS JOLLER, in: Michael
G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 300).
2.3 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamtein-
druck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrs-
kreise hinterlassen, abgestellt (BGE 121 III 378 E. 2a "Boss/Books",
BGE 119 II 473 E. 2d "Radion"). Relevant ist dabei einzig die Eintragung,
wie sie dem Register entnommen werden kann (Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/
ad-vista" mit Hinweisen, B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse
All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die
einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Ent-
scheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildele-
mente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen
weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort-
wie auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen Erinnerungs-
eindruck gleichermassen prägen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" und B-
7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 "Diva Cravatte [fig.]/DD Divo
Diva [fig.]", je mit Hinweisen).
Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang der
Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" mit Hinwei-
sen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei
kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 II 382 E. 2a "Kamillosan/Ka-
millon, Kamillan"; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Flo-
rent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N.
74, mit Hinweisen). Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende
Elemente beschreibenden Charakter haben (BGE 128 III E. 2.1 "Yukon";
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5
"Aromata/Aromathera"). Auch englische Ausdrücke können Gemeingut
sein (BGE 129 III 228 E. 5.1 "Masterpiece", Urteil des Bundesgerichts
4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 in: sic! 5/2004, 401 f. E. 3.1-3.2 "Dis-
covery Travel & Adventure Channel"; RKGE vom 23. Dezember 2004, in:
sic! 6/2005 467 E. 4 "Boysworld" mit Hinweisen), es sei denn sie werden
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Seite 8
von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise nicht verstanden, was der
Fall ist, wenn ein Ausdruck nicht zum Grundwortschatz gehört (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.1 "Total
Trader" und B-5518/2007 vom 18. April 2007
E. 4.2 und 7. "Peach Mallow"). Stark sind hingegen jene Marken, welche
das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind
(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", mit Hinweisen;
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E.
7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; EUGEN MARBACH, in: Roland von
Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe-
werbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009,
N. 979, mit Hinweisen).
Die Verwechslungsgefahr ist zudem strenger zu beurteilen, wenn die strit-
tigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs hinterlegt sind
(BGE 117 326 E. 4 "Valser"), da diese mit einem weniger hohen Aufmerk-
samkeitsgrad nachgefragt werden. Nebst der Häufigkeit des Konsums
hängt der Aufmerksamkeitsgrad auch von den im Einzelfall massgeblichen
Verkehrskreisen ab (BGE 126 III 320 E. 6b bb "Rivella").
2.4 Eine Verwechslungsgefahr kann in zweierlei Form entstehen. Einer-
seits wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten
wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch wenn die mass-ge-
blichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber
unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich an-
nehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unter-
nehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 102 II 126
E. 2 "Annabelle/annette", BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas", Entscheid
4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 des schweizerischen Bundesgerichts in
sic! 2002 S. 99 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]").
3.
Als erstes sind die relevanten Verkehrskreise zu bestimmen. Die Be-
schwerdeführerin moniert, dass vorliegend, nicht wie von der Vorinstanz
angenommen, Durchschnittskonsumenten sondern Fachkreise massge-
blich seien. Der Beschwerdeführerin ist diesbezüglich insofern recht zu ge-
ben, als die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 nicht für den
Endkonsument bestimmt sind sondern im Business-to-Business Markt an-
geboten werden, welcher durch Abnehmer mit Fachwissen geprägt ist. Al-
lerdings kann die Ansicht von Endabnehmern nicht gänzlich ausgeklam-
mert werden, da die Widerspruchsmarke auch für Dienstleistungen wie
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Seite 9
Vermietung oder Installation von Computerprogrammen registriert ist, die
ihrerseits auch Dienstleistungen für den Konsummarkt sind. Insgesamt
darf die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise allerdings als erhöht angese-
hen werden.
4.
Die Vorinstanz erachtete die zu vergleichenden Dienstleistungen als hoch-
gradig gleichartig bis identisch. Dem hält die Beschwerdeführerin entge-
gen, dass die Widerspruchsmarke für Dienstleistungen im Bereich Ener-
giemanagement hinterlegt sei, wohingegen die angefochtene Marke für
Dienstleistungen im Bereich Sport-Marketing Schutz ersuche. Entspre-
chend sei keine oder nur sehr geringe Gleichartigkeit gegeben.
Vorab ist anzumerken, dass sich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr
nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG, wie sie hier vorgenommen wird, aus-
schliesslich auf den Registereintrag der beiden Zeichen stützt (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3
"ADWISTA/ad-vista [fig.]" m.w.H.). Insoweit die Beschwerdeführerin unter-
schiedliche Branchen, in welchen die strittigen Dienstleistungen angeboten
werden, als Argument gegen eine Gleichartigkeit vorbringen möchte,
müssten solche unterschiedliche Branchen direkt aus dem Markenregister
erkennbar sein (vgl. aber E. 4.7 nachfolgend).
4.1 Die Dienstleistungen der angefochtenen Marke wissenschaftliche und
technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten sind für die Wi-
derspruchsmarke identisch eingetragen. Die diesbezüglichen Design-
dienstleistungen der angefochtenen Marke sind mindestens gleichartig, da
sie sich gerade auf die gleichartigen Dienstleistungen beziehen.
Ebenfalls für beide Marken identisch hinterlegt sind die Dienstleistungen
industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwicklung von
Computersoftware; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und
–software; wobei letztere von der angefochtenen Marke doppelt registriert
wurden, was allerdings keinen Einfluss hat.
4.2 Unter die Dienstleistungen Entwurf und Entwicklung von Compu-
terhardware- und software der Widerspruchsmarke fallen im Sinne eines
Oberbegriffs weiter die Dienstleistungen Computerprogrammierung und
Softwareentwicklung; Computersoftwaredesign und –entwicklung; Ent-
wicklung von Anwendungslösungen für Computersoftware; Entwicklung
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Seite 10
von Computerprogrammen; Entwicklung von Computersoftware Gestal-
tung von Computersoftware, -firmware, -hardware und Computersystemen
der angefochtenen Marke. Diesbezüglich ist von hochgradiger Gleichartig-
keit bis Identität der Dienstleistungen auszugehen.
4.3 Ebenfalls im Sinne eines Oberbegriffs fungieren die Dienstleistungen
der Widerspruchsmarke Planung und Entwicklung von Erzeugnissen der
Elektrotechnik, Elektronik, Informatik, Nachrichtentechnik und des Maschi-
nenbaus für die Dienstleistungen der angefochtenen Marke Entwurf von
Maschinen, Geräten, Instrumenten (einschliesslich deren Teile) oder von
aus solchen Maschinen, Geräten und Instrumenten bestehenden Syste-
men. Hier ist ebenfalls von hochgradiger Gleichartigkeit bis Identität aus-
zugehen.
4.4 Die Dienstleistungen wissenschaftliche und technologische Dienstleis-
tungen und Forschungsarbeiten; industrielle Analyse- und Forschungsar-
beiten der Widerspruchsmarke sind ebenfalls schon aus begrifflichen
Gründen gleichartig mit den Dienstleistungen der angefochtenen Marke Er-
stellung von technischen Gutachten; Forschung auf dem Gebiet der Tech-
nik; Forschung im Bereich Computerhardware und
–software; Forschung im Bereich Kommunikationstechnologie; Forschung
im Bereich Informationstechnologie; technologische Dienstleistungen;
technologische Forschung.
4.5 Die Dienstleistungen der angefochtenen Marke computergestütztes
Design; Designberatung; Designdienstleistung; Dienstleistungen eines
Grafikdesigners; Grafikdesign; Installation von Computerprogrammen so-
wie IT-Projektmanagement fallen zwar nicht ausschliesslich aber dennoch
im Sinne eines Oberbegriffs in den Bereich Dienstleistungen eines Infor-
matikers, nämlich Entwurf und Entwicklung von Computerhardware- und
Software der Widerspruchsmarke, weshalb auch hier eine Geleichartigkeit
nicht verneint werden kann.
4.6 Die Dienstleistung Computer- und Computersoftwarevermietung der
angefochtenen Marke kann weiter als gleichartig mit den Waren der Wider-
spruchsmarke aus der Klasse 9 Datenverarbeitungsgeräte und Computer;
Datenbanken, nämlich Hardware und Software für die Organisation, Spei-
cherung und den Zugriff von Daten angesehen werden. Denn zu den Wa-
ren Computer und Software sind computerspezifische Dienstleistungen in
der Regel gleichartig (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/GMODE"). Da es sich sowohl
B-1615/2014
Seite 11
bei den vorliegenden Waren als auch den vorliegenden Dienstleistungen
um grundsätzlich selbständige, marktübliche Angebote handelt, kann auch
nicht davon ausgegangen werden, dass die strittigen Waren lediglich Hilfs-
mittel zur Erbringung der Dienstleistung sind (vgl. Entscheid der RKGE in
sic! 2004, S. 101 E. 3 und E. 4 "Thaler/Banque Thaler"). Entsprechend ist
zwischen diesen Waren und Dienstleistungen ein zu erwartendes, sinnvol-
les Leistungspakt zu sehen und damit Gleichartigkeit anzunehmen.
4.7 Die vorliegend noch strittigen von der angefochtenen Marke registrier-
ten Dienstleistungen der Klasse 42 sind im Ergebnis mit den Waren und
den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gleichartig bis hochgradig
gleichartig soweit nicht sogar identisch. Diese Gleichartigkeit bezieht sich
vorliegend ausschliesslich auf branchenneutral formulierte Waren und
Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Dem Registereintrag der ange-
fochtenen Marke kann gar nicht erst eine branchenspezifische Eingren-
zung entnommen werden. Entsprechend verfängt auch das Argument der
Beschwerdeführerin nicht, wonach die beiden Marken für Dienstleistungen
unterschiedlicher Branchen registriert seien und daher eine Gleichartigkeit
ausgeschlossen wäre. Im Übrigen wäre die Gleichartigkeit wohl auch ge-
geben, wenn die energiebranchenspezifischen Dienstleistungen der Wi-
derspruchsmarke den branchenneutralen Dienstleistungen der angefoch-
tenen Marke gegenübergestellt worden wären (vgl. hierzu Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-6099/2013 vom 28 Mai 2015 E. 4.2.2 "Carpe
Diem/carpe noctem").
5.
5.1 Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Die Widerspruchs-
marke ist eine reine Wortmarke und besteht aus den zwei Wörtern
Gridstream und AIM. Gridstream hat im Englischen als Kompositum keine
Bedeutung, könnte aber allenfalls als fantasievolle Zusammenfügung von
grid, zu Deutsch Gitter, Versorgungsnetz (Langenscheidt e-Wörterbuch
Englisch-Deutsch v.4.0 Revision 20.1), und stream, zu Deutsch Strom
(Langenscheidt e-Wörterbuch Englisch-Deutsch v.4.0 Revision 20.1), ver-
standen werden. AIM bedeutet im Deutschen Ziel, Zweck oder zielen, be-
zwecken (Langenscheidt e-Wörterbuch Englisch-Deutsch v.4.0 Revision
20.1).
5.2 Die angefochtene Marke ist eine kombinierte Wort-/Bildmarke, beste-
hend aus dem Zeichen aim, in einer an den Enden leicht abgerundeten
Schriftart gehalten, und einem etwas dunkler als die Schrift gehaltenen
B-1615/2014
Seite 12
Punkt links oberhalb des Buchstabens a. Die grafische Ausgestaltung hat
durchaus eine gewisse Originalität, tritt allerdings bei einer Gesamtbe-
trachtung nur wenig hervor.
Die Buchstaben m und a sind klein geschrieben, wohingegen der Buch-
stabe i als Grossbuchstabe dargestellt ist. Theoretisch könnte man den
Grossbuchstaben i auch als klein geschriebenes l ansehen. Die Buchsta-
benfolge a-l-m ergibt allerdings im Gegensatz zum Wort aim, welches Ziel,
Zweck bzw. zielen, bezwecken bedeutet (vgl. E. 5.1), keinen erkennbaren
Sinn. Es ist daher davon auszugehen, dass die angefochtene Marke als
das grafisch etwas speziell gehaltene Wort aim i.S.v. Ziel, Zweck bzw. zie-
len, bezwecken verstanden wird.
5.3 Als erstes fällt sofort auf, dass beide Marken das Wort aim verwenden.
Zwar jeweils etwas unterschiedlich ausgestaltet, einmal nur in Grossbuch-
staben, einmal mit grafischem Beiwerk. Dennoch ist jeweils das Wort aim
klar zu erkennen. Da das angefochtene Zeichen vollständig aus einem Teil
der Widerspruchsmarke besteht, ist die Zeichenähnlichkeit vorliegend ge-
geben.
6.
6.1
Weiter ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Die
Beschwerdeführerin macht geltend, dass der Zeichenbestandteil AIM ge-
meinfrei oder zumindest kennzeichnungsschwach sei. Dies rühre daher,
dass die Bedeutung von AIM, zu Deutsch Ziel bzw. Absicht, zusammen mit
dem vorangestellten Gridstream die Bedeutung zielführendes Stromnetz-
management oder gezielte Stromnetzsteuerung zugemessen würde.
6.2 Zeichen sind u.a. dann schwach oder gehören gar zum Gemeingut,
wenn sie für die hinterlegten Waren und/oder Dienstleistungen direkt be-
schreibend sind, wobei der beschreibende Charakter als solcher vom an-
gesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasie-
aufwand unmittelbar erkennbar sein muss (BGE 128 III 454 E. 2.1
"Yukon" m.w.H.). Dieser Grundsatz gilt auch für beschreibende Zeichen,
die in einer anderen als der Landessprache gehalten sind, bspw. Englisch
(vgl. E. 2.3 oben). Allerdings müssen die relevanten Verkehrskreise diese
Fremdsprache auch verstehen, was bei der englischen Sprache dann der
Fall ist, wenn es sich um Wörter aus dem Grundwortschatz handelt
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. Dezember 2007
B-1615/2014
Seite 13
E. 3 "Delight Aromas [fig.]"). Das Wort grid hat eine eher technische Be-
deutung, was auf ein etwas spezialisierteres Vokabular ausserhalb des
Grundwortschatzes deuten könnte. Das Wort stream könnte aufgrund der
heutzutage populären Technologie des Video-Streamings einem guten Teil
der Verkehrskreise bekannt sein. Andererseits wird stream vorliegend nicht
im Zusammenhang mit solcherlei Videodienstleistungen verwendet und ist
zudem als Kompositum mit grid eingebettet. Letztlich kann die Frage aber
offen bleiben, ob die einzelnen Wortbestandteilte grid und stream Teil des
Grundwortschatzes sind, denn Gridstream hat als Kompositum keine ei-
gentliche Bedeutung und wird als Fantasiewort angesehen, wodurch es
auch nicht zum Grundwortschatz gezählt werden kann. Entsprechend
muss davon ausgegangen werden, dass die relevanten Verkehrskreise
dem Wort Gridstream keine eigentliche Bedeutung zumessen können. Ob
das Wort aim ebenfalls Teil des Grundwortschatzes ist, kann ebenfalls of-
fen gelassen werden, denn selbst wenn es von den relevanten Verkehrs-
kreisen verstanden würde, ist es für die vorliegend beanspruchten Waren
und Dienstleistungen nicht direkt beschreibend und wirkt sich daher auch
nicht schwächend auf das Zeichen aus.
Insgesamt kann dem Widerspruchszeichen eine durchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft attestiert werden, wobei der Zeichenbestandteil AIM als
auch der Zeichenbestandteil Gridstream den Gesamteindruck gleicher-
massen prägen.
7.
7.1 In einer Gesamtwürdigung aller Vorbringen ist nun die Verwechslungs-
gefahr zu eruieren. Die vorliegend relevanten Verkehrskreise bestehen zu
einem guten Teil aus Fachleuten, weshalb der massgebliche Aufmerksam-
keitsgrad leicht erhöht ist und Unterschiede der beiden Marken eher wahr-
genommen werden. Die zu vergleichenden Waren sind hochgradig gleich-
artig bis sogar identisch. Entsprechend muss bezüglich der Verschieden-
heit der Zeichen ein eher strenger Massstab gelten. Die Ähnlichkeit der
Zeichen ist gegeben.
7.2 Anders als es die Vorinstanz ausführt, ergibt sich eine Verwechslungs-
gefahr aber nicht schon durch die Übernahme irgendeines kennzeich-
nungskräftigen Teils einer älteren Marke, da diese ansonsten einen über-
schiessenden Schutz genösse. Vielmehr müsste das übernommene Ele-
ment den Hauptteil der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus-
machen und der nicht übernommene Teil schwach kennzeichnungskräftig
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sein (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7500/2006 E. 9.1 "Diva
Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]" und B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E.
9.2 "HOME BOX OFFICE/Box Office"). Dies ist vorliegend gerade nicht der
Fall. Die Übereinstimmung der beiden Zeichen betrifft zwar tatsächlich ein
prägendes Element der Widerspruchsmarke. Das nicht übernommene Ele-
ment Gridstream ist aber als englisches Fantasiewort, welches nicht zum
englischen Grundwortschatz gehört, für die Widerspruchsmarke ebenfalls
stark kennzeichnungskräftig. Aufgrund dieses zweiten kennzeichnungs-
kräftigen Elements und nicht zuletzt auch aufgrund des Arguments, wo-
nach Übereinstimmungen oder Abweichungen im Wortanfang oft besonde-
res Gewicht haben (vgl. GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG],
2009, Art. 3 Rz. 150) kann davon ausgegangen werden, dass die relevan-
ten Verkehrskreise die strittigen Zeichen unterscheiden können und keine
Verwechslungsgefahr vorliegt. Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen,
der angefochtene Entscheid aufzuheben und der Widerspruch abzuwei-
sen.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdegegnerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzule-
gen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb-
ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigun-
gen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die
Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an
Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeu-
tenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.–
und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss
[3D]" m.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1
"we make ideas work" m.H.). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vor-
liegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhalts-
punkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Auf-
grund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrens-
kosten auf Fr. 4'000.– festgelegt.
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Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin eine angemessene
Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu ent-
richten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschä-
digung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzulegen (Art. 14.
Abs. 2 VGKE). Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht
worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendigen erwach-
senen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2
i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren
scheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'100.– inkl. Mehrwertsteuerzu-
schlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE für das erstinstanzliche Ver-
fahren und das Beschwerdeverfahren angemessen.
9. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1, 2 und 4 des Entscheids des
Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 20. Februar 2014
werden aufgehoben, der Widerspruch wird abgewiesen und das Eidgenös-
sische Institut für Geistiges Eigentum angewiesen, die Marke CH 644'809
"aim (fig.)" auch für die in Ziff. 2 seines Entscheids vom 20. Februar 2014
genannten Waren und Dienstleistungen einzutragen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdegegnerin
auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils mit-
tels beiliegendem Einzahlungsschein zu Gunsten der Gerichtskasse zu
überweisen.
3.
Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.–
aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.
4.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschä-
digung für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren in
der Höhe von Fr. 3'100.– zu entrichten.
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5.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Rückerstattungsformular,
Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Einzahlungsschein,
Beilagen zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 13243; Vorakten zurück)
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Maria Amgwerd Lukas Abegg
Versand: 30. März 2016