Abtei lung II
B-1643/2007
{ T 0 / 2 }
Urteil vom 13. September 2007
Mitwirkung: Richter Hans Urech (Vorsitz); Richterin Vera Marantelli;
Richter Francesco Brentani;
Gerichtsschreiber Marc Hunziker
B._______,
vertreten durch A. Braun Braun Héritier Eschmann AG,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz,
betreffend
Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 2755/2005
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Am 11. November 2005 beantragte die Beschwerdeführerin Markenschutz
für das Wortzeichen "BASILEA PHARMACEUTICA" für pharmazeutische
Präparate und Substanzen schweizerischer Herkunft in Klasse 5.
B. Mit Schreiben vom 15. Dezember 2005 beanstandete das Eidgenössische
Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) das Eintragungsgesuch mit der
Begründung, dass das Zeichen im Sinne von "Pharmazie Basel" verstan-
den werde und in Verbindung mit den beanspruchten Waren eine direkt
beschreibende Angabe und somit Gemeingut darstelle, weshalb es vom
Markenschutz ausgeschlossen sei.
C. Mit Änderungsantrag vom 11. April 2006 reichte die Beschwerdeführerin
bei der Vorinstanz die folgende Wort-/Bildmarke mit dem Farbanspruch
"pantone blau 294" ein:
D. Mit Schreiben vom 19. April 2005 wies die Vorinstanz das hinterlegte Zei-
chen mit der Begründung zurück, dass weder die grafischen Elemente
noch der Farbanspruch geeignet seien, dem Zeichen zur Schutzfähigkeit
zu verhelfen. Da es sich bei "basilea" und "PHARMACEUTICA" um stark
beschreibende Wortelemente handle, seien höhere Anforderungen an die
Grafik zu stellen.
E. Die Beschwerdeführerin hielt mit Eingaben vom 20. Juni und 31. Oktober
2006 an der Schutzfähigkeit ihres Zeichens fest. Nach der ergebnislosen
Korrespondenz verweigerte die Vorinstanz dem Markeneintragungsgesuch
mit Verfügung vom 31. Januar 2007 vollumfänglich den Markenschutz. Zur
Begründung machte sie geltend, dass die Wortkombination "basilea
PHARMACEUTICA" in Verbindung mit den beanspruchten pharmazeuti-
schen Präparaten und Substanzen als unmittelbar beschreibende Angabe
bezüglich deren Art und Herkunft wahrgenommen werde und somit zum
Gemeingut gehöre. Auch vermöge weder der Umstand, dass die Umran-
dung nur die geografische Angabe "basilea" umfasse, wobei die Buchsta-
ben "b" und "l" den Rahmen berühren, noch der einfache Farbanspruch
dem Zeichen die notwendige Unterscheidungskraft zu verleihen. Im Übri-
gen sei es für das markenrechtliche Verfahren unerheblich, ob die Firma
der Markenhinterlegerin gleich wie die Marke laute.
F. Mit Eingabe vom 1. März 2007 reichte die Beschwerdeführerin beim Bun-
desverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, die Verfügung der
Vorinstanz vom 31. Januar 2007 unter Kosten- und Entschädigungsfolge
3aufzuheben und das Eintragungsgesuch gemäss der Eingabe vom
11. April 2006 als Wort-/Bildmarke für die beanspruchten Waren einzutra-
gen. Zur Begründung brachte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen
vor, dass die Vorinstanz die grafische Gestaltung des hinterlegten Zei-
chens zuwenig gewürdigt habe. Es handle sich um eine in keiner Weise
übliche Schriftart, so fehle beim Buchstaben "a" der übliche Abstrich. Auch
liege keine etikettenhafte Umrandung vor, würde doch nur ein Teil des be-
anspruchten Zeichens umrahmt. Der umschlossene Bestandteil "basilea"
sei mit dem Oval durch die beiden Buchstaben "b" und "l" mit deren Ober-
längen so verbunden, dass der Betrachter die Schrift und den sie umge-
benden Rahmen nicht voneinander trennen könne. Diese einprägsame
und fantasievolle Gestaltung werde durch den Farbanspruch "blau" noch
verstärkt. Die Beschwerdeführerin führte weiter aus, es sei unbestritten,
dass sie auf ihren Bekanntheitsgrad hingewiesen habe, ohne aber die Ver-
kehrsdurchsetzung der Marke geltend gemacht zu haben. In der Pharma-
industrie dauere es insbesondere wegen den langjährigen Medikamenten-
zulassungsverfahren mehrere Jahre bis ein Produkt auf den Markt ge-
bracht werden könne. Sechs Jahre nach der Unternehmensgründung dürfe
in diesem Jahr nun mit der Inverkehrsetzung ihres ersten Medikaments
gerechnet werden. In der Pharmabranche, in der die Unternehmen die Ge-
schäftstätigkeit Jahre vor dem Markteintritt aufnehmen, bestehe ein erheb-
liches Bedürfnis, die Firmenmarke zumindest in absehbarer Zeit vor dem
Markteintritt zu schützen, da diese ein wesentlicher Bestandteil eines um-
fassenden Schutzrechtsportfolios sei. Bei der Beschwerdeführerin handle
es sich nicht um ein kleines Start-Up-Unternehmen, sondern um eine
Unternehmung, die im Wirtschafts- und Forschungsplatz Schweiz innert
kürzester Zeit eine beachtliche Grösse und Wichtigkeit erhalten habe.
Auch habe die Beschwerdeführerin bereits erhebliches Interesse in den
Medien auf sich gezogen, weshalb die Bezeichnung "BASILEA" resp.
"BASILEA PHARMACEUTICA" von den massgeblichen Verkehrskreisen,
die sich sowohl aus medizinischem Fachpersonal wie aus potentiellen
Patienten zusammensetzen, ganz klar ihr zugeordnet werde. Diese
Umstände seien unter dem Aspekt der Markenfähigkeit zu berücksichtigen.
Im Übrigen wies die Beschwerdeführerin darauf hin, dass die Marke in
allen wirtschaftlich wichtigen Ländern eingetragen worden sei.
G. Mit Vernehmlassung vom 25. April 2007 beantragte die Vorinstanz die Be-
schwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung machte sie im
Wesentlichen geltend, dass die Wortverbindung "basilea PHARMACEUTI-
CA" dem Gemeingut zuzurechnen sei, was die Beschwerdeführerin auch
nicht bestreite. Für die Beurteilung eines Zeichens sei grundsätzlich der
Gesamteindruck massgebend. Da es sich bei den Wortelementen um eine
direkt beschreibende Angabe bezüglich der beanspruchten Waren der
Klasse 5 handle, seien an die grafische Ausgestaltung des Zeichens ent-
sprechend hohe Anforderungen zu stellen. Dagegen würdige die Be-
schwerdeführerin einzig die grafische Gestaltung als solche. Angesichts
des beschreibenden Sinngehalts der vorliegenden Wortverknüpfung sei
die Kombination von gewählter Schriftart, Anordnung der Wortelemente
4untereinander, Umrahmung des Begriffs "basilea", Aufhängung resp. An-
bindung der Buchstaben "b" und "l" an die Umrandung sowie die Farbe
"blau" nicht geeignet, dem im Gemeingut stehenden Zeichen zur notwendi-
gen Unterscheidungskraft zu verhelfen. Ferner erkläre die Beschwerdefüh-
rerin ausdrücklich, dass sie nicht in der Lage sei, die Verkehrsdurchset-
zung des Zeichens geltend zu machen. Ihre Argumentation sei denn auch
nicht geeignet eine solche zu plausibilisieren, erfolge doch gemäss kon-
stanter Praxis die Prüfung von mit der Firma der Hinterlegerin übereinstim-
menden Marken nach denselben Prüfungsgrundsätzen, die für alle Marken
gelten. Im Übrigen komme ausländischen Entscheidungen keine präjudizi-
elle Wirkung zu.
H. Mit Eingabe vom 10. Mai 2007 beantragte die Beschwerdeführerin die
Durchführung einer öffentlichen Verhandlung. Diese fand am 21. August
2007 am provisorischen Sitz des Bundesverwaltungsgerichts in Zollikofen
statt, wobei die Verfahrensbeteiligten Gelegenheit erhielten, sich umfas-
send zum Verfahrensgegenstand zu äussern und ihren Standpunkt noch-
mals einlässlich darzulegen. Die Beschwerdeführerin führte auf Vorhalt der
Vorinstanz, wonach die angemeldete Marke, wenn sie nicht zum Gemein-
gut zählen würde, infolge Irreführung vom Markenschutz ausgeschlossen
wäre, aus, dass sie allenfalls bereit wäre, das Zeichen auf pharmazeuti-
sche Präparate und Substanzen Basler Herkunft in Klasse 5 zu beschrän-
ken.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 31. Januar 2007 stellt eine Verfügung
im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwal-
tungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfü-
gung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwal-
tungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden
(Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005, VGG, SR 173.32).
2. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung
durch diese besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an ih-
rer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legiti-
miert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht be-
zahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
3. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom
28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das ge-
eignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen
anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Bei-
spiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buch-
staben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder
5Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.
4. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. a MSchG Zei-
chen, die Gemeingut sind, da ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft
fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht. Als Gemeingut im Sinne
dieser Bestimmungen gelten unter anderem Hinweise auf Eigenschaften
oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche das Zeichen bestimmt
ist (so genannte beschreibende Angaben; BGE 114 II 171 E. 2a Eile mit
Weile mit Hinweisen). Hierzu gehören auch Zeichen, die nach der allge-
meinen Verkehrsauffassung frei verfügbar bleiben müssen und daher nicht
von einem einzelnen Anbieter monopolisiert werden dürfen, wie etwa die
direkten, unmittelbaren Herkunftsangaben (z.B. Namen von Ländern, Städ-
ten etc.).
5. Das eingereichte Zeichen besteht aus den Bestandteilen "basilea" und
"PHARMACEUTICA". Beim ersteren Begriff handelt es sich um die italieni-
sche bzw. lateinische Bezeichnung für "Basel". Letzteres Wort ist latei-
nisch und bedeutet – wie auch der mit "ph" anstelle von "f" geschriebene
italienische Begriff "farmaceutica" – ins Deutsche übersetzt "Pharma-
zeutik" bzw. "Pharmazie". Die Wortkombination wird, wie die Vorinstanz
zutreffend festhält, im Gesamteindruck zumindest von den italienisch-
sprachigen Abnehmern ohne Weiteres im Sinne von "Basel Pharmazeutik"
bzw. "Basel Pharmazie" verstanden. Die Beschwerdeführerin streitet denn
auch nicht ab, dass der Wortverbindung als solchen aufgrund des ver-
ständlichen Sinngehaltes die notwendige konkrete Unterscheidungskraft
fehle. Dagegen vertritt sie die Ansicht, dass das an sich gemeinfreie Zei-
chen infolge seiner grafischen Ausgestaltung einen unterscheidungs-
kräftigen Gesamteindruck hinterlasse.
6. Ob ein Zeichen Gemeingut bildet, beurteilt sich gemäss ständiger Recht-
sprechung nach seinem Gesamteindruck (RKGE in sic! 2003, 495 Royal
Comfort, RKGE in sic! 1999, 31 Warrant Phone, RKGE in sic! 1998, 302
Masterbanking, RKGE in sic! 1997, 558 Eco-Speedster). Dieser resultiert
aus der Kombination sämtlicher Zeichenelemente, wie beispielsweise den
verwendeten Wörtern, dem Schriftbild, der grafischen Darstellung sowie
den benutzten Farben. Einer im Gemeingut stehenden Bezeichnung kann
durch eine besondere grafische Gestaltung Unterscheidungskraft verliehen
werden. Dann freilich ist nicht die im Gemeingut stehende Bezeichnung als
solche geschützt, sondern nur die gewählte grafische Ausgestaltung. Die-
se darf sich allerdings nicht im Naheliegenden erschöpfen; ungenügend
war beispielsweise eine blosse Umrahmung durch ein Band mit Schleife
nebst einer besonderen Schriftart (RKGE in sic! 2000, 297 Cybernet Der
Business Provider mit Hinweis auf L. DAVID, Kommentar zum Marken-
schutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 MSchG N 37). Im Allgemeinen
gilt, je beschreibender oder üblicher die Wortelemente sind, desto höhere
Anforderungen sind an die grafische Ausschmückung zu stellen.
7. Es ist im Folgenden zu prüfen, ob die grafische und farbliche Ausgestal-
tung der Marke die für die Eintragung notwendige Unterscheidungskraft
verleiht. Da sich die Wortkombination in Gemeingut erschöpft, sind hohe
6Anforderungen an die Gestaltung zu stellen. Das Zeichen besteht aus ei-
nem in blau gehaltenen Schriftzug, der sich aus den beiden Wortelemen-
ten "basilea" und "PHARMACEUTICA" zusammensetzt. Ersterer Wortbe-
standteil ist in Kleinbuchstaben geschrieben und verfügt über eine Umran-
dung, die mit den Oberseiten der Buchstaben "b" und "l" verbunden ist.
Letztere Wortkomponente steht, in Grossbuchstaben von rund dreimal klei-
nerer Schrifthöhe verfasst, unterhalb des Rahmens. Entgegen der Ansicht
der Beschwerdeführerin ist die vorliegend verwendete Schriftart nicht un-
üblich, fehlt doch bei vielen gängigen Schriften ein Abstrich beim klein ge-
schriebenen Buchstaben "a". Ebenfalls ist die Kombination aus einem in
Klein- und einem in Grossbuchstaben abgefassten Wort banal und daher
nicht geeignet, die Wortverbindung ausreichend zu verfremden und dem
Zeichen auf diese Weise Unterscheidungskraft zu verleihen (vgl. RKGE in
sic! 2003, 808 SMArt mit Hinweis auf BGer in PMMBl 1994, 45 MASTER-
therm). Auch wenn nur der Bestandteil "basilea" umrandet ist und das Ele-
ment "PHARMACEUTICA" in kleiner Schriftgrösse der Unterstreichung die-
ses Gebildes dient, lässt sich der Vorwurf einer etikettenhaften Umrah-
mung nicht entkräften, handelt es sich doch bei der zweiten Wortkompo-
nente einzig um eine Sachbezeichnung für die beanspruchten Waren. Des
Weiteren weist der Rahmen die Form einer Kapsel bzw. eines Dragees auf
und ist daher für pharmazeutische Präparate und Substanzen naheliegend
und deshalb kaum unterscheidungskräftig. Auch wenn der Verbindung der
Buchstaben "b" und "l" mit dieser Einfassung eine gewisse Originalität zu-
gesprochen werden muss, so genügt dies im Zusammenspiel mit den er-
wähnten anderen, weniger charakteristischen Gestaltungsmerkmalen so-
wie dem Farbanspruch "pantone blau 294" nicht, um der im Gemeingut lie-
genden Wortkombination "basilea PHARMACEUTICA" Unterscheidungs-
kraft zu verschaffen. Das Zeichen hinterlässt demnach in der vorliegenden
Ausgestaltung keinen kennzeichnungskräftigen Gesamteindruck. Zu kei-
nem anderen Ergebnis muss man auch bei einer konsequenten Anwen-
dung der Richtlinien in Markensachen, Bern 2007 (vgl. Ziffer 4.6 mit Hin-
weisen auf STUCKDEKOR (fig.), Rhein Strom (fig.) und Solar Strom (fig.))
kommen.
8. Die Beschwerdeführerin führte im Weiteren aus, dass ihre Firma über ei-
nen hohen Bekanntheitsgrad verfüge, sie aber nicht in der Lage sei, die
Verkehrsdurchsetzung der Marke geltend zu machen. In der Pharmain-
dustrie dauere es infolge der Medikamentenzulassungsverfahren lange bis
ein Produkt auf den Markt gebracht werden könne. Es bestehe aber ein
Bedürfnis, die Firmenmarke zumindest in absehbarer Zeit vor dem Markt-
eintritt zu schützen, da diese ein wesentlicher Bestandteil des Schutz-
rechtsportfolios sei. Im Übrigen sei die Marke in allen wirtschaftlich wichti-
gen Länder eingetragen worden.
9. Gemäss Art. 2 Bst. a MSchG kann sich ein Zeichen des Gemeinguts für
die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen im Verkehr durchsetzen
und Unterscheidungskraft erlangen. Dies bedingt, dass es während länge-
rer Zeit markenmässig gebraucht worden ist. Das Markenschutzgesetz
kennt keine Spezialvorschriften für Firmenmarken. Die Eintragbarkeit sol-
7cher Marken beurteilt sich wie diejenige jedes anderen Zeichens anhand
der Ausschlusskriterien von Art. 2 MSchG. Da die Beschwerdeführerin die
Firmenmarke nicht im Zusammenhang mit Waren resp. Dienstleistungen
verwendet hat, scheidet somit eine Verkehrsdurchsetzung aus. Im Übrigen
beurteilt sich die Zugehörigkeit eines Zeichens zum Gemeingebrauch nach
dem Eindruck des schweizerischen Publikums, weshalb dem Eintrag aus-
ländischer Marken keine präjudizielle Wirkung zukommt (BGer in sic!
2004, 403 Discovery Travel & Adventure Channel mit Hinweis auf BGer in
sic! 2003, 428 Masterpiece). Vorliegend handelt es sich auch nicht um ei-
nen Grenzfall, der es nahe legen würde, die ausländischen Entscheidun-
gen als Indizien zu berücksichtigen (vgl. BGer in sic! 2005, 280 Firemaster
und RKGE in sic! 2003, 903 Proroot).
10. Infolge Bejahung des absoluten Ausschlussgrundes des Gemeinguts ge-
mäss Art. 2 lit. a MSchG erübrigt sich die Prüfung der Irreführung nach
Art. 2 lit. c MSchG. Auf die allfällige Bereitschaft der Beschwerdeführerin,
die angemeldete Marke auf pharmazeutische Präparate und Substanzen
Basler Herkunft in Klasse 5 zu beschränken, ist unter diesen Umständen
nicht näher einzugehen.
11. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung der hin-
terlegten Marke "basilea PHARMACEUTICA" (fig.) für pharmazeutische
Präparate und Substanzen schweizerischer Herkunft in Klasse 5 zu Recht
zurückgewiesen hat. Die Beschwerde ist daher als unbegründet abzuwei-
sen.
12. Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Be-
schwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleis-
teten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach
Umfang und Schwierigkeit der Streitsachen, Art der Prozessführung und fi-
nanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2
Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Ent-
schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichts-
gebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schät-
zung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Er-
fahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeuten-
den Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.-- und
Fr. 100'000.-- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts
4A.116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Er-
fahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es spre-
chen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren
Wert der strittigen Marke.
13. Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht
zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 3 VGKE).
8Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestä-
tigt.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 3'000.-- werden
der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvor-
schuss von Fr. 3'000.-- verrechnet.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. 2755/2005; mit Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichtsur-
kunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Marc Hunziker
Rechtsmittelbelehrung
Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundes-
gericht in Lausanne angefochten werden.
Versand am: 19. September 2007