B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-1646/2013
U r t e i l v o m 5 . N o v e m b e r 2 0 1 4
Besetzung
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Hans Urech, Richter Pascal Richard,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.
Parteien
Tegometall International AG,
Industriestrasse 7, 8574 Lengwil-Oberhofen,
vertreten durch Dr. Josef Felber, Felber & Partner AG,
Patentanwälte, Dufourstrasse 116, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 8. März 2013 betreffend Schweizer
Markeneintragungsgesuch Nr. 57005/2012 TegoPort.
B-1646/2013
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Mit Gesuch vom 6. Juni 2012 ersuchte die Beschwerdeführerin um Mar-
kenschutz für das Zeichen Nr. CH 57005/2012 "TegoPort". Die Marke be-
ansprucht nach Beanstandungen der Vorinstanz in einer korrigierten Fas-
sung folgende Waren:
Klasse 6 Trennwände, Behälter, Dächer, Vordächer und Verdecke
aus Metall
Klasse 19 Trennwände, Dächer, Vordächer und Verdecke aus
Kunststoffe und/oder Holz
Klasse 20 Regale und Regalsysteme, insbesondere Ladenregale,
Wandregale, Schaustellungsregale, Obst- und Gemüse-
regale; Verkaufsgondeln; Schränke; Schaukästen; The-
ken; Vitrinen; Möbel; Tische; Aufsätze für Ladentische;
Spiegelhalter; Regalteile, einschliesslich Fachböden,
Konsolen, Ständer, Leisten, Rahmen, Regalwannen,
Regalbaldachine, Rückwände, Trennwände, Abdeck-
wände, Fächer, Regalböden, Blenden, Füllwände, Re-
galbretter, Regalkästen, Regalschienen, Regalverklei-
dungen, Befestigungslaschen, Halter und Haken für Re-
galsysteme, Halterungs- und Befestigungsteile, Monta-
geteile, Verbindungsteile, Beschläge, Verkleidungen,
Stützen, Träger, Säulen, Paneele, Boxen, Hohlsäulen,
Platten, Lochplatten, Bücherstützen, Werkzeughalter,
Schubläden; sämtliche vorgenannten Waren aus Metall
und/oder Kunststoff und/oder Holz; Regalteile aus Holz
und/oder Kunststoff, nämlich Behälter.
B.
Die Vorinstanz wies das Eintragungsgesuch mit Verfügung vom 8. März
2013 nach zweifachem Schriftenwechsel ab. Sie begründete ihre Abwei-
sung im Wesentlichen wie folgt: Die strittige Marke enthalte den Bestand-
teil Port, welcher identisch mit dem Namen der Berner Gemeinde Port se.
Da keine Ausnahmen gemäss der bundesgerichtlichen YUKON-
Fallgruppen vorläge, handle es sich vorliegend um eine Herkunftsangabe.
Da die Markenanmeldung von der Beschwerdeführerin nicht mit der Ein-
schränkung auf Waren schweizerischer Herkunft angemeldet wurde, er-
achtet die Vorinstanz die Marke TegoPort als irreführend i.S.v. Art. 2 Bst. c
B-1646/2013
Seite 3
des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11)
und verweigerte daher deren Eintragung.
C.
Die Beschwerdeführerin erhob gegen diesen Entscheid mit Schriftsatz
vom 28. März 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie
beantragt, dass die Verfügung vom 8. März 2013 aufzuheben und die
Marke zur Eintragung zuzulassen sei.
Die Beschwerdeführerin macht im Wesentlichen geltend, dass die strittige
Marke nicht als Herkunftsangabe verstanden würde, da erstens die rele-
vanten Verkehrskreise die Marke gar nicht erst aus zwei Teilen beste-
hend, nämlich Tego und Port, sondern als ein Fantasiewort auffassen
würden. Zweitens führt die Beschwerdeführerin aus, dass Port eine Ge-
meinde mit etwas mehr als 3'000 Einwohner den massgeblichen Ver-
kehrskreisen gar nicht bekannt sei und daher auch nicht als Herkunftsan-
gabe verstanden werden könne. Weiter macht die Beschwerdeführerin
geltend, dass die Marke BSL-PORT trotz gleichlautender angeblicher
Herkunftsangabe eingetragen wurde und daher der Marke TegoPort der
Markenschutz ebenfalls zu gewähren sei.
D.
In ihrer Vernehmlassung vom 13. Juni 2013 hält die Vorinstanz an ihrer
Verfügung vom 8. März 2013 fest und beantragt, die Beschwerde unter
Kostenfolge abzuweisen.
Die Vorinstanz ergänzt ihre Ausführungen aus dem angefochtenen Ent-
scheid um folgende Argumente: Die Gemeinde Port liege im Agglomerati-
onsgebiet Biel und sei der Region Biel-Aarberg-Lyss und damit einem
nicht unwesentlichen Teil der relevanten Verkehrskreise bekannt. Weiter
sei das Zeichenelement Tego nicht in der Lage, den geografischen Sinn-
gehalt von Port derart in den Hintergrund zu drängen, sodass nicht mehr
von einer Herkunftsangabe ausgegangen werden könne. Betreffend die
Eintragung der Marke BSL-PORT sei nicht von einem präjudizierenden
Fall auszugehen, sondern von einem isolierten Einzelfall, weshalb die
Beschwerdeführerin aus dieser Eintragung keine Rechte ableiten könne.
E.
In ihrer Replik vom 9. Juli 2013 erwidert die Beschwerdeführerin, dass
nicht nur die Marke BSL-PORT Eingang in das Markenregister gefunden
habe, sondern auch die Marken P.A.S. PORT, e-port, UNI-PORT, OPTI-
B-1646/2013
Seite 4
PORT, MINI-PORT, OLD-PORT und NUSS-PORT. Entsprechend sei bei
der Eintragung des Wortes Port seitens der Vorinstanz von einer Praxis
und nicht nur eines Einzelfalles bei BSL-PORT auszugehen und demnach
die strittige Marke TegoPort ebenfalls einzutragen. Zudem wiederholt die
Beschwerdeführerin ihre Argumente, wonach das Zeichen TegoPort als
ein Ganzes wahrgenommen würde. Dies nicht zuletzt aufgrund der den
Verkehrskreisen bekannten Firma TegoMetall, welche Inhaberin der Mar-
ke sei, und wonach lediglich ein verschwindend kleiner Teil der massgeb-
lichen Verkehrskreise die Ortschaft Port tatsächlich kennen würde. Ent-
sprechend könne nicht von einer Herkunftsangabe ausgegangen werden.
F.
In ihrer Duplik vom 30. August 2013 entgegnet die Vorinstanz im Wesent-
lichen, dass die von der Beschwerdeführerin genannten Marken mit dem
Wortbestandteil Port eingetragen wurden, weil entweder der massgebli-
che Verkehrskreis das Wort Port nicht als Herkunftsangabe sondern als
Beschaffenheitsangabe auffasse oder weil eine andere Bedeutung im
Vordergrund stehe oder die Eintragung schon 15 Jahre und mehr zurück-
liege, weshalb sie für die Frage der Gleichbehandlung unbeachtlich sei-
en.
G.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwal-
tungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Gegen Verfügungen in Markensachen der Vorinstanz kann Beschwerde
beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden (Art. 31 und 33
Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von
Art. 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968
(VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss
rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Anmelderin der stritti-
gen Marke durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und be-
schwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, mit ihrer Zurückweisung habe die
Vorinstanz die Schweizer Markenanmeldung Nr. 57005/2012 zu Unrecht
als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 des Markenschutzge-
setzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) eingestuft und daraus
B-1646/2013
Seite 5
eine Irreführung gemäss Art. 2 Bst. c MSchG angenommen. Das Zeichen
würde, wenn überhaupt, nur von einem verschwindend kleinen Teil der
massgeblichen Verkehrskreise als Herkunftsangabe wahrgenommen.
3.
3.1 Das Bundesgericht geht in ständiger Rechtsprechung davon aus,
dass eine geografische Angabe nach der Lebenserfahrung beim Käufer
der damit bezeichneten Ware im Allgemeinen die Vorstellung weckt, das
betreffende Erzeugnis stamme aus dem Ort, auf das die Angabe hinweist
(BGE 135 III 416 E. 2.2 "Calvi"; BGE 97 I 80 E. 1 "Cusco"). Auf der
Grundlage dieses Erfahrungssatzes reicht der Umstand der Verwendung
einer geografischen Bezeichnung zur Kennzeichnung von Waren als sol-
che aus, um diese grundsätzlich als Herkunftsangaben im Sinne von
Art. 47 MSchG zu qualifizieren (FRANZISKA GLOOR GUGGISBERG, Die Be-
urteilung der Irreführung über die geographische Herkunft auf der Grund-
lage eines Erfahrungssatzes – Bemerkungen einer Mitarbeiterin des IGE
zur Rechtsprechung des Bundesgerichts, in: sic! 2011, S. 4 und 10 mit
Hinweisen).
3.2 Nicht als Herkunftsangaben gelten geografische Namen und Zeichen,
die von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine
bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden
(Art. 47 Abs. 2 MSchG). Eine Herkunftserwartung fehlt insbesondere,
wenn die Marke in eine der in BGE 128 III 457 E. 2.1 "Yukon" definierten
Fallgruppen gehört, nämlich wenn der Ort, auf den das Zeichen hinweist,
in der Schweiz unbekannt ist; das Zeichen wegen seines Symbolgehalts
als Fantasiezeichen aufgefasst wird; der Ort, auf den das Zeichen hin-
weist, sich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Herstellungsort eig-
net; das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt; sich für ein Unterneh-
men im Verkehr durchgesetzt hat oder zu einer Gattungsbezeichnung
degeneriert ist.
3.3 Ein geografischer Markenbestandteil lässt die Herkunft der Waren
auch dann gemäss erwähntem Erfahrungssatz erwarten, wenn eine Mar-
ke aus geografischen und nicht geografischen Angaben besteht. (Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-1988/2009 vom 13. Januar 2010
E. 4.2 "Eau de Lierre", B-734/2008 vom 11. Januar 2010 E. 8.3 "Cheshire
Cat", B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 6.3 "Laura Biagiotti Aqua di
Roma"). Allerdings kann der geografische Sinngehalt der in der Marke
verwendeten Herkunftsangabe im Einzelfall im Gesamteindruck der Mar-
B-1646/2013
Seite 6
ke überwunden werden und sein Zusammenspiel mit den übrigen Mar-
kenbestandteilen eine Qualifikation als Herkunftsangabe verhindern. Dies
ist der Fall, wenn die Herkunftsbezeichnung im Kontext der übrigen Mar-
kenelemente unkenntlich wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-6068/2007 vom 18. September 2008 E. 6.3 "Biorom") oder der seman-
tische Bezug der Markenelemente einen Symbolgehalt der Marke als
Fantasie- oder ein Verständnis als Typenbezeichnung im Sinne der Aus-
nahmen gemäss Yukon-Rechtsprechung herbeiführt (Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-734/2008 vom 11. Januar 2010 E. 8.6 "Cheshire
Cat").
Wörter, die gleichzeitig eine geografische und eine andere Bedeutung
besitzen, sind erst dann nicht mehr als Herkunftsangaben zu betrachten,
wenn aus Sicht der Abnehmer die nichtgeografische Bedeutung dominiert
(Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5658/2011 vom 9. Mai 2012
E. 3.9 "Frankonia" und B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.1 "Victoria"
je mit Hinweisen).
3.4 Der Name einer Ortschaft oder Region ist regelmässig einem Teil der
massgeblichen Verkehrskreise bekannt, einem anderen Teil unbekannt.
Bei einem dritten Teil wird er keine klare Vorstellung hervorrufen, welches
Gebiet oder welcher Ort damit bezeichnet wird, obwohl ihnen der Name
bekannt vorkommt. Die Rechtsprechung und Lehre vertreten den Stand-
punkt, wenn ein nicht unwesentlicher Teil der betroffenen Abnehmer ge-
täuscht werde könnte, schliesse der Schutzausschlussgrund der Irrefüh-
rung eine Markeneintragung aus (BGE 93 I 571 E. 4 "Trafalgar"; Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-1279/2008 vom 16. Juni 2010 E. 3.4
"Altac Lansing" mit Hinweisen; MICHAEL NOTH, in: Michael
G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. c N. 10, CHRISTOPH WILLI, in: Marken-
schutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Be-
rücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zü-
rich 2002, Art. 2 N. 226).
4.
Zu den massgeblichen Abnehmerkreisen von Trennwänden, Dächer, Vor-
dächer, Regalen und Regalsystemen gehören sowohl Fachkreise der
Baubranche als auch das breite Publikum. Der Aufmerksamkeitsgrad der
Abnehmer solcher Waren dürfte leicht erhöht sein, da Trennwände, Dä-
cher, Vordächer, Regale und Regalsysteme nicht Gegenstände sind, wel-
B-1646/2013
Seite 7
che man alltäglich einkauft sondern eher gezielt getätigten Anschaffungen
entsprechen.
5.
Die strittige Marke besteht aus den Zeichenbestandteilen "Tego" und
"Port". Dem Bestandteil "Tego" kommt kein erkennbarer Sinngehalt zu, er
ist ein Fantasieelement. Dem Bestandteil "Port" hingegen kommen meh-
rere Bedeutungen zu.
5.1 Die Beschwerdeführerin macht sinngemäss geltend, dass der Zei-
chenbestandteil "Port" keine Herkunftsangabe sei, sondern vielmehr als
das englische Wort port aufgefasst würde, welches mit Hafen, Pforte oder
gemäss IT-Jargon mit Schnittstelle übersetzt werden kann. Zudem könne
man "Port" auch als einen Hinweis auf die Verben portare bzw porter, zu
Deutsch tragen, auffassen. Zweifelsfrei ist Port allerdings auch der Name
einer Gemeinde in der Agglomeration von Biel.
Bei einer Mehrdeutigkeit von Begriffen gilt es zu prüfen, welche der Be-
deutungen für den massgeblichen Abnehmer der beanspruchten Waren
im Vordergrund steht. Diese Beurteilung geschieht gemäss Spezialitäts-
prinzip immer auch unter Berücksichtigung der für die Marke hinterlegten
Waren und Dienstleistungen (MICHAEL NOTH, in: Michael G. Noth/Gregor
Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern
2009, Art. 2 lit. c N. 15, mit Hinweisen). Die Bedeutungen Hafen, Pforte
oder IT-Schnittstelle erscheinen im Zusammenspiel mit den für die Marke
beanspruchten Waren (u.a. Trennwände, Dächer, Regale vgl. Sachver-
haltsabschnitt A) als ziemlich weit hergeholt und zumindest nicht als do-
minierend. Eher wahrscheinlich wäre eine Assoziation zwischen den Ver-
ben portare bzw. porter und den beanspruchten Waren Dächer, Vordä-
cher und Regale. Aber auch dieser Zusammenhang ist eher lose und
drängt sich nicht auf, da doch einige Gedankenschritte zu bewältigen
sind, um vom Markenbestandteil "Port" auf die Wörter portare bzw. porter
zu schliessen. Es ist zudem anzumerken, dass diese Mehrdeutigkeiten in
anderen Sprachen als Deutsch bestehen und im Gegensatz zur deut-
schen Schreibweise nicht mit einem Grossbuchstaben am Anfang ge-
schrieben werden. Der Gemeindename Port wird allerdings mit einem
Grossbuchstaben P am Anfang des Wortes geschrieben, genauso wie
der Zeichenbestandteil "Port". Es ist daher davon auszugehen, dass der-
jenige Teil der relevanten Abnehmer, welche die Gemeinde Port kennt,
den Zeichenbestandteil "Port" unmittelbar und eindeutig als die deutsch-
sprachige geografische Angabe Port auffasst.
B-1646/2013
Seite 8
5.2 Die Beschwerdeführerin behauptet weiter, eine Irreführung sei schon
daher nicht gegeben, weil es den entsprechenden Konsumenten der Wa-
re der Beschwerdeführerin einerlei sei, woher diese stamme. Das Bun-
desgericht hat diesbezüglich jedoch festgehalten, dass die allgemeine
Lebenserfahrung zeigt, dass der Käufer einer mit einer geografischen
Angabe versehenen Ware auch erwartet, dass diese Ware aus dem ent-
sprechenden Gebiet stammt und er somit bezüglich dem Ursprung dieser
Ware eine Herkunftserwartung hat (vgl. E. 3.1 oben).
5.2.1 Unter Umständen entfällt eine solche Herkunftserwartung aller-
dings; insbesondere bei Vorhandensein einer der in BGE 128 III 454
E. 2.1 "Yukon" genannten Fallgruppen (vgl. E. 3.2 oben). Wie die Vorin-
stanz korrekt ausführt, deutet vorliegend allerdings wenig darauf hin, dass
eine dieser Fallgruppen auf den Markenbestandteil "Port" zutrifft. So hat
"Port" keinen signifikanten Symbolgehalt, welcher das Zeichen als Fanta-
siebezeichnung erscheinen lassen würde; das Zeichen stellt weder eine
Typenbezeichnung dar noch hat es sich im Verkehr durchgesetzt oder ist
es zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert. Auch deutet nichts darauf
hin, dass sich die Gemeinde Port als Produktionsort für die gemäss Ein-
tragungsgesuch beanspruchten Waren nicht eignen würde.
5.2.2 Einzig die Frage, ob die massgeblichen Abnehmer den Ort Port
überhaupt kennen und dadurch als Herkunftsangabe auffassen, wie sie
die Beschwerdeführerin in ihrem Schriftsatz auch diskutiert, bedarf einer
eingehenderen Prüfung.
5.2.2.1 Die Gemeinde Port hat gemäss ihrer eigenen Homepage per
31. Dezember 2013 eine Einwohnerzahl von 3410 ( > Ge-
meinde > Gemeinde in Zahlen, abgerufen am 26. August 2014). Die Be-
schwerdeführerin macht diesbezüglich sinngemäss geltend, dass eine
solch kleine Gemeinde nur für einen vernachlässigbar geringen Teil der
relevanten Verkehrskreise eine geografische Angabe darstelle und daher
keine Irreführungsgefahr bestehe. Die Vorinstanz entgegnet diesem Ar-
gument, dass nicht nur die Einwohner der Gemeinde Port ebendiese
kennen würden, sondern dass die Gemeinde in der ganzen Region
Biel/Seeland bekannt sei. So liege Port am Stadtrand von Biel auf der
Verbindungsachse Bern-Aarberg-Biel und verfüge über einen eigenen Au-
tobahnanschluss. Zudem befinde sich Port am Eingang zum Naherho-
lungsgebiet beim Nidau-Büren-Kanal. Weiter sei die Schleuse bei Port die
Anlagestelle für Schiffsausflüge zwischen Solothurn und Biel. Die Vorin-
stanz geht davon aus, dass über 150'000 Personen die Gemeinde Port
B-1646/2013
Seite 9
von ihrem Alltag her kennen, nämlich die Einwohner der Agglomeration
Biel (rund 68'000 Personen) sowie ein erheblicher Teil der Einwohner des
Verwaltungskreises Biel (ohne Agglomeration Biel rund 25'000 Personen)
und der Bevölkerung des benachbarten Verwaltungskreises Seeland mit
Lyss und Aarberg (rund 68'000 Personen).
5.2.2.2 In der Tat hat die Rechtsprechung anerkannt, dass eine Her-
kunftsangabe, welche nur einem ganz kleinen Teil der massgeblichen
Verkehrskreise bekannt ist, kein Hindernis bei einer Markeneintragung
darstellt (vgl. Urteile nachfolgend). Entsprechend standen unter anderem
die in einer Marke verwendeten Gemeindenamen Solis, Carrera, Gimel
und Claro einer Eintragung nicht entgegen. In den genannten Fällen han-
delte es sich allerdings um kleinste Ortschaften oder Weiler. So war Solis
zumindest zum Urteilszeitpunkt "…zwischen Thusis und Tiefenkastel eine
Häusergruppe…" (BGE 79 II 98 E. 1d "Solis"), Carrera "…ist sehr wenig
bekannt. Es muss sich um eine kleine Ortschaft handeln, die sich nicht
durch grosse Bedeutung irgendwelcher Art auszeichnet" (Massnahme-
entscheid des Handelsgerichts Zürich vom 14. April 1983 in SMI II 1986
S. 253 E. 6.2 "Carrera"), Gimel ist "…eine bäuerliche Gemeinde im Dist-
rikt Aubonne (Kanton Waadt) mit 1441 Einwohnern (Ende 2004)" (RKGE,
in sic! 10/2005, S. 743 E. 4 "Gimel") und Claro der Name einer "…kleinen
Gemeinde im Distrikt Riviera (TI) mit 1477 Einwohnern (1989)" (RKGE, in
sic! 4/2000, S. 294 E. 4.1 "Claro"). Auch entstammen diese Ortschaften
Gebieten der Kantone Graubünden, Waadt und Tessin, welche eine eher
niedrige Siedlungsdichte aufweisen. So liegt Solis etwas südlich des Al-
bulapasses, Carrera in der Surselva bzw. dessen Kreis Safiental zwi-
schen Laax und Bonaduz, Gimel nördlich des Genfersees zwischen den
Bois de la Sauge, Bois Ronde sowie Bois des Ursins und Claro im Distrikt
Riviera südlich der Leventina.
Im Gegensatz zu diesen Ortschaften befindet sich die Gemeinde Port,
wie die Vorinstanz nachwies, in einer eher dicht besiedelten Gegend. Zu-
dem liegt Port neben der schweizweit bekannten Stadt Biel und hat einen
eigenen Autobahnanschluss, welcher als Zufahrt zum Naherholungsge-
biet Biel-Niedau dient. Dadurch darf angenommen werden, dass die Ge-
meinde Port auch über die Agglomerationsgrenzen von Biel hinaus eine
gewisse Bekanntheit haben wird.
Weiter ist anzumerken, dass in den erwähnten Fällen, in denen ein Orts-
name einer Eintragung nicht entgegenstand, die zur Diskussion stehen-
den Ortschaften keine Gewerbe- oder Industriezonen aufwiesen (vgl.
B-1646/2013
Seite 10
BGE 79 II 98 E. 1d "Solis"; Massnahmeentscheid des Handelsgerichts
Zürich vom 14. April 1983 in SMI II 1986 S. 253 E. 6.2 "Carrera"; RKGE,
in sic! 10/2005, S. 743 E. 4 "Gimel" und RKGE, in sic! 4/2000, S. 294 E.
4.1 "Claro"). Ganz im Gegensatz zum vorliegend strittigen Port (vgl.
Sachverhalt B bzw. E. 5.2.1). Wie die Vorinstanz in der angefochtenen
Verfügung ausführte und von der Beschwerdeführerin nicht bestritten
wird, verfügt die Gemeinde Port über eine Industrie- und Gewerbezone,
welche bereits mehr als ein Dutzend Betriebe beheimatet. Es verhält sich
daher im Gegensatz zu den genannten Beispielen vorliegend so, dass
Personen, welche Port als Herkunftsangabe verstehen, keinesfalls aus-
schliessen können, dass in Port ein Gewerbebetrieb zur Herstellung von
Trennwänden, Dächer, Behälter und Regalen (vgl. Sachverhalt A) behei-
matet ist.
Unter Berücksichtigung aller Vorbringen und der entsprechenden Recht-
sprechung kann vorliegend nicht davon ausgegangen werden, dass die
Ortschaft Port derart klein und daher nur einem unbedeutenden Teil der
relevanten Verkehrskreise bekannt sei. Zudem weckt der Name Port auf-
grund des in Port vorhandenen Industrie- und Gewerbegebietes auch ei-
ne Herkunftserwartung bezüglich der von der strittigen Marke bean-
spruchten Waren. Es ist somit der Vorinstanz in der Einschätzung, dass
Port eine nicht unbekannte Herkunftsangabe darstellt, zu folgen
5.2.3 Eine solche Herkunftsangabe könnte allerdings nicht mehr irrefüh-
rend sein, wenn in einer kombinierten Marke die geografische Angabe
von den übrigen Markenbestandteilen dominiert und in den Hintergrund
gedrängt wird, sodass keine Herkunftserwartung mehr erzeugt würde
(vgl. E. 3.3 oben). Vorliegend besteht die strittige Marke aus den Be-
standteilen "Tego" und "Port". Die Fantasiebezeichnung "Tego" vermag
die geografische Angabe "Port" in einer Gesamtbetrachtung allerdings
nicht derart zu verdrängen, dass eine Herkunftsangabe ausgeschlossen
würde. Dies nicht zuletzt auch weil der Bestandteil "Port" mit einem
Grossbuchstaben beginnt. Demnach behält die strittige Marke auch auf-
grund des Gesamteindrucks ihre Qualität als Herkunftsangabe.
6.
Die Beschwerdeführerin beruft sich ergänzend sinngemäss auf das
Gleichbehandlungsgebot, wonach juristische Sachverhalte nach Massga-
be ihrer Gleichheit gleich zu behandeln sind (Art. 8 Abs. 1 der Bundesver-
fassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV,
SR 101]). Dem Gleichbehandlungsgebot folgend darf eine Behörde nicht
B-1646/2013
Seite 11
ohne sachlichen Grund zwei gleiche Sachverhalte zweier Personen un-
terschiedlich beurteilen.
6.1 Die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes hängt davon ab,
ob das zu beurteilende Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen mit anderen eingetragenen Marken vergleichbar ist
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-681/2011 vom 3. Dezember
2011 E. 6.8 "Tokyo by Kenzo"; RKGE, in: sic! 10/2004, S. 776 E. 10
"Ready2Snack"). Im Markenrecht ist dieser Grundsatz mit Zurückhaltung
anzuwenden, weil bei Marken selbst geringe Unterschiede im Hinblick auf
die Unterscheidungskraft von erheblicher Bedeutung sein können (Urteil
des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996, in: sic! 2/1997,
S. 161 E. 5c "Elle"; RKGE, in: sic! 2/2002, S. 97 E. 11 "Ipublish"). Gemäss
bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht nur ausnahmsweise ein An-
spruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, nämlich dann, wenn eine stän-
dige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt
und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft von dieser
Praxis nicht abzuweichen gedenkt (BGE 127 I 1 E. 3a). Für die von der
Beschwerdeführerin angeführten Marken mit dem Zeichenelement "Port"
kann das Gleichbehandlungsgebot indes nicht angerufen werden, wie
nachfolgend aufgezeigt wird.
6.2 Betreffend die Marke P.A.S. PORT, welche die Beschwerdeführerin
als Vergleich heranzieht, macht die Vorinstanz folgende Ausführungen.
Die Waren der Klasse 10, für welche diese Marke hinterlegt wurde, seien
mögliche Bestandteile von sogenannten Portkathetern oder werden im
Zusammenhang mit solchen Portkathetern benutzt. Die relevanten Ver-
kehrskreise seien medizinische Fachpersonen, für welche der Zusam-
menhang zwischen dem Markenelement "PORT" und einem Portkatheter
eine mögliche Herkunftsangabe verdränge. Die Bedeutung des Zeichen-
elementes "PORT" als Hinweis auf einen Portkatheter dominiere die Mar-
ke klar. Beim vorliegend strittigen Zeichen TegoPort kann kein solcher
Zusammenhang zwischen den beanspruchten Waren und dem Zeichen-
element Port festgestellt werden (vgl. E. 5.1 oben), weshalb den Marken
P.A.S. PORT und TegoPort nicht vergleichbare Sachverhalte zugrunde
liegen.
6.3 Die Marke e-port wurde für Waren der Klasse 9 d.h. technische Gerä-
te eingetragen. Die Vorinstanz bringt in diesem Fall vor, dass die Marke
im Zusammenspiel mit den beanspruchten Waren auf eine elektronische
Schnittstelle hindeute und daher zusammen mit dem Umstand, dass die
B-1646/2013
Seite 12
Marke komplett in Kleinbuchstaben gehalten ist, die Herkunftsangabe
durch die Bedeutung elektronische Schnittstelle verdrängt würde. Ein sol-
ches Zusammenspiel zwischen den beanspruchten Waren und der Marke
kann bei der vorliegend strittigen Marke TegoPort nicht festgestellt wer-
den (vgl. E. 5.1 oben), weshalb ein Vergleich der beiden Marken ebenfalls
nicht opportun ist.
6.4 Die von der Beschwerdeführerin angeführten Marken UNI-PORT,
OPTI-PORT, MINI-PORT, NUSS-PORT UND OLD Port wurden zwischen
1985 und 1998 eingetragen. Ältere Eintragungen widerspiegeln jedoch
die aktuelle Praxis einer Behörde nur ungenügend und sind unter dem
Aspekt der Gleichbehandlung gar unbeachtlich, wenn die Eintragung
mehr als acht Jahre zurückliegt, was vorliegend der Fall ist (vgl. Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-336/2012 vom 4. April 2013 E. 7.3 "Ce'-
Real" bestätigt im Urteil des Bundesgerichts 4A_266/2013 vom 23. Sep-
tember 2013, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-681/2011 vom
3. Dezember 2011 E. 6.8.1 " Tokyo by Kenzo" und B-6246/2010 vom
28. Juli 2011 E. 8.1 "JumboLine", mit Hinweisen").
6.5 Die Beschwerdeführerin vergleicht ihre Eintragung weiter mit der re-
gistrierten Marke BSL-Port, welche für Dienstleistungen der Klassen 35,
38 und 40 sowie für Waren der Klasse 16 hinterlegt ist. Soweit Dienstleis-
tungen betroffen sind kann zum Vornherein nicht von einem vergleichba-
ren Sachverhalt mit der für Waren hinterlegten Marke TegoPort ausge-
gangen werden, da für Dienstleistungen bezüglich der Herkunftsangaben
andere rechtliche Beurteilungen vorgenommen werden müssen (vgl.
Art. 47 Abs. 4 und Art. 49 MSchG). Was die Waren der Klasse 16 betrifft,
hätte in der Tat eine Einschränkung der Herkunft erfolgen müssen, da die
vorliegend registrierten inhaltslosen Druckerzeugnisse nicht von der Aus-
nahme profitieren, wonach Marken für redaktionelle Verlagserzeugnisse
geografische Namen ohne Einschränkung enthalten dürfen, sofern diese
geografischen Namen auf den Titel, das Thema oder den Inhalt der Ver-
lagserzeugnisse verweisen (RKGE, in: sic! 2003, S. 34 "Nidwaldner Wo-
chenblatt [fig.]"). Eine einzelne Eintragung einer Herkunftsangabe ergibt
allerdings noch keine Praxis, aus welcher das Recht auf Gleichbehand-
lung abgeleitet werden könnte.
Entsprechend kann die Beschwerdeführerin für ihr Markeneintragungsge-
such das Gleichbehandlungsgebot nicht geltend machen.
B-1646/2013
Seite 13
7.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Marke TegoPort einen geo-
grafischen Namen enthält, welcher von einem nicht unerheblichen Teil
des relevanten Verkehrskreises als Herkunftsangabe aufgefasst wird.
Soweit Zweifel darüber bestehen, ob der Teil der relevanten Abnehmer,
welche Port als Herkunftsangabe verstehen, gross genug ist, um als nicht
unerheblich zu gelten, können diese mit dem Argument zerstreut werden,
dass nach Rechtsprechung zu Art. 2 lit. c MSchG irreführende Zeichen im
Grenzfall nicht einzutragen sind (Urteil des Bundesgerichts vom 25. Au-
gust 1996 E. 2d "Alaska" in: PMMBl 1996 S. 26, Urteil des Bundesge-
richts vom 2. August 1994 E. 5 "San Francisco Forty Niners" in: PMMBl
1994 S. 76; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6850/2008 vom
2. April 2009 E. 4 "AJC presented by Arizona Girls").
Entsprechend ist die Beschwerde abzuweisen.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdever-
fahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und
mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu begleichen. Die Gerichtsgebüh-
ren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 abs. 4bis
VwVG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über
die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögens-
interessen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert
(Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und
Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wo-
bei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwi-
schen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf
(BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert
ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine kon-
kreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der stritti-
gen Marke.
Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzu-
sprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
B-1646/2013
Seite 14
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Zur Bezahlung der Verfahrenskosten wird nach Eintritt der
Rechtskraft der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss
von Fr. 2'500.– verwendet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 57005/2012; Gerichtsurkunde)
– Das Eidgenössische Justiz und Polizeidepartement EJPD
(Gerichtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Maria Amgwerd Lukas Abegg
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den, sofern die Voraussetzungen gemäss den Art. 72 ff., 90 ff. und 100
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) ge-
geben sind. Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und
hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und
die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Be-
weismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat,
beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 7. November 2014