B-1656/2008 - Abteilung II - Widerspruchssachen - Widerspruchsverfahren Nr. 9030 F1/ F1H2O

Abtei lung II
B-1656/2008
{T 0/2}
U r t e i l v o m 3 1 . M ä r z 2 0 0 9
Richter Hans Urech (Vorsitz),
Richter Claude Morvant,
Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.
F._______,
vertreten durch Wild Schnyder AG,
Beschwerdeführerin,
gegen
I._______,
vertreten durch BMP Associés,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.
Widerspruchsverfahren Nr. 9030 F1 / F1H2O.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-1656/2008
Sachverhalt:
A.
Die am 20. Dezember 1999 aufgrund einer in den Benelux-Staaten re-
gistrierten Basismarke eingetragene internationale Registrierung F1
geniesst in der Schweiz unter anderem für die folgende Waren und
Dienstleistungen Schutz:
Klasse 9
Vêtements, chaussures, garnitures de tête, casques, gants, cein-
tures, lunettes de protection, tous lesdits produits destinés à la
sécurité; panneaux lumineux et mécaniques et poteaux indica-
teurs; rétroviseurs jour et nuit; lunettes de soleil et lunettes; cor-
dons, montures, verres et étuis à lunettes pour lunettes de soleil
et appareils optiques; dispositif électronique antivol, systèmes
d'alarme et de sécurité; organiseurs électroniques; dispositif de
fermeture à distance; télécommandes électroniques; dispositifs
de sécurité personnelle; cartes codées et magnétiques; piles,
batteries ou accumulateurs; matériel et instruments électriques,
électroniques, scientifiques, optiques, cinématographiques, pho-
tographiques, de radio réception, radio transmission,
d'intercommunication, téléphoniques, de reproduction et
d'enregistrement du son; matériel pour liaison satellite; matériel
informatique et ordinateurs; programmes informatiques, logiciels
mémorisés; matériel informatique; lecteurs et/ou enregistreurs vi-
déo; cassettes vidéo, disques phonographiques, enregistrements
audio, disques compacts; appareils de jeux vidéo; appareils pho-
to; récepteurs; appareils de jeu électroniques actionnés avec des
pièces de monnaie ou un compteur; matériel et instruments péda-
gogiques; extincteurs; compas (non destinés au dessin); matériel
et cassettes d'enregistrement audio et vidéo; équipement pour
disques compacts; équipements numériques et numériseurs;
bandes magnétiques et supports de données électroniques con-
tenant des publications imprimées telles que livres; équipements
de télévision; films impressionnés; lampes électriques; aimants;
compte-pas; appareils de comptage; compteurs de vitesse; comp-
teurs kilométriques; calculatrices; matériel d'enregistrement; tab-
leaux indicateurs de résultats et appareils de chronométrage; ju-
melles; bandes et disques vierges; bandes et disques pré-enre-
gistrés, jeux électroniques adaptés à la télévision; jeux électro-
niques; jeux vidéo; CD-ROM; éléments et accessoires des pro-
duits précités, compris dans cette classe.
Klasse 25
Articles vestimentaires; tee-shirts; vêtements de bain; vêtements
de pluie; vêtements de sport; tenues décontractées; vêtements
de nuit; combinaisons de ski; sous-vêtements; survêtements;
trench-coats; blouses; manteaux et capes; costumes; peignoirs
de bain; polos; chapeaux et coiffes; visières de casquettes; pare-
soleil; casquettes de baseball; cravates; châles; gants; ceintures;
bretelles; bottes; chaussures de ski; couvre-chaussures; chaussu-
res; sandales; chaussettes; serre-tête et bandeaux-bracelets;
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chaussures de sport; éléments et accessoires des produits
précités, compris dans cette classe.
Klasse 38
Emissions radiophoniques et télévisées, également par
l'intermédiaire de la télévision payante; transmissions par satellite
et par câble; émissions radiophoniques et télévisées sur réseaux
numériques, notamment les services directement ou indirecte-
ment liés à Internet; télécommunications; transmission électro-
nique de données, images et sons par terminaux d'ordinateur et
réseaux informatiques; diffusion de programmes télévisés; les
services susmentionnés faisant aussi appel à ou étant également
fournis par le biais d'Internet et de sites Web.
Klasse 41
Réalisation, organisation et tenue de manifestations sportives,
tournois, compétitions; production de manifestations sportives,
tournois et concours pour la radio, le cinéma et la télévision;
renseignements sportifs par l'intermédiaire de boîtes électro-
niques de bavardage en temps réel et de babillards électro-
niques; exploitation de locaux ou de matériel pour manifestations
sportives, tournois et compétitions; organisation de variétés musi-
cales et concerts; production et promotion d'artistes et de
disques compacts, les services susmentionnés faisant aussi ap-
pel à et par l'intermédiaire de l'Internet et de sites Web.
B.
Am 11. Januar 2007 hinterlegte die Beschwerdegegnerin beim Eidge-
nössischen Institut für Geistiges Eigentum (Institut, Vorinstanz) die
Marke F1H2O. Das Zeichen wurde am 28. März 2007 für die folgenden
Waren und Dienstleistungen in das schweizerische Markenregister
eingetragen:
Klasse 9
Lunettes de soleil et lunettes; cordons, montures, verres et étuis
à lunettes pour lunettes de soleil et appareils optiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrements magnétiques, disques
acoustiques; appareils et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs, ordinateurs; jeux vidéo, jeux pour
micro-ordinateurs et ordinateurs; appareils de jeux pour ordina-
teurs et logiciels, notamment de jeux informatiques.
Klasse 25
Vêtements, chaussures et chapellerie.
Klasse 38
Emissions radiophoniques et télévisées, également sur les rése-
aux numériques notamment les services directement ou indirec-
tement liés à Internet; télécommunications; transmission électro-
nique de données, images et sons par terminaux d'ordinateur et
réseaux informatiques, également par le biais d'Internet et de si-
tes Web.
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Klasse 41
Education, formation; divertissement; activités sportives et cultu-
relles; réalisation, organisation, tenue et production de compéti-
tions sportives, de spectacles, de films, de services de jeux pro-
posés en ligne à partir d'un réseau informatique.
C.
Gegen die Eintragung der am 11. April 2007 veröffentlichten Marke der
Beschwerdegegnerin erhob die Beschwerdeführerin gestützt auf ihre
oben erwähnte Marke am 10. Juli 2007 Widerspruch.
D.
Mit Stellungnahme vom 9. November 2007 beantragte die Beschwer-
degegnerin, den Widerspruch infolge fehlender Zeichenähnlichkeit ab-
zuweisen.
E.
Mit Verfügung vom 14. Februar 2008 wies die Vorinstanz den Wider-
spruch ab. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass sich
das angefochtene Zeichen genügend von der Widerspruchsmarke un-
terscheide. Zwar stimme F1H2O im Zeichenanfang mit F1 überein und
es treffe auch zu, dass der Wortanfang gemäss Lehre und Rechtspre-
chung im Erinnerungsbild grössere Beobachtung finde als zusätzliche
Zeichenelemente. Die weitere Buchstaben-/Zahlenfolge H2O der ange-
fochtenen Marke führe jedoch dazu, dass der übereinstimmende Be-
standteil F1 nicht mehr auf Anhieb erkannt werde, sondern wecke als
Gesamtgefüge Assoziationen zu einer chemischen Formel. Folglich
könne der Zeichenanfang F1 nicht als Hauptelement der angefochte-
nen Marke betrachtet werden. Dagegen vermöge das hinzugefügte
Zeichenelement H2O den Zeicheneindruck des jüngeren Zeichens we-
sentlich zu bestimmen. Letzeres hebe sich somit aus markenrechtli-
cher Sicht – selbst in Anbetracht der bestehenden Warengleichartig-
keit bzw. hochgradigen Dienstleistungsgleichartigkeit – genügend von
der Widerspruchsmarke ab, weshalb das Vorliegen jeglicher marken-
rechtlich relevanter Verwechslungsgefahr zu verneinen sei.
F.
Mit Eingabe vom 12. März 2008 reichte die Beschwerdeführerin beim
Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, den Ent-
scheid der Vorinstanz vom 14. Februar 2008 unter Kosten- und Ent-
schädigungsfolge aufzuheben und die Eintragung der angefochtenen
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Marke zu widerrufen. Zur Begründung machte sie im Wesentlichen gel-
tend, dass die Vorinstanz für die geschützten Waren und Dienstleistun-
gen in den Klassen 9, 25, 38 und 41 zurecht eine Identität oder Ähn-
lichkeit angenommen habe. Dagegen behaupte sie fälschlicherweise,
dass das angefochtene Zeichen F1H2O als Gesamtgefüge Assoziatio-
nen zu einer chemischen Formel wecke. Das einfache Vorhandensein
eines Elements werde jedoch in Chemieformeln nicht zahlenmässig
angegeben. Auch dürfte das durchschnittliche Publikum höchstens die
Verbindung H2O für Wasser erkennen, was die am Zeichenbeginn ste-
hende Widerspruchsmarke F1 gerade isoliere. In der Übernahme ei-
nes kennzeichnungskräftigen Bestandteils sei gemäss Rechtspre-
chung regelmässig die Begründung einer Verwechslungsgefahr zu er-
kennen. Wegen der besonderen Stärke der älteren Marke und der
Nähe der beanspruchten Waren und Dienstleistungen müsste im vor-
liegenden Fall ein umso grösserer Zeichenabstand eingehalten wer-
den. Demgegenüber werde das angefochtene Zeichen für Motorsport-
veranstaltungen auf dem Wasser und damit zusammenhängenden Wa-
ren und Dienstleistungen verwendet, weshalb es umso offensichtlicher
sei, dass das Publikum den Zeichenbestandteil H2O abtrenne und sich
somit die beiden Elemente F1 gegenüberstünden.
G.
Mit Beschwerdeantwort vom 6. Mai 2008 beantragte die Beschwerde-
gegnerin, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge ab-
zuweisen und den Entscheid der Vorinstanz vom 14. Februar 2008 zu
bestätigen. Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, dass sich
gemäss konstanter Rechtsprechung das Verwechslungsrisiko zweier
Marken im Klang, im Bild oder im Sinngehalt manifestieren könne.
Beim angefochtenen Zeichen werde vom Klang her einzig die chemi-
sche Formel „H2O“ erkannt, welche dieses denn auch präge. Auch im
Wortbild lasse sich der Bestandteil „F1“ kaum erkennen. Zudem wirk-
ten die Marken aufgrund der unterschiedlichen Wortlängen komplett
verschieden. Ferner ergebe das angefochtene Zeichen, von der For-
mel „H2O“ abgesehen, keinen verständlichen Sinngehalt. Mangels Zei-
chenähnlichkeit bestehe demnach zwischen den beiden Marken kein
Verwechslungsrisiko. Im Übrigen bestreite sie, dass es sich beim Wi-
derspruchszeichen um eine starke Marke handle, werde dieses doch
vom Publikum als eine Gattungsbezeichnung für einen bestimmten
Rennwagentyp bzw. für Rennen dieser Fahrzeugart verstanden.
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H.
Mit Vernehmlassung vom 13. Mai 2008 verzichtete die Vorinstanz auf
die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter Hinweis
auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde
unter Kostenfolge abzuweisen.
I.
Mit Eingabe vom 15. Mai 2008 liess sich die Beschwerdeführerin ein
weiteres Mal vernehmen. Das Schreiben wurde der Beschwerdegeg-
nerin und der Vorinstanz zur Kenntnis gebracht.
J.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid er-
heblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 14. Februar 2008 stellt eine Verfü-
gung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das
Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c).
Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der
Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht ange-
fochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsge-
richtsgesetzes vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32).
2.
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfü-
gung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an
ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt
(Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde frist-
gerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteils-
voraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
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3.
Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen,
das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens
von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1
Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können
Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen,
dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente unter-
einander oder mit Farben bestehen. Das Markenrecht entsteht mit der
Eintragung im Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst
hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Es verleiht dem Inhaber das ausschliessli-
che Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienst-
leistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber
zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Auch kann er gegen die Eintra-
gung von Zeichen, die seiner älteren Marke ähnlich und für gleiche
oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt, Widerspruch erheben
(Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Widerspruch ist
innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung
beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen (Art. 31 Abs. 2
Satz 1 MSchG). Ist der Widerspruch begründet, so wird die Eintragung
ganz oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch ab-
gewiesen (Art. 33 MSchG).
4.
Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG be-
steht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterschei-
dungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gege-
ben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise
sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die
das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninha-
ber zurechnen (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder falls das Pu-
blikum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer
Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (mittelbare Ver-
wechslungsgefahr; BGE 128 III 96 E. 2a Orfina (fig.)/Orfina mit Hin-
weis auf BGE 127 III 160 E. 3 Securitas/Securicall und BGE 122 III
382 E. 1 Kamillosan/Kamillan, Kamillon). Für die Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr kommt es sowohl auf die Zeichenähnlichkeit als
auch auf die Warengleichartigkeit an, wobei zwischen den beiden Ele-
menten eine Wechselwirkung besteht (L. DAVID, Kommentar zum Mar-
kenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 MSchG N 8 ): Je näher
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sich die Waren sind, für welche die Marken registriert sind, desto
grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss
sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechs-
lungsgefahr zu bannen (BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan/Kamillan,
Kamillon).
5.
Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in
Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letzt-
abnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwen-
dung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistun-
gen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstät-
ten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenig-
stens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von ver-
bundenen Unternehmen hergestellt (Teil 5 Ziffer 7.6 der Richtlinien in
Markensachen, Bern 2008, mit Hinweisen). Die Zugehörigkeit zur glei-
chen Klasse der Nizzaer Klassifikation reicht zur Bejahung der Gleich-
artigkeit für sich alleine nicht aus, weil sie bloss ein Indiz hierfür dar-
stellt (RKGE in sic! 2007, 38 ups [fig.]/Urs). Weitere Indizien sind ins-
besondere Substituierbarkeit sowie gleiche Technologie, während ge-
trennte Vertriebskanäle gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit spre-
chen (E. MARBACH, SIWR III, 108 ff.).
6.
Die von der Beschwerdegegnerin für das angefochtene Zeichen bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 25, 38 und
41 finden sich – bis auf éducation, formation in der Klasse 41 – in ähn-
licher Formulierung auch im Verzeichnis der Widerspruchsmarke, was
zwischen den Parteien unbestritten ist. Überdies kann der Vorinstanz
zugestimmt werden, dass zwischen den Dienstleistungen éducation,
formation und der Ware véhicule in der Klasse 12, welche von der Be-
schwerdeführerin für die Widerspruchsmarke unter anderem auch
noch beansprucht wird, eine Gleichartigkeit bejaht werden muss, ste-
hen mit Fahrzeugen doch gewöhnlich auch Kurse für Fahrzeugpflege
und Fahrtechnik in Verbindung (RKGE nicht publizierter Entscheid
[MA-WI 12/00] vom 29. August 2001 TARGA/TARGA Services [fig.]).
Darüberhinaus liegt zwischen den Dienstleistungen éducation, forma-
tion und der Ware matériel pédagogique et d'enseignement in Klas-
se 16 ebenfalls eine Ähnlichkeit vor.
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Es ist folglich von einer Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit aus-
zugehen.
7.
Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Eindruck, den die Zei-
chen als Ganzes beim angesprochenen Verkehrskreis hinterlassen.
Abzustellen ist stets auf den Markeneintrag und nicht auf den allenfalls
davon abweichenden Markengebrauch, wobei nicht das Resultat eines
gleichzeitigen Vergleichs, sondern allein der Eindruck im Erinnerungs-
vermögen des Abnehmers massgebend ist. Besondere Bedeutung
kommt dem prägenden Markenbestandteil zu, verleiht er doch einem
Zeichen seine Individualität. Aber auch die – für sich alleine genom-
men schutzunfähigen – gemeinfreien Elemente vermögen den Ge-
samteindruck mitzubeeinflussen (vgl. L. DAVID, a.a.O., Art. 3 MSchG
N 11 und 15 mit Hinweisen). Massgebend für die Beurteilung der Zei-
chenähnlichkeit ist bei Marken der Wortklang, das Erscheinungsbild
und gegebenenfalls der Sinngehalt; dabei genügt für die Annahme ei-
ner Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser drei Kriteri-
en vorliegt (RKGE in sic! 2006, 270 Michel [fig.] / Michel Comte Wa-
ters mit Hinweis auf E. MARBACH, SIWR III, Basel 1996, 118 und
BGE 122 III 388 E. 5a Kamillosan, Kamillon / Kamillan). Der anwend-
bare Massstab hängt vom Schutzbereich der älteren Marke ab, der
sich nach ihrer Kennzeichnungskraft bestimmt. Demnach ist der ge-
schützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Zeichen kleiner als für star-
ke. Während die Beschwerdeführerin den Schutzumfang einer zumin-
dest durchschnittlichen Marke beansprucht, spricht die Beschwerde-
gegnerin von einem schwachen Zeichen mit geringer Schutzfähigkeit.
Es gilt daher vorweg den Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu
prüfen.
8.
Als schwach haben Marken zu gelten, deren wesentliche Elemente
eng mit Sachbegriffen verbunden sind und zum allgemeinen Sprach-
gebrauch gehören; stark sind hingegen Marken, welche durch die
Phantasie ihres Inhaltes auffallen oder sich beim Publikum eingeprägt
haben (BGer in sic! 2000, 196 CAMPUS / LIBERTY CAMPUS). Die
Abkürzung F1 steht unter anderem für Formel 1. Es handelt sich dem-
nach um ein akronym-ähnliches Zeichen. Akronyme sind Kunstwör-
tern, die aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter zusammenge-
setzt sind. Sie zählen zum Kreise der eintragungsfähigen Marken und
sind daher gleich zu behandeln wie andere Marken (Entscheid des
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BVGer vom 4. Juli 2007, E. 8 6AZ [fig.]/AZ). Formel 1 ist die Bezeich-
nung für die seit 1950 jährlich ausgetragene Formel-1-Weltmeister-
schaft der einsitzigen Rennwagen, die die höchstrangige vom Interna-
tionalen Automobilverband Fédération Internationale de l'Automobile
(kurz: FIA) veranstaltete Rennserie des Formelsports darstellt. Sie
wird auch als „Königsklasse“ des Automobilsports bezeichnet, da sie
die höchsten Ansprüche an das Können von Fahrern und Technikern
stellt. Darüber hinaus genießt diese Rennserie weltweit mit Abstand
die grösste Popularität und das grösste Medieninteresse (Meyers Lexi-
kon Online unter
Sachartikel%29). Die Beschwerdegegnerin vertritt die Auffassung,
dass das Publikum im Zeichen F1 eine Gattungsbezeichnung für einen
bestimmten Rennwagentyp bzw. für Rennen mit dieser Fahrzeugart er-
kenne. Das Bundesverwaltungsgericht kann sich dieser Meinung nicht
anschliessen. Einerseits gibt es auch andere Motorsportkategorien,
die sich durch ähnlich gebaute, offene und mit Spoilern bestückte
Rennwagen auszeichnen, wobei insbesondere etwa an die schwächer
motorisierten Nachwuchsrennserien Formel 3 und GP2 oder an die
amerikanischen Konkurrenzligen Champ Car World Series sowie Indy
Car Series zu denken ist. Andererseits darf weder aus der allfälligen
Bekanntheit der Marke Formel 1 noch aus deren allfälligen Degenera-
tion zur Gattungsbezeichnung darauf geschlossen werden, dass dies
auch auf die Bezeichnung F1 zutrifft, zumal letztere nicht nur einen
Bezug zum Motorsport herstellt. So wird F1 beispielsweise auch für
Funktionstaste 1 auf der Computertastatur oder für die erste Filialge-
neration einer Zuchtlinie nach der Parentalgeneration verwendet. Man-
gels Erhärtung einer besonders starken oder schwachen Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke für die relevanten Waren und
Dienstleistungen, muss von einem durchschnittlich kennzeichnungs-
kräftigen Zeichen und somit von einem normalen Schutzumfang aus-
gegangen werden.
9.
Vorliegend gilt es die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Wortmarken
– der Widerspruchsmarke F1 und dem angefochtenen Zeichen
F1H2O – zu beurteilen. Aus der vollständigen Übernahme der Wider-
spruchsmarke in die angefochtene Marke darf nicht per se auf eine
Zeichenähnlichkeit geschlossen werden. Ob eine solche vorliegt, beur-
teilt sich anhand des Schriftbilds, des Wortklangs und gegebenenfalls
des Sinngehalts. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren
Länge. Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und
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prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die
Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen
infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen
seltener vor (BGE 121 III 377 E. 2b BOSS/BOKS). Mit zwei bzw. fünf
Schriftzeichen stehen sich im vorliegenden Fall zwei Kurzmarken ge-
genüber. Bezüglich des Schriftbildes fällt dem Betrachter auf, dass es
sich jeweils nicht um ein eigentliches Wort, sondern um eine sich aus
einem bzw. drei Buchstaben und einer bzw. zwei Ziffern zusammenset-
zende Zeichenfolge handelt. Ebenfalls dürfte die stark unterschiedliche
Wortlänge sofort ins Auge springen. Auch klanglich werden diese Cha-
rakteristiken mühelos wahrgenommen. Das Schriftbild und der Wort-
klang sprechen somit eindeutig gegen eine unmittelbare Verwechs-
lungsgefahr. Hinsichtlich des Sinngehaltes kann festgestellt werden,
dass ein nicht unbeachtlicher Teil der Durchschnittsabnehmer, an wel-
che sich die von den Parteien für ihre Marke beanspruchten Waren
und Dienstleistungen der Klassen 9, 25, 38 und 41 in erster Linie rich-
ten, im angefochtenen Zeichen die chemische Formel von Wasser
(H2O) erkennt, was zwischen den Parteien auch nicht umstritten ist.
Die Beschwerdeführerin hat zutreffend festgestellt, dass das einfache
Vorhandensein eines chemischen Elementes nicht zahlenmässig an-
gegeben wird. So schreibt sich die Formel von Wasser denn auch nicht
H2O1. Ob der Durchschnittskonsument beim Zeichen F1H2O solche
Überlegungen anstellt, ist jedoch sehr fraglich. Selbst wenn das ange-
fochtene Zeichen in seiner Gesamtheit entgegen der Auffassung der
Vorinstanz keine oder nur im ersten Augenblick Assoziationen mit ei-
ner chemischen Formel erweckt, so erscheint dessen Unterteilung in
die beiden Bestandteile „F1“ und „H2O“ unwahrscheinlich, zumal die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen direkten Bezug
zum Element Wasser aufweisen. Der Durchschnittsabnehmer dürfte in
der jüngeren Marke eine reine Fantasiebezeichnung ohne jeglichen
Sinngehalt erblicken. Dagegen ist die Annahme der Zeichenbedeutung
„Königsklasse des Motorbootrennsports“ und die Vermutung eines Zu-
sammenhangs mit der Beschwerdeführerin fernliegend, was selbst
eine mittelbare Verwechslungsgefahr der beiden Marken als gering er-
scheinen lässt.
Es lässt sich demnach festhalten, dass das angefochtene Zeichen der
Widerspruchsmarke weder vom Schriftbild noch vom Klang oder vom
Sinngehalt her ähnlich ist.
Seite 11
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10.
Zu keinem anderen Resultat führt auch die bundesgerichtliche Recht-
sprechung betreffend die Übernahme des prägnanten Hauptbestand-
teils einer älteren Marke. Diese ist ausnahmsweise zulässig, wobei
eine solche Ausnahme voraussetzt, dass der Sinngehalt des Zeichens
durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass es sich
beim übernommenen Element um ein schwaches Zeichen handelt und
dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird.
Eine solche Ausnahme liegt in casu vor, wird ein allfälliger Sinngehalt
der Widerspruchsmarke im angefochtenen Zeichen doch verändert
und bleibt die Übernahme des älteren Zeichens nicht erkennbar (vgl.
E. 9).
11.
Mangels Zeichenähnlichkeit ist eine Verwechslungsgefahr im Sinne
von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ausgeschlossen. Die Beschwerde er-
weist sich demzufolge als unbegründet, womit sie abzuweisen und die
Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen ist. Bei diesem Ausgang des
Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig und es steht
der Beschwerdegegnerin einen Anspruch auf Parteientschädigung zu
(Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
12.
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzu-
legen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom
21.Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor
dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-
gen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert
vor allem im Schaden der Widersprechenden im Fall einer Markenver-
letzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen
und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstin-
stanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall
13. stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels
anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach
Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und
Fr. 100'000.- festzulegen (J. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgü-
ter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. MEYER, Der Streitwert
in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff.,
Seite 12
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L. DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im
Immaterialgüterrecht, Basel 1998, 29 f.).
14.
Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote
festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht
worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für
die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m.
Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren er-
scheint eine Parteientschädigung der Beschwerdeführerin an die Be-
schwerdegegnerin von Fr. 2'000.- (inkl. MWST) für das Beschwerde-
verfahren angemessen.
15.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.
Seite 13
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 4'500.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin ist demnach ein Betrag
von Fr. 500.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.
3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Be-
schwerdeverfahren mit Fr. 2'000.- (inkl. MWST) zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Akten zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Akten zurück)
- die Vorinstanz (Wspr.-Nr. 9030; Einschreiben; Akten zurück)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Marc Hunziker
Versand: 1. April 2008
Seite 14