B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-1686/2012
U r t e i l v o m 9 . A p r i l 2 0 1 3
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Beat Lenel.
Parteien
Chocolat Camille Bloch SA, 2608 Courtelary,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Treis und
Rechtsanwältin Eva-Maria Strobel,
Baker & McKenzie Zürich, Holbeinstrasse 30,
Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Sven Beichler, Pfäffikerstrasse 109, 8615 Wermatswil,
vertreten durch Rechtsanwälte Bernasconi & Bernasconi,
Bahnhofstrasse 10, 8956 Killwangen,
Beschwerdegegner,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 23. Februar 2012 betreffend Widerspruchs-
verfahren Nr. 11199 CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT
SUISSE (fig.)/my swiss (fig.).
B-1686/2012
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Sachverhalt:
A.
Am 9. Februar 2010 hinterlegte der Beschwerdegegner die Wort-/Bild-
marke CH 599'122 "my swiss (fig.)" unter anderem für die
folgenden Waren und Dienstleistungen:
29 Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefge-
kühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Ge-
lees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle,
Speisefette.
30 Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel;
Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren,
Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig,
Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis; Schokolade.
Alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.
Die Marke wurde am 7. April 2010 auf publiziert.
B.
Mit Datum vom 7. Juli 2010 erhob die Beschwerdeführerin Widerspruch
gegen diese Eintragung, gestützt auf die am 23. September 2003 hinter-
legte Wort-/Bildmarke CH 521'331 "Camille Bloch Mon Chocolat Suisse
(fig.)", welche für die folgenden Waren und Dienstleistungen beansprucht
wird:
29 Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefge-
kühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Ge-
lees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle
und -fette.
30 Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel;
Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren,
Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig,
Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.
Sie begründete ihren Widerspruch damit, die beiden Marken wie auch die
beanspruchten Waren seien weitgehend identisch. Das Wortelement "My
Swiss Chocolate" schaffe gegenüber der Sinnaussage "Mon Chocolat Su-
isse" ihrer Marke eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Gleichzeitig erhob
die Beschwerdeführerin einen gleichlautenden, zweiten Widerspruch ge-
stützt auf die Marke CH 521'332 "Camille Bloch My Swiss Chocolate
(fig.)", den sie aber später aus Verfahrensgründen fallen liess.
B-1686/2012
Seite 3
C.
Am 23. September 2010 beantragte der Beschwerdegegner die Abwei-
sung des Widerspruchs. Er führte aus, zur Widerspruchsmarke bestehe
keine Warenidentität, da sie nicht für Schokolade eingetragen sei. Es
werde darum die Nichtgebrauchseinrede erhoben, obwohl die Wider-
spruchsmarke für Schokolade gebraucht werde. Die Marken seien sich im
Gesamteindruck nicht ähnlich; insbesondere könne sich die Beschwerde-
führerin nicht auf ihre weitere Marke CH 521'332 "Camille Bloch My Swiss
Chocolate (fig.)" stützen, die zudem gar nicht gebraucht sei. Die Wider-
spruchsmarke werde vom Zeichen "Camille Bloch" dominiert, während
"Mon Chocolat Suisse" nur einen Zusatz darstelle. Es bestehe keine Ver-
wechslungsgefahr.
D.
Mit Replik vom 31. März 2011 hielt die Beschwerdeführerin dagegen, die
Benutzung der Widerspruchsmarke für Schokolade seit 2004 sei unstrei-
tig. Diese sei auf allen Verpackungen von Torino- und Ragusa-
Schokolade angebracht und in der Schweiz bekannt. Der Widerspruch
basiere einzig auf der Marke CH 521'331 "Camille Bloch Mon Chocolat
Suisse (fig.)", der sowohl originär wie aufgrund ihrer siebenjährigen Be-
nutzung Kennzeichnungskraft zukomme. "Mon Chocolat Suisse" sei nicht
beschreibend. Zwischen den Marken bestehe eine Verwechslungsgefahr.
E.
Mit Duplik vom 3. Mai 2011 führte der Beschwerdegegner aus, das Spe-
zialitätsprinzip beschränke den Markenschutz auf diejenigen Waren und
Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen sei. Die Beschwerde-
führerin habe Schokolade nicht in ihrem Warenverzeichnis stehen und
könne sie auch nicht unter den Oberbegriff "Konditoreiwaren" subsumie-
ren, denn sowohl Absatzkanäle wie auch Abnehmerkreise seien unter-
schiedlich. Die Bekanntheit der Widerspruchsmarke sei nicht belegt,
weshalb sie keinen erweiterten Schutzumfang habe. Der Zusatz "Mon
Chocolat Suisse" sei nicht kennzeichnungskräftig. Dominierender Mar-
kenkern sei das "CB"-Lippensymbol, während der Zusatz kaum lesbar
sei. Demgegenüber verbalisiere die angefochtene Marke die Geschäfts-
idee des Beschwerdegegners, weshalb keine Verwechslungsgefahr be-
stehe.
F.
Die Vorinstanz wies am 23. Februar 2012 den Widerspruch ab. Sie erläu-
terte, die Widersprechende beanspruche alle Oberbegriffe der Nizza-
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Seite 4
Klasse 30 (Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen
für die Eintragung von Marken [Klassifikation von Nizza], Teil I, deutsch-
sprachige Liste der Waren und Dienstleistungen in alphabetischer Rei-
henfolge [hiernach: Nizza-Klassifikation]). Diese deckten jedoch nur die-
jenigen Waren und Dienstleistungen ab, die ihnen einzeln zugeordnet
werden könnten. Da die Widersprechende die Marke nur für Schokolade
gebraucht habe, mit der Widerspruchsmarke diese Waren aber weder
explizit noch durch einen Oberbegriff beanspruche, sei die Marke nicht
rechtswirksam gebraucht worden.
G.
Am 26. März 2012 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde ans Bun-
desverwaltungsgericht mit den Anträgen, die Verfügung der Vorinstanz
vom 23. Februar 2012 aufzuheben und den Widerspruch gutzuheissen.
Sie führte aus, der intensive Gebrauch der Widerspruchsmarke für Scho-
kolade sei unstreitig. Da ihre Marke für alle Oberbegriffe der Klasse 30
eingetragen sei und Schokolade in diese Klasse gehöre, umfasse die
Marke auch den Gebrauch für Schokolade. Schokolade sei überdies un-
ter den Oberbegriff "Kakao" einzuordnen, weil es keine Schokolade ohne
Kakaoanteile gebe, sowie unter "Konditoreiwaren", nachdem die Tren-
nung zwischen Bäckereien, Konditoreien und Confiserien aufgehoben
worden sei. Dies entspreche der Praxis der Vorinstanz sowie des europä-
ischen Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) und es seien
zahlreiche weitere Schokoladenmarken nur für die Oberbegriffe der Klas-
se 30 eingetragen. Die Schutzverweigerung der Vorinstanz verstosse ge-
gen den Vertrauensgrundsatz und das Verbot des überspitzten Formalis-
mus.
H.
Mit Vernehmlassung vom 22. Juni 2012 beantragte die Vorinstanz, die
Beschwerde abzuweisen. Sie machte geltend, die Oberbegriffe der Nizza-
Klassifikation enthielten nicht stillschweigend sämtliche in die Klasse fal-
lenden Waren. Die Nizza-Klassifikation sei einem stetigen Wandel unter-
worfen, weshalb es immer wieder Waren gebe, die von den Oberbegriffen
nicht erfasst würden. Der Registereintrag müsse ausreichend klar sein,
um die beanspruchten Waren bestimmen zu können. Insbesondere kön-
ne Schokolade nicht unter "Kakao" subsumiert werden.
Mit Beschwerdeantwort vom gleichen Tag beantragte der Beschwerde-
gegner die Abweisung der Beschwerde, eventualiter die Rückweisung an
die Vorinstanz zur Neubeurteilung, unter Kosten- und Entschädigungsfol-
B-1686/2012
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gen. Er wandte ein, der Gebrauch der Widerspruchsmarke für Schokola-
de sei gegeben, aber nicht relevant. Es sei Sache des Anmelders sicher-
zustellen, dass seine Waren unter das registrierte Verzeichnis fielen. Auf-
grund des Spezialitätsgrundsatzes erfasse die Verwendung aller Ober-
begriffe einer Klasse nicht zwingend alle Waren und Dienstleistungen der
alphabetischen Liste. Zudem fehle der Nachweis, dass die von der Be-
schwerdeführerin für Oberbegriffe der Klasse 30 angeführten Vergleichs-
marken tatsächlich für Schokolade gebraucht würden. Schokolade lasse
sich nicht unter den Oberbegriff "Kakao" subsumieren, der nur Getränke,
aber keine unter Verwendung von Kakao hergestellten Erzeugnisse um-
fasse. Auch eine Subsumtion unter "Konditoreiwaren" wäre unzutreffend.
Eine internationale Praxis der Zurechnung zu Oberbegriffen bestehe
nicht.
I.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
J.
Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Er-
wägungen einzugehen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bun-
desverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenom-
men und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie
hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren
Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art.
48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Ver-
waltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind ge-
wahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreter haben sich rechtsge-
nüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und der Kostenvorschuss
wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist
somit einzutreten.
B-1686/2012
Seite 6
2.
2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jünge-
re Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für
gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so
dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c
i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Markenschutzgesetz [MSchG, SR 232.11]).
2.2 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den
Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird
(Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber eine Marke während des Zeit-
raums von fünf Jahren nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht,
vorbehältlich wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch, nicht mehr geltend
machen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Widersprechende haben anlässlich des
Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaub-
haft zu machen, sobald die Gegenseite den Nichtgebrauch der älteren
Marke behauptet (Art. 32 MSchG). Die Gebrauchsfrist ist dabei von der
Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin
an rückwärts zu rechnen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-
2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 4.2 ebm [fig.]/EBM Ecotec, B-
3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.1 Heidiland/Heidi Best of Switzer-
land). Die Nichtgebrauchseinrede muss mit der ersten Stellungnahme er-
hoben werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. De-
zember 1992 [MSchV, SR 232.111]).
2.3 Wenn der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke behauptet wird, ist
von ihrem tatsächlichen Gebrauch auszugehen, wie er vom Widerspre-
chenden glaubhaft gemacht ist oder vom Widerspruchsgegner von der
Bestreitung ausgenommen wurde (Art. 32 MSchG; Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 3.1 Lombard Odier &
Cie./Lombard Network [fig.]; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das
schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen
und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 Rz. 37). Dieser bis-
herige Gebrauch ist für die Bestimmung des Schutzumfangs auf die Ka-
tegorie jener Waren oder Dienstleistungen zu verallgemeinern, deren
künftigen Gebrauch er aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise nahe-
legt und erwarten lässt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 Gadovist/Gadogita). Für Waren oder
Dienstleistungen, die nicht zumindest unter einen Oberbegriff des einge-
tragenen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses fallen, wird ein tat-
sächlicher Gebrauch allerdings nicht berücksichtigt. Insofern bleibt der
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rechtserhaltende Markengebrauch vom Registereintrag der Marke be-
grenzt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7505/2006 vom 2. Juli
2007 E. 5 Maxx (fig.)/max Maximum + value [fig.]; LUCAS DAVID in: Kom-
mentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster-
und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 11 Rz. 7).
2.4
2.4.1 Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat in diesem Zu-
sammenhang entschieden, dass die Eintragung einer Marke für sämtliche
Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Klassifikation nach Art. 1 des
Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren
und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, revidiert in Genf am
13. Mai 1977 ("Nizza-Abkommen", SR 0.232.112.9) den Schutz im Uni-
onsgebiet nicht stillschweigend für Waren oder Dienstleistungen ein-
schliesse, die nur in die betreffende Klasse, nicht aber unter diese Ober-
begriffe fallen. Er räumte dabei allerdings ein, dass für sämtliche in die
Klasse fallenden Waren oder Dienstleistungen Schutz gewährt werden
könne, wenn der Anmelder einen solcherart verbreiterten Anspruch bei
der Markenanmeldung hinreichend klar und eindeutig mitgeteilt habe (Ur-
teil des EuGH C-307/10 vom 19. Juni 2012, veröffentlicht in GRUR 2012,
822 ff. IP Translator). Nach der Praxis der Markenbehörden der Union
wird aufgrund dieses Vorbehalts des EuGH vermutet, ein Widerspre-
chender, der alle Klassenüberschriften in einer Klasse geschützt habe,
habe damit in der Regel, auch ohne entsprechende Deklaration bei der
Hinterlegung, sämtliche Waren oder Dienstleistungen der alphabetischen
Liste dieser Klasse schützen wollen (vgl. die Mitteilung des Präsidenten
des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt [HABM] Nr. 2/12 vom
20. Juni 2012, veröffentlicht in
cuments/CTM/legalReferences/decisionPresident/com_2_12.pdf; Urteil
des Gerichts der Europäischen Union T-66/11 vom 31. Januar 2013, babi-
lu/Babilu).
2.4.2 Die Beschwerdeführerin macht in ähnlicher Weise geltend, das Niz-
za-Abkommen unterteile die "nahezu unüberschaubare Vielfalt auf den
Märkten der menschlichen Zivilisation" gerade deswegen in 45 Klassen,
damit die Markeninhaber sich nicht sorgen müssten, Waren oder Dienst-
leistungen ihres Angebots bei der Anmeldung übersehen zu haben oder
sich dabei in vielen Details zu verlieren. Die Verwendung der Oberbegriffe
bei der Anmeldung habe sich eingebürgert und umfasse darum alle unter
die Klasse fallenden Waren. Indem sie, wie 23 andere bekannte schwei-
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Seite 8
zerische Schokoladehersteller, ihre Widerspruchsmarke ohne Erwähnung
von Schokolade für alle Oberbegriffe der Klasse 30 registrieren liess, sei
ihr Anspruch für Schokolade in dieser Registrierung ebenfalls enthalten.
2.4.3 Für die Markenhinterlegung ist bei der Vorinstanz ein Verzeichnis
der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird,
einzureichen (Art. 28 Abs. 2 Bst. c MSchG). Dabei sind die Waren und
Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, präzise zu be-
zeichnen (Art. 11 Abs. 1 MSchV). Die Formulierung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses ist Sache des Hinterlegers (WILLI, a.a.O.,
Art. 28 Rz. 44), wobei die Verwendung der Oberbegriffe der Nizza-
Klassifikation grundsätzlich ebenso zulässig ist wie diejenige von Begrif-
fen, die nicht in der Nizza-Klassifikation enthalten sind. Nach bisheriger
schweizerischer Praxis decken Oberbegriffe entgegen der Ansicht der
Beschwerdeführerin nicht alle in der Klasse vorkommenden Waren und
Dienstleistungen ab, sondern nur jene, die ihnen tatsächlich zugeordnet
werden können. Ob die Zuordnung möglich ist, wird durch Auslegung er-
mittelt. Es ist dabei insbesondere auf den Sprachgebrauch und die im
Zeitpunkt der Hinterlegung geltende Klasseneinteilung abzustellen (vgl.
IGE-Richtlinien Ziff. 4.2 ff.; vgl. BGE 4A_429/2011, 4A_435/2011 vom
23. Februar 2012 E. 9.1 Yello/Yallo II; LARA DORIGO in: Michael G.
Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], Bern 2009, Art. 28 Rz. 63 ff.; EUGEN MARBACH in: Roland von
Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: MARBACH, Markenrecht],
Rz. 1068; WILLI, a.a.O., Art. 28 Rz. 44; DAVID, a.a.O., Art. 28 Rz. 14).
2.5 Vor der in diesem Punkt abweichenden, aber noch nicht erhärteten
Praxis der Europäischen Union (E. 2.4.1) ist die Rechtswirkung der Ein-
tragung einer Marke für sämtliche Oberbegriffe einer Waren- oder Dienst-
leistungsklasse der Nizza-Klassifikation möglicherweise auch in der
Schweiz zu überprüfen. Angesichts der grossen Zahl betroffener Marken
und des Einflusses der Unionspraxis auf das Anmeldeverhalten von Inha-
bern internationaler Marken könnte es in der Tat im Sinne der beschwer-
deführerischen Vorbringen geboten erscheinen, die Schutzwirkung der
betroffenen Zeichen breiter als bisher auszulegen, wobei dadurch ande-
rerseits Schutz für Waren oder Dienstleistungen gewährt würde, für wel-
chen die Marken bei der Eintragung nicht geprüft worden sind (vgl. PAUL
STRÖBELE, in: Paul Ströbele/Franz Hacker [Hrsg.], 10. Aufl. München
2012, § 26 N 193; KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, 4. Aufl., München
2009, § 32 N 46 MarkenG). Wie es sich damit verhält, braucht vorliegend
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Seite 9
allerdings nicht beantwortet zu werden, da es sich erweist, dass die Be-
schwerde bereits aus anderen Gründen gutzuheissen ist.
2.6 In der Praxis besteht die Tendenz, im Rahmen der Markenanmeldung
das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen weit abzufassen, oft in
pauschaler Übernahme der ganzen Klasse. Dieses Vorgehen soll nicht
dadurch belohnt werden, dass bei der Bemessung des Schutzbereichs
von einer fiktiven rechtserhaltenden Benutzung im gesamten weiten Wa-
renbereich ausgegangen wird. Andererseits ist es nicht das Ziel der Ob-
liegenheit des Markengebrauchs, den Gebrauch der Marke für neue, mo-
dernisierte, weiterentwickelte oder in anderer Weise veränderte Waren
oder Dienstleistungen zu verhindern oder einzudämmen. Insofern will das
Gebrauchserfordernis den Schutz nicht auf den vergangenen Gebrauch,
an den es anknüpft, beschränken (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 Gadovist/Gadogita mit weiteren
Hinweisen).
3.
Aufgrund der für die Beurteilung relevanten Waren und Dienstleistungen
sind vorfrageweise die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen
(MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 180; EUGEN MARBACH, Die Ver-
kehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 7). Die Bestimmung der
Verkehrskreise ist eine Rechtsfrage (BGE 133 III 347 E. 4 trapezförmiger
Verpackungsbehälter [3D]; BGE 126 III 317 E. 4b Rivella/Apiella; MAR-
BACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 183). Verkehrskreise für Schokolade sind
namentlich auch Kinder, welche die Kaufentscheide der Eltern beeinflus-
sen (, besucht am 22. März
2013), zudem Jugendliche und Erwachsene, die Süssigkeiten kaufen,
sowie Detailhändler, die selbst Sortimentsentscheide treffen.
4.
4.1 Der Beschwerdegegner hat mit seiner ersten Eingabe vom 23. Sep-
tember 2010 den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke für alle bean-
spruchten Waren behauptet. Damit wurde das Erfordernis der Geltend-
machung mit der ersten Stellungnahme erfüllt. Der Vorinstanz ist somit
zuzustimmen, dass die Einrede des Nichtgebrauchs rechtzeitig erhoben
worden ist. Die Gebrauchsfrist, die fünf Jahre vom Datum der Nicht-
gebrauchseinrede zurückgerechnet wird und somit am 23. September
2005 beginnt, ist nicht strittig.
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Seite 10
4.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, gemäss der Lehre seien so-
weit wie möglich die Bezeichnungen des Nizza-Abkommens zu verwen-
den. Es sei üblich, sich an den entsprechenden Oberbegriffen zu orientie-
ren. Damit werde der markenrechtliche Schutzanspruch klar und deutlich
signalisiert. Der Beschwerdegegner erwidert, "Schokolade" könne keinem
Oberbegriff der Klasse 30 zugeordnet werden. Die Vorinstanz bringt vor,
die Nizza-Klassifikation sei dynamisch und werde regelmässig revidiert.
Deshalb komme es immer wieder vor, dass Waren der alphabetischen
Liste keinem Oberbegriff der betreffenden Klasse zugeordnet werden
könnten. Die Annahme, dass bei Beanspruchung aller Oberbegriffe einer
Klasse auch alle Begriffe der alphabetischen Liste automatisch mit abge-
deckt seien, widerspreche dem Gebot der Rechtssicherheit.
4.3 Vorliegend ist insbesondere strittig, ob die Oberbegriffe "Kakao", "fei-
ne Backwaren" oder Konditorwaren" auch "Schokolade" enthalten, nach-
dem die Beschwerdeführerin "Schokolade" in ihrer Waren- und Dienstleis-
tungsliste nicht explizit aufgeführt hat. Dabei ist die achte Ausgabe der
Nizza-Klassifikation (2001) massgeblich, die zum Zeitpunkt der Registrie-
rung der Widerspruchsmarke (2003) in Kraft war. Deren deutsche Über-
setzung wurde von der Vorinstanz in Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen Patent- und Markenamt, München und dem Österreichischen Pa-
tentamt, Wien auf der Basis der offiziellen französischen und englischen
Fassungen der Klassifikation erstellt (Nizza-Klassifikation, Seite ii).
Rechtsverbindlich sind die englischen und französischen Fassungen (Art.
1 Abs. 4 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation
von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, revidiert
in Genf am 13. Mai 1977 [SR 0.232.112.9]).
4.4 Als Kakao bezeichnet man die Samen des Kakaobaumes sowie das
daraus gewonnene Pulver. Ebenfalls so bezeichnet wird das aus Kakao-
pulver zubereitete Getränk, das oft unter Zugabe von Milch- und Zucker-
Produkten hergestellt wird. Kakao ist ein wichtiges Exportprodukt zahlrei-
cher Entwicklungsländer und der Grundstoff bei der Herstellung von
Schokolade (, besucht am 22. März
2013). Die industrielle Herstellung von Schokolade ist technisch an-
spruchsvoll, wobei die Kakao-Rohmasse mit Zucker, Sojalecithin, Pflan-
zenfetten und gegebenenfalls mit Kakaobutter oder Milchprodukten ver-
mischt wird (, besucht am 22. März
2013). Somit bezeichnet Kakao mit Bezug auf Schokolade einen Roh-
stoff, der zu ihrer Herstellung benötigt wird, während er in der Nizza-
Klasse 30 ein Getränk bezeichnet, denn er wird zusammen mit Kaffee
B-1686/2012
Seite 11
und Tee erwähnt und erscheint nicht bei den Rohstoffen, sondern den
zum Verzehr oder zur Konservierung zubereiteten Nahrungsmitteln, also
den verarbeiteten Produkten (Nizza-Klassifikation, S. 31, Erläuternde
Anmerkungen zur Klasse 30). Kakaobohnen als Schokolade-Rohstoff
sind dagegen der Nizza-Klasse 31 zugeteilt (Nizza-Klassifikation, S. 93).
Darum kann Schokolade nicht unter Kakao in der Nizza-Klasse 30 sub-
sumiert werden.
4.5 Die Oberbegriffe "feine Backwaren" und "Konditorwaren" (Nizza-
Klassifikation, S. 30) scheinen auf den ersten Blick identisch zu sein und
dasselbe zu bedeuten (Brockhaus, Wahrig Deutsches Wörterbuch,
9. Aufl., Gütersloh/München 2011, Stichwort "Konditorware"). In der eng-
lischsprachigen Version lauten sie jedoch "pastry and confectionery" (In-
ternational Classification of Goods and Services for the Purposes of the
Registration of Marks [Nice Classification], Eighth Edition, Part I, Genf
2001) und in der französischsprachigen Version "pâtisserie et confiserie"
(Classification Internationale des Produits et des Services aux fins de
l’Enregistrement des Marques [Classification de Nice], Huitième Édition,
Ire Partie, Genf 2001).
4.6 "Pastry" wird als Konditorwaren oder Feingebäck (Langenscheidt
Handwörterbuch Englisch, Berlin/München 2005, Stichwort "Pastry") und
Pâtisserie als Feingebäck übersetzt (Langenscheidt Handwörterbuch
Französisch, Berlin/München 2006, Stichwort "Pâtisserie"). Dagegen wird
"Confectionery" als Süssigkeiten oder Konditorwaren (Langenscheidt
Handwörterbuch Englisch, Berlin/München 2005, Stichwort "Confectione-
ry") und "Confiserie" als Süsswaren übersetzt (Langenscheidt Handwör-
terbuch Französisch, Berlin/München 2006, Stichwort "Confiserie").
Süsswaren sind mit viel Zucker hergestellte Lebens- und Genussmittel,
besonders Süssigkeiten, Dauerbackwerk, Speiseeis usw. (Brockhaus,
a.a.O., Stichwort "Süsswaren"). Süssigkeiten sind Schokolade, Pralinen,
Bonbons (Brockhaus, a.a.O., Stichwort "Süssigkeit"). Nach den für die
Zuordnung massgeblichen englisch- und französischsprachigen Versio-
nen der Nizza-Klassifikation zählt somit Schokolade zum Oberbegriff
"Konditorwaren".
4.7 Im aktuellen Sprachgebrauch unterscheiden selbst Fachleute nicht
mehr zwischen Konditor- und Süsswaren. Laut dem deutschen Kondito-
renverband sind die typischen Konditoreierzeugnisse Torten und Petits
Fours; Motiv-, Festtags-, und Hochzeitstorten; Baumkuchen; Florentiner
und Mandelhörnchen, Tee- und Blätterteiggebäck, Honigkuchen, Stollen,
B-1686/2012
Seite 12
Sand- und Fruchtkuchen; süsse Desserts wie Cremespeisen und Mous-
se; Pralinen, Konfekt, Figuren und Tafeln aus Schokolade; Speiseeis, Eis-
torten und Parfaits; Marzipan; Marmeladen, Konfitüren und Früchtege-
lees; kleine Gerichte wie Gemüsekuchen, Crêpes, Suppen, Salate, Auf-
läufe, Pasteten, Fours und Canapées (
werk/start.html, besucht am 22. März 2013), wobei Pralinen, Konfekt, Fi-
guren und Tafeln aus Schokolade sowie Speiseeis zu den Süsswaren ge-
zählt werden. Wikipedia ordnet Torten, Kuchen, Pralinen, Petit Fours,
Speiseeis und Pâtisserie den Konditorwaren zu (
wiki/Konditorei, besucht am 22. März 2013), wobei Pralinen und Speise-
eis zu den Süsswaren gehören. Auch in der Schweiz verschwinden die
Unterschiede zwischen Konditor- und Süsswaren zusehends. So wurde,
wie die Beschwerdeführerin richtigerweise festgestellt hat, die Berufsbil-
dung auf einen einzigen Lehrabschluss Bäcker-Konditor-Confiseur EBA
bzw. EFZ reduziert, wobei folgende Waren hergestellt werden: Take-
away-Produkte wie Sandwiches, Salate und Birchermüesli; Apérogebä-
cke wie Canapées und Blätterteigkonfekt; Tortenspezialitäten; Pâtisserie;
Glacé; klassisches Hauskonfekt; Pralinen; Schokoladespezialitäten; Gip-
feli; Kleinbrötchen und Brote ( 113/Baecke-
r/in-Konditor/in-Confiseur/in-EFZ.htm, besucht am 22. März 2013). Auch
hier zählen Glacé, Pralinen und Schokoladespezialitäten zu den Süsswa-
ren.
4.8 Damit kann offengelassen werden, inwieweit die telefonische Umfrage
der Beschwerdeführerin bei 28 Bäckereien in der Region Bern als Be-
weismittel zu würdigen ist (zu den Anforderungen an eine demoskopische
Umfrage vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom
17. Februar 2012 E. 5.3 Oktoberfestbier).
4.9 Im Ergebnis ist Schokolade zu dem auch Süsswaren enthaltenden
Oberbegriff "Konditorwaren" zu zählen.
5.
5.1 Mit seiner Stellungnahme vom 23. September 2010 vor der Vorin-
stanz hat der Beschwerdegegner die Behauptung der Beschwerdeführe-
rin anerkannt, dass die Widerspruchsmarke für die Kennzeichnung von
Schokolade genutzt werde.
5.2 Für Süsswaren erscheint Schokolade als repräsentativ (E. 2.3). Der
registrierte Oberbegriff "Konditorwaren" dagegen erscheint wenig homo-
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Seite 13
gen, da eine breite Zahl von Produkten darunter fällt, die unterschiedlich
hergestellt werden und nur Gemeinsamkeiten bei einigen Zutaten aufwei-
sen. Von den Verkehrskreisen wird namentlich nicht erwartet, dass jeder
branchentypische Schokoladehersteller auch verschiedene Konditoreiwa-
ren anbietet, da die Herstellungsprozesse gegenüber der aus Kakaoboh-
nen hergestellten Schokolade kaum Gemeinsamkeiten aufweisen (zur
Schokoladeherstellung statt vieler:
schokoladenherstellung-wie-die-bohne-zur-tafel-wird-1385515.html, be-
sucht am 22. März 2013). Somit wirkt die Benutzung der Widerspruchs-
marke für Schokolade nur für Süsswaren rechtserhaltend.
6.
Nach Art. 61 Abs. 1 VwVG entscheidet die Beschwerdeinstanz in der Sa-
che selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen
an die Vorinstanz zurück. Nach ständiger Praxis des Bundesverwaltungs-
gerichts rechtfertigt sich ein Rückweisungsentscheid vor allem dann,
wenn weitere Tatsachen festgestellt werden müssen, ein umfassendes
Beweisverfahren durchzuführen ist oder wenn die Vorinstanz keine mate-
rielle Prüfung vorgenommen hat (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-6372/2010 vom 31. Januar 2011 E. 4 f. Swiss Military by BTS; B-3064/
2010 vom 26. Oktober 2010 E. 6.10 Frauentorso mit Pfeil [fig.]; B-5732/
2009 vom 31. März 2010 E. 8 Longines-Adler [fig.]/Aviator [fig.]; B-7420/
2006 vom 10. Dezember 2007 E. 4.1 Workplace). Im vorliegenden Fall
hat die Vorinstanz keine materielle Prüfung der Verwechslungsgefahr
durchgeführt. Entscheidet das Bundesverwaltungsgericht auch über die
Verwechslungsgefahr, geht den Parteien eine Rechtsmittelinstanz, näm-
lich die Beschwerdemöglichkeit gegen den erneuten Entscheid der Vorin-
stanz an das Bundesverwaltungsgericht, verloren. Aus diesen Gründen
ist die Sache an die Vorinstanz zur Prüfung der Verwechslungsgefahr zu-
rückzuweisen.
7.
7.1 Die Beschwerde ist somit gutzuheissen, die angefochtene Verfügung
ist aufzuheben und die Sache zur weiteren Beurteilung des Widerspruchs
an die Vorinstanz zurückzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens
sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem unterliegenden Be-
schwerdegegner aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG), und der Beschwer-
deführerin ist zulasten des Beschwerdegegners eine angemessene Par-
teientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).
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7.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-
gen (Art. 4 VGKE), wobei in Anlehnung an die höchstrichterliche Praxis
auch im vorliegenden Fall ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.00 und
Fr. 100'000.00 angenommen wird (vgl. BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinen-
fuss [3D]). Nachdem es keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren
oder niedrigeren Wert der strittigen Marke gibt, ist auch im vorliegenden
Verfahren von diesem Erfahrungswert auszugehen. Nach dem Gesagten
rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– fest-
zulegen. Diese werden dem unterliegenden Beschwerdegegner auferlegt.
Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von
Fr. 4'000.– zurückzuerstatten. Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten
(Widerspruchsgebühr) und die auszurichtende Parteientschädigung im
erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz entsprechend dem Aus-
gang neu zu befinden.
7.3 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie all-
fällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss
Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer
detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Wird
keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf
Grund der Akten fest. In Anbetracht dessen erscheint eine Parteientschä-
digung von Fr. 2'000.− (inkl. MWSt) als angemessen.
7.4 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht
zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[BGG, SR 173.110]). Es ist somit rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die angefochtene Verfügung des
Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 23. Februar 2012
(Widerspruchsverfahren Nr. 11199) wird aufgehoben und die Sache zur
Beurteilung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückgewiesen.
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2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden dem Beschwerdegegner
auferlegt. Sie sind innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils
zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der Kostenvorschuss von
Fr. 4'000.– wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin für das Beschwerde-
verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.- (inkl. MWST) zu be-
zahlen.
4.
Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und
die auszurichtende Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren
hat die Vorinstanz entsprechend dem Verfahrensausgang neu zu befin-
den.
5.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Rückerstattungsformular;
Beschwerdebeilagen zurück)
– den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein;
Beilagen zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 11199; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Beat Lenel
Versand: 10. April 2013