B-1710/2008 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Verfügung vom 15. Februar 2008; Zurückweisung des ...

Abtei lung II
B-1710/2008
{T 1/2}
U r t e i l v o m 6 . N o v e m b e r 2 0 0 8
Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richterin Maria Amgwerd;
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.
Swistec Systems AG, Allmendstrasse 30,
8320 Fehraltorf,
vertreten durch Anwalt lic. iur. Peter Rutz,
Alpenstrasse 14, Postfach 4627, 6304 Zug,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs
Nr. 57885/2007 SWISTEC.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-1710/2008
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin meldete am 21. Juli 2007 (Nr. 57885/2007)
die Wortmarke SWISTEC beim Eidgenössischen Institut für Geistiges
Eigentum (Vorinstanz) zur Eintragung für folgende Waren und Dienst-
leistungen an:
Klasse 9
Erzeugnisse des elektrotechnischen und feinmechanischen Apparate-
baus; elektrische und elektronische Fernwirk- und Rundsteueranlagen
und deren Bestandteile; Energiemessungs-, Energieverrechnungs-
und Energieüberwachungsgeräte wie Elektrizitätszähler und Wärme-
zähler; insbesondere Fernwirk-, Rundsteuer- und Zähleranlagen
basierend auf Festnetzkommunikation, Internet-Netzwerktechnologien
und Internetprotokollen oder basierend auf Funktechnologie, insbe-
sondere Mobilfunktechnologien; Analysegeräte, Prüfgeräte, Eichsta-
tionen, Gebührenmelder, Gesprächszähler, Impulszähler, Steuer- und
Regelgeräte für elektrische und nichtelektrische Grössen, Netzschutz-
einrichtungen, Messumformer, Übertragungsgeräte, Datenbearbei-
tungsgeräte, Prozessrechner, programmierbare Steuerungen und
Schalteinrichtungen, Geräte für Telekommunikation, insbesondere
Geräte für die Telekommunikation mittels Festnetzen, Mobilfunknetzen
oder das Internet, Komponenten und Module solcher Geräte.
Klasse 38
Telekommunikation; Übertragung von Daten, Steuersignalen sowie
Messwerten und Information, insbesondere technischer oder kauf-
männischer Art; insbesondere Übertragung von Daten von Messge-
räten, Sensoren, Zählern, Steueranlagen, insbesondere Fernwirk- und
Rundsteueranlagen, Überwachungssystemen, Alarmsystemen,
Kostenabrechnungssystemen über Festnetze, gegebenenfalls Stand-
leitungen, über Internet-basierte Netze oder über Mobilfunknetze.
Klasse 42
Dienstleistungen im Bereich Wissenschaft und Technologie, sowie
diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; indu-
strielle Analysen und Forschung; Entwurf und Entwicklung von
Computern und Computerprogrammen; insbesondere Computerpro-
gramme für Zähler, Fernwirk- und Rundsteueranlagen, Alarmsysteme,
Sicherheitssysteme sowie Analysesysteme.
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B.
Die Vorinstanz beanstandete diese Anmeldung mit Schreiben vom
12. Oktober 2007 wegen formeller Mängel in der Liste der bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen sowie wegen materieller Ver-
stösse gegen Art. 2 lit. a und c des Markenschutzgesetzes. Das
Zeichen SWISTEC sei für die beanspruchten Warenklassen bezüglich
Wesen und Herkunft beschreibend. Zur Vermeidung einer Täuschung
über die Herkunft schlug die Vorinstanz vor, die bezeichneten Waren
der Klasse 9 auf Waren schweizerischer Herkunft einzuschränken.
C.
Mit Schreiben vom 14. Oktober 2007 behob die Beschwerdeführerin
die formellen Mängel. In materieller Hinsicht bestritt sie sowohl den
beschreibenden Charakter als auch die von dem Zeichen ausgehende
Täuschungsgefahr.
D.
Im Schreiben vom 19. Dezember 2007 beantragte die Beschwerdefüh-
rerin, das Warenverzeichnis auf Waren schweizerischer Herkunft zu
beschränken und die Marke mit dieser Einschränkung einzutragen.
E.
Mit Verfügung vom 15. Februar 2008 wies die Vorinstanz das
Markeneintragungsgesuch Nr. 57885/2007, SWISTEC für sämtliche
der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und
42 zurück. Zur Begründung wurde vorgebracht, dass das Zeichen
beschreibend im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG sei. Die enthaltene
Mutilation, SWIS statt SWISS, verändere weder Sinngehalt noch
phonetische Aussprache genügend, um einen über die Addition der
Begriffe SWIS und TEC hinausgehenden Sinngehalt und damit einen
betrieblichen Herkunftshinweis zu erzeugen. Die Abnehmer
verstünden ohne Gedankenaufwand, dass es sich um Waren und
Dienstleistungen handle, welche technischer Natur seien und in der
Schweiz erbracht würden und/oder sich auf die rechtlichen
Gegebenheiten in der Schweiz bezögen. Die von der Beschwerde-
führerin genannten Voreintragungen liessen nicht den Schluss zu,
dass das Zeichen im Sinne einer Gleichbehandlung einzutragen sei.
Ein Grenzfall liege nicht vor. Aus den firmenrechtliche Erwägungen der
Beschwerdeführerin lasse sich ebenfalls nichts zu ihren Gunsten
ableiten.
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F.
Am 16. März 2008 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwal-
tungsgericht Beschwerde gegen die zurückweisende Verfügung vom
15. Februar 2008 mit folgenden Anträgen:
1. Die Verfügung der Vorinstanz vom 15. Februar 2008 sei aufzuheben.
2. Die Marke der Beschwerdeführerin sei gemäss Eintragungsgesuch
einzutragen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Vorinstanz.
4. Eventualiter wird beantragt, die Marke mit der Beschränkung auf Waren
und Dienstleistungen schweizerischer Herkunft in das Markenregister
einzutragen.
5. Hilfsweise wird beantragt, die Marke in den beanspruchten Klassen
beschränkt auf Waren und Dienstleistungen einzutragen, die Fernwirk-
und Rundsteueranlagen sowie Elektrizitätszähler betreffen.
G.
Die Vorinstanz reichte am 10. Juni 2008 ihre Vernehmlassung zur
Beschwerde ein. Sie beantragt deren Abweisung unter Kostenfolge
zulasten der Beschwerdeführerin.
H.
Mit Verfügung vom 13. Juni 2008 beanstandete das Gericht auf
Hinweis der Vorinstanz den Antrag der Beschwerdeführerin in Ziffer 5
als unpräzise formuliert.
I.
In ihrer Replik vom 16. Juni 2008 änderte die Beschwerdeführerin
ihre Anträge wie folgt:
1. Die Verfügung der Vorinstanz vom 15. Februar 2008 sei aufzuheben
(unverändert) .
2. Die Marke der Beschwerdeführerin sei gemäss Eintragungsgesuch
jedoch mit der im Prüfungsverfahren erfolgten Beschränkung der
Waren von Klasse 9 auf Waren schweizerischer Herkunft einzutragen
(geändert) .
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Vorinstanz
(unverändert) .
4. (zurückgenommen)
5. Hilfsweise wird beantragt, die Marke mit dem hiermit eingereichten
Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einzutragen, welche
Fernwirk- und Rundsteueranlagen sowie Elektrizitätszähler betreffen
(geändert) .
Klasse 9
Elektrische und elektronische Fernwirk- und Rundsteueranlagen und deren
Bestandteile; Energiemessungs-, Energieverrechnungs- und Energieüberwa-
chungsgeräte wie Elektrizitätszähler und Wärmezähler; insbesondere Fern-
wirk-, Rundsteuer- und Zähleranlagen basierend auf Festnetzkommunikation,
Internet-Netzwerktechnologien und Internetprotokollen oder basierend auf
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Funktechnologie, insbesondere Mobilfunktechnologien (alle vorgenannten
Waren schweizerischer Herkunft).
Klasse 38
Übertragung von Daten, Steuersignalen, insbesondere Fernwirk- und Rund-
steueranlagen, über Festnetze, gegebenenfalls Standleitungen, über Internet-
basierte Netze oder über Mobilfunknetze.
Klasse 42
Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen für Zäh-
ler, Fernwirk- und Rundsteueranlagen.
Durch die in Ziffer 5 ihres Antrages vorgenommene Änderung des
Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses würden nur noch Fachkrei-
se angesprochen, in deren Augen die Bezeichnung SWISTEC keinen
beschreibenden Charakter habe.
J.
In ihrer Duplik vom 4. August 2008 hielt die Vorinstanz an ihren Anträ-
gen fest. Sie wies daraufhin, dass nach der abermaligen geographi-
schen Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses
das Hinterlegungsdatum durch die letzte Ausweitung dieses
Verzeichnis in der Beschwerdeschrift auf das Datum ihrer Einreichung,
den 16. März 2008, falle.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist
von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-
zember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte
Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin ist die
Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf
die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Nach Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG. SR 232.11) sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz
ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marke für die Waren
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oder Dienstleistung, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durch-
gesetzt. Als Gemeingut sind Zeichen anzusehen, die nicht zur Identifi-
kation von Waren oder Dienstleistungen dienen können und vom
Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft ver-
standen werden (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in:
Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.], Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und
Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 N. 5). Der Begriff Zeichen
des Gemeinguts ist ein Sammelbegriff für beschreibende Angaben,
Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der Grund für den Schutz-
ausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unter-
scheidungskraft des Zeichens begründet (Entscheid der Eidgenös-
sischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom
17. Februar 2003 in: sic! 6/2003 495 E. 2 Royal Comfort; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2006 E. 3
Vuvuzela; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007 vom
19. Juni 2008 E. 4 Leader; CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutz-
gesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des
europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2
N. 34). Die Beurteilung ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmer-
kreise vorzunehmen (BGE 128 III 451 E. 1.6 Première; BGE 116 II 611
f. E. 2c Fioretto), wobei es ausreicht, dass der beschreibende
Charakter für einen erheblichen Teil der massgeblichen Abnehmer
ohne besondere Gedankenarbeit zu erkennen ist (Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2.3 Feel'n
learn/See'n learn). Auch das Verständnis betroffener Fachkreise ist zu
berücksichtigen (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel
1999, MSchG Art. 2, N. 18). Englische Ausdrücke können ebenfalls
Gemeingut sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Abnehmer-
kreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1; BGE vom
22. Dezember 2003 in: sic! 5/2004 401 f. E. 3.1-3.2 Discovery Travel
and Aventure Channel; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 4.2 Engineered for men; Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-7395/2006 vom 16. Juli 2007
E. 4.Projob).
2.2 Durch Verbindung beschreibender Worte kann im Einzelfall der
beschreibende Charakter entfallen. Ob eine Wortverbindung oder ein
einheitlich zu betrachtendes Zeichen vorliegt, beurteilt sich nach der
Auffassung der relevanten Verkehrskreise. Eine zergliedernde, analyti-
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sche Betrachtungsweise ist zu vermeiden, wenn die Aufgliederung für
den Verkehr nicht naheliegend ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn
der Sinngehalt der Bestandteile nicht offensichtlich ist (RKGE vom
17. Juli 1999 in: sic! 5/1999 559 E. 5 Dystar). Bei Wortverbindungen ist
zuerst der Sinngehalt der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und
dann zu prüfen, ob sich aus der Kombination ein beschreibender, un-
mittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 Peach Mallow; RKGE
vom 9. September 2002 in: sic! 2/2003 134 Cool Action, mit Hinwei-
sen; RKGE vom 24. Mai 2000 in: sic! 7/2000 592 Clearcut). Wortver-
bindungen sind nicht markenfähig, wenn ihnen eine unmittelbare Aus-
sage über die betreffenden Waren und Dienstleistungen zu entnehmen
ist (RKGE vom 10. März 2005 E. 3 Niteview). Regt eine Wortverbin-
dung erst zum Nachdenken an, so ist nicht von einem beschreibenden
Zeichen auszugehen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 88). Dies ist insbesondere
bei Mehrdeutigkeit der Fall (BGE vom 8. April 2005 in: sic! 9/2005
E. 2.3 Globale Post; BGE vom 10. September 1998 in: sic! 1/1999, 30
E. 4 Swissline; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 90).
2.3 Grundsätzlich kann durch Buchstabenweglassung der Gesamtein-
druck eines Wortes verfremdet werden. Wortabwandlungen sind dem
Markenschutz jedoch nicht zugänglich, sofern der Gesamteindruck von
der beschreibenden Aussage geprägt wird (BGE vom 13. Oktober
2004 in sic! 5/2005 366 E. 2.4 Micropor; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 95).
2.4 Dem Zweck der Marke entsprechend ist die Auffassung der
relevanten Verkehrskreise massgebend für die Beurteilung der Unter-
scheidungskraft (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht,
sic! 1/2007, S. 3, 4 f. und 6). Die relevanten Verkehrskreise lassen sich
anhand der gemäss Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bean-
spruchten Produkte und deren potentieller Abnehmerschaft bestimmen
(MARBACH, a.a.O., S. 7). Indessen sind die Verkehrskreise objektiv zu
umschreiben, um einem gewissen objektiven Umstellungspotential
Rechnung zu tragen und ein Unterlaufen des Markenschutzes durch
hochspezifische Nischenprodukte zu vermeiden (MARBACH, a.a.O.,
S. 7).
3.
3.1 Das hinterlegte Zeichen SWISTEC ist gemäss den Angaben der
Beschwerdeführerin in Anlehnung an die deutsche Partnerfirma
gewählt. Als Namensgeberin diene der Bach Swist, der durch
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Bornheim, den Ort des Firmensitzes, fliesse. Eine Anlehnung an das
englische Adjektiv "swiss" für schweizerisch sei nicht beabsichtigt.
Fachkreise verstünden das Zeichen als Einheit und damit als
betrieblichen Hinweis.
3.2 Die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen richten sich
vornehmlich an Spezialisten der Steuerungstechnik. Unstreitig ist
jedoch, dass sich jedenfalls ein Teil der Waren und Dienstleistungen
auch an den schweizerischen Durchschnittskonsumenten wendet
(Beschwerdeschrift vom 16. März 2008, Ziff. 2.1 sowie Ziff. 10 und 11
der Verfügung der Vorinstanz vom 15. Februar 2008). Daher
beschränken sich die relevanten Verkehrskreise nicht nur auf mass-
gebliche Fachkreise, wie dies etwa bei rezeptpflichtigen Medikamenten
und Schulbüchern der Fall wäre, die ausschliesslich von Ärzten bzw.
Lehrern ausgewählt werden (MARBACH, a.a.O., S. 11). Für die Beur-
teilung der Unterscheidungskraft des Zeichens als beschreibend ist
daher vom Verständnis des Durchschnittskonsumenten auszugehen.
3.3 Es mag dahinstehen, ob Spezialisten, die bereits mit der Be-
schwerdeführerin oder ihrer deutschen Partnerin und ihren Produkten
in Berührung gekommen sind, das Zeichen als Einheit auffassen. Die
insoweit bestehende Intention der Beschwerdeführerin ist irrelevant,
da es allein auf die Perzeption der relevanten Verkehrskreise und
vorliegend damit auch jener des Durchschnittskonsumenten ankommt.
Auch von diesen, macht die Beschwerdeführerin geltend, werde das
angemeldete Zeichen als Einheit aufgefasst (Beschwerdeschrift
Ziff. 2.3). Dem kann sich das Gericht nicht anschliessen. Der
unbefangene Konsument sucht in einer Bezeichnung stets einen
bekannten Bedeutungsgehalt. Da das Zeichen SWISTEC als Einheit
für ihn keinen eigenen Bedeutungsgehalt aufweist, wird der
Konsument in einem nächsten Schritt versuchen, sich aus den Teilen
des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von einem reinen
Fantasienamen ausgeht.
3.4 Das Zeichen lässt sich sprachlich in SWI-STEC, SWIST-EC oder
SWIS-TEC aufgliedern. Eine Aufgliederung verbietet sich hier, anders
als bei DYSTAR (RKGE vom 14. Juli 1999 in: sic! 5/1999 559 E. 5
Dystar), nicht, weil es sich um die einzige sinngebende Lesart des
Zeichens handelt. Von allen drei genannten Aufgliederungsmöglichkei-
ten ist SWIS-TEC am naheliegendsten. SWI-STEC ist bedeutungslos;
dass SWIST-EC zum Beispiel für ein Unternehmen an der Swist und
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Dienstleistungen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, die eng-
lisch EC abgekürzt würden, stehen könnte, ist ein Rückschluss, den
der schweizerische Konsument und auch der Spezialist in Unkenntnis
des Baches Swist nicht ziehen kann.
Der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die Regeln der Silben-
trennung (sinngemäss: trenne nie "st", denn es tut ihm weh) vermag
nicht zu überzeugen. Soweit nämlich der Wortsinn etwas anderes
vorgibt (Haustür, Glasteller etc.), wird auch die Buchstabenkombina-
tion "st" getrennt.
Die Beschwerdeführerin wendet weiter ein, dass nicht von einer Muti-
lation des Adjektivs SWISS auszugehen sei (so aber die Vorinstanz in
der Verfügung vom 15. Februar 2008, Ziff. 10), da es sich um die
einheitliche Bezeichnung SWISTEC und nicht die Wortverbindung aus
SWISS, mutiliert zu SWIS, und TEC handele. Gemeint ist damit, dass
der Zeichenbestandteil SWIS gar keine eigenständige Bedeutung
habe und deswegen nicht als eigenständiger Teil einer Wortverbindung
tauge. Zur Begründung führt sie an, dass noch 1995 die Marke SWIS
eingetragen werden konnte und nicht mit dem englischen Adjektiv
SWISS in Verbindung gebracht wurde. Wie die von der Vorinstanz
erwähnte Praxisänderung vermuten lässt, sind seit 1995 keine Wort-
marken eingetragen worden, die die Vorsilbe SWIS ohne Einschrän-
kung auf Produkte schweizerischer Herkunft enthalten. Das Vorhan-
densein dieser Einschränkung sogar in noch älteren Eintragungen
zeigt, dass auch vor 1995 in der Regel angenommen wurde, die Silbe
SWIS könne mit der Schweiz in Verbindung gebracht werden. Zudem
besteht ein Unterschied zwischen dem alleinstehenden Zeichen SWIS
einerseits und der Silbe SWIS als Bestandteil und in herkunftsbe-
zeichnender Bezugnahme auf einen Sachbegriff (SWISNET, SWIS-
TRAIN) andererseits. Das Zeichen ist daher als Wortkombination aus
SWIS und TEC anzusehen.
3.5 Bei einzelner Betrachtung der Bestandteile der Wortkombination,
würde die Mutilation des Wortes SWISS durch das weggelassene S
nicht die für die Schutzfähigkeit erforderliche Kennzeichnungskraft
begründen. Unbestritten ist, dass der zweite Markenbestandteil "TEC"
im Sinne von "technologisch" oder "technisch" verstanden wird. Das
Gericht teilt die Auffassung der Vorinstanz (Verfügung vom 15. Februar
2008, Ziff. 11), wonach der Bestandteil "SWIS" eine (wenn auch sehr
geringfügige) Mutilation des englischen Begriffs "swiss" ist. Phonetisch
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ist der Markenbestandteil "SWIS" identisch mit dem englischen Wort
"swiss". Auch die Betonung bleibt unverändert. Das Weglassen des
Buchstabens "S" führt auch optisch nur zu einem minimalen
Unterschied, der besonders erst dann auffällt, wenn "swiss" in
korrekter Schreibweise danebengesetzt wird. Im Übrigen gilt der
Grundsatz, wonach das sprachregelwidrige Weglassen oder Ersetzen
einzelner, nicht ausgesprochener Buchstaben den Gesamteindruck in
der Regel nicht verändert (BGE vom 13. Oktober 2004 in: sic! 5/2005
366 E. 2.4 Micropor; RKGE vom 16. Januar 2004 E. 5 valswiss; WILLI,
a.a.O., Art. 2 N. 96 mit Hinweisen).
Der Hinweis der Beschwerdeführerin, dass die Mutilation von geogra-
phischen Bezeichnungen unüblich sei, entspricht nicht den Tatsachen.
Mindestens sieben Anmeldungen mit dem Bestandteil SWIS in der
Schweiz sowie Marken wie DANHAUS (Deutsches Markenregister Nr.
39516938.0 für Häuser dänischen Typs), SWEDBANK (Nr. 429137 für
eine schwedische Bank) sprechen eine andere Sprache.
3.6 Das Zeichen ist in Bezug auf die beanspruchten Waren- und
Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 beschreibend. Die Silbe
SWIS deutet auf die Schweiz und mit der Silbe TEC auf Technik und
Technisches hin, ebenso wie das Zeichen AMERICAN BEAUTY als
Hinweis auf Schönheitspflegeprodukte amerikanischer Herkunft ver-
standen wurde (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7406/2006
vom 1. Juni 2007 E. 3.1.3 American Beauty). Für den Laien sind die
von der Beschwerdeführerin hergestellten spezialisierten Waren und
die von ihr angebotenen Dienstleistungen als Technik oder Technolo-
gie zu qualifizieren, auch wenn diese Beschreibung aus Sicht des
Spezialisten zu kurz greift. Die englischen Begriffe versteht der Durch-
schnittkonsument ohne Mühe, unabhängig davon, welcher Mutter-
sprache er oder sie ist. In dieser für den Durchschnittskonsumenten
einzig sinnmachenden Lesart ist das Zeichen beschreibend. Ohne
Gedankenaufwand gelangt der Konsument zu dem zutreffenden
Schluss dass technische Waren in der Schweiz hergestellt bzw.
Dienstleistungen von der Schweiz aus erbracht werden (vgl. in Bezug
auf Schönheitspflegeprodukte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7406/2006 vom 1. Juni 2007 E. 3.1.3 American Beauty). Der Sinnge-
halt des Zeichens ist offensichtlich und anders als etwa im Fall
SWISSLINE (BGE vom 10. September 1998 in: sic! 1/1999 30 E. 4)
nicht mehrdeutig und deswegen nicht markenfähig.
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4.
Die Beschwerdeführerin macht einen Anspruch auf Gleichbehandlung
geltend und verlangt, dass ihr Zeichen zumindest aufgrund früherer
Eintragungen von vergleichbaren Marken durch die Vorinstanz
einzutragen sei (vgl. zu Voreintragungen Bundesverwaltungsgericht
B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 Chocolat Pavot).
Auf das von der Beschwerdeführerin herangezogene Zeichen SWIS
(Nr. 416492) wurde bereits eingegangen. Da die Eintragung bereits
lange Zeit zurückliegt und die Vorinstanz bezüglich dieser
Buchstabenfolge eine Praxisänderung vorgenommen hat, kann die
Beschwerdeführerin aus dieser Voreintragung nichts zu ihren Gunsten
ableiten. Wegen eines fehlenden zweiten Wortbestandteils bei der
Bezeichnung SWIS (TEC, LINE etc.) ist eine Vergleichbarkeit der
Zeichen ohnehin nicht gegeben.
4.1 Die Beschwerdeführerin stützt sich weiterhin vor allem auf einen
Vergleich von SWISTEC mit dem Zeichen (Nr. 490611 für Autoteile):
Sie behauptet, dass nur die typographische Ausgestaltung, insbeson-
dere des Buchstaben "w" die Zeichen voneinander unterscheide und
sie daher vergleichbar seien (Beschwerdeschrift Ziffer 2.82). Die Vorin-
stanz geht hingegen davon aus, dass gerade die typographische Aus-
gestaltung einen Vergleich der Zeichen ausschliesse (Verfügung vom
15. Februar 2008, Ziffer 17). Gerade im Markenrecht ist der Grundsatz
der Gleichbehandlung mit Zurückhaltung anzuwenden, weil bei Marken
selbst geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Unterscheidungs-
kraft von erheblicher Bedeutung sein können (Urteil des Bundesge-
richts 4A. 13/1995 vom 20. August 1996, in: sic! 2/1997 161 E. 5c Elle;
RKGE in: sic! 2/2004 97 E. 11 Ipublish; Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 9 Pirates of the
Caribbean). Es muss sich für eine Vergleichbarkeit allerdings nicht um
die gleichen Waren oder Dienstleistungen handeln (RKGE in sic!
7/8/2004 753 E. 8 Swiss Business Hub). Ein Zeichen kann mitunter
auch durch eine graphische Gestaltung (Schriftzug, Umrahmung oder
Beschränkung auf eine Farbe) zu einem insgesamt schutzfähigen Zei-
chen kombiniert werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.5 Chocolat Pavot mit
Hinweisen). Vorliegend weist das Zeichen SWISSTEC (Nr. 490611)
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eine typographische Gestaltung auf, die es unmöglich macht, die
beiden Zeichen überhaupt miteinander zu vergleichen. Die von der
Beschwerdeführerin herbeigezogene Literatur (WILLI, a.a.O. Art. 2
N. 97 und 98) bezieht sich darauf, ob durch Mutilation die Unterschei-
dungskraft begründet bzw. gestärkt werden kann, nicht aber auf die
Vergleichbarkeit zweier Zeichen im Rahmen einer Gleichbehandlungs-
prüfung. Bei der Vergleichbarkeit ist nicht nur auf die Schreibweise und
die Aussprache, welche hier in der Tat identisch ist, sondern auf das
Zeichen als Ganzes abzustellen. Die bei dem Zeichen SWISSTEC vor-
genommene typographische Ausgestaltung unterstützt in besonderem
Masse die Wiedererkennbarkeit. Daher können die beiden Zeichen
nicht miteinander verglichen werden.
4.2 Die Beschwerdeführerin stützt sich ausserdem auf weitere Mar-
ken, die den Bestandteil SWISS und ein weiteres Element enthalten.
Soweit es sich um Wortbildmarken handelt, K SWISS (Nr. 547457) und
SWISS TIMING (Nr. 514931), hält die Beschwerdeführerin den figurati-
ven Bestandteil für weniger kennzeichnungskräftig als die Mutilation
des von ihr beantragten Zeichens. Diese Wortbildmarken können nicht
zum Vergleich herangezogen werden, da sie entgegen der vorerwähn-
ten Rechtsprechung gerade weitere unterscheidungskräftige Merkmale
gegenüber einer reinen Wortmarke enthalten und deshalb im Rahmen
der Gleichbehandlungsprüfung nicht als vergleichbar anzusehen sind.
Auch in Bezug auf die weiteren angeführten Marken kann die
Beschwerdeführerin aus dem Anspruch auf Gleichbehandlung nichts
zu ihren Gunsten ableiten.
5.
Die Beschwerdeführerin vertritt im Übrigen den Standpunkt, dass ihr
Zeichen über eine zumindest minimale Kennzeichnungskraft verfüge.
Es handle sich folglich um einen Grenzfall, der gemäss bundesge-
richtlicher Praxis einzutragen sei. Das Bundesgericht trägt im Rahmen
der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe gemäss Art. 2 Bst. a
MSchG Zweifelsfälle ein, zumal im Streitfall die Überprüfung eingetra-
gener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt (BGE 103 Ib
268 E. 3b RED & WHITE; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 4.4 und 6.4 Mobility; RKGE
vom 16. Januar 2004 E. 10 valswiss mit Hinweisen). Obwohl es sich
um eine Wortverbindung mit Mutilation handelt, lässt sich dem Zeichen
SWISTEC offensichtlich und unmittelbar der Sinngehalt "technische
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Waren oder Dienstleistungen aus der Schweiz" entnehmen (vgl.
E. 3.3). Auch steht bezüglich der in Frage stehenden Waren und
Dienstleistungen der Gemeingutcharakter der Marke ausser Zweifel.
Es liegt somit kein Grenzfall vor, der nach bundesgerichtlicher Praxis
einzutragen wäre.
6.
Die Beschwerdeführerin hat darüber hinaus angeführt, dass bei der
handelsregisteramtlichen Eintragung der Firma SWISTEC AG, bei der
ebenfalls die Unterscheidungskraft geprüft werde, kein reiner
Sachbegriff beanstandet wurde (Beschwerdeschrift Ziff. 2.9). Aus der
von beiden Parteien bemühten Bundesgerichtsentscheidung BGE 101
Ib 363 lässt sich jedenfalls nicht ableiten, dass die handelsregister-
amtliche Prüfung präjudizierend für die markenrechtliche ist. Aus dem
Bundesgerichtsentscheid ergibt sich auch nicht, dass die handelsre-
gisteramtliche Prüfung der Unterscheidbarkeit nach denselben,
vergleichsweise strengeren Kriterien des Markenrechts vorgenommen
wird. Der Einwand der Beschwerdeführerin vermag daher die
Einordnung des Zeichens als beschreibend nicht abzuwenden.
7.
Hilfsweise beantragt die Beschwerdeführerin, die Eintragung mit dem
eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorzunehmen.
Sie macht geltend, dass diese Einschränkung dazu führe, dass das
verbleibende Segment von Waren und Dienstleistungen nur von Fach-
kreisen, nicht aber von Durchschnittskonsumenten wahrgenommen
werde. Für diese habe das beantragte Zeichen Unterscheidungskraft,
da die Produkte der deutschen Partnerfirma bekannt seien. Der
Sperrbereich einer Marke beschränkt sich indessen nicht nur auf den
effektiv bearbeiteten Markt. Er ist erweitert und erfasst gleichartige
Waren und Dienstleistungen. Der Schutz einer Marke erstreckt sich
nach dem Willen des Gesetzgebers auch auf Nachbarmärkte und
berücksichtigt das vorhandene Umstellungspotenzial (MARBACH, a.a.O.,
S. 9). Dies muss insbesondere gelten, wenn der Gesuchsteller zwar
bereits auf anderen Märkten tätig ist, das Zeichen aber nur für einen
Ausschnitt seiner Produktpalette beantragt.
Die Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auf
Fernwirk- und Rundsteueranlagen erhöht in diesem Fall die Unter-
scheidungskraft des Zeichens nicht. In besonderen Konstellationen
kann ein Zeichen für bestimmte Unterbegriffe im Waren- und Dienst-
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leistungsverzeichnis unterscheidungskräftig und für andere unter dem-
selben Oberbegriff beschreibend sein (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2 N 13). In
diesen Fällen kann es nützlich sein, um das Eingreifen absoluter
Schutzhindernisse zu vermeiden, im Waren- und Dienstleistungs-
verzeichnis auf die Beanspruchung des Oberbegriffes und bestimmter
Unterbegriffe zu verzichten, wenn es aufgrund von Produktions-
bedingungen und anderer äusserer Umstände ohnehin unwahr-
scheinlich ist, dass die Markenführung jemals auf diese Waren oder
Dienstleistungssegmente ausgedehnt wird. Bei einem so allgemein
gehaltenen Zeichenbestandteil wie TEC bleibt die Einschränkung des
Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses jedoch wirkungslos. Die
Beschwerde ist daher vollumfänglich abzuweisen.
8.
Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierig-
keit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der
Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des
Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädi-
gungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE], SR 173.320.2).
Bei Markeneintragungsverfahren geht es um Vermögensinteressen.
Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4
VGKE). In Markeneintragungsverfahren ist das Interesse der be-
schwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung
und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung
der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer
streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum
nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.- bis Fr. 100'000.- festzulegen
(BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen Turbinenfuss). Von diesem
Streitwert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Demnach
ist der Beschwerdeführerin eine Spruchgebühr von Fr. 2'500.-- aufzu-
erlegen (Art. 63 Abs. 1 S. 1 VwVG, Art. 4 VGKE), welche mittels des
geleisteten Kostenvorschusses zu decken ist. Ein Anspruch auf
Parteientschädigung fällt ausser Betracht (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7
VGKE).
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 3'500.- verrechnet. Der Restbetrag wird der Beschwerdeführerin
nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils überweisen.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstat-
tungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 57885/2007; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichts-
urkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Miriam Sahlfeld
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14 Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand: 26. November 2008
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