Abtei lung II
B-1729/2009
{T 1/2}
U r t e i l v o m 7 . J u l i 2 0 0 9
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Marc Steiner,
Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.
Biotech International, 305, Allées de Craponne,
FR-13300 Salon de Provence,
vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur.
Sabine Simkhovitch-Dreyfus, Cabinet Mayor Avocats,
6, rue Eynard, 1205 Genf,
Beschwerdeführerin,
gegen
Franz Sutter, 3806 Bönigen b. Interlaken,
vertreten durch Fürsprecher Prof. Dr. iur. Eugen Marbach,
Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16 A,
3007 Bern,
Beschwerdegegner,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Verfügung vom 13. Februar 2009 betreffend EP Patente
Nr. 01100395-96; Widerruf der Eintragung einer
ausschliesslichen Lizenz.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-1729/2009
Sachverhalt:
A.
Am 8. Oktober 2001 räumte der Beschwerdegegner der Beschwerde-
führerin in einem Lizenzvertrag eine exklusive Lizenz an zwei Patenten
im Zusammenhang mit Zahnimplantaten ein, die auf seinen Namen im
Schweizerischen Patentregister registriert sind. Der Vertrag gibt bei-
den Seiten das Recht, das Vertragsverhältnis im Fall schwerer Ver-
tragsverletzungen ("significant contract violations") zu kündigen. Als
Beispiel einer solchen schweren Vertragsverletzung erwähnt er unter
anderem das Nichteinhalten der Zahlungsfristen für die vierteljährlich
zu entrichtenden Lizenzgebühren.
B.
Im April 2008 erinnerte der Beschwerdegegner die Beschwerdeführe-
rin in mehreren Schreiben und unter Ansetzung von Nachfristen an
eine fällige Lizenzgebühr. Mit Schreiben vom 28. April 2008 forderte er
sie auf, die Zahlung bis zum 6. Mai 2008 zu leisten, und drohte, dass
er die Erfüllung des Vertrages sonst einstellen und Schadenersatz gel-
tend machen werde.
C.
Die Beschwerdeführerin beauftragte am 30. April 2008 ihre französi-
sche Bank, den gemahnten Betrag zu überweisen. Die Zahlung wurde
jedoch erst nach Ablauf der Nachfrist, am 7. Mai 2008, auf dem
schweizerischen Konto des Beschwerdeführers gutgeschrieben. Mit
Schreiben vom 8. Mai 2008 trat der Beschwerdegegner vom Lizenz-
vertrag zurück und kündigte diesen zugleich mangels pünktlicher Be-
zahlung der Lizenzgebühr. In der weiteren Diskussion zwischen den
Parteien bestritt die Beschwerdeführerin eine gültige Auflösung des
Vertrags und hielt am Bestehen ihrer Exklusivlizenz fest.
D.
Am 28. Januar 2009 beantragte die Beschwerdeführerin beim Eidge-
nössischen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz"), ihre exklusi-
ve Lizenz zulasten der lizenzierten Patente im Patentregister vorzu-
merken. Die Vorinstanz verfügte die Vormerkungen am 29. Januar
2009. Sie vollzog sie am 30. Januar 2009 im Register.
E.
Mit Schreiben vom 6. Februar 2009 ersuchte der Beschwerdegegner
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die Vorinstanz um Wiedererwägung und Widerruf, eventuell Löschung
der beiden Vormerkungen. Zur Begründung führte er aus, dass die Li-
zenz mit der Auflösung des Lizenzvertrages untergegangen sei.
F.
Die Vorinstanz hiess dieses Gesuch mit Verfügung vom 13. Februar
2009 im Hauptpunkt gut und verfügte den Widerruf der Vormerkungen,
die sie im Register auch gleichentags löschte. Zur Begründung führte
sie aus, die vom Beschwerdegegner vorgebrachten Tatsachen liessen
darauf schliessen, dass der Lizenzvertrag nicht rechtswirksam sei. In
Kenntnis dieser Sachlage hätte sie die Eintragung nicht vorgenom-
men.
G.
Die Beschwerdeführerin führte am 17. März 2009 gegen diesen Wider-
ruf Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und beantragte:
„1. Die Zulässigkeit der vorliegenden Beschwerde, welche fristgemäss bei
der zuständigen Instanz eingereicht wurde, sei zu bestätigen.
2. Der beanstandeten Verfügung vom 13. Februar 2009 sei die aufschie-
bende Wirkung anzuerkennen
3. Die vorliegende Beschwerde sei gutzuheissen.
4. Die Verfügung des Eidgenössischen Institutes für geistiges Eigentum
vom 13. Februar 2009 in obenerwähnter Angelegenheit sei aufzuheben.
5. Das Wiedererwägungsgesuch von Herrn Sutter vom 6. Februar 2009 sei
abzuweisen.
6. Die Eintragung der exklusiven Lizenz zu Gunsten von Biotech bei den
EP Patenten Nr. 01100395/01100396 sei zu bestätigen, und die Lizenz
– falls gelöscht – wieder einzutragen.
7. Der Beschwerdegegner sei zur Übernahme der Gerichts- und Anwalts-
kosten der Beschwerde zu verurteilen.
8. Allfällige andere Anträge des Beschwerdegegners seien abzuweisen.“
Zur Begründung führte sie aus, der Beschwerdegegner beabsichtige
den Abschluss neuer Lizenzverträge, weshalb sie die Eintragung ihrer
Lizenz zur Wahrung ihrer Rechte veranlasst habe. Die Vertragskündi-
gung sei missbräuchlich erfolgt, da sie erst ausgesprochen wurde, als
das Geld eingetroffen war, und weil keiner der im Vertrag genannten
"significant contract violations" erfüllt sei. Auch sei die Wiedererwä-
gung der Vorinstanz zu Unrecht erfolgt, da Art. 106 der Patentverord-
nung (SR 232.141, PatV) dafür eine ausdrückliche Verzichtserklärung
oder ein anderes gleichwertiges Dokument voraussetze, und weil eine
ausdrücklich bestrittene und einseitige Willenserklärung den Beweis-
wert einer beidseitig unterzeichneten Urkunde nicht aufhebe.
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H.
Am 24. März 2009 verfügte das Bundesverwaltungsgericht die vorläufi-
ge Wiedereintragung der Lizenz ins Patentregister bis zum rechtskräf-
tigen Abschluss des Beschwerdeverfahrens, was die Vorinstanz am
1. April 2009 vollzog. Am 30. März 2009 überwies die Vorinstanz zu-
dem das Wiedererwägungsgesuch des Beschwerdegegners vom
6. Februar 2009 ans Bundesverwaltungsgericht mit dem Hinweis, dass
diese Eingabe möglicherweise als Beschwerde gegen den Register-
eintrag vom 28. Januar 2009 angesehen werden könne.
I.
Der Beschwerdegegner ersuchte mit Schreiben vom 24. und 31. März
2009 um ein beschleunigtes Verfahren, Akteneinsicht und baldige
Fristansetzung zur Beschwerdeantwort. Der strittige Registereintrag
wirke sich für ihn "äusserst negativ" aus.
J.
Mit Beschwerdeantwort vom 11. Mai 2009 beantragte der Beschwer-
degegner, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge ab-
zuweisen. Eventualiter sei die Beschwerdeführerin zu verpflichten, un-
ter Androhung der Löschung des Registervermerks im Unterlassungs-
fall, binnen gerichtlich zu bestimmender Frist eine Sicherheitsleistung
von mindestens Fr. 500'000.- zu leisten. Zur Begründung machte er
geltend, dass im Gesetz nur lückenhaft geregelt sei, ob ein Lizenzneh-
mer nach Beendigung des Lizenzvertrags noch die Vormerkung seiner
Lizenz verlangen könne. Doch dürfe eine solche Eintragung die zivil-
rechtliche Auseinandersetzung zwischen den Parteien nicht präjudizie-
ren, weshalb die Vorinstanz den Lizenzeintrag zurecht widerrufen
habe. Die von der Beschwerdeführerin gewollte Registersperre sei
vom Zivilrichter zu erlassen. Da es nicht um einen Antrag des Patent-
inhabers auf Löschung von eingetragenen Drittrechten im Sinne von
Art. 106 PatV gehe, berufe sich die Beschwerdeführerin zu Unrecht
auf diese Bestimmung. Da dem Beschwerdegegner ein grosser Scha-
den drohe, sei die Beschwerdeführerin eventualiter, in analoger An-
wendung von Art. 79 Abs. 1 des Patentgesetzes (SR 232.14, PatG),
zur Leistung einer angemessenen Sicherheit zu verpflichten.
K.
Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 3. Juni 2009 die
Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge. Verfügungen seien
grundsätzlich widerrufbar und die Voraussetzungen dafür vor Eintritt
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der formellen Rechtskraft der Verfügung weniger streng zu beurteilen.
Hätte die Vorinstanz gewusst, dass der Beschwerdegegner das Beste-
hen der Lizenz bestreitet, hätte sie diesen angehört und von einer Vor-
merkung abgesehen. Zwar habe die Vorinstanz im Spannungsverhält-
nis zwischen Inhaber und Lizenznehmer nicht abschliessend über die
Wirksamkeit des einer Lizenz zugrundeliegenden Rechtsgeschäfts zu
befinden, doch dürfe sie den vorgelegten Unterlagen keinen genügen-
den Beweiswert im Sinne von Art. 105 Abs. 2 PatV zumessen, wenn
diese zu Zweifeln an der Gültigkeit der Lizenz Anlass böten. Vielmehr
seien die Voraussetzungen für die Registeränderung in diesem Fall in
einem kontradiktorisch geführten Verfahren zu ermitteln. Dass ein sol-
ches im vorliegenden Fall trotz des bereits acht Jahre zurückliegenden
Vertragsschlusses unterblieben sei, bedeute einen schwerwiegenden
Verfahrensfehler und rechtfertige die Rückgängigmachung des Ein-
trags.
L.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwal-
tungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwer-
den gegen Verfügungen der Vorinstanz in Patentsachen zuständig (Art.
31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzli-
chen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
(VwVG, SR 172.021) eingereicht, und der einverlangte Kostenvor-
schuss wurde rechtzeitig geleistet. Als Verfügungsadressatin ist die
Beschwerdeführerin zur Erhebung legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die
Beschwerde ist darum einzutreten.
1.2 Anfechtungsobjekt ist die Widerrufsverfügung der Vorinstanz vom
13. Februar 2009. Gegen ihre Verfügung vom 29. Januar 2009 hat der
Beschwerdegegner keine Beschwerde erhoben; die Vorinstanz hat sei-
ne Eingabe vom 6. Februar 2009 aufgrund der darin gestellten Haupt-
anträge zurecht als Wiedererwägungsgesuch und nicht als Beschwer-
de entgegengenommen. Aufgrund der von ihr gewährten Wiedererwä-
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gung wie auch im Fall einer allfälligen Gutheissung der vorliegenden
Beschwerde durch das Bundesverwaltungsgericht wäre eine solche
Beschwerde zudem gegenstandslos geworden (Art. 58 Abs. 3 VwVG,
vgl. Art. 8 Abs. 1 und 2 VwVG). Darum besteht kein Anlass, das Wie-
dererwägungsgesuch vom 6. Februar 2009, wie es die Vorinstanz vor-
schlägt, zusätzlich als Beschwerde entgegenzunehmen.
Zu prüfen ist damit die Widerrufsverfügung vom 13. Februar 2009.
2.
2.1 An die Zulässigkeit des Widerrufs einer nicht rechtskräftig gewor-
denen Verfügung werden in der Regel geringe Anforderungen gestellt.
Grundsätzlich darf eine Behörde, ohne dass besondere Voraussetzun-
gen erfüllt sein müssen, auf eine unangefochtene Verfügung zurück-
kommen, solange die Rechtsmittelfrist nicht abgelaufen ist (Art. 58
Abs. 1 VwVG, BGE 121 II 277 E. 1a mit Hinweisen, VERA MARANTELLI-SO-
NANINI, Einführung in das öffentliche Recht, Band II, Bern 2005, S. 65,
ANDREA PFLEIDERER, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger,
VwVG – Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren, Zürich 2009, Art. 58, Rn. 16, ANNETTE GUCKELBERGER, Der Wi-
derruf von Verfügungen im schweizerischen Verwaltungsrecht, ZBl
2007, 309 ff.). Demgegenüber können formell rechtskräftige Verfügun-
gen nur unter bestimmten Voraussetzungen widerrufen werden. Na-
mentlich ist, falls keine spezialgesetzliche Bestimmung zur Anwen-
dung gelangt, eine Abwägung zwischen dem Interesse an der richti-
gen Anwendung des objektiven Rechts einerseits und dem Rechtssi-
cherheits- oder Vertrauensschutzinteresse andererseits durchzuführen
(MARANTELLI-SONANINI, a.a.O., S. 66 f., PFLEIDERER, a.a.O., Art. 58, Rn. 19,
GUCKELBERGER, a.a.O., S. 303 f.; BGE 134 V 261 E. 2.2, 119 Ia 310
E. 4c).
2.2 Vorliegend hat die Vorinstanz ihre Verfügung vom 29. Januar 2009
noch während der Rechtsmittelfrist am 13. Februar 2009 widerrufen
(Art. 50 Abs. 1 VwVG). Zugleich hat sie aber beide Verfügungen kurz
nach ihrem Erlass vollzogen, nämlich die Vormerkungen am Tag nach
der ersten Verfügung im Register eingetragen und am Datum der zwei-
ten Verfügung wieder aus dem Register gelöscht. Die Rechtswirkun-
gen der Vormerkungen und ihrer Löschung gemäss Art. 34 Abs. 3
PatG und Art. 105 PatV traten damit ungefähr gleichzeitig ein, wie die
sie anordnenden Verfügungen eröffnet wurden. Nun realisierte der
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Vollzug dieser Löschungen das Interesse der Beschwerdeführerin am
Vertrauensschutz gegenüber dem bisherigen Registerwortlaut aber of-
fensichtlich stärker als dies sonst mit dem Eintritt der Rechtskraft der
ersten Verfügung der Fall gewesen wäre, ab welchem Moment die In-
teressenabwägung nach ständiger Praxis zu prüfen ist. Die widerrufe-
ne Verfügung kann darum nicht mit Verfügungen verglichen werden,
die während der Dauer ihrer Anfechtbarkeit keine Rechtswirkung ent-
falten, nicht vollzogen werden und frei widerrufen werden können.
Nachdem die Vorinstanz den Schwebezustand der widerrufenen Verfü-
gung durch den Vollzug der Vormerkungen beendet, entsprechende
Rechtswirkungen herbeigeführt und bei der Beschwerdeführerin und
dem das Register konsultierenden Teil der Öffentlichkeit Erwartungen
geweckt hatte, war auf die Prüfung der Widerrufbarkeit der Verfügung
und auf die dafür erforderliche Interessenabwägung nicht mehr zu ver-
zichten.
Die angefochtene Verfügung äussert sich nur im Rahmen des Eintre-
tens auf das Wiedererwägungsgesuch zur Widerrufbarkeit der ersten
Verfügung und wägt die involvierten Interessen nicht ab. Auch wenn
die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung erwähnt, dass das Interesse
des Beschwerdegegners angesichts der – ihr zufolge – nachträglich
festgestellten Unrichtigkeit der Eintragung, unterbliebenen Anhörung
des Beschwerdegegners und ihm gegenüber unterlassenen Eröffnung
der ersten Verfügung den Widerruf gerechtfertigt hätte, befasste sie
sich mit dem Interesse der Beschwerdeführerin an den Vormerkungen
unvollständig.
3.
Als erstes ist damit der Widerruf der Vormerkungen in einer Abwägung
der materiellen Rechtswirkungen derselben zu prüfen.
3.1 Art. 105 Abs. 1 Bst. d der Patentverordnung (PatV, SR 232.141)
sieht vor, dass eine Einräumung von Rechten am Patent, beispielswei-
se einer Lizenz, im Patentregister vorgemerkt werden kann. Art. 34
Abs. 3 PatG stellt klar, dass eine solche Vormerkung der Lizenz im Re-
gister nicht konstitutiv wirkt, sondern die Lizenz auch ohne Vormer-
kung bestehen kann. Eine Lizenz ist nach dieser Bestimmung gegen-
über einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent unwirksam,
wenn sie im Patentregister nicht vorgemerkt wurde. Daraus leitet die
überwiegende Lehre als Umkehrschluss ab, die Lizenz bleibe – entwe-
der als blosse Verwendungsbefugnis oder als realobligatorischer An-
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spruch – gegenüber jedem neuen Erwerber von Rechten am Patent
über den obligatorischen Lizenzvertrag hinaus wirksam, sofern dieser
Erwerber entweder nicht gutgläubig war oder die Lizenz im Register
vorgemerkt wurde (PETER HEINRICH, PatG/EPÜ Kommentar zum Schwei-
zerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des
Europäischen Patentübereinkommens, Zürich 1998, Rz. 34.10, ROLAND
VON BÜREN, Der Lizenzvertrag, in: Roland von Büren/Lucas David,
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR) Band
I/1, 2. Aufl. Basel 2002, S. 334, STEFANO CODONI, Zur Anwendbarkeit des
Grundsatzes des Vorranges der absoluten Rechte gegenüber den rela-
tiven Rechten im Immaterialgüterrecht und insbesondere im Urheber-
recht, SJZ 1999, S. 6, WERNER STIEGER, Zur Beendigung des Lizenzver-
trages nach schweizerischem Recht, sic! 1999, S. 7 f., CONRAD WEIN-
MANN, Die Rechtsnatur der Lizenz, Diss. Bern 1996, S. 146, RUDOLF E.
BLUM/MARIO M. PEDRAZZINI, Das Schweizerische Patentrecht, Kommentar
zum Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vom 25. Juni
1954, Band II, S. 407, differenziert: ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht,
3. Aufl. Basel 1983, S. 466 ff.). Nach einem Teil der Lehre soll Art. 34
Abs. 3 eingeschränkt interpretiert und die Wirksamkeit der Lizenz ge-
genüber Erwerbern nur bejaht werden, wenn diese im Register vorge-
merkt ist, ohne dass daneben auf den guten Glauben abzustellen ist
(MATTHIAS REY, Der Gutglaubenserwerb im Immaterialgüterrecht, Diss.
Bern 2009, S. 246, ROLAND FISCHER, Lizenzverträge im Konkurs, Bern
2008, S. 48 f., RETO HILTY, Lizenzvertragsrecht, Bern 2001, S. 323).
3.2 In der Lehre ist zudem umstritten, ob auch die Einräumung einer
Lizenz gegenüber einer Drittperson, die unvereinbar mit einer bereits
bestehenden Lizenz ist, unter Art. 34 Abs. 3 PatG falle oder ob nur
Nutzniessungen oder Pfandrechte nach dieser Bestimmung unwirksam
sein können. Wer die Lizenz als absolutes Recht versteht, möchte die
Bestimmung auf Drittlizenzen anwenden (WEINMANN, a.a.O., S. 188, VON
BÜREN, a.a.O., S. 336); während gegen ihre Anwendung ist, wer der
vorgemerkten Lizenz nur obligatorische Wirkung zuerkennt (REY,
a.a.O., S. 235, HILTY, a.a.O., S. 317).
Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin nach eigener Darstel-
lung vor allem um Vormerkung der Lizenz ersucht, um einer erneuten
Lizenzerteilung durch den Beschwerdegegner zuvorzukommen.
3.3 Beide Streitfragen waren in der schweizerischen Rechtsprechung
bisher nicht zu beantworten. Auch im vorliegenden Fall ist nicht zu ent-
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scheiden, wie es sich damit verhält. Denn die zitierte Literatur ist sich
darin einig, dass eine Vormerkung dem Lizenznehmer in jedem Fall ei-
nen besonderen materiellen Schutz gegenüber Erwerbern von Rech-
ten am Patent verschafft, auch wenn über den Typ und Umfang dieses
Schutzes keine Einhelligkeit besteht (z.B. HILTY, a.a.O., S. 325, WEIN-
MANN, a.a.O., S. 137, 188, VON BÜREN, a.a.O., S. 334, REY, a.a.O., S.
237). Von dieser Voraussetzung geht auch die Vorinstanz aus, wenn
sie in der Vernehmlassung ausführt, die Eintragung einer Lizenz in das
Register begründe subjektive Rechtsansprüche des eingetragenen Li-
zenznehmers. Gleiches behauptet sinngemäss der Beschwerdegeg-
ner, wenn er geltend macht, dass ihm aufgrund der Vormerkung ein
grosser Schaden drohe.
3.4 Allerdings ist zugleich davon auszugehen, dass mit einem Wegfall
der Lizenz wegen gültiger Vertragsauflösung, ungeachtet der Rechts-
natur der Lizenz und der Einordnung ihres besonderen Rechtsschut-
zes nach Art. 34 Abs. 3 PatG, stets auch der von dieser Bestimmung
verliehene Rechtsschutz dahinfällt, der Lizenznehmer sich also auf
materielle Rechtswirkungen seiner Vormerkung nicht zeitlich länger
berufen kann als der Rechtsgrund seiner Lizenz bejaht wird (HILTY,
a.a.O., S. 337, VON BÜREN, a.a.O., S. 382). Da die Vormerkung in Bezug
auf die Gültigkeit der Lizenz nur deklaratorische Wirkung entfaltet, ver-
körpert sie kein zusätzliches, unabhängiges Recht, sondern wird mit
ihr, in Abhängigkeit von der Gültigkeit der Lizenz, nur diese selbst
sanktioniert. Auch einer Klage des ausschliesslichen Lizenznehmers
nach Art. 75 Abs. 1 PatG, welche Bestimmung im vorliegenden Fall al-
lerdings nicht anzuwenden wäre (vgl. Art. 145 Abs. 2 PatG), kann die
Aufhebung des Lizenzvertrages entgegengehalten werden, da darauf
und nicht etwa in seiner Vormerkung sein Klagerecht beruht (vgl. Bot-
schaft zur Patentgesetzrevision, BBl 2006, 127; VON BÜREN, a.a.O., S.
334). Der Schutz von Art. 34 Abs. 3 PatG erweist sich also auch in ei-
nem Streit um die Gültigkeit der Lizenz, wie im vorliegenden Fall, aus-
schliesslich als materielles Sicherungsinstrument, das nicht über die
Lizenz hinausbestehen kann. Entgegen der kaum substantiierten Be-
hauptung des Beschwerdegegners droht ihm darum aus dem beson-
deren materiellen Rechtsschutz von Art. 34 Abs. 3 PatG ein Schaden
nur, wenn die Lizenz nach wie vor gültig ist und er Vertragsrücktritt und
Kündigung zu Unrecht erklärt hat. Dieser Schaden bestünde jedoch
unmittelbar in der von Art. 34 Abs. 3 PatG beabsichtigten Rechtswir-
kung, so dass ihn der Beschwerdegegner hinzunehmen hätte.
Seite 9
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3.5 Da dem Beschwerdegegner aus einer unrechtmässigen Eintra-
gung der Lizenz kein materieller Rechtsverlust droht, die Beschwerde-
führerin im Fall einer unrechtmässigen Nichteintragung aber einen sol-
chen erleiden kann, ist auch der Ansicht der Vorinstanz nicht zu fol-
gen, dass die Eintragung der Lizenz "unrichtig" gewesen sei, weil zwi-
schen den Parteien eine Meinungsverschiedenheit über die Gültigkeit
des Vertrags besteht, und dass die Beschwerdeführerin verpflichtet
war, die Vorinstanz über diese in Kenntnis zu setzen. Art. 105 PatV
verlangt nämlich mit Bezug auf die Vormerkung keine ausdrückliche
Zustimmung des Lizenzgebers, sondern lässt auch einen Lizenzver-
trag als Beweisurkunde genügen, der die Vormerkung gar nicht er-
wähnt. Die Beweisurkunde nach Art. 105 Abs. 2 PatV dient also nicht
bloss als widerlegbare Beweiserleichterung für die Zustimmung des Li-
zenzgebers zur Vormerkung, sondern als Beleg für das Bestehen der
Lizenz, die als solche den Anspruch des Lizenznehmers auf Vormer-
kung begründet (LUKAS BÜHLER/SONIA BLIND BURI, Entstehung des Pa-
tents, in: Roland von Büren/Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Im-
materialgüter- und Wettbewerbsrecht/SIWR, Band IV, Patentrecht und
Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sorten-
schutz, Basel 2006, S. 263).
3.6 Dieses Bestehen der Lizenz und somit die Gültigkeit des einge-
reichten Lizenzvertrags hat die Vorinstanz, worauf sie zurecht hin-
weist, auch materiell kursorisch zu prüfen und den Lizenzgeber zur
Stellungnahme einzuladen, wenn sich aus dem Vertrag oder den Um-
ständen Zweifel ergeben. Hierzu gehört zwar auch die Kontrolle, ob
der Vertrag eine Vormerkung im Register untersagt, was die Parteien
in Abweichung von Art. 105 PatV vereinbaren können (VON BÜREN,
a.a.O., S. 346). In dieser Hinsicht ist der Beschwerdeführerin aber zu-
gute zu halten, dass der Lizenzvertrag zwischen den Parteien vorlie-
gend unbestrittenermassen gültig zustande gekommen ist und jahre-
lang korrekt erfüllt wurde. Im Unterschied zur Registrierung einer
Schutzrechtsübertragung, die für den Veräusserer einen Rechtsverlust
bedeutet und darum seiner Zustimmung bedarf, wenn die schriftlichen
Unterlagen nicht eindeutig sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom
11. Juli 1994 4A.3/1994 E. 4 Thymogen; Entscheid der Eidgenössi-
schen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 24. Oktober
2006, veröffentlicht in sic! 2007 S. 454 E. 6 Markenübertragung), ist
das reine Sicherungsmittel der Vormerkung einer Lizenz bereits dann
gerechtfertigt, wenn die Lizenz unstrittig zustande kam und an ihrer
vom Lizenzgeber eingewendeten, seitherigen Aufhebung erhebliche
Seite 10
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Zweifel bestehen. Wie ausgeführt, bezweckt Art. 105 PatV unbescha-
det der Rechtsnatur der Lizenz die Sicherung berechtigter Ansprüche
des Lizenznehmers gegenüber Dritten. Dieser Schutz würde durch
überspitzte Anforderungen an den Nachweis des Weiterbestehens der
Lizenz illusorisch. Dem Lizenzgeber würde es sonst oft leicht fallen,
durch entsprechende Erklärungen und Vorbringen Zweifel an diesem
Weiterbestehen zu erwecken, um damit eine bessere Handelbarkeit
seines Schutzrechts und faktische Vorteile seiner übrigen Vertrags-
partner zu gewinnen.
Im vorliegenden Fall wurde die für die Gültigkeit des Vertragsrücktritts
und der Vertragskündigung kausale Zahlung der Lizenzgebühr fristge-
recht ausgelöst, dem Beschwerdegegner aber erst nach Ablauf der
Nachfrist gutgeschrieben. Bevor dispositive Geldleistungsregeln auf
diesen Zahlungsvorgang angewendet werden (z.B. Art. 77 Abs. 3 OR),
ist der Lizenzvertrag auszulegen und zu prüfen, ob der übereinstim-
mende Vertragswille der Parteien vom Zeitpunkt der Auslösung der
Zahlung bei der Bank des Lizenznehmers oder von ihrem Eintreffen
bei der Bank des Lizenzgebers ausgeht. Hierfür könnte zum Beispiel
von der in dieser Hinsicht nicht ganz eindeutigen Formulierung: "Within
the same period licensee has to make payment of the royalties due to
the licensor" im Vertrag ausgegangen werden (PETER GAUCH/WALTER R.
SCHLUEP, Schweizerisches Obligationenrecht, 9. Aufl. Zürich 2008, Rn.
2187, vgl. Rn. 2325; BERNHARD BERGER, Allgemeines Schuldrecht, Bern
2008, Rn. 1258). Diese materielle Beurteilung obliegt jedoch dem Zivil-
richter und ist im Verwaltungsverfahren nicht detailliert vorwegzuneh-
men (vgl. Entscheid des Bundesgerichts vom 23. Juli 1990, veröffent-
licht in PMMBl 1990 I 58, EUGEN MARBACH, Markenrecht, SIWR III/1, Ba-
sel 2009, Rn. 1746). Die Zweifel an der Aufhebung des Vertrages ge-
nügen darum im vorliegenden Fall, um die Lizenz im Register vorzu-
merken. Anders wäre zu entscheiden, wenn die Beschwerdeführerin
die Beendigung des Lizenzvertrags anerkannt hätte (VON BÜREN, a.a.O.,
S. 334).
3.7 Die Unsicherheit über die materielle Gültigkeit der Lizenz ist mit-
hin, unter Berücksichtigung des Interesses des Patentinhabers an der
freien Verfügbarkeit seines Patents einerseits, jedoch aufgrund des Si-
cherungsinteresses des Lizenznehmers gemäss Art. 34 Abs. 3 PatG
andererseits, kein hinreichender Grund, um die dem Lizenznehmer ge-
währten Vormerkungen von Lizenzen zu widerrufen.
Seite 11
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3.8 Da Art. 34 Abs. 3 PatG eine Vormerkungs- und faktische Verfü-
gungsbeschränkung gegenüber dem Patentinhaber notwendig impli-
ziert (vgl. E. 3.4 hiervor), ist auch dem Eventualantrag des Beschwer-
degegners nicht zu entsprechen, die Beschwerdeführerin zur Leistung
einer Sicherheit zu verpflichten. Die von ihm angeführte Bestimmung
von Art. 79 Abs. 1 PatG findet ohnedies nur im Massnahmeverfahren
Anwendung, weshalb das Eventualbegehren des Beschwerdegegners
abzuweisen ist.
4.
Zu keinem anderen Ergebnis führt ein Vergleich der registerrechtlichen
Auswirkungen der Vormerkung. Solange eine ausschliessliche Lizenz
im Register vorgemerkt ist, dürfen für das gleiche Patent keine Lizen-
zen vorgemerkt werden, die mit der ausschliesslichen Lizenz nicht ver-
einbar sind (Art. 105 Abs. 2 PatV). Von der Lehre wird diese Bestim-
mung einhellig als Ordnungsvorschrift bezeichnet, obwohl sie zur Fol-
ge hat, dass der zweite Lizenznehmer den Schutz nach Art. 34 Abs. 3
PatG nicht seinerseits erwerben kann (HILTY, a.a.O., S. 327, REY, a.a.O
S. 239, VON BÜREN, a.a.O., S. 334). Dem Lizenzgeber, der seinen Ver-
trag mit dem vorgemerkten Lizenznehmer für ungültig hält, bleibt es
unbenommen, weitere Lizenzen an seiner Erfindung zu erteilen oder
sein Patent zu veräussern. Dass ein Lizenznehmer oder Erwerber da-
mit, wie erwähnt, nach zum Teil umstrittener Ansicht einen Verlust sei-
ner Befugnis riskiert, falls die vorgemerkte Lizenz trotzdem Bestand
hat, ist als die Kehrseite des Sicherungsanspruchs des Lizenznehmers
hinzunehmen (Art. 34 Abs. 3 PatG). Dass die Beschwerdeführerin we-
gen ihrer Eintragung als Lizenznehmerin von der Vorinstanz in Kennt-
nis gesetzt wird, wenn der Beschwerdegegner auf das Patent verzich-
ten oder eine Jahresgebühr nicht bezahlen sollte (Rey, a.a.O., S. 239
f.), entspricht ebenfalls bloss diesem Sicherungszweck.
5.
Aus diesen Gründen ist die Beschwerde gutzuheissen, und die ange-
fochtene Widerrufsverfügung ist aufzuheben. Die Anweisung, die Vor-
merkung wieder einzutragen, erübrigt sich, da die Vormerkung super-
provisorisch bereits wieder eingetragen wurde. Bei diesem Ausgang
des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem unter-
liegenden Beschwerdegegner aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).
Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest-
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zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Vormerkung der
Patentlizenz dient der Sicherung von Vermögensinteressen, verschafft
aber keinen vermögensmässigen Anspruch. Die Gerichtsgebühr be-
misst sich darum nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE), der jedoch nicht
nach dem von der Beschwerdeführerin mit der lizenzierten Erfindung
erzielten Gewinn, sondern nach ihrem Sicherungsinteresse zu schät-
zen ist. In Anbetracht der registerlichen Vorteile, namentlich der Ver-
meidung eines Zivilprozesses für die Durchsetzung lizenzvertraglicher
Ansprüche, sind Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- angemessen (Art. 4
VKGE).
6.
Der Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung
zulasten des Beschwerdegegners zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
VwVG). Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht wor-
den, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachse-
nen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz
2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der genannten
Faktoren erscheint für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädi-
gung von Fr. 2'000.- (inkl. MWST) angemessen.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung vom 13. Feb-
ruar 2009 wird aufgehoben.
2.
Das Eventualbegehren des Beschwerdegegners um Anordnung einer
Sicherheitsleistung wird abgewiesen.
3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden dem Beschwerdegegner
auferlegt und sind innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des
vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die
Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post. Der ge-
leistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- wird der Beschwerdeführerin
nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils zurückerstattet.
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4.
Der Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin für das Beschwer-
deverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.- (inkl. MWST)
auszurichten.
5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstat-
tungsformular)
- den Beschwerdegegner (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. EP 01100395/6/muc; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17.
Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch-
tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerde-
führende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 10. Juli 2009
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