B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
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Abteilung II
B-174/2012
U r t e i l v o m 2 0 . D e z e m b e r 2 0 1 2
Besetzung
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.
Parteien
Akatis AG,
Gartenstrasse 4, 6304 Zug,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Kikinis,
Waffenplatzstrasse 10, 8002 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Novartis AG,
4002 Basel,
vertreten durch Schneider Feldmann AG,
Patent- und Markenanwälte,
Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 21. November 2011 im Widerspruchsverfah-
ren Nr. 11315 CH Nr. 572'629 Loyante/CH Nr. 601'617 So-
lante.
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Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest und erwägt,
dass die Beschwerdegegnerin gestützt auf ihre schweizerische Marke Nr.
572'629 Loyante am 14. September 2010 teilweise Widerspruch gegen
die Registrierung der schweizerischen Marke Nr. 601'617 Solante der Be-
schwerdeführerin eingereicht hat,
dass die Vorinstanz den teilweisen Widerspruch mit Entscheid vom
21. November 2011 gutgeheissen hat,
dass die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.- gemäss Ziffer 3 des genann-
ten Entscheids vom 21. November 2011 der Vorinstanz verblieb,
dass die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin gemäss Ziffer 4
des angefochtenen Entscheids vom 21. November 2011 eine Parteient-
schädigung von Fr. 1'800.- zu bezahlen hat,
dass die Beschwerdeführerin am 9. Januar 2012 gegen diesen Entscheid
beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben und in ihrem
Hauptbegehren beantragt hat, der Widerspruchsentscheid der Vorinstanz
vom 21. November 2012 sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu
Lasten der Beschwerdegegnerin – eventualiter zu Lasten der Vorinstanz
– aufzuheben,
dass die Beschwerdeführerin den mit Zwischenverfügung vom 12. Januar
2012 einverlangten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4000.- fristge-
recht bezahlt hat,
dass das vorliegende Beschwerdeverfahren mit Verfügung vom 29. März
2012 auf gemeinsames Begehren der Parteien zwecks Ausarbeitung
einer aussergerichtlichen Einigung sistiert wurde,
dass die Beschwerdegegnerin dem Bundesverwaltungsgericht mit
Schreiben vom 10. Oktober 2012 mitgeteilt hat, die Parteien hätten sich
inzwischen aussergerichtlich geeinigt und eine von beiden Parteien un-
terzeichnete Abgrenzungsvereinbarung eingereicht hat,
dass die Beschwerdegegnerin das Bundesverwaltungsgericht im soeben
genannten Schreiben vom 10. Oktober 2012 ersucht hat, für eine teilwei-
se Löschung der angefochtenen Marke bei der Vorinstanz besorgt zu
sein,
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dass das Bundesverwaltungsgericht die Abgrenzungsvereinbarung zwi-
schen den Parteien vom 4. Oktober 2012 mit Schreiben vom 25. Oktober
2012 an die Vorinstanz gesandt hat mit dem Ersuchen die schweizerische
Marke Nr. 601'617 Solante in Klasse 5 gemäss Ziffer 2 der Abgrenzungs-
vereinbarung einzuschränken,
dass die Vorinstanz gegenüber dem Bundesverwaltungsgericht am
28. November 2012 bestätigt hat, die entsprechende Änderung im Mar-
kenregister vorgenommen zu haben,
dass die Beschwerdegegnerin gemäss Ziffer 6 der Abgrenzungsvereinba-
rung vom 4. Oktober 2012 die vorliegende Beschwerde "in diesem einge-
schränkten Schutzumfang" der angefochtenen Marke anerkennt, sobald
die genannte Teillöschung im Markenregister erfolgt sei,
dass die Parteien in Ziffer 6 der Abgrenzungsvereinbarung beantragen,
das vorliegende Beschwerdeverfahren sei als durch Vergleich erledigt
abzuschreiben, sobald die vorstehende Einschränkung der schweizeri-
schen Marke Nr. 601'617 Solante in Klasse 5 im Markenregister eingetra-
gen ist,
dass die Parteien in Ziffer 14 der Abgrenzungsvereinbarung vom 4. Okto-
ber 2012 vereinbart haben, sie verzichteten für die Widerspruchs- und
Beschwerdeverfahren gegenseitig auf sämtliche Partei- und Prozessent-
schädigungen, wobei mit Bezug auf die bereits angefallenen bzw. ent-
standenen Kosten und Entschädigungen von den Parteien vereinbart
wurde, die Beschwerdegegnerin verzichte insbesondere auf die im Wi-
derspruchsverfahren Nr. 11315 zuerkannte Parteientschädigung und tra-
ge die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.-,
dass die Parteien in Ziffer 14 der genannten Abgrenzungsvereinbarung
vom 4. Oktober 2012 ferner vereinbart haben, die Beschwerdeführerin
verzichte insbesondere ausdrücklich auf jegliche allfällige Parteientschä-
digung im Zusammenhang mit dem vorliegenden Beschwerdeverfahren
und trage die Kosten in diesem Verfahren vollumfänglich,
dass der Beschwerdeführerin eine Kopie des Schreibens der Beschwer-
degegnerin vom 10. Oktober 2012 zuzustellen ist,
dass das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig ist
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(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]),
dass die vorliegende Beschwerde aufgrund der obenstehenden Ausfüh-
rungen im Einverständnis beider Parteien gutgeheissen werden kann,
ohne dass die Frage der Verwechslungsgefahr zu prüfen ist,
dass die angefochtene Verfügung angesichts der zwischen den Parteien
zustande gekommenen Einigung mit Ausnahme von Ziffer 3 – letztere
betreffend die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.-, die gemäss Verursa-
cherprinzip prinzipiell geschuldet bleibt, – aufgehoben werden muss,
dass keine Verfahrenskosten zu erheben sind, da die Beschwerde ange-
sichts der gütlichen Einigung der Parteien ohne erheblichen Aufwand für
das Gericht erledigt werden kann (Art. 6 Bst. a des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]),
dass gemäss der Abgrenzungsvereinbarung vom 4. Oktober 2012 auch
keine Parteientschädigungen für das Widerspruchsverfahren oder das
Beschwerdeverfahren geschuldet sind,
dass gegen diesen Entscheid keine Beschwerde an das Bundesgericht
offen steht (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[BGG, SR 173.110]) und dieser daher rechtskräftig ist,
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Eine Kopie des Schreibens der Beschwerdegegnerin vom 10. Oktober
2012 geht (ohne Beilage) an die Beschwerdeführerin.
2.
Es wird Kenntnis davon genommen, dass sich die Parteien im Rahmen
einer Abgrenzungsvereinbarung über den Streitgegenstand und über die
Kostentragung geeinigt und gemeinsam die Gutheissung der Beschwerde
beantragt haben.
3.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und der angefochtene Entscheid wird
mit Ausnahme von Ziffer 3 aufgehoben. Der Widerspruch Nr. 11315 der
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schweizerischen Marke Nr. 572'629 Loyante gegen die schweizerische
Marke Nr. 601'617 Solante wird abgewiesen.
4.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvor-
schuss in der Höhe von Fr. 4000.- wird der Beschwerdeführerin zurücker-
stattet.
5.
Es wird keine Parteientschädigung gesprochen.
6.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: gemäss Ziffer 1,
Beilagen zurück, Rückerstattungsformular)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
– die Vorinstanz (Ref.: W-11315 bn/bs; Einschreiben)
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Maria Amgwerd Philipp J. Dannacher
Versand: 21. Dezember 2012