B-1752/2009 - Abteilung II - Widerspruchssachen - Widerspruchsverfahren Nr. 9531 betr. "Swatch Group...

Abtei lung II
B-1752/2009
{T 0/2}
U r t e i l v o m 2 6 . A u g u s t 2 0 0 9
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.
X._______,
vertreten durch Fürsprecher Dr. iur. Eugen Marbach,
Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16 A,
3007 Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
Y._______,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Widerspruchsverfahren Nr. 9531 betr. Swatch Group
(fig.)/watch ag (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-1752/2009
Sachverhalt:
A.
Am 27. Dezember 2007 wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt
(SHAB) die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 565'432
(fig.) der Beschwerdegegnerin publiziert. Sie ist für folgende Waren
und Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 14: Uhren und Zeitmessinstrumente sowie deren Bestandteile und Zu-
behör (soweit in dieser Klasse enthalten) insbesondere Uhrwerke sowie deren
Bestandteile und Zubehör, Uhrengehäuse, Zeiger und Zifferblätter, Uhrenarm-
bänder, Etuis für Uhren; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus
hergestellte oder damit plattierte Waren soweit in Klasse 14 enthalten; Juwe-
lierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Modeschmuck.
Alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.
Klasse 35: Marketing; Marktforschung; Markenberatung, Beratung in Fragen
von Markennamen, Unternehmenskennzeichen, Titeln, Domainnamen, Werbe-
slogans und anderen gewerblichen Kennzeichen; Durchführung von Marktstu-
dien und Werbeerfolgskontrollen; Dienstleistungen einer Werbeagentur inklusi-
ve Werbemittlung und Public Relations; Unternehmensberatung, insbesondere
die Entwicklung und Durchsetzung von Beratungsstrategien; betriebswirt-
schaftliche Beratung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Organisa-
tionsberatung.
Klasse 42: Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Dienstleistungen eines In-
dustriedesigners; Styling (industrielles Design); Design von Web-Seiten.
Klasse 45: Verwaltung von Urheberrechten; Vergabe von Lizenzen an gewerb-
lichen Schutz- und Urheberrechten.
Die Marke sieht wie folgt aus:
Gegen diese Markeneintragung erhob die Beschwerdeführerin am
27. März 2008 vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigen-
tum (Vorinstanz) Widerspruch. Sie stützte den Widerspruch auf ihre
angeblich notorisch bekannte Marke Swatch Group (fig.), welche fol-
gendes Aussehen hat:
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Die notorische Bekanntheit des Zeichens Swatch Group (fig.) wird für
Uhren, Schmuck und deren Bestandteile und Zubehör (Klasse 14) so-
wie in weiteren Industriebranchen behauptet. Hinsichtlich der Waren in
Klasse 14 bestehe Warengleichheit, während zu den Dienstleistungen
der angefochtenen Marke in den Klassen 35, 42 und 45 zumindest
eine gewisse Gleichartigkeit herrsche. Da sich die Zeichen zudem
ähnlich seien und die Widerspruchsmarke auf Grund ihrer notorischen
Bekanntheit einen erweiterten Schutzumfang geniesse, sei die Ver-
wechslungsgefahr klar zu bejahen.
Mit Stellungnahme vom 6. Oktober 2008 beantragte die Beschwerde-
gegnerin, den Widerspruch zurückzuweisen. Zur Begründung führte
sie aus, die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Unterlagen seien
nicht ansatzweise geeignet, die behauptete Notorietät der Wider-
spruchsmarke zu begründen. Es werde zudem bestritten, dass sich die
behauptete Bekanntheit der konkreten Widerspruchsmarke auf die Wa-
ren der Klasse 14 erstrecke. Schliesslich wiesen die beiden Marken er-
hebliche Unterschiede auf, weshalb eine Verwechslungsgefahr zu ver-
neinen sei.
Die Vorinstanz wies den Widerspruch mit Verfügung vom 13. Februar
2009 ab. Hinsichtlich der behaupteten Notorietät der Widerspruchs-
marke führte die Vorinstanz aus, gemäss ihrer Praxis werde insoweit
ein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt, als sich auf eine notori-
sche Marke nur ein Inhaber einer (älteren) ausländischen Marke beru-
fen könne, dessen Marke in der Schweiz notorisch bekannt sei. Weder
die mit dem Widerspruch eingereichten Unterlagen noch die Ausfüh-
rungen der Widersprechenden liessen vorliegend Rückschlüsse auf
das Bestehen einer ausländischen Marke, welche dem Widerspruch-
zeichen entspreche, zu. Somit mangle es im vorliegenden Fall an der
Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts, weshalb der ge-
stützt auf die angebliche notorische Bekanntheit des Zeichens „Swatch
Group“ (fig.) eingereichte Widerspruch abzuweisen sei.
B.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 18. März
2009 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt,
der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Streitsache sei
zur weiteren Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Sie macht im
Wesentlichen geltend, die Vorinstanz habe die massgeblichen gesetzli-
chen Bestimmungen falsch ausgelegt und Bundesrecht verletzt, indem
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sie den Inhaber einer notorisch bekannten Marke nur bei internationa-
lem Sachverhalt zum Widerspruch zulassen wolle. Mit ihrer Auffassung
setze sich die Vorinstanz über den Entscheid der Rekurskommission
für geistiges Eigentum i.S. Richemont / Richmond Swiss Watch hin-
weg. Darin sei befunden worden, ein internationaler Sachverhalt sei
nicht vorausgesetzt, damit sich eine Partei auf ein notorisch bekanntes
Zeichen berufen könne. Weil die Vorinstanz irrtümlicherweise der Auf-
fassung gewesen sei, der Inländer dürfe im Markenrecht diskriminiert
werden und sie deshalb die Legitimation an die Voraussetzungen ei-
nes internationalen Sachverhalts habe knüpfen wollen, seien die mate-
riellen Kernfragen ungeprüft geblieben. In dieser Situation sei praxis-
gemäss kassatorisch zu entscheiden, und die Sache sei zur neuen
Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
C.
Mit Stellungnahme vom 19. Mai 2009 beantragt die Vorinstanz, die Be-
schwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Sie führt im Wesentlichen
aus, sie gehe gestützt auf die Praxis des Bundesgerichts davon aus,
dass der Schutz der notorisch bekannten Marke als Ausnahmetatbe-
stand zu betrachten sei, der nur mit Zurückhaltung und Strenge anzu-
nehmen sei, damit das Eintragungsprinzip und die dadurch gewähr-
leistete Rechtssicherheit nicht zu stark relativiert würden. Daher setze
ihre Praxis insoweit einen internationalen Sachverhalt voraus, als sich
auf eine notorische Marke nur ein Inhaber einer (älteren) ausländi-
schen Marke berufen könne, dessen Marke in der Schweiz notorisch
bekannt sei. Im von der Beschwerdeführerin angerufenen Richemont-
Entscheid der RKGE sei nicht eine notorisch bekannte Marke auf
Grund eines reinen Binnensachverhalts anerkannt worden; diese Fra-
ge sei vielmehr offen gelassen worden. Dagegen habe sie gestützt auf
den genannten Entscheid ihre bisherige Praxis dahingehend ange-
passt, dass nun auch Inländer den Schutz der notorisch bekannten
Marke anrufen könnten. Mit ihrer Praxis halte sie entgegen der Auffas-
sung der Beschwerdeführerin nicht an einer Inländer-Diskriminierung
fest, zumal die völkerrechtlichen Vorschriften zum Schutz der notorisch
bekannten Marke den Ausländern in der Sache keine weitergehenden
Rechte als den Inländern verschafften, weil auch die Ausländer an die
Voraussetzung des speziellen internationalen Sachverhalts, d.h. Vorlie-
gen einer ausländischen Marke, welche in der Schweiz notorische Be-
kanntheit erlangt habe, gebunden seien. Es bestehe beim vorliegend
unstrittig gegebenen Binnensachverhalt keine Veranlassung, von ihrer
auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung gestützte Praxis abzuwei-
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chen. Der Schutz der notorisch bekannten Marke müsse im Sinne ei-
ner Ausnahme des Eintragungsprinzips auf eng zu definierende Sach-
verhalte beschränkt bleiben. An der Voraussetzung des Vorliegens ei-
ner ausländischen Marke sei festzuhalten.
D.
Die Beschwerdegegnerin hat sich zur Beschwerde nicht vernehmen
lassen, obschon sich ein, sich als deren Rechtsvertreter bezeichnen-
der, Anwalt aus Deutschland telefonisch nach den Modalitäten einer
Rechtsvertretung in der Schweiz sowie den für eine Fristwahrung not-
wendigen Vorkehrungen erkundigte.
Der in der Schweiz domizilierte Vertreter der Beschwerdegegnerin vor
der Vorinstanz wurde daher mit Verfügung vom 27. Mai 2009 in An-
wendung von Art. 11 Abs. 2 VwVG dazu aufgefordert, dem Bundesver-
waltungsgericht bis am 11. Juni 2009 eine Vollmacht einzureichen. Die
gesetzte Frist lief unbenutzt ab.
Unter Hinweis auf die soeben erwähnte Verfügung wurde daher die
Vernehmlassung der Vorinstanz am 30. Juni 2009 der Beschwerdegeg-
nerin direkt zugestellt.
Diese hat sich wiederum nicht vernehmen lassen.
E.
Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentli-
chen Verhandlung verzichtet.
F.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen wird, soweit sie rechtser-
heblich sind, in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwer-
den gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zu-
ständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert
der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensge-
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setzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und
der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widerspre-
chende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG).
1.2 Die Vorinstanz hat den Widerspruch allerdings einzig mit der Be-
gründung abgewiesen, es mangle an einem internationalen Sachver-
halt, weshalb sich die Beschwerdeführerin nicht auf die notorische Be-
kanntheit der Widerspruchsmarke berufen könne. Solange die Frage
einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken in der ange-
fochtenen Verfügung nicht geprüft worden ist, pflegt das Bundesver-
waltungsgericht, falls es in Gutheissung der Beschwerde die notori-
sche Bekanntheit des Widerspruchzeichens bejaht, die Sache zur wei-
teren Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Urteile des Bun-
desverwaltungsgerichts B-7429/2006 vom 20. März 2008 E. 4 – Diacor
/ Diastor, und B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 1 – Red Bull /
Dancing Bull, mit Verweisen).
1.3 Auf die Beschwerde ist somit nur in dem Sinne einzutreten, als be-
antragt wird, dass die Sache zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr
an die Vorinstanz zurückzuweisen sei.
2.
Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992
über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzge-
setz, MSchG, SR 232.11) sind Zeichen vom Markenschutz ausge-
schlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleich-
artige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich dar-
aus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Als ältere Marke gilt einerseits
eine eingetragene oder doch wenigstens hinterlegte Marke, die eine
bessere Priorität geniesst, und andererseits eine Marke, die zum Zeit-
punkt der Hinterlegung der jüngeren Marke in der Schweiz im Sinne
von Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum
Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft,
PVÜ, SR 0.232.04) bereits notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 Bst. b
MSchG).
Art. 6bis PVÜ legt den Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsüberein-
kunft die Pflicht auf, die Eintragung von Fabrik- und Handelsmarken
zurückzuweisen, wenn sie mit einer anderen Marke verwechselbar
sind, von der notorisch feststeht, dass sie bereits einem Staatsange-
hörigen eines Landes der Pariser Verbandsübereinkunft gehört und für
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gleiche oder gleichartige Waren benutzt wird, die aber noch nicht im
hiesigen Register eingetragen ist. Dieselbe Pflicht dehnt Art. 16 Abs. 2
des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geisti-
gem Eigentum (TRIPS-Abkommen [Anhang 1C des Abkommens vom
15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation, WTO-Ab-
kommen, SR 0.632.20) auf Dienstleistungsmarken aus (Entscheid der
Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in:
Schweizerische Zeitschrift für Immaterialgüter- Informations- und Wett-
bewerbsrecht [sic!] 1998 S. 51 E. 6 – Joyride; BGE 130 III 267 E. 4.1 –
Tripp Trapp; CHRISTIAN ROHNER, Die notorisch bekannte Marke in der
Schweiz, Bern 2002, S. 147; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz,
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung
des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002,
Art. 3, N. 160; PHILIPPE GILLIÉRON, Les divers régimes de protection des
signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques, Bern
2000, N. 225; OLIVER BRAND, Übereinkünfte über geistiges Eigentum, in:
Jan Busche / Peter-Tobias Stoll [Hrsg.], TRIPs, Internationales und eu-
ropäisches Recht des geistigen Eigentums, Köln / Berlin / München
2007, Art. 2, N. 54; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von
Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: Marbach, SIWR III/
1], N. 758; ALESCH STAEHELIN, Das TRIPs-Abkommen, Bern 1999, S. 96;
IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 129;
FELIX LOCHER, WIPO/PVÜ: Gemeinsame Empfehlungen zum Schutz no-
torischer und berühmter Marken, in sic! 2000 S. 41 ff., S. 41 f.).
3.
Die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz sind sich darin einig, dass
sich auch schweizerische Staatsangehörige respektive juristische Per-
sonen, die wie die Beschwerdeführerin ihren Sitz in der Schweiz ha-
ben, auf den Schutz ihrer im Inland notorisch bekannten Marke im Sin-
ne von Art. 6bis PVÜ berufen können. Dies entspricht denn auch der
herrschenden Lehre und Rechtsprechung (LUCAS DAVID, Kommentar
zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lu-
cas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Mar-
kenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel / Genf / München
1999 [hiernach: David, Kommentar MSchG], Art. 3, N. 48; MARBACH,
SIWR III/1, N. 772; MARTIN S. SCHNEIDER, Die notorische Marke: Entste-
hung eines neuen Markentyps im internationalen Recht und ihre Kon-
sequenzen für das schweizerische Markenrecht, in: Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil [GRUR Int.] 1998
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S. 461 ff., S. 463; ROHNER, a.a.O., S. 170; CHRISTIAN HILTI, Schutz nicht
registrierter Kennzeichen, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/2, Ba-
sel 2005 [hiernach: Hilti, SIWR III/2], S. 132, Fn. 3; HANS R. SCHIBLI,
Multistate-Werbung im internationalen Lauterkeitsrecht, Zürich 2004,
N. 265; KAMEN TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels,
Band I, Basel und Frankfurt a.M. 1996, S. 134; GILLIÉRON, a.a.O.,
N. 226; LOCHER, a.a.O., S. 44; RKGE in sic! 2007 S. 521 E. 7 – Riche-
mont / Richmond Swiss Watch; Verfügung des Einzelrichters am Han-
delsgericht Zürich vom 9. April 1997, in: Blätter für Zürcherische
Rechtsprechung [ZR] 97 (1998) S. 40; a.M.: WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 162
und Art. 20, N. 5; a.M.: Botschaft vom 21. November 1990 zu einem
Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben,
BBl 1991 S. 1ff. [nachfolgend: Botschaft], S. 22; a.M.: BGE 130 III 267
E. 4.1 – Tripp Trapp).
Dass auch natürlichen und juristischen Personen mit (Wohn-)Sitz in
der Schweiz das Recht zusteht, den Schutz ihrer notorisch bekannten
Marke geltend zu machen, wird, wenn überhaupt, zum Teil unter Beru-
fung auf Art. 20 Abs. 2 MSchG begründet (GILLIÉRON, a.a.O., N. 226;
DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3, N. 48; MARBACH, SIWR III/1, N. 772;
RKGE in sic! 2007 E. 7 – Richemont / Richmond Swiss Watch); da-
nach gelten für die Schweiz verbindliche völkerrechtliche Verträge
auch für schweizerische Staatsangehörige, wenn diese weitergehende
Rechte als das Markenschutzgesetz gewähren. Zum Teil wird indessen
auch argumentiert, dass der Schutz der notorisch bekannten Marke im
Sinne von Art. 6bis PVÜ hinsichtlich der Staatsangehörigkeit neutral
sei, weshalb Art. 20 Abs. 2 MSchG nicht zur Anwendung komme
(WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 163; Verfügung des Einzelrichters am Handels-
gericht Zürich vom 9. April 1997, a.a.O., S. 40; LOCHER, a.a.O., S. 44;
wohl auch SCHNEIDER, a.a.O., S. 463). Schliesslich erklären ROHNER und
TROLLER, dass die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG nicht nur
auf Ausländer beschränkt sei, sondern auch auf Inländer Anwendung
finde (ROHNER, a.a.O., S. 170; TROLLER, a.a.O., beruft sich alternativ
auch auf Art. 20 Abs. 2 MSchG, S. 134, Fn. 92).
Auch die Vorinstanz hält, wie bereits erwähnt, nicht mehr dafür, dass
sich nur Angehörige eines anderen Verbandsstaates auf den Schutz
ihrer notorisch bekannten Marke berufen können. Unter Hinweis auf
Art. 20 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ erklärt sie vielmehr, dass die-
ser Schutz auch von Personen mit Sitz in der Schweiz beansprucht
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werden kann. Gemäss ihrer Praxis verlangt sie jedoch, dass es sich
bei der notorisch bekannten Marke um eine ausländische Marke han-
delt. Insofern setzt die Vorinstanz einen internationalen Sachverhalt
voraus. Ein solcher ist nach Auffassung der Vorinstanz im vorliegenden
Fall indessen nicht gegeben, weil weder die mit dem Widerspruch ein-
gereichten Unterlagen noch die Ausführungen der Widersprechenden
Rückschlüsse auf das Bestehen einer ausländischen Marke, welche
dem Widerspruchzeichen entspreche, zuliessen.
Unter Berufung auf den Entscheid der Rekurskommission für geistiges
Eigentum i.S. Richemont / Richmond Swiss Watch macht die Be-
schwerdeführerin demgegenüber geltend, damit sich eine Partei auf
ein notorisch bekanntes Zeichen berufen könne, sei kein internationa-
ler Sachverhalt vorausgesetzt.
3.1 Im von der Beschwerdeführerin erwähnten Fall Richemont hat die
dortige Beschwerdeführerin respektive Widersprechende ihren Wider-
spruch teilweise auf die angeblich im Uhrenbereich notorisch bekannte
Marke „Richemont“ gestützt. Dem Sachverhalt lässt sich zwar entneh-
men, dass die dortige Beschwerdeführerin Sitz in der Schweiz hat(te),
nicht aber, ob es sich bei der Widerspruchsmarke um eine schweizeri-
sche oder ausländische Marke gehandelt hat. Die Frage, ob ein inter-
nationaler Sachverhalt vorliege, verneinte die Rekurskommission mit
der Begründung, die Widersprechende habe ihren Sitz in der Schweiz
(RKGE in sic! 2007 S. 521 E. 6 – Richemont / Richmond Swiss Watch).
Sie befasste sich zwar mit der Frage, ob die Anwendung von Art. 3
Abs. 2 Bst. b MSchG gemäss Rechtsprechung und Lehre einen inter-
nationalen Sachverhalt erfordert, oder ob ein Binnensachverhalt aus-
reichend sei, definierte indessen nicht, was im Hinblick auf Art. 3
Abs. 2 Bst. b MSchG als internationaler respektive interner Sachver-
halt gilt. Gestützt auf Art. 20 Abs. 2 MSchG entschied sie schliesslich,
die in der Schweiz domizilierten Personen könnten sich ebenfalls auf
ihre in der Schweiz notorisch bekannten Marken berufen, ohne dass
ein internationaler Sachverhalt vorliege (vgl. RKGE in sic! 2007 S. 521
E. 7 – Richemont / Richmond Swiss Watch).
3.2 Lehre und Rechtsprechung sprechen sich demgegenüber
überwiegend dafür aus, dass es sich bei der notorisch bekannten
Marke um eine ausländische Marke handeln muss (LOCHER, a.a.O., S.
44; SCHNEIDER, a.a.O., S. 463; KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, München
2001, Art. 6bis PVÜ, N. 4; BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 53 und 56; wohl auch
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GILLIÉRON, a.a.O., N. 226 f., HILTI, SIWR III/2, S. 132, WILLI, a.a.O., Art. 3,
N. 162 und Art. 20, N. 5 sowie TROLLER, a.a.O., S. 134; BGE 120 II 144
E. 4b – Yeni Raki; Urteile des Bundesgerichts vom 13. November
2000, in: La semaine judiciaire [SJ] 2001 S. 522, und vom 19. Februar
2001, in: sic! 2001 S. 317 E. 3c – Central Perk; RKGE in sic! 1998
S. 51 E. 6 – Joyride; Verfügung des Einzelrichters am Handelsgericht
Zürich vom 9. April 1997, a.a.O., S. 40; a.M. ROHNER, a.a.O., S. 170 f.).
3.3 Ob nur eine ausländische Marke als notorisch bekannte Marke im
Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ gilt, ist durch
Auslegung zu ermitteln. Dabei ist die Zielsetzung der PVÜ und des
TRIPS-Abkommens zu beachten (BGE 130 III 267 E. 4.1 – Tripp Trapp,
mit Verweis auf Botschaft vom 19. September 1994 zur Genehmigung
der GATT/WTO-Übereinkommen [GATT-Botschaft 1, BBl 1994 IV 1 ff.,
S. 332]). Das Gebot der einheitlichen Auslegung des Staatsvertrags-
rechts verpflichtet ausserdem dazu, auch die Empfehlungen der WIPO
zur (authentischen) Auslegung der markenrechtlichen Bestimmungen
des TRIPS-Abkommens zu berücksichtigen, welche die Generalver-
sammlung der Mitgliedsstaaten an ihrer Sitzung vom 20.- 29. Septem-
ber 1999 verabschiedet hat (Joint Recommendation Concerning Provi-
sions on the Protection of Well-Known Marks vom 7. Oktober 1999
[BGE 130 III 267 E. 4.1 – Tripp Trapp]).
Auf der Suche nach dem Rechtssinn einer Norm sind alle klassischen
Elemente (oder Methoden) der Auslegung in gleicher Weise zu berück-
sichtigen, nämlich das grammatikalische, das systematische, das his-
torische, das geltungszeitliche und das teleologische Element. Eine Hi-
erarchie besteht dabei nicht; es gilt vielmehr der Methodenpluralismus.
Immerhin bildet die grammatikalische Auslegung regelmässig den Aus-
gangspunkt der Argumentation (PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, All-
gemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, § 25, N. 3; BGE 133 V
9 E. 3.1; BGE 135 V 50 E. 5.1). Im Verwaltungsrecht besteht aber eine
besondere Bedeutung für die teleologische Auslegung, weil es stets
um die Erfüllung von Staatsaufgaben geht, die je ihren besonderen
Zweck erfüllen (TSCHANNEN / ZIMMERLI, a.a.O., § 25, N. 5; zum Ganzen
auch: ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Ver-
waltungsrecht, 5. Aufl., Zürich 2006, S. 42).
3.3.1 Bei einer grammatikalischen Auslegung fällt auf, dass sich Art. 3
Abs. 2 Bst. b MSchG nicht bloss auf „Marken gemäss Art. 6bis PVÜ“,
sondern auf alle Zeichen, die „im Sinne von Art. 6bis PVÜ in der
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Schweiz notorisch bekannt sind“, bezieht. Der Verweis auf Art. 6bis PVÜ
in Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG lässt sich daher (auch) als Definition des
Grades der Bekanntheit auslegen (RKGE in sic! 2000 S. 391 E. 2 –
Heparinol / Hepasol; RKGE in sic! 2001 S. 415 E. 4 – Elcode / Elcode;
DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3, N. 48; vgl. auch ROHNER, a.a.O.,
S. 165 ff.). Insofern trägt die grammatikalische Auslegung nichts zur
Beantwortung der sich hier stellenden Frage bei.
3.3.2 Systematisch befindet sich Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG im aller-
ersten Abschnitt des Markenschutzgesetzes, welcher dem „Schutz der
Marken“ gewidmet ist. Die dem hier zur Diskussion stehenden Art. 3
Abs. 2 Bst. b MSchG im selben Abschnitt vorangehenden Artikel ha-
ben den Begriff der Marke (Art. 1), die absoluten Ausschlussgründe
(Art. 2) sowie die relativen Ausschlussgründe (Art. 3 Abs. 1) zum In-
halt. Art. 3 Abs. 2 MSchG regelt den Begriff der älteren Marken, deren
Inhaber sich auf die relativen Ausschlussgründe berufen kann (Art. 3
Abs. 3 MSchG). Schliesslich behandelt der nachfolgende Art. 4 MSchG
und zugleich der letzte Artikel des ersten Abschnittes die „Eintragung
zugunsten Nutzungsberechtigter“. Da der massgebliche Abschnitt des
Markenschutzgesetzes nicht zwischen in- und ausländischen Marken
differenziert, sondern den Schutz der Marken im Allgemeinen behan-
delt, lässt sich auf Grund der Einordnung von Art. 3 Abs. 2 Bst. b
MSchG in das Gesetz nicht bestimmen, welcher Herkunft die ältere
Marke gemäss Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG sein muss (vgl. auch
ROHNER, a.a.O., S. 167). Somit ergibt sich auch aus der systematischen
Auslegung nichts Entscheidrelevantes.
3.3.3 Den Materialien lässt sich Folgendes entnehmen: Gemäss der
Botschaft verpflichtet Art. 6bis PVÜ die Verbandsstaaten, die Eintra-
gung von Marken, die mit einer notorisch bekannten Marke verwechs-
lungsfähig sind, zurückzuweisen oder zu löschen und den Gebrauch
zu untersagen. Notorietät der Marke setze voraus, dass sie in der
Schweiz als eine dem Angehörigen eines anderen PVÜ-Staates gehö-
rende und von diesem für gleiche oder gleichartige Waren gebrauchte
Marke bekannt ist (Botschaft, a.a.O., S. 21 f.). Während die Auffas-
sung, die in der Schweiz notorisch bekannte Marke müsse dem Ange-
hörigen eines anderen PVÜ-Staates gehören, als überholt gilt (vgl. vo-
rangehende E. 3), lässt sich auf Grund der Botschaft die Frage nach
der Herkunft der notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2
Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ nicht beantworten. Auch die Protokol-
le der parlamentarischen Beratung tragen nichts zur Beantwortung
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dieser Frage bei (vgl. Amtliches Bulletin der Bundesversammlung:
Ständerat 1992 S. 21 – 35, 385 – 387, 749; Nationalrat 1992 S. 395 –
407, 1181 – 1185, 1475).
3.3.4 Folgt man der teleologischen Auslegungsmethode, zeigt sich
klarer, was mit der notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 3
Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ gemeint ist: Art. 6bis PVÜ, auf
den Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG verweist, dient dem Schutz notorisch
bekannter Marken vor Markenpiraterie respektive Markenusurpation
(BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 53; LOCHER, a.a.O., S. 44; MARBACH, SIWR III/1,
N. 765; ROHNER, a.a.O., S. 156; GATT-Botschaft 1, a.a.O., S. 295;
ANNETTE KUR, TRIPs und das Markenrecht, in GRUR Int. 1994 S. 987 ff.,
S. 993; ANNETTE KUR, Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6bis
PVÜ und die „bekannte Marke“ im Sinne der Markenrechtsrichtlinie, in
GRUR 1994, S. 330 ff., S. 334; Richtlinien des Eidgenössischen Insti-
tuts für Geistiges Eigentum in Markensachen [Stand: 1. Juli 2008], Teil
5, Ziff. 2.4.1.2.2). Dieser Schutz ist vor dem Hintergrund zu verstehen,
dass nicht selten im Ausland erfolgreiche Marken im Inland usurpiert
und hinterlegt werden, bevor der ausländische Inhaber sie auch hier
eintragen lässt (LOCHER, a.a.O., S. 44; SCHNEIDER, a.a.O., S. 462; HILTI,
a.a.O., S. 132; GILLIÉRON, a.a.O., N. 224; vgl. auch TROLLER, a.a.O., S.
134). Daher wird in der Lehre häufig präzisiert, dass es bei Art. 6bis
PVÜ um den Schutz ausländischer Marken gegen Aneignung im In-
land geht (LOCHER, a.a.O., S. 44, mit Verweisen; BRAND, a.a.O., Art. 2,
N. 53; WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 159; SCHNEIDER, a.a.O., S. 462; MARTIN W.
METZ, Die Pariser Verbandsübereinkunft, in: Institut für gewerblichen
Rechtsschutz [Hrsg.], Marke und Marketing, Bern 1990, S. 369 ff.,
S. 382; HILTI, SIWR III/2, S. 132).
3.3.5 Da die grundsätzlich auch zu berücksichtigende „Joint Recom-
mendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known
Marks“ ebenfalls nichts zur sich hier stellenden Frage beiträgt, führt
die hier im Vordergrund stehende teleologische Auslegungsmethode
zur Schlussfolgerung, dass mit der notorisch bekannten Marke im Sin-
ne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ eine ausländi-
sche Marke gemeint ist. Denn während man sich in der Schweiz recht-
zeitig um den Schutz einer inländischen Marke bemühen kann, stellt
sich für den Inhaber einer ausländischen Marke in einem ersten Schritt
unter Umständen gar nicht die Frage nach einer Registrierung seiner
Marke in der Schweiz, weil sich seine wirtschaftlichen Aktivitäten zu-
nächst auf das Land, in welchem seine Marke eingetragen wurde, kon-
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zentrieren. Entscheidet sich der Inhaber der ausländischen Marke in
einem weiteren Schritt für eine internationale Registrierung, wird er
sich hinsichtlich der Anzahl Länder, in denen er seine Marke registriert
haben will, insbesondere auf Grund der sich ergebenden Kosten ein-
schränken und so womöglich eine Eintragung in einem Land unterlas-
sen haben, in welchem seine Marke beispielsweise durch Werbung in
ausländischen Medien derart bekannt wird, dass diese ein Opfer der
Markenpiraterie wird (vgl. Gatt-Botschaft 1, a.a.O., S. 295; HILTI, SIWR
III/2, S. 132; GILLIÉRON, a.a.O., N. 224; STAEHELIN, a.a.O., S. 97).
3.3.6 Auf Grund der soeben erwähnten speziellen Interessenlage und
des von Art. 6bis PVÜ angestrebten Ziels ist der Sonderschutz der
notorisch bekannten Marke nur ausländischen Marken zu gewähren.
Diese Strenge ist auch insofern gerechtfertigt, als mit dem Schutz der
notorisch bekannten Marke das Registerprinzip, welchem für die
Rechtssicherheit im Markenrecht wesentliche Bedeutung zukommt,
nicht unerheblich relativiert wird (MARBACH, SIWR III/1, N. 763; WILLI,
a.a.O., Art. 3, N. 159; LOCHER, a.a.O., S. 42 f.; Richtlinien in
Markensachen, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.2; Urteile des Bundesgerichts vom
13. November 2000, in: SJ 2001 S. 522, und vom 19. Februar 2001
E. 3c, in: sic! 2001 S. 317 E. 3c – Central Perk; BGE 130 III 267 E. 4.5
– Tripp Trapp).
4.
Die Marke der Beschwerdeführerin ist unbestrittenermassen keine
ausländische Marke, d.h. sie ist im Ausland weder registriert noch hin-
terlegt worden (vgl. BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 59; FEZER, a.a.O., Art. 6bis
PVÜ, N. 9; vgl. auch TROLLER, a.a.O., 134) oder sonstwie nach dem
Recht eines ausländischen Staates geschützt. Angesichts dieses feh-
lenden Auslandbezugs kann sich die Beschwerdeführerin somit nicht
auf Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG berufen.
Im Übrigen sind auch ausländische Staatsangehörige an das Erforder-
nis des Vorliegens einer ausländischen Marke gebunden, wenn sie
sich auf den Schutz der notorisch bekannten Marke berufen wollen. In-
sofern führt ein Teil der Lehre und Rechtsprechung zu Recht aus, dass
Art. 20 Abs. 2 MSchG beim Schutz der notorisch bekannten Marke im
Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG nicht angewendet werden muss,
wenn sich eine in der Schweiz domizilierte Person wie die Beschwer-
deführerin auf ihre in der Schweiz angeblich notorisch bekannte Marke
beruft (vgl. E. 3). Personen mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz sind
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umgekehrt nach Art. 2 Abs. 1 PVÜ in allen Verbandsländern zur Eintra-
gung dortiger nationaler Marken zugelassen. Auf diese ausländischen
Marken können sie sich hierzulande berufen, falls diese Marken in der
Schweiz notorisch bekannt geworden sind.
5.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz den auf die
angeblich notorisch bekannte Marke „Swatch Group“ (fig.) gestützten
Widerspruch der Beschwerdeführerin zu Recht abgewiesen hat, da
diese sich nicht auf eine im Ausland geschützte Marke hat stützen
können.
Die Beschwerde ist daher abzuweisen und der angefochtene Ent-
scheid der Vorinstanz zu bestätigen.
6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin
grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1
VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
6.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfah-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu ver-
anschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser
Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im
Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde
aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen
Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn
dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden.
Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum
nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.– und
Fr. 100'000.– festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immateri-
algüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002 S. 493 ff., S. 505;
LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte
und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff.; LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Im-
materialgüterrecht, in: Roland von Büren / Lucas David (Hrsg.),
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, 2.
Aufl., Basel 1998, S. 29 f.).
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6.2 Die Beschwerdegegnerin liess sich vor Bundesverwaltungsgericht
nicht vernehmen. Ihr sind somit im Zusammenhang mit dem Verfahren
vor diesem Gericht keine notwendigen und verhältnismässig hohen
Kosten erwachsen, die das Zusprechen einer Parteientschädigung
rechtfertigen würden (Art. 64 Abs. 1 VwVG).
7.
Gemäss Art. 11 Abs. 1 VwVG kann sich eine Partei, wenn sie nicht
persönlich zu handeln hat, auf jeder Stufe des Verfahrens vertreten
oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht
ausschliesst, verbeiständen lassen. Die Behörde kann den Vertreter
auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen (Art. 11 Abs.
2 VwVG). Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die
Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter (Art. 11 Abs. 3 VwVG).
Da das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerdegegnerin respektive
den diese ohne Einreichen einer schriftlichen Vollmacht vor der Vorins-
tanz vertretenden Anwalt erfolglos darum ersuchte, dem Bundesver-
waltungsgericht eine schriftliche Vollmacht einzureichen, ist nicht da-
von auszugehen, dass sich die Beschwerdegegnerin im vorliegenden
Verfahren vertreten liess.
Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes ist ihr daher direkt
zuzustellen.
8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht
offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin
auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.–
verrechnet. Der Beschwerdeführerin sind daher Fr. 1'000.– aus der
Gerichtskasse zurückzuerstatten.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs-
formular, Akten zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverf. Nr. 9531; Einschreiben;
Vorakten zurück)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli Kathrin Bigler
Versand: 1. September 2009
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