Cour II
B-1755/2007 /scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 0 8
Bernard Maitre (président de cour), Francesco Brentani,
Claude Morvant, juges,
Olivier Veluz, greffier.
B._______ AG,
représentée par Me Dr. Patrick Troller, avocat,
Schweizerhofquai 2, case postale, 6002 Lucerne,
recourante,
contre
R._______ , Société anonyme,
représentée par Micheli & Cie SA, rue de Genève 122,
1226 Thônex,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI),
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Procédure d'opposition n° 8128 IR 589'889 NO
NAME (fig.) / CH 540'151 NO NAME (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-1755/2007
Faits :
A.
L'enregistrement de la marque suisse n° 540'151
(ci-après : la marque attaquée), déposée par B._______ AG, a été
publié le 7 décembre 2005 dans la Feuille officielle suisse du
commerce (FOSC) n° 238. B._______ AG revendiqua la protection de
sa marque notamment pour les produits de la classe 25 suivants :
Bekleidungsstücke ; insbesondere Hemden, T-Shirts, Polohemden,
Unterhemden, Blusen, Tops, Trägerhemden, bauchfreie
Trägerhemden ; Pullover, Strickpullover und Strickjacken, Vliespullover,
Rollkragenpullover, Sweaters, Sweatshirts, Westen, Vlieswesten ;
Hosen, Freizeithosen, Jeans, Blue Jeans, Sweatshorts,
Jogginghosen ; Blazer, Anzüge, Kostüme, Kleider, Trägerkleider,
Röcke, Jerseys ; Mäntel, Parkas, Anoraks, Jacken, Wendejacken,
Regenbekleidung, Capes, Ponchos ; Arbeitsanzüge, Overalls ;
gefütterte Overalls ; Badebekleidung, Schwimm- und Badehosen,
Strandmode, Tennisbekleidung, Surfbekleidung, Skibekleidung ; Rugby
Trikots, Uniformen, sportliche Uniformen, Jogging-Anzüge,
Trainingsanzüge, Turn- und Gymnastikanzüge, Ganzkörperanzüge ;
Gürtel ; Hosenträger ; Handschuhe, Fausthandschuhe ; Socken,
Strumpfwaren, Strümpfe, Strickstrumpfwaren, Leggings, Legwarmers ;
Hausbekleidung, Morgenröcke, Haus- und Bademäntel, Pyjamas,
Schlafbekleidung, Nachthemden, Herrennachthemden, Negligees ;
Unterwäsche, Unterhosen, kurze Herrenunterhosen, Shorts, Boxer
Shorts, Slips ; ärmellose Unterhemden ; Büstenhalter, Büstenhalter für
Sportzwecke, Corsets, Schlüpfer, Strumpfbänder und Strumpfgürtel,
Hüftgürtel ; Kopfbedeckungen, Mützen, Schirmmützen, Schwimm-
mützen, Berets, Hüte, Propellerhüte, Ohrenschützer, Stirnbänder,
Schals, Halstücher, Bandanas, Armbänder,Schweissbänder; Schlipse,
Binden, Krawatten, Fliegen ; Schuhwaren, Schuhe, Freizeitschuhe,
Stiefel, Galoschen, Sandalen, Pantoffeln, Hausschuhe. Cet
enregistrement revendiqua également la protection pour certains
produits des classes 9, 14, 18, 24 et 35.
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Le 7 mars 2006, R._______, Société anonyme (ci-après : R._______),
a formé opposition partielle contre la marque attaquée sur l'entier des
produits de la classe 25 auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle (IPI). Cette opposition se fondait sur l'enregistrement
international n° 589'889
(ci-après : la marque opposante).
La marque opposante est enregistrée depuis le 10 août 1992
notamment pour l'entier des produits de la classe 25 intitulée
"vêtements, chaussures, chapellerie".
Par mémoire du 21 avril 2006, B._______ AG a conclu au rejet de
l'opposition formée par R._______ et a contesté l'usage de la marque
opposante.
Par réplique du 29 septembre 2006, R._______ a fait parvenir neuf
catalogues, 26 factures, sept photographies et neuf pages extraites de
son magasin en ligne destinés à rendre vraisemblable l'usage de sa
marque en Suisse.
Invitée à présenter une duplique, B._______ AG a, par mémoire du
5 janvier 2007, maintenu ses conclusions. Elle a relevé que les
preuves versées au dossier illustraient un usage de la marque
opposante dans une forme divergeant essentiellement de la marque
enregistrée. De plus, lesdites preuves ne permettraient pas de rendre
vraisemblable l'usage en Suisse de la marque opposante durant la
période de référence. S'agissant du risque de confusion entre les
marques opposées, B._______ AG a soutenu qu'il était inexistant
compte tenu des différences graphiques que présentaient ces
dernières et de leur élément verbal commun sans force distinctive.
B.
Par décision du 1er février 2007, l'IPI a admis, avec suite de frais et de
dépens, l'opposition partielle en ce qui concerne l'entier des produits
de la classe 25 pour lesquels la marque attaquée a été enregistrée.
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Ces produits ont été révoqués.
Procédant d'abord à l'examen de l'usage de la marque opposante,
l'autorité inférieure a considéré que R._______ avait rendu
vraisemblable l'usage de sa marque pour les chaussures, soit un
produit de la classe 25. En outre, l'expression "no name", qui aurait
une force distinctive normale en raison de son caractère inusuel et
fantaisiste en rapport avec les produits en cause, a été considérée
comme l'élément essentiel de la marque figurative opposante. Dans la
mesure où dite expression est toujours utilisée, l'usage actuel de la
marque opposante ne serait pas totalement distinct de
l'enregistrement.
L'autorité inférieure a jugé que les produits pour lesquels les marques
en présence étaient enregistrées étaient similaires. Ils seraient même
partiellement identiques, la marque attaquée revendiquant également,
dans son champ de protection, les chaussures en sus des produits
d'habillement.
Procédant à une comparaison des marques opposées, l'IPI a admis
l'existence d'un risque de confusion entre celles-ci. La marque
attaquée serait constituée de la reprise quasi-entière de la marque
opposante. Les menues différences que présenteraient les marques
opposées ne seraient que des détails secondaires non susceptibles de
rester dans la mémoire du consommateur. Selon l'autorité inférieure,
l'impression d'ensemble qui émane de la marque attaquée est
extrêmement proche de celle de la marque opposante en raison de
leur élément distinctif essentiel commun "no name".
C.
Par mémoire du 7 mars 2007, mis à la poste le même jour, B._______
AG (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et de
dépens y compris ceux de la procédure d'opposition, à l'annulation
des chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de ladite décision et au rejet de
l'opposition n° 8128.
Procédant à un examen de la marque opposante, la recourante
soutient que, contrairement à ce qu'a jugé l'autorité inférieure,
l'élément verbal "no name" de la marque opposante est descriptif en
rapport avec les produits de la classe 25. Cette expression
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caractériserait le fait qu'un produit est commercialisé sans marque et
qu'il est ainsi peu onéreux et de moins bonne qualité. Le
consommateur moyen comprendrait d'ailleurs le sens de cette
expression de même que son caractère descriptif. Dans ces
circonstances, la recourante estime que la marque opposante n'a pu
être enregistrée que sous une forme combinée avec un élément
graphique, élément qui est, en l'espèce, banal. Le champ de protection
de la marque opposante serait dès lors faible.
Dans la mesure où la marque opposante est combinée d'éléments
faibles, la recourante prétend que de simples modifications de ladite
marque sont susceptibles de changer de manière essentielle son
impression d'ensemble. Les preuves d'usage apportées par
R._______ (ci-après : l'intimée) démontreraient ainsi un usage de la
marque opposante "NO NAME (fig.)" dans une forme divergeant de
manière essentielle de la forme enregistrée. De plus, la recourante
considère que ces preuves ne permettent pas de rendre vraisemblable
l'usage en Suisse de ladite marque.
Enfin, s'agissant du risque de confusion, la recourante conteste
l'appréciation de l'IPI, souligne la faiblesse de la marque opposante et
affirme que les marques opposées ne sont pas si semblables tant d'un
point de vue verbal que graphique. La marque attaquée, qui
n'affecterait pas la fonction distinctive de la marque opposante,
pourrait en effet se lire de plusieurs manières et se distinguerait de
cette dernière en raison d'un style typographique différent.
D.
Le recours étant rédigé en allemand, le Tribunal administratif fédéral a,
par courrier du 13 mars 2007, demandé à l'intimée si elle était
disposée à ce que la procédure soit poursuivie en langue allemande,
en dérogation au principe légal selon lequel la langue de la procédure
de recours est, sauf accord contraire des parties, celle dans laquelle la
décision querellée a été rédigée, soit en l'espèce le français.
D.a Par courrier du 20 mars 2007, l'intimée a demandé à ce que la
langue de la procédure soit le français et à ce que le mémoire de
recours soit traduit dans cette langue.
Dans son courrier du 13 avril 2007, la recourante a conclu au rejet de
la requête de l'intimée tendant à la traduction de son recours.
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D.b Par décision incidente du 30 mai 2007, le Tribunal administratif
fédéral a décidé que la langue de la procédure était le français ; que
l'autorité inférieure était invitée à s'exprimer dans cette langue et la
recourante dans une des langues officielles ; que la requête de
l'intimée tendant à la traduction du mémoire de recours était rejetée ;
et qu'il sera statué sur les frais inhérents à la décision incidente dans
le présent arrêt.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en propose le rejet avec suite
de frais au terme de sa réponse du 28 juin 2007. Il renonce à
présenter des remarques et des observations, se limitant à renvoyer à
la motivation de sa décision.
F.
Dans sa réponse du 15 août 2007, R._______ conclut au rejet du
recours, avec suite de frais et de dépens y compris ceux de la
procédure d'opposition.
Selon l'intimée, les marques opposées sont normalement distinctives
en raison du sens indéterminé de leur élément verbal. Ce sentiment
aurait également dû être partagé par la recourante lors de
l'enregistrement de sa marque, étant entendu qu'il serait aberrant de
déposer une marque que l'on estime non distinctive.
Dans le cadre d'une procédure d'opposition, il convient, selon
l'intimée, de comparer les marques combinées opposées telles
qu'elles sont inscrites au registre. Un risque de confusion direct ne
pourrait être dénié puisque lesdites marques seraient représentées
par l'élément verbal "no name" inscrit dans un cadre rectangulaire noir.
De plus, la disposition verticale du mot "no" dans la marque attaquée
serait peu significative et assimilée, par le public, à une variation
graphique banale. Par ailleurs, bien que détectant cette particularité, le
consommateur pourrait être amené à assimiler les deux marques
opposées à des lignes de produits différentes provenant cependant de
la même entreprise, ce qui constituerait un risque de confusion
indirect.
L'intimée défend que les pièces qu'elle a déposées dans le cadre de la
procédure d'opposition rendent pleinement vraisemblable l'usage de
sa marque. Vu la faiblesse de son élément figuratif, la marque
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B-1755/2007
opposante serait proche d'une marque purement verbale. L'élément
essentiel de celle-ci serait dès lors l'expression "no name" et non pas
l'élément figuratif qui l'accompagne ; ce dernier lui procurerait une
impression d'ensemble légèrement différente d'une simple marque
verbale. La seule modification visible susceptible de rester en mémoire
du consommateur apportée à la marque opposante telle
qu'enregistrée serait celle touchant à la couleur noire et blanche des
lettres de l'expression "no name" ; il ne s'agirait que de détails mineurs
d'éléments décoratifs qui ne concerneraient pas réellement l'élément
distinctif essentiel de la marque. Ce dernier serait repris dans son
entier dans la marque opposante, telle qu'elle est utilisée aujourd'hui.
Du moment que celui-ci figure dans les preuves d'usage, les
modifications apportées à la marque opposante quasi-verbale seraient
à considérer comme mineures et la vraisemblance de l'usage devrait
être retenue.
G.
Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics,
il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32]). Selon l'art. 33 let. d LTAF, les décisions des
départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont
subordonnées ou administrativement rattachées sont susceptibles de
recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
Page 7
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L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 2 PA. Il émane
d'une unité de l'administration fédérale décentralisée qui est
administrativement rattachée à l'administration fédérale (art. 29 de
l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département
fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1], en relation avec
les art. 6 al. 1 let. f et 8 ainsi que l'annexe de l'ordonnance du
25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et l'art. 1 al. 1 de la loi
fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle [LIPI, RS 172.010.31]). Aucune
des clauses d'exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs
réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître du présent recours.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a,
b et c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont respectées.
Le recours est donc recevable.
2.
Une marque est un signe propre à distinguer les produits ou les
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 de
la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 [LPM,
RS 232.11]). Le droit à la marque prend naissance par
l'enregistrement (art. 5 LPM) et confère au titulaire le droit exclusif de
faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services
enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). Sont exclus de la
protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à
des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte
un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c LPM). Le titulaire d'une
marque antérieure peut former opposition contre un nouvel
enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM (art. 31 al. 1 LPM).
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B-1755/2007
Si l'opposition est fondée, l'enregistrement est révoqué en tout ou
partie ; dans le cas contraire, l'opposition est rejetée (art. 33 LPM).
Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPM, la protection est accordée pour
autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les
services enregistrés. Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition
ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le
titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les
services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans,
il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut
d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Pour les
marques internationales, le délai de cinq ans précité commence à
courir après l'écoulement du délai à disposition de l'IPI pour refuser la
protection en Suisse de la marque ou dès le retrait d'un refus
provisoire (si l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967
[RS 0.232.112.3, ci-après : AM], s'applique : 12 mois à compter de la
date de notification à l'IPI [art. 5 al. 2 AM] ; si le Protocole du 27 juin
1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques [RS 0.232.112.4, ci-après : PM] s'applique :
18 mois après la date de notification [art. 5 al. 2 let. b PM] ; ATF 130 III
371 consid. 1.1 Color Focus ; voir également : IVAN CHERPILLOD, Le Droit
suisse des marques, Lausanne 2007, p. 194 n. marg. 633). Si le
défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de
l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse, l'opposant doit rendre
vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs
pour son non-usage (art. 32 LPM et 22 al. 3 de l'ordonnance du
23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]).
La vraisemblance de l'usage doit se rapporter à une période de cinq
ans rétroactivement à compter de la date à laquelle le défendeur a
invoqué, dans sa première détermination, le défaut d'usage de la
marque opposante (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4 Kinder).
3.
En l'espèce, l'autorité inférieure a jugé que le défaut d'usage a été
invoqué à temps par la recourante dans sa première réponse à
l'opposition du 21 avril 2006 et que la période à prendre en compte
courait du 21 avril 2002 au 21 avril 2006. Cette appréciation n'est pas
contestée par les parties. L'IPI a également admis la vraisemblance de
l'usage de la marque opposante. Au terme d'une comparaison de cette
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B-1755/2007
dernière avec la marque attaquée, l'autorité inférieure a considéré
qu'un risque de confusion existait entre ces deux marques. La
recourante soutient pour sa part que l'usage de la marque opposante
n'est pas vraisemblable et que la marque attaquée ne porte pas
atteinte à la fonction distinctive de la marque opposante.
4.
La marque opposante doit être utilisée en relation avec les produits ou
les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM) et dans une forme ne
divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée (art. 11 al. 2
LPM). L'usage doit être sérieux et doit se rapporter au territoire suisse
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 du 20 août 2007
consid. 5 Exit ; ATF 107 II 356 consid. 1c et les réf. La San Marco ;
ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Zurich 2005,
p. 49 ss ; CHERPILLOD, op. cit., p. 191 ; PHILIPPE GILLIÉRON, L'usage à titre
de marque en droit suisse, in : sic! 2005 Sonderheft 101, p. 108 et les
réf.). Un usage local de la marque suffit toutefois à lui conférer une
protection (ATF 102 II 111 consid. 3 Silva).
4.1 La marque doit être utilisée dans sa fonction distinctive des
produits pour lesquels elle est enregistrée (CHRISTOPH WILLI, in :
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht
unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zurich 2002, art. 11 n. marg. 14). Il n'est par
conséquent pas nécessaire qu'elle soit apposée sur le produit ou sur
son emballage (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 du
20 août 2007 consid. 5 Exit ; voir également : MEIER, op. cit., p. 27).
La marque peut donc également exercer sa fonction distinctive si elle
figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures.
4.2 L'usage d'une marque est sérieux lorsque son titulaire a
l'intention de l'utiliser dans un but commercial réel. Il doit manifester
l'intention de satisfaire à toute demande dans la mesure où elle ne
dépasse pas les attentes les plus optimistes. Le titulaire doit en outre
prospecter le marché et pouvoir démontrer une activité minimum sur
ce dernier durant une période prolongée (sic! 2006 37 consid. 6
Syscor ; CHERPILLOD, op. cit., p. 191 ; MEIER, op. cit., p. 50 ; GILLIÉRON,
op. cit., p. 107). Il n'est cependant pas nécessaire que le titulaire de
la marque fabrique de nouveaux produits. La seule activité de vente
suffit (GILLIÉRON, op. cit., p. 107) ; la vente sur le marché de l'occasion
et de collection constitue déjà un usage valable de la marque
Page 10
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(sic! 1998 586 consid. 1.4 Bugatti).
Le degré de "sériosité" est relatif et dépend du type de produits ou de
services concernés. Pour déterminer objectivement le sérieux de
l'usage, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas
particulier, soit les produits ou les services concernés, le chiffre
d'affaire usuel, ainsi que l'étendue et la durée de l'usage (MEIER,
op. cit., p. 50 ss). Alors qu'un usage occasionnel suffit lorsqu'il s'agit
de produits rares et précieux, un usage régulier doit être exigé pour
les produits de consommation courante (GILLIÉRON, op. cit., p. 107 et
les réf. à sic! 2004 106 consid. 7 Seiko Rivoli et sic! 2004 38
consid. 5 Bosca).
5.
L'opposant ne doit pas démontrer l'usage de sa marque en Suisse ; il
doit le rendre vraisemblable (art. 32 LPM). Le juge doit non
seulement considérer l'usage comme possible mais également
comme probable en se basant sur une appréciation objective des
preuves (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 du
20 août 2007 consid. 4 et les réf. Exit). Il ne doit pas être persuadé
du fait que la marque est utilisée ; il suffit que la véracité des faits
allégués soit plus élevée que celle de leur inexactitude (arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-7439/2006 du 6 juillet 2007
consid. 4.2.1 Kinder ; LUCAS DAVID, in : Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und
Modellgesetz, Bâle 1999, MSchG art. 12 n. marg. 16 ; GILLIÉRON,
op. cit., p. 104).
Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable l'usage
d'une marque peuvent consister en des pièces justificatives (factures,
bulletins de livraison) et des documents (exemples d'étiquette,
échantillons, emballages, catalogues, prospectus). Les témoignages
ne sont admis que lors de la procédure de recours (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 4 Exit).
Les preuves d'usage doivent se rapporter à la période de contrôle qui
précède l'invocation du défaut d'usage ; elles doivent par conséquent
être datées. Les preuves non-datées sont toutefois admissibles
lorsqu'elles peuvent être mises en relation avec d'autres preuves
datées (ibidem).
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B-1755/2007
6.
La recourante soutient que les preuves déposées par l'intimée ne
permettent pas de rendre vraisemblable l'usage de la marque
opposante en Suisse. Les catalogues et les extraits du magasin en
ligne ne prouveraient pas un tel usage durant la période de contrôle. Il
en irait de même pour les photos non-datées de la boutique
Z._______ de Genève. Quant aux factures adressées à différents
commerces en Suisse, elles démontreraient une activité marchande
d'un produit "NO NAME" et non l'usage de la marque opposante.
Pour sa part, l'intimée défend, en substance, que l'ensemble des
pièces qu'elle a déposées dans le cadre de la procédure d'opposition
permet de rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante en
Suisse.
Dans la décision querellée, l'IPI a considéré que les preuves versées
au dossier par l'intimée permettent de conclure au bien-fondé d'un
usage suffisamment réel et sérieux de la marque opposante en Suisse
en relation avec des chaussures.
6.1 L'intimée a remis, dans le cadre de la procédure de première
instance, les preuves suivantes : neuf catalogues de chaussures
(pièce A, fascicules numérotés de 1 à 9), 26 factures (pièce B)
adressées aux boutiques E._______, à Morges, K._______
H._______, à Genève, P._______, à Lausanne, Ko._______ AG, à
Zurich, et Z._______, à Genève, sept photographies de la boutique
Z._______ (pièce C) et neuf extraits du magasin en ligne "noname-
" (pièce D). Il convient donc d'examiner si ces preuves
permettent de rendre vraisemblable un usage réel et sérieux de la
marque opposante sur le territoire suisse en relation avec les produits
de la classe 25.
6.2 Les photographies (pièce C), deux catalogues (pièce B, fascicules
n° 2 et 3) et les extraits du magasin en ligne (pièce D), tous non-datés,
ne peuvent être retenus comme preuves d'usage de la marque
opposante (dans le même sens pour des preuves non-datées en
rapport, comme en l'espèce pour les catalogues et les extraits dudit
site Internet, avec l'étranger : sic! 2003 913 consid. 5 Cirrus).
De surcroît, la doctrine considère qu'un site Internet ne constitue pas
une preuve suffisante propre à démontrer le caractère sérieux de
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l'usage ; encore faut-il que le site soit consulté par des
consommateurs et que des achats aient été effectués par ceux-ci
(MEIER, op. cit., p. 55). En l'occurrence, l'intimée n'a pas apporté la
moindre preuve que le magasin en ligne de son site Internet (pièce D),
hébergé en France (".fr"), a été consulté par des consommateurs
suisses (voir sic! 2004 868 consid. 5 et 7 Globex et la critique de la
décision in : GILLIÉRON, op. cit., p. 108). Elle ne démontre pas non plus
que des achats ont été effectués à partir de la Suisse sur ce site. Par
ailleurs, il ressort de l'art. 5 des conditions générales de ventes
figurant sur le site Internet de l'intimée (document non versé au
dossier par l'intimée) qu'un consommateur suisse ne peut pas passer
de commande par l'intermédiaire du site, car l'intimée ne livre pas sur
le territoire helvétique. C'est dire que les neufs extraits dudit site
Internet ne permettent pas de démontrer l'usage de la marque
opposante en Suisse.
6.3 S'agissant des catalogues été 2002 (pièce A, fascicule n° 9),
hiver 2002 (pièce A, fascicule n° 6), été 2004 (pièce A, fascicule
no 7), hiver 2004/05 (pièce A, fascicule n° 8), été 2005 (pièces A,
fascicule no 5), été 2006 (pièce A, fascicule n° 1) et hiver 2006 (pièce
A, fascicule n° 4), il y a lieu de constater que l'expression "NO
NAME" figure sur chaque couverture. Le contenu de ces documents
montre des chaussures sur lesquelles est représenté, sous
différentes formes, un signe contenant ladite expression. Au dos de
chaque catalogue sont inscrites les coordonnées de l'intimée, soit
"(coordonnées en France)". Rien n'indique toutefois que ces
catalogues ont été diffusés sur le territoire suisse. Ces documents ne
permettent donc pas de rendre vraisemblable l'usage de la marque
opposante en Suisse (voir dans le même sens sic! 2004 868
consid. 4 Globex).
6.4 Parmi les 26 factures émises par l'intimée et adressées à cinq
boutiques sises à Lausanne, Genève, Morges et Zurich (pièce B),
deux d'entre elles (factures nos H06 498493 du 26 avril 2006 et H06
500883 du 15 juin 2006 adressées à la boutique Z._______ de
Genève) ne peuvent être retenues à titre de preuve d'usage dans la
mesure où elles ont été émises postérieurement à la période de
contrôle (21 avril 2001 au 21 avril 2006).
6.4.1 Sur chacune des 24 autres factures émises entre le 12 mars
2002 et le 12 avril 2006, figure, sous une ligne comprenant le numéro
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de client, la date d'expédition, le numéro d'expédition et le nom du
transporteur, un tableau divisé en six colonnes intitulées "Référence
article", "Poitures – Tailles", "Quant.", "P. U.", "Montant HT" et "TVA".
Ces indications permettent de conclure que les produits facturés font
partie de la classe 25, étant entendu qu'il est usuel de mentionner
une taille ou une pointure en relation avec un produit de
l'habillement. La colonne "Référence article" énumère les produits
vendus par l'intimée. Avant cette énumération figure l'expression
"COLLECTION: NO NAME". Il est donc probant que les produits
énumérés font partie de la collection "no name". Ces 24 factures
rendent par conséquent vraisemblable l'usage de la marque
opposante en Suisse en relation avec des produits de la classe 25.
Reste toutefois encore à examiner si l'intimée a démontré une
activité minimum sur le marché durant une période prolongée.
6.4.2 L'analyse des 24 factures prémentionnées permet également
de constater que 886 paires de chaussures "NO NAME (fig.)" ont été
vendues de manière régulière en Suisse entre le 12 mars 2002 et le
12 avril 2006, soit durant une période de 49 mois, pour un montant
total de EUR (...), soit CHF (...) (EUR 1.- = CHF 1.60). Il ressort de
ce qui précède que le titulaire de la marque opposante a rendu
vraisemblable l'existence d'une activité commerciale minimale sur le
marché durant la période de contrôle. En effet, ni le chiffre d'affaire ni
la réalisation de ventes habituelles ne sont en tant que tels
déterminants (sic! 2001 426 consid. 3.2 Heidi). En l'occurrence, on
ne peut cependant guère nier qu'il y a usage de la marque à des fins
de vente et que cette activité a été régulière. Dès lors, force est
d'admettre qu'il est vraisemblable que la marque opposante a été
sérieusement utilisée en Suisse durant la période incriminée.
7.
Reste à examiner si l'usage de la marque opposante dans sa forme
actuelle ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée
(art. 11 al. 2 LPM).
En principe, la marque doit être utilisée sous la forme inscrite au
registre (Message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990
concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des
indications de provenance [FF 1991 I 1], p. 24 ; GILLIÉRON, op. cit.,
p. 109). Le caractère dynamique du marché et son évolution exigent
toutefois que le titulaire d'une marque adapte cette dernière (MEIER,
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op. cit., p. 60). C'est la raison pour laquelle l'art. 11 al. 2 LPM précise
que l'usage d'une forme de la marque ne doit pas diverger
essentiellement (en allemand : wesentlich ; en italien : in maniera
essenziale) de la marque enregistrée (voir également dans le même
sens : art. 5 let. A al. 2 de la Convention de Paris pour la protection
de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967
[RS 0.232.04]).
Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut examiner si le caractère
distinctif de la marque est affecté dans son identité pour apprécier
l'importance des modifications apportées à la marque enregistrée.
Les divergences ne sont pas essentielles lorsque le public assimile la
marque utilisée à la marque enregistrée, bien qu'il puisse percevoir
de minimes différences (ATF 130 III 267 consid. 2.4 Tripp Trapp, ATF
99 II 104 consid. 7 Silva ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-4536/2007 du 27 novembre 2007 consid. 3.3 Salamander, arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 5
Exit ; MEIER, op. cit., p. 63 ; DAVID, op. cit., art. 11 n. marg. 14 ; EUGEN
MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III, Kennzeichenrecht,
Bâle 1996, Markenrecht, p. 176 ; WILLI, op. cit., art. 11 n. marg. 51 ;
GILLIÉRON, op. cit., p. 109). Ainsi, l'omission d'éléments secondaires ou
la modernisation de l'écriture ne sont pas assimilées à des
modifications substantielles (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4.1 Kinder ; sic! 2004 106
consid. 5 Seiko Rivoli ; DAVID, op. cit., art. 11 n. marg. 14).
S'agissant des marques composées d'éléments verbaux et figuratifs,
le Tribunal fédéral a jugé qu'on ne pouvait pas ériger en principe
général que le droit à la marque sur un signe combiné serait validé
lorsque le titulaire en utilise uniquement l'élément verbal distinctif ;
les circonstances du cas concret sont toujours déterminantes
(ATF 130 III 267 consid. 2.4 Tripp Trapp). Lorsque le mot constitue
l'élément essentiel de la marque, la suppression ou la modification
de l'élément graphique ne porte pas atteinte au caractère distinctif de
celle-ci ; l'inverse vaut dans l'hypothèse où la représentation
graphique est l'élément prégnant de la marque. Si les deux éléments
sont essentiels pour l'impression d'ensemble de la marque, ils
doivent apparaître ensemble sur le marché (MEIER, op. cit., p. 72 s. et
les réf.).
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7.1 Dans sa forme enregistrée, la marque opposante est combinée
d'un élément verbal et d'une représentation graphique.
L'élément figuratif est représenté par un rectangle noir au centre
duquel est inscrit l'élément verbal "NO NAME". Les lettres formant
cette expression sont des majuscules juxtaposées les unes à côté
des autres de gauche à droite. La typographie utilisée n'est pas
fantaisiste. Le mot "no" est écrit en blanc et le mot "name" en noir à
liseré blanc.
Lors de l'examen de l'usage d'une marque, il convient de déterminer
l'élément essentiel à l'identité de cette dernière. Par conséquent,
point n'est besoin d'établir la force distinctive de chaque élément
composant la marque en cause pour en dégager le champ de
protection. Le signe est au contraire considéré en tant que marque et
donc comme distinctif de produits ou de services (cf. art. 1 al. 1
LPM). Dès lors, une marque combinée d'un élément graphique et
d'un élément verbal doit nécessairement être caractérisée par au
moins l'un d'eux. Au vu de l'élément graphique composant la marque
opposante, force est d'admettre que le consommateur moyen visé
par les produits de la classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie)
le percevra comme étant banal ; cet élément n'est donc pas essentiel
à l'impression d'ensemble de la marque opposante. En revanche,
l'expression "no name" est prégnante et confère à la marque
opposante son caractère distinctif. Au demeurant, s'il est vrai que le
consommateur moyen alémanique peut comprendre l'expression "no
name" dans le sens "sans marque", il n'est pas certain, comme nous
le verrons ci-après (cf. consid. 10.2), qu'elle soit perçue comme
descriptive, contrairement à ce que prétend la recourante. C'est dire
que l'identité de la marque opposante est caractérisée par son
élément verbal "no name".
7.2 La marque opposante a été enregistrée le 10 août 1992 pour des
produits de l'habillement. Le marché de la mode étant
particulièrement dynamique et sensible à l'évolution des styles, les
titulaires des marques doivent pouvoir adapter leur signe aux
nouvelles données de ce marché, en particulier lorsqu'il s'agit,
comme en l'espèce, d'une marque enregistrée depuis plus de 15 ans.
Il ressort des preuves d'usage remises par l'intimée, en particulier
des catalogues versés au dossier (pièce A, fascicules 1 à 9), que la
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marque opposante a été utilisée, durant la période de contrôle, dans
des formes divergeant de la marque enregistrée qui peuvent être
regroupées en trois catégories.
7.2.1 Les représentations classées dans la catégorie 1 sont les
suivantes :
Page 17
(fig. 1) (fig. 2)
(fig. 3) (fig. 5)
(fig. 7) (fig. 9)
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Ces signes sont constitués d'un élément graphique et de l'élément
verbal "no name". L'élément graphique se caractérise par des lettres
majuscules (p. ex. : fig. 2) ou minuscules (p. ex. : fig. 1), par une
typographie ordinaire (p. ex. : fig. 9), japonaise (fig. 3) ou gothique
(fig. 5) et, parfois, par le remplacement de la lettre "o" par le symbole
"Ø" (p. ex. : fig. 7) ou par un coeur (fig. 1). Dans quelques cas,
l'élément verbal est combiné avec le symbole "Ø" (p. ex. : fig. 2) et/ou
disposé d'une manière particulière : inscription verticale (fig. 3) ou de
droite à gauche (fig. 12 et fig. 14), "no name" écrit sur (fig. 7) ou
autour du symbole "Ø" (fig. 5).
Dans chacune de ces représentations, l'élément verbal ne subit
aucune dilution ; il demeure ainsi distinguable et garde son caractère
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(fig. 11) (fig. 12)
(fig. 13) (fig. 14)
(fig. 15) (fig. 16)
B-1755/2007
prégnant, quand bien même l'élément graphique diverge de celui qui
est enregistré. C'est dire que le consommateur moyen y verra
toujours la marque opposante et non une marque différente.
7.2.2 Les signes opposants classés dans la deuxième catégorie
sont combinés d'un élément verbal et d'une représentation
graphique. A la différence des signes classés dans la première
catégorie, l'élément verbal n'est composé que du mot "NO". Enfin, les
signes de la troisième catégorie
sont des représentations graphiques du symbole "Ø". L'élément
prégnant de la marque opposante, soit l'expression "NO NAME", fait
donc défaut. Force est dès lors d'admettre que les signes de ces
deux catégories diffèrent essentiellement de la marque enregistrée
(voir notamment dans le même sens pour la deuxième catégorie :
sic! 2004 106 consid. 5 Seiko Rivoli).
7.3 Il ressort de ce qui précède et de l'ensemble des preuves
d'usage versées au dossier que, dans une large mesure, la marque
Page 19
(fig. 4) (fig. 10)
(fig. 6) (fig. 8)
B-1755/2007
opposante a été utilisée dans des formes ne divergeant pas
essentiellement de la marque enregistrée.
Le recours est donc mal fondé sur ce point.
8.
A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont en outre exclus de la
protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à
des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte
un risque de confusion. Selon le Tribunal fédéral (ATF 131 III 572
consid. 3 Atlantis), "la notion de danger de confusion est identique
dans l'ensemble du droit des biens immatériels. Le risque de
confusion signifie qu'un signe distinctif (...) est mis en danger par des
signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation
de personnes ou d'objets déterminés." Il existe un risque de
confusion lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est
atteinte, à savoir lorsqu'il est à craindre que les acheteurs soient
induits en erreur sur l'origine du produit ou qu'ils soient à tort amenés
à supposer l'existence d'une relation entre les marques (ATF 127 III
160 consid. 2a Securitas, ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan,
ATF 126 III 315 consid. 6 Rivella ; CHERPILLOD, op. cit., p. 108 s.).
Selon la doctrine et la jurisprudence, la différence entre deux signes
devra être d'autant plus importante que les produits sont similaires et
vice-versa (ATF 122 III 387 ; KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des
biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 83).
En l'espèce, les preuves versées au dossier ne permettent
d'admettre un usage de la marque opposante qu'en relation avec des
chaussures. Selon la jurisprudence, la marque opposante se
révélerait donc protégée uniquement pour ce type de produits
(sic! 2003 913 consid. 6 Cirrus, sic! 2001 646 consid. 3 Isover).
Toutefois, il est admis que les articles d'habillement et les
chaussures sont similaires (sic! 2001 649 consid. 3 Woodstone), de
sorte que la limitation de l'usage de la marque opposante ne porte
pas à conséquence dans le cas d'espèce. L'instance inférieure a
donc constaté avec raison que les produits pour lesquels la marque
attaquée revendiquait la protection étaient similaires et partiellement
identiques aux chaussures de la marque opposante. Ce point n'est
au demeurant pas contesté par les parties.
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9.
L'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques
telles qu'elles sont inscrites au registre (sic! 2004 927 consid. 6
Ecofin).
9.1 Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il faut se
fonder sur le souvenir laissé par la marque chez les ultimes
acquéreurs des produits ou des services (CHERPILLOD, op. cit., p. 110).
Est déterminante l'impression d'ensemble laissée par les marques
dans le souvenir du consommateur cible (ATF 127 III 160 consid. 2b/
cc Securitas). S'agissant des marques combinées d'éléments
verbaux et figuratifs, comme en l'espèce, l'impression d'ensemble est
principalement déterminée par l'élément verbal, dans la mesure où le
consommateur moyen se souvient avant tout des mots (arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-7438/2006 du 10 mai 2007 consid. 4
publié in sic! 2007 749 Cellini). Néanmoins, l'élément figuratif sera
prépondérant s'il a une fonction dominante (TROLLER, op. cit., p. 93).
Les éléments graphiques d'une marque verbale et figurative ne sont
pas en mesure d'écarter le risque de confusion résultant des
éléments verbaux lorsqu'ils ne constituent qu'une conversion
graphique de l'élément verbal caractéristique (sic! 2003 815
consid. 10 Red Bull). La sonorité découle en particulier du nombre de
syllabes et de la cadence et de la succession des voyelles. L'image
de la marque dépend quant à elle de la longueur et des particularités
des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que
sa terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent
plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées
(ATF 127 III 160 consid. 2b/cc et réf. Securitas).
9.2 Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force
distinctive. Pour les marques faibles, le périmètre est plus restreint
que pour les fortes. Pour les marques faibles, des différences plus
modestes suffiront donc à créer une distinction suffisante. Sont
faibles en particulier les marques dont les éléments essentiels
dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant.
Sont fortes au contraire les marques qui sont imaginatives ou qui ont
acquis une notoriété dans le commerce (ATF 122 III 382 consid. 2a
Kamillosan ; DAVID, op. cit., art. 3 n. marg. 13 ; MARBACH, op. cit.,
p. 113). Les marques qui appartiennent au domaine public ne
bénéficient d'aucune protection, sauf si elles se sont imposées dans
le commerce pour les produits ou les services concernés (art. 2 let. a
Page 21
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LPM). Par conséquent, un risque de confusion ne peut être constaté
si le seul élément commun entre les marques à comparer présente
un caractère descriptif et doit donc être considéré comme faisant
partie du domaine public (DAVID, op. cit., art. 3 n. marg. 29 ; MARBACH,
op. cit., p. 114). Lorsqu'une marque reprend uniquement les éléments
banaux d'une autre marque, soit des éléments qui n'ont pas de force
distinctive, il faut certes en tenir compte dans l'appréciation du risque
de confusion. Toutefois, il faut donner un poids prépondérant aux
éléments prégnants de la marque (MARBACH, op. cit., p. 116 ; WILLI,
op. cit., art. 3 n. marg. 133 ; sic! 1999 276 consid. 4 Natural White).
10.
En l'espèce, les marques opposées sont, d'une part, "NO NAME
(fig.)" (marque opposante) et, d'autre part, "NO NAME (fig.)" (marque
attaquée). Elles sont toutes deux enregistrées pour des produits
similaires et partiellement identiques appartenant au secteur de
l'habillement.
Il convient donc d'examiner, dans un premier temps, le champ de
protection de la marque opposante.
10.1 Comme relevé ci-dessus, la marque opposante est, dans son
ensemble, un signe combiné d'un élément verbal essentiel et d'un
élément graphique secondaire (cf. consid. 7.1). En ce qui concerne
l'élément graphique, force est d'admettre qu'il est, au vu de ces
caractéristiques, faiblement distinctif. Bien que l'expression "no
name" soit prégnante, il convient encore de déterminer sa force
distinctive afin d'établir la sphère de protection de ladite marque.
10.2 Le mot "no" signifie, en allemand, "nein", "nicht", "um nichts",
"kein" ou "alles andere als" (Langenscheidt, Handwörterbuch
Englisch, Berlin 2005, p. 398). Quant au terme "name", il a, en tant
que verbe, les acceptions suivantes : "nennen", "erwähnen",
"anführen" "nominieren", "vorschlagen" (ibidem, p. 391). En qualité
de nom, "name" signifie "Name", "Bezeichnung" ou
"Benennung" (ibidem, p. 391). Selon les dictionnaires Wahrig et
Duden, l'expression anglaise "no name", qui se traduit "keine Name",
est passée dans la langue allemande sous la forme "No-name-
Produkt" ou "No-Name-Produkt" et signifie un produit commercialisé
sans marque (Produkt, das im Handel ohne Markenzeichen
vertrieben wird [Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 6e éd., p. 913 ;
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Duden, Das Fremdwörterbuch, 1982, p. 527] ; voir également pour la
traduction de "No-name-Produkt" de l'allemand au français :
Langenscheidt, Handwörterburch Französisch, Berlin 2006, p. 1193).
De plus, il ressort des pièces versées au dossier par la recourante
(cf. extraits de forums de discussion et
[pièces nos 10 et 11 du bordereau de la
recourante du 7 mars 2007] ; article du Blick du 14 novembre 2006
[ ; pièce n° 6 du bordereau de la recourante du 5 janvier
2007]) que le consommateur suisse alémanique utilise l'expression
"no-name" pour désigner un tel produit.
En français, le mot anglais "no" signifie "pas de", "aucun", "ne ...
pas", "ne ... plus" ou "non" (Harrap's shorter, Dictionnaire anglais /
français français / anglais, Edimbourg 1996, p. 620). "Name" exprime
l'action de "nommer", de "donner un nom", de "baptiser", de
"désigner" ou de "révéler le nom de quelqu'un ou de quelque
chose" (ibidem, p. 608). En tant que nom, "name" signifie "nom",
"devise", "raison sociale", "intitulé", "titre", "réputation" ou
"renommée" (ibidem, p. 607). Dans un contexte économique et
juridique, "name" a également le sens de "marque" (ibidem, p. 566 ;
JEAN BALEYTE / ALEXANDRE KURGANSKY / CHRISTIAN LAROCHE / JACQUES
SPINDLER, Dictionnaire économique et juridique Economic and legal
Dictionary, 4e éd., Paris 1995, p. 513). Au contraire de la langue
allemande, l'usage n'a pas consacré l'expression "no name" dans la
langue française pour désigner le fait qu'un produit est commercialisé
sans marque. Le produit générique ou le produit libre sont les
expressions usuelles (Le Nouveau Robert de la Langue Française
2007, Paris 2007, p. 1143 et 1542).
En italien, le mot "no" signifie "no", "nessuno" ou "non" (Dictionnaire
anglais-italien en ligne, ). Quant au terme
"name", il a les acceptions suivantes : "chiamarsi", "nome",
"cognome", "chiamare", "nominare", "citare" ou "indicare" (ibidem). A
l'instar de la langue française, l'expression "no name" n'a pas été
reprise dans la langue usuelle italienne.
Il appert de ce qui précède que, si l'expression "no name" a été
reprise dans la langue allemande pour désigner un produit
commercialisé sans marque, cela ne semble pas être le cas tant
dans la langue française que dans la langue italienne. De plus, pour
qu'une marque soit descriptive d'un produit ou d'un service, il faut
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qu'elle contienne des références sur sa qualité, sa provenance
géographique ou sur son fonctionnement (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-7403/2006 du 16 août 2007 consid. 3 ss
Engineered for men ; sic! 2005 649 consid. 2, 3 et 5 Globalpost, sic!
2005 19 consid. 3 Natura Güggeli, sic! 2003 134 consid. 2 Cool
Action ; ATF 128 III 454 consid. 2.1 Yukon). In casu, les produits pour
lesquels la protection du signe est revendiquée sont des vêtements
et chaussures (classe 25). Or, on peut douter que l'expression "no
name" soit descriptive pour ces produits. Dans son recours,
B._______ AG prétend pour sa part que cette expression désigne un
produit bon marché et de moindre qualité. Cette allégation est
discutable, dans la mesure où elle pourrait, par ironie, désigner au
contraire un produit de luxe. De fait, cette expression n'est pas
univoque et son rapport avec les produits litigieux n'est pas à ce
point immédiat que le consommateur moyen y verra nécessairement
un produit bon marché de la classe 25. Avec raison, l'autorité
inférieure soutient que le consommateur moyen retiendra de
l'expression litigieuse avant tout son contenu fantaisiste et non pas
un éventuel terme générique censé indiquer une absence de marque.
De surcroît, il ressort des preuves d'usage versées au dossier par
l'intimée que ce signe est utilisé comme marque, puisqu'il figure sur
des chaussures aux endroits où, d'ordinaire, un fabriquant de tels
produits appose son signe distinctif.
Il ressort de ce qui précède que, faute d'être descriptive, la marque
opposante jouit d'une sphère de protection normale.
10.3 La marque attaquée est elle aussi combinée d'un élément
verbal et d'un élément figuratif. L'élément figuratif est représenté par
un rectangle noir au sein duquel est inscrit en majuscule blanche et
en gras l'élément verbal "NO NAME". Le mot "NO" est disposé
verticalement et peut ainsi être également lu "OZ" ; le mot "NAME"
est juxtaposé au "N" de "NO" et est écrit en plus petit caractère.
Force est donc de constater que la marque attaquée reprend
l'essentiel des éléments de la marque opposante et, en particulier,
son élément distinctif prépondérant. Attendu que les marques
opposées sont enregistrées pour des produits similaires et
identiques, de grande consommation et destinés à des
consommateurs moyens et non à des spécialistes, il n'y a pas lieu
d'attendre du public cible une attention particulière lors de l'achat
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(voir CHERPILLOD, op. cit., p. 110 et les réf.). Aussi, les différences
graphiques que présentent les marques opposées seront peu
perceptibles par ledit consommateur. Les deux marques opposées
étant fortement similaires, on ne peut, de surcroît, exclure que la
marque attaquée soit perçue comme une variante de la marque
opposante (cf. mutatis mutandis consid. 7.2.1). En conséquence, la
marque attaquée porte atteinte à la fonction distinctive de la marque
opposante ; il en résulte ainsi un incontestable risque de confusion.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que le recours interjeté par
B._______ AG, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'IPI
confirmée.
11.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et 1 al. 1 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction
de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de
la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu
d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque,
respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de la marque
attaquée. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves
concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet
dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la
procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes
quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les
valeurs empiriques, soit entre CHF 50'000.- et CHF 100'000.- (voir
en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2007 du 27 juin 2007
consid. 3.3 et les références doctrinales citées).
Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés
à CHF 4'000.- pour le fond et mis à la charge de la recourante, qui
succombe. Ils seront imputés sur l'avance de frais de CHF 4'500.-
versée le 15 mai 2007 par cette dernière. Le solde de CHF 500.- lui
est restitué.
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L'intimée avait conclu à ce que la recourante traduise en français son
mémoire de recours ; cette conclusion a été rejetée dans la décision
incidente du 30 mai 2007. Dans ces circonstances, les frais relatifs à
cette dernière, fixés à CHF 250.-, sont mis à la charge de l'intimée.
11.2 L'intimée, ayant intégralement obtenu gain de cause, a droit à
des dépens pour les frais causés par le recours de B._______ AG
(art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais
de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la
partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent
notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels
sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la
partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats
est de CHF 200.- au moins et de CHF 400.- au plus (art. 10 FITAF).
En tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,
une indemnité de CHF 3'000.-, TVA comprise, est ainsi équitablement
allouée à l'intimée à titre de dépens pour la procédure de recours et
mise à la charge de la recourante.
12.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.- pour la procédure
au fond, sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance
de frais de Fr. 4'500.- déjà versée. Le solde de Fr. 500.- est restitué à
cette dernière.
3.
Les frais de procédure relatifs à la décision incidente du 30 mai 2007,
d'un montant de Fr. 250.-, sont mis à la charge de l'intimée. Cette
dernière est invitée à verser cette somme dans les 30 jours au moyen
du bulletin de versement joint en annexe.
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B-1755/2007
4.
Des dépens d'un montant de Fr. 3'000.- (TVA comprise) sont alloués à
l'intimée et mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à l'intimée (Recommandé , annexes : dossier en retour et 1 bulletin
de versement)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président de cour : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Expédition : 20 février 2008
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