Abtei lung II
B-1759/2007
{T 0/2}
U r t e i l v o m 2 6 . F e b r u a r 2 0 0 8
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Francesco Brentani;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.
X._______, 500 South Buena Vista Street,
US-9152 Burbank CA,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thierry Calame, Lenz &
Staehelin, Bleicherweg 58, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Teilweise Zurückweisung der schweizerischen
Markenanmeldung Nr. 51605/2006 PIRATES OF THE
CARIBBEAN
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-1759/2007
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin hinterlegte am 22. Februar 2006 beim Eidge-
nössischen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") die Wortmar-
ke PIRATES OF THE CARIBBEAN für Waren und Dienstleistungen der
Klassen 9, 16, 25, 28 und 41.
B.
Die Vorinstanz beanstandete das Zeichen am 20. März 2006 mit der
Begründung, dass es aufgrund der Herkunftsangabe "CARIBBEAN" ir-
reführend sei, soweit darunter Waren oder Dienstleistungen angeboten
würden, die nicht aus der Karibik stammten. Das Eintragungsgesuch
sei daher gemäss Art. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. Au-
gust 1992 (MSchG, SR 232.11) zurückzuweisen.
C.
Die Beschwerdeführerin entgegnete am 22. Mai 2006, das Wort "CA-
RIBBEAN" werde vom Abnehmer nicht als Herkunftsangabe in Bezug
auf Waren oder Dienstleistungen verstanden.
D.
Die Vorinstanz folgte dieser Auffassung mit Schreiben vom 19. Juli
2006 und widerrief die auf eine Irreführungsgefahr gestützte Bean-
standung. Stattdessen machte sie geltend, dass das Zeichen für ge-
wisse Waren einen thematischen Inhalt habe und insoweit im Sinne
von Art. 2 Bst. a MSchG nicht unterscheidungskräftig sowie freihalte-
bedürftig sei. Diese Beanstandung beschränkte sie auf die Waren:
9 Disques acoustiques; DVD; CD-ROM; films cinématographiques;
dessins animés.
16 Produits en papier, compris dans cette classe; produits à l'im-
primerie; photographies; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); affiches; cartes postales; jour-
naux; magazines; livres; calendriers.
E.
Mit Stellungnahme vom 15. November 2006 machte die Beschwerde-
führerin geltend, dass es sich beim angemeldeten Zeichen um keine
beschreibende Angabe handle. Thematische Inhaltsangaben seien
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nämlich nicht zu dieser Kategorie zu zählen. Soweit die Rechtspre-
chung ein Zeichen bisher als thematische Inhaltsbeschreibung vom
Schutz ausgeschlossen habe, habe sich dieses immer nur auf Periodi-
ka und Drucksachen, nicht aber auf andere Waren der Klassen 9 und
16 bezogen. Auch könne nicht jeder Hinweis auf einen möglichen the-
matischen Inhalt unzulässig sein. Das Zeichen "PIRATES OF THE CA-
RIBBEAN" sei bereits intensiv gebraucht und beworben worden, was
seine originäre Unterscheidungskraft erhöht habe. Ein Freihaltebedürf-
nis bestehe nicht. Stattdessen seien bereits zahlreiche Marken mit ei-
nem möglichen thematischen Inhalt der Waren registriert, so dass die
Marke auch aufgrund des Rechtsgleichheitsgebots eingetragen wer-
den müsse. Schliesslich sei die Marke auch schon von mehreren aus-
ländischen Markenämtern registriert worden. Dies habe für den Eintra-
gungsentscheid in der Schweiz Indizwirkung.
F.
Aufgrund der behaupteten, intensiven Benützung und Bewerbung des
angemeldeten Zeichens gab die Vorinstanz der Beschwerdeführerin
mit Schreiben vom 21. November 2006 Gelegenheit, eine Eintragung
mit dem Vermerk "durchgesetzte Marke" zu beantragen. Die Be-
schwerdeführerin verzichtete mit Schreiben vom 28. November 2006
auf einen solchen Antrag und beharrte auf der originären Unterschei-
dungskraft des Zeichens.
G.
Mit Teilverfügung vom 2. Februar 2007 wies die Vorinstanz das Mar-
keneintragungsgesuch teilweise, nämlich für "Disques acoustiques;
DVD; CD-ROM; films cinématographiques; dessins animés" in Klasse 9
und "Produits en papier, compris dans cette classe; produits à
l'imprimerie; photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); affiches; cartes postales; journaux; ma-
gazines; livres; calendriers" in Klasse 16 zurück. In der Begründung
wies sie daraufhin, dass ein Anspruch auf Gleichbehandlung vorlie-
gend nicht bestehe. Ausländische Voreintragungen hätten bei einem
derart klaren Fall keine Wirkung. Es handle sich nicht um einen Grenz-
fall.
H.
Gegen die Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 7. März 2007
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechts-
begehren:
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1. Die Verfügung der Vorinstanz betreffend das Markeneintragungsgesuch
51605/2006 – PIRATES OF THE CARIBBEAN – vom 2. Februar 2007
sei aufzuheben. Die Marke 51605/2006 – PIRATES OF THE CARIBBE-
AN – sei in allen beanspruchten Warenkategorien zur Eintragung zuzu-
lassen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz.
I.
Mit Schreiben vom 15. August 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die
Einreichung einer Vernehmlassung. Sie beantragte unter Hinweis auf
die Begründung des angefochtenen Entscheids, die Beschwerde unter
Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.
J.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist
von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-
zember 1968 (VwVG, SR 172.021) am 7. März 2007 eingereicht. Der
verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin
ist die Beschwerdeführerin gemäss Art. 48 VwVG zur Beschwerde le-
gitimiert. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlos-
sen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr als Marke für die Waren
oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht
werden (Art. 2 Bst. a MSchG). Zum Gemeingut zählen einerseits Zei-
chen, die mangels Unterscheidungskraft nicht zur Identifikation von
Waren oder Dienstleistungen dienen und vom Publikum nicht als Hin-
weis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden
(BGE 128 III 450 E. 1.5 Premiere, BGE 129 III 227 E. 5.1 Masterpiece,
LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Marken-
schutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999 [hiernach
Kommentar DAVID], MSchG Art. 2, N. 5), sondern insbesondere als De-
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koration, Sach- oder Produktebezeichnung angesehen werden (BGE
106 II 247 E. 2b Rotring, BGE 118 II 181 E. 3 Duo), und andererseits
Zeichen, an welchen ein Freihaltebedürfnis besteht (BGE 120 II 150 E.
3b/bb Yeni Raki, BGE 118 II 183 E. 3c Duo, BGE 117 II 323 E. 3
Valser).
Als beschreibende Angaben werden jene Zeichen des Gemeinguts be-
zeichnet, die sich in einem direkten Bezug auf den gekennzeichneten
Gegenstand erschöpfen, nämlich von den massgeblichen Verkehrs-
kreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte
Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen
verstanden werden. Unter den Begriff der beschreibenden Angabe fal-
len namentlich Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf
Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchs-
zweck, Wert, Ursprungsort oder Herstellungszeitpunkt aufgefasst zu
werden (BGE 118 II 182 E. 3b Duo; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutz-
gesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berück-
sichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich
2002, Art. 2, N. 45). Blosse Gedankenverbindungen oder Anspielun-
gen, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeuten, ge-
nügen nicht. Der gedankliche Zusammenhang muss vielmehr derart
sein, dass der beschreibende Charakter des Kennzeichens ohne Fan-
tasieaufwand zu erkennen ist (BGE 127 III 166 E. 2 b/aa Securitas,
BGE 103 Ib 275 E. 3b Red & White; Entscheid der eidgenössischen
Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar
2003, in: sic! 2003 S. 495 E. 2 Royal Comfort; Kommentar DAVID, Art. 2,
N. 6).
3.
Waren oder Dienstleistungen können ihren wirtschaftlichen Wert
hauptsächlich in ihrem immateriellen Inhalt anstatt in ihren physischen
Bauteilen haben. Zum Beispiel werden bespielte DVD's vor allem we-
gen der darauf gespeicherten Werke, und weniger wegen ihren äus-
serlichen Komponenten (Cover, Inlay oder Scheibe) gekauft. Liegt die
Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise solcherart auf dem geistigen In-
halt, kann es für sie naheliegen, auch den Sinngehalt des Kennzei-
chens als inhaltlichen beziehungsweise thematischen Hinweis anstatt
als Hinweis auf physische, äussere Merkmale zu interpretieren. In sol-
chen Fällen ist ein beschreibender Sinngehalt der Marke auch in Be-
zug auf den Inhalt zu prüfen, wie dies die Vorinstanz im vorliegenden
Fall richtig getan hat.
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3.1 Aus diesem Grund werden Titel, Überschriften oder Illustrationen
eines literarischen oder audiovisuellen Werks, die in naheliegender
Weise dessen thematischen Inhalt beschreiben, von einem Teil der
Lehre ebenfalls als beschreibende Angaben gewertet (WILLI, a.a.O.,
Art. 2, N. 52; Kommentar DAVID, Art. 2, N. 17, anderer Meinung EUGEN
MARBACH, Die eintragungsfähige Marke, Bern 1984, S. 56 f.). Das Bun-
desgericht hat vor Inkrafttreten des geltenden Markenschutzgesetzes,
entgegen seiner früheren Praxis, entschieden, dass Überschriften von
Drucksachen grundsätzlich als Marken eingetragen werden können.
Es beurteilte darum den Gebrauch der Buchtitel "Industrie-Compass",
"Handels-Compass" und "Finanz-Compass" und der Zeitschriftentitel
"Annette" und "Annette extra" als markenmässigen Gebrauch (BGE 81
II 288 E. 2a Compass/Kompass, BGE 102 II 125 E. 2 Annabelle/Annet-
te; vgl. ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht I. Teil, 3. Aufl., Basel 1985,
S. 257). Im Rahmen dieser grundsätzlichen Eintragbarkeit von Über-
schriften und Titeln wurden die Zeitschriftentitel "La cardiologia nel
mondo", "Week-End-Sex" und "Rivista del Mendrisiotto" als Gemeingut
angesehen, "weil sie ausschliesslich aus Zeichen zusammengesetzt
sind, die den Inhalt der Zeitschrift kennzeichnen" (BGE 87 I 396 La
cardiologia nel mondo, Urteil des Bundesgerichts vom 19. November
1972, veröffentlicht in Schweizerisches Patent-, Muster und Marken-
blatt [PMMBl] 1972 I 67 Week-End-Sex, Urteil des Tribunale d'appello
TI vom 10. März 1995, veröffenlicht in Schweizerische Mitteilungen
über Immaterialgüterrecht [SMI] 1996 S. 293 E. 6 Mendrisiotto). Auf
diese Rechtsprechung beziehen sich die erwähnten Lehrmeinungen.
3.2 In den letzten Jahren qualifizierte das Bundsgericht mit derselben
Begründung die Marken "Premiere" und "Discovery Travel & Adventure
Channel" für Zeitschriften bzw. Spielfilme als Gemeingut (BGE 128 III
451 E. 1.6 Premiere, Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. De-
zember 2003 E. 4 Discovery Travel & Adventure Channel). Wegen ei-
nes vergleichbaren inhaltlichen Bezugs versagte auch die RKGE den
Marken "LoadLeveler", "Workplan", "Sourcesafe" und "Info-Tip" die
Eintragung für Computerprogramme und elektronische Datenträger so-
wie dem Zeichen "Weblearn" den Schutz für Lehr- und Unterrichtsmit-
tel (Entscheide der RKGE in: SMI 1995 S. 305 Loadleveler, sic! 1998
S. 46 Workplan, sic! 1998 S. 477 Sourcesafe, sic! 2000 S. 100 InfoTip,
RKGE in sic! 2003 S. 425 Weblearn). Diese Kasuistik widerlegt die
Darstellung der Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift, dass
der Ausschluss von Inhaltsangaben auf Periodika beschränkt sei. Nach
einem Teil der Lehre und Rechtsprechung sollen Überschriften von
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Einzelwerken allerdings tatsächlich strenger behandelt werden als Titel
von periodisch erscheinenden Werken oder seien jene sogar ganz
vom Markenschutz auszuschliessen (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 52;
TROLLER, a.a.O., S. 258, LUCAS DAVID, in: Schweizerisches Immaterialgü-
ter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/3, Lexikon des Immaterialgüterrechts,
Basel 2005 [hiernach: Lexikon David], "Kennzeichen", S. 188, Urteil
des Cour de Justice des Kantons Genf, veröffentlicht in SMI 1993
S. 302 E. 3a Swatchissimo II). Auch die Vorinstanz bestimmt schliess-
lich in ihren internen Prüfungsrichtlinien, dass Zeichen, die einen mög-
lichen thematischen Inhalt der Waren und/oder Dienstleistungen be-
schreiben, vom Markenschutz auszuschliessen seien (IGE-Richtlinien
in Markensachen vom 1. Januar 2007, Ziff. 4.4.2.2.5).
3.3 Auch im deutschen Recht fordert ein Teil der Lehre, "Angaben, die
als Titel von Rundfunk- bzw. Fernsehsendungen, Druckschriften oder
anderen Medienträgern in Betracht kommen", vom Markenschutz
grossräumig auszuschliessen (PAUL STRÖBELE/FRANZ HACKER/IRMGARD
KIRSCHNECK, Markengesetz, 8. Aufl., München 2006, § 8, Rz. 118). Die
gegenteilige Ansicht vertritt KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, 3. Aufl.,
München 2001, § 8, Rz. 60 (differenziert auch die Urteile des Deut-
schen Bundesgerichtshofs [BGH] in Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrech [GRUR] 2002 S. 1070 Bar jeder Vernunft, GRUR 2001 S.
1042 Reich und Schön).
3.4 Wie in allen Markeneintragungsverfahren muss auch in solchen
Fällen allein auf den Wortlaut der Markenanmeldung und nicht auf ei-
nen beabsichtigten oder tatsächlich stattfindenden Markengebrauch
als Werküberschrift, Zeitschriftentitel oder Illustration abgestellt wer-
den, solange keine Verkehrsdurchsetzung der Marke geltend gemacht
wird (EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe-
werbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht [hier-
nach: Kommentar Marbach], S. 29; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 12). Die zi-
tierte Vorschrift in Ziff. 4.4.2.2.5 der Prüfungsrichtlinien der Vorinstanz
ist darum möglicherweise zu breit formuliert, denn alle Zeichen –
selbst unbekannte Fantasiezeichen – erscheinen grundsätzlich geeig-
net, als Überschrift eines Werks zu dienen und auf einen Inhalt, in dem
sie näher erklärt und besprochen werden, hinzuweisen. Jedes Zeichen
kann darum einen "möglichen thematischen Inhalt der Waren und/oder
Dienstleistungen beschreiben", solange sein tatsächlicher oder beab-
sichtigter Gebrauch nicht festgelegt ist, worauf die Beschwerdeführerin
zu Recht hinweist. Würde dieses Kriterium von der Vorinstanz konse-
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quent angewendet – was die in der Beschwerdeschrift zitierten Bei-
spiele (etwa die Marken CH 386 111 King of the Zoo, CH 434 023 The
Punisher, CH 521 209 The Lion, the Witch and the Wardrobe; vgl. auch
CH 489 201 The Lord of the Rings) allerdings eindrücklich widerlegen
– würden Markeneintragungen für inhaltsbezogene Waren und Dienst-
leistungen und damit der Zweck des Markenrechts in diesen Bereichen
überhaupt verunmöglicht.
3.5 Auch ist schwer einzusehen, warum der Titel oder die Überschrift
eines Druckerzeugnisses, Tonbildträgers oder anderen Mediums oder
von entsprechenden Dienstleistungen überhaupt keinen Hinweis auf
einen möglichen thematischen Inhalt enthalten darf, wie die erwähnte
Vorschrift in den Prüfungsrichtlinien es verlangt, sofern das Zeichen
gleichzeitig geeignet bleibt, diese Waren oder Dienstleistungen im Sin-
ne eines betrieblichen Herkunftshinweises zu individualisieren und von
den Waren anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen (Art. 1
Abs. 1 MSchG). Einer Verwendung des Namens des dahinterstehen-
den Verlages oder Produzenten bedarf es dafür nicht. Die meisten Titel
und Überschriften inhaltsbezogener Waren und Dienstleistungen wer-
den vielmehr schlagwortartig und einprägsam gebildet und erkennbar
in der Absicht ihrer Unterscheidbarkeit von Überschriften anderer Wa-
ren oder Dienstleistungen ihrer Kategorie formuliert. Die breite Leser-
und Zuschauerschaft hat sich anhand von Stilmerkmalen daran ge-
wöhnt, Titel wie zum Beispiel "Der Tod in Venedig", "Eine kurze Ge-
schichte der Zeit" oder "Richtiges Deutsch" von rein beschreibenden
Inhaltsangaben wie "Briefroman", "Französisches Wörterbuch" oder
"Aktualisierte Ausgabe 2005" zu unterscheiden, auch wenn dafür An-
gaben über den Werkinhalt verwendet werden. Originellen Werktiteln
wie "Die Liebe in den Zeiten der Cholera" (Gabriel García Márquez)
oder "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch" (Michael
Ende) dürfte die Unterscheidungskraft darum kaum abgesprochen
werden können. Ob eine Marke als ausschliesslich beschreibende An-
gabe zum Gemeingut zählt, ist vielmehr in ihrem Gesamteindruck zu
prüfen (Kommentar DAVID, Art. 2, N. 8, Kommentar MARBACH, S. 37), so
dass es die Unterscheidungskraft eines Titels nicht schmälern dürfte,
wenn er gleichzeitig eine thematische Aussage über den Inhalt enthält.
3.6 Überdies wirkt eine Marke mit einem naheliegenden Inhaltsbezug
regelmässig nicht beschreibend mit Bezug auf viele andere Inhalte.
Zum Beispiel hätte die Vorinstanz die Marke PIRATES OF THE CA-
RIBBEAN für Drucksachen über den Gartenbau, Fitnessvideofilme,
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Kochbücher oder andere Inhalte, die thematisch nichts mit Seeräubern
oder mit der Karibik zu tun haben, kaum beanstandet. Inhaltsbezogene
Kennzeichen unterscheiden sich gerade in diesem Gegensatz einer
zugleich naheliegenden und dennoch nur möglicherweise beschrei-
benden Inhaltsangabe grundlegend von anderen Marken, da die Inter-
nationale Klassifikation, nach der die Waren- und Dienstleistungen bei
der Anmeldung eingeteilt werden (Art. 11 Abs. 2 der Markenschutzver-
ordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]), ausschliess-
lich auf physische, äusserliche Merkmale abstellt. Inhaltliche Warenbe-
zeichnungen, zum Beispiel "Kompositionen", sind ohne gleichzeitige
Festlegung ihrer äusseren Form (als "CDs", "Musiknoten", "Kompositi-
onsdienstleistungen" usw.) nicht eintragbar (Art. 30 Abs. 2 Bst. a
MSchG). Demgegenüber brauchen sogar Waren, die vor allem ihres
Inhalts wegen gekauft werden, nach dieser Klassifikation nicht inhalt-
lich präzisiert zu werden. Die Internationale Klassifikation gestattet
und fördert damit unter inhaltlichen Gesichtspunkten breitere Bezeich-
nungen als unter physischen. Auch darum dürften an die konkrete Un-
terscheidungskraft von Marken für inhaltsbezogene Waren und Dienst-
leistungen keine übertriebenen Anforderungen zu stellen sein.
3.7 Ob die Unterscheidungskraft der Marke PIRATES OF THE CARIB-
BEAN aus diesen Gründen, teilweise entgegen der eingangs zitierten
Lehre und Rechtsprechung, zu bejahen wäre, kann indessen offen
bleiben, da sich im Folgenden zeigt, dass in jedem Fall ein Freihalte-
bedürfnis an der Marke besteht. Der Beschwerdeführerin ist aber zu-
mindest einzuräumen, dass Seeräuber nicht regional einheitlich in Er-
scheinung zu treten pflegen, kaum nach geografischem Vorkommen
klassiert werden und es darum nicht nahe läge, die Marke als rein be-
schreibende Überschrift einer Darstellung karibischer im Unterschied
zu pazifischen, mediterranen oder anderen Piraten zu interpretieren.
4.
Marken für inhaltsbezogene Waren oder Dienstleistungen müssen be-
sonders auf ein allfälliges Freihaltebedürfnis des Marktes geprüft wer-
den. Bei solchen Waren oder Dienstleistungen besteht nämlich natur-
gemäss ein grosses Interesse der Anbietenden, in der Verkaufsausla-
ge und Werbung über ihren Inhalt zu informieren, da dieser sonst erst
nach dem Kauf überhaupt wahrnehmbar wird. Die Möglichkeiten, die-
sen Inhalt mit kurzen Worten und wenigen Bildern darzustellen, sind
sehr beschränkt. Besteht darum ein schutzwürdiges Interesse von
Konkurrenten an dem Thema, das die Marke beschreibt, ist dieses in
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der Markenprüfung besonders zu berücksichtigen. Die Marke ist in die-
sem Fall nur einzutragen, wenn den Mitanbietenden ebenso geeigne-
te, alternative Formulierungen zur Verfügung stehen.
Ein solches Interesse der Mitanbietenden am Thema der Marke ist ins-
besondere dann als schutzwürdig anzusehen, wenn aktuell mit ent-
sprechenden Publikationen zu rechnen ist und das Thema einen von
den involvierten Personen unabhängigen Gegenstand der Kultur oder
Wissenschaft betrifft. Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin
ist ein Freihaltebedürfnis nicht schon abzulehnen, weil es keine legiti-
men Interessen anderer Gewerbetreibender geben könnte, ein ver-
wechselbares Zeichen für dieselben Waren- und Dienstleistungen zu
gebrauchen. Erst in der allfälligen Zugehörigkeit der Marke zum Ge-
meingut und damit ihrer Kennzeichnungskraft bestimmt sich nämlich,
ob ein anderes Zeichen überhaupt im Rechtssinn damit verwechselt
wird.
5.
Im vorliegenden Fall wird die Marke PIRATES OF THE CARIBBEAN
hauptsächlich für Waren mit inhaltlichem Schwerpunkt beansprucht,
nämlich für CDs, DVDs, CD-ROM, Spielfilme und bewegte Bilder in
Klasse 9 und für Drucksachen, Fotos, Ausbildungs- und Unterrichts-
mittel (ausgenommen Apparate), Plakate, Postkarten, Zeitschriften,
Magazine, Bücher, Kalender in Klasse 16. Diese Waren werden in der
Regel mit Inhalten bespielt oder bedruckt vertrieben, um derentwillen
sie gekauft werden. Nur die Benennung für "Papierwaren" ("produits
en papier, compris dans cette classe") setzt keinen Inhalt voraus. Auch
bedruckte "Produits en papier" werden nämlich in der Regel ihrer äus-
seren Gestaltung wegen gekauft. Läge der Wert der Ware in einem In-
halt, würde nicht mehr von "Produits en papier", sondern von diesem
Inhalt gesprochen. Mit Bezug auf "Produits en papier, compris dans
cette classe" ist darum kein Inhaltsbezug zu erwarten und ein be-
schreibender Bezug der Marke auf die äusserlichen Eigenschaften
dieser Ware ist nicht ersichtlich.
6.
Wie die Vorinstanz korrekt feststellt, ist aufgrund der Verbreitung der
englischen Sprache (vgl. BGE 129 III 227 E. 5.1 Masterpiece; Ent-
scheid der RGKE in sic! 2005 S. 467 E. 4 Boysworld) und der Ähnlich-
keiten der verwendeten Wörter mit ihren Entsprechungen in den
schweizerischen Landessprachen davon auszugehen, dass der engli-
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sche Sinngehalt der Marke von den massgeblichen Abnehmerkreisen
der erwähnten Waren verstanden wird. Dies wird von der Beschwerde-
führerin auch nicht bestritten.
7.
"PIRATES OF THE CARIBBEAN" weist unmittelbar auf ein histori-
sches Thema hin, das nicht mit der Beschwerdeführerin zusammen-
hängt und an welchem ein allgemeines, für die Konkurrenten der Be-
schwerdeführerin schützenswertes Interesse besteht. Auch in jüngerer
Zeit erschienen verschiedene Publikationen über die karibischen Frei-
beuter des 17. und 18. Jahrhunderts, von welchen Sir Henry Morgan
(1635-1688) und Edward "Blackbeard" Teach (1680-1718) besondere
Berühmtheit erlangt haben. Es handelt sich namentlich um die Werke:
WARREN ALLEYNE, Caribbean Pirates, London 2004 (Buch)
MAJA NIELSEN, Sir Henry Morgan. Das versunkene Piratenschiff, Köln
2005 (Audio-CD)
DAVID CORDINGLY, Piraten, Köln 2006 (Sachbuch)
IAN ANDREW, Die abenteuerliche Welt der Piraten, Vevey 2007 (Sach-
buch)
ANDREW BAMPFIELD, TILMAN REMME, Blackbeard – Der wahre Fluch der Ka-
ribik, USA 2007 (Film)
FLURINA HEW, Piraten, Winterthur 2007 (Lehrmittel-Ordner)
ACHIM SCHMIDT-CARSTENS, Galileo Mystery, Wien 2007 (Audio-CD)
COLIN WOODARD, The republic of pirates, Harcourt 2007 (Buch)
BRYCE ZABEL, Blackbeard – Piraten der Karibik, USA 2007 (Film)
Diese Werke werden auch in der Schweiz vertrieben.
Im Verhältnis zu einem derart grossen Veröffentlichungsinteresse er-
scheint der Ausdruck "PIRATES OF THE CARIBBEAN" zu wenig indi-
viduell und bieten sich dafür zu wenige Begriffsvarianten an, als dass
der Verkehr auf ihn verzichten könnte. Die inhaltsbezogenen Waren,
für welche die Marke beansprucht wird, sind sich in Bezug auf den his-
torischen Inhalt zudem derart ähnlich, dass der Ausdruck für alle frei-
gehalten werden muss. An der Marke besteht darum für alle bean-
spruchten Waren mit Ausnahme von "Produits en papier, compris dans
cette classe" ein Freihaltebedürfnis.
8.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die originäre Unterschei-
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dungskraft ihrer Marke durch intensiven Gebrauch und durch die da-
durch gewonnene, besondere Bekanntheit gestärkt worden sei. Sie
verkennt, wie die Vorinstanz richtig ausführt, dass sich der Begriff der
originären Unterscheidungskraft ("von Hause aus") von der derivativen
Unterscheidungskraft ("qua Verkehrsgeltung") gerade darin unterschei-
det, dass sie hypothetisch vor Aufnahme des Markengebrauchs ge-
messen wird (vgl. Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
(EuGH) Urteil vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95,
Sabèl BV/Puma AG, Rudolf Dassler Sport Springende Raubkatze II,
veröffentlicht in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Interna-
tionaler Teil [GRUR Int.] 1998 S. 58 Rz. 24; Urteil B-7427/2006 des
Bundesverwaltungsgerichts vom 9. Januar 2008, E. 7 Chocolat Pavot).
Da die Beschwerdeführerin auf die Anmeldung ihrer Marke als "durch-
gesetzte Marke" ausdrücklich verzichtet hat, ist die Bekanntheit ihres
Zeichens im vorliegenden Verfahren darum nicht zu prüfen.
9.
Die Beschwerdeführerin beruft sich sodann auf die Eintragung anderer
inhaltsbezogener Marken, welche die Eintragung ihrer Marke rechtfer-
tigen sollen. Für die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes
ist zu prüfen, ob ein konkretes Zeichen mit eingetragenen Marken im
Hinblick auf die entsprechenden Rechtsfragen vergleichbar ist (WILLI,
a.a.O., Art. 2, N 28, Entscheid der RGKE in sic! 2004 S. 776 E. 10
Ready2Snack). Gerade im Markenrecht ist dieser Grundsatz allerdings
mit Zurückhaltung anzuwenden, weil bei Marken selbst geringe Unter-
schiede im Hinblick auf die Unterscheidungskraft von erheblicher Be-
deutung sein können (Urteil des Bundesgerichts 4A. 13/1995 vom
20. August 1996, veröffentlich in sic! 2/1997, S. 161 E. 5c Elle; Ent-
scheid der RKGE veröffentlicht in sic! 2004 S. 97 E. 11 Ipublish). Die
von der Beschwerdeführerin genannten Eintragungen weisen nicht
vergleichbar auf ein bestimmtes historisches Thema hin, weshalb das
Freihaltebedürfnis an der vorliegenden Marke nicht mit jenen Fällen
gleichgestellt werden kann.
10.
Die Beschwerdeführerin weist zudem auf ausländische Voreintragun-
gen ihres Zeichens hin. Solchen kommt keine präjudizielle Wirkung zu
(BGE 129 III 229 E. 5.5 Masterpiece, BGE 114 II 174 E. 2c we make
ideas work; Urteil des Bundesgerichts in PMMBl 1994 I S. 45
Mastertherm), doch ist die ausländische Praxis als Indiz zu berück-
sichtigen, wenn die Prüfungspraxis mit derjenigen der Schweiz ver-
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gleichbar ist (Urteil des Bundesgerichts in PMMBl 1985 I S. 56 Alpine).
Da indessen eine erhöhte Bekanntheit der Marke behauptet wird, die
im vorliegenden Verfahren nicht geprüft werden kann, sind die rechtli-
chen Voraussetzungen für die Eintragung in den angeführten Ländern
nicht ohne Weiteres mit den vorliegenden vergleichbar. Auch aus dem
von der Beschwerdeführerin angeführten Entscheid der RKGE (in sic!
2004 S. 668 E. 8 Prime Power) lässt sich für das angemeldete Zeichen
sodann nichts ableiten.
11.
Die Beschwerde ist daher mit Bezug auf die Eintragung für "Papierwa-
ren (soweit in Klasse 16 enthalten)" teilweise gutzuheissen. Soweit
weitergehend ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang
des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die leicht zu reduzierenden
Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG), und es ist ihr zulas-
ten der Vorinstanz, als autonomer Anstalt mit eigener Rechtspersön-
lichkeit, eine reduzierte Parteientschädigung auszurichten (Art. 64
Abs. 2 VwVG, Art. 7 Abs. 2 des Reglements vom 11. Dezember 2006
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsge-
richt [VGKE SR 173.320.2]).
12.
Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierig-
keit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der
Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE).
Bei Markeneintragungsverfahren geht es um Vermögensinteressen.
Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4
VGKE). In Markeneintragungsverfahren ist das Interesse der be-
schwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung
und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung
der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer
streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum
nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.- bis Fr. 100'000.- festzulegen
(BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen Turbinenfuss).
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, und die Vorinstanz wird
angewiesen, die Marke Nr. 51605/2006 in Klasse 16 für "Produits en
papier, compris dans cette classe" im Markenregister einzutragen. So-
weit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.-
werden zu Fr. 2'350.- der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem
geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet. Die Differenz
von Fr. 150.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft
des Urteils zurückgeschickt.
3.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine reduzierte Parteient-
schädigung von Fr. 150.- zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref. Nr. 51605/2006; mit Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichts-
urkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14 Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden, sofern die Voraussetzungen gemäss den Art. 72 ff., 90 ff. und
100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR
173.110) gegeben sind. Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der
Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Ent-
scheid und die Beweismittel sind, soweit sie die Beschwerdeführerin in
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 4. März 2008
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