Abtei lung II
B-1976/2007
{T 0/2}
Urteil vom 13. August 2007
Mitwirkung: Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter Claude Morvant,
Richterin Maria Amgwerd;
Gerichtsschreiber Marc Hunziker
T._______,
vertreten durch Herr Rechtsanwalt Dr. Martin Hitz,
Beschwerdeführerin
gegen
R._______,
vertreten durch Herr Rechtsanwalt Dr. Robert Flury,
Beschwerdegegner
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz
betreffend
Entscheid vom 14. Februar 2007 im Widerspruchsverfahren Nr. 7483
RUDOLPH ROTNASE / RUDOLPH (fig.)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Die Marke CH 528'606 RUDOLPH (fig.) des Beschwerdegegners wurde
am 28. September 2004 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Ei-
gentum (Institut, Vorinstanz) für Waren und Dienstleistungen der Klassen
32, 33 und 43 angemeldet und am 28. Dezember 2004 veröffentlicht. Seit-
dem mit Registeränderung vom 17. März 2005 Liköre von den alkoholi-
schen Getränken ausgenommen wurden, ist das Zeichen für Biere; Mine-
ralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Geträn-
ke, ausgenommen Fruchtgetränke und Fruchtsäfte in Klasse 32, für alko-
holische Getränke (ausgenommen Biere und Liköre), Weine in Klasse 33
und für Verpflegung (Zurverfügungstellen von Nahrung und Getränken);
Dienstleistungen eines Hotels und Catering-Dienstleistungen; Hausverpfle-
gungsdienste; Eiscrèmebuden-Dienstleistungen; Beherbergung von Gäs-
ten in Klasse 43 eingetragen. Die Marke sieht wie folgt aus:
B. Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdeführerin am 29. März 2005
Widerspruch. Dieser stützt sich auf die Internationale Registrierung
IR 712'522 RUDOLPH ROTNASE, welche unter anderem für die Waren
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,succédanés de café; farines et
préparations faites des céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir in Klas-
se 30 registriert ist.
C. Mit Stellungnahme vom 10. Februar 2006 beantragte der Beschwerdegeg-
ner den Widerspruch abzuweisen. Dabei erhob er die Einrede des Nichtge-
brauchs des Widerspruchszeichens für die Waren der Klasse 30. Im Übri-
gen machte er geltend, dass weder eine Warengleichartigkeit noch eine
Zeichenähnlichkeit vorliege.
D. Nach ausgedehntem Schriftenwechsel wies die Vorinstanz den Wider-
spruch mit Verfügung vom 14. Februar 2007 ab. Zur Begründung führte sie
aus, dass aufgrund der eingereichten Belege der rechtsgenügliche Ge-
brauch des Widerspruchszeichens im relevanten Zeitraum nicht als wahr-
scheinlich erscheine. Da sich der Widerspruch auf kein durchsetzbares
Markenrecht stütze, könne die Beurteilung der relativen Ausschlussgründe
unterbleiben.
3E. Mit Eingabe vom 15. März 2007 reichte die Beschwerdeführerin Beschwer-
de beim Bundesverwaltungsgericht ein. Sie beantragte, die Verfügung der
Vorinstanz vom 14. Februar 2007 unter Kosten- und Entschädigungsfolgen
aufzuheben und die Streitsache zur neuen Beurteilung im Sinne der
Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eventualiter sei die
Verfügung aufzuheben, der Widerspruch gutzuheissen und die Eintragung
der angefochtenen Marke zu widerrufen. Zur Begründung brachte sie im
Wesentlichen vor, dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz im
relevanten Zeitraum für Tee, Schokolade und Lebkuchen benutzt worden
sei. Als Gebrauch der Marke gelte auch der Gebrauch in einer von der
Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form. Da es sich beim
Widerspruchszeichen um eine reine Wortmarke handle, sei es in jeder
grafischen Gestaltung geschützt. Auch weiche das tatsächlich verwendete
Zeichen RUDOLPH® mit der roten Nase (fig.) nicht wesentlich von der
Marke RUDOLPH ROTNASE ab. Das benutzte Zeichen werde ebenfalls
durch den Namen RUDOLPH geprägt. Durch den Hinweis auf die rote
Nase sei es vom Sinngehalt und somit auch vom massgebenden
Erinnerungseindruck her identisch. Die Behauptung, dass "Rotnase" als
Nachname interpretiert werde, sei absurd, da gar kein solcher existiere.
Angesichts des hohen Bekanntheitsgrades denke jedermann sofort an das
berühmte Rentier Rudolph, das eine rote Nase habe. Des Weiteren kom-
me den Bestandteilen "mit" bzw. "der" sowie der Deklinationsendung "en"
keinerlei Kennzeichnungskraft zu, weshalb sie auch nicht geeignet seien,
den prägenden Charakter des eingetragenen Zeichens zu verändern. Folg-
lich sei die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt worden. Bezüglich
des Eventualbegehrens führt die Beschwerdeführerin aus, dass das Ren-
tier Rudolph mit der roten Nase weltweit ein Begriff sei, weshalb der Marke
RUDOLPH ROTNASE ein erweiterter Schutzumfang zukomme. Da sich
die Waren beider Parteien an das breite Publikum richteten und zu Mas-
senartikeln des täglichen Bedarfs gehörten, dürfe an das Unterscheidungs-
vermögen der massgeblichen Verkehrskreise keine hohen Anforderungen
gestellt werden. Die beiden Marken müssten sich daher besonders deut-
lich unterscheiden. Davon könne jedoch keine Rede sein, liege doch eine
äusserst hohe Markenähnlichkeit vor. So werde die Wort-/Bildmarke des
Beschwerdegegners durch das Wort RUDOLPH geprägt, welches mit dem
ersten Wort der Widerspruchsmarke identisch sei. Dazu komme, dass der
Buchstabe "O" der angefochtenen Marke als rote Nase eines Rentier-
kopfes ausgestaltet worden sei, womit die beiden Marken auch in ihrem
Sinngehalt übereinstimmten. Gleichzeitig seien die vom Beschwerdegeg-
ner beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen mit denjenigen für die die
Widerspruchsmarke geschützt sei, gleichartig. So handle es sich sowohl
bei Waren der Klasse 30 wie bei jenen der Klasse 32 und 33 um Lebens-
mittel des täglichen Bedarfs. Insbesondere sei der Tee mit den vom Be-
schwerdegegner beanspruchten Getränken vergleichbar. Sodann seien
Lebensmittel mit Restaurationsdienstleistungen komparabel, weshalb auch
die vom Beschwerdegegner in Klasse 43 beanspruchten Dienstleistungen
gleichartig seien. Aus der Kombination von Marken- und Produktähnlich-
keit resultiere die Gefahr, dass die unter der angefochtenen Marke ange-
4botenen Waren bzw. Dienstleistungen der Beschwerdeführerin zugerech-
net würden.
F. Mit Vernehmlassung vom 11. Mai 2007 beantragte die Vorinstanz unter
Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung die Abweisung
der Beschwerde unter Kostenfolge.
G. In seiner Vernehmlassung vom 18. Mai 2007 stellte der Beschwerdegeg-
ner ebenfalls den Antrag, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädi-
gungsfolgen abzuweisen. Zur Begründung führte er im Wesentlichen aus,
dass die Beschwerdeführerin ihre Marke in einer wesentlich abweichenden
Form gebraucht habe. Eine solche gelte nicht als rechtserhaltend. Das an-
gemeldete Wortzeichen RUDOLPH ROTNASE bestehe für den relevanten
Konsumenten aus dem Vornamen RUDOLPH und aus dem Zusatz ROT-
NASE, der als Nachname erkannt werde. Zwischen einer Wortmarke RU-
DOLPH ROTNASE und einer Wort-/Bildmarke RUDOLPH® mit der roten
Nase (fig.) bestehe ein erheblicher Unterschied, weshalb die beteiligten
Verkehrskreise das gebrauchte Zeichen nicht mit der registrierten Marke
gleichsetzen würden. Ferner gehe aus den von der Beschwerdeführerin
eingereichten Gebrauchsbelegen einzig hervor, dass das Zeichen RU-
DOLPH® mit der roten Nase (fig.) um die Weihnachtszeit 2001 für Schoko-
lade verwendet worden sei. Dagegen ergebe sich nur aus dem Affidavit
vom 22. November 2006, dass G._______ eine Lizenz zur Nutzung dieser
Bezeichnung gehabt habe. Weiter brachte der Beschwerdegegner vor,
dass zwischen Kaffee, Tee, Mehl, Brot, Patisserie, Eis, Senf, Essig und
Gewürze in Klasse 30 einerseits und Biere, Mineralwässer, Fruchtgetränke
in Klasse 32, alkoholische Getränke in Klasse 33 sowie verschiedensten
Verpflegungsdiensleistungen in Klasse 43 andererseits keine Überschnei-
dungen bestünden, weil die Gleichartigkeit zwischen diesen Waren zu ver-
neinen sei. Auch sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Praxis, wonach
Gleichartigkeit zwischen Konditoreierzeugnissen einerseits und Dienst-
leistungen eines Cafés oder Restaurants andererseits bejaht werde, auch
im Verhältnis Schokolade bzw. Tee und Restaurationsdienstleistungen An-
wendung finden sollte, gebe es doch in der Schweiz weder einen
Schokolade- noch einen Teeproduzenten, der ein Café oder ein Restau-
rant betreibe. Im Übrigen sei der Name Rudolph bzw. Rudolf äusserst häu-
fig und könne sowohl einen Vor- als auch einen Nachnamen darstellen.
Das prägende Element in der Widerspruchsmarke sei daher nicht RU-
DOLPH, sondern ROTNASE. Dieses sei aber von der angefochtenen Mar-
ke nicht übernommen worden. Dagegen bewirke die Rezeption des Be-
standteils RUDOLPH keine Zeichenähnlichkeit und somit auch keine Ver-
wechslungsgefahr. Im Übrigen zeichne sich die Marke des Beschwer-
degegners zusätzlich durch eine originelle Grafik aus.
H. Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheb-
lich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
5Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 14. Februar 2007 stellt eine Verfügung
im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwal-
tungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfü-
gung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwal-
tungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden
(Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005, VGG, SR 173.32).
2. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung
durch diese besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an ih-
rer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legiti-
miert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht be-
zahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
3. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom
28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das ge-
eignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen
anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Bei-
spiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buch-
staben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder
Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.
Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register und steht demje-
nigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Es verleiht dem
Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der
Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen
und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Auch kann er gegen die
Eintragung von Zeichen, die seiner älteren Marke ähnlich und für gleiche
oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich
daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt, Widerspruch erheben (Art. 31
Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb
von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut
schriftlich mit Begründung einzureichen (Art. 31 Abs. 2 Satz 1 MSchG). Ist
der Widerspruch begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise wi-
derrufen; andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).
4. Der Beschwerdegegner erhob in der Widerspruchsantwort form- und frist-
gerecht die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens. Eben-
falls nicht strittig ist, dass zu diesem Zeitpunkt die Karenzfrist für die Marke
der Beschwerdeführerin bereits abgelaufen war. Umstritten ist dagegen,
ob das Zeichen im relevanten Zeitraum rechtsgenüglich gebraucht worden
ist. Die Vorinstanz sah dies aufgrund der eingereichten Belege als unwahr-
6scheinlich an, weshalb sie den Widerspruch abwies.
5. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann der Markeninhaber sein Markenrecht
nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit
Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines
ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf
der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens
nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch
vorliegen. Art. 11 Abs. 2 MSchG hält fest, dass als Gebrauch der Marke
auch der Gebrauch in einer der Eintragung nicht wesentlich abweichenden
Form und der Gebrauch für die Ausfuhr gelten.
6. Die Beschwerdeführerin stützte ihren Widerspruch auf die Internationale
Registrierung IR 712'522 RUDOLPH ROTNASE. Auf den von ihr einge-
reichten Gebrauchsbelegen verwendete sie demgegenüber ausnahmslos
das Zeichen RUDOLPH® mit der roten Nase (fig.). Es ist daher zu prüfen,
ob es sich dabei um den Gebrauch der Widerspruchsmarke in einer der
Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form handelt.
7. Als unwesentliche Änderungen der Form der Marke gelten das Weglassen
nebensächlicher Bestandteile oder Modernisierungen der Schreibweise
der Marke (RKGE in sic! 2004, 107 SEIKO RIVOLI / R RIVOLI (fig.)). Ent-
scheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das
markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird.
Der kennzeichnende Charakter wird nur gewahrt, wenn der Verkehr das
abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unterschiede
aus dem Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichsetzt. Zu fra-
gen ist, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und das-
selbe Zeichen ansieht und den geänderten, zugefügten oder weggelasse-
nen Bestandteilen keine eigene kennzeichnende Wirkung beimisst (BGer
in sic! 2004, 409 TRIPP TRAPP III mit Hinweis auf E. MARBACH, SIWR III,
Basel 1996, 176, L. DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl.,
Basel 1999, Art. 11 MSchG N 14 und C. WILLI, Kommentar zum Marken-
schutzgesetz, Zürich 2002, Art. 11 MSchG N 51 ff.).
8. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine Wortmarke, die sich
aus dem Namen RUDOLPH sowie der Fantasiebezeichnung ROTNASE
zusammensetzt. Aufgrund der Wortkonstellation erkennt der Verkehrsteil-
nehmer in ersterem einen Vor- und in letzterer einen Nachnamen, wobei
der Umstand, dass beide Elemente über denselben Anfangsbuchstaben
verfügen, den Anschein eines Künstlernamens oder einer Comicfigur
erweckt. Der Bezeichnung RUDOLPH kommt, da sie am Anfang steht,
eine besondere Beachtung zu. Hingegen geniesst der Bestandteil ROTNA-
SE infolge höherer Anzahl an Silben und Vokalen sowie wegen seines
Fantasiegehaltes grösserer Originalität eine mindestens ebenso hohe
Kennzeichnungskraft. Bei dem auf den Gebrauchsbelegen verwendeten
7Zeichen RUDOLPH® mit der roten Nase (fig.) handelt es sich um eine
Wort-/Bildmarke. Diese wird durch den in grosser Schriftgrösse ausgefer-
tigten halbrunden Schriftzug RUDOLPH geprägt, wobei der Abstrich des
Anfangsbuchstabens "R" bis zum Schlussbuchstaben "H" gezogen ist und
den Namen somit unterstreicht. Zwischen der Schriftwölbung und dem Un-
terstrich steht in kleiner Schriftgrösse der Zusatz "mit der roten Nase" ge-
schrieben. Dieser wird vom Konsumenten, sofern er ihn überhaupt
wahrnimmt, als Beschreibung von RUDOLPH, nicht aber als Teil des Na-
mens aufgefasst, woran entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin
auch der vergleichbare Sinngehalt nichts ändert. Somit fehlt dem benutz-
ten Zeichen gegenüber der Widerspruchsmarke der unterscheidungskräfti-
ge Bestandteil ROTNASE. Das Weglassen eines solchen Elements führt
zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung
wesentlich abweichenden Gebrauch.
Steht fest, dass der behauptete Gebrauch der Widerspruchsmarke wesent-
lich von der Eintragung abweicht, vermögen die von der Beschwerdeführe-
rin vor der Vorinstanz eingereichten Gebrauchsbelege nicht weiterzuhel-
fen. Die Vorinstanz hat deshalb die Einrede des Nichtgebrauchs des Wi-
derspruchszeichens – wenn auch zum Teil aus anderen Gründen – zurecht
bejaht. Die Beschwerdeeingaben enthalten zudem keine neuen Elemente,
die auf einen rechtserhaltenden Gebrauch schliessen lassen.
Bei solcher Sach- und Rechtslage erübrigt es sich auch, auf den Eventual-
antrag bzw. die behauptete Verwechslungsgefahr näher einzugehen.
9. Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet, weshalb sie ab-
zuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen ist. Bei diesem
Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten
zu tragen, diese werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet,
und es steht dem Beschwerdegegner einen Anspruch auf Parteientschädi-
gung zu (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
10. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigun-
gen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 (VGKE,
SR 173.320.2). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Wider-
spruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Wi-
dersprechenden im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene
Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den rela-
tiv geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wir-
ken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt
würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert
darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (J. ZÜRCHER,
Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002,
505; L. MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und
8Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David
[Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2,
Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, 29 f.).
11. Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzu-
setzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden,
setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die notwendi-
gen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7
Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren erscheint eine
Parteientschädigung der Beschwerdeführerin an den Beschwerdegegner
von Fr. 3'000.-- (inkl. allfällige MWST) für das Beschwerdeverfahren ange-
messen.
12. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestä-
tigt.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'000.-- werden der Be-
schwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 4'500.-- verrechnet. Der Beschwerdeführerin werden demnach
Fr. 500.-- aus der Gerichtskasse zurückerstattet.
3. Die Beschwerdeführerin hat den Beschwerdegegner für das Beschwerde-
verfahren mit Fr. 3'000.-- (inkl. allfällige MWST) zu entschädigen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, Akten zurück)
- dem Beschwerdegegner (eingeschrieben)
- der Vorinstanz (Ref Wspr.-Nr. 7483; eingeschrieben, Akten zurück)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Marc Hunziker
Versand am: 15. August 2007