Abtei lung II
B-2125/2008
{T 1/2}
U r t e i l v o m 1 5 . M a i 2 0 0 9
Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter Claude Morvant,
Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.
Merrill Lynch & Co. Inc.,
4, World Financial Center New York,
US-100800 New York,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Marco Bundi,
Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Verfügung betreffend Markeneintragungsgesuch
Nr. 60923/2006 TOTAL TRADER.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-2125/2008
Sachverhalt:
A.
Mit Gesuch vom 5. Dezember 2006 beantragte die Merrill Lynch & Co.
Inc. das Zeichen TOTAL TRADER (Nr. 60923/2006) für folgende Waren
und Dienstleistungen einzutragen:
Klasse 9
Datenträger zum Speichern von Informationen, Daten, Bildern und Ton.
Klasse 36
Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;
Finanzdienstleistungen, nämlich zur Verfügung stellen von Finanznachfor-
schungen über ein Online-Portal.
Klasse 42
Betreiben einer Webseite; Internetdienstleistungen; Programmieren von
Computern; zur Verfügung stellen von Zugang über elektronische Übermitt-
lung auf eine Computerdatenbank mit Informationen über Finanzdienst-
leistungen.
B.
Die Vorinstanz beanstandete am 1. Februar 2007 das angemeldete
Zeichen mit der Begründung, es sei mit dem Bedeutungsgehalt "hoch-
wertiger Handel mit Wertpapieren" beschreibend. Der Zeichenbestand-
teil TOTAL habe ausserdem anpreisenden Charakter. Das Zeichen
müsse für die Produkte aus Klasse 36 sowie die Dienstleistungen
"Internetdienstleistungen; zur Verfügung stellen von Zugang über elek-
tronische Übermittlung auf eine Computerdatenbank mit Informationen
über Finanzdienstleistungen" der Klasse 38 zurückgewiesen werden.
Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass gewisse Waren und
Dienstleistungen präziser benannt werden, bzw. anderen Klassen
zugeordnet werden müssten.
C.
Innert erstreckter Frist nahm die Hinterlegerin mit Schreiben vom
4. Juni 2007 zu den Beanstandungen Stellung. Sie bestritt die anprei-
sende Bedeutung des Wortes TOTAL und verwies auf verschiedene
mögliche Übersetzungen des Wortes TRADER, die sich nicht auf den
Wertpapierhändler beschränkten. Da Zeichen nur beschreibend seien,
wenn sie unmissverständlich eine direkte Aussage über den Kenn-
zeichnungsgegenstand enthielten, könne dies für (TOTAL) TRADER
wegen des mehrdeutigen Sinngehaltes nicht angenommen werden.
Das Tätigkeitsfeld der Anmelderin als Investment Bank müsse bei der
Beurteilung ausser Betracht bleiben. Die Marke sei auch im englisch-
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sprachigen Ausland namentlich in den Vereinigten Staaten von
Amerika eingetragen worden, aber auch in der Schweiz seien ver-
gleichbare Marken, Nr. 456015 WARRANT PHONE, Nr. 506732 TOTAL
VIEW und Nr. 450960 TOTAL RISK PROFILING jeweils für die Klasse
36 eingetragen worden. Mit den formellen Beanstandungen erklärte
sich die Hinterlegerin einverstanden und benannte die zuvor nur der
Klasse 42 zugeordneten Dienstleistungen gemäss Vorschlag der
Vorinstanz neu wie folgt:
Klasse 38
Verschaffen des Zugangs zu elektronischen Computerdatenbanken mit Infor-
mation über Finanzdienstleistungen (Telekommunikations-Dienstleistung).
Klasse 42
Gestaltung und Unterhalt von Websites für Andere und Vermietung und War-
tung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting);
Programmieren von Computern; Vermietung der Zugriffszeit zu elektroni-
schen Computerdatenbanken mit Information über Finanzdienstleistungen
(Informatik-Dienstleistung).
D.
Die Vorinstanz hielt im Schreiben vom 4. September 2007 an ihrer
Zurückweisung des Zeichens für die Dienstleistungen der Klasse 36,
sowie der neu in Klasse 38 gefassten "Telekommunikationsdienstleis-
tungen (Internet)" und der "Vermietung von Zugriffszeit zu elektroni-
schen Computerdatenbanken mit Information über Finanzdienstleis-
tungen" als beschreibend im Sinne von Art. 2 Bst. a Markenschutz-
gesetz fest. Letztere hatte die Vorinstanz im Schreiben vom 1. Februar
2007 der Klasse 42 zugeordnet, worin ihr die Hinterlegerin gefolgt war,
sie aber nun – im Schreiben vom 4. Juni 2007 – wieder als zur
Klasse 38 zugehörig bezeichnet. Die angesprochenen Verkehrskreise,
zu denen mitunter Fachleute der Versicherungs-, Finanz- und Immobi-
lienbranche zählten, verstünden unter dem auch im Deutschen
gebräuchlichen Wort "Trader" einen Wertschriftenhändler, das in Be-
zug auf die Dienstleistungen in Klasse 36 und die oben erwähnten
Dienstleistungen in Klasse 38 als direkt beschreibend anzusehen sei.
Der Zeichenbestandteil "Total" wirke, verstanden als "vollkommen",
anpreisend, was in Kombination zu dem beschreibenden und anprei-
senden Begriff "vollkommener Wertschriftenhändler" führe. Die Mehr-
deutigkeit eines Zeichens begründe die Schutzfähigkeit nicht, wenn
eine der Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die bean-
spruchten Dienstleistungen enthalte. Die Wortkombination werde im
Finanzwesen verwendet und sei daher für den Wirtschaftsverkehr
freizuhalten. Da die Bezeichnung eindeutig Gemeingutcharakter habe,
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könne die ausländische Voreintragung nicht berücksichtigt werden. Bei
den herangezogenen schweizerischen Voreintragungen fehle es an
der Vergleichbarkeit.
E.
Am 31. Januar 2008 teilte die Vorinstanz der Hinterlegerin telefonisch
mit, dass sie nach interner Beratung entschieden habe, die Zurück-
weisung des Zeichens auch auf die Waren der Klasse 9 auszuweiten.
F.
Die Hinterlegerin verzichtete in einem weiteren Telefonat vom 5. Fe-
bruar 2008 darauf, eine Stellungnahme zur Ausweitung der Zurück-
weisung einzureichen und bat um den Erlass einer beschwerdefähigen
Verfügung.
G.
In ihrer Verfügung vom 15. Februar 2008 wies die Vorinstanz das
Zeichen für die Klassen 9 und 36, sowie "Vermietung von Zugriffszeit
zu elektronischen Computerdatenbanken mit Informationen über
Finanzdienstleistungen" als Dienstleistung der Klasse 38 zurück. Zum
Schutz zugelassen wurde es für folgende Waren und Dienstleistungen:
Klasse 38
Telekommunikationsdienstleistungen (Internet).
Klasse 42
Gestaltung und Unterhalt von Websites für andere; Vermietung und Wartung
von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting);
Programmieren von Computern.
Zur Begründung wurde auf die im Schreiben vom 4. September 2007
genannten Argumente verwiesen. Die Ausweitung der Zurückweisung
auf die Waren der Klasse 9 ergebe sich aus dem Umstand, dass das
Zeichen für den thematischen Inhalt dieser Waren als beschreibend
angesehen werden müsse. Ebenfalls werde dem Abnehmer klar, dass
das Zeichen TOTAL TRADER gleichzeitig den Kreis der potentiellen
Abnehmer der beanspruchten Waren umschreibe, nämlich angehende
oder professionelle Wertschriftenhändler.
H.
Mit Schreiben vom 22. Februar 2008 beantragte die Hinterlegerin die
Teilung des Eintragungsgesuches, namentlich die in der Verfügung
zum Schutz zugelassenen Dienstleistungen abzuteilen und diese zum
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Schutz zuzulassen. Des Weiteren liess sie bei der Vorinstanz anfra-
gen, ob diese die Verfügung vom 15. Februar 2008 in Wiedererwägung
ziehen werde, oder ob die Verfügung sowie die darin enthaltene Frist
ihre Gültigkeit behielten.
I.
Am 4. März 2008 zog die Vorinstanz die Verfügung vom 15. Februar
2008 in Wiedererwägung. Darin legte sie dar, dass ihre Vorschläge zur
Präzisierung vom 1. Februar 2007 nicht im Einklang mit der 9. Auflage
der Nizza-Klassifikation gestanden hätten; insbesondere hätte das "zur
Verfügung stellen von Zugang über elektronische Übermittlung auf
eine Computerdatenbank mit Information über Finanzdienstleistungen"
nicht in die Klassen 38 (Verschaffen des Zugangs zu elektronischen
Computerdatenbanken mit Information über Finanzdienstleistungen
(Telekommunikationsdienstleistung)) einerseits und Klasse 42 (Vermie-
tung von Zugriffszeit zu elektronischen Computerdatenbanken Infor-
mationen über Finanzdienstleistungen (Informatik-Dienstleistung)) an-
dererseits aufgeteilt werde dürfen. Vielmehr gehörten diese beiden
Dienstleistungen in Klasse 38. Im Schreiben vom 4. September 2007
(D.) sei dann die Beanstandung nur gegen die Dienstleistungen der
Klasse 42, nicht aber gegen die der Klasse 38 aufrecht erhalten
worden. Richtigerweise hätten auch das "Verschaffen des Zugangs zu
elektronischen Computerdatenbanken mit Information über Finanz-
dienstleistungen (Telekommunikationsdienstleistung)" beanstandet
werden müssen. Entgegen der sonstigen Institutspraxis teilte das
Institut daher das Gesuch. Als Gesuch Nr. 60923/2006 wurden die
Eintragungen für die Klassen 9, 36 und das "Verschaffen des Zugangs
zu elektronischen Computerdatenbanken mit Information über Finanz-
dienstleistungen (Telekommunikationsdienstleistung)" und die "Vermie-
tung von Zugriffszeit zu elektronischen Computerdatenbanken Infor-
mationen über Finanzdienstleistungen (Informatik-Dienstleistung)" der
Klasse 38 behandelt. Diesbezüglich lehnte die Vorinstanz die
Schutzfähigkeit aus den bekannten Gründen ab. Die in der Verfügung
vom 15. Februar 2008 zum Schutz zugelassenen Dienstleistungen
wurden im Gesuch Nr. 00212/2008 behandelt. Das Zeichen wurde
bezüglich dieser Dienstleistungen am 17. Juni 2008 eingetragen, nicht
aber in Bezug auf das in der Verfügung vom 15. Februar 2008 fehlende
"Verschaffen des Zugangs zu elektronischen Computerdatenbanken
mit Information über Finanzdienstleistungen (Telekommunikations-
dienstleistung)" der Klasse 38.
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J.
Gegen diese Verfügung erhob die Hinterlegerin am 1. April 2008
Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht und stellte folgende
Anträge:
1. Die Wiedererwägungsverfügung vom 4. März 2008 über die Verfügung des
Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 15. Februar 2008 im
Markeneintragungsverfahren Nr. 60923/2006 betreffend die Marke TOTAL
TRADER sei aufzuheben, und das IGE sei anzuweisen, die vorliegende
Marke für folgende Waren und Dienstleistungen einzutragen:
Klasse 9
Datenträger zum Speichern von Informationen, Daten, Bildern und Ton.
Klasse 36
Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;
Finanzdienstleistungen, nämlich zur Verfügung stellen von Finanznachfor-
schungen über ein Online-Portal.
Klasse 38
Verschaffen des Zugangs zu elektronischen Computerdatenbanken mit
Informationen über Finanzdienstleistungen (Telekommunikations-Dienstleis-
tung); Vermietung von Zugriffszeit zu elektronischen Computerdatenbanken
mit Informationen über Finanzdienstleistungen.
2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerde-
gegnerin.
Zur Begründung führte sie ergänzend aus, dass die Übersetzung des
Wortes TRADER als Wertschriftenhändler nur eine von mehreren
möglichen sei, die keinesfalls einen Vorrang geniesse. Sie bestritt,
dass sich bei sorgfältiger Prüfung des Zeichens in Zusammenhang mit
den einzelnen beantragten Waren und Dienstleistungen ein beschrei-
bender Charakter des Zeichens feststellen lasse und wies erneut auf
ausländische und schweizerische Voreintragungen hin.
K.
In der Vernehmlassung vom 26. Mai 2008 hielt die Vorinstanz an ihren
früheren Ausführungen fest und betonte, dass die Mehrdeutigkeit die
Qualifizierung als Gemeingut nicht aufhebe, wenn nur eine der
Bedeutungen als Gemeingut anzusehen sei, bzw. der beschreibende
Sinn eines Zeichens offen auf der Hand liege.
L.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im
Rahmen der Erwägungen eingegangen.
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen
Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom
20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlang-
te Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist
durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert
(Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausge-
schlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr als Marke für die Wa-
ren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht
werden (Art. 2 Bst. a MSchG). Zum Gemeingut zählen unter anderen
Zeichen, die mangels Unterscheidungskraft nicht zur Identifikation von
Waren oder Dienstleistungen dienen und vom Publikum nicht als Hin-
weis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden
(BGE 128 III 450 E. 1.5 Premiere, BGE 129 III 227 E. 5.1 Masterpiece,
LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Marken-
schutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999 [hiernach
Kommentar David], Art. 2 N. 5). Der Begriff des Gemeinguts ist ein
Sammelbegriff für beschreibende Angaben, Freizeichen sowie elemen-
tare Zeichen. Der Grund für den Schutzausschluss ist im Freihaltebe-
dürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens
begründet (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom
21. Juni 2007 E. 3 Vuvuzela, B-8317/2007 vom 19. Juni 2008 E. 4
Leader; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geisti-
ges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003 in: sic! 6/2003 495 E. 2
Royal Comfort; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar
zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europä-
ischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34).
Auch englische Ausdrücke (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece, Urteil
des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 in: sic!
5/2004, 401 f. E. 3.1-3.2 Discovery Travel & Adventure Channel; RKGE
vom 23. Dezember 2004, in: sic! 6/2005 467 E. 4 Boysworld mit
Hinweisen) können Gemeingut sein, es sei denn sie werden von
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einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise nicht verstanden, was der
Fall sein soll, wenn ein Ausdruck nicht zum Grundwortschatz gehört
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5518/2007 vom 18. April
2007 E. 4.2 und 7. Peach Mallow; vgl. CLAUDIA KELLER, Do you speak
English? – Anmerkungen zum Bundesverwaltungsgerichtsentscheid
B-804/2007, «Delight Aromas (fig.)» in: sic! 6/2008, 485). Die pau-
schale Einteilung einzutragender Zeichen in landessprachliche und
fremdsprachige Bezeichnungen und die damit verbundene, häufig nur
unbefriedigend zu klärende Frage der Fremdsprachkenntnisse (vgl.
dazu CLAUDIA KELLER, a.a.O.; MAGDA STREULI-YOUSSEF, Auch fremdsprachi-
ge Sachbezeichnungen können Gemeingut sein, in: Binsenwahrheiten
des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich 1996,
S. 152) trägt jedoch der zunehmenden Anreicherung der deutschen
und der französischen Sprache durch bisher weitgehend unveränderte
englische Ausdrücke nicht immer genügend Rechnung. In der Tat
haben zahlreiche grossenteils ursprünglich englischsprachige Begriffe
(wie etwa Computer) dergestalt Eingang in die Landessprachen ge-
funden, dass sie mit einem distinktiven, gegebenenfalls gegenüber der
Ursprungssprache eingeschränkten Bedeutungsgehalt in ansonsten in
deutscher bzw. französischer Sprache gebildeten Sätzen verwendet
werden. Wenn die relevanten Verkehrskreise mit dem ursprünglich
fremdsprachigen Wort in ihrer deutschen oder französischen Mutter-
sprache einen spezifischen Bedeutungsgehalt verbinden, kann es in
Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschrei-
bend sein.
2.2 Als beschreibende Angaben werden jene Zeichen angesehen, die
sich in einem direkten Bezug auf den gekennzeichneten Gegenstand
erschöpfen, nämlich von den massgeblichen Verkehrskreisen unmit-
telbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften
der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden wer-
den. Unter die beschreibenden Angaben fallen namentlich Wörter, die
geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung,
Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort
oder Herstellungszeitpunkt aufgefasst zu werden (Urteile des Bundes-
verwaltungsgerichts B-7426/2006 vom 30. September 2008 E. 2.3
Royal Bank of Scotland, B-7427/2008 vom 9. Januar 2008 E. 3.3
Chocolat Pavot [fig.] jeweils mit Hinweisen). Blosse Gedankenver-
bindungen oder Anspielungen, die nur entfernt auf die Ware oder
Dienstleistung hindeuten, genügen nicht. Der gedankliche Zusammen-
hang muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter
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des Kennzeichens ohne Fantasieaufwand zu erkennen ist (BGE 127 III
166 E. 2 b/aa Securitas, BGE 103 Ib 275 E. 3b Red & White; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 2
Pirates of the Caribbean; RKGE vom 17. Februar 2003, in: sic! 6/2003
495 E. 2 Royal Comfort; Kommentar DAVID, Art. 2 N. 6). Die Beurteilung
ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise der Waren und
Dienstleistungen vorzunehmen (BGE 128 III 451 E. 1.6 Première, BGE
116 II 611 f. E. 2c Fioretto; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 2.4 Afri-Cola).
2.3 Gemäss Lehre und Rechtsprechung ist die Schutzfähigkeit von an
sich beschreibenden aber mehrdeutigen Zeichen, insbesondere Wort-
verbindungen (Urteil des Bundesgerichts 4A.6/1998 vom 10. Septem-
ber 1998, in: sic! 1/1999 30 E. 4 Swissline; Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 7 Projob), aber auch
an einander gereihter Worte (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 After Hours, B-5518/2007 vom
18. April 2008 E. 4.2 Peach Mallow; RKGE vom 17. Februar 2003, in:
sic! 6/2003 495 E. 2 Royal Comfort und RKGE vom 30. September
1998, in: sic! 1/1999 31 E. 2 Warrant Phone) zu bejahen. Dies unter
der Voraussetzung, dass im konkreten Zusammenhang mit den ge-
kennzeichneten Waren und Dienstleistungen entweder ein nicht be-
schreibender Sinngehalt im Vordergrund steht und den beschreiben-
den Sinngehalt verdrängt (BGE 128 III 451 E. 1.6 Premiere; Urteil des
Bundesgerichts 4A.1/2005 vom 8. April 2005, in: sic! 9/2005, 650 f.
E. 2.3 Globale Post) oder keine der möglichen Bedeutungen dominiert
(Urteil des Bundesgerichts 4A.6/1998 vom 10. September 1998, in:
sic! 1/1999 30 E. 4 Swissline; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7421/2006 vom 27. März 2007 E. 3 we make ideas work, aber
anpreisend) und der Aussagegehalt des Zeichens dadurch unbestimmt
wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 in:
sic! 4/2005, 279 E. 3.3 Firemaster; Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 7 Projob; vgl. WILLI, a.a.O.,
Art. 2 N. 90). An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung vorhan-
denen Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann nämlich ein eindeutiger
Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen in
Beziehung zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung gesetzt wird
(Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 in: sic!
4/2005, 279 E. 3.3 Firemaster). Im Falle mehrdeutiger Zeichen ist
dementsprechend zu prüfen, welche Bedeutung im Zusammenhang
mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen dominiert und
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deshalb für die markenrechtliche Beurteilung ausschlaggebend ist
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7394/2006 vom 18. Oktober
2007 E. 2.2 Gipfeltreffen; RKGE vom 27. Januar 2004, in: sic! 9/2004
671 E. 7 Europac).
3.
Die Waren der Klasse 9, sowie die Dienstleistungen der Klassen 36
und 38, für welche die Beschwerdeführerin Schutz beantragt hat, rich-
ten sich in erster Linie an Fachleute der Finanz-, Versicherungs- und
Immobilienbranche, aber auch an Durchschnittsverbraucher (Wieder-
erwägung vom 4. März 2008, Ziffer II.1), was die Beschwerdeführerin
nicht in Abrede stellt.
4.
Die Beschwerdeführerin beruft sich darauf, dass das Zeichen TOTAL
TRADER mehrdeutig sei und daher nicht als beschreibend im Hinblick
auf die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen angesehen
werden könne. Insbesondere dem Wort TRADER kämen verschiedene
Bedeutungen zu. Die Vorinstanz sei fälschlicherweise vom dominieren-
den Bedeutungsgehalt "Wertschriftenhändler" ausgegangen. Auch das
Wort TOTAL könne unterschiedlich verstanden werden.
4.1 Der Beschwerdeführerin ist zuzugeben, dass bei einer Überset-
zung des Wortes Trader, bzw. Total Trader vom Englischen ins Deut-
sche mehrere Bedeutungen möglich sind. Damit beurteilt werden
kann, welche Bedeutung bei mehrdeutigen Zeichen für die relevanten
Abnehmerkreise im Vordergrund stehen, ist zu prüfen, welche Bedeu-
tungen des Zeichens in der Schweiz im täglichen Gebrauch im
relevanten Kontext Verwendung finden (vgl. Urteil des Bundesgerichts
4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.3 f. American Beauty;
Bundesverwaltungsgericht B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 5
Afri-Cola). Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass das Wort
Trader mehrere verschiedene Bedeutungen habe und die primäre
Übersetzung "gewöhnlicher Händler" lauten müsse. Zum einen ist aber
die blosse Möglichkeit verschiedener Bedeutungsgehalte bzw. Über-
setzungen allein nicht ausreichend, um die Unterscheidungskraft eines
Zeichens zu begründen, da ausserdem nachgewiesen sein muss, dass
keiner der Bedeutungsgehalte in Bezug auf die konkreten Waren und
Dienstleistungen dominiert (Urteil des Bundesgerichts 4A.6/1998 vom
10. September 1998, in: sic! 1/1999 30 E. 4 Swissline; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 7
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Projob). Zum anderen ist vorliegend nicht notwendig von einer Über-
setzung auszugehen, falls beide Zeichenbestandteile Eingang in den
deutschen, bzw. französischen Sprachwortschatz gefunden haben,
was nachfolgend zu prüfen sein wird.
4.1.1 Zunächst ist festzustellen, dass TRADER als "deutsches" Wort
im Duden (Die Deutsche Rechtschreibung, 24. Aufl., Mannheim 2006)
mit folgendem Eintrag zu finden ist: "tra|den ['tre:...] engl. (Wirtschaft,
Börsenwesen [mit Aktien] handeln); Tra|der, der; -s, -; Tra|der-in". Der
Eintrag im Online-Brockhaus lautet: "Trading [', englisch] das,
allgemein der Handel; im Börsenwesen das Ausnutzen kurzfristiger
Kursschwankungen durch häufige Käufe und Verkäufe von Wertpa-
pieren oder speziellen Spekulationsobjekten im Rahmen von Options-
und Termingeschäften innerhalb weniger Stunden (Intradaytrading)
oder Tage (Daytrading). Ein spekulativer Börsenhändler oder Anleger
wird als Trader bezeichnet." Der Petit Robert (Le Nouveau Petit
Robert, Dictionnaire de la langue française, Paris 2007) führt unter
TRADER aus: "mot angl. marchand ANGLIC. Opérateur de marchés financiers.
==> broker. - On trouve parfois tradeur. Für die Aufnahme in den
französischen Wortschatz zur Bezeichnung von Wertschriftenhändlern
spricht, dass auch die 42. Kammer der Cour d'appel de Paris in einem
markenrechtlichen Urteil vom 29. Juni 2001 (2000/14485) betreffend
das Zeichen TRADER davon ausgegangen ist, dass dieses Wort
englischen Ursprungs zur Bezeichnung "d'un opérateur de marchés
financiers, c'est à dire une personne ayant une activité d'intermédiaire
et exerçant son métier pour l'essentiel en salle des marchés des
établissements financiers" dient.
Beide Sprachen haben neben dem Wort Trader auch den Broker mit
fast identischem Bedeutungsgehalt in ihren Wortschatz aufgenommen
(vgl. Duden, a.a.O., der; -s, - [engl. Bez. für Börsenmakler];
Petit Robert, a.a.O., mot anglais "courtier" ANGLIC. FIN. Opérateur sur
les places financières anglo-saxonnes. ==> trader – PAR EXT.
Intermédiaire dans des opérations financières commerciales.). Die
möglicherweise den relevanten Verkehrskreisen nicht geläufige Diffe-
renzierung, dass der Broker im Sinne eines Maklers im Gegensatz
zum Trader stets auf fremde Rechnung handelt und nur der stock
broker als synonym zum Trader anzusehen ist (vgl. ALFRED ROMAIN/ HANS
ANTON BADER/ B. SHARON BYRD, Dictionary of Legal and Commercial
terms, Bd. I, 5. Auflage, München et al. 2000), ändert nichts daran,
dass Fachkreise und Durchschnittsverbraucher bei der Wahrnehmung
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des Wortes Trader an eine im Wertpapierhandel tätige Person denken.
Auch der Zeichenbestandteil TOTAL ist als Adjektiv ein Wort der deut-
schen und der französischen Sprache und zwar mit weitgehend identi-
schem Bedeutungsgehalt: ganz, gänzlich, völlig, vollständig, restlos,
gesamt-, vollkommen. Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten
Bedeutungen als Verb und als Substantiv sind indessen im Zusam-
menhang mit dem Wort TRADER aus syntaktischen Gründen abwegig
(zu dieser Frage mit anderer Ausgangslage RKGE vom 26. Juli 1999,
in: sic! 5/1999 560 E. 5 Surestore für Computersoftware). Der Um-
stand, dass das Zeichen als Ganzes ohne Übersetzung eine eigene
Bedeutung in zwei Landessprachen der Schweiz hat, nämlich die des
"vollkommenen Wertschriftenhändlers", lässt andere, einer Überset-
zung entspringende Bedeutungsgehalte in den Hintergrund treten.
4.1.2 Trotz der der englischen Grammatik entsprechenden und der
vermutlich regelmässig englischen Aussprache des Zeichens bewirkt
die Übernahme des Wortes Trader in den deutschen bzw. französi-
schen Wortschatz mit der Bedeutung des Wertschriftenhändlers, dass
für die schweizerischen Konsumenten diese Bedeutung bei abstrakter
Betrachtung gegenüber den anderen genannten Sinngehalten, na-
mentlich des gewöhnlichen Händlers, dominiert. Die Zugehörigkeit zu
einer Sprache verliert auf diese Weise an Relevanz, und das Zeichen
wird mit dem dem Konsumenten bekanntesten Bedeutungsgehalt
verstanden, ohne die möglichen abweichenden Resultate einer
Übersetzung in Betracht zu ziehen. Damit kann offen bleiben, welche
Bedeutung dem Umstand zukommt, dass die englische Sprache
Synonyme zu Trader wie merchant, dealer oder retailer bereithält,
welche als alternative Übersetzung des deutschen Wortes Händler zur
Verfügung stehen, so dass der vor allem im Börsenbereich verwendete
Fachbegriff des Traders möglicherweise als für diesen Bereich
reserviert wahrgenommen wird. Jedenfalls ist von "Wertschriften-
händler" als im Vordergrund stehendem Bedeutungsgehalt des
Zeichenbestandteiles Trader auszugehen. Dies muss insbesondere für
die in erster Linie angesprochenen Verkehrskreise der Fachleute der
Finanz-, Versicherungs- und Immobilienbranche gelten.
4.2 Auch wenn das Wort "Total" in der englischen Sprache nicht
häufig als Attribut von Personen verwendet wird (anzutreffen ist immer-
hin die Bezeichnung "Total Driver" im Bereich der Fahrschulen, vgl.
, besucht am 2. April 2009), ist TOTAL TRA-
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DER nicht grammatikalisch falsch. Der Verfremdungseffekt, soweit von
einem solchen überhaupt gesprochen werden kann, ist folglich
jedenfalls marginal. Die in Lehre und Rechtsprechung aufgestellte
Regel zu Zeichenkombinationen oder Wortneuschöpfungen, bei denen
Mutilation oder Verdrehung ihrer Bestandteile als Indiz für eine
Fantasiebezeichnung gelten, kann daher auf den vorliegenden Fall
keine Anwendung finden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-600/2007 vom 21. Juli 2007 E. 2.3.2 Volume Up in Bezug auf Haare
statt Musik; RKGE vom 26. Juli 1999, in: sic! 5/1999 560 E. 5 Sure-
store für Computersoftware; EUGEN MARBACH, in: Roland von Bü-
ren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 304).
4.3 Nach dem Gesagten ergibt sich, dass das strittige Zeichen
jedenfalls nicht eintragungsfähig wäre, soweit seine Eintragung für
"Wertschriftenhandel" verlangt würde. Inwieweit dies auch für die
tatsächlich beanspruchten Produkte und Dienstleistungen zutrifft, ist
im Folgenden zu prüfen.
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin verlangt die Eintragung des Zeichens
"Total Trader" unter anderem für die der Klasse 36 zuzuordnenden
Dienstleistungen "Finanzwesen", "Geldgeschäfte", "Versicherungs-
wesen" und "Immobilienwesen".
5.2
5.2.1 Wie oben ausgeführt (E. 4.1.2) bezeichnet das Wort "Trader" aus
Sicht des schweizerischen Durchschnittskonsumenten und insbeson-
dere aus Sicht der Fachleute der Finanz-, Versicherungs- und Immobi-
lienbranche eine Person, die an der Börse mit Wertschriften handelt.
Der Handel mit Wertpapieren und Devisen an der Börse, wie ihn ein
Trader vornimmt, ist partiell deckungsgleich mit dem Oberbegriff
"Finanzwesen" aus Klasse 36. Gemäss der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts und der Rekurskommission ist ein Zeichen
regelmässig für den gesamten Oberbegriff unzulässig, wenn es für
bestimmte Produkte, die unter den entsprechenden Oberbegriff zu
subsumieren sind, unzulässig ist (Urteile des Bundesverwaltungs-
gerichts B-613/2008 vom 6. November 2008 E. 3.4 NanoBone,
B-1000/2007 vom 13. Februar 2008 E. 8 Viaggio; RKGE vom 30. April
1998, in: sic! 5/1998 479 E. 2c Source Safe). Dies trifft jedenfalls auf
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das "Finanzwesen" zu. Damit ist das Zeichen entgegen den Ausfüh-
rungen der Beschwerdeführerin insoweit beschreibend.
5.2.2 Der Begriff der Geldgeschäfte bezieht sich in der Regel auf
Fremdwährungskäufe bzw. Währungsspekulation und ist neben dem
Wertpapierhandel eine weitere Form der Geldanlage. Ein "Trader"
kann sowohl mit Wertpapieren als auch mit Devisen handeln, wie sich
schon aus den oben zitierten Lexikaeinträgen ergibt (vgl. insoweit
auch den Beitrag in der Onlineausgabe der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung vom 20. Dezember 2006, Devisenmarkt – Carry Trader treiben
ihr Spiel auf die Spitze, ). Damit ist das Zeichen
TOTAL TRADER auch für Geldgeschäfte beschreibend, womit die
Beschwerdeführerin auch insoweit nicht durchdringt.
5.2.3 Die "Finanzdienstleistungen, nämlich zur Verfügung Stellen von
Finanznachforschungen über ein Online-Portal", erwecken im Zusam-
menhang mit dem Zeichen TOTAL TRADER den Eindruck, dass einem
Trader zur Erleichterung seiner Entscheidungen betreffend Kauf und
Verkauf von Wertpapieren Finanzmarktanalysen online geliefert
werden sollen. Der beschreibende Charakter kann sich auch auf die
Bestimmung der Dienstleistung beziehen (WILLI, a.a.O. Art. 2 N. 45).
Damit ist die Bezeichnung TRADER auch für die in Frage stehende
Dienstleistung aus der Sicht des Konsumenten, der diese in Anspruch
nimmt, beschreibend.
5.3 Die Beschwerdeführerin macht ausserdem geltend, dass selbst für
den Fall, dass "Total Trader" als "vollkommener Wertschriftenhändler
zu verstehen wäre, aus diesem Schluss nicht abgeleitet werden
könne, dass das strittige Zeichen auch für die Dienstleistungen
"Versicherungswesen" und "Immobilienwesen" beschreibend sei
(Beschwerde, S. 10).
5.3.1 Ein Trader hat nicht die gleichen Aufgaben wie ein Vermögens-
berater oder Verwalter, welcher für seine Kunden auch Versicherungs-
lösungen erarbeitet und Immobilien verwaltet bzw. kauft und verkauft.
Dass ein "Trader" auch Wertpapiere von Versicherungen und Immobi-
lienverwaltungen handelt, mag im Einzelfall vorkommen, bedeutet aber
nicht, dass er regelmässig oder gar begriffsnotwendigerweise Dienst-
leistungen aus diesen Bereichen erbringt. Durch die Wahl eines in
Bezug auf Versicherungsleistungen und Immobilien unpassenden
Ausdrucks bleibt unklar, worin die Tätigkeit eines Total Trader
betreffend Immobilien und Versicherungen bestehen soll. Diese
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Unstimmigkeit lässt das Zeichen in Bezug auf das Immobilien- und
Versicherungswesen zu einer Fantasiebezeichnung werden (vgl. Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-5518/2007 vom 18. April 2008,
E. 7.2 Peach Mallow in Bezug auf gefüllte Bonbons). Sie ist daher in
Bezug auf den Dienstleistungserbringer im Bereich des Versicherungs-
und Immobilienwesens als nicht beschreibend anzusehen.
Im Übrigen würde dies selbst dann gelten, wenn der Begriff "Trader"
als Wort der englischen Sprache zu betrachten wäre und als Wort des
Grundwortschatzes allgemein als Händler übersetzen würde. Denn
diesfalls wäre in "trading real estate or insurances" eine unge-
bräuchliche Wendung zu sehen. Stattdessen spricht man von "real
estate agent or dealer" und "insurance broker" bzw. vom Immobilien-
und Versicherungsmakler (und damit gerade nicht vom Händler).
Aufgrund des Gesagten kann indessen offen bleiben, inwieweit diese
Unterscheidungen dem Durchschnittskonsumenten geläufig sind. Es
spricht indessen viel dafür, dass er mit Trader, bzw. Trading nicht
Versicherungen oder Immobilien, sondern den An- und Verkauf ver-
schiedener beweglicher Güter oder eben den Kauf und Verkauf von
Wertpapieren verbindet. Dieser Schluss drängt sich erst recht in Bezug
auf die mit den Fachbegriffen vertrauten Fachleute der Finanz-,
Versicherungs- und Immobilienbranche auf.
5.3.2 Nach dem Gesagten kann das Zeichen für die in Klasse 36
beanspruchten Dienstleistungen im Immobilien- und Versicherungs-
wesen eingetragen werden. Somit ist die Beschwerde insoweit
gutzuheissen.
5.4 Die Beschwerdeführerin begehrt die Eintragung des Zeichens
auch für Waren der Klasse 9, namentlich Datenträger zum Speichern
von Informationen, Daten, Bildern und Ton. Zu prüfen ist, ob das
Zeichen diesbezüglich beschreibend ist.
Die Vorinstanz vertritt die Auffassung, dass thematischer Inhalt der
Datenträger in der Warenklasse 9 der "vollkommene Wertschriften-
händler" sei und diese zugleich angehende Wertschriftenhändler als
Abnehmer dieser Datenträger beschreiben würde. Waren oder Dienst-
leistungen können ihren wirtschaftlichen Wert hauptsächlich in ihrem
immateriellen Inhalt anstatt in ihren physischen Bauteilen haben. Zum
Beispiel werden bespielte DVD's vor allem wegen der darauf ge-
speicherten Werke, und weniger wegen ihren äusserlichen Kompo-
Seite 15
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nenten (Cover, Inlay oder Scheibe) gekauft. Liegt die Aufmerksamkeit
der Abnehmerkreise solcherart auf dem geistigen Inhalt, kann es für
sie naheliegen, auch den Sinngehalt des Kennzeichens als inhaltlichen
beziehungsweise thematischen Hinweis anstatt als Hinweis auf physi-
sche, äussere Merkmale zu interpretieren (Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3. Pirates of the
Caribbean). In solchen Fällen ist ein beschreibender Sinngehalt der
Marke auch in Bezug auf den Inhalt zu prüfen, wie dies die Vorinstanz
im vorliegenden Fall richtig getan hat. Da sich "Total Trader" aus Sicht
der Konsumenten nur auf den Inhalt der Datenträger beziehen kann,
liegt es auf der Hand, dass diese "Total Trader" als Hinweis darauf
verstehen, dass der Datenträger Unterweisungen dazu bereithält, wie
man ein "Total Trader" wird. Der Beschwerdeführerin kann auch nicht
gefolgt werden, soweit sie sich auf das Urteil PROCHECK der Re-
kurskommission (RKGE vom 28. Juli 2003 in: sic 2/2004, 93) beruft,
um die Eintragungsfähigkeit zu begründen. Während die Rekurskom-
mission im zitierten Fall festgehalten hat, die Bezeichnung "Procheck"
wecke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen nicht mehr als eine unbestimmte Vorstellung, dass diese
der Überwachung oder Kontrolle dienen (E. 9), wäre das für den vor-
liegenden Fall nur zutreffend, wenn die Prämisse der Beschwerde-
führerin mitübernommen würde, wonach mit dem Begriff "trader" nur
eine unbestimmte Vorstellung verbunden wäre, was indessen – wie
oben ausgeführt (E. 4.1.2) – nicht zutrifft. Damit erweist sich die
Beschwerde in Bezug auf die angemeldeten Produkte der Klasse 9 als
unbegründet.
5.5 Betreffend die Dienstleistungen aus Klasse 38 "Verschaffen von
Zugang bzw. Vermietung von Zugriffszeit zu elektronischen Computer-
datenbanken mit Informationen über Finanzdienstleistungen" ist der
Beschwerdeführerin beizupflichten, dass das Zeichen für das zweck-
neutrale Verschaffen von Zugang bzw. Vermieten von Zugriffszeit nicht
beschreibend wäre. Der Hinweis auf "Computerdatenbanken mit Infor-
mationen über Finanzdienstleistungen", auf die in dem vermieteten
Zeitraum zugegriffen werden kann, lässt hingegen das Zeichen TOTAL
TRADER den Charakter einer Beschreibung im Hinblick auf die
Bestimmung der Dienstleistung annehmen. Daher kann das Zeichen in
Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 38 nicht als schutzfähig
angesehen werden. Der Zusatz TOTAL wirkt in der Kombination mit
TRADER nur anpreisend, nicht aber sinnverändernd oder verfremdend
Seite 16
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und kann daher den beschreibenden Charakter nicht aufheben. Damit
ist die Beschwerde auch insoweit abzuweisen.
6.
Die Beschwerdeführerin macht einen Anspruch auf Gleichbehandlung
geltend und verlangt, dass ihr Zeichen zumindest aufgrund früherer
Eintragungen von vergleichbaren Marken durch die Vorinstanz einzu-
tragen sei. Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische
Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Die
gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich
gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2
N. 28). Demgegenüber besteht kein Anspruch auf Gleichbehandlung
im Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden
haben sollte. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht
als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen. Der Anspruch
auf Gleichbehandlung im Unrecht wird indessen ausnahmsweise aner-
kannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwen-
denden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie
auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil
des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004, in: sic!
4/2005 278 E. 4.3 Firemaster, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 AFRI-COLA mit Hinweisen,
B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 Chocolat Pavot [fig.]).
6.1 Das Zeichen Nr. 456015 WARRANT PHONE ist mit TOTAL
TRADER nicht vergleichbar, da die Mehrdeutigkeit bei einem Zeichen,
das aus zwei Substantiven besteht, ausgeprägter ist als im Zeichen
TOTAL TRADER. "Total" sorgt in der Wortkombination TOTAL TRADER
nur für eine Verstärkung nicht aber für eine Veränderung der Bedeu-
tung, wie PHONE das in Bezug auf die verschiedenen Bedeutungen
von WARRANT vermag.
6.2 Die Marken TOTAL (Nr. 379733 und Nr. P403986) in Alleinstellung
wurden für Waschmittel und Getränke bzw. Cerealien eingetragen. Vor
allem in Bezug auf eine Sache (Total Care, Total Performance) oder
eine Person (Total Driver) wirkt das Wort anpreisend und verstärkend.
Selbst wenn es als Wort in Alleinstellung mit dem vorliegenden
Zeichen vergleichbar wäre, könnte die Beschwerdeführerin aufgrund
dieser vereinzelten Eintragungen keine zu ihren Gunsten auszulegen-
de Praxis der Vorinstanz ableiten (vgl. oben E. 6).
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6.3 Die ebenfalls von der Beschwerdeführerin als vergleichbar einge-
stuften Marken TOTAL VIEW (CH-Nr. 506732) und TOTAL RISK PRO-
FILING (CH-Nr. 450960) vermögen nicht die Eintragung des hinter-
legten Zeichens unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung zu
begründen. Die für die Marken eingetragenen Waren und Dienstleis-
tungen mögen zwar teilweise identisch sein mit jenen, die auch für
TOTAL TRADER beansprucht werden. TOTAL VIEW ist jedoch als
unbestimmter und mehrdeutiger in Bezug auf die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36 38 und 42 im
Vergleich zu TOTAL TRADER anzusehen. Bei TOTAL RISK PROFI-
LING kommt neben finanziellen Risiken gleichermassen der Gedanke
an die Erfassung von anderen Risiken auf. Demnach kann das strittige
Zeichen auch nicht gestützt auf den Anspruch auf Gleichbehandlung
eingetragen werden.
7.
Die von der Beschwerdeführerin erwähnten Voreintragungen in den
Vereinigten Staaten von Amerika und des Europäischen Markenamtes
entfalten vorliegend keine Indizwirkung, da es sich nicht um einen
Grenzfall (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli
2007 E. 6.4 we make ideas work mit Hinweisen), sondern um ein in
Bezug auf einige der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein-
deutig beschreibendes und deshalb insoweit schutzunfähiges Zeichen
handelt.
8.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz das Markeneintra-
gungsgesuch für die Dienstleistungen des Versicherungs- und Immobi-
lienwesens in der Klasse 36 zu Unrecht zurückgewiesen hat. Insoweit
ist die Beschwerde gutzuheissen. In Bezug auf Datenträger zum
Speichern von Informationen, Daten, Bildern und Ton (Klasse 9), auf
Finanzdienstleistungen und Geldgeschäfte (Klasse 36) sowie auf das
Verschaffen des Zugangs zu elektronischen Computerdatenbanken mit
Informationen über Finanzdienstleistungen (Telekommunikations-
Dienstleistung) und die Vermietung von Zugriffszeit zu elektronischen
Computerdatenbanken mit Informationen über Finanzdienstleistungen
(Klasse 38) ist die Beschwerde unbegründet und daher abzuweisen.
9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegt die Beschwerdeführerin
zu zwei Dritteln, weshalb sie einen Teil der Verfahrenskosten zu tragen
Seite 18
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hat (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr ist nach Umfang und
Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller
Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1
des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR
173.320.2). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinte-
ressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert
(Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre
und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientie-
ren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streit-
wert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf
(BGE 133 III 490 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist
auch im vorliegenden Verfahren auszugehen und die Gerichtsgebühr
auf Fr. 2'500.-- festzusetzen. Es sprechen keine konkreten Anhalts-
punkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.
Die der Beschwerdeführerin nach dem Gesagten aufzuerlegenden
Verfahrenskosten in Höhe von zwei Dritteln der festgesetzten Gebühr,
d.h. der Betrag von Fr. 1'667.-, ist mit dem von ihr geleisteten
Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- zu verrechnen. Der Vorinstanz können
keine Verfahrenskosten auferlegt werden (Art. 63 Abs. 2 VwVG).
Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin, welche eine Kosten-
note über Fr. 1'821.50.- (inkl. MWSt) eingereicht hat, ist eine ent-
sprechend gekürzte Parteientschädigung in Höhe von Fr. 607.- (inkl.
MWSt) zu Lasten der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG
i.V.m. Art. 7 Abs. 2, Art. 9 und Art. 14 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
1.1 Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffer 3 des Disposi-
tivs der angefochtenen Verfügung wird insoweit aufgehoben, als das
Markeneintragungsgesuch für die Dienstleistungen des Versicherungs-
und Immobilienwesens in der Klasse 36 zurückgewiesen worden ist.
1.2 Die Vorinstanz wird angewiesen, das hinterlegte Zeichen TOTAL
TRADER (Nr. 60923/2006) für die Dienstleistungen des Versicherungs-
und Immobilienwesens in der Klasse 36 einzutragen.
Seite 19
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1.3 In Bezug auf die weiter gehenden Anträge wird die Beschwerde
abgewiesen.
2.
Die reduzierten Verfahrenskosten von Fr. 1'667.- werden der Be-
schwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kosten-
vorschuss von Fr. 3'500.- verrechnet. Der Betrag von Fr. 1'833.- wird
der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils
zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine reduzierte
Parteientschädigung von Fr. 607.- (inkl. MWSt) zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstat-
tungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Markeneintragungsgesuch CH 60923/2006
TOTAL TRADER; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (Gerichts-
urkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Miriam Sahlfeld
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2, 90 ff. und 100 des Bundesgerichts-
gesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist
in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren
Seite 20
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Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu
enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind,
soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen
(vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 3. Juni 2009
Seite 21