B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-2191/2018
Ur t e i l vom 2 5 . Feb r ua r 2 0 2 0
Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Della Batliner.
Parteien
LISSMAC Maschinenbau GmbH,
Gewerbepark West, Lanzstrasse 4,
DE-88410 Bad Wurzach,
vertreten durch Cabinet Roland Nithardt,
Conseils en Propriété industrielle SA,
Y-Parc Swiss Technopole,
Rue Galilée 7, 1400 Yverdon-les-Bains (Zustelladresse),
und/oder Rechtsanwältin Lucienne Bühler,
Rue des Alpes 11, Case postale 652, 1701 Fribourg,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bolton Manitoba S.p.A,
Via G.B. Pirelli 19, IT-20124 Milano,
vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Patent- und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 15669,
IR 544'112 SMAC / IR 1'343'568 LISSMAC.
B-2191/2018
Seite 3
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung
Nr. 544'112 "SMAC" mit einer Basiseintragung in Italien. Der Registerein-
trag erfolgte am 13. November 1989 und beansprucht folgende Waren:
Klasse 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
B.
Am 21. August 2017 erhob die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz
Widerspruch gegen die von der Beschwerdeführerin am 14. Februar 2017
hinterlegte und am 11. Mai 2017 in der Gazette publizierte internationale
Registrierung "LISSMAC" Nr. 1'343'568 in Bezug auf alle Waren der
Klasse 3. Die Basiseintragung in der Europäischen Union von "LISSMAC",
welche eine Priorität am 19. August 2016 begründet, gilt unter anderem für
folgende Waren:
Klasse 3: Préparations pour l'aiguisage, à savoir abrasifs souples, corindon
(abrasif), carbures métalliques (abrasifs), carbure de silicium (abrasif), dia-
mantine (abrasif), papiers abrasifs et granulés abrasifs.
Daraufhin erliess die Vorinstanz am 28. August 2017 eine provisorische
teilweise Schutzverweigerung (Notification de refus provisoire partiel
[fondé sur une opposition]). Sie gewährte der angefochtenen Marke Schutz
für die Waren der Klassen 7 und 11. Hinsichtlich der Verweigerung des
Schutzes für alle Waren der Klasse 3 eröffnete sie der Beschwerdeführerin
am 29. November 2017 die Gelegenheit zur Stellungnahme, welche diese
am 12. Januar 2018 wahrnahm.
C.
Mit Verfügung vom 14. März 2018 hiess die Vorinstanz den Widerspruch
der Beschwerdegegnerin vollumfänglich gut und verweigerte der ange-
fochtenen internationalen Registrierung "LISSMAC" Nr. 1'343'568 den
Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der Klasse 3. Sie bestätigte die
genannte Schutzgewährung bezüglich sämtlicher Waren der Klassen 7
und 11. Zur Begründung führte die Vorinstanz im Wesentlichen an, unter
Berücksichtigung des normalen Schutzumfangs der Widerspruchsmarke,
der Gleichheit der strittigen Waren und der reduzierten Aufmerksamkeit der
B-2191/2018
Seite 4
Abnehmer sei aufgrund der vorhandenen Zeichenähnlichkeit eine Ver-
wechslungsgefahr zu bejahen.
D.
Dagegen reicht die Beschwerdeführerin am 16. April 2018 Beschwerde
beim Bundesverwaltungsgericht ein mit dem Antrag, der Schutz der inter-
nationalen Registrierung Nr. 1'343'568 in der Schweiz sei auf sämtliche
Waren der Klasse 3 auszudehnen; unter Kosten- und Entschädigungsfol-
gen zulasten der Beschwerdegegnerin. In der Beschwerdebegründung er-
hebt sie zunächst die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke
für Waren der Klasse 3. Selbst wenn die Widerspruchsmarke den Schutz
in der Schweiz im eingetragenen Umfang genösse, bestehe zudem keine
Verwechslungsgefahr mit der angefochtenen Marke. Zwischen den stritti-
gen Zeichen sei – trotz Verwendung der Buchstaben der Widerspruchs-
marke in der angefochtenen Marke – keine Ähnlichkeit gegeben. Die an-
gefochtene Marke hinterlasse visuell und phonetisch, aber auch aufgrund
der unterschiedlichen Bedeutung, einen anderen Eindruck als die Wider-
spruchsmarke. Es handle sich daher um einen Ausnahmefall.
E.
Mit Vernehmlassung vom 12. Juni 2018 beantragt die Vorinstanz die Ab-
weisung der Beschwerde unter Kostenfolge. Hinsichtlich Begründung ver-
weist sie auf den angefochtenen Entscheid und verzichtet auf eine weiter-
gehende Stellungnahme.
F.
Mit Beschwerdeantwort vom 21. Juni 2018 beantragt die Beschwerdegeg-
nerin die Abweisung der Beschwerde und die Bestätigung des angefoch-
tenen Entscheids unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der
Beschwerdeführerin. Begründend hält sie insbesondere fest, die Einrede
des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke sei verspätet erfolgt. Die Wi-
derspruchsmarke "SMAC" geniesse aufgrund ihres fantasiehaften Gehal-
tes zumindest eine normale Kennzeichnungskraft und einen normalen
Schutzumfang. Die Verwechslungsgefahr sei bei objektivierter Betrachtung
mit einiger Wahrscheinlichkeit zu befürchten, da das Publikum falsche Zu-
sammenhänge vermuten werde.
G.
Es wurde keine mündliche Verhandlung durchgeführt.
B-2191/2018
Seite 5
H.
Auf die eingereichten Akten und weitere Vorbringen wird, soweit erforder-
lich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG,
SR 173.32]). Als Hinterlegerin und Adressatin der angefochtenen Verfü-
gung ist die Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 48 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) bei der Beschwerdeführerin ge-
geben. Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht und der
verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52
Abs. 1 und Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
2.
Vorliegend ist streitig, ob die Vorinstanz der internationalen Registrierung
"LISSMAC" Nr. 1'343'568 zu Recht den Schutz in der Schweiz für sämtli-
che Waren der Klasse 3 definitiv verweigert hat. Soweit die Beschwerde-
führerin die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke auf Be-
schwerdeebene erstmals geltend machen will, ist darauf nicht einzutreten.
Der Nichtgebrauch hätte im Rahmen des Widerspruchsverfahrens in der
ersten Stellungnahme vorgebracht werden müssen (Art. 22 Abs. 3 der Ver-
ordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 23. De-
zember 1992 [MSchV], SR 232.111; Art. 32 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/
Bühler/Thouvenin [Hrsg.] Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017,
Art. 32 N. 11 f., mit zahlreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die
Beschwerdeführerin hat ihr Einrederecht somit verwirkt (Urteil des BVGer
B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 5.3 "Seven [fig.]/Room Seven).
3.
3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer jün-
geren Marke Widerspruch erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich ist
und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist,
so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 6quinquies lit. B
B-2191/2018
Seite 6
Ziff. 1 der Pariser Übereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des ge-
werblichen Eigentums revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 [PVÜ,
SR 0.232.04] in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Die Verwechs-
lungsgefahr hängt demnach von der Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und
Dienstleistungen ab (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Die Gleichartig-
keit der Waren und Dienstleistungen steht in einer Wechselwirkung zur Zei-
chenähnlichkeit. Je ähnlicher sich die Produkte und Dienstleistungen sind,
umso unterschiedlicher müssen die Zeichen sein. Besteht hingegen ein
kleiner Zeichenabstand, müssen wiederum grössere Unterschiede zwi-
schen den Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen der Widerspruchs-
marke und der angefochtenen Marke vorhanden sein, um eine Verwechs-
lungsgefahr zu bannen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick
[Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz,
3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).
3.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf
Grundlage eines Vergleichs zwischen den Registereinträgen der Wider-
spruchsmarke und der angefochtenen Marke, soweit – wie vorliegend –
keine frist- und formgerecht erhobene Einrede des Nichtgebrauchs entge-
gensteht (Urteile des BVGer B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 4.1 "Hero
[fig.]/Heera [fig.]; B-6783/2017 vom 18. März 2019 E. 2.2, "uber/uberall";
B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Weder sind
alle Produkte der gleichen Nizza-Klasse per se gleichartig, noch sind Pro-
dukte verschiedener Klassen immer ungleichartig (EUGEN MARBACH, in:
Marbach/Ducrey/Wild [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
4. A. 2017, N. 663). Doch gilt die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff
der Nizza-Klassifikation als Indiz für die Gleichartigkeit (Urteil des BVGer
B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 3.3 "Merci/Merci [fig.]").
3.3 Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke bestimmt sich nach ihrer
Kennzeichnungskraft: er ist umso grösser, je höher ihre Kennzeichnungs-
kraft ist. Die Rechtsprechung unterscheidet dabei zwischen schwachen,
normalen und starken Marken beziehungsweise Markenbestandteilen
(JOLLER, a.a.O., N. 73 ff.). Erstere kennzeichnet insbesondere der be-
schreibende Charakter prägender Elemente (Urteil des BVGer
B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata"/Aromathera"), während
letztere den grössten geschützten Ähnlichkeitsbereich haben, da sie das
Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit darstel-
len (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"/"Kamillon", "Kamillan").
B-2191/2018
Seite 7
4.
Der Widerspruch hat innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung
zu erfolgen (Art. 31 Abs. 3 MSchG). Bei einem Widerspruch gegen eine
internationale Registrierung mit Schweizer Schutzlanddesignation beginnt
die dreimonatige Widerspruchsfrist am ersten Tag des Monats zu laufen,
der dem Monat der Veröffentlichung im von der WIPO vorgesehenen Pub-
likationsorgan (Gazette) folgt (Art. 50 MSchV). Die Registrierung der jün-
geren Marke wurde am 11. Mai 2017 publiziert. Mit Widerspruch vom
21. August 2017 ist die Frist gewahrt.
5.
5.1 Im Sinne einer Vorfrage sind die massgeblichen Verkehrskreise und
deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Ausgangspunkt bildet dabei
das Warenverzeichnis der älteren Marke "SMAC" (JOLLER, a.a.O., Art. 3
N. 51; RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweize-
rischen Markenrecht, 2015, N. 13.02 ff.).
5.2 Die Widerspruchsmarke beansprucht in der Nizza-Klasse 3 Wasch-,
Bleich-, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Seifen, Parfüme-
riewaren, ätherische Öle, Kosmetika, Haarlotionen und Zahnputzmittel. Ein
Grossteil der erwähnten Waren dient dem täglichen Bedarf und richtet sich
in erster Linie an das breite Publikum, kann aber auch von Fachkreisen
nachgefragt werden. Die hier interessierenden Schleifmittel – wozu auch
Schleifpapier, -schwämme und –scheiben gehören – können ebenfalls je
nach Verwendungszweck von Endabnehmern, aber auch von professio-
nellen Kreisen bezogen werden. Massgebend ist der vorliegend sehr offen
formulierte Registereintrag. Dieser ermöglicht es der Widerspruchsmarke
in objektiver Hinsicht, Schleifmittel auch für potenzielle Abnehmerkreise
des Baugewerbes oder der Industrie herzustellen.
5.3 Als relevante Verkehrskreise sind somit das allgemeine Publikum, aber
auch Fachkreise zu berücksichtigen. Wenn eine Marke gleichzeitig meh-
rere Verkehrskreise anspricht, so ist eine Verwechslungsgefahr bereits ge-
geben, wenn sie mit Bezug auf einen dieser Verkehrskreise besteht
(MARBACH, SIWR III/1, N. 954). Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs
ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und mit einem geringeren Unter-
scheidungsvermögen zu rechnen als bei Spezialprodukten oder Dienstleis-
tungen, die sich ausschliesslich an Fachkreise richten (Urteil des BVGer
B-6137/2013 vom 18. Juni 2015 E. 3 "Terra"/"Vetia Terra"). Die Vorinstanz
hielt fest, bei den strittigen Schleifmitteln handle es sich um Massenartikel
B-2191/2018
Seite 8
des täglichen Bedarfs wie auch um Produkte, die mit einer gewissen Sorg-
falt (als Werkzeug) erworben würden. Diese Würdigung ist nicht zu bean-
standen und blieb von der Beschwerdeführerin unbestritten. Es ist folglich
von einer reduzierten Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise
auszugehen.
6.
Zu prüfen ist zunächst, ob Warenidentität- oder –gleichartigkeit vorliegt. Die
angefochtene Marke beansprucht verschiedene Arten von Schleifmitteln
der Klasse 3, wie etwa Korund (Schleifmittel), Metallkarbide (Schleifmittel),
Siliziumkarbid (Schleifmittel), Diamantine (Schleifmittel), Schleifpapier und
Schleifkörner. Diese fallen allesamt unter den in Klasse 3 beanspruchten
Oberbegriff "Schleifmittel" der Widerspruchsmarke. Der Verwendungs-
zweck der Produkte beider Marken ist derselbe. Schleifen bezweckt ent-
weder das Schärfen (z.B. eines Messers) durch gleichmässiges Reiben
der Oberfläche an etwas Rauem oder das Glätten der Oberfläche von Glas,
Edelsteinen oder Ähnlichem mittels Bearbeitung durch ein Werkzeug oder
eine Maschine, so dass eine bestimmte Form entsteht (
/rechtschreibung/schleifen_drillen_wetzen_gleiten>, abgerufen
am 8.11.2019). Damit ist Warenidentität gegeben. Dies bestreitet auch die
Beschwerdeführerin nicht, weshalb sich weitere Ausführungen hierzu er-
übrigen.
7.
7.1 Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft ging die Vorinstanz da-
von aus, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein Fantasiezeichen
ohne beschreibende Bedeutung für die beanspruchten Waren handle.
Dementsprechend schloss sie auf eine durchschnittliche Kennzeichnungs-
kraft und einen normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese
Ansicht vertritt auch die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort.
Die Beschwerdeführerin äusserte sich auf Beschwerdeebene nicht zu die-
sem Punkt.
7.2 Aus der italienischen Basiseintragung schimmert für italienischspra-
chige Endkonsumenten aus der Schweiz der Wortstamm "Smac" deutlich
durch. Das Verb "Smacchiare" (phonetische Aussprache: [zmakˈkia:re])
trägt die Bedeutung "Flecken aus einem Gegenstand entfernen"
oder "reinigen" (
deutsch/smacchiare>;
B-2191/2018
Seite 9
smacchiare>; beide besucht am 15.11.2019). Die Namenwörter "smacchia-
tore" (Verantwortliche/r für die Fleckenentfernung oder Fleckenentferner)
und "smacchiatura" (Fleckenentfernung oder Reinigung) leiten sich unmit-
telbar daraus ab (Paravia Langenscheidts Wörterbuch, Italienisch, 4. A.
2003, S. 848). Weitere Wörterbucheinträge beginnend mit dem Wortstamm
"Smac" enthalten "smaccatamente" im Sinn von "übermässig" oder "über-
trieben", "smaccato" mit den Bedeutungen "süsslich", "übermässig"/"über-
trieben" oder "frech" und "smacco" als Bezeichnung für "die Schmach"
(Paravia Langenscheidts Wörterbuch, a.a.O., S. 848). Die Wirkung eines
Zeichens ist stets produktbezogen, das heisst in Bezug auf die relevanten
Waren und Dienstleistungen, zu bestimmen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 85).
Hinsichtlich Wasch-, Putz-, und Fettentfernungsmittel liegt der beschrei-
bende Inhalt des Markenworts auf der Hand, da sich der Zweck der
Fleckenentfernung beziehungsweise Reinigung unmittelbar daraus ergibt.
Die zuvor erörterten alternativen Bedeutungen des Wortstamms "Smac"
rücken dabei mit Blick auf die beanspruchten Waren deutlich in den Hinter-
grund. Es stellt sich die Frage, ob im Zusammenhang mit den vorliegend
strittigen Schleifmitteln der Widerspruchsmarke der beschreibende Gehalt
des Zeichens ebenfalls deutlich erkennbar ist. Eine Fleckenentfernung er-
folgt in erster Linie durch Reinigung der beschmutzten Oberfläche. Abhän-
gig vom zu behandelnden Material – zu denken ist etwa an Kleidungsstü-
cke, Metall, Polster oder Holz – und je nach Art der Verschmutzung – zum
Beispiel durch zuckerhaltige Flüssigkeiten, Rotwein, Fett, Speisereste oder
Gras – fällt die Wahl auf das eine oder andere Reinigungsmittel. Die mut-
masslich gewünschte Wirkung des Putzmittels setzt je nach Bedarf den
Schwerpunkt beispielsweise auf fettlösende, bleichende oder auch auf ab-
schleifende Eigenschaften des beigezogenen Produkts. Der Grundge-
danke, dass ein Reinigungsmittel unter Umständen auch Schleifmittel ent-
halten kann, ist für die italienischsprachigen relevanten Verkehrskreise von
dieser Warte aus betrachtet nicht abwegig. Auch der Gedankengang zu
einer Fleckenentfernung durch rein mechanisches Abreiben beziehungs-
weise Abschleifen erscheint als weitere, ebenfalls naheliegende Möglich-
keit. Die Verbindung des Markenworts zu den strittigen Schleifmitteln liegt
jedenfalls nicht so weit entfernt, dass die Vorstellungskraft des italienisch-
sprachigen Endkonsumenten allzu stark beansprucht werden müsste. Auf-
grund des beschreibenden Gehalts hinsichtlich der vorliegend relevanten
Ware weist die Widerspruchsmarke damit originär lediglich eine geringe
Kennzeichnungskraft auf.
7.3 Damit ist die Vorinstanz zu Unrecht ohne Weiteres von der durch-
schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen.
B-2191/2018
Seite 10
7.4
7.4.1 Ob diese – in der angefochtenen Verfügung nicht thematisierte –
Bedeutung der Widerspruchsmarke im Ergebnis tatsächlich zu einem klei-
nen Schutzbereich der internationalen Registrierung in Bezug auf die vor-
liegend strittigen Schleifmittel führt, ist nachfolgend zu prüfen.
7.4.2 Namentlich kann eine Marke durch Erlangung einer hohen Bekannt-
heit auf dem Markt gestärkt werden. In der Schweiz verlangt die Praxis in
der Regel Belege für einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive
Werbung (Urteil des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 7.4.1 "Intel
inside/Galdat inside" mit Hinweis). Die Beschwerdegegnerin hat es ver-
säumt, spätestens auf Beschwerdestufe hierfür Belege einzureichen. Vor
der Vorinstanz wie auch im Beschwerdeverfahren trug sie die Beweislast
und hatte im Rahmen des rechtlichen Gehörs Gelegenheit, sich zur Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu äussern sowie diese mit ent-
sprechenden Belege zu untermauern. Die Beschwerdeführerin hatte mit
ihrer Stellungnahme vom 12. Januar 2018 bereits im vorinstanzlichen Ver-
fahren auf die in E. 7.2 erörterte Bedeutung des Wortstamms der italieni-
schen Widerspruchsmarke hingewiesen, ohne allerdings daraus explizit
auf eine mögliche Kennzeichnungsschwäche des Zeichens zu schliessen.
Dass die Vorinstanz ohne weitere Begründung von einem Fantasiezeichen
mit normaler Kennzeichnungskraft ausgegangen war und sich dabei offen-
sichtlich nicht mit dem möglichen italienischen Sinngehalt der Wider-
spruchsmarke auseinandergesetzt hatte, hinderte die Beschwerdegegne-
rin nicht daran, markenstärkende Aspekte vorzubringen, welche allenfalls
positive Auswirkungen auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke gehabt hätten. Diese geltend zu machen und entsprechende Belege
zu offerieren, lag in der – vorliegend nicht wahrgenommenen – Obliegen-
heit der Beschwerdegegnerin.
7.4.3 Aufgrund der gegebenen Aktenlage ist davon auszugehen, dass die
Widerspruchsmarke schwach ist. Sie geniesst damit lediglich einen kleinen
Schutzbereich.
8.
8.1 In einem weiteren Schritt ist die Zeichenähnlichkeit zwischen den bei-
den Wortmarken "SMAC" und "LISSMAC" zu prüfen.
B-2191/2018
Seite 11
8.2 Die einsilbige Widerspruchsmarke besteht aus dem Kurzwort "SMAC".
Die zweisilbige angefochtene Marke "LISSMAC" nimmt das Widerspruchs-
zeichen integral in sein eigenes Zeichen auf. Daraus ergibt sich bereits
eine gewisse Nähe zwischen den beiden Zeichen. Wird eine ältere Marke
vollständig übernommen, liegt nach gängiger Rechtsprechung grundsätz-
lich Zeichenähnlichkeit vor. Die Kombination mit einem Zusatz schafft in
der Regel keine hinreichende Unterscheidbarkeit (Urteil des BVGer
B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.1 "Metro/Metropool" mit weiteren
Hinweisen auf die Rechtsprechung).
8.3 Die Übernahme des Hauptbestandteils einer älteren Marke kann aber
ausnahmsweise zulässig sein, wenn der übernommene Bestandteil derart
mit einer neuen Marke verschmolzen wird, dass sie ihre Individualität ver-
liert und nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint
(JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 134 f. m.w.H.; Urteile des BVGer B-552/2017 vom
4. Dezember 2018 E. 5.1 f. "Hirsch/Apfelhirsch"; B-3328/2015 vom 18. Ok-
tober 2017 E. 8.1 f. "Stingray/Roamer Stingray"). Das Bundesverwaltungs-
gericht bejahte eine derartige Verschmelzung etwa bereits bei der älteren
Marke "Sky" in den Zeichen "Skype in" und "Skype out" (Urteil des BVGer
B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7.6; vgl. auch Urteil des BVGer
B-259/2012 vom 27. März 2013 E. 7.2 "Focus"/"AbaFocus"). In diesem Zu-
sammenhang ist das beschwerdeweise vorgebrachte Hauptargument der
Beschwerdeführerin zu sehen, wonach eine Unterteilung der zwei Silben
der angefochtenen Marke in die beiden Teile "LISS-" und "-MAC", und nicht
"LIS-" und "-SMAC" oder "LI-" und "-SSMAC" erfolge. Ob die Wider-
spruchsmarke in der angefochtenen Marke ihre Individualität beibehält, ist
anhand eines visuellen, phonetischen und semantischen Vergleichs zu be-
urteilen.
8.3.1 Auf der schriftbildlichen Ebene unterscheiden sich die beiden rein
verbalen Marken zunächst in der Wortlänge. Bei der Widerspruchsmarke
handelt es sich um ein Kurzwort mit vier Buchstaben und einem Vokal ("a"),
während die angefochtene Marke mit einer anderen, zusätzlichen Silbe be-
ginnt, eine Vokalfolge ("i", "a") und sieben Buchstaben aufweist. Weiter wei-
chen die beiden Marken am prägenden Wortanfang voneinander ab (Urteil
des BVGer B-1605/2019 vom 31. Oktober 2019 E. 6.2 "Cremolan"/"Xero-
lan"; RKGE, in: sic! 2003 S. 973 ff. E. 4 "Seropram/Citopram"). Bereits ein
gemeinsamer Wortstamm kann allerdings ein starkes Indiz für die Ähnlich-
keit bilden, da das Konzept, den Markenstamm mit Vor- oder Endsilben zu
variieren, beliebt und dem Verkehr vertraut ist (MARBACH, SIWR III/1,
N. 882). Durch die Verdoppelung wird das "ss" der angefochtenen Marke
B-2191/2018
Seite 12
in den massgeblichen Verkehrskreisen eher als Einheit wahrgenommen,
die gedanklich nicht zu trennen ist. Deswegen ist bei der angefochtenen
Marke nicht davon auszugehen, dass "LIS-" von den relevanten Verkehrs-
kreisen als Präfix von "SMAC" wahrgenommen wird. Im Schriftbild ist trotz
integraler Übernahme eine gewisse Verschmelzung der Widerspruchs-
marke mit der angefochtenen Marke nicht abzusprechen.
8.3.2 Den Wortklang der Widerspruchsmarke charakterisiert vor allem die
Kürze. Bei der Aussprache liegt der Schwerpunkt im letzten Teil des Wor-
tes. Silbenträger ist das "a", welcher dem "c" als letzten Buchstaben zu-
sätzliche Härte verleiht. Die Aussprachekadenz der angefochtenen Marke
verschiebt sich aufgrund des Vokals "i" und des Doppelkonsonanten "ss"
nach vorne (BGE 97 II 78 E. 1c "Pond's"/"Respond"). Bei Fantasienamen
sind nicht alle theoretisch denkbaren, sondern lediglich die aufgrund allge-
meiner Sprachregeln naheliegenden Aussprachemöglichkeiten zu unter-
suchen (Urteil des BVGer B-5312/2013 vom 5. Dezember 2014 E. 5.1.2
"Six"/"Sixx"). Der Silbengipfel von "LISSMAC" befindet sich in den Buch-
staben "i" und "a". Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist hier
akustisch aber sowohl eine Aussprache in "LISS-" und "-MAC" als auch in
"LI-" und "-SSMAC" denkbar. In beiden Fällen führt der verbindende Zisch-
laut "s" (beziehungsweise der gleichlautende "ss") dazu, dass die Wider-
spruchsmarke durch die klangbildliche Übereinstimmung im letzten Teil der
angefochtenen Marke weiterhin erkenn- und individualisierbar bleibt.
8.4 Ausnahmsweise vermag ein veränderter Sinngehalt eine bestehende
optische oder akustische Nähe zwischen zwei Kennzeichen zu kompen-
sieren (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 182; Urteil des BVGer B-259/2012 vom
27. März 2013 E. 6.2 "Focus"/"AbaFocus"). Massgebend dabei ist, dass
der unterschiedliche Sinngehalt in allen Sprachregionen der Schweiz sofort
und unwillkürlich erkannt wird. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören
und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regel-
mässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen
Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wiederfindet, so ist die
Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen
ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (BGE 121 III
377 E. 2b und c "Boss"/"Boks").
8.4.1 Wie bereits weiter oben festgestellt, ergibt sich eine Bedeutung der
Widerspruchsmarke insbesondere für die italienischsprachigen relevanten
Verkehrskreise (vgl. E. 7.2). Unabhängig von der Frage, ob das italienische
B-2191/2018
Seite 13
Wort für "Flecken entfernen" beziehungsweise "Putzen" zum Grundwort-
schatz der relevanten Verkehrskreise gehört, fällt besonders ins Gewicht,
dass es sich bei "SMAC" lediglich um den Wortstamm des entsprechenden
Verbs handelt. Für andere Sprachregionen der Schweiz ist der Sinngehalt
damit nicht auf Anhieb erkennbar. Hinzu kommt, dass der bereits oben
festgestellte, beschreibende Charakter der Widerspruchsmarke das Vor-
liegen eines markanten Sinngehalts ausschliesst.
8.4.2 Die Beschwerdeführerin versucht vergeblich, ihrer Wortmarke einen
eindeutigen Sinngehalt zuzuschreiben, der einen hinreichenden Abstand
zur Widerspruchsmarke schafft. Der von ihr geltend gemachte Bezug des
ersten Teils ihrer Marke "Liss-" zum französischen Verb "lisser" bewegt
sich aufgrund der Bedeutung "glätten" beziehungsweise glattstreichen
(
lisser>, abgerufen am 18.11.2019) im Zusammenhang mit den vorliegend
beanspruchten Schleifmitteln etwa in gleicher Weise im Bereich des be-
schreibenden Gehalts wie die Widerspruchsmarke. Auch ergibt der von der
Beschwerdeführerin weiter behauptete Namensbezug auf "Mac" oder
"Mc Donald's" bezüglich des zweiten Teils der angefochtenen Marke kei-
nen klaren Sinn. Jedenfalls entschied die Rekurskommission bereits in die-
sem Sinne bezüglich "Mac" in Alleinstellung (RKGE in: sic! 2000 386 ff.,
"Maag"/"Mac"). Nichts Anderes gilt, wenn sich der entsprechende Bestand-
teil wie vorliegend am Ende der Wortmarke befindet, wie die Beschwerde-
gegnerin zu Recht festhält. Denkbar ist weiter eine Nähe zum italienischen
Wort "macchia" mit den Bedeutungen "Fleck", "Sprenkel", "Farbtupfer",
"Makel" oder "Schandfleck" (
macchia&l=deit&in=ac_it&lf=it&qnac=macchia>, besucht am 18.11.2019).
Doch auch bei diesem Bedeutungsgehalt bleibt es bei einer vagen Zu-
schreibung durch die relevanten Verkehrskreise bei gleichzeitiger Nähe
zum Sinngehalt der Widerspruchsmarke. All diesen hypothetischen Sinn-
gebungen ist schliesslich gemein, dass sie – wenn überhaupt – lediglich in
einem Sprachraum der Schweiz verstanden werden könnten. Mit Blick auf
den Gesamteindruck, den die angefochtene Marke bei den massgeblichen
Verkehrskreisen hinterlässt, ist daher am ehesten mit der Vorinstanz davon
auszugehen, dass "LISSMAC" als Fantasiezeichen ohne beschreibenden
Gehalt aufgefasst wird.
8.5 Im Sinne eines Zwischenergebnisses ist festzuhalten, dass die ange-
fochtene Marke auf der schriftbildlichen Ebene trotz integraler Übernahme
der Widerspruchsmarke wenige Verbindungen zu letzterer zulässt. Im
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Wortklang hingegen bleibt der Zeichenabstand relativ klein, ohne dass die-
ser durch einen markanten Unterschied auf Sinngehaltsebene kompensiert
würde. Insgesamt ist daher von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen.
9.
9.1 In einer Gesamtwürdigung ist die Verwechslungsgefahr zu beurteilen.
Aufgrund der bereits festgestellten Warenidentität ist dabei ein strenger
Massstab anzulegen. Zudem ist von einer reduzierten Aufmerksamkeit der
relevanten Verkehrskreise auszugehen. Die schwache Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke führt zu einem engen Schutzumfang der Wi-
derspruchsmarke.
9.2 Der Gesamteindruck der Marke wird in erster Linie von den kennzeich-
nungskräftigen Bestandteilen geprägt. Schwache Elemente vermögen ihn
weniger zu beeinflussen und gemeinfreie Elemente spielen eine noch un-
tergeordnetere Rolle (JOLLER, a.a.O. Art. 3 N. 129). Eine Verwechslungs-
gefahr ist regelmässig nicht vorhanden, wenn die zu vergleichenden Mar-
ken einzig in gemeinfreien Elementen übereinstimmen, die für sich genom-
men nicht schützenswert sind (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 131 mit zahlreichen
Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei einer schwachen Marke führt dies
zu einem kleinen geschützten Ähnlichkeitsbereich und entsprechend zu ei-
ner kleinen Sperrwirkung. Dann genügen schon bescheidene Abweichun-
gen zwischen den strittigen Marken, um eine hinreichende Unterscheidbar-
keit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"/"Kamillon", "Kamillan";
Urteil des BVGer B-2521/2018 vom 15. Januar 2019 E. 7.5). Und selbst für
starke Marken erstreckt sich der Schutzbereich grundsätzlich nicht auf im
Gemeingut stehende Elemente, es sei denn sie hätten sich im Verkehr
durchgesetzt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc und 2c "Securitas").
9.3 Wie bereits oben festgestellt (vgl. E. 7.2), besteht die Widerspruchs-
marke insgesamt aus einem gemeinfreien, beschreibenden Element. Eine
Verkehrsdurchsetzung der Widerspruchsmarke macht die Beschwerde-
gegnerin nicht geltend und eine solche geht auch aus dem Registereintrag
nicht hervor. Die ältere Marke wurde vollständig in die angefochtene Marke
übernommen. Dies lenkt die – wenn auch reduzierte – Aufmerksamkeit der
relevanten Abnehmerkreise auf den Wortanfang der angefochtenen Marke.
Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist nicht von einem "unbe-
tonten" Anfang der ersten Silbe der angefochtenen Marke auszugehen.
Vorliegend verschaffen der prägende Wortanfang und die Wahrnehmung
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durch die relevanten Verkehrskreise als ein einheitliches, neues Marken-
wort die entscheidenden Unterscheidungsmerkmale zur Widerspruchs-
marke. Denn der fantasiehafte Gehalt der angefochtenen Marke lässt trotz
integraler Übernahme der älteren Marke eine schöpferische Leistung er-
kennen, welche mit dem unterscheidungskräftigen Wortanfang als origi-
nelle Wortneuschöpfung wirkt. Mit Blick auf die bestehende Warenidentität
und angesichts des kleinen Schutzbereichs der Widerspruchsmarke reicht
diese bescheidene Abweichung in der ersten Silbe der angefochtenen
Marke aus, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zur Widerspruchs-
marke zu bannen. Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke ist gar so-
weit reduziert, dass vorliegend trotz der herabgesetzten Aufmerksamkeit
der relevanten Verkehrskreise auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr
zu befürchten ist.
10.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen und die Dispositiv-
Ziffern 1, 2 und 5 der vorinstanzlichen Verfügung sind aufzuheben. Der Wi-
derspruch ist vollumfänglich abzuweisen.
11.
11.1 Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdegegnerin als un-
terliegende Partei kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Höhe der
Spruchgebühr bemisst sich nach dem Umfang und der Schwierigkeit der
Streitsache, der Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Par-
teien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb-
ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Im Widerspruchsbeschwerdeverfah-
ren sind Vermögensinteressen betroffen, wobei das Interesse der Wider-
sprechenden an der Löschung, beziehungsweise jenes der Widerspruchs-
gegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Bei eher
unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Tur-
binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah-
ren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen
höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorlie-
gend anzunehmenden Streitwerts sind die Verfahrenskosten auf
Fr. 4'500.– festzusetzen und vollumfänglich der Beschwerdegegnerin zu
überbinden. Der Vorinstanz sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen
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(Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kosten-
vorschuss in gleicher Höhe ist ihr zurückzuerstatten.
11.2 Der obsiegenden Beschwerdeführerin kann zudem von Amtes wegen
oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendi-
gen und verhältnismässig hohen Kosten zugesprochen werden (Art. 64
Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst
die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der
Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 Abs. 1 und 2 VGKE ist sie auf Grund
einer detaillierten Kostennote festzusetzen. Vorliegend hat die Beschwer-
deführerin zwar eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– beantragt, ohne
allerdings eine Kostennote einzureichen. Aus dieser Angabe allein ist nicht
einmal ersichtlich, welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie
viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat. Eine detaillierte Kostennote
weist darüber hinaus auch aus, wie sich der geltend gemachte Aufwand
auf die einzelnen Arbeiten verteilt (vgl. Urteil des BVGer B-2521/2018 vom
15. Januar 2019 E. 9.3 m.w.H.). Erst auf dieser Grundlage kann – wie im
Reglement vorgesehen – überprüft werden, ob es sich beim veranschlag-
ten Aufwand vollumfänglich um entschädigungsberechtigten notwendigen
Aufwand handelt (vgl. ANDRE MOSER et al., Prozessieren vor Bundesver-
waltungsgericht, 2. Auflage 2013, S. 271, Rz. 4.85). Die Geltendmachung
eines pauschalen Aufwands für die Anwaltstätigkeit genügt den Anforde-
rungen an den Detaillierungsgrad einer Kostennote nicht, weshalb der Auf-
wand auf Grund der Akten zu bestimmen ist. Die Aktenlage weist insge-
samt keine hohe Komplexität der Materie auf und lässt unter Berücksichti-
gung der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE)
eine Parteientschädigung von pauschal Fr. 2'500.– als angemessen er-
scheinen.
11.3 Die Beschwerdeführerin unterlag im vorinstanzlichen Verfahren. Die
Vorinstanz sprach der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von
Fr. 2'000.– (inkl. Widerspruchsgebühr) zu. Aufgrund des Verfahrensaus-
gangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie aber nunmehr auch mit Bezug
auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. In Bestätigung
von Dispositivziffer 4 des angefochtenen Widerspruchsentscheids
Nr. 15669 vom 14. März 2018 verbleibt die Widerspruchsgebühr bei der
Vorinstanz. Indessen sind die Kosten für das erstinstanzliche Verfahren
von Fr. 800.– der unterliegenden Beschwerdegegnerin aufzuerlegen und
mit der von ihr bereits vorgeleisteten Widerspruchsgebühr zu verrechnen.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin daher keine Kosten
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zu ersetzen und Dispositivziffer 5 der angefochtenen Verfügung ist aufzu-
heben. Darüber hinaus ist der vertretenen Beschwerdeführerin, welche im
vorinstanzliche Verfahren eine Stellungnahme eingereicht hat, eine Partei-
entschädigung von Fr. 1'200.– zulasten der Beschwerdegegnerin zuzu-
sprechen.
12.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht,
Bundesgerichtsgesetz [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung
rechtskräftig.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird. Die
Dispositivziffern 1, 2 und 5 der Verfügung der Vorinstanz vom 14. März
2018 im Widerspruchsverfahren Nr. 15669 werden aufgehoben und der
Widerspruch wird vollumfänglich abgewiesen. Die Vorinstanz wird ange-
wiesen, der internationalen Registrierung Nr. 1'343'568 "LISSMAC" Schutz
in der Schweiz für sämtliche Waren der Klasse 3 definitiv zu gewähren.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdegegnerin
auferlegt und sind innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils
zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der von der Beschwerde-
führerin geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird ihr aus der Ge-
richtskasse zurückerstattet.
3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor
Bundesverwaltungsgericht mit Fr. 2'500.– zu entschädigen.
4.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Wider-
spruchsverfahren mit Fr. 1'200.– zu entschädigen.
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5.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen:
Rückerstattungsformular und Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 15669; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli Della Batliner
Versand: