Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Abteilung II
B2227/2011
U r t e i l v om 3 . J a nua r 2 0 1 2
Besetzung Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiber Beat Lenel.
Parteien ebmpapst Mulfingen GmbH & Co. KG,
Bachmühle 2, DE74673 Mulfingen,
vertreten durch Troesch Scheidegger Werner AG,
Schwäntenmos 14, 8126 Zumikon,
Beschwerdeführerin,
gegen
EBM Trirhena AG,
Weidenstrasse 27, 4142 Münchenstein,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 10315 ebm (fig.) / EBM Ecotec;
Verfügung des IGE vom 14. März 2011 Nr. 10315
B2227/2011
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Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdegegnerin meldete am 11. November 2008 die Marke
CH 580'490 "EBM Ecotec" zur Eintragung ins Schweizerische
Markenregister an, welche am 15. Dezember 2008 auf Swissreg
veröffentlicht wurde. Die Eintragung umfasst folgende Waren und
Dienstleistungen:
11 Beleuchtungs, Heizungs, Dampferzeugungs, Koch, Kühl, Trocken,
Lüftungs und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;
37 Bauwesen, Reparaturwesen, Installationsarbeiten.
B.
Gestützt auf die internationale Registrierung Nr. 554'751 "ebm" (fig.)
erhob die Beschwerdeführerin am 16. März 2009 Widerspruch Nr. 10315
gegen diese Eintragung und beantragte deren Widerruf. Die
Registrierung der Beschwerdeführerin geniesst Schutz für folgende
Warenklassen:
07 Ventilateurs et souffleries commandés par moteur électrique; moteurs à
commande électrique (autres que pour véhicules terrestres);
11 Ventilateurs et souffleries commandés par moteur électrique.
Die Widerspruchsmarke hat
folgendes Aussehen:
Die Beschwerdeführerin begründete ihren Widerspruch damit, die
Wort/Bildmarke "epm" (recte: "ebm") und die angefochtene Marke "EPM
Ecotec" (recte: "EBM Ecotec") seien miteinander verwechselbar. Der
Zusatz "Ecotec" habe keinerlei Kennzeichnungskraft und falle für die
Frage der Verwechslungsgefahr ausser Betracht. Die Gross und
Kleinschreibung von "epm" (recte: "ebm") und "EPM" (recte: "EBM") sei
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dabei irrelevant. Die angefochtene Marke beanspruche Schutz für die
Warenklasse 11, für die auch die ältere Marke eingetragen sei. Bei der
Warenklasse 37 handle es sich um Dienstleistungen, die eng mit der
Warenklasse 11 verbunden seien. Der angefochtene Marke sei daher der
Schutz für sämtliche Waren der Klasse 7 und Dienstleistungen der Klasse
37 (sic!) zu verweigern.
C.
Mit Stellungnahme vom 23. September 2009 beantragte die
Beschwerdegegnerin Nichteintreten auf den Widerspruch mit Bezug auf
die Waren der Klasse 7, Abweisung des Widerspruchs mit Bezug auf die
Dienstleistungen der Klasse 37 und Eintragung der Wort/Bildmarke
(recte: Wortmarke) "EBM Ecotec". Für die beantragte Warenklasse 11
fehle es an einem Widerspruch, und die Dienstleistungsklasse 37 falle
nicht unter das Schutzprivileg der Widerspruchsmarke. Die Wort
/Bildmarke ebm werde seit 2003 nicht mehr verwendet, weil die
Unternehmensgruppe mittlerweile unter der Marke "ebmpapst" auftrete. In
der Schweiz sei die Marke "ebm" nie genutzt worden. Gross und
Kleinschreibung seien entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin
relevant. Es bestehe keine Verwechslungsgefahr, weil die Marke als
Ganzes zu würdigen sei. Das symbolisierte Gebläse führe zu weiterer
Unterscheidbarkeit. Die Beschwerdegegnerin sei Inhaberin zahlreicher
weiterer Marken, die keinen Anlass zu Widerspruchsverfahren gegeben
hätten. Die Tätigkeit der Beschwerdegegnerin beschränke sich auf den
Energiebereich und richte sich an Endverbraucher, während die
Beschwerdeführerin Hersteller von Spezialprodukten mit Halbfabrikaten
beliefere.
D.
Mit Replik vom 24. März 2010 machte die Beschwerdeführerin geltend,
beim Widerspruch gegen die Warenklasse 7 handle es sich um ein
redaktionelles Versehen, gemeint sei die Warenklasse 11. Die ältere
Marke sei 20052008 für Radialgebläse und ventilatoren sowie
Schaltnetzteile gebraucht worden. Der Gebrauch in Deutschland sei dem
Gebrauch in der Schweiz aufgrund des Übereinkommens vom 13. April
1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den
gegenseitigen Patent, Muster und Markenschutz (SR 0.232.149.136)
gleichgestellt. Farbe sowie Gross und Kleinschreibung seien für die
Unterscheidbarkeit unerheblich. Die ältere Marke sei zudem weltweit
bekannt. Es bestehe die Gefahr der Annahme einer Serienmarke. Der
Umfang der tatsächlichen Nutzung sei für die Eintragung unerheblich.
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Seite 4
E.
Mit Duplik vom 8. Juli 2010 machte die Beschwerdegegnerin geltend,
dass es unzulässig sei, den Widerspruch gegen die Warenklasse 7 auf
die Warenklasse 11 umzudeuten. Der ernsthafte Gebrauch der Marke sei
durch die Beschwerdeführerin nicht rechtsgenüglich nachgewiesen
worden. Die fraglichen Katalogseiten stammten nicht aus dem
Produktekatalog, sondern seien nachträglich eingefügt worden. Die
Produkte seien nicht unter der Marke "ebm" (fig.), sondern unter der
Marke "ebmpapst" verkauft worden. Den Fakturalisten und Rechnungen
könne ein tatsächlicher Gebrauch der Marke nicht entnommen werden.
Das Bestehen einer Markenähnlichkeit sei aufgrund des symbolhaften
Bild eines Ventilators ausgeschlossen. Es bestehe keine Waren und
Dienstleistungsgleichartigkeit, weil sich die massgeblichen
Verkehrskreise nicht durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen liessen.
F.
Mit Entscheid vom 14. März 2011 wies die Vorinstanz den Widerspruch
ab. Die ins Recht gelegten Katalogseiten seien weder durchnummeriert
noch datiert und die fotografischen Abbildungen nicht datierbar, weshalb
diese keinen Beweis für die Nutzung der Marke erbrächten.
Schaltnetzteile seien Bauteile der Klasse 9 und somit für den Fall nicht
relevant. Der rechtserhaltende Gebrauch der Marke sei nicht
rechtsgenüglich belegt worden.
G. Mit Schreiben vom 13. April 2011 führt die Beschwerdeführerin gegen
diesen Entscheid Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht. Sie
beantragt, es sei festzustellen, dass die Marke "ebm" (fig.)
rechtserhaltend gebraucht wurde, der Entscheid der Vorinstanz
aufzuheben und das Verfahren zur Neubeurteilung an diese
zurückzuweisen sei. Die Vorinstanz habe die eingereichten Belege nicht
mit der angebrachten Sorgfalt geprüft und es sich bei deren Beurteilung
zu leicht gemacht. Es könne der Nachweis erbracht werden, dass die ins
Recht gelegten Katalogseiten aus dem erwähnten Katalog stammten. Die
Marke sei bis 2008 rechtserhaltend gebraucht worden. In der Beilage der
Beschwerde legte die Beschwerdeführerin zwei Originalkataloge,
"Axialventilatoren" und "Radialgebläse und
ventilatoren" von 2005, ins Recht.
H.
In ihrer Stellungnahme zur Beschwerde beantragte die
Beschwerdegegnerin, dass die Beschwerde abzuweisen und der
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Seite 5
Entscheid der Vorinstanz zu bestätigen sei. Die Wort/Bildmarke [recte:
Wortmarke] "EBM Ecotec" sei in den Klassen 11 und 37 zu bestätigen,
unter Kosten und Entschädigungsfolgen. Die Markeninhaberin gehöre
zur Genossenschaft Elektra Birseck (EBM), die seit 112 Jahren bestehe
und stets unter der Marke "EBM" aufgetreten sei. Das Nachreichen des
Katalogs sei ein unzulässiges unechtes Novum. Die Widerspruchsmarke
sei im Katalog ausserdem nicht ersichtlich. Die Marke "ebm" sei von 2006
bis 2009 nicht ernsthaft gebraucht worden. Es bestehe kein Konnex
zwischen den Produkteabbildungen und dem Katalog. Die
Beschwerdeführerin verwende einzig die Marke "ebmpapst".
I.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
J.
Auf die einzelnen und weitere Vorbringen der Parteien ist, soweit sie
rechtserheblich sind, in den folgenden Erwägungen einzugehen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art.
31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das
Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR
173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz
teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders
berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse
an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde
legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20.
Dezember1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]).
Eingabefrist und form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der
Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG),
und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.
2.
Vorliegend strittig ist allein die Frage nach dem rechtserhaltenden
Gebrauch der Widerspruchsmarke. Ob der Widerspruch rechtzeitig
gegenüber allen Waren der angefochtenen Marke erhoben worden ist
und ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hätte die Vorinstanz
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Seite 6
gegebenenfalls auf dem Weg der Rückweisung zu beantworten, wenn
sich die Beschwerde als begründet erweist (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B6372/2010 vom 31. Januar 2010 E. 4.1 –
SWISS MILITARY BY BTS, B7429/2006 vom 20. März 2008, E.4 –
Diacor/Diastor, B7420/2006 vom 1. Dezember 2007, E. 4.1f.
WORKPLACE).
3.
3.1. Die Beschwerdegegnerin führt aus, dass es sich bei der
Nachreichung des Originalkatalogs um ein verspätetes Einreichen
unechter Noven handle. Die Beschwerdeführerin habe damit ihre
prozessualen Mitwirkungspflichten schuldhaft verletzt.
3.2. Während das Widerspruchsverfahren vom Untersuchungsgrundsatz
beherrscht wird (Art. 12 VwVG), gilt für den Nachweis des
rechtserhaltenden Gebrauchs die Verhandlungsmaxime. Ein fehlender
Gebrauch wird nicht von Amtes wegen berücksichtigt (vgl. Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B5325/2007 vom 12. November 2007 E. 4 –
Adwista/advista), weshalb auch seine Glaubhaftmachung der
Verhandlungsmaxime untersteht (Art. 32 MSchG, CHRISTOPH WILLI, in
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht
unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32 MSchG Rz. 6). Es hätte darum nicht
der Vorinstanz oblegen, von Amtes wegen Recherchen zum Gebrauch
der Widerspruchsmarke durchzuführen. Alle Gebrauchsbelege waren von
der Beschwerdeführerin zu erbringen. Diese trifft hier eine besondere
Mitwirkungspflicht (Art. 13 VwVG, Art. 32 MSchG), welche auch im daran
anschliessenden Beschwerdeverfahren besteht. In diesem können
allerdings auch Noven geltend gemacht werden, selbst wenn die neu
eingereichten Unterlagen an sich früher hätten eingereicht werden
können ("unechte Noven", KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende
Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 193;
RHINOW/KOLLER/KISS, Öffentliches Prozessrecht und
Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, N 1050; LUCAS DAVID, in:
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz/Muster und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art.
36, N 9; vgl. RKGE in sic! 1998, 406 E.3 Anchor/Ancora). Nach
ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ist das Einreichen neuer
Gebrauchsbelege in diesem Verfahrensstadium zulässig [BVerG B
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Seite 7
7449/2006 E. 4 – Exit (fig.)/Exit One; B7505/2006 E. 4 – max
MAXIMUM+VALUE (fig.); B648/2008 E. 7 – Hirsch (fig.)/Hirsch (fig.)].
3.3. Die Beschwerdeführerin legte als Beilage ihrer Beschwerde ans
Bundesverwaltungsgericht zwei Originalkataloge, "Axialventilatoren" und
"Radialgebläse und ventilatoren" von 2005 (act. 8 und 12) sowie vier
Farbkopien (act. 4, 11) ins Recht. In Anwendung vorstehender
Rechtsprechung kann der Beschwerdeführerin nicht entgegengehalten
werden, dass sie gewisse Beweismittel im Beschwerdeverfahren zu spät
eingereicht habe. Eine mangelhaft erfüllte Mitwirkungspflicht kann jedoch
bei der Kostenverlegung berücksichtigt werden.
4.
4.1. Eine Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen
zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August
1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
[Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11]). Das Markenrecht entsteht
mit der Eintragung im Register (Art. 5 MSchG). Es verleiht dem Inhaber
das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren
oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und
darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Vom Markenschutz
ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für
gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so
dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c
MSchG). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1
MSchG Widerspruch gegen entsprechende Markeneintragungen erheben
(Art. 31 Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner mit seiner
ersten Stellungnahme an die Vorinstanz den Nichtgebrauch der
Widerspruchsmarke, hat der Widersprechende den Gebrauch oder
wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32
MSchG). Gelingt der Gebrauchsnachweis und erweist sich ein
Widerspruch als begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise
widerrufen, andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen.
4.2. Gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG ist eine Marke geschützt, soweit sie
im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird,
für die sie beansprucht wird. Hat der Inhaber eine Marke während des in
Art. 12 Abs. 1 MSchG vorgesehenen Zeitraums von fünf Jahren nicht
gebraucht, so kann er sein Markenrecht (vorbehältlich wichtiger Gründe
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Seite 8
für den Nichtgebrauch) nicht mehr geltend machen. Widersprechende
haben anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der
Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, sobald die Gegenseite den
Nichtgebrauch der älteren Marke behauptet (Art. 32 MSchG). Die
Gebrauchsfrist ist dabei von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs
durch die Widerspruchsgegnerin an rückwärts zu rechnen (RKGE in sic!
2002, 106 E.6.1 Genesys/Genesis). Die Einrede des Nichtgebrauchs
muss durch die Widerspruchsgegnerin mit ihrer ersten Stellungnahme
erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23.
Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]).
4.3. Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich für alle
Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist. Nur bezüglich
derjenigen Waren oder Dienstleistungen, für die eine Marke tatsächlich
gebraucht wird (sofern nicht zureichende Gründe für den Nichtgebrauch
bestehen), treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden Gebrauchs
ein (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., 21). Der Gebrauch der Ware für einen
Teilbegriff ist allerdings dann rechtserhaltend für den ganzen
eingetragenen Oberbegriff, wenn es sich um eine typische Ware des
Oberbegriffs handelt (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., 28). und wenn der
Oberbegriff nach Verkehrsauffassung und den Branchengepflogenheiten
mehrere wesensgemäss verschiedene Warengattungen umfasst (BÜRGI
LOCATELLI, a.a.O., 29).
4.4. Grundsätzlich muss die Marke in der Schweiz gebraucht werden. Es
gibt aber zwei Ausnahmen vom Territorialitätsprinzip (vgl. CHRISTOPH
WILLI, in Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und
internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 11 MSchG Rz. 33ff.; ERIC
MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005, S. 109 ff.;
PHILIPPE GILLIÉRON, L'usage à titre de marque en droit suisse in sic! 2005
Sonderheft, S. 108), nämlich den Gebrauch für den Export sowie Art. 5
des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und
Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent, Muster und
Markenschutz (SR 0.232.149.136), der den Gebrauch in Deutschland
dem Gebrauch in der Schweiz gleichstellt. Art. 5 Abs. 1 dieses
Staatsvertrags lautet: "Die Rechtsnachteile, welche nach den Gesetzen
der vertragschliessenden Teile eintreten, wenn eine Erfindung, ein Muster
oder Modell, eine Handels oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer
bestimmten Frist ausgeführt, nachgebildet oder angewendet wird, sollen
auch dadurch ausgeschlossen werden, dass die Ausführung,
B2227/2011
Seite 9
Nachbildung oder Anwendung in dem Gebiete des anderen Teiles
erfolgt.". Die Rechte aus diesem Staatsvertrag können zum vornherein
nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige
dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder in
der Schweiz beanspruchen, wobei es für juristische Personen allerdings
genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende
gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten
haben (BGE 124 III 277 S. 283, mit weiteren Hinweisen; MEIER, a.a.O., S.
110).
4.5. Der Widersprechende muss den Gebrauch einer Marke nicht
beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32 MSchG).
Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dass dem Richter aufgrund
objektiver Anhaltspunkte der Eindruck zu vermitteln ist, dass die in Frage
stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind
(BGE 130 III 321 E. 3.3; 120 II 393 E.4c; 88 I 11 E. 5a). Es braucht keine
volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die
Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher
einschätzen als das Gegenteil (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster und
Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 12, Rz. 16; RKGE in sic! 2002, 53
E.4 Express/Express clothing).
4.6. Als mögliche Belege für den Gebrauch dienen Urkunden
(Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster,
Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Zeugen können im
Widerspruchsverfahren vor der Vorinstanz keine einvernommen werden.
Im Beschwerdeverfahren ist dies möglich (Art. 14 Abs. 1 lit. c VwVG;
WILLI, a. a. O., Art. 32, Rz. 7). Alle Beweismittel müssen sich auf den
massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen,
was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege
können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren
Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (RKGE in sic! 2005, 754 E.4
Gabel/Kabel 1).
4.7. Rechtserhaltend wirkt nur ein ernsthafter Gebrauch der Marke. Zu
berücksichtigen sind dabei Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs
(RKGE in sic! 2004, 38 E.5 Bosca). Die Belege müssen überdies vom
funktionsgerechten Gebrauch der Marke zeugen. Kein funktionsgerechter
Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern nicht als Mittel
zur Unterscheidung verschiedener Produkte erkannt wird. Ihren Zweck
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Seite 10
kann eine Marke nur erfüllen, wenn sie bestimmten Produkten
zugeordnet werden kann (WILLI, a. a. O., Art. 11, N 14; DAVID, a.a.O.,
MschG Art. 11 Rz. 10; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques,
Lausanne 2007, S. 191f.).
4.8. Weiter muss das Zeichen so, wie es eingetragen ist, oder in hiervon
nur unwesentlich abweichender Form gebraucht worden sein (Art. 11
Abs. 2 MSchG; DAVID, a. a. O., Art. 11 MschG, Rz 17; RKGE in sic! 2004,
106 E.5 Seiko Rivoli/R Rivoli (fig.)). Das Weglassen nebensächlicher
Bestandteile und Modernisierungen der Schreibweise der Marke sind
zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen
Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der
Registrierung abweichenden Gebrauch führt (vgl. EUGEN MARBACH, in
ROLAND VON BÜREN/LUCAS DAVID [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel
1996, Markenrecht, S. 177 f.; BGE 99 II 119 Silva; DAVID, a. a. O., Art. 11,
Rz. 17). Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der
Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität
beraubt wird (BGE 130 III 267 E.4 S. 272 Tripp Trapp). Durch die
Änderung darf mit anderen Worten nicht der Charakter der Marke
verloren gehen (DAVID, a. a. O., Art. 11, Rz. 14). Die eingetragene und die
benutzte Marke müsse von den betroffenen Verkehrskreisen noch als ein
und dasselbe Zeichen angesehen werden (WILLI, a. a. O., Art. 11, Rz.
51).
5.
5.1. Vorliegend hat die Vorinstanz festgestellt, dass die Einrede des
Nichtgebrauchs im vorliegenden Verfahren rechtzeitig erhoben worden
sei (Erwägung B 7 des angefochtenen Entscheids), was unbestritten
geblieben ist. Strittig ist hingegen, ob der rechtserhaltende Gebrauch der
Widerspruchsmarke in der Schweiz (vgl. BGE 107 II 356 E. 1.c S. 360 La
San Marco) durch die Beschwerdeführerin glaubhaft gemacht werden
konnte.
5.2. Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Replik vom 24. März 2010
geltend, dass der Markengebrauch in Deutschland gemäss dem
Übereinkommen vom 13. April 1892 dem Markengebrauch in der
Schweiz gleichgestellt sei (Replik, Ziff. II/1/d). Nachdem der erwähnte
Staatsvertrag den Gebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der
Schweiz gleichstellt, reicht es aus, wenn die Beschwerdeführerin den
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ernsthaften Gebrauch der Marke in Deutschland nachweist. Die
Beschwerdeführerin macht weiter geltend, dass die mit Replik vom 24.
März 2010 eingereichten Gebrauchsbelege ausreichten, den Gebrauch
der Marke "ebm" (fig.) zu belegen. Die drei Abbildungen von
Axialventilatoren (act. 46) erfüllten alle Auflagen, um den Gebrauch der
Marke glaubhaft zu machen. Die Kennzeichnungen der fraglichen
Ventilatoren würden die Herstellungswoche und das Herstellungsjahr
zweifelsfrei bezeichnen. Die Abbildungen seien in den Kontext der
dazugehörigen Kataloge zu stellen.
5.3. Die Beschwerdegegnerin wendet dagegen ein, dass die
Ausführungen der Vorinstanz zu Recht festgehalten hätten, dass der
Produktekatalog für Axialventilatoren 2005 nur in Auszügen vorgelegt
worden sei und die für den Markengebrauch relevanten Seiten in
auffallend anderer Aufmachung als die übrigen Seiten hinzugefügt
worden seien. Auch die wilde Edition von Fakturalisten und Rechnungen
habe den Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht beweisen können. Die
Integration fremder Seiten in den Produktekatalog sei überdies
irreführend. Die Marke "ebm" (fig.) sei auf den Abbildungen im Katalog
nicht ersichtlich, stattdessen prange überall die Marke "ebmpapst". Der
ernsthafte Gebrauch sei damit klar widerlegt.
5.4. Die Vorinstanz hielt im Entscheid vom 14. März 2011, E. 8 fest, dass
drei eingereichte Fotokopien der Beilage 1 aus dem Produktkatalog für
Axialventilatoren aus dem Jahr 2005 nicht nummeriert seien und es nicht
glaubhaft sei, dass diese aus dem fraglichen Katalog stammten.
Dasselbe gelte für Beilage 7, die aus dem Katalog für Radialgebläse und
ventilatoren stammen solle.
6.
6.1. Die Fristberechnung des Gebrauchs richtet sich nach Art. 2 MSchV
(SR 232.111). Demnach endet die Frist im letzten Monat an dem Tag, der
dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Das
Fristende wird mit dem Tag der Geltendmachung des Nichtgebrauchs,
mithin der Replik vom 23. September 2009, fixiert. Der Fristbeginn wird
durch Rückrechnung um fünf Jahre berechnet. Die Vorinstanz hat den
Beginn der Frist korrekt auf den 23. September 2004 angesetzt.
6.2. Im Katalog 2005 für Axialventilatoren erscheint die Marke "ebm" auf
den Seiten 176182 für Schaltnetzteile, welche nicht unter Klasse 11
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fallen. Dasselbe gilt für den Katalog 2005 für Radialgebläse und
ventilatoren, wo auf den Seiten 254260 mit der Widerspruchsmarke
versehene Schaltnetzteile erscheinen. Auf keiner der Rechnungen oder
Fakturalisten erscheint die fragliche Marke "ebm" (fig.) mit oder ohne dem
stylisierten Lüfterelement.
6.3. Mit Bezug auf die ins Recht gelegten, nicht nummerierten,
Fotokopien (act. 4 und 11) kann nach Durchsicht der Kataloge (act. 8 und
12) festgestellt werden, dass die Fotokopien nicht aus den Katalogen
selbst stammen, sondern Ausdrucke von Fotografien darstellen. In der
Tat ist auf diesen Fotos die strittige Marke "ebm" (fig.) zu erkennen. Der
Ventilator Typ W2S130AA0301 (act. 4) findet sich auf S. 14 des
Katalogs für Axialventilatoren (act. 8) wieder; der Ventilator Typ W2E142
BB0101 auf S. 16, nicht aber der Ventilator W1G200EA9122, von dem
auf S. 170 nur ähnliche Varianten aufgeführt sind. Der Radialventilator
R2E190AO2605 (act. 11) ist auf Seite 16 des Katalogs für
Radialgebläse und ventilatoren (act. 12) zu finden. Die Datierung der
Geräte (Woche/Jahr im Format WW/JJ) ist nachvollziehbar. Die
fraglichen Ventilatoren werden im Katalog unter der Marke "ebmpapst"
geführt. Die muss der Beschwerdeführerin allerdings nicht zum Nachteil
gereichen, denn es ist vom Grundsatz auszugehen, dass jede einzelne
Marke bei einer solchen Mehrfachkennzeichnung rechtserhaltend
gebraucht wird, wenn sie funktionsgemäss verwendet wird […] (BÜRGI
LOCATELLI, a.a.O., S. 84).
6.4. Für den Ventilator Typ W2S130AA0301 liegen zum Beweis des
Umsatzes folgende Belege im Recht: ExcelTabellen (act. 2), offenbar für
interne Lieferungen, denn Kunde ist stets Knr. 5500, ebmpapst AG;
Rechnungen (act. 2a, act. 9) Nr. 90002054 vom 14.2.2005 (480 Stk.);
90000349 vom 2.2.2005 (1440 Stk.); 90004777 vom 1.3.2005 (2616
Stk.); 90184902 vom 14.4.2008 (960 Stk.); 90203749 vom 1.8.2008
(3803+225 Stk.); 90167636 vom 4.1.2008 (1440 Stk.); Fakturaliste an
Pfannenberg GmbH (act. 2b); Fakturaliste an Rübsamen (act. 2c);
Fakturaliste an MIWE Michael Wenz GmbH (act. 2d); Fakturaliste an
Koch GmbH & Co. KG (act. 2e). Diese Lieferungen erfolgten zu einem
erheblichen Teil an Dritte, weshalb sie den Markengebrauch glaubhaft
machen.
6.5. Für den Ventilator Typ W2E142BB0101 liegen zum Beweis des
Umsatzes folgende Belege im Recht: ExcelTabellen (act. 3), offenbar für
interne Lieferungen, denn Kunde ist stets Knr. 5500, ebmpapst AG.
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Seite 13
Diese Lieferungen sind für die Bestimmung des Markengebrauchs
irrelevant, denn der interne Gebrauch reicht nicht aus, um das Recht zu
erhalten (MEIER, a.a.O., S. 31). Zudem liegt eine Rechnung 90001347
(act. 10) vom 9.2.2005 (360 Stk.) im Recht, die den Umsatz an Dritte
glaubhaft macht.
6.6. Für den Ventilator Typ R2E190AO2605 liegen zum Beweis des
Umsatzes folgende Belege im Recht: Rechnungen (act. 2a, act. 13) Nr.
90203749 vom 1.8.2008 (169 Stk.); 90167395 vom 2.1.2008 (384 Stk.);
90060288 vom 14.3.2006 (84 Stk.); 90011699 vom 15.4.2005 (216 Stk.);
90004777 vom 1.3.2005 (92 Stk.). Diese Lieferungen erfolgten zu einem
erheblichen Teil an Dritte, weshalb sie den Markengebrauch glaubhaft
machen.
6.7. Die Belege für den Energiesparmotor M1G055BD9145 und für den
quadratischen Spaltmotor M4Q045BD0101 können mangels
Originalkatalog nicht weiter auf ihre Authentizität geprüft werden. Zudem
handelt es sich hier um Elektromotoren. Diese sind, wie die
Schaltnetzteile (act. 912a), aufgrund unterschiedlicher Nizza
Klassifikation im vorliegenden Fall irrelevant.
6.8. Die auf act. 4 erscheinende doppelte Markenbezeichnung "ebm"
(fig.) und "ebmpapst" auf dem Ventilator Typ W2E142BB0101 sowie die
Verwendung der Marke "ebm" (fig.) auf den Ventilatoren W2S130AA03
01 und R2E190A02605, die beide im Katalog unter der Marke
"ebmpapst" erscheinen, lassen Zweifel an der Ernsthaftigkeit des
Markengebrauchs aufkommen, denn wenn der Markeninhaber ohne
ersichtliche sachliche Rechtfertigung eine Ware mit mehreren Marken
bezeichnet, aber in der Werbung, auf Preislisten oder auf
Geschäftspapieren nur eine dieser Marken gebraucht, kann man meist
von einer Scheinbenutzung ausgehen (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., 85). Da
es sich in casu jedoch offensichtlich nicht um eine Scheinbenutzung,
sondern um die NochBenutzung einer vorher regelmässig benutzten
Marke handelt, ist von einer ernsthaften Benutzung auszugehen.
6.9. Somit kann festgehalten werden, dass der Gebrauch der Marke
"ebm" (fig.) im Jahr 2005 für die erwähnten Geräte glaubhaft gemacht
werden konnte.
6.10. Damit bleibt zu prüfen, auf welche Warengattungen sich dieser
Gebrauch der Widerspruchsmarke erstreckt.
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Die Widerspruchsmarke wird für Klasse 7, "Ventilateurs et souffleries
commandés par moteur électrique; moteurs à commande électrique
(autres que pour véhicules terrestres)" sowie Klasse 11, "Ventilateurs et
souffleries commandés par moteur électrique", beansprucht.
Der Markengebrauch ist nur für Waren oder Dienstleistungen
rechtserhaltend, die unter einen in der Warenklasse ausdrücklich
aufgeführten Begriff subsumiert werden können (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O.,
23f.). Die Widerspruchsmarke ist für "Ventilateurs et souffleries
commandés par moteur électrique" eingetragen. Übersetzt bedeutet das
"Ventilatoren und von Elektromotoren angetriebene Gebläse". Dies
entspricht exakt den in E. 6.3 ff. untersuchten Axialventilatoren,
Radialgebläsen und ventilatoren, die zweifelsfrei unter den erwähnten
Oberbegriff fallen. Weiter ist sie für und "moteurs à commande électrique
(autres que pour véhicules terrestres)" eingetragen. Dies bedeutet
"elektrisch betriebene Motoren (ausser für Landfahrzeuge)". Wie in E. 6.7
aufgezeigt, kann der Markengebrauch für Elektromotoren nicht belegt
werden. Als Zwischenergebnis ist demzufolge festzuhalten, dass die
Widerspruchsmarke für Ventilatoren und durch Elektromotoren
angetriebene Gebläse rechtserhaltend gebraucht wurde.
7.
7.1. Es erscheint deshalb angezeigt, die Beschwerde kassatorisch
teilweise gutzuheissen und die Streitsache an die Vorinstanz
zurückzuweisen, damit sie die Verwechslungsgefahr der in Frage
stehenden Produkte der angefochtenen und der Widerspruchsmarke
überprüft und gestützt darauf einen neuen Entscheid fällt.
7.2. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden sowohl die
Beschwerdeführerin als auch die Beschwerdegegnerin teilweise kosten
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 1 VwVG).
7.3. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der
Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im
Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein
Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei in Anlehnung an die
höchstrichterliche Praxis auch im vorliegenden Fall ein Streitwert
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zwischen Fr. 50'000.00 und Fr. 100'000.00 angenommen wird (vgl. BGE
133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss" [3D] mit Hinweisen).
7.4. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten
insgesamt auf Fr. 4'500.00 festzulegen. Der Beschwerdeführerin werden,
aufgrund des von ihr verursachten Mehraufwandes ein Anteil von
Fr. 2'500.00 überbunden, denn sie hätte die im Beschwerdeverfahren
eingebrachten Belege bereits vor der Vorinstanz einreichen können und
hat überdies eine Vielzahl irrelevanter Belege ins Recht gelegt. Die
Beschwerdegegnerin hat einen Anteil von Fr. 2'000.00 zu tragen
(Entscheide der RKGE vom 3. Mai 2005, veröffentlicht in sic! 2006 S. 39
E. 7 Syscor/Sicor und vom 4. März 2003 veröffentlicht in sic! 2004 S. 41
E. 9 Bosca/Luigi Bosca).
7.5. Die Parteientschädigungen sind damit wettgeschlagen.
7.6. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde ans Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]). Es ist rechtskräftig.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der angefochtene
Entscheids wird aufgehoben und die Streitsache zur Neubeurteilung im
Sinne der Erwägung 7.1 an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.00 werden im Umfang von
Fr. 2'500.00 der Beschwerdeführerin und im Umfang von Fr. 2'000.00 der
Beschwerdegegnerin auferlegt. Der Anteil der Verfahrenskosten der
Beschwerdeführerin wird mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 3'500. verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'000.00 ist der
Beschwerdeführerin aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.
3.
Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und
die auszurichtende Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren
hat die Vorinstanz entsprechend dem Ausgang der Neubeurteilung und
unter Berücksichtigung des vorliegenden Entscheides neu zu befinden.
4.
Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
5.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebei
lagen; Rückerstattungsformular)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zur Beschwerde
antwort)
– die Vorinstanz (Ref. Widerspruch Nr. 10315; Einschreiben; Beilagen:
Vorakten)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Beat Lenel
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Seite 17
Versand: 4. Januar 2012