B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-2232/2019
Ur t e i l vom 1 0 . D e z embe r 2 0 1 9
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.
Parteien
Blancpain SA,
Le Rocher 12, 1348 Le Brassus,
vertreten durch Prof. Dr. iur. Eugen Marbach, Fürsprecher,
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
TAN JIAN CHENG,
Xinpo Town, Maonan Dist., No. 152 Datang Village 6 Group,
TW-525000 Maoming City, Guangdong,
vertreten durch PAN YANA,
Chemin de l'Ecu 10, 1219 Châtelaine,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 100308,
CH 425'509 JB Blancpain (fig.)/CH 719'491 Reapain (fig.).
B-2232/2019
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Sachverhalt:
A.
Die Schweizer Marke Nr. 719'491 "REAPAIN" (fig.) der Beschwerdegegne-
rin wurde am 31. Juli 2018 in Swissreg veröffentlicht. Sie hat folgendes
Aussehen:
und ist für folgende Waren registriert:
Klasse 14:
Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et
semi précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
B.
Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdeführerin am 23. Oktober
2018 Widerspruch und beantragt, die angefochtene Marke sei für alle be-
anspruchten Waren zu widerrufen. Sie stützt sich dabei auf ihre am
23. September 1994 hinterlegte Marke Nr. 2P-425'509 "JB 1735 BLANC-
PAIN" (fig.). Das Widerspruchszeichen hat folgendes Aussehen:
und ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 14:
Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué
compris dans la classe 14; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.
C.
Die Beschwerdegegnerin verzichtete auf die Einreichung einer Stellung-
nahme.
B-2232/2019
Seite 3
D.
Mit Verfügung vom 27. März 2019 wies die Vorinstanz den Widerspruch
ab. Zur Begründung führte sie aus, es sei von Gleichheit respektive bei
"pierres semi précieuses" von starker Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichs-
waren auszugehen. Aufgrund der Übereinstimmung im Element "PAIN" so-
wie den Grössenverhältnissen der einzelnen Buchstaben sei zudem eine
gewisse Zeichenähnlichkeit gegeben. Dem für den Zeichenvergleich we-
sentlichen Element der Widerspruchsmarke "BLANCPAIN" komme im Sinn
eines Familiennamens in Verbindung mit den beanspruchten Waren kein
direkt beschreibender Sinngehalt zu. Da es die Beschwerdeführerin unter-
lassen habe, die behauptete Bekanntheit mittels Nachweisen glaubhaft zu
machen, sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszuge-
hen. Selbst wenn die Bekanntheit des Elements "BLANCPAIN" hätte glaub-
haft gemacht werden können, würde sich die allfällige erhöhte Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke wohl in jedem Fall nicht auch auf das
übernommene Element "PAIN" beziehen. Im vorliegenden Fall wiesen die
Vergleichszeichen trotz der Übereinstimmung im Element "PAIN" und eines
ähnlichen Schriftbildes deutliche Unterschiede aus, womit eine Verwechs-
lungsgefahr ausgeschlossen werden könne.
E.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 9. Mai 2019
Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefoch-
tene Verfügung aufzuheben und die angegriffene Marke zu widerrufen. Zu-
dem sei die Beschwerdegegnerin zu verurteilen, ihr die Widerspruchsge-
bühr von CHF 800.– zu erstatten und für das erstinstanzliche Verfahren
eine Parteientschädigung von CHF 1'000.– zu bezahlen. Zur Begründung
bringt sie im Wesentlichen vor, der Gesamteindruck der Widerspruchs-
marke werde durch den Schriftzug "BLANCPAIN" geprägt. Dieser sei in
Grossbuchstaben in einer Serifen-Schrift gesetzt, wobei der erste und der
letzte Buchstabe als "Kapitälchen" hervorgehoben seien. Das in der Wider-
spruchsmarke enthaltene Wortelement "PAIN", zu Deutsch "Brot", sei
kennzeichnend für Uhren, werde von keinem anderen Uhrenanbieter zur
Kennzeichnung seiner Uhren benutzt und sei daher ein Ausschliesslich-
keitsmerkmal von "BLANCPAIN". Die angefochtene Marke übernehme mit
der gleichen Gestaltung des Logos sowie mit dem Wortelement "PAIN"
gleich zwei charakteristische Ausschliesslichkeitsmerkmale der Wider-
spruchsmarke. "BLANCPAIN" sei zudem eine Marke von überdurchschnitt-
licher Kennzeichnungskraft: Sie sei die älteste Uhrenmarke der Welt, deren
Bekanntheit durch Rankings, die Medienpräsenz sowie die Werbe- und
kommunikativen Aktivitäten der Beschwerdeführerin klar bestätigt werde.
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Da von der vorliegend starken Widerspruchsmarke mehr als ein Element
übernommen werde, sei die Verwechslungsgefahr zu bejahen. In jedem
Fall drohe eine mittelbare Verwechslungsgefahr.
F.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 19. September 2019,
die Beschwerde abzuweisen. Zur Begründung hält sie fest, aufgrund der
im Beschwerdeverfahren eingereichten Nachweise erachte sie es als er-
stellt, dass es sich bei der Widerspruchsmarke in Verbindung mit den be-
anspruchten Uhren ("horlogerie et instruments chronométriques") um eine
bekannte Marke mit entsprechend erweitertem Schutzumfang handle. Dies
sei indessen nicht ausschlaggebend, weil die Verwechslungsgefahr auf-
grund des deutlich unterschiedlichen Gesamteindrucks der Vergleichsmar-
ken und in Anbetracht der leicht respektive stark erhöhten Aufmerksamkeit
zu verneinen sei. Bei der Buchstabenfolge "PAIN" handle es sich nicht um
ein Alleinstellungsmerkmal der Widerspruchsmarke; sie erscheine zwar je-
weils am Wortende der strittigen Zeichen, sei jedoch jeweils in einem
eigenständigen Kontext verwoben (Familienname versus Fantasiezeichen)
und erscheine weder hier noch dort als eigenständiges Zeichenelement.
G.
Die Beschwerdegegnerin verzichtete auf die Einreichung einer Beschwer-
deantwort.
H.
Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen
der Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,
VGG, SR 173.32). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am
vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene
Verfügung besonders berührt und beschwert, weshalb sie zur Beschwerde
legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom
20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Da die Beschwerde im Übrigen
frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und
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der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurden (Art. 63 Abs. 4 VwVG),
ist auf die Beschwerde einzutreten.
2.
2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Ver-
bindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992, MSchG, SR 232.11). An die Unterschiedlichkeit der Waren und
Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher
sich die Zeichen sind (BGE 128 III 441 E. 3.1, "Appenzeller"; 128 III 96
E. 2c, "Orfina"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Ver-
kehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu be-
rücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a, "Boss/Boks"; Urteil des BVGer
B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1, "Gallo/Gallay [fig.]").
2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Einträge im Markenregister, soweit keine Einschränkung infolge
einer Nichtgebrauchseinrede erfolgt (Urteile des BVGer B-2354/2016 vom
29. März 2017 E. 3.2.1, "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüs-
tung [fig.]"; B-531/2013 E. 2.2, "Gallo/Gallay [fig.]", je mit Hinweisen).
2.3 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamtein-
druck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrs-
kreise hinterlassen, abgestellt (BGE 128 III 441 E. 3.1, "Appenzeller"; BGE
121 III 377 E. 2a, "Boss/Boks"). Der Wortanfang bzw. der Wortstamm sowie
die Endung, insbesondere wenn sie bei der Aussprache betont werden,
finden in der Regel grössere Beachtung als dazwischen geschobene, un-
betonte weitere Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 126 III 315
E. 6c, "Rivella/apiella"; 122 III 382 E. 5a, "Kamillosan").
Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen
Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend
sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungs-
schwache Wort- und Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflus-
sen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- als auch Bildele-
mente, können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen
(Urteile des BVGer B-7768/2015 vom 4. Dezember 2017 E. 5.6 "Capsa/
Cupsy [fig.]"; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve").
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Bei reinen Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenen-
falls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas";
Urteil B-2354/2016 E. 3.4 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeaus-
rüstung [fig.]"). Die Übereinstimmung auf einer Ebene genügt in der Regel
zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom
20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen
durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der
Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wir-
kung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamil-
losan"; BGE 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat").
2.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-
sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-
rechnet werden. Die Verwechslungsgefahr besteht sogenannt unmittelbar,
wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird,
und mittelbar, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar
auseinanderhalten, aber wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den
Markeninhabern vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (BGE 127 III
160 E. 2a, "Securitas"; Urteile B-2354/2016 E. 3.5, "Allianz/Allianz TGA
Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"; B-531/2013 E. 2.5, "Gallo/Gallay
[fig.]").
2.5 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad ei-
ner Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die
Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III
441 E. 3.1, "Appenzeller"; Urteil des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014
E. 3.5, "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Als stark gelten Marken, die entweder auf-
grund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres in-
tensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE
122 III 385 E. 2a, "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Okto-
ber 2004 E. 2.2, "Yello / Yellow Access AG").
Wer sich auf die Bekanntheit einer Marke beruft, muss diese glaubhaft ma-
chen (Urteile des BVGer B-1139/2012 vom 21. August 2013 E. 2.5,
"Küngsauna [fig.]/Saunaking"; B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.3.3
und 5.4, "Bec de fin bec [fig.]/Fin bec [fig.]"). Um eine erhöhte Verkehrsbe-
kanntheit zu bejahen, müssen die Belege in der Schweiz einen langjähri-
gen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen. Auch Um-
satzzahlen und die Höhe des Werbeaufwandes können einen intensiven
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Gebrauch dokumentieren (Urteile des BVGer B-5294/2016 vom 31. Okto-
ber 2018 E. 6.2.3, "Meister/ZeitMeister"; B-3162/2010 vom 8. Februar 2012
E. 6.4, "5th Avenue [fig.]/Avenue" [fig.]).
3.
3.1 In Bezug auf die Gleichartigkeit der beanspruchten Waren ist unbestrit-
tenermassen festzustellen, dass die von beiden Vergleichsmarken bean-
spruchten Edelmetalle und -steine ("métaux précieux et leurs alliages; pier-
res précieuses"), Juwelier- und Schmuckwaren ("joaillerie, bijouterie"), Uh-
ren und Zeitmessinstrumente ("horlogerie et instruments chronomé-
triques") identisch sowie die von der angefochtenen Marke zusätzlich be-
anspruchten Halbedelsteine ("pierres semi précieuses") hochgradig gleich-
artig zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Edelsteinen sind.
In Bezug auf den Zeichenabstand ist daher ein besonders strenger Mass-
stab anzulegen (BGE 122 III 382 E. 3a, "Kamillosan").
3.2 Zur Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise ist vom Warenver-
zeichnis der Widerspruchsmarke auszugehen (Urteil des BVGer B-7202/
2014 vom 1. September 2016 E. 5, "GEO/Geo influence").
Die von beiden Marken beanspruchten Edelmetalle und –steine, Uhren
und Bijouterie- und Schmuckwaren richten sich gemäss Rechtsprechung
regelmässig an das breite Publikum, d.h. an den Endverbraucher, wobei
Fachkreise wie Uhren- und Schmuckhändler ebenfalls zu den Verkehrs-
kreisen zu zählen sind (Urteile des BVGer B-5294/2016 vom 31. Oktober
2018 E. 3.1, "Meister/ZeitMeister"; B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017
E. 6.2, "Stingray/Roamer Stingray"; B-922/2015 vom 21. September 2017
E. 2.3.1, "Submariner/Mariner"; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 4.1,
"Victorinox/Miltrorinox").
Hinsichtlich der beanspruchten Uhren und Zeitmessinstrumente ist nach
der aktuellsten bundesgerichtlichen Rechtsprechung von einer etwas er-
höhten Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise auszugehen,
da die bedeutende Mehrzahl aller Uhren nicht achtlos nachgefragt, son-
dern vor dem Kauf mit einer erheblichen Sorgfalt geprüft und auch anpro-
biert würden (Urteil des BGer 4A_651/2018 vom 14. Juni 2019 E. 3.3.2,
"Armani-Adlermarken [fig.]/Glycine [fig.]"). Diese Argumentation lässt sich
auch auf die im Weiteren beanspruchten Edelmetalle und -steine sowie
Juwelier- und Schmuckwaren übertragen. Soweit diese Waren von Fach-
kreisen nachgefragt werden – etwa zur weiteren Bearbeitung oder für den
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Vertrieb – ist ohnehin von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen
(Urteile des BVGer B-5294/2016 E. 3.2, "Meister/ZeitMeister"; B-922/2015
E. 2.3.2, "Submariner/Mariner").
4.
Im vorliegenden Fall stehen sich die Wort-/Bildmarken "JB 1735 BLANC-
PAIN" (Widerspruchsmarke) und "REAPAIN" (angefochtene Marke) ge-
genüber.
4.1 Die Vorinstanz verneinte eine Verwechslungsgefahr zwischen den Ver-
gleichszeichen. Zur Begründung hielt sie namentlich fest, aufgrund der
Übereinstimmung im Element "PAIN" sowie eines ähnlichen Schriftbildes
sei eine gewisse Zeichenähnlichkeit gegeben. Trotzdem könne eine Ver-
wechslungsgefahr ausgeschlossen werden, da bei der Widerspruchs-
marke nicht "PAIN", sondern der Familienname "BLANCPAIN" das mass-
gebliche Element darstelle. Insofern übernehme das angefochtene
Zeichen keinen im Gesamteindruck als selbständiges Element wahrge-
nommenen Bestandteil.
Die Beschwerdeführerin hält dagegen, die angefochtene Marke über-
nehme mit der gleichen Gestaltung des Logos sowie mit dem Wortelement
"PAIN", welches kennzeichnend für Uhren sei, gleich zwei charakteristi-
sche Ausschliesslichkeitsmerkmale der Widerspruchsmarke. "BLANC-
PAIN" sei zudem eine Marke von überdurchschnittlicher Kennzeichnungs-
kraft. Daher dominierten in der Wahrnehmung der Konsumenten nicht die
Bedeutung als Familienname, welcher ohnehin sehr selten sei, sondern die
Assoziationen der bekannten Marke. Da von der vorliegend starken Wider-
spruchsmarke mehr als ein Element übernommen werde, sei die Ver-
wechslungsgefahr zu bejahen. In jedem Fall drohe eine mittelbare Ver-
wechslungsgefahr.
4.2 Die Widerspruchsmarke wird im Gesamteindruck durch den Schriftzug
"BLANCPAIN" geprägt. Dieser ist in Grossbuchstaben und in einer Serifen-
Schrift ("Füsschenschrift") geschrieben, wobei der Anfangsbuchstabe "B"
und der Schlussbuchstabe "N" leicht grösser als die übrigen Buchstaben
sind. "BLANCPAIN" ist ein – in der Schweiz selten vorkommender – Fami-
lienname (vgl. Beschwerdebeilage 4). Soweit den angesprochenen Ver-
kehrskreisen dieser Familienname nicht bekannt ist, werden die betroffe-
nen Verkehrskreise "BLANCPAIN" ohne weiteres in die von der ungewöhn-
lichen Konsonantenfolge "CP" nahegelegten Elemente aufteilen, da in ei-
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ner Bezeichnung stets unwillkürlich nach einem bekannten Bedeutungsin-
halt gesucht wird (Urteile des BVGer B-341/2013 E. 6.3, "Victorinox/Miltro-
rinox"; B-4762/2011 vom 28. November 2012 E. 5.2, "Myphotobook"). Der
Name respektive das Wort "BLANCPAIN" ist zusammengesetzt aus den
dem französischen Grundwortschatz entnommenen Wörtern "blanc" (zu
Deutsch: weiss; vgl. Langenscheidt Handwörterbuch Französisch, Berlin
2006) sowie "pain" (zu Deutsch: Brot; vgl. Langenscheidt Handwörterbuch
Französisch) und heisst somit "weisses Brot", wobei das Adjektiv "blanc"
korrekterweise nach dem Substantiv "pain" stehen müsste. Auch bei
Adressaten, die den Familiennamen kennen, ist nicht ausgeschlossen,
dass sie das Wort "BLANCPAIN" aufgrund seiner Zusammensetzung aus
zwei häufig gebrauchten Begriffen auf die vorgenannte Weise aufteilen.
Mittig über dem Wortelement "BLANCPAIN" befindet sich das Wortelement
"JB", welches über dem deutlich kleiner geschriebenen Zahlenelement
"1735" angeordnet ist. Weil ein Vorname fehlt, ist entgegen der Ansicht der
Vorinstanz ohne weitere Hintergrundkenntnisse nicht eindeutig bestimm-
bar, ob es sich beim Wortelement "JB" um Initialen handelt. Das Zahlen-
element "1735" geht im Gesamteindruck fast völlig unter; insofern ist kaum
erheblich, ob es auf ein Gründungsjahr, eine technische Eigenschaft oder
ein anderes Merkmal hinweist oder schlicht eine Fantasiezahl ist.
Die angefochtene Marke "REAPAIN" ist ebenfalls in Serifenschrift ge-
schrieben und verfügt wie die Widerspruchsmarke über grösser geschrie-
bene Anfangs- und Endlettern. Diese ragen sogar noch deutlicher als beim
Widerspruchszeichen über die von ihnen eingerahmten Buchstaben hin-
aus. Im Gesamteindruck von untergeordneter Bedeutung, weil dekorativen
Zwecken dienend, ist der waagrechte Strich unter dem Wortelement.
"REAPAIN" hat keinen Sinngehalt. Daher wird "REAPAIN" in die Wortbe-
standteile "REA" und "PAIN" zerlegt werden, zumal "pain" wie bereits aus-
geführt zum französischen Grundwortschatz gehört. In der französischen
Sprache ist "réa" ein technischer Ausdruck und bedeutet "Blockscheibe"
(vgl. Pons online Wörterbuch []), ein namentlich im Bo-
gensport verwendeter Begriff für ein Objekt, welches Pfeile abfängt (vgl.
); "réa" wird
auch als Abkürzung für "réanimation" (zu Deutsch: Wiederbelebung; vgl.
Langenscheidt Handwörterbuch Französisch) gebraucht. "Pain" heisst wie
bereits erklärt auf Französisch "Brot". Auf Englisch bedeutet es zudem
"Schmerz" (vgl. Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin 2005).
Alle genannten Bedeutungen ergeben für die beanspruchten Waren indes-
sen keinen Sinn. Anders als "BLANCPAIN" ist "REAPAIN" zudem kein
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Seite 10
Familienname, weshalb die Vorinstanz zu Recht von einem (reinen) Fan-
tasiezeichen ausgegangen ist.
Die Vergleichszeichen stimmen somit in der verwendeten Schriftart, in den
grösser geschriebenen Anfangs- und Endbuchstaben sowie im Wortbe-
standteil "PAIN" überein. Sie sind sich somit mindestens in schriftbildlicher
Hinsicht ähnlich. Soweit "REAPAIN" wie "BLANCPAIN" französisch ausge-
sprochen respektive als französisches Wort verstanden wird, ist bezüglich
des Elements "PAIN" auch eine Zeichenähnlichkeit in klanglicher und sinn-
gehaltlicher Hinsicht festzustellen. Klare Zeichenunterschiede bestehen
hingegen im ersten Wortbestandteil "BLANC" respektive "REA" sowie beim
Bestandteil "JB 1735" des Widerspruchszeichens.
5.
Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung, unter Berücksichtigung der
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und des Aufmerksamkeits-
grades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der be-
anspruchten Waren walten lassen, das Bestehen einer Verwechslungsge-
fahr zu prüfen.
5.1 Die Widerspruchsmarke "BLANCPAIN" lässt weder für Uhren noch für
die übrigen Waren, für die sie eingetragen ist, einen beschreibenden Sinn-
gehaltsbezug erkennen. Dies gilt sowohl beim Verständnis als Familien-
name als insbesondere auch beim Verständnis im Sinne von "weisses
Brot". Damit ist beim Widerspruchszeichen von einer ursprünglich norma-
len Kennzeichnungskraft auszugehen (Urteile des BVGer B-720/2017 vom
6. Dezember 2018 E. 7.1, "BLACKBERRY/blackphone [fig.]"; B-1009/2010
vom 14. März 2011 E. 5.4.1, "Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank").
5.2 Die Vorinstanz verneinte in der angefochtenen Verfügung mangels ent-
sprechender Nachweise die Frage, ob die Widerspruchsmarke infolge aus-
serordentlicher Bekanntheit über einen erweiterten Schutzumfang verfügt.
Vor dem Bundesverwaltungsgericht reichte die Beschwerdeführerin zahl-
reiche Dokumente sowie Auszüge aus dem Internet ein, um eine gestei-
gerte Verkehrsgeltung ihrer Marke zu belegen. Diese Nachweise über-
zeugten die Vorinstanz insofern, als sie es in ihrer Vernehmlassung als er-
stellt erachtete, dass es sich bei der Widerspruchsmarke in Verbindung mit
den beanspruchten Uhren ("horlogerie et instruments chronométriques")
um eine bekannte Marke mit entsprechend erweitertem Schutzumfang
handle.
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Seite 11
Wie sich aus den von der Beschwerdeführerin eingereichten Beweismitteln
ergibt, ist Blancpain der älteste heute noch aktive Uhrenproduzent der
Welt; er wurde 1735 in Villeret im Schweizer Jura gegründet (vgl. Uhren-
Blog "Zeitauktion" [Beschwerdebeilage 5]; Auszug aus dem Uhren-Maga-
zin "Montredo" [Beschwerdebeilage 6]). Mit dem Eintrag des Namens
"BLANCPAIN" in die Bücher der Gemeinde Villeret legte der Gründer
Jehan-Jacques Blancpain den Grundstein für die älteste eingetragene
Uhrenmarke der Welt ("Icons: Blancpain – wie ein modernes Märchen",
publiziert in: [Beschwerdebeilage 9]). Im Jahr 2019 gehörte
"BLANCPAIN" zu den "Top 10 Schweizer Uhrenmarken" (Auszug aus dem
Uhren-Magazin "Montredo" [Beschwerdebeilage 6]), im Ranking "Top 15
Luxury Watch Brands" aus dem Jahr 2019 figurierte "BLANCPAIN" auf
Rang 8 (vgl. Auszug aus der Website "swissdiverswatches" [Beschwerde-
beilage 7]). Im Jahr 2018 belegte "BLANCPAIN" einen Platz unter den
24 besten Luxusuhren-Marken der Welt ("Top 24 Best Luxury Watch
Brands in the World" [Beschwerdebeilage 8]).
Blancpain engagiert sich zudem im Rahmen des Ocean-Commitment-Pro-
gramms für die Erforschung und den Schutz der Ozeane und fördert talen-
tierte Köche (Beschwerdebeilage 9;
pain-universum/das-blancpain-ocean-commitment; .
com/de/die-welt-von-blancpain/art-vivre). Im Motorsport fungiert Blancpain
zudem als offizieller Zeitnehmer (
universe/der-motorsport). Aus der Übersichtsliste von auxipress geht des
Weiteren hervor, dass Blancpain in den schweizerischen Medien 270 Mal
erwähnt wurde (Beschwerdebeilage 11), was die Beschwerdeführerin auf
die vorgenannten Marketingaktivitäten zurückführt. Die Übersichtsliste dif-
ferenziert zwar nicht zwischen unternehmens- und markenbezogenen Tref-
fern, weshalb sie für den vorliegenden Fall von geringer Aussagekraft ist.
Eindeutig die Widerspruchsmarke zeigen dagegen die drei von der Be-
schwerdeführerin beispielhaft eingereichten Inserate, welche 2018 promi-
nent platziert in schweizerischen Medien (Le Temps, NZZ, OPEN) erschie-
nen sind (Beschwerdebeilagen 12 – 14).
Aufgrund der vorgenannten Ranglisten, Marketing- und Werbeaktivitäten
ist eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke im Zusam-
menhang mit den von ihr beanspruchten Uhren und Zeitmessinstrumenten
zu bejahen. Im Zusammenhang mit diesen Waren verfügt die Wider-
spruchsmarke demnach über eine erhöhte Kennzeichnungskraft sowie
einen erweiterten Schutzumfang. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz
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Seite 12
nimmt auch das Wortelement "PAIN" der Widerspruchsmarke an ihrem ge-
steigerten Schutzumfang Anteil (Urteile des BVGer B-6173/2018 vom
30. April 2019 E. 6.4, "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic
Forum [fig.]"; B-720/2017 vom 6. Dezember 2018 E. 7.5 "BLACKBERRY/
blackphone [fig.]).
5.3 Der in Bezug auf Uhren und Zeitmessinstrumente festgestellte erwei-
terte Schutzumfang gilt auch für damit ausgeprägt gleichartige Waren (vgl.
Urteile des BVGer B-720/2017 vom 6. Dezember 2018 E. 7.3, "BLACK-
BERRY/blackphone [fig.]; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 7.2, "Victori-
nox/Miltroninox"; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 7.4.4, "Intel inside/
Galdat inside").
Edelmetalle und deren Legierungen sind nach der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts nicht gleichartig mit Uhren (Urteil B-5467/2011
E. 5.3.3, "Navitimer/Maritimer"; B-2326/2014 vom 31. Oktober 2016
E. 4.3.1.3 "[fig.]/Enaghr"; B-7562/2016, E. 6.3 "Merci/Merci"), Waren aus
Edelmetallen und Uhren hingegen schon (Urteil B-5467/2011 E. 5.3.3,
"Navitimer/Maritimer"). Auch Edelsteine, Schmuck- und Juwelierwaren
gelten entsprechend mit Uhren als gleichartig (Urteil B-922/2015
E. 3.2.2.1, "Submariner/Mariner"; B-5294/2016 E. 4, "Meister/ZeitMeister";
B-2326/2014 E. 4.3.1.2, "[fig.]/Enaghr").
Der erweiterte Schutzumfang der Widerspruchsmarke findet mithin nur auf
Edelmetalle und deren Legierungen ("métaux précieux et leurs alliages")
keine Anwendung.
6.
Die angefochtene Marke übernimmt von der Widerspruchsmarke nicht nur
den Zeichenbestandteil "PAIN", sondern auch deren ungewöhnliches
Schriftbild mit Serifenschrift, Kapitälchen sowie grösser geschriebenen An-
fangs- und Endbuchstaben. Dadurch erweckt sie bei den angesprochenen
Adressaten den Eindruck, die mit den streitgegenständlichen Marken ver-
sehenen Waren stammten von derselben Fabrikantin, die mit ähnlichen
Zeichen versehene Waren in unterschiedlichen Märkten positioniert (vgl.
BGE 126 III 315 E. 6a und 6c, "Rivella/apiella"; BGE 122 III 382 E. 5b,
"Kamillosan").
6.1 Soweit das Widerspruchszeichen über eine normale Kennzeichnungs-
kraft verfügt, reichen beim angefochtenen Zeichen die festgestellten Un-
terschiede aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen. Denn aufgrund
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der geringen Bekanntheit des Widerspruchszeichens erwarten die ange-
sprochenen Verkehrskreise nicht, dass Blancpain für Edelmetalle über un-
terschiedlich positionierte Marken verfügt.
6.2 Der Begriff der Verwechslungsgefahr schützt selbst bekannte Marken
nur so weit, als ihre Übereinstimmung mit dem angefochtenen Zeichen
eine gleiche oder verwandte betriebliche Herkunft erwarten lässt (vgl.
vorne, E. 2.4). Es reicht nicht aus, dass eine Marke bloss erinnernd, anleh-
nend oder humorvoll auf eine bekannte Marke Bezug nimmt, falls die un-
terschiedliche Herkunft noch deutlich wird (Urteile des BVGer B-4864/2013
vom 17. Februar 2015 E. 5.4.3, "Omega/Ou mi jia"; B-1176/2017 vom
10. Januar 2019, E. 6, "Apple [fig.]/J [fig.]").
6.3 Vorliegend ist dennoch ein grösserer Zeichenabstand zu verlangen, so-
weit das Widerspruchszeichen aufgrund seiner Bekanntheit über einen er-
höhten Schutzbereich verfügt, nämlich bei Uhren und Zeitmessinstrumen-
ten und damit eng gleichartigen Waren (vgl. E. 5.2 f.). Zwar verhindert die
bezüglich der betroffenen Waren erhöhte Aufmerksamkeit der Adressaten
hier eine direkte Verwechslungsgefahr. Die Gefahr der mittelbaren Ver-
wechselbarkeit, dass die angesprochenen Verkehrskreise hinter den Ver-
gleichszeichen wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten, die in Wirklich-
keit nicht bestehen, ist aufgrund der manifesten Übereinstimmungen im
zweiten Wortelement, der Schrift und Schreibweise jedoch zu bejahen (vgl.
Urteile B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.4 "The Body Shop/The-
FaceShop [fig.]; B-2354/ 2016 E. 3.5 "Allianz/Allianz TGA Technische Ge-
bäudeausrüstung [fig.]"; B-531/2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]").
6.4 Somit ist eine mittelbare Verwechslungsgefahr in Bezug auf Juwelier-
und Schmuckwaren, Edel- und Halbedelsteine, Uhren und Zeitmessinstru-
mente zu bejahen.
7.
Im Ergebnis ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und der Entscheid
der Vorinstanz vom 27. März 2019 aufzuheben, soweit er den Widerspruch
hinsichtlich Juwelier- und Schmuckwaren ("joaillerie, bijouterie"), Edel- und
Halbedelsteinen ("pierres précieuses et semi précieuses") sowie Uhren
und Zeitmessinstrumenten ("horlogerie et instruments chronométriques")
abweist. Die Vorinstanz ist anzuweisen, die angefochtene Marke für diese
Waren aus dem Register zu löschen. Hinsichtlich der übrigen angefochte-
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nen Edelmetalle und deren Legierungen ("Métaux précieux et leurs alli-
ages") ist die Beschwerde abzuweisen und der Entscheid der Vorinstanz
zu bestätigen.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin ent-
sprechend der Gewichtung der Waren "joaillerie, bijouterie, pierres préci-
euses et semi précieuses; horlogerie et instruments chronométriques" ge-
genüber den übrigen angefochtenen Waren etwa zu vier Fünfteln. In die-
sem Verhältnis sind die Parteien kosten- und entschädigungspflichtig
(Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),
wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-
chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg-
nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher
unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur-
binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah-
ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es
sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen.
Der anteilsmässig auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von Fr. 900.–
wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen;
die Differenz von Fr. 3'600.– ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Der
verbleibende Verfahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 3'600.– wird der
Beschwerdegegnerin auferlegt.
8.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen
oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen
Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädi-
gung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige
Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder
falls, wie vorliegend, keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten
festzulegen (Art. 8 VGKE). Da sich die grösstenteils obsiegende Beschwer-
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degegnerin nicht hat vernehmen lassen und insofern keinen aktenkundi-
gen Aufwand hatte, ist ihr keine Parteientschädigung zuzusprechen (Urteil
B-1176/2017 E. 7.2, "Apple [fig.]/J [fig.]"). Für die teilweise obsiegende Be-
schwerdeführerin erscheint eine anteilsmässig reduzierte Parteientschädi-
gung von Fr. 1'200.– zu Lasten der Beschwerdegegnerin angemessen.
8.3 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen,
weshalb die Vorinstanz ihr die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– aufer-
legte. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht
hat die Beschwerdeführerin auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kos-
ten als zu vier Fünfteln obsiegend zu gelten. Da die Widerspruchsgebühr
gemäss Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz verbleibt,
hat die Beschwerdegegnerin diese der Beschwerdeführerin im Umfang von
Fr. 640.– zu erstatten.
Der obsiegenden Beschwerdegegnerin sprach die Vorinstanz gestützt auf
ihre Richtlinien keine Parteientschädigung zu, weil diese keine Stellung-
nahme eingereicht hatte. Gestützt auf das Ergebnis des vorliegenden Ver-
fahrens hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin in Aufhe-
bung von Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung eine anteilsmässig redu-
zierte Parteientschädigung von Fr. 960.– (4/5 der üblichen Parteientschä-
digung von Fr. 1'200.– bei einfachem Schriftenwechsel) zu zahlen.
9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, BGG,
SR 173.110). Es wird daher mit der Eröffnung rechtskräftig.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffer 1 der Verfügung der
Vorinstanz vom 27. März 2019 wird aufgehoben und der Widerspruch
Nr. 100'308 wird teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird angewiesen,
die Schweizer Marke Nr. 719'491 REAPAIN (fig.) für die Waren "joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses et semi précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques" in Klasse 14 aus dem Markenregister zu löschen.
2.
Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.
3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin im
Umfang von Fr. 900.– auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 4'500.– entnommen. Die Differenz von Fr. 3'600.– wird ihr aus der Ge-
richtskasse zurückerstattet.
Der verbleibende Verfahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 3'600.– wird
der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach
Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu über-
weisen.
4.
Der Beschwerdeführerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Partei-
entschädigung von Fr. 1'200.– zulasten der Beschwerdegegnerin zuge-
sprochen.
5.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das vorinstanzli-
che Verfahren Fr. 640.– zu erstatten.
6.
Die Dispositivziffer 3 der angefochtenen Verfügung vom 27. März 2019
wird dahingehend geändert, dass die Widerspruchsgegnerin der Wider-
sprechenden eine Parteientschädigung von Fr. 960.– für das Wider-
spruchsverfahren zu bezahlen hat.
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7.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs-
formular; Beilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 100308; Einschreiben; Beilagen: Vorakten
zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Kathrin Bigler Schoch
Versand: 12. Dezember 2019