B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-2261/2011
U r t e i l v o m 9 . M ä r z 2 0 1 2
Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.
Parteien
Woodwelding AG, Bundesstrasse 3, 6304 Zug,
vertreten durch Frei Patentanwaltsbüro AG, Postfach 1771,
8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse 19,
8212 Neuhausen am Rheinfall,
vertreten durch Keller & Partner Patentanwälte AG, Schmie-
denplatz 5, Postfach, 3000 Bern 7,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 11070, Schweizer Marke Nr.
555921 (fig.)/Schweizer Marke Nr. 595733 "Bonewelding"
(fig.).
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Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der CH-Marke Nr. 555'921 "COVI-
DIEN" (fig.), welche am 23. Januar 2007 hinterlegt wurde (Wider-
spruchsmarke). Sie beansprucht Schutz für zahlreiche Waren und Dienst-
leistungen der Klassen 1, 5, 9, 10, 16, 41, 42 und 44. Sie hat folgendes
Aussehen:
Hinsichtlich der beanspruchten Farben wird im Registereintrag präzisiert,
das in der Marke enthaltene Kreuz werde weder in weiss auf rotem Grund
noch in rot auf weissem Grund oder in einer anderen Farbe, welche ge-
eignet sein könne, eine Verwechslung mit dem Schweizer Kreuz oder
dem Emblem des Roten Kreuzes zu verursachen, dargestellt werden.
Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdegegnerin am 16. April
2010 Widerspruch gegen die CH-Marke Nr. 595'733 "BoneWelding" (fig.),
welche am 6. November 2009 hinterlegt und am 18. Januar 2010 in
Swissreg veröffentlicht worden war (angefochtene Marke). Sie ist einge-
tragen für Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 10, 42 sowie 44
und hat folgendes Aussehen:
Mit Eingabe vom 23. August 2010 beantragte die Beschwerdeführerin,
der Widerspruch sei vollumfänglich abzuweisen.
Die Vorinstanz hiess mit Entscheid vom 16. März 2011 den Widerspruch
Nr. 11070 gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke voll-
umfänglich. Zur Begründung führte sie aus, der Bildbestandteil der Wi-
derspruchsmarke sei normal kennzeichnungskräftig. Der Umstand, dass
der Verwechslungsgefahr mit dem Schweizer Kreuz und dem roten Kreuz
durch einen Farbanspruch begegnet werde, vermöge für sich alleine an
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dieser Beurteilung nichts zu ändern. Zudem vermöge das kennzeich-
nungsschwache Wortelement "BoneWelding" den Sinngehalt der ange-
fochtenen Marke nicht ausreichend zu verändern. Es bestehe somit kein
ausreichender Zeichenabstand, weshalb in Anbetracht der bestehenden
Waren- bzw. Dienstleistungsgleichheit bzw. hochgradigen Gleichartigkeit
die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben sei. Obwohl das Publikum die
Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen möge, bestehe
in Anbetracht der Waren- bzw. Dienstleistungsgleichheit dennoch die Ge-
fahr, dass es auf Grund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammen-
hänge vermute, sei dies im Sinne einer produkt-
/dienstleistungsspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unter-
nehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen. Eine Verwechslungs-
gefahr sei damit zu bejahen.
B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 15. April 2011
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die ange-
fochtene Verfügung sei aufzuheben, der Widerspruch Nr. 11070 sei ab-
zuweisen, eventualiter sei die Angelegenheit an die Vorinstanz zur Neu-
beurteilung zurückzuweisen, das vorliegende Beschwerdeverfahren sei
mit dem Beschwerdeverfahren gegen den Widerspruchsentscheid Nr.
11071 zusammenzuführen, und der Beschwerdeführerin sei eine ange-
messene Parteientschädigung zuzusprechen. Zur Begründung hielt die
Beschwerdeführerin zusammenfassend fest, die Widerspruchsmarke leh-
ne mit der grafischen Bildgestaltung ans Schweizerwappen und ans Rot-
kreuzzeichen an. Das Kreuz als Bildmotiv sei banal, schwach und ver-
wässert. Der Schutz der Widerspruchsmarke sei schmal. Zwischen der
Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke gebe es einen Grös-
senunterschied und prägnante gestalterische Abweichungen. Die kenn-
zeichnungskräftigen Wortelemente der zu vergleichenden Marken seien
grundsätzlich verschieden. "BoneWelding" könne keinerlei Ähnlichkeit zu
"COVIDIEN" abgerungen werden. Es müsse daher festgehalten werden,
dass die Unterscheidungsfunktion der Widerspruchsmarke durch die an-
gefochtene Marke nicht in signifikanter Weise beeinträchtigt werde. Es
liege demnach auch keine Verwechselbarkeit zwischen den zwei Zeichen
vor.
C.
Mit Beschwerdeantwort vom 27. Juni 2011 beantragt die Beschwerde-
gegnerin, die Beschwerde sei abzuweisen. Auf Grund der Waren-/ Dienst-
leistungsidentität bzw. hochgradigen Gleichartigkeit und der Zeichenähn-
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lichkeit sei eine Verwechslungsgefahr gegeben: Die Vergleichszeichen
würden im Gesamteindruck massgeblich durch das jeweilige Bildelement
dominiert. Bei diesem handle es sich um eine charakteristische und präg-
nante Form, welche aus zwei einander zugewandten eckigen Klammern
zusammengesetzt sei. Das Bildelement stelle kein gängiges Motiv dar,
falle deswegen ins Auge und bleibe im Erinnerungsbild haften. Die vor-
handenen, untergeordneten Unterschiede der grafischen Umsetzung der
charakteristischen Form vermöchten eine Verwechslungsgefahr nicht
auszuschliessen. Selbst wenn der Abnehmer die Unterschiede zwischen
den Bildelementen in seinem Erinnerungsbild wahrnehmen sollte, werde
er das Bildelement der jüngeren Marke auf Grund der Übereinstimmun-
gen lediglich als Variation des Bildelements der älteren Marke wahrneh-
men. Es bestehe auch dann eine Verwechslungsgefahr, wenn das Ge-
richt wider Erwarten zum Schluss kommen sollte, dass der Wortbestand-
teil "BoneWelding" der angefochtenen Marke kennzeichnungskräftig sei:
Der Wortbestandteil schaffe keinerlei Modifikation des Bildbestandteils
der angefochtenen Marke, sondern stelle ein zusätzliches, abgegrenztes
Element dar. Zudem sei es allgemein üblich, Logos oder Signete mit
Wortbestandteilen zu ergänzen, die beispielsweise auf eine bestimmte
Produktlinie, auf eine bestimmte Abteilung oder ein Tätigkeitsgebiet des
Anbieters verwiesen und somit das Logo bzw. Signet quasi durch präzi-
sierende Information ergänzten.
D.
Die Vorinstanz liess sich am 29. August 2011 vernehmen und beantragt,
die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Sie erklärte, in der Wi-
derspruchsmarke könne kein Schweizer Kreuz bzw. Rotes Kreuz gese-
hen werden, da das Zeichen nur mit einer negativen Farbeinschränkung
zum Markenschutz zugelassen worden sei, um eben gerade diese Anleh-
nung ausschliessen zu können. Allenfalls könne ein beliebiges Kreuz ge-
sehen werden. Es sei aber durchaus möglich, dass das Bildelement der
Widerspruchsmarke als zwei sich spiegelbildlich gegenüberstehende C-
förmige Flächen aufgefasst werde. Als solche sei es normal kennzeich-
nungskräftig. Von Bedeutung sei vorliegend, dass die Bildelemente beider
Zeichen aus zwei klammerartigen C-förmigen Elementen bestünden, die
einander zugewandt seien und zusammen ein Rechteck bildeten, wel-
ches im Innern ein helleres offenes Kreuz erscheinen lasse. Die Unter-
schiede in der grafischen Umsetzung verwischten in der massgeblichen
Erinnerung. Die Abnehmer würden im angefochtenen Zeichen die Gestal-
tungsweise des Bildelements der Widerspruchsmarke erkennen und ge-
gebenenfalls Erstere als eine Variation bzw. Bearbeitung Letzterer wahr-
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nehmen. Daran ändere auch der Unterschied im Wortbestandteil nichts.
In Anbetracht der Gleichheit bzw. hochgradigen Gleichartigkeit der Ver-
gleichswaren bestehe kein ausreichender Zeichenabstand.
E.
Am 3. Oktober 2011 respektive 30. November 2011 nahm die Beschwer-
deführerin zur Vernehmlassung der Vorinstanz sowie zur Beschwerde-
antwort der Beschwerdegegnerin Stellung. Sie hielt fest, die angefochte-
ne Marke sei ohne negative Farbeinschränkung eingetragen worden.
Somit habe bei der angefochtenen Marke keine Anlehnung an das
Schweizer Kreuz bzw. an das Rote Kreuz und folglich keine Verwechs-
lungsgefahr festgestellt werden können. Diese Tatsache sei als zusätzli-
ches Indiz dafür zu qualifizieren, dass man in der angefochtenen Marke
nicht auf Anhieb ein Kreuz erkenne und demnach der Zeichenabstand
zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke ausrei-
chend sei. Selbst wenn man im Motiv der Widerspruchsmarke bloss ein
beliebiges Kreuz und nicht ein Schweizer Kreuz bzw. Rotes Kreuz sehe,
so sei es eine Tatsache, dass ein Kreuz an sich das Hauptmotiv diverser
Marken der Beschwerdegegnerin sei. In diesem Zusammenhang wäre es
widersprüchlich davon auszugehen, dass ausgerechnet das Motiv der
Widerspruchsmarke als zwei C-förmige Flächen und nicht als Kreuz zu
sehen sei, unabhängig davon, ob die Bekanntheit einer Serienmarke gel-
tend gemacht worden sei oder nicht. Ein Kreuz als Bildmotiv sei sozusa-
gen auf Schritt und Tritt anzutreffen. Dass das Kreuzmotiv durch alle Wa-
ren- und Dienstleistungssektoren hindurch verwendet werde, sei ge-
richtsnotorisch. Das Kreuzmotiv sei als Zeichenelement überhaupt
schwach, nicht nur in Bezug auf gleichartige Waren. Weiter handle es
sich bei dem Wortelement "BoneWelding" erwiesenermassen nicht um
einen medizinischen Fachbegriff, sondern um einen markenmässig ge-
brauchten Namen. Als solcher sei das Wortelement der angefochtenen
Marke kennzeichnungskräftig.
F.
Mit Eingabe vom 9. Dezember 2011 erklärte die Vorinstanz, sie verzichte
auf die Einreichung einer weiteren Stellungnahme.
G.
Die Beschwerdegegnerin hielt mit Stellungnahme vom 1. November 2011
respektive vom 20. Dezember 2011 fest, Ihrer Ansicht nach sei allein die
Tatsache, dass die Vorinstanz in einem Fall einen Disclaimer verlange
und in einem anderen nicht, für die Beurteilung der Ähnlichkeit von zwei
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Marken unerheblich. Somit sei für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit
nach gängiger Praxis allein auf die Zeichen abzustützen, wie sie im Re-
gister eingetragen seien. Seitens der Beschwerdegegnerin sei niemals
behauptet worden, dass lediglich das Motiv der Widerspruchsmarke aus
zwei C-förmigen Flächen bestünde. Vielmehr werde natürlich das Motiv
der zwei sich gegenüberstehenden C-förmigen Flächen im Rahmen der
gesamten Markenserie der Beschwerdegegnerin immer wieder auf die-
selbe Weise aufgefasst. Im Weiteren sei darauf hinzuweisen, dass sogar
mit der Beschwerdeführerin verbundene bzw. mit ihr zusammenarbeiten-
de Institutionen den Begriff "bone welding" in beschreibender Weise ver-
wendeten. Ein Begriff werde von Dritten primär dann in generischer Wei-
se verwendet, wenn er direkt das Produkt beschreibe oder zumindest eng
an einen beschreibenden Begriff angelehnt sei. Zum einen bestehe nur
dann seitens des Dritten überhaupt eine Motivation, den Begriff für die ei-
genen Produkte einzusetzen, zum anderen müsste der Dritte bei einem
Fantasiebegriff wohl davon ausgehen, dass dieser markenrechtlich ge-
schützt sei und dass er sich deswegen eines Gebrauchs ohne Zustim-
mung des Markeninhabers enthalten müsse.
H.
Die Parteien haben auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung
verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31, 32 und 33 Bst. d des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) zur
Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Wider-
spruchssachen zuständig. Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor
der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes
Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwer-
de legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist
und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der ver-
langte Kostenvorschuss wurde fristgemäss geleistet (Art. 63 Abs. 4
VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff.
VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
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2.
Die Beschwerdeführerin beantragt, das vorliegende Beschwerdeverfah-
ren B-2261/2011 sei mit dem Beschwerdeverfahren gegen den Wider-
spruchsentscheid Nr. 11071 (Verfahren B-2269/2011) zusammenzufüh-
ren. Zu diesem Antrag hat sich die Beschwerdegegnerin nicht geäussert.
2.1. Die Zusammenlegung von Verfahren und der Abschluss des Verfah-
rens mit einem einzigen Urteil rechtfertigt sich, wenn die einzelnen Sach-
verhalte in einem engen inhaltlichen Zusammenhang stehen und sich in
allen Fällen die gleichen oder gleichartige Rechtsfragen stellen (Urteil des
Bundesverwaltungsgericht [BVGer] A-1630/2006 vom 13. Mai 2008 E.
1.2; vgl. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozes-
sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, N. 3.17).
2.2. In den Beschwerdeverfahren B-2261/2011 und B-2269/2011 sind die
Parteien identisch, und beide Verfahren haben dieselbe angefochtene
Marke, die Schweizer Marke Nr. 595'733, zum Gegenstand. Zudem wur-
den die angefochtenen Verfügungen am gleichen Tag entschieden und
gleichzeitig angefochten. Als Vergleichszeichen stehen der angefochte-
nen Marke schliesslich ähnliche Widerspruchsmarken gegenüber. Auf
Grund dieser Gemeinsamkeiten ist die Vereinigung der Verfahren nicht
ausgeschlossen. Indessen steht im Verfahren B-2261/2011 eine Wort-
/Bildmarke (CH-Nr. 555'921 "COVIDIEN" [fig.]), im Verfahren B-
2269/2011 eine Bildmarke (CH-Nr. 586'723 [fig.]) zur Diskussion. Auch
die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse der beiden Widerspruchs-
marken unterscheiden sich (CH-Nr. 555'921 "COVIDIEN" [fig.]: Waren
und Dienstleistungen der Klassen 1, 5, 9, 10, 16, 41, 42 und 44; CH-Nr.
586'723 [fig.]: Waren der Klassen 5, 9 und 10). Zudem geht es im Verfah-
ren B-2269/2011 im Gegensatz zum Verfahren B-2261/2011 um einen
Widerspruch, welcher nur teilweise gutgeheissen wurde. Aus redaktionel-
ler Sicht ist es auf Grund dieser Unterschiede im vorliegenden Fall prakti-
kabler, die Entscheide formell getrennt zu treffen. Aus der Abweisung des
Vereinigungsantrags dürfte den Parteien kein Nachteil erwachsen, da die
Kosten in beiden Verfahren auf Grund der vorhandenen Synergien zu re-
duzieren sein werden.
3.
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke
ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be-
stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3
Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz
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von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG; SR
232.11]).
3.1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im
Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zei-
chenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Um-
stände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzu-
legen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, des-
sen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und an-
derseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gege-
nüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 – Kamillo-
san).
3.2. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die
Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslun-
gen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abhe-
ben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger
Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische
Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von Bedeu-
tung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter wel-
chen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln
des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer ge-
ringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermö-
gen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Ab-
satzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufs-
leuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb – Apiella, BGE 122 III
382 E. 3a – Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4C.258/2004
vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 – Yello).
3.3. Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-
lassen (BGE 121 III 377 E. 2a – Boss / Boks; EUGEN MARBACH, Marken-
recht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Im-
materialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1 [hiernach: SIWR III/1], Ba-
sel 2009, N. 864).
Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen
Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend
sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungs-
schwache Wort- oder Bildelemente den Gesamteindruck weniger beein-
flussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bild-
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elemente, so können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen
prägen (Urteile des BVGer B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 6 – Ka-
Sa K97 [fig.] / biocasa [fig.] und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E.
6.4 – Diva Cravatte [fig.] / DD DIVO DIVA [fig.]; MARBACH, SIWR III/1, N.
931).
Der Gesamteindruck einer Bildmarke wird durch das Bildmotiv und des-
sen gestalterische Umsetzung bestimmt (MARBACH, SIWR III/1, N. 912),
bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenen-
falls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc – Securitas;
BGE 121 III 377 E. 2b – Boss / Boks). Dabei genügt es für die Annahme
der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht
wird (MARBACH, SIWR III/1, N. 875; Entscheid der Eidgenössischen Re-
kurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immate-
rialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2006 S. 761 E. 4 –
McDONALD'S / McLake). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die
Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale
bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische
Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a – Kamillosan; BGE 119 II
473 E. 2c – Radion; RKGE in sic! 2002 S. 101 E. 6 – Mikron [fig.] /
Mikromat [fig.]).
4.
In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe ih-
ren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Die Vorinstanz habe die feh-
lende Kennzeichnungskraft des Elements "BoneWelding" auf Grund einer
Internetrecherche selbst behauptet, ohne dass dies die Beschwerdegeg-
nerin geltend gemacht habe. Sie habe keine Gelegenheit gehabt, hierzu
Stellung zu nehmen.
4.1. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 29 Abs. 2 BV
(SR 101) besteht Anspruch auf vorgängige Anhörung, namentlich wenn
die Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde ihren Entscheid mit einer Rechts-
norm oder einem Rechtsgrund zu begründen beabsichtigt, die oder der
im bisherigen Verfahren nicht herangezogen wurde, auf die sich die betei-
ligten Parteien nicht berufen haben und mit deren Erheblichkeit im kon-
kreten Fall sie nicht rechnen konnten. (BGE 128 V 272 E. 5b/bb, mit Ver-
weis u.a. auf BGE 125 V 370 E. 4a und BGE 124 I 52 E. 3c).
4.2. Die Beschwerdegegnerin hat in der Widerspruchsbegründung vom
16. April 2010 nicht explizit geltend gemacht, der Wortbestandteil der an-
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gefochtenen Marke sei kennzeichnungsschwach. Auf Seite 6 (Ziffer 9) der
Begründung bringt sie indessen vor, es sei allgemein üblich, Logos oder
Signete mit Wortbestandteilen zu ergänzen, die beispielsweise auf eine
bestimmte Produktlinie, auf eine bestimmte Abteilung oder ein Tätigkeits-
gebiet des Anbieters verwiesen und somit das Logo bzw. Signet quasi
durch präzisierende Information ergänzten. Im vorliegenden Fall werde
der Durchschnittsabnehmer angesichts der grossen Ähnlichkeit der Lo-
gos ohne Weiteres zum Schluss kommen, dass das jüngere Zeichen auf
eine andere Produktreihe, ein anderes Tätigkeitsgebiet oder eine andere
Abteilung verweise.
Damit brachte die Beschwerdegegnerin sinngemäss zum Ausdruck, der
Wortbestandteil der angefochtenen Marke sei beschreibender Natur und
somit kennzeichnungsschwach. Im Übrigen ist damit zu rechnen, dass
die Vorinstanz insbesondere bei kombinierten Wort-/Bildmarken die
Kennzeichnungskraft der einzelnen Markenelemente prüft (vgl. die Richt-
linien der Vorinstanz in Markensachen [Stand: 1. 1. 2010], Teil 5, Ziff.
7.3.3). Die Beschwerdeführerin musste somit davon ausgehen, dass die
Vorinstanz auch ohne explizites Vorbringen der Beschwerdegegnerin Un-
tersuchungen zur Kennzeichnungskraft der einzelnen Markenelemente
anstellt.
Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe ihren Anspruch
auf rechtliches Gehör verletzt, stösst somit ins Leere.
5.
Im Weiteren gilt es, den Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu
bestimmen.
Bei der CH-Marke Nr. 555'921 "COVIDIEN" handelt es sich um eine kom-
binierte Wort-/Bildmarke. Das Bildelement besteht aus zwei sich einander
zugewandten eckigen "C" respektive Klammern auf hellem Grund. Neben
diesem Bildelement befindet sich das mit Grossbuchstaben geschriebene
Wortelement "COVIDIEN".
Während die Vorinstanz die Widerspruchsmarke als normal kennzeich-
nungskräftig qualifizierte, handelt es sich nach Ansicht der Beschwerde-
führerin "nicht um eine starke Marke". Denn das Bildelement erinnere an
ein Kreuz, konkret an ein Schweizerkreuz, an das Rote Kreuz respektive
an das Apothekenkreuz. Ein Kreuz sei aber ein viel beanspruchtes und
dementsprechend schwaches Motiv.
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Seite 11
Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin liegt keine Anlehnung der Wi-
derspruchmarke ans Schweizerwappen und ans Rotkreuzzeichen vor. Ei-
ne Assoziation zum Schweizer Kreuz oder zum Roten Kreuz ergebe sich
nicht nur deshalb nicht, weil nicht die Farben rot/weiss verwendet würden,
sondern auch deshalb, weil sowohl das Schweizer Kreuz als auch das
Rote Kreuz jeweils von einem roten bzw. weissen Hintergrund vollständig
umgeben seien, was den Gesamteindruck stark präge. Allein die Tatsa-
che, dass im Registereintrag der Widerspruchsmarke ein negativer Farb-
anspruch ("Disclaimer") enthalten sei bzw. dass der Registereintrag der
angefochtenen Marke keinen Farbanspruch umfasse, sage noch nichts
darüber aus, ob eine Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerkreuz oder
mit dem Roten Kreuz bestehe. Hinzu komme, dass die Beschwerdebe-
gründung keine schlüssigen Aussagen oder Beweismittel umfasse, aus
welchen hervorgehen würde, dass die Abnehmer tatsächlich einen Bezug
schafften zum Schweizer Kreuz, zum Roten Kreuz oder zum Apotheken-
kreuz. Ein Vergleich der Widerspruchsmarke (und der angefochtenen
Marke) mit diesen Symbolen ergebe denn auch keine besondere Ähn-
lichkeit zu diesen Kreuzmotiven.
5.1. Wie bereits ausgeführt, besteht das Bildelement des Widerspruchs-
zeichens aus zwei einander zugewandten eckigen Klammern auf hellem
Grund (E. 5). Indessen bilden die Innenräume dieser Klammern sowie die
Lücken dazwischen ein gegen oben und unten nicht abgeschlossenes
Kreuz auf dunklem Grund. Dieses Motiv tritt deutlich hervor, weshalb die-
se Wahrnehmung nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts im
Vordergrund steht. Dass im Bildelement der Widerspruchsmarke ein
Kreuz gesehen wird, ergibt sich auch aus dem im Registerauszug enthal-
tenen Disclaimer. Danach wird das in der Marke enthaltene Kreuz ("la
croix contenue dans la marque") weder in weiss auf rotem Grund noch in
rot auf weissem Grund oder in einer anderen Farbe, welche geeignet sein
kann, eine Verwechslung mit dem Schweizer Kreuz oder dem Emblem
des Roten Kreuzes zu verursachen, dargestellt werden. Auf Grund dieses
negativen Farbanspruchs ist mit der Vorinstanz jedoch dafür zu halten,
dass in der Widerspruchsmarke nicht zwingend ein Schweizer Kreuz bzw.
Rotes Kreuz gesehen werden kann. Mangels positivem Farbanspruch
grün / weiss kann jedoch auch nicht der Schluss gezogen werden, dieses
Kreuz habe Ähnlichkeit mit dem Apothekenkreuz, zumal dieses in ver-
schiedenen Variationen (mit / ohne Schlange etc.) auftritt (vgl. Beschwer-
debeilage 5).
B-2261/2011
Seite 12
5.2. Beschränkten Schutz geniessen solche Zeichen, welche abstrakt be-
trachtet fantasiehaft sind, im Alltag jedoch so häufig gebraucht werden,
dass ihre Unterscheidungseignung verwässert ist (MARBACH, SIWR III/1,
N. 982). Unter Beilegung von Ergebnissen einer Registersuche bringt die
Beschwerdeführerin vor, im Schweizerischen Markenregister seien zahl-
reiche Marken mit dem Kreuzmotiv für Waren und / oder Dienstleistungen
aus dem Medizinalbereich eingetragen.
Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin weisen in diesem Zusam-
menhang zu Recht darauf hin, dass nicht lediglich aufgrund der Register-
lage auf eine Schwächung oder Verwässerung einer bestimmten Marke
geschlossen werden darf, weil grundsätzlich nur die auf dem Markt wirk-
lich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt werden und weil
erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kom-
men. Eine Registerrecherche ist deshalb nicht ohne Weiteres massge-
bend für das Vorliegen einer Verwässerung (Urteile des BVGer B-
6767/2007 vom 16. Dezember 2009 E. 4.3 – LA CITY / T-City, B-
142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2 – Pulcino / Dolcino, und B-7468/2006
vom 6. September 2007 E. 5.2 – Seven (fig.) / Seven for all mankind).
Im Weiteren ist der Beschwerdegegnerin darin zuzustimmen, dass die
Verwendung von Drittzeichen durch die Markeninhaberin selbst die
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke entgegen der Meinung der
Beschwerdeführerin nicht schwächt (vgl. GALLUS JOLLER, in: Michael Noth
/ Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern
2009, Art. 3, N. 105; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schwei-
zerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und in-
ternationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 119).
5.3. Dagegen ist eine Schwächung des Bildelements aus dem Umstand
abzuleiten, dass Kreuze zum Gemeingut gehören (vgl. Urteil des BGer
4A_385/2010 [teilweise publiziert als BGE 137 III 77] vom 12. Januar
2011 E. 4.2 – Hotel-Sterne). Dem von den beiden Klammern gebildeten
Kreuz kommt nur deshalb, weil der Längsbalken des Kreuzes weder nach
oben noch nach unten begrenzt ist, minimale Kennzeichnungskraft zu.
Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass die Widerspruchs-
marke als Ganzes geschwächt ist und insofern an Kennzeichnungskraft
eingebüsst hat (Urteile des BVGer B-6767/2007 vom 16. Dezember 2009
E. 4.3 – LA CITY / T-City und B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2 – Pul-
cino / Dolcino). Vielmehr ist noch die Kennzeichnungskraft des Wortele-
ments "COVIDIEN" zu ermitteln: Dieses ist weder in einem Wörterbuch
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Seite 13
aufgeführt, noch ist irgend ein gearteter Sinngehalt ersichtlich. Daher
kann dem Wortelement "COVIDIEN" im Zusammenhang mit den bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen keine beschreibende Bedeutung
beigemessen werden.
Da das Wortelement gegenüber dem Bildelement zudem relativ gross ist,
prägt das Wort "COVIDIEN" den Gesamteindruck der Widerspruchsmar-
ke. Das Widerspruchszeichen ist somit insgesamt als normal kennzeich-
nungskräftig zu qualifizieren.
6.
In einem weiteren Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren
der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise
gleichartig sind.
6.1. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise
auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer
oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen wür-
den angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein
und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der
Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unter-
nehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B-4159/2009 vom
25. November 2009 E. 3.1 – EFE [fig.] / EVE, mit Verweis u.a. auf: LUCAS
DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Ne-
dim Peter Vogt / Lucas David, Kommentar zum Schweizerischen Privat-
recht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art.
3 N. 35). Für die Warengleichartigkeit sprechen unter anderem gleiche
Herstellungsstätten, gleiches fabrikationsspezifisches Know-how, ähnli-
che Vertriebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines
ähnlichen Verwendungszweckes (Urteile des BVGer B-5830/2009 vom
15. Juli 2010 E. 5.1 – fünf Streifen [fig.] / fünf Streifen [fig.], und B-
3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 7.1 – KaSa K97 [fig.] / biocasa [fig.],
mit Verweis auf RKGE in sic! 2002 S. 169 E. 3 – Smirnoff [fig.] / Smirnov
[fig.]).
6.2. Die Widerspruchsmarke ist unter anderem eingetragen für:
Klasse 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques
pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
B-2261/2011
Seite 14
Klasse 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vé-
térinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel
de suture.
Klasse 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de
beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horti-
culture et de sylviculture.
Die angefochtene Marke wird unter anderem für folgende Waren und
Dienstleistungen beansprucht:
Klasse 5: Pharmazeutische Präparate, insbesondere in den Körper implan-
tierbare, Medikamente enthaltende Präparate, Zahnfüllmittel; Einlagefüllun-
gen (Inlays) für zahnärztliche Zwecke; vorgeformte Zahnfüllungen.
Klasse 10: Chirurgische, ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Apparate
und Instrumente, insbesondere Instrumente für die Knochenchirurgie, die
Gelenkchirurgie, die Wirbelsäulenchirurgie, die Sportmedizin, die Traumato-
logie, die orale Implantologie, die dentale Restauration, die Orthodontie und
die plastische Chirurgie, insbesondere Instrumente für die Befestigung künst-
licher Implantate an organischem Gewebe, Gerate zum Verbinden von
Kunststoff enthaltenden Implantaten und Prothesen mit organischem Gewe-
be; Chirurgische, ärztliche, und tierärztliche Apparate und Instrumente, näm-
lich Ultraschallgeräte für medizinische und veterinärmedizinische Zwecke,
insbesondere Ultraschallgeräte für die Knochenchirurgie, die Gelenkchirur-
gie, die Wirbelsäulenchirurgie, die Sportmedizin, die Traumatologie die orale
Implantologie, die dentale Restauration, die Orthodontie und die plastische
Chirurgie; Hand-Ultraschallgeräte für medizinische Zwecke, Oszillatoren für
Ultraschallgeräte für medizinische Zwecke; künstliche Gliedmassen und Imp-
lantate, Prothesen, künstliche Bänder und Sehnen (Bänderprothesen und
Sehnenprothesen), insbesondere Exoprothesen, Endoprothesen, Knochen-
prothesen, Knorpelprothesen, Gelenkprothesen, Bandscheibenimplantate,
Implantate für die operative Gelenkversteifung (Arthrodese), Schrauben,
Platten, interne und externe Fixatoren und Distraktoren, Expansionsimplanta-
te, abstandhaltende Implantate, Implantate zur Befestigung von Navigati-
onsmarkern am Knochen, Marknägel, Implantate zur Fusion der Wirbelsäule,
bewegungserhaltende oder dynamische Implantate der Wirbelsäule, Implan-
tate für die Freisetzung von Medikamenten im Körper; vorfabrizierte Elemen-
te (mindestens teilweise aus Kunststoff), nämlich chirurgische und zahnme-
dizinische Verbindungselemente mit einem thermoplastischen Polymer zur
Befestigung von Objekten an Knochen und Dentin; orthopädische Artikel,
nämlich Stabilisatoren für die Wirbelsäule, Halofixateure, Fixationen für ra-
diologische Untersuchungen; zahnärztliche Apparate und Instrumente, ins-
besondere Zahnimplantate, Zahnprothesen, Zahnstifte, Zahnwurzelstifte,
zahnmedizinische restaurative Aufbauten, zahnmedizinische Prothesen,
künstliche Zähne, Kronen für zahnärztliche Zwecke, Brücken für zahnärztli-
che Zwecke; elektrische zahnärztliche Geräte, Apparate und Instrumente; or-
thodontische Apparaturen, insbesondere Zahnklammern und Zahnspangen,
B-2261/2011
Seite 15
Befestigungselemente (brackets) für orthodontische Apparaturen; zahnärztli-
che Instrumente und Apparate, nämlich zahnärztliche Ultraschallgeräte.
Klasse 44: Dienstleistungen eines Arztes, nämlich chirurgische und medizini-
sche Dienstleistungen; Dienstleistungen eines Zahnarztes; Dienstleistungen
eines Kieferorthopäden; Plastische Chirurgie.
6.3. Die Vorinstanz kam zum Ergebnis, dass die obgenannten Waren und
Dienstleistungen der angefochtenen Marke in den Gleichartigkeitsbereich
der Widerspruchsmarke fielen.
Die Beschwerdeführerin anerkannte die Gleichartigkeit "einiger Waren"
und geht von einer "teilweisen Gleichartigkeit der Dienstleistungen" der
Klasse 44 aus, führt aber nicht aus, bezüglich welcher Dienstleistungen
sie der Vorinstanz in Bezug auf die Gleichartigkeit zustimmt respektive
nicht zustimmt. Mangels Substantiierung ist daher davon auszugehen,
dass sie der Beurteilung der Vorinstanz, wonach die Vergleichszeichen
hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen gleichartig sind, zu-
stimmt. Für die Beschwerdeführerin nicht nachvolllziehbar und daher hier
noch strittig ist, ob folgende von der angefochtenen Marke beanspruchten
Waren unter "künstliche Gliedmasse, Augen und Zähne" der Wider-
spruchsmarke fallen: "Implantate, künstliche Bänder und Sehnen (Bän-
derprothesen und Sehnenprothesen), insbesondere Endoprothesen,
Knochenprothesen, Knorpelprothesen, Gelenkprothesen, Bandscheiben-
implantate, Implantate für die operative Gelenkversteifung (Arthrodese),
Schrauben, Platten, interne und externe Fixatoren und Distraktoren, Ex-
pansionsimplantate, abstandhaltende Implantate, Implantate zur Befesti-
gung von Navigationsmarkern am Knochen, Marknägel, Implantate zur
Fusion der Wirbelsäule, bewegungserhaltende oder dynamische Implan-
tate der Wirbelsäule, Implantate für die Freisetzung von Medikamenten
im Körper; vorfabrizierte Elemente (mindestens teilweise aus Kunststoff),
nämlich chirurgische und zahnmedizinische Verbindungselemente mit ei-
nem thermoplastischen Polymer zur Befestigung von Objekten an Kno-
chen und Dentin". Zur Begründung macht die Beschwerdeführerin gel-
tend, bei den von der Widerspruchsmarke beanspruchten "künstliche
Gliedmassen, Augen und Zähne" handle es sich um vom Orthopäden,
Zahnarzt oder spezialisierten Augenarzt angepasste, äusserlich am Kör-
per oder an einem Bindeglied angebrachte, im Allgemeinen möglichst äs-
thetische und der natürlichen Körperform angepasste Vorrichtungen. Die
Anbieter von künstlichen Gliedmassen seien Orthopädietechniklabore;
künstliche Zähne würden von Dentallabors verkauft. Künstliche Glied-
massen und Zähne (und auch künstliche Augen) würden praktisch immer
B-2261/2011
Seite 16
als Massanfertigungen hergestellt. Deren Anbieter seien meistens regio-
nal verankerte Kleinfirmen. Die Käufer von künstlichen Gliedmassen sei-
en Orthopäden, künstliche Zähne würden von Zahnprothetikspezialisten
gekauft. Der Vertrieb erfolge – da es sich bei den Waren immer um
Massanfertigungen handle – im direkten Kontakt und in enger Zusam-
menarbeit zwischen Anbieter und Verkäufer. Implantate hingegen würden
in den Körper eingepflanzt. Implantate könnten als Endoprothesen natür-
liche Körperorgane ersetzen, oder sie könnten zusätzlich zu bestehenden
natürlichen oder eventuell künstlichen Organen eingesetzt werden. Imp-
lantate würden von Medizinaltechnik-Anbietern verkauft, im Allgemeinen
handle es sich im Gegensatz zu den oben genannten Orthopädietechni-
schen oder Zahntechnischen Laboren um Grossfirmen. Die Abnehmer
von Implantaten seien Chirurgen, von Dentalimplantaten Dental-
Implantologen. Der Vertrieb erfolge über den Grosshandel mit medizinal-
technischen Produkten. Alle strittigen von der angefochtenen Marke be-
anspruchten Waren der Klasse 10 seien für den Verbleib im Innern des
menschlichen Körpers nach der Operation bestimmt.
Die Beschwerdegegnerin hält dagegen, bei den Knochen- und Gelenk-
implantaten, künstlichen Muskeln und Sehnen handle es sich um ortho-
pädische Artikel. Denn die Orthopädie befasse sich mit der Behandlung
von angeborenen oder erworbenen Fehlern im System der menschlichen
Bewegungsorgane, wozu Knochen, Gelenke, Sehnen und Muskeln ge-
hörten. Da sich die Oberbegriffe "Implantate", "Prothesen", "künstliche
Bänder und Sehnen" zumindest mit dem sachlichen Umfang der bean-
spruchten Waren stark überschnitten, sei auch in Bezug auf diese Ober-
begriffe von einer Warenidentität auszugehen. Auch die "vorfabrizierten
Elemente" seien orthopädische Artikel respektive seien hochgradig
gleichartig mit den beanspruchten Waren (zahmedizinische Verbindungs-
elemente / künstliche Zähne). Auch bei einer Differenzierung zwischen
"künstlichen Gliedmassen, Augen und Zähnen; orthopädischen Artikeln"
einerseits und "Implantaten" bzw. "Prothesen" andererseits wäre von ei-
ner Gleichartigkeit der Waren auszugehen. Auch Knochenprothesen sei-
en gegebenenfalls individuell an den Patienten anzupassen. Der Vertrieb
werde denn auch nicht über den Grosshandel erfolgen, sondern der Arzt
werde eng mit dem Hersteller und / oder Bearbeiter des Implantats zu-
sammenarbeiten. In Bezug auf die Herstellung solcher Implantate sei also
im Wesentlichen dasselbe Know-How vonnöten wie für die Herstellung
von künstlichen Gliedmassen. Dass allenfalls einige Gruppen von Implan-
taten tendenziell von Grossfirmen hergestellt würden, führe noch nicht zu
B-2261/2011
Seite 17
einer fehlenden Gleichartigkeit zwischen den in Frage stehenden, jeweils
ein breites Gebiet abdeckenden Oberbegriffen.
6.4. Definitionsgemäss ist eine Prothese ein "künstlicher Ersatz verloren
gegangener Körperteile, insbesondere künstliche Glieder, Zahnersatz"
(DUDEN, Wörterbuch medizinischer Fachbegriffe, Mannheim 2007, S.
645). Sofern sich diese Prothese ausserhalb des Körpers befindet, wie
zum Beispiel ein Bein, so spricht man von einer Exoprothese, andernfalls
handelt es sich um eine Endoprothese oder um ein Implantat. Es gibt ge-
schlossene Implantate, welche vom Körper vollständig umschlossen sind
(z.B. Hüftprothesen), und offene Implantate, die sich zu einem Teil im
Körpergewebe befinden und zum andern Teil aus dem Körpergewebe
heraus ragen. Als Beispiele für offene Implantate können Zahnimplanta-
te, Nasen- und Augenprothesen sowie Ohrmuschelimitationen ge-
nannt werden (vgl. /prothese.php; www.kluge-
[Wissenswertes / Was ist eine Prothese];
/aktuellefragen.html; www.implantate-
). An diesen Beispielen von offenen Implantaten
zeigt sich, dass der Übergang zwischen "künstlichen Gliedmassen / Zäh-
nen / Augen" und "Implantaten, Prothesen" fliessend ist, wie die Vorin-
stanz zu Recht festgehalten hat. Letztlich geht es bei allen genannten
Waren darum, einen beschädigten oder fehlenden Körperteil ganz oder
teilweise zu ersetzen. Auch die Abnehmerkreise überschneiden sich, sind
doch im Wesentlichen Fachärzte wie Orthopäden, Zahnärzte, Augenärzte
oder Chirurgen angesprochen. Da heutzutage künstliche Gliedmassen
nicht nur als kosmetischer Ersatz dienen, sondern auch die Funktion des
Körperteils ersetzen können (vgl. www.news-und-
/prothese.php), nähert sich auch das entsprechende Know-how
demjenigen für die Herstellung von Implantaten an.
Auch wenn die Vertriebswege verschieden sein können, ist letztlich von
einer Warengleichartigkeit zwischen "künstlichen Gliedmassen / Zähnen /
Augen" einerseits und "Implantaten, Prothesen" (inklusive die unter "ins-
besondere" aufgezählten Unterbegriffe sowie die "vorfabrizierten [Verbin-
dungs-]Elemente") andererseits auszugehen.
7.
Was die Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Zeichen betrifft, ist
Folgendes festzuhalten:
B-2261/2011
Seite 18
7.1. Der Umstand, dass die Vergleichszeichen im Markenregister unter-
schiedlich gross dargestellt sind, ist entgegen der Ansicht der Beschwer-
deführerin irrelevant. Denn eine Marke ist in den hinterlegten Proportio-
nen geschützt, nicht in einer konkreten Grösse (GALLUS JOLLER, a.a.O.,
Art. 3, N. 187). Auch die Tatsache, dass das Wortelement des Wider-
spruchzeichens in Grossbuchstaben, das Wortelement des angefochte-
nen Zeichens in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, spielt bei der
Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ebenfalls keine Rolle, da dieser Um-
stand nicht nachhaltig im Gedächtnis haften bleibt und deshalb den Ge-
samteindruck nicht zu prägen vermag (vgl. Urteil des BVGer B-6665/2010
vom 21. Juli 2011 E. 8.1 – HOME BOX OFFICE / Box Office).
7.2. Das Bildelement des angefochtenen Zeichens besteht wie die Wider-
spruchsmarke aus zwei sich zugewandten "Klammern", deren Freiräume
zusammen mit dem Abstand zwischen den beiden Buchstaben ein Kreuz
bilden. Im Unterschied zum Widerspruchszeichen, welches ein gleich-
mässiges Kreuz aufweist, besteht das Kreuz des angefochtenen Zei-
chens aus einem schmalen Längsbalken und einem dicken Querbalken,
wobei der rechte Teil länger ist als der linke Teil. Hinzu kommt, dass die
äusseren Ecken des Bildmotivs der angefochtenen Marke abgerundet
sind, und die rechte "Klammer" dunkler und dicker ist als die linke "Klam-
mer". Die Beschwerdeführerin weist im Weiteren zu Recht darauf hin,
dass die angefochtene Marke anders als die Widerspruchsmarke ohne
negativen Farbanspruch eingetragen wurde. Dies deutet darauf hin, dass
die Vorinstanz das Bildelement der angefochtenen Marke im Rahmen des
Eintragungsverfahrens nicht als Darstellung eines Kreuzes gewertet hat,
welches mit dem Schweizer Kreuz oder dem Roten Kreuz verwechselt
werden kann, und das Zeichen entsprechend ohne Aufnahme eines ne-
gativen Farbanspruches zum Schutz zugelassen wurde (vgl. Entscheid
der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren Nr. 10070 vom 10. August 2009
E. III.C.3 – Kindernothilfe [fig.] / [fig.]). Dennoch kann im Bildelement des
angefochtenen Zeichens ein (ungleiches) Kreuz erkannt werden, was
auch die Beschwerdeführerin einräumt. Insofern sind sich die Vergleichs-
zeichen im Bildmotiv zumindest entfernt ähnlich.
7.3. Das Wortelement der angefochtenen Marke "BoneWelding", welches
sich im Gegensatz zur Widerspruchsmarke nicht rechts, sondern unter
dem Bildelement befindet, besteht trotz fehlendem Abstand bereits rein
optisch aus den zwei Wörtern "Bone" und "Welding", da der erste Buch-
stabe des zweiten Wortes gross geschrieben ist. Beide Wörter entstam-
men der englischen Sprache. "Bone" bedeutet auf Deutsch "Knochen",
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Seite 19
"Welding" kommt vom englischen Verb "to weld", was mit "schweissen"
übersetzt wird. Das Wort "Welding" selbst existiert im Englischen als
(nachgestelltes) Wort mit der Bedeutung "Schweiss(en)…"; entsprechend
existieren etwa die Begriffe "flash welding" ("Abschmelzschweissen"),
"gas welding" ("Gasschweissen") und "shot welding" ("Schussschweis-
sen"; vgl. LANGENSCHEIDT e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). In-
sofern könnte "BoneWelding" mit "Knochenschweissen" übersetzt werden
(vgl. Ziff. III.C.3 der angefochtenen Verfügung), was jedoch nach Auffas-
sung der Beschwerdeführerin unsinnig ist. Sie führt aus, "Knochen
schweissen" sei nicht möglich, weil Knochengewebe nicht geschmolzen
werden könne: Beim Schweissen würden die zwei Materialien, die mit-
einander verbunden werden sollten, zuerst geschmolzen, dann zusam-
mengefügt und zuletzt erstarren gelassen. Dabei würden die stofflichen
Elemente miteinander verbunden. Es finde ein sogenannter Stoffschluss
statt. Ein solcher Stoffschluss sei mit Knochengewebe nicht möglich, was
den Verbrauchern, die vor allem Fachleute seien, bekannt sei. Die entwi-
ckelte Technologie der Beschwerdeführerin beruhe darauf, dass ein
Kunststoff unter Einsatz von Ultraschall verflüssigt werde, in die Poren
der Knochen eindringe und dann wie ein Leim zur Fixierung von Objekten
diene. Es finde kein Stoffschluss statt. Die Bezeichnung "Welding" sei
somit nur sinnbildlich und stehe dafür, dass die Verbindung gut halte.
Die Beschwerdegegnerin verwies in ihrer Beschwerdeantwort darauf hin,
dass eine kurze Internet-Recherche eine Reihe von wissenschaftlichen
Publikationen zu Tage gefördert habe, in welchen der Begriff "bone wel-
ding" klar in beschreibendem Sinn verwendet werde. Auch nach Interven-
tion der Beschwerdeführerin (vgl. Stellungnahme vom 3. Oktober 2011)
hält die Beschwerdegegnerin daran fest, dass zumindest die mit ihrer
Stellungnahme vom 27. Juni 2011 vorgelegten Beilagen 4 und 5 eine be-
schreibende Nutzung des Begriffs "bone welding" zeigten, ohne dass ir-
gend ein Zusammenhang mit der Beschwerdeführerin bestehe (vgl. Ein-
gabe vom 1. November 2011).
7.3.1. Es ist davon auszugehen, dass die massgebenden Verkehrskreise
sich in erster Linie aus Ärzten und anderen medizinischen Fachpersonen,
sowie – bei Prothesen und Implantaten – in begrenzter Zahl auch aus gut
informierten medizinischen Laien zusammensetzen (Urteil des BVGer B-
6070/2007 vom 24. April 2008 E. 3.1 – Trabecular Metal). Diese werden
zweifellos das Wort "bone" verstehen (vgl. auch Urteil des BVGer B-
613/2008 vom 6. November 2008 E. 3.2 – Nanobone). Die Parteien sind
sich im Übrigen einig, dass den angesprochenen Fachkreisen auch das
B-2261/2011
Seite 20
Wort "Welding" verständlich ist. Auf Grund der erhöhten Englischkennt-
nisse, über welche die hier betroffenen Adressaten in der Regel verfügen,
ist dieser Auffassung zuzustimmen.
7.3.2. Wie die Beschwerdeführerin überzeugend dargelegt hat, ist das
Schweissen von Knochen nicht möglich. Da Schweissen vielmehr mit Me-
tall in Zusammenhang gebracht wird, und der Begriff Schweissen im Kon-
text mit Knochen die fachlich versierten Adressaten überrascht respektive
stutzig macht, kann "BoneWelding" als fantasiehaft eingestuft werden,
obwohl dieser Begriff nicht immer eindeutig in markenmässiger Hinsicht
verwendet wird (vgl. Beilagen 4 und 5 zur Beschwerdeantwort vom 27.
Juni 2011). Hinzu kommt, dass die Vorinstanz die am 11. August 2000 für
diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 5, 9, 10, 40 und 42
hinterlegte Wortmarke Nr. P-481380 "BONEWELDING" geschützt hat,
worauf die Beschwerdeführerin hinweist. Unter den beanspruchten Waren
und Dienstleistungen figurieren etwa "Schweissgeräte, Geräte zum Zu-
sammenfügen von Keramik- und Kunststoffbauteilen und organischem
Gewebe" (Klasse 9) und "Schweissen, insbesondere Ultraschallschweis-
sen" (Klasse 40). Offenbar hat die Vorinstanz das Zeichen "BONEWEL-
DING" zur Zeit der Eintragung als zumindest minimal unterscheidungs-
kräftig qualifiziert und distanziert sich auch im vorliegenden Beschwerde-
verfahren nicht explizit von dieser Eintragung. Daher ist mit der Be-
schwerdeführerin dafür zu halten, dass es sich beim Wortelement der an-
gefochtenen Marke um ein normal kennzeichnungskräftiges Element
handelt. Allerdings ist dieses im Vergleich zum Bildelement deutlich klei-
ner, weshalb es den Gesamteindruck der Marke zumindest aus optischer
Sicht weniger prägt als das Bildelement.
7.3.3. Das Wortelement der Widerspruchsmarke "Covidien" mit der Vokal-
folge "O – I – I – E" besteht aus 8 Buchstaben und 4 Silben, das Wort-
element "BoneWelding" mit der Vokalfolge "O – E – I" der angefochtenen
Marke aus 11 Buchstaben und 3 Silben. "BoneWelding" wird englisch
ausgesprochen; bei "Covidien" kann die Aussprache nicht eindeutig be-
stimmt werden. Es besteht daher keinerlei Ähnlichkeit, weder in klangli-
cher noch in schriftbildlicher Hinsicht, zwischen den Wortelementen der
Vergleichszeichen. Auch bezüglich des Sinngehaltes ist keine Zeichen-
ähnlichkeit auszumachen.
7.4. Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass sich die Ver-
gleichszeichen im Gesamteindruck, trotz fehlender Übereinstimmung im
Wortelement, angesichts eines ähnlichen Bildelements zumindest ent-
B-2261/2011
Seite 21
fernt ähnlich sind. Bei Bildmarken darf die Verwechslungsgefahr nicht al-
lein auf Grund der Gefahr bejaht werden, dass die Bildzeichen wegen des
übereinstimmenden Bildmotivs gedanklich miteinander in Verbindung ge-
bracht werden können (WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 95). Eine Übereinstim-
mung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, weil eine Marke das konkrete
Kennzeichen, jedoch nie die dahinter steckende konzeptionelle Idee re-
spektive das Gestaltungsmotiv monopolisiert. Sobald sich die angefoch-
tene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht
bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert,
besteht keine Verwechslungsgefahr (Urteile des BVGer B-5830/2009 vom
15. Juli 2010 E. 6.1 – fünf Streifen [fig.] / fünf Streifen [fig.], und B-
789/2007 vom 27. November 2007 E. 5 – Pfotenabdruck / Tuc Tuc [fig.]).
Alleine die Tatsachen, dass die zu vergleichenden Marken im abstrakten
Bildmotiv "Kreuz" übereinstimmen und für identische respektive gleichar-
tige Waren beansprucht werden, führen daher noch nicht zu einer Ver-
wechslungsgefahr.
7.4.1. Die Beschwerdeführerin erkennt klare gestalterische Abweichun-
gen zwischen den Vergleichszeichen: Das Bild der angefochtenen Marke
zeige zwei ungleiche körperhafte Elemente, die aufeinander zugerichtet
seien. Die äusseren Ecken seien alle abgerundet. Das rechte Element sei
grösser, dunkler und ziehe daher die Aufmerksamkeit auf sich. Wenn
man es betrachte, erinnere es möglicherweise an ein geöffnetes Gebiss,
eine Betonform oder an einen "Pac Man". Das linke Element sei offen-
sichtlich hell gefärbt und deutlich kleiner. Das gesamte Bildelement der
angefochtenen Marke falle durch seine gerundeten, weichen Formen und
durch eine aufwändige grafische Gestaltung auf. Der Zwischenraum sei
kreuzförmig, weise aber ungleich lange Seiten auf. So sei der Querbalken
merklich dicker als der Längsbalken, zudem sei Letzterer nicht in der Mit-
te, sondern nach links verschoben angesetzt. Daher drohe keine Ver-
wechslung mit dem Schweizer Kreuz, dem Roten Kreuz, dem Apothe-
kenkreuz oder einem Zeichen mit einem symmetrischen Kreuzelement,
wie es die Widerspruchsmarke aufweise. Das Bildelement der angefoch-
tenen Marke weise also klare Abweichungen zur Widerspruchsmarke auf.
Das Wortelement der angefochtenen Marke sei im Gegensatz zum Wort-
element der Widerspruchsmarke deutlich kleiner als das Bildelement und
befinde sich zudem darunter und nicht daneben.
Für die Beschwerdegegnerin ist nicht ersichtlich, weshalb die Durch-
schnittsabnehmer bei Ansicht der Widerspruchsmarke ein banales Kreuz,
bei Ansicht der angefochtenen Marke aber eine aufwändige grafische
B-2261/2011
Seite 22
Gestaltung wahrnehmen sollten. Beide Zeichen umfassten jeweils zwei
einander zugewandte c-förmige Flächen. Die Breite der freien Schenkel
entspreche jeweils ungefähr dem Abstand derselben. Die c-förmigen Flä-
chen schlössen in beiden Fällen eine hellere Fläche ein und bildeten zu-
sammen mit dieser Fläche ein Rechteck. Die leichte Asymmetrie, die
leicht abgerundeten Ecken und die unterschiedlichen Grautöne der c-
förmigen Flächen der angefochtenen Marke seien nicht derart dominant,
dass sie im Erinnerungsbild der Konsumenten einen bleibenden Eindruck
hinterlassen würden, der eine Verwechslungsgefahr ausschliessen könn-
te. Inwiefern die angefochtene Marke an ein geöffnetes Gebiss, eine Be-
tonform oder an einen Pac Man erinnern solle, nicht aber die Wider-
spruchsmarke, leuchte nicht ein. Die vorhandenen, untergeordneten Un-
terschiede der grafischen Umsetzung der charakteristischen Form ver-
möchten eine Verwechslungsgefahr nicht auszuschliessen.
7.4.2. Im Erinnerungsbild der Abnehmer bleibt das Bildelement der Wi-
derspruchsmarke als viereckige Einheit, das ein gleichschenkliges Kreuz
beinhaltet, haften. Im Bildelement des angefochtenen Zeichens kann
zwar auch ein Kreuz erkannt werden (vgl. E. 7.2). Dennoch prägt nicht
dieses Kreuz das Erinnerungsbild, sondern die beiden "Klammern", die
ungleich dicker sind als das Kreuz, das sie zusammen bilden. Sie prägen
sich als zwei abgerundete Elemente mit je einem Einschnitt in der Mitte
ein. Im Gesamteindruck besteht die Widerspruchsmarke aus einem ecki-
gen Bildelement mit deutlichem Kreuzmotiv und einem kennzeichnungs-
kräftigen Wortelement, das angefochtene Zeichen dagegen aus einem
abgerundeten, zweigeteilten Bildelement, welches ein unter Umständen
nicht sofort erkennbares liegendes Kreuz bildet, und einem zwar kenn-
zeichnungskräftigen, aber klein gehaltenen Wortelement.
7.4.3. Angesichts des unterschiedlichen Erinnerungsbildes und des deut-
lich unterschiedlichen Wortelements besteht trotz der festgestellten Wa-
ren- und Dienstleistungsgleichartigkeit respektive -identität keine Ver-
wechslungsgefahr, zumal die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
mit der nötigen Aufmerksamkeit erworben werden.
8.
Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen, der angefochtene Entscheid
aufzuheben und der Widerspruch vollumfänglich abzuweisen.
9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kos-
B-2261/2011
Seite 23
ten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1
VwVG).
9.1. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzule-
gen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb-
ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]; vgl. auch E. 2.2). Im Beschwerdever-
fahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu ver-
anschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser
Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall
einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu
weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des
erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets kon-
krete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer
streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungs-
werten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.− und Fr. 100'000.− festzu-
legen (BGE 133 III 492 E. 3.3 - Turbinenfuss).
9.2. Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der
eingereichten Kostennote festzusetzen. Im vorliegenden Fall hat die Be-
schwerdeführerin mit Stellungnahme vom 3. Oktober 2011 respektive
vom 30. November 2011 eine Kostennote eingereicht, die sich für das
Beschwerdeverfahren auf Fr. 3'320.− und für das vorinstanzliche Verfah-
ren auf Fr. 1'075.− beläuft. Dieser Betrag ist angesichts der Tatsache,
dass der von derselben Vertreterin betreute Fall B-2269/2011 einige Ge-
meinsamkeiten mit dem vorliegenden Fall aufweist (vgl. E. 2.2), auf Fr.
3'300.− (inkl. MWSt) zu reduzieren.
10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]). Es ist daher rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1, 2 und 4 des Entscheids des
Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 16. März 2011 im
Widerspruchsverfahren Nr. 11070 werden aufgehoben, der Widerspruch
Nr. 11070 wird abgewiesen, und das Eidgenössische Institut für Geistiges
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Seite 24
Eigentum wird angewiesen, der Schweizer Marke Nr. 595'733 "BoneWel-
ding" (fig.) vollumfänglich Schutz zu gewähren.
2.
Der Antrag um Zusammenführung des Verfahrens B-2261/2011 mit dem
Verfahren B-2269/2011 wird abgelehnt.
3.
Die reduzierten Verfahrenskosten von Fr. 3'000.− werden der Beschwer-
degegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung die-
ses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
4.
Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr.
4'000.− aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.
5.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanz-
liche Verfahren und das Beschwerdeverfahren mit total Fr. 3'300.− (inkl.
MWSt) zu entschädigen.
6.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Rückerstattungsformular,
Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein;
Beschwerdeantwortbeilagen zurück)
– die Vorinstanz (Widerspruchsverfahren Nr. 11070; Einschreiben; Vor-
akten zurück)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli Kathrin Bigler Schoch