B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Entscheid bestätigt durch BGer mit
Urteil vom 24.09.2019 (4A_301/2019)
Abteilung II
B-227/2018
Ur t e i l vom 8 . M a i 2 0 1 9
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.
Parteien
eos Products sarl,
7, rue Robert Stümper, LU-2557 Luxembourg,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. iur. Peter Schramm und lic. iur. Fortunat Wolf,
Meyerlustenberger Lachenal AG,
Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Markeneintragungsgesuch 58538/2016 [Ovale Dose] (3D).
B-227/2018
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Sachverhalt:
A.
Am 15. Juli 2016 ersuchte die Beschwerdeführerin mit Markeneintragungs-
gesuch Nr. 58538/2016 das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum
(Vorinstanz) um Eintragung einer dreidimensionalen Marke für "Lippenbal-
sam" (Klasse 3). Die Marke hat folgendes Aussehen:
Nachdem die Vorinstanz die Anmeldung mit Schreiben vom 27. Juli 2016
insbesondere aus formellen Gründen beanstandet hatte, da aus der ur-
sprünglich eingereichten Abbildung kein dreidimensionaler Charakter er-
kennbar sei, erklärte sie mit Schreiben vom 5. September 2016, das Zei-
chen gehöre zum Gemeingut und könne daher nicht als Marke geschützt
werden. Es weiche nicht in dem Masse auffällig von der banalen Formge-
staltung im entsprechenden Warensegment ab respektive sei nicht derart
unerwartet, als darin ein betrieblicher Herkunftshinweis erkannt würde.
B.
Mit Stellungnahme vom 23. Dezember 2016 beantragte die Beschwerde-
führerin unter Ersatz der beanstandeten Abbildung durch fünf neue Abbil-
dungen, die angemeldete Marke sei zum Markenschutz zuzulassen. Die
Marke sei in ihrem Gesamteindruck und mit ihrer Symbolkraft (Symbol "Ei")
für den beanspruchten Lippenbalsam unterscheidungskräftig. Nahezu alle
Warenformen, die in jüngster Zeit als originär unterscheidungskräftige Mar-
ken im Schweizer Markenregister eingetragen worden seien, wiesen einen
vergleichbaren Symbolcharakter auf. Zudem sei die Marke bereits im deut-
schen Markenregister eingetragen.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 16. März 2017 an der Zurückwei-
sung fest.
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Mit Eingabe vom 11. Mai 2017 zweifelte die Beschwerdeführerin daran,
dass die von der Vorinstanz aufgeführten Verpackungsformen wie Puder-
boxen, Cupcakes und Entchen zum massgeblichen Formenschatz gehö-
ren, weil aus den vorgelegten Unterlagen nicht hervorgehe, dass diese in
der Schweiz angeboten würden.
C.
Mit Verfügung vom 22. November 2017 wies die Vorinstanz das Marken-
eintragungsgesuch Nr. 58538/2016 zurück. Zur Begründung führte sie aus,
bei Gesichtspflegeprodukten sowie Make-up-Artikeln und im Speziellen bei
Lippenbalsam sei in der Schweiz eine nennenswerte Formenvielfalt gege-
ben. Weder die ovale Form, noch die Einbuchtung auf der einen Seite oder
die Vertiefung am Boden vermöchten die beanspruchte Form im Gesamt-
eindruck derart auffällig, unerwartet oder ungewöhnlich erscheinen zu las-
sen, dass die Abnehmer nicht mehr nur die Form der beanspruchten Ware
bzw. deren Verpackung, sondern einen betrieblichen Hinweis erkennen
würden. Im Weiteren bestehe gestützt auf die von der Beschwerdeführerin
genannten Voreintragungen kein Anspruch auf Gleichbehandlung, zumal
die genannten Zeichen entweder vor mehr als zehn Jahren eingetragen
worden seien oder andere Waren beträfen. Schliesslich erklärte die Vorin-
stanz, die Beschwerdeführerin könne aus der ausländischen Eintragung
nichts zugunsten der Schutzfähigkeit des vorliegenden Zeichens in der
Schweiz ableiten.
D.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 11. Januar 2018
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefoch-
tene Verfügung vom 22. November 2017 sei aufzuheben und die Vorin-
stanz anzuweisen, die Formmarke ins Markenregister einzutragen. Zur Be-
gründung bringt sie vor, die Vorinstanz sei bei der Beurteilung des For-
menschatzes von unzutreffenden Grundlagen ausgegangen, weil sie nicht
nur Schweiz-bezogene Angebote berücksichtigt habe. Abgesehen von den
eigenen Produkten der Beschwerdeführerin und offensichtlichen Imitatio-
nen finde sich auf dem Markt und unter den von der Vorinstanz genannten
Waren kein einziges Beispiel eines Lippenbalsams oder einer Gesichts-
creme, deren Verpackung in einer ähnlichen Form daherkomme. Die an-
gemeldete Formmarke sei derart aussergewöhnlich, dass sie den ange-
sprochenen Verkehrskreisen ermögliche, die Verpackung in der Fülle des
Angebots jederzeit wieder zu finden. Insofern habe die Marke herkunftshin-
weisende Funktion.
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Seite 4
E.
Mit Vernehmlassung vom 16. April 2018 beantragt die Vorinstanz, die Be-
schwerde unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuwei-
sen. Zur Begründung verweist sie auf die angefochtene Verfügung. Ergän-
zend hält sie fest, es sei zulässig, Treffer von ausländischen Internetseiten
heranzuziehen, soweit die Waren auch in der Schweiz angeboten oder on-
line von einem Schweizer Publikum wahrgenommen würden.
F.
Mit Replik vom 15. Juni 2018 hält die Beschwerdeführerin an ihrem Rechts-
begehren fest. Eine überhöhte Schwelle der Unterscheidungskraft miss-
achte den Grundsatz, dass für Formmarken dieselben Kriterien und Beur-
teilungsgrundsätze gälten wie für andere Markenarten. Die Vorinstanz
habe zudem ihre Belege für intensive Marketingmassnahmen und deren
Resonanz in der Diskussion der Abnehmer im Internet, namentlich Bei-
träge von Microinfluencerinnen, zu Unrecht nicht berücksichtigt.
G.
Mit Eingabe vom 16. August 2018 verzichtete die Vorinstanz auf die Einrei-
chung einer Duplik und beantragt, unter Hinweis auf die Begründung in der
angefochtenen Verfügung vom 22. November 2017 sowie auf die Ausfüh-
rungen in der Vernehmlassung vom 16. April 2018, die Beschwerde sei
unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzu-
weisen.
H.
Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen
der Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005, VGG, SR 173.32). Die Beschwerdeführerin hat als Markenanmelde-
rin am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Sie ist durch die ange-
fochtene Verfügung besonders berührt und hat als Verfügungsadressatin
ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (Art. 48
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Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwal-
tungsverfahren, VwVG, SR 172.021). Die Beschwerde ist frist- und formge-
recht eingereicht worden (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kos-
tenvorschuss wurde innert Frist bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die üb-
rigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Be-
schwerde ist daher einzutreten.
2.
Die Vorinstanz begründet ihre Zurückweisungsverfügung damit, dass die
angemeldete Formmarke zum Gemeingut gehöre (Art. 2 Bst. a des Mar-
kenschutzgesetzes vom 28. August 1992, MSchG, SR 232.11).
2.1 Als Formen des Gemeinguts gelten einerseits (grundsätzlich freihalte-
bedürftige) triviale Formen wie Kuben, Zylinder, Kegel und Kugeln (vgl. PE-
TER HEINRICH/ANGELIKA RUF, Markenschutz für Produktformen?, in: sic!
2003 395, S. 401; RUTH ARNET, Markenschutz für Formen, in: sic! 2004
829, S. 832; STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, in:
sic! 2002 794, S. 795; MICHAEL NOTH, in: Noth/ Bühler/Thouvenin, Marken-
schutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. Bern 2017, Art. 2 lit. b, Rz. 56f.; Urteil des
BVGer B-7418/2006 vom 27. März 2007 E. 13 "Lindor-Kugel"), anderer-
seits nicht unterscheidungskräftige Formen wie die vorgenannten trivialen
Formen, unmittelbar sinngehaltlich beschreibende Formen (z.B. zitronen-
formartiger Behälter für Zitronensaft) sowie solche, die weder in ihren Ele-
menten noch in ihrer Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abwei-
chen, daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften
bleiben (BGE 133 III 342 E. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter
[3D]"; BGE 129 III 514 E. 4.1 "Lego [3D]"; MICHAEL NOTH, a.a.O., Art. 2 lit. b
N. 55, 57 und 65; ARNET, a.a.O., S. 832). Als erwartet gilt, was das Publi-
kum für die Funktion des Produktes voraussetzt (HEINRICH/RUF, a.a.O., S.
401). Es genügt nicht, wenn die zur Frage stehende Form Merkmale auf-
weist, anhand derer sich die beanspruchte Ware lediglich von anderen Pro-
dukten unterscheiden lässt (MICHAEL NOTH, a.a.O., Art. 2 lit. b N. 72). Ent-
scheidend ist stets die Frage, ob der Konsument im fraglichen Zeichen (ori-
ginär) einen Hinweis zur Identifikation des Produktherstellers sieht (Urteile
des BVGer B-1061/2017 vom 7. August 2018 E. 4 "Nussknackermännchen
[3D]"; B-6050/2007 vom 20. Februar 2008 E. 6 "Freischwinger Panton
[3D]", je mit Verweis auf: MARKUS INEICHEN, Die Formmarke im Lichte der
absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzge-
setz, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil
[GRUR Int.] 2003 193, S. 200; vgl. MAGDA STREULI-YOUSSEF, a.a.O.,
S. 797; MICHAEL NOTH, a.a.O., Art. 2 lit. b N. 72).
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2.2 Die Schutzfähigkeit von Waren- und Verpackungsformen ist, wie die
Beschwerdeführerin zu Recht festhält, prinzipiell nach denselben Kriterien
zu beurteilen wie diejenige anderer Markenarten (BGE 137 III 403 E. 3.3.2
"Wellenverpackung"; MICHAEL NOTH, a.a.O., Art. 2 lit. b, Rz. 21). Unter-
schiede gibt es jedoch in der Wahrnehmung der verschiedenen Markenfor-
men: Während zweidimensionale Schriftzeichen klassischerweise als Mar-
ken erkannt werden, kann grundsätzlich nicht davon ausgegangen werden,
dass in Verpackungsformen ein herkunftshinweisendes Zeichen erblickt
wird (BGE 137 III 403 E. 3.3.5 "Wellenverpackung"; Urteil des BVGer
B-7398/2006 vom 25. Juli 2007 E. 4 "Pralinenform [3D]", mit Verweis auf
MAGDA STREULI-YOUSSEF, a.a.O., S. 796). Produkt- und Verpackungsfor-
men deuten in den Augen des Publikums normalerweise lediglich auf die
ästhetische und funktionale Beschaffenheit der Verpackung hin, nicht je-
doch auf ihre betriebliche Herkunft. Nicht ein strengerer Massstab an die
Unterscheidungskraft von Formmarken, sondern das folgerichtige Abstel-
len auf die Wahrnehmung des Durchschnittskonsumenten führt zu diesem
Ergebnis (BGE 137 III 403 E. 3.3.5 "Wellenverpackung"). Dass die Abneh-
mer eine Form als unpraktisch wahrzunehmen hätten, um darin einen be-
trieblichen Herkunftshinweis zu sehen, ginge in diesem Zusammenhang
jedoch zu weit, wie die Beschwerdeführerin bezüglich der Formulierung in
der angefochtenen Verfügung (dortige Rz. 19) zu Recht kritisiert.
2.3 Damit die Form der Verpackung für sich als Herkunftshinweis im Sinne
des Markenrechts verstanden werden kann, muss sie sich von sämtlichen
im beanspruchten Segment im Zeitpunkt des Entscheids über die Eintra-
gung im Markenregister üblichen Formen auffällig unterscheiden. Besteht
im beanspruchten Warensegment eine grosse Formenvielfalt, genügt die
auffällige Eigenart der Verpackungsform regelmässig nicht als Herkunfts-
hinweis, sondern wird lediglich als besondere Gestaltung wahrgenommen,
sofern sie sich nicht erheblich vom Gewohnten abhebt. Bei einer Vielzahl
bekannter Formen, die zum Vergleich heranzuziehen sind, ist es daher
schwieriger, eine nicht banale Form zu gestalten, die derart vom Gewohn-
ten und Erwarteten abweicht, dass sie als Herkunftshinweis wahrgenom-
men wird (vgl. BGE 137 III 403 E. 3.3.5 "Wellenverpackung"; 134 III 547
E. 2.3.4 "Freischwinger Panton [3D] II").
2.4 Ob ein Zeichen als Marke in Frage kommt, beurteilt sich nach dem Ge-
samteindruck, den es bei den massgebenden Adressaten in der Erinne-
rung hinterlässt. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft kommt es
daher auf die Auffassung der Abnehmer an (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 "Frei-
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schwinger Panton [3D] II"; BGE 133 III 342 E. 4 "Trapezförmiger Verpa-
ckungsbehälter"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David
[Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1,
2. Aufl., Basel 2009 [SIWR III/1], Rz. 212). Die Freihaltebedürftigkeit beur-
teilt sich aus Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Mar-
kenanmelders, die ebenfalls ein mindestens virtuelles Interesse haben,
das Zeichen für entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu verwen-
den (Urteile des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace
[fig.]", B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhülse"; MAR-
BACH, a.a.O., Rz. 258).
3.
Die frontalen Ansichten des Zeichens zeigen eine ovale Form, welche am
oberen Ende flacher gerundet und am unteren Ende abgeschnitten ist und
insofern als ein "an beiden Enden gestauchter Ellipsoid" bezeichnet wer-
den kann. Unterhalb der Hälfte verläuft eine horizontale Rille um den Kör-
per. Über und unter der Rille befindet sich zudem auf einer Seite eine
schräg stehende, unregelmässig gerundete Mulde. Die Ansichten von
oben und unten präsentieren einen vollständig runden Grundriss. Schliess-
lich befindet sich am Boden eine kreisförmige Stehfläche. Insgesamt lässt
sich die Form somit auch als gestauchter Ellipsoid mit zwei Mulden be-
schreiben.
Das Zeichen wird für "Lippenbalsam" (Klasse 3) beansprucht. Wie die
Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, richtet sich diese Ware sowohl an
Endabnehmer als auch an Fachkreise der Kosmetikbranche sowie Zwi-
schenhändler. Lippenbalsam wird zudem auch von Supermärkten und Ki-
osken nachgefragt (vgl. Urteil des BVGer B-2655/2013 vom 17. Februar
2014 E. 4.2 "Flächenmuster").
4.
Zunächst stellt sich die Frage, ob das strittige Zeichen trivial oder unmittel-
bar sinngehaltlich beschreibend ist.
Ellipsoide gehören wie etwa Kugeln zu den geometrischen Grundformen
(vgl. etwa:
list-of-geometric-shapes-3d-info.gif). Da die angemeldete Formmarke am
unteren Ende flach ist, zwei Mulden und eine Rille aufweist, entspricht die
Form keinem idealtypischen Ellipsoid und ist insofern nicht trivial.
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Sofern die Form wie von der Beschwerdeführerin als "Ei" beschrieben wird,
ist festzuhalten, dass sie wegen der bereits erwähnten Abweichungen vom
idealtypischen Ellipsoid, aber auch wegen ihres für ein Ei untypisch kuge-
ligen oberen Endes auch kein idealtypisches Ei darstellen würde. Abgese-
hen davon gilt die Ei-Form nicht als triviale geometrische Form (vgl. Ent-
scheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum
[RKGE] vom 18. Februar 2004 E. 4 "Eiform [3D]", publiziert in: sic! 2004
674).
Funktional und darum von geringer Wirkung für die Gesamtform ist die
kreisrunde Bodenfläche, welche Platz für Etiketten
mit Preis- oder Inhaltsangaben lässt. Keine geogra-
fische Grundform wie die Bodenfläche weist dage-
gen die seitliche Mulde auf, welche sich über und
unter der Rille befindet. Sie hat die Form eines un-
gleichmässigen Dreiecks mit stark gerundeten
Ecken. Aufgrund dieser Rundungen erweist sich
dieses Dreieck nicht als gewöhnlich. Da sie sich jedoch dafür eignet, die
Dose mit klammen oder feuchten Fingern besser zu greifen, ist sie teil-
weise funktional bedingt. Nicht ganz trivial wirkt schliesslich die Rille, da
sie sich im Bereich der Mulde nach innen wölbt.
Abgesehen von der kreisrunden Bodenfläche weicht die angemeldete Ver-
packungsform somit in mehreren Aspekten von einer regelmässigen Rund-
form ab und erscheint damit weder als Ganzes noch in seinen Elementen
trivial. Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass sie für die bean-
spruchte Ware "Lippenbalsam" sinngehaltlich beschreibend ist (vgl. fol-
gende E. 5.3.2). Weder ein Freihaltebedürfnis noch eine sinngehaltlich be-
schreibende und damit schutzausschliessende Wirkung des Zeichens ist
somit zu bejahen.
5.
Weiter ist zu prüfen, ob die Form vom Gewohnten und Erwarteten abweicht
und aus diesem Grund unterscheidungskräftig ist.
5.1 Die Vorinstanz erklärt in der angefochtenen Verfügung, bei Gesichts-
pflegeprodukten sowie Make-up-Artikeln und im Speziellen bei Lippenbal-
samen sei in der Schweiz eine nennenswerte Formenvielfalt gegeben; un-
ter anderem existierten auch Verpackungsbehälter in Form eines Cup-
cakes, eines Sterns oder einer Ente. Die vorliegend beanspruchte Form,
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eine Art Döschen, möge von anderen Verpackungen im Bereich Lippenbal-
sam respektive von als Döschen geformten Kosmetikprodukten fürs Ge-
sicht abweichen und Abnehmer vermögen sie allenfalls von anderen For-
men zu unterscheiden. Abnehmer seien sich im vorliegenden Warenseg-
ment aber ganz verschiedene Verpackungsformen gewohnt. Weder die
ovale Form als Ganzes, noch die Einbuchtung auf der einen Seite oder die
Vertiefung am Boden vermöchten die beanspruchte Form im Gesamtein-
druck derart auffällig, unerwartet oder ungewöhnlich erscheinen zu lassen,
dass die Abnehmer nicht mehr nur die Form der beanspruchten Waren
bzw. von deren Verpackung, sondern einen betrieblichen Hinweis darin er-
kennen würden. Der Umstand, dass die Form im Sinn eines Eis angeprie-
sen werde, habe als reine Marktstrategie zu gelten, welche für die Prüfung
der originären Unterscheidungskraft nicht zu berücksichtigen sei. Der Um-
stand, dass die vorliegende Form beim Transport mehr Platz brauche und
nicht stapelbar sei, treffe allenfalls zu. Die Form erscheine aber dennoch
nicht derart unpraktisch bzw. ungewöhnlich, dass sie den Abnehmern in
ausreichendem Masse unerwartet erscheine, um nicht mehr bloss als
Ware bzw. deren Verpackung erkannt zu werden.
Die Beschwerdeführerin hält dagegen, die Vorinstanz sei bei der Beurtei-
lung des Formenschatzes von unzutreffenden Grundlagen ausgegangen,
weil sie nicht nur Schweiz-bezogene Angebote, sondern verschiedenste
Webseiten berücksichtigt habe, die zum Teil explizit Schweizer Verbrau-
cher ausschlössen, und von welchen fraglich sei, ob sie von solchen über-
haupt wahrgenommen würden. Auf Webseiten aus der Schweiz einge-
schränkte Google-Abfragen ergäben, dass sich die handelsüblichen Ver-
packungsformen im Bereich Lippenbalsam auf Tuben, Stifte und Döschen
beschränkten. Daraus resultiere ein bescheidener Formenschatz. Abgese-
hen von ihren eigenen Produkten und vereinzelten, offensichtlichen Imita-
tionen finde sich auf dem Markt und unter den von der Vorinstanz aufge-
führten Beispielen kein Beispiel eines Lippenbalsams oder einer Gesichts-
creme, deren Verpackung in einer Ei-Form daherkomme. Diese Form sei
daher höchst originell. Die gewählte Form könne nicht als funktional abge-
tan werden, da der Lippenbalsam aufwändig der Form angepasst werden
müsse, und die Verpackung beim Transport mehr Platz erfordere und nicht
ohne weiteres stapelbar sei. Erst auf den zweiten Blick werde erkennbar,
dass die rundum verlaufende Linie der angemeldeten Marke der Öffnung
des Lippenbalsams diene. Noch mehr Erstaunen bewirke, dass die seitli-
che Einbuchtung eine ähnliche Form wie die Gesamtverpackung aufweise,
wodurch der Eindruck von einem "Ei in einem Ei" hervorgerufen werde. Die
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angemeldete Formmarke sei derart aussergewöhnlich, dass sie ihnen er-
mögliche, die entsprechend gekennzeichnete Verpackung in der Fülle des
Angebots jederzeit wieder zu finden, indem sie bloss nach "dem" Lippen-
balsam in Ei-Form fragen bzw. suchen müssten. Insofern habe die Marke
herkunftshinweisende Funktion.
5.2 Zunächst ist auf die Forderung der Beschwerdeführerin einzugehen,
das untersuchte Produktsegment auf Lippenpflegeprodukte zu beschrän-
ken. Einerseits seien Gesichtspflegeprodukte und Make-Up kein Ersatz für
Lippenbalsam. Andererseits stehe die Argumentation der Vorinstanz, Lip-
penpflegeprodukte würden regelmässig auf der gleichen Verkaufsfläche
angeboten wie Gesichtspflegeprodukte und Make-Up, im Widerspruch zu
den tatsächlichen Gegebenheiten.
Um zu bestimmen, ob die fragliche Form vom Gewohnten und Erwarteten
abweicht, ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ein Vergleich der
angemeldeten Form mit den üblichen Formen im beanspruchten Waren-
segment vorzunehmen (BGE 137 III 403 E. 3.3.3 "Wellenverpackung [3D]";
BGE 134 III 547 E. 2.3.4 "Freischwinger Panton II"; 133 III 342 E. 3.3 "Tra-
pezförmiger Verpackungsbehälter"). Entsprechend beschränkt sich das
Bundesverwaltungsgericht bei der Prüfung des Formenschatzes grund-
sätzlich auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen (vgl.
etwa die Auflistung von Verpackungen für Fische und Fischerzeugnisse im
Urteil BVGer B-6313/2009 vom 15. Oktober 2010 E. 6.1.2 "Wellenverpa-
ckung [3D]"). Je nach der Natur der fraglichen Waren und der angemelde-
ten Marke kann es für die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Marke
jedoch erforderlich sein, einen weiter gefassten Sektor zu Grunde zu legen
(vgl. Urteil des BVGer B-1360/2011 vom 1. September 2011 E. 6.1 "Fla-
schenhals [3D]", mit Verweis auf Urteil des EuGH C-173/04 P vom 12. Ja-
nuar 2006 Rz. 33 "Standbeutel").
Im erwähnten Urteil B-1360/2011 "Flaschenhals (3D)" ging es darum, ob
bei einer Beanspruchung der Marke für "boissons alcoolisées (autres que
bières), à savoir vodka" Spirituosenflaschen im Allgemeinen oder Flaschen
für eine spezielle Spirituose (Wodka) zu berücksichtigen seien. Demzu-
folge stellt sich im vorliegenden Fall nur die Frage, ob beim massgeblichen
Formenschatz das beanspruchte Warensegment "Lippenbalsam" im Spe-
ziellen oder "Lippenpflege" im Allgemeinen zu beachten ist. Es ginge in der
Tat zu weit, zusätzlich die Warensegmente "Gesichtspflege" und "Make-
Up" einzubeziehen, zumal die dort vertriebenen Produkte teilweise von
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Seite 11
gänzlich anderer Konsistenz (Puder, Flüssigkeiten etc.) als Lippenpflege-
produkte und mit diesen auch nicht substituierbar sind. Auch der von der
Beschwerdeführerin genannte Umstand, dass diese Produkte – zumindest
in grösseren Geschäften – in verschiedenen Verkaufsregalen präsentiert
werden, spricht gegen den Einbezug der Warensegmente "Gesichtspflege"
und "Make-Up".
Die vorliegend beanspruchte Ware "Lippenbalsam" wird in den Verkaufs-
regalen neben anderen Lippenpflegeprodukten feilgeboten. Die zu berück-
sichtigende Formenvielfalt hat sich demnach auf den Warenbereich "Lip-
penpflegeprodukte" zu beschränken, einschliesslich der zum Zeitpunkt des
Eintragungsentscheides auf dem Markt erhältlichen Nachahmungen (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.4
"Mischgerät" [3D], mit Verweis auf B-498/2008 vom 23. Oktober 2008
E. 4.2 "Behälterform [3D]", B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007 E. 6.1
"Feuchttücherbehälter [3D]"). Auch der seit Mai 2017 auf dem Schweizer
Markt erhältliche Labellino-Lippenbalsam ist somit bei der Feststellung der
Formenvielfalt zu berücksichtigen.
5.3 Wie die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin übereinstimmend fest-
halten, werden Lippenpflegeprodukte in Stiften, Tuben oder Döschen ge-
handelt. Die Vorinstanz hat indessen weitere Formen von Verpackungsbe-
hältern ausfindig gemacht, unter anderem Cupcake-, Stern- und Entenfor-
men. Diese sind nach Ansicht der Beschwerdeführerin auszusondern, so-
fern sie nicht nachweislich in der Schweiz feilgeboten werden oder sich an
ein Schweizer Publikum richten.
5.3.1 Ausländische Webseiten können nach ständiger Praxis des Bundes-
verwaltungsgerichts zur Beurteilung des Gemeingutcharakters eines Zei-
chens herangezogen werden, soweit sie für die Verkehrskreise in der
Schweiz relevant sind (vgl. Urteile des BVGer B-181/2007 vom 21. Juni
2007 E. 4.4 "Vuvuzela"; B-5484/2013 vom 22. Juli 2014 E. 4 "Compa-
nions"). Die Beweiswürdigung hat im Hinblick auf die zu untermauernde
Tatsache zu erfolgen. Mit Bezug auf Marken, welche untrennbar mit der
Ware respektive mit deren Verpackung verbunden sind, kann nicht ohne
Weiteres angenommen werden, dass im Ausland angebotene Waren sich
auch auf dem hiesigen Markt befinden, weshalb eine kritische Würdigung
der Suchresultate angebracht ist (vgl. Urteile des BVGer B-6304/2016 vom
24. Juli 2018 E. 5.3.3 "APPLE" [nicht rechtskräftig]; B-6219/2013 vom
27. April 2016 E. 5.2.3.2 "Rote Damenschuhsohle"). Der Nachweis, dass
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die auf ausländischen Seiten aufgefundenen Waren in der Schweiz ange-
boten oder von den Abnehmern wahrgenommen werden, obliegt der Vo-
rinstanz, die sich auf die entsprechenden Belege stützt (Urteile des BVGer
B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.3.3 "APPLE"; B-1920/2014 vom 1.
September 2015 E. 5.3 "Nilpferd [fig.]").
Diesen Nachweis hat die Vorinstanz mit Bezug auf einen Teil ihrer Belege
nicht erbracht. Presseartikel, wonach immer mehr Schweizer ihre Einkäufe
im Ausland tätigen (vgl. Beilagen 10 und 11 der Vernehmlassung), genügen
hierzu nicht (Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.3.3
"APPLE"). Die Kenntnisnahme durch das schweizerische Publikum er-
scheint fraglich bei ausländischen Websites, welche Produkte ohne An-
gabe einer Versandmöglichkeit in die Schweiz feilbieten und ihre Preise,
wenn überhaupt, in einer nichtschweizerischen Währung angeben (vgl. Ur-
teil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.3.3 "APPLE"). Auszu-
sondern sind weiter Verpackungen von Waren, die ausdrücklich oder "mög-
licherweise" nicht in die Schweiz verschickt werden, wie etwa das sternför-
mige Schminkset, das unter anderem Lipgloss enthält, sowie die mit Lip-
gloss gefüllten Entchen (vgl. Beilage zum Schreiben der Vorinstanz vom
16. März 2017, S. 2f.). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin
sind hingegen Verpackungen von Lippenbalsamen einzubeziehen, obwohl
sie in US-Dollar angeboten werden und deren Lieferung in die Schweiz bis
zu 60 Tage dauert (vgl. Beilagen 12-15 der angefochtenen Verfügung), ist
es doch möglich, dass Schweizer Kundinnen und Kunden eine lange Lie-
ferfrist in Kauf nehmen.
5.3.2 Die verwertbaren Beweise zeigen nebst den bereits genannten Stif-
ten, Tuben und Döschen in verschiedenen Variationen Verpackungen in
Form eines Weinglases, eines Bleistifts, einer Eule, einer Muschel, eines
Katzengesichts, eines Kaninchens, eines Bären, einer Ananas sowie eines
Vielecks mit Spitze.
Damit hat die Vorinstanz zwar dargelegt, welche Formen im Warenseg-
ment "Lippenpflegeprodukte" beim Durchstöbern von Läden und Online-
Shops angetroffen werden können, nicht aber geprüft, welche Formen die-
ser Vielfalt am betreffenden Markt üblich sind oder aus anderen Gründen
naheliegen und darum zum Gewohnten und Erwarteten zählen.
Zum Beispiel sind die Lippenbalsame in Bleistift-, Eulen-, Kaninchen- und
Bärenform explizit an Kinder gerichtet und jene in Muschel- und Ananas-
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form in einem Online-Shop unter dem Titel "ausgefallene Geschenke/Gad-
gets" aufgeführt. Auch die weinglasförmige Lippenbalsamdose fällt in diese
Kategorie. Diese Verpackungsformen sind nicht üblich, gehören nicht zum
repräsentativen Querschnitt und sind daher bei der Formenvielfalt nicht zu
berücksichtigen (vgl. vorne, E. 2.3 und 5.2).
Damit ist festzustellen, dass sich die Formenvielfalt im Bereich "Lippenpfle-
geprodukte" im Wesentlichen auf Stifte, Tuben und Döschen beschränkt.
Mitentscheidend ist aber der Umstand, dass es innerhalb dieser drei
Hauptformenkategorien zahlreiche "Spielarten" gibt, insbesondere die Do-
sendeckel in unterschiedlichen Höhen und Formen vorkommen. Im Ergeb-
nis geht daher auch das Bundesverwaltungsgericht von einer relativ gros-
sen Formenvielfalt aus.
5.3.3 Wie die Vorinstanz zu Recht festhält, ist die zu beurteilende Form
eine Art Döschen. Stehfläche und Rille heben sich nicht oder kaum von den
üblichen Dosenstandflächen und –rillen ab und vermögen daher den Ge-
samteindruck nicht zu prägen. Der Deckel ist länglich und hat ein kugeliges
Ende; zudem ist er höher als der (untere) Behälter. Insofern handelt es sich
dabei um eine ästhetische Wirkung der Deckelhöhe und –proportion, die
sich aber nicht wesentlich von den in E. 4 hiervor beschriebenen trivialen
Formen unterscheidet.
Die muldenförmige Vertiefung wirkt zwar durch ihre Schrägstellung und Un-
gleichförmigkeit durchaus ästhetisch. Wie bereits ausgeführt, ist sie jedoch
teilweise funktional bedingt (vgl. E. 4). Überdies ist die Mulde aufgrund ihrer
relativ geringen Grösse im Gesamteindruck nicht bis kaum prägend.
5.3.4 Schliesslich stellt sich die Frage, ob die Form im Gesamteindruck
über Unterscheidungskraft verfügt. Obwohl die Form im Gegensatz zu ei-
nem Ei über parallele Seitenwände und einen flachen Boden verfügt und
oben weniger spitz verläuft, wird sie in den von der Beschwerdeführerin
eingereichten Beiträgen von Bloggerinnen respektive Microinfluencerinnen
meist als "Ei-förmig" beschrieben ("die Lippenpflege aus dem Ei", "Lippen-
pflege in Eiform", "Lippenbalsam in auffälliger Ei-Form", "in einer Eiform",
"sind echt cool die kleinen Eier", "Lippenpflege-Ei"). Weshalb die Vor-
instanz diese Beiträge nicht berücksichtigt hat, erschliesst sich dem Bun-
desverwaltungsgericht nicht, helfen sie doch aufzuzeigen, wie die ange-
meldete Form wahrgenommen wird. Da die Beiträge zudem auf Deutsch
verfasst sind, kann ausgeschlossen werden, dass sie die Wahrnehmung
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von Personen aus einem fremden Kulturkreis widerspiegeln. Aus den zi-
tierten Beschreibungen lässt sich schliessen, dass die vorliegende Verpa-
ckung als Ei-förmig in der Erinnerung haften bleibt, obwohl sie objektiv ge-
sehen nicht der natürlichen Form eines Eis entspricht. Zumindest für einen
Teil der angesprochenen Verkehrskreise und trotz ihrer individuell wieder-
erkennbaren Ausprägung lässt die Verpackung damit an die Symbolaus-
sage "Ei" denken, was den in E. 5.3.3 hiervor gezogenen Schluss, dass
keine wesentliche Abweichung von trivialen Formen vorliegt, bestätigt.
Zusammenfassend vermögen weder der überhohe Deckel, welcher in ei-
ner möglichen von vielen vorkommenden Deckelformen gestaltet ist, noch
die Mulde, welche letztlich teilweise als funktional und wenig prägend zu
qualifizieren ist, der angemeldeten Form einen unerwarteten und unge-
wöhnlichen Gesamteindruck zu vermitteln. Die Form verfügt daher nicht
über die nötige Unterscheidungskraft. Es handelt sich auch nicht um einen
Grenzfall, der im Zweifel einzutragen wäre.
6.
Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf Voreintragungen respek-
tive Schutzausdehnungen internationaler Registrierungen, nämlich eine
Seife in Eiform mit blauen Punkten (vgl. RKGE vom 18. Februar 2004, in:
sic! 2004, 674 betr. IR-Marke 741'443), eine Waschmitteltablette mit einge-
lassener Kugel (vgl. RKGE vom 2. November 2004, in: sic! 2005, 287
betr. IR-Marke Nr. 747'654) sowie eine Parfümflasche in Tropfenform (vgl.
Urteil des BVGer B-7415/2006 vom 15. März 2007 betr. CH-Marke
Nr. 557'345). Implizit rügt sie damit die Verletzung des Gleichbehandlungs-
gebots.
6.1 Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz der angemeldeten Formmarke
bundesrechtskonform den Markenschutz verweigert hat, kann mit der
Rüge, die Rechtsgleichheit sei verletzt worden, nur noch die Gleichbe-
handlung im Unrecht verlangt werden. Nach der Rechtsprechung des Bun-
desgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts wird der Anspruch auf
Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine stän-
dige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und
die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser
Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A_250/2009
vom 10. September 2009 E. 4 "Unox [fig.]"; Urteile des BVGer B-2894/2014
vom 13. Mai 2016 E. 6.1 "Taschenlampe mit Löchern"; B-3331/2010 vom
3. November 2010 E. 8.1 "Paradies").
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6.2 Die von der Beschwerdeführerin genannten Marken wurden vor über
acht Jahren geschützt. Aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts scheitert damit ein allfälliger Anspruch der Beschwerdefüh-
rerin auf Gleichbehandlung bereits am Alter der genannten Voreintragun-
gen respektive Schutzausdehnungen (vgl. Urteile des BVGer B-2894/2014
vom 13. Mai 2016 E. 6.1 "Taschenlampe mit Löchern"; B-528/2016 vom
17. Mai 2017 E. 6.1 "MUFFIN KING"). Überdies hat die Beschwerdeführe-
rin nicht substantiiert, inwiefern eine ständige gesetzeswidrige Praxis vor-
liegt, auf welche sie sich stützen könnte.
7.
Die Beschwerde ist daher vollumfänglich abzuweisen. Bei diesem Ausgang
des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tra-
gen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, VGKE, SR 173.320.2). Bei Markeneintragungsverfahren geht es
um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach
dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Im Markeneintragungsverfahren ist das In-
teresse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Mar-
keneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der
Rückweisung der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen. Mangels
anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache da-
rum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.– bis Fr. 100'000.– festzulegen
(BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss", mit Hinweisen). Von diesem Erfah-
rungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Ge-
sagten rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf
Fr. 3'000.– festzulegen.
Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzu-
sprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auf-
erlegt. Zur Bezahlung der Verfahrenskosten wird nach Eintritt der Rechts-
kraft der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von
Fr. 3'000.– verwendet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 58538/2016; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Kathrin Bigler Schoch
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren
Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be-
schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 15. Mai 2019