B-2303/2007 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Zurückweisung Markengesuch "TAHITIAN NONI AUTHENTI...

Abtei lung II
B-2303/2007
{T 1/2}
U r t e i l v o m 8 . S e p t e m b e r 2 0 1 0
Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter David Aschmann,
Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.
Tahitian Noni International Inc.,
333 West River Park Drive, US-84604 Provo Utah,
handelnd durch
Tahitian Noni International Switzerland GmbH,
Tischenloostrasse 59, 8800 Thalwil,
und diese vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur.
Peter Hofer, Frick Hofer Hunziker Rechtsanwälte,
Schifflände 5, Postfach 624, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
B-2303/2007
Zurückweisung Markeneintragungsgesuch
Nr. 52021/2006 TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.),
B-2304/2007
Zurückweisung Markeneintragungsgesuch
Nr. 52027/2006 TAHITIAN NONI (fig.),
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-2303/2007
B-2306/2007
Zurückweisung Markeneintragungsgesuch
Nr. 52010/2006 EQUINE ESSENTIALS THE TAHITIAN
NONI ADVANTAGE (fig.),
B-2307/2007
Zurückweisung Markeneintragungsgesuch
Nr. 51640/2006 TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG,
B-2347/2007
Zurückweisung Markeneintragungsgesuch
Nr. 55017/2006 CANINE ESSENTIALS THE TAHITIAN
NONI ADVANTAGE (fig.).
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B-2303/2007
Sachverhalt:
A.
Die Tahitian Noni International Inc. ersuchte beim Eidgenössischen
Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz, IGE) um Schutz für eine
Wortmarke und vier Wortbildmarken:
Am 23. Februar 2006 beantragte sie unter der Gesuchs-
Nr. 51640/2006 das Wortzeichen TAHTIAN NONI JUICE KRAFT-
ZWERG einzutragen für die Waren der
KLASSE 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konser-
viertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse;
Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte;
Speiseöle und -fette;
KLASSE 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-
ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und
Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz,
Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis;
KLASSE 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und
andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe
und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.
Am 7. März 2006 folgte unter der Gesuch-Nr. 52010/2006 zunächst der
Antrag das Zeichen EQUINE ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI
ADVANTAGE (fig.) mit folgendem Aussehen
für nachstehende Waren
KLASSE 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse;
Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für
medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel
und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel
zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide und
KLASSE 31: Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie
Samenkörner, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;
lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen
und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz;
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einzutragen.
Gleichentags beantragte sie die Eintragung des Zeichens CANINE
ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) Nr. 52017/2006
für die identischen Waren Klassen 5 und 31. Das Zeichen hat folgen-
des Aussehen:
Ebenfalls am 7. März hinterlegte die Tahitian Noni International Inc.
das Zeichen TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) (Nr. 52021/2006) mit
folgendem Aussehen
für die Waren der
KLASSE 3 Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel; Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper-
und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel;
KLASSE 5 (siehe oben, wie bei Nr. 52010/2006)
KLASSE 32 (siehe oben, wie bei Nr. 51640/2006).
Weiter wurde am 7. März 2006 das Zeichen TAHITIAN NONI (fig.)
(Nr. 52027/2006) mit folgendem Erscheinungsbild
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für die Waren der
KLASSE 3: (siehe oben, wie bei Nr. 52021/2006);
KLASSE 5: (siehe oben, wie bei Nr. 52010/2006);
KLASSE 29: (siehe oben, wie bei Nr. 51640/2006);
KLASSE 30: (siehe oben, wie bei Nr. 51640/2006 );
KLASSE 31: (siehe oben, wie bei Nr. 52010/2006);
KLASSE 32: (siehe oben, wie bei Nr. 51640/2006) sowie Dienstleistungen
der
KLASSE 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;
Büroarbeiten; und
KLASSE 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von
Gästen;
hinterlegt.
B.
Der für die Marken zunächst bei Hinterlegung erhobene Farbanspruch
'schwarz-weiss' wurde aufgrund einer Eingabe der Tahitian Noni Inter-
national Inc. vom 8. März 2006 ohne Verschiebung des Hinterlegungs-
datums gestrichen.
C.
Die Vorinstanz beanstandete mit Schreiben vom 8. bzw. 22. Juni 2006
alle fünf Anmeldungen mit der Begründung, dass aufgrund des
Zeichenbestandteils TAHITIAN eine Irreführungsgefahr über die geo-
graphische Herkunft der Produkte im Sinne von Art. 2 lit. c des
Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
vom 28. August 1992 (MSchG SR 232.11) bestehe. Die Herkunft einer
Ware bestimme sich nach dem Ort der Herstellung oder nach der Her -
kunft der verwendeten Ausgangsstoffe und Bestandteile. Zwar stamm-
ten die Ausgangsstoffe aus Tahiti. Da aber eine Herstellung der bean-
spruchten Waren andernorts als auf Tahiti nicht ausgeschlossen
werden könne, führe das Wortbestandteil TAHITIAN im Zeichen zu
einer Irreführung über den Warenursprung, wenn diese nicht aus Tahiti
stammten, bzw. dort nicht hergestellt würden. Um die Irreführungs-
gefahr auszuräumen, schlug die Vorinstanz vor, das Warenverzeichnis
mit dem Zusatz "alle vorgenannten Waren tahitianischer Herkunft"
einzuschränken.
D.
Nach einem Wechsel des Rechtsvertreters bestritt die Hinterlegerin
mit Schreiben vom 9. August 2006 das Vorliegen einer Irreführungs-
gefahr über die geographische Herkunft der Produkte und lehnte die
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Einschränkung des Warenverzeichnisses im von der Vorinstanz vorge-
schlagenen Sinne ab. Sie machte geltend, eine solche Einschränkung
sei irreführend, da nicht die Endprodukte, sondern die Ausgangsstoffe
und Bestandteile fast ausschliesslich tahitianischer Herkunft seien. Die
Beschwerdeführerin produziere in Tahiti Püree aus der dort angebau-
ten Noni-Frucht. Ihr Hauptprodukt, der Tahitian Noni Juice, bestehe zu
89 % aus solchem Püree. Für die Kosmetikprodukte würden nicht nur
Noni-Püree, sondern auch das Samenöl bzw. die Blätter der Noni-
Pflanze verwendet und auch die verarbeiteten essentiellen Öle würden
aus Tahiti stammen. Die Futterergänzungsmittel für Hunde und Pferde
enthielten ebenfalls Noni-Püree. "Tahitian" werde immer mit Bezug auf
Noni verwendet. Es sei davon auszugehen, dass die interessierten
Personenkreise erwarteten, die Produkte enthielten aus Tahiti stam-
mendes Noni, was auch zutreffe. Damit liege keine Irreführung vor. Die
Beschwerdeführerin wies ausserdem darauf hin, dass die Zeichen (mit
Ausnahme von TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG) in Deutsch-
land und Österreich angemeldet und als Europäische Gemeinschafts-
marken bereits eingetragen seien. Im Weiteren akzeptierte sie die
ebenfalls von der Vorinstanz vorgeschlagene Einschränkung in Waren-
klasse 32 auf "mineralwässerhaltige alkoholfreie Getränke, Limonade
und andere alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und
kohlensäurehaltige Wässer)".
E.
Mit Schreiben vom 26. Oktober 2006 hielt die Vorinstanz an der
Zurückweisung der Eintragungsgesuche wegen Irreführungsgefahr
über die geographische Herkunft der Produkte fest, da nicht ausge-
schlossen werden könne, dass sich die Herkunftserwartung nicht nur
auf den Inhaltsstoff, sondern auf das Endprodukt beziehe. Auch der
Zusatz "Noni" auf den sich das Adjektiv "Tahitian" beziehe, vermöge
den Eindruck, die Endprodukte seien tahitianischer Herkunft, nicht
auszuschliessen.
F.
Die Beschwerdeführerin ersuchte am 22. November 2006 um den
Erlass beschwerdefähiger Verfügungen.
G.
Mit fünf Verfügungen vom 22. Februar 2007 wies die Vorinstanz die
fünf Markeneintragungsgesuche gestützt auf Art. 2 Bst. c MSchG für
die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen zurück. Zur Begrün-
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dung machte sie geltend, "Tahitian" sei die englische Bezeichnung für
"tahitisch, aus Tahiti stammend". Sie werde in der Schweiz problemlos
verstanden. Es handle sich um einen Hinweis auf eine geographische
Angabe, die in der Schweiz bekannte Insel Französisch Polynesiens,
Tahiti. Die beanspruchten Produkte könnten in Tahiti produziert wer-
den. Es bestehe deshalb die Gefahr, dass der Abnehmer in Bezug auf
die Herkunft der Waren getäuscht werde, falls diese nicht aus Tahiti
stammen würden. Die Kombination mit "Noni" schliesse die Erwar-
tungen der Konsumenten, dass es sich um Produkte aus Tahiti handle,
nicht aus.
H.
Die Hinterlegerin reichte am 28. März 2007 gegen diese fünf Verfü-
gungen Beschwerden beim Bundesverwaltungsgericht ein und bean-
tragt, die Verfügungen aufzuheben sowie die Marken für die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen einzutragen. Sie macht gel-
tend, bei den Produkten handle es sich im Wesentlichen um Noni-Saft,
Erfrischungsgetränke, Nahrungsmittelzusätze, Kosmetikprodukte und
Futterergänzungsmittel. Sie würden vor allem über das Internet, bzw.
mit Hilfe eines Network-Marketing-Systems vertrieben und es gebe nur
vereinzelte Tahitian-Noni-Shops. Der durchschnittliche Konsument sei
demzufolge eine Person, die sich für die Produkte besonders interes-
siere. Überall dort wo die Produkte angeboten würden, würde über die
Noni-Frucht informiert. Diese Informationen würden auf das Grund-
produkt, die Tahitian-Noni-Frucht hinweisen. Damit sei zunächst nur
interessant, wo diese Frucht ihre Herkunft habe, ohne dass es den
Verbraucher interessiere, wo sie allenfalls weiterverarbeitet werde. Die
Wirkung der Nonifrucht stehe im Vordergrund. Der Konsument erwarte
nicht ein fertiges Produkt aus Tahiti, sondern ein Produkt, das
tahitianische Nonifrucht, bzw. bei den Kosmetikprodukten Samenöl
bzw. Blätter enthalte.
I.
Das Bundesverwaltungsgericht vereinte mit Verfügung vom 6. Juli
2007 die fünf Beschwerdeverfahren (B-2303/2007, B-2304/2006, B-
2306/2007, B-2307/2007 und B-2327/2006).
J.
Mit Vernehmlassung vom 24. August 2007 beantragt die Vorinstanz die
Abweisung der Beschwerden. Sie weist darauf hin, dass damit zu
rechnen sei, dass auf Tahiti vergleichbare Waren hergestellt würden.
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Im Rahmen des Markeneintragungsverfahrens sei die Unterscheidung
in Herkunft der Rohstoffe und Herkunft des Endproduktes nicht mass-
geblich. Diese Frage sei erst bei der späteren Benützung der Marke
relevant, wenn der Zivilrichter aufgrund seiner umfassenden Kognition
im Streitfall tatsächlich die Herkunft zu bestimmen habe. Im Marken-
eintragungsverfahren komme es dagegen allein darauf an, jegliche
Irreführung auszuschliessen, welches ohne die vorgeschlagene Ein-
schränkung auf Waren und Dienstleistungen nicht möglich sei.
K.
Mit Replik vom 28. November 2007 macht die Beschwerdeführerin gel-
tend, für die von ihr beanspruchten Waren sei nicht die Herkunft des
Endproduktes entscheidend, sondern die Herkunft des Ausgangs-
stoffes Noni-Püree, welches aus Tahiti stamme. Daher sei eine Ein-
schränkung in dem von der Vorinstanz geforderten Sinne gar nicht
zum Schutz der Konsumenten erforderlich. Das Wort Noni sei beim
interessierten Publikum bekannt, wie schon die Rekurskommission
anerkannt habe (Entscheid vom 12. Februar 2004 in sic! 2004, 673)
und lenke von der Herkunftsbezeichnungsfunktion des Bestandteils
"Tahitian" ab. Dem Hinweis der Vorinstanz, dass die Unterscheidung in
Herkunft der Rohstoffe und Herkunft des Endproduktes im Eintra-
gungsverfahren nicht massgeblich sei, hält sie entgegen, dass die
Richtlinien des Instituts in Markensachen (vom 1. Januar 2007, Teil 4,
Ziff. 8.6.1. recte: Ziff. 8.7.1) für die materielle Markenprüfung vorsehen
würden, dass für den Fall der "grundsätzlich zulässigen Herkunftsan-
gabe" auch aufgrund eines Bezuges zu einem bestimmten Unter-
nehmen, wie es vorliegend der Fall sei, auf die Art. 47 ff. MSchG
abzustellen sei. Art. 48 MSchG müsse daher schon im Eintragungs-
verfahren zu berücksichtigt werden.
L.
Die Vorinstanz teilte mit Schreiben vom 8. Januar 2008 mit, dass sie
auf die Einreichung einer Duplik verzichte.
M.
Mit Zwischenverfügung vom 8. September 2008 stellte der Instruk-
tionsrichter fest, dass in Bezug auf die Frage, ob die strittigen Zeichen
als irreführend zu qualifizieren sind, der Sachverhalt teilweise noch zu
erheben sei, weswegen den Parteien folgende Sachverhaltsfragen
gestellt wurden:
- Welche der Waren, für die das jeweilige Zeichen hinterlegt wurde,
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werden in Tahiti heute oder in naher Zukunft in nennenswertem
Umfang produziert, angeboten oder in die Schweiz eingeführt?
- Wie und in welchem Zusammenhang wird das Wort "Noni" in der
Schweiz verwendet und verstanden? Ist es den relevanten Verkehrs-
kreisen bekannt? Wird das Wort in verschiedenen Bedeutungen
verwendet?
- Welche der zur Eintragung beantragten Produkte bestehen aus Noni
(insb. Pflanze oder Saft) oder können Noni-Zutaten enthalten bzw.
enthalten marktüberlicherweise Noni-Zutaten?
Den Parteien wurde weiter freigestellt, zur Frage, Stellung zu nehmen,
ob Tahiti für die Schweiz wirtschaftlich oder touristisch bedeutsam ist
und hierzu ebenfalls Belege einzureichen.
N.
Nach mehrfach gewährter Fristerstreckung wurden die Verfahren auf
Antrag der Parteien zur Durchführung von Vergleichsgesprächen bis
auf Widerruf sistiert und die Parteien ersucht, dem Gericht bis zum
31. Januar 2009 Anträge zur Prozessleitung zu stellen.
O.
Auf entsprechenden Antrag der Vorinstanz sistierte der Instruktions-
richter mit Verfügung vom 2. Februar 2009 die Verfahren bis zur rechts-
kräftigen Erledigung des vor Bundesgericht hängigen Verfahrens
4A_508/2008 AFRI-COLA.
P.
Mit Schreiben vom 9. April 2009 teilte die Vorinstanz mit, dass das
dem Beschwerdeverfahren B-2304/2007 zugrundeliegende Markenein-
tragungsgesuch Nr. 52027/2006 TAHITIAN NONI (fig.) auf Antrag der
Beschwerdeführerin vom 25. Februar 2009 geteilt worden sei. Die
Beschwerdeführerin habe sich in Bezug auf einige der Waren der
Klasse 32 (Biere; alkoholfreie Getränke ausgenommen Mineralwässer
und kohlensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte;
Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken) dazu
bereit erklärt, eine Einschränkung der Warenliste auf Produkte tahi tia-
nischer Herkunft eintragen zu lassen. Für die vorgenannten Waren
sowie für die nicht strittigen Dienstleistungen der Klassen 35 und 43
konnte das Zeichen unter der Nr. 584'714 eingetragen werden, so
dass im Beschwerdeverfahrens B-2304/2007 lediglich noch die ange-
meldeten Waren der Klassen 3, 5, 29-31 sowie Mineralwässer und
kohlensäurehaltige Wasser der Klasse 32 zu behandeln sind.
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Q.
Q.a Mit Verfügung vom 22. April 2009 stellte das Gericht die Erledi-
gung des vor Bundesgericht hängigen Verfahrens 4A_508/2008 AFRI-
COLA fest und verwies darauf, dass in vergleichbaren Fällen mit
Hinweis auf ein weiteres vor Bundesgericht hängiges Eintragungsver-
fahren 4A_587/2008 CALVI Sistierungsanträge gestellt worden seien,
während das in Bezug auf die vorliegenden Verfahren nicht der Fall
sei. Zugleich wurden die Parteien aufgefordert, bis zum 4. Mai 2009
Anträge zur weiteren Prozessleitung zu stellen.
Q.b Die Vorinstanz beantragte mit Schreiben vom 29. April 2009 die
weitere Sistierung der Verfahren im Hinblick auf das vor Bundesgericht
hängige und Eintragungsverfahren 4A_587/2008 CALVI und dessen
präjudizieller Bedeutung für das vorliegende Verfahren.
Q.c Am 30. April 2009 ging das Urteil des Bundesgerichts im
Eintragungsverfahren 4A_587/2008 CALVI vom 9. März 2009 beim
Bundesverwaltungsgericht ein.
Q.d Der Instruktionsrichter erklärte den Sistierungsantrag der Vor-
instanz für gegenstandslos, weil mit der Erledigung des Verfahrens vor
Bundesgericht die Begründung für die Sistierung entfallen sei und
forderte die Parteien innert bis zum 3. Juni 2009 erstreckter Frist auf,
Anträge zur weiteren Prozessführung zu stellen.
R.
Die Vorinstanz beantragte mit Eingabe vom 28. Mai 2009 ihr eine Frist
zu setzen, damit sie zur Bedeutung des Bundesgerichtsentscheids
4A_587/2008 CALVI in Bezug auf die vorliegenden Verfahren Stellung
nehmen könne.
S.
S.a Mit Eingabe vom 30. Januar 2009 (recte: 30. Mai 2009) beantragte
die Beschwerdeführerin, das Verfahren erneut bis Ende August zu sis-
tieren, da erneut Vergleichsgespräche mit der Vorinstanz angebahnt
worden seien.
S.b Auf die mit Verfügung vom 4. Juni 2009 eingeräumte Gelegenheit
zur Stellungnahme im Hinblick auf die von der Beschwerdeführerin
beantragte erneute Sistierung der Verfahren wegen Vergleichsgesprä-
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chen teilte die Vorinstanz am 15. Juni 2009 mit, dass ihrer Ansicht
nach eine Eintragung der Zeichen nur möglich sei, wenn das Waren-
verzeichnis auf Waren tahitianischer Herkunft eingeschränkt werde.
Vor diesem Hintergrund sehe das Institut keinen Verhandlungsspiel-
raum, weswegen sie eine weitere Verfahrenssistierung als entbehrlich
erachte.
T.
T.a Mit Verfügung vom 30. Juni 2009 setzte der Instruktionsrichter den
Parteien Frist bis zum 28. August 2009 an, zu den am 8. September
2008 durch das Gericht gestellten Sachverhaltsfragen Stellung zu
nehmen (siehe unter M.).
T.b Die Beschwerdeführerin äusserte sich mit Schreiben vom 12. Au-
gust 2009 zunächst zur wirtschaftlichen und touristischen Bedeutung
Tahitis für die Schweiz (Ziffer 4 der Verfügung vom 8. September
2008).
T.c Die Vorinstanz reichte keine weitere Belege zu den Akten, da die
vom Bundesverwaltungsgericht gestellten Fragen ihres Erachtens
unnötig und unverhältnismässig seien, wie sie in ihrem Schreiben vom
25. August 2009 ausführte (Ziffer 9). Sie wiederholte darin ihre Auf-
fassung, dass die relevanten Verkehrskreise aufgrund der streitgegen-
ständlichen Zeichen Waren aus Tahiti erwarteten und die Gefahr der
Irreführung bestehe, sofern keine Einschränkung auf Waren tahitia-
nischer Herkunft eingetragen werde.
T.d Zu den weiteren mit Verfügung vom 8. September 2009 bzw.
30. Juni 2009 gestellten Fragen äusserte sich die Beschwerdeführerin
mit Eingabe vom 28. August 2009.
U.
Mit Verfügung vom 31. August 2009 gewährte der Instruktionsrichter
der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör zur Frage der
Eintragungsfähigkeit, da die Vorinstanz sich in ihrer Stellungnahme
hierzu geäussert hatte.
V.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien und die von
ihnen eingereichten Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich sind,
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in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerden wurden in der gesetzlichen Frist
von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-
zember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und die verlangten
Kostenvorschüsse rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin ist die
Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48
VwVG). Auf die Beschwerden ist daher einzutreten.
2.
Die Vorinstanz stützt die Zurückweisung der Marken auf den Vorwurf
eines irreführenden Charakters des Zeichens für Waren nicht-tahitia-
nischer Herkunft sowie auf dessen Gemeingutzugehörigkeit, da es die
Herkunft der Waren beschreibe. Sie führt aus, dass der Abnehmer die
Zeichen als Hinweis auf die Herkunft der Noni-Frucht von der Insel
Tahiti verstehe. Für Waren nicht-tahitianischer Herkunft seien die
Zeichen daher irreführend.
2.1 Gemäss Art. 2 Bst. a MSchG sind dem Gemeingut zugehörige
Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen. Darunter fallen unter
anderem Angaben, die den geographischen Herkunftsort beschreiben
(BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon). Der beschreibende Charakter muss
vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne
Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein (Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts [BVGer] B-2642/2008 vom 30. September 2009
E. 2.3 Park Avenue). Ausserdem muss es jedem Produzenten möglich
sein, auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinzu-
weisen. Herkunftsangaben gelten daher solange als freihaltebedürftig,
als nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Produzenten
oder sonstige Anbieter im entsprechenden Gebiet niederlassen (BGE
128 III 454 E. 2.1 Yukon). Nach der Legaldefinition in Art. 47 Abs. 1
MSchG sind Herkunftsangaben direkte oder indirekte Hinweise auf die
geographische Herkunft von Waren, einschliesslich Hinweisen auf die
Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusam-
menhängen.
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2.2 Nach Art. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 (MSchG, SR 232.11) sind irreführende Zeichen vom Marken-
schutz ausgeschlossen. Eine Herkunftserwartung wecken Zeichen,
welche eine geographische Angabe enthalten und den Adressaten zur
Annahme verleiten, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf
den die geographische Angabe hinweist (BGE 135 III 416 E. 2.2 Calvi
[fig.]; MICHAEL NOTH, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Michael Noth/
Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Bern 2009, [hiernach: Bear-
beiter, in: MSchG] Art. 2 Bst. c, N. 46, der diesen Erfahrungssatz als
zu pauschal und undifferenziert kritisiert). Voraussetzung für die An-
wendung ist indessen, dass der geographische Ort den relevanten
schweizerischen Verkehrskreisen bekannt ist (vgl. Urteil des BVGer B-
1279/2008 vom 16. Juni 2010 E. 3.1 und 5.5 in fine Altec Lansing).
Neben direkten geographischen Herkunftsangaben im Sinne von
Art. 47 Abs. 1 MSchG können bekannte Zeichenbestandteile und
Wortbildungselemente kombinierter Zeichen wie etwa "Afri" auch auf
eine geographische Herkunft hinweisen (Urteil des Bundesgerichts
4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.4 Afri-Cola [fig.]; Urteil des
BVGer B-102/2008 vom 28. Januar 2010 E. 6.4 Java Monster; mit
anderem Ergebnis wegen der Unbekanntheit des Ortes und der Vor-
stellung einer Katze, die mit Cheshire in Verbindung zu bringen ist,
was nicht zu einer die Herkunft beschreibenden Bedeutung führt, Ur-
teil des BVGer B-734/2008 vom 11. Januar 2010 E. 8.6 Cheshire Cat).
2.3 Keine Herkunftserwartung besteht trotz Verwendung bekannter
Zeichenbestandteile, wenn das Zeichen durch weitere Bestandteile im
Gesamteindruck derart verändert wird, dass eine Herkunftserwartung
ausgeschlossen werden kann (Urteile des Bundesgerichts
4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 Afri-Cola [fig.], 4A.3/2006 vom
18. Mai 2006 E. 2.6 Fischmanufaktur Deutsche See [fig.] in casu je-
weils verneinend; bejaht in den Urteilen des BVGer B-6850/2008 vom
2. April 2009 E. 6.4 Arizona Girls [fig.] und B-3511/2007 vom 30. Sep-
tember 2008 E. 4 AgieCharmilles; ausführlich dazu B-1279/2008 vom
16. Juni 2010 E. 3.2 Altec Lansing).
2.4 Eine Herkunftserwartung fehlt auch, wenn die interessierten
Kreise, d.h. die potentiellen Abnehmer, die Bezeichnung nicht als Hin-
weis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstehen,
Davon darf jedenfalls ausgegangen werden, wenn die Marke einer der
in BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon definierten Fallgruppen zugeordnet
werden kann, u.a. wenn das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als
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Fantasiezeichen aufgefasst wird oder der Ort, auf den das Zeichen
hinweist, sich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort
eignet (bestätigt durch BGE 135 III 416 E. 2.6 f. Calvi [fig.]). Nicht rest-
los geklärt ist die Frage, ob diese Fallgruppen als abschliessend zu
betrachten sind (dagegen NOTH, in: MSchG, Art. 2 Bst. c, N. 43, der an-
nimmt, das Bundesgericht gehe im CALVI-Entscheid davon aus; vgl.
ausserdem namentlich zur Frage weiterer Yukon-Kategorien MARCO
BUNDI/BENEDIKT SCHMIDT, Kann ein an sich täuschendes Markenelement
durch weitere Elemente neutralisiert werden? – Anmerkungen zum
Entscheid BVGer "AJC presented by Arizona Girls [fig.] in: sic! 9/2009
S. 640).
2.5 Ob eine geographische Bezeichnung, die als Wortmarke verwen-
det wird, zur Irreführung des Publikums geeignet ist, entscheidet sich
nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles
ab. Namentlich wenn eine Marke beim Käufer eine Ideenverbindung zu
einem Land, einer Gegend oder einem Ort hervorruft, der für die mit
der Marke bezeichneten Produkte einen besonderen Ruf geniesst, ist
sie geeignet, zumindest indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe
zu wecken (BGE 128 III 460 E. 2.2 in fine Yukon; wohl weitergehend
BGE 135 III 416 E. 2.5 Calvi [fig.]). In solchen Fällen besteht die
Gefahr einer Irreführung des Publikums, falls die mit dem Zeichen
versehenen Waren nicht dort hergestellt werden (BGE 128 III 460
E. 2.2 in fine Yukon mit Hinweis).
2.6 Bei zusammengesetzten Marken sind vorerst die den Gesamtein-
druck bildenden Einzelelemente auf einen geographischen Sinngehalt
und ihre Relevanz bezüglich einer Herkunftserwartung hin zu unter-
suchen. In einem zweiten Schritt ist sodann zu prüfen, ob der einen
geographischen Sinngehalt aufweisende Zeichenbestandteil in Bezug
auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verständnis der
massgeblichen Verkehrskreise eine Herkunftsangabe darstellt. Erst
wenn Letzteres bejaht wird, ist schliesslich zu prüfen, ob die ange-
fochtene Marke in ihrem Gesamteindruck – und nicht nur in Bezug auf
einzelne Zeichenbestandteile – eine Herkunftserwartung bezüglich der
beanspruchten Waren und Dienstleistungen hervorruft (Urteile des
BVGer B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 4 AJC presented by Arizona
Girls [fig.], B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 AgieChar-
milles).
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2.7 Bei der Bestimmung des relevanten Verkehrskreises in Irrefüh-
rungsfällen ist auf das Verständnis der durchschnittlichen Abnehmer
abzustellen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht,
[hiernach Marbach, Verkehrskreis] sic! 1/2007 S. 3, 6). Die im Waren-
und Dienstleistungsverzeichnis genannten Produkte sind die Grund-
lage zur Ermittlung des Verkehrskreises. Sie sind normativ objektiviert
zu umschreiben (MARBACH, Verkehrskreise, S. 7).
2.8 Auch englische Ausdrücke (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece,
Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 in sic!
5/2004 401 f. E. 3.1-3.2 Discovery Travel & Adventure Channel; Eidge-
nössische Rekurskommission für das Geistige Eigentum [RKGE] vom
23. Dezember 2004, in: sic! 6/2005 467 E. 4 Boysworld mit Hinweisen)
können Gemeingut sein, es sei denn sie werden von einem erheb-
lichen Teil der Abnehmerkreise nicht verstanden, was der Fall sein soll,
wenn ein Ausdruck nicht zum Grundwortschatz gehört (Urteile des
BVGer B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 3.4 Snowsport, B-
5518/2007 vom 18. April 2007 E. 4.2 und 7 Peach Mallow; vgl. CLAUDIA
KELLER, Do you speak English? – Anmerkungen zum Bundesverwal-
tungsgerichtsentscheid B-804/2007, «Delight Aromas (fig.)» in: sic!
6/2008 485). Dieser Grundsatz gilt auch für in englischer Sprache ge-
fasste Herkunftsbezeichnungen, die daher wie in den Landessprachen
gehaltene Herkunftsbezeichnungen ebenfalls geeignet sind, eine
Irreführung im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG herbeizuführen (als
selbstverständlich angesehen in: RKGE vom 19. Mai 2006 in sic!
11/2006 771 British American Tobacco Switzerland).
3.
Gemeinsam ist allen fünf Marken der Wortbestandteil "Tahitian Noni",
dessen Bedeutung vorab zu untersuchen ist.
3.1 Tahiti ist die grösste der Inseln Französisch Polynesiens mit dem
Sitz der Hauptstadt, Papeete. Die Insel Tahiti hat nicht ganz 200'000
Einwohner. Hauptexportprodukte von Französisch Polynesien sind
schwarze Kulturperlen und Kokosprodukte (Brockhaus multimedial
premium 2008, aktualisierte Version vom 15. Juni 2007). Tahiti expor-
tiert ebenfalls Vanille, Früchte, Blumen, Monoi und Fisch. Ein sehr
wichtiger Industriezweig ist der Tourismus (vgl. Angaben der französi-
schen Regierung, > Polynésie française
> économie). "Tahitian" ist in englischer Sprache das Adjektiv von
Tahiti und bedeutet "tahitisch, aus Tahiti kommend".
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3.2 Noni (lat. Morinda citrifolia) ist die offenbar hawaiianische Bezeich-
nung für einen grossen Busch oder kleinen Baum dieses Namens, der
Früchte trägt (Lexikon der Lebensmittel und der Lebensmittelchemie,
Waldemar Ternes/Alfred Täufel/Liselotte Tunger/Martin Zobel [Hrsg.],
Hamburg 2007, [hiernach: Lebensmittellexikon], S. 1290 f.). Ihr heuti-
ger Verbreitungsschwerpunkt liegt im indopazifischen Raum, vor allem
in der Südsee (Lebensmittellexikon, S. 1291). Die Noni-Pflanze (d.h.
ihre Rinde und Wurzeln) eignet sich zur Herstellung von Farbmitteln. In
Polynesien wurde die Pflanze (Früchte, Blätter, Rinde, Wurzel, Blume
und Samen) als Heilmittel verwendet (European Commission, Opinion
of the Scientific Committee on Food on Tahitian Noni juice, vom 4. De-
zember 2002, food/fs/sc/scf/out151_en.pdf). "Tahi-
tian Noni" bedeutet damit nichts anderes als tahitianisches Noni.
4.
Bei den Fragen, ob ein Zeichen irreführend oder beschreibend ist,
muss regelmässig auf den Verkehrskreis der potentiellen Abnehmer
der beanspruchten Waren abgestellt werden (E. 2.7).
4.1 Der Beurteilung der streitgegenständlichen Zeichen in Bezug auf
die beanspruchten Waren ist, soweit es sich dabei um Güter des täg-
lichen Lebens handelt, die Auffassung des Durchschnittskonsumenten
zugrunde zu legen, da Waren wie z.B. Eier, Saft und Babykost als
Lebensmittel, aber auch pharmazeutische Produkte (Klasse 5) von
allen Bevölkerungskreisen regelmässig nachgefragt werden (vgl.
Urteile des BVGer B-6770/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.2 Nasocort/
Vasacor; B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 5.2 et 9 mit Hinweisen
Levane/Levact), ist nach der Rechtsprechung auch diesbezüglich – mit
Ausnahme verschreibungspflichtiger Medikamente – vom Durch-
schnittskonsumenten als relevantem Verkehrskreis auszugehen.
4.2 Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke der
Klasse 5, beansprucht für EQUINE ESSENTIALS THE TAHITIAN
NONI ADVANTAGE (fig.), CANINE ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI
ADVANTAGE (fig.), TAHITIAN NONI AUTHENTI (fig.) und TAHITIAN
NONI (fig.), können indessen kaum als Güter des täglichen Lebens
bezeichnet werden, wie sie vom Durchschnittskonsumenten erworben
werden (vgl. dazu Urteil des BVGer B-8320/2007 vom 13. Juni 2008
E. 3.2 iBond/HY-BOND RESIGLASS). In Bezug auf diese Güter ist
daher von einem separaten Verkehrskreis der in der Zahnheilkunde
tätigen Fachleute auszugehen, welche mit den Eigenschaften und den
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B-2303/2007
Herstellern seines Arbeitsmaterials in besonderem Masse vertraut
sind und die Einkäufe von Arbeitsmaterial mit erhöhter Aufmerksam-
keit tätigen (vgl. dazu Urteil des BVGer B-8320/2007 vom 13. Juni
2008 E. 6.3 iBond/HY-BOND RESIGLASS). Dieser Umstand führt
indessen nicht dazu, dass dieser besondere Verkehrskreis den Wort-
bestandteil TAHITIAN in Bezug auf Zahnfüllmittel und Abdruckmassen
für zahnärztliche Zwecke der Klasse 5 nicht als Herkunftsangabe,
sondern als Fantasiebezeichnung auffasst. Wie das Bundesgericht
festgehalten hat, muss ein Ort nicht als Produktionsstätte bekannt
sein, um eine Herkunftserwartung zu wecken (BGE 128 III 454 E. 2.2
in fine Yukon). Festzuhalten ist daher, dass auch das angesprochene
Fachpublikum in Bezug auf die genannten Waren wie der Durch-
schnittskonsument grundsätzlich davon ausgeht, dass sich aus dem
Zeichenbestandteil TAHITIAN eine Herkunftserwartung ableitet.
4.3 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Noni-Produkte
vor allem als Wellness- und Lifestyle Produkte mit Hilfe eines Network-
Marketing-Systems und nicht in normalen Ladengeschäften vertrieben
werden (Beschwerden vom 28. März 2007, jeweils S. 5) und daher
durchschnittliche Konsumenten nur diejenigen Personen seien, welche
sich für diese Produkte interessierten. Dem kann nicht gefolgt werden.
Im Markeneintragungsverfahren ist nicht vom tatsächlichen Gebrauch
der Marke, sondern vielmehr vom Verzeichnis der beanspruchten
Waren- und Dienstleistungen auszugehen (EUGEN MARBACH, in: Roland
von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 788).
Die Vertriebskanäle gehören zu denjenigen marketingtypischen
Wareneigenschaften, welche zum einen nicht eingetragen sind und
zum anderen bei der Festlegung der relevanten Verkehrskreise schon
deswegen keine Berücksichtigung finden können, weil sie relativ kurz-
fristigen Veränderungen unterliegen können. Relevanter Verkehrskreis
ist, soweit Güter des täglichen Lebens beansprucht werden, der
schweizerische Durchschnittskonsument.
5.
5.1 Bei dem Zeichenbestandteil TAHITIAN handelt es sich um eine
direkte Herkunftsangabe (RKGE vom 12. Februar 2004 in sic! 9/2004
673 E. 4 Tahitian Noni). Die adjektivische Form unterstützt zusätzlich
den Eindruck, das Wort solle NONI in Bezug auf die Herkunft näher
beschreiben. Zu prüfen bleibt, wie das Wort TAHITIAN unter Berück-
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sichtigung des Wortes NONI (E. 5.2 f. hiernach) und gegebenenfalls
weiterer Markenbestandteile (E. 6 ff.) zu beurteilen ist.
5.2 Fraglich ist, ob NONI für den schweizerischen Durchschnittskon-
sumenten mit dem einzig in Betracht kommenden, oben genannten
Sinngehalt (vgl. E. 3.2) verstanden wird. Wäre von einem schweizeri-
schen Durchschnittskonsumenten auszugehen, der die Noni-Frucht
nicht kennt, würde sich die Anschlussfrage stellen, ob die Verbindung
eines herkunftsbezeichnenden Adjektivs (TAHITIAN) mit einem Fanta-
siewort und gegebenenfalls anderen Bestandteilen überhaupt als Her-
kunftsbezeichnung aufgefasst wird (gegen eine irreführende Her-
kunftsbezeichnung bei zusammengesetzten Marken: Urteile des
BVGer B-1279/2008 vom 16. Juni 2010 E. 3.2 Altec Lansing, B-
734/2008 vom 11. Januar 2010 E. 8.6 Cheshire Cat, BVGer B-
6850/2008 vom 2. April 2009 E. 6.3 AJC presented by Arizona Girls
[fig.]; B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 5.3 f. AgieCharmilles).
Ginge man indessen von einer Bekanntheit der Noni-Frucht auch beim
Durchschnittskonsumenten aus, könnte der Schluss zulässig sein,
dass diese Konsumenten wissen, dass in manchen der beanspruchten
Waren kein Noni enthalten sein kann und insoweit schon deshalb eine
tahitianische Herkunft ausgeschlossen werden kann, bzw. eine sach-
liche Irreführung vorliegt.
5.3 Die Noni ist bislang in deutscher Sprache nur in speziellen Lexika
(vgl. Lebensmittellexikon, a.a.O., S. 1290) und bei Wikipedia lexikogra-
phisch nachgewiesen, nicht aber in üblicherweise von breiten Bevöl-
kerungskreisen konsultierten Nachschlagewerken, welche anders als
Wikipedia durch die Aufnahme eines Terminus auch einen Hinweis auf
die Verbreitung einer Vokabel liefern. Die Pflanze wird in mehrbändi-
gen Enzyklopädien unter ihrem lateinischen Namen, Morinda Citrifolia,
geführt, was jedoch für die Markenbeurteilung ausser Betracht zu
bleiben hat (vgl. dazu Urteil des BVGer B-1136/2009 vom 9. Juli 2010
E. 7.3.1 PERNATON/Pernadol 400).
Es kann offen bleiben, ob Personen, die sich, als Konsumenten oder
Fachleute, für Wellness- und Lifestyleprodukte interessieren, die Noni-
Frucht und -Pflanze kennen (vgl. auch RKGE vom 12. Februar 2004 in
sic! 9/2004 673 E. 5 Tahitian Noni). Die Noni-Pflanze und ihre Frucht
sind jedenfalls weder in reiner noch in verarbeiteter Form im Detail-
handel zu finden. Aufgrund der Dichte der Einkaufsmöglichkeiten in
der Schweiz werden Lebensmittel, Hygieneartikel und pharmazeuti-
Seite 18
B-2303/2007
sche Produkte in der Regel nicht vorwiegend über das Internet be-
zogen. Daher ist anzunehmen, dass die Frucht bzw. Pflanze dem hier
relevanten schweizerischen Durchschnittskonsumenten nicht bekannt
ist (anders insoweit noch die RKGE vom 12. Februar 2004 in sic!
9/2004 673 E. 5 Tahitian Noni, die davon ausging, dass sich "wie bei
anderen exotischen Früchten und Gewürzen [z.B. Grapefruit, Lychee,
Avocado, Chili] [...] die englische Bezeichnung als Sachbezeichnung
für die Frucht des indischen Maulbeerstrauches allgemein durchsetzen
und zudem die Morinda citrifolia auch in der Schweiz als Heilpflanze
eingesetzt werde und in deutschsprachigen Fachkreisen [Drogisten,
Apotheker, Heilpraktiker, Alternativmediziner] unter der Bezeichnung
"NONI" bekannt sei.) Entgegen der Annahme der Rekurskommission
hat die Noni-Frucht in den sechs Jahren, die seit deren Entscheid
vergangen sind, keine erweiterte Verbreitung gefunden. Dafür gibt es
derzeit auch im Hinblick auf die nahe Zukunft keine Indizien, wie etwa
im Hinblick auf die Fussballweltmeisterschaft 2010 von einer erwei-
terten Verbreitung des Wortes "Vuvuzela" auszugehen war (vgl. BVGer
B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.5 Vuvuzela). Da die Bestandteile
der Pflanze nicht im Rohzustand – wie andere exotische Früchte (z.B.
Mango, Lychee, Papaya) – verzehrt werden, ist jedenfalls nicht zu
erwarten, dass Noni etwa als Frucht langfristig populärer wird und
demzufolge auch breiter angeboten wird. Aber auch als Heilmittel oder
Nahrungsergänzungsmittel sowie kulturgeschichtlich hat Noni –
anders als etwa die Bestandteile der Aloe Vera (vgl. etwa Brockhaus
Multimedia Premium 2008, Version vom 15. Juni 2007 zur abführenden
Wirkung; Lebensmittellexikon, a.a.O., S. 46 f. zu deren breiter Verwen-
dung in Hautpflegemitteln und als Nahrungsergänzungsmittel, welche
auch in Supermärkten vertrieben werden) – in der Schweiz keine be-
sondere Bekanntheit erlangt. Insbesondere erhält Noni – von Ermitt -
lungen wegen eines beim Vertrieb eingesetzten Schneeballsystems
abgesehen (2001) – nahezu keine mediale Aufmerksamkeit. Dass
einzelne Gruppen der Bevölkerung die Frucht von Berufs wegen ken-
nen, steht der Feststellung nicht entgegen, dass der für die Frage der
Unterscheidungskraft und einer möglichen Irreführungsgefahr rele-
vante Durchschnittskonsument diese Frucht, wie ausgeführt, nicht
kennt. Etwas anderes hat für das Freihaltebedürfnis zu gelten, zu
dessen Beurteilung auf die Konkurrenten der Beschwerdeführerin
abzustellen ist, wie schon die Rekurskommission festgehalten hat
(RKGE vom 12. Februar 2004 in sic! 9/2004 673 E. 6).
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5.4 Nach dem Gesagten stellt sich die Frage, wie ein Zeichen zu beur-
teilen ist, das einerseits eine unmittelbare Herkunftsangabe (Tahiti)
enthält und andererseits ein weitgehend unbekanntes Wort, Noni, bei
dem die Konsumenten nicht wissen, worum es sich handelt. Bei einer
unmittelbaren Herkunftsangabe ist dann nicht von einer Herkunftser-
wartung seitens der Konsumenten auszugehen, wenn das Zeichen
wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird
(BGE 128 III 460 E. 2.1.2 Yukon). Eine Fantasiebezeichnung ergibt
sich indessen nicht schon aus dem Umstand, dass sich zu einer ein-
deutigen Herkunftsbezeichnung ein gänzlich unverständliches Wort
gesellt. Vielmehr muss der weitere Bestandteil eine Funktion einneh-
men, die von dem auf die Herkunft hinweisenden Charakter des
Zeichens ablenkt (z.B. Urteil des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar
2008 Pirates of the Carribean, in dem das Vorliegen einer Herkunfts-
angabe nicht diskutiert wird, BVGer B-734/2008 vom 11. Januar 2010
E. 8.6 Cheshire Cat, wenn man es als die Figur von Lewis Caroll be-
zeichnend auffasst, B-1279/2008 vom 6. Juni 2010 E. 5.5 Altec Lan-
sing). So konnte für das Zeichen JAVA MONSTER etwa erwogen
werden, ob der Zusatz MONSTER die Vorstellung eines Wesens aus
der indonesischen Sagen- und Märchenwelt hervorruft und deswegen
als eintragungsfähiges Fantasiezeichen qualifiziert werden kann (im
Ergebnis verneint, Urteil des BVGer B-102/2008 vom 28. Januar 2010
E. 6.4). Ein Wort, wie Noni, welches für den schweizerischen Durch-
schnittskonsumenten keinen Sinngehalt transportiert, hat indessen
keine derartige Wirkung und rückt den Bestandteil TAHITIAN als das
einzig verständliche Wort eher in den Vordergrund. Durch Hinzufügen
des Wortes Noni kann jedenfalls die Erfahrungstatsache nicht umge-
stossen werden, dass eine geographische Angabe beim Käufer die
Vorstellung weckt, die bezeichnete Ware stamme aus der Gegend, auf
die hingewiesen wird.
5.5 Nach dem Gesagten ist mithin festzuhalten, dass die Kombination
aus der direkten Herkunftsbezeichnung TAHITIAN und dem den
Durchschnittskonsumenten nicht bekannten Begriff NONI von diesen
grundsätzlich als ein Herkunftshinweis aufgefasst wird. Indessen ist zu
berücksichtigen, dass die zu beurteilenden Zeichen weitere Elemente
enthalten. Diese könnten geeignet sein, den herkunftshinweisenden
Charakter der Zwei-Wort-Kombination TAHITIAN NONI bzw. die Eig-
nung zur Irreführung jedenfalls in Bezug auf bestimmte der bean-
spruchten Waren entfallen zu lassen.
Seite 20
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6.
Im Folgenden wird zu beurteilen sein, wie die fünf, den Zeichenbe-
standteil TAHITIAN NONI enthaltenden Bezeichnungen unter Berück-
sichtigung der jeweiligen graphischen bzw. verbalen Zusätze und in
Bezug auf die beanspruchten Waren zu bewerten sind.
6.1 TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG (Nr. 51640/2006)
6.1.1 Von den zu dem gleichbleibenden Bestandteil TAHITIAN NONI
hinzutretenden Wortelementen wird das englische Wort JUICE als zum
englischen Grundwortschatz gehörig vom schweizerischen Durch-
schnittskonsument mit der Bedeutung "Saft" ohne weiteres verstan-
den.
"KRAFTZWERG" ist ein lexikographisch bislang nicht erfasstes Wort
der deutschen Sprache, welches gleichwohl für andere Waren (z.B. für
einen Synthesizer der Marke MFB) in Benutzung ist. Wer die deutsche
Sprache beherrscht, versteht das Wort problemlos als metaphorischen
Hinweis auf das Vorhandensein von Stärke trotz geringer Grösse wie
es auch in der Werbung, insbesondere für Fahrzeuge, verwendet wird
(Autobild vom 23. Oktober 2009, Kleiner Kraftzwerg,
/artikel/vw-polo-und-golf-mit-1-2-liter-tsi_997327.html; Dieter
Liechti, Französischer Kraftzwerg, Thurgauer Zeitung vom 5. Mai 2009,

Kraftzwerg-mit-200-PS/story/14961385). Es handelt sich insoweit in
Kombination mit anderen Markenbestandteilen in erster Linie um einen
anpreisenden Zusatz. Ein anderer eigenständiger Bedeutungsgehalt
ist nicht ersichtlich.
Insgesamt wird das Zeichen wohl verstanden als "aus Tahiti stammen-
der Noni-Saft, der Kraft gibt bzw. schon in geringer Menge kräftigt".
6.1.2 In dem Zeichen wird neben NONI der unmittelbaren Herkunfts-
bezeichnung TAHITIAN die Warenbezeichnung JUICE hinzugefügt.
Fraglich ist, ob auch nach Anfügen von JUICE und KRAFTZWERG
das Zeichen als Ganzes weiterhin als Herkunftsangabe angesehen
werden kann, wie für die Kombination TAHITIAN NONI angenommen
wurde. Auch ohne ein näheres Verständnis des Wortes NONI begreift
der Konsument jedenfalls, dass es sich um Saft handelt, der aus Tahiti
stammt. Das Wort JUICE verstärkt den Charakter des Zeichens als
Herkunftsangabe, da dem Adjektiv TAHITIAN mit dem Wort JUICE ein
Seite 21
B-2303/2007
Bestandteil zu Seite gestellt wird, auf welchen es sich beziehen kann.
Durch den weiteren Zusatz Kraftzwerg, der vornehmlich anpreisenden
Charakter hat, wird dieser Eindruck nicht erschüttert.
6.1.3 Nach dem Gesagten ist zu prüfen, ob das Wortzeichen TAHI-
TIAN NONI JUICE KRAFTZWERG als möglicherweise irreführende
Herkunftsangabe in Bezug auf alle beanspruchten Waren einzustufen
ist. Das Zeichen wird für die folgenden Waren beansprucht:
KLASSE 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konser-
viertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse;
Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte;
Speiseöle und -fette;
KLASSE 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-
ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und
Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz,
Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis;
KLASSE 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und
andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe
und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.
Von einer Herkunftsangabe ist jedenfalls zunächst auszugehen, soweit
die Warenklasse 32 mit Ausnahme von Bier sowie Mineralwässern und
kohlensäurehaltige Wässern betroffen sind. Wegen des im Zeichen
enthaltenen Wortes JUICE ist anzunehmen, dass das Wort TAHITIAN
als Herkunftsangabe jedenfalls in Bezug auf Fruchtsäfte bzw. Frucht-
saft enthaltende Getränke aufgefasst wird.
6.1.4 Fraglich ist indessen, ob dies auch für Bier, Mineralwässer und
kohlensäurehaltige Wässer sowie für die anderen Waren gelten soll.
Einerseits könnte davon auszugehen sein, dass sobald der Herkunfts-
charakter der Bezeichnung durch andere Zeichenbestandteile wie
JUICE bestätigt ist, der Charakter als Herkunftsangabe für alle Waren
gelten muss. Andererseits könnte der Umstand, dass gerade eine der
beanspruchten Waren in das Zeichen aufgenommen wird zu einer Ein-
schränkung der Herkunftsangabencharakters auf diese Art von Waren
führen. Gegen letztere Variante spricht, dass hierdurch zum einen eine
Möglichkeit zum Umgehung des grundsätzlich streng gehandhabten
Ausschlussgrundes der Irreführung über geographische Herkunftsan-
gaben geschaffen würde. Zum anderen unterschiede sich die Prüfung
durch nichts mehr von derjenigen wie sie im Rahmen des Gemeingut-
tatbestandes Art. 2 Bst. a MSchG durchgeführt wird. Im Ergebnis kann
offenbleiben, ob ein Zeichen wie TAHITIAN NONI JUICE KRAFT-
ZWERG infolge des Wortes TAHITIAN für jegliche Warenkategorien als
Herkunftsangabe angesehen werden müsste. Im vorliegenden Fall
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sollen ausschliesslich Lebensmittel so bezeichnet werden. Da das
Wort JUICE und sein deutsches und französisches Pendant (juice =
auch figurativ: energy, vgl. PONS Grosswörterbuch Englisch-Deutsch,
Stuttgart u.a. 2002, S. 479; "ohne Saft und Kraft" = kraftlos, ohne
rechten Schwung, vgl. Duden - Redewendungen, Wörterbuch der deut-
schen Idiomatik, 2. Auflage, Mannheim u.a. 2002, S. 638; "jus" als
Synonym für "vigueur", vgl. Le Grand Robert de la langue française,
Online-Version 2.0, 2005) auch im übertragenen Sinne gerade im
Zusammenhang mit KRAFTZWERG als Hinweis auf Kraft, Stärke und
Energie verstanden werden kann, wirkt es nicht in dem Sinne ein-
engend, als dass es nur für Saft enthaltende Waren in Betracht käme
und der Konsument ausschliessen würde, dass die Bezeichnung TAHI-
TIAN in dem Zeichen, angewendet auf nicht Saft enthaltende Waren,
nicht als Hinweis auf die Herkunft der Waren zu verstehen wäre. Die
weiteren Elemente des Zeichens neben TAHITIAN sind mithin nicht ge-
eignet, die durch dieses Wort entstandene Herkunftserwartung wieder
aufzuheben.
6.1.5 Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Zeichen sei nicht
irreführend, weil wenigstens für einen Teil der Waren die Angabe
TAHITIAN zutreffe und etwa das für die Herstellung von Saft und zahl -
reicher anderer Waren benötigte Noni-Püree in Tahiti produziert werde
(Beschwerde S. 4 ff.), was sie hinreichend belegt (vgl. Beilage 2 zur
Eingabe vom 28. August 2009). Gemäss Art. 48 Abs. 1 MSchG könne
sich die Herkunft einer Ware nach dem Ort der Herstellung oder nach
der Herkunft der verwendeten Ausgangsstoffe oder Bestandteile beur-
teilen. Insbesondere bei verarbeiteten Naturprodukten käme grund-
sätzlich beides als wertbestimmender Faktor in Betracht. Ob die Verar-
beitung oder die Rohstoffe im Vordergrund stehen, sei nach der
Verkehrsauffassung zu beurteilen. In diesem Zusammenhang ist sie
der Ansicht, dass auf einen eingeschränkten Verkehrskreis der an Life-
style- und Wellnessprodukten interessierten Personen abzustellen ist,
für welche die Herkunft der Noni-Frucht aus Tahiti im Vordergrund
stehe. Sie verweist insoweit auf den ihrer Ansicht parallel liegenden
vom Bundesgericht entschiedenen Fall FISCHMANUFKTUR DEUT-
SCHE SEE (fig.), in dem das Bundesgericht der Vorinstanz folgend,
die Beschwerde abgewiesen hatte, weil der Verarbeitung in Deutsch-
land aus Sicht der Konsumenten keine höhere Bedeutung zukam
(Urteil des Bundesgerichts 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 in sic!
10/2006 677 E. 2.5 Fischmanufaktur Deutsche See [fig.]) und die
Beschwerdeführerin eine Beschränkung auf Waren deutscher Herkunft
Seite 23
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nicht eintragen wollte.
Die Vorinstanz hält dem entgegen, dass sich im Markeneintragungs-
verfahren die Frage, ob der Verarbeitungsort oder der Ort der Roh-
stoffproduktion massgeblich sind, nicht stelle. Diese Frage sei einzig
bei der späteren Benützung der Marke relevant, wenn der Zivilrichter
aufgrund seiner umfassenden Kognition im Streitfall tatsächlich die
Herkunft zu bestimmen habe. Im Eintragungsverfahren gehe es nur
darum, festzustellen, ob eine Herkunftserwartung geweckt werde. Sei
dies der Fall, so sei um eine Irreführung betreffend einer geographi -
schen Herkunft zu verhindern, das Warenverzeichnis auf Produkte, für
welche die von Konsumenten erwartete Herkunft zutrifft, einzuschrän-
ken (Vernehmlassung Ziff. 5. ff), was die Beschwerdeführerin im Übri-
gen im Falle der Marke TAHITIAN NONI (fig.), Nr. 584'714, für die
Warenklasse 32 akzeptiert und insoweit die Eintragung des Zeichens
herbeigeführt hat.
Zu Recht macht die Beschwerdeführerin geltend, dass im Rahmen von
Art. 48 Abs. 1 MSchG nach Herkunft der Rohstoffe und Anbauort
differenziert wird (zu verarbeiteten Naturerzeugnissen CHRISTOPH WILLI,
in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Marken-
recht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zürich 2002, Art. 48, N. 6). Ob diese Differenzierung
schon im Rahmen des Eintragungsverfahrens zu berücksichtigen ist,
kann hier indessen offen bleiben, da entgegen der Argumentation der
Beschwerdeführerin zuvor festzustellen war, dass der relevante Ver-
kehrskreis für die beanspruchten Waren, namentlich Lebensmittel, der
Durchschnittskonsument ist (E. 4). Diesem ist wie ebenfalls oben
dargelegt (E. 5.3) der Begriff "Noni" nicht bekannt, weshalb nach der
Verkehrsanschauung des relevanten Verkehrskreises die Produktion
des Noni-Pürees nicht im Vordergrund stehen kann. Damit bleibt der
Verarbeitungsort der Waren massgeblich. Da dieser unstreitig nicht auf
Tahiti liegen muss, fallen die durch das Zeichen geweckte Herkunfts-
erwartung und die tatsächliche Herkunft auseinander, weswegen von
einer Irreführungsgefahr auszugehen ist.
6.1.6 Eine Ausnahme im Sinne eines Ortes, der – in den Augen der
massgeblichen Verkehrskreise – offensichtlich nicht als Produktions-,
Fabrikations- oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeug-
nisse in Frage kommt (z.B. Sahara oder Galapagos für Fernseher) ist
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nicht gegeben. Bezüglich sämtlicher Waren ist daher von einer
Herkunftsangabe auszugehen.
6.1.7 Nach dem Gesagten ist das Zeichen für alle beanspruchten
Waren als wegen Irreführung über die Herkunft nicht eintragungsfähig
zurückzuweisen.
6.2 Als weiteres Zeichen mit dem Bestandteil TAHITIAN NONI hat die
Beschwerdeführerin unter der Gesuch-Nr. 52010/2006 das Zeichen
EQUINE ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE in graphi-
scher Ausgestaltung hinterlegt (siehe A.), wobei festzuhalten ist, dass
die beiden ersten Worte in grosser, ins Auge fallender Schrift gefasst
sind, unter dem die Phrase "THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE" in viel
kleinerer, heller Schrift auf dunklem Grund zu stehen kommt. Rechts
neben dem Kasten, der die beiden übereinander stehenden Schrift-
züge einfasst, befindet sich ein weiterer Kasten mit einem Bildelement.
6.2.1 Das Zeichen wird von den englischen Wortelementen EQUINE
ESSENTIALS dominiert. "Essential" und "essenziell" wird in deutschen
Wörterbüchern mit der Bedeutung "wesentlicher Punkt, wesentliche
Sache, unentbehrliches, lebenswichtiges Gut" geführt (Duden Deut-
sches Universalwörterbuch, 6. Auflage, Mannheim 2007, S. 527). Auch
dem frankophonen Konsumenten ist die Bedeutung des Wortes
"Essentials", insbesondere wegen der Nähe zu dem gleichbedeuten-
den Begriff "l'essentiel" im Französischen bekannt. In beiden Sprachen
kann ESSENTIALS daher als auch den Durchschnittskonsumenten
geläufig angesehen werden kann. Das Wort EQUINE hingegen ist
weder eine Vokabel der deutschen Sprache noch als Wort einer
Fremdsprache dem deutschsprachigen Konsumenten vertraut. Es
handelt sich um die aus dem Lateinischen stammende englische bzw.
französische adjektivische Bezeichnung für "Pferd-" (Cambridge Inter-
national Dictionary of English, Cambridge 1995, S. 465; Le Nouveau
Petit Robert de la langue française, Paris 2009, S. 915). Während die
deutsche Sprache das Adjektiv in keiner Weise adoptiert hat, findet es
im Französischen jedenfalls im Bereich der Veterinärmedizin sowie der
Pferdezucht Anwendung (peste équine, ostéopathie équine etc.). Es
finden sich nur vereinzelt sprachlich verwandte Worte wie "cours
d'équitation", die als Teil der Alltagssprache bezeichnet werden kön-
nen. Eine breite Verwendung von "Équine" in der Sprache des tägli-
chen Lebens lässt sich dagegen nicht nachweisen (Pferdefleisch =
viande de cheval; Pferdestall = écurie; Pferderennen = course de
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B-2303/2007
cheval). Ausserdem kennt die französische Sprache zahlreiche Worte,
die mit "équi" beginnen und keinen Zusammenhang mit dem Thema
Pferde aufweisen, weil die lateinische Vorsilbe "aequi" für "gleich" im
Französischen mit einem "é" transkribiert wird (équitable, équinoxe
etc.). Es ist daher davon auszugehen, dass das Wort nur von Fachkrei-
sen, die als Züchter oder Tierarzt beruflich oder als Sportler mit
Pferden zu tun haben, geläufig ist, nicht aber dem fran-
zösischsprachigen schweizerischen Durchschnittskonsumenten. Die
Bedeutung der Wortkombination EQUINE ESSENTIALS, die sich mit
"das Wesentliche für das Pferd" übersetzen lässt, wird mithin nur von
den genannten Fachleuten als Sachbezeichnung wahrgenommen und
verstanden.
6.2.2 Von der kleiner geschriebenen Phrase "THE TAHITIAN NONI
ADVANTAGE" wird wie bereits ausgeführt TAHITIAN ohne weiteres als
Hinweis auf Tahiti verstanden. Das Wort ADVANTAGE, welches sich
als Vorteil (PONS-Grosswörterbuch, Englisch-Deutsch Stuttgart et al.
2002, S. 14) übersetzen lässt, ist dem deutsch sprechenden Konsu-
menten als Grundwortschatz der englischen Sprache geläufig, der
französisch sprechende Konsument erkennt darin zusätzlich das fran-
zösische "avantage" mit identischer Bedeutung (PONS-Grosswörter-
buch, Französisch-Deutsch Stuttgart et al. 1999, S. 63). Die englische
Wortfolge lässt sich nicht unmittelbar ins Deutsche oder Französische
übertragen. THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE ist wohl am ehesten
als "der Vorteil durch Tahitianisches Noni"/"l'avantage par le noni
tahitien" zu übersetzen. Aus den Wortelementen des Zeichens lässt
sich mithin die Botschaft "das Wesentliche für das Pferd – der Vorteil
durch Tahitianisches Noni" ablesen.
6.2.3 Das nebenstehende Bild zeigt Kopf und nackten Oberkörper
einen bekränzten Mannes. Er blickt zur rechten Seite und hält eine
Muschel an den Mund. Das Bild vermittelt einen Hinweis auf die Süd-
see, welcher sich aus Kombination der Motive ergibt, namentlich der
grossen Muschel, die mit tropischen Stränden assoziiert wird und dem
Mann mit nacktem Oberkörper, der auf eine ursprüngliche, naturnahe
Lebensweise hinweist, die allgemein in den tropischen Regionen zu
vermuten sein wird.
6.2.4 Zu prüfen ist nunmehr, ob in dem so verstandenen Zeichen
TAHITIAN vom Durchschnittskonsumenten als relevantem Verkehrs-
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kreis (vgl. E. 4 hiervor) als Herkunftsangabe für die nachstehenden
Waren der Klassen 5 und 31 verstanden wird:
KLASSE 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse;
Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für
medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel
und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel
zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide und
KLASSE 31: Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie
Samenkörner, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;
lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen
und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz.
6.2.5 Für Babykost, Pflaster, Verbandsmaterial sowie Mittel zur Vertil-
gung von schädlichen Tieren der Klasse 5 und die Waren der Klasse
31, die von jedermann nachgefragt werden, ist zu prüfen, ob TAHITIAN
aufgrund seiner Position im Zeichen als Herkunftsangabe aufgefasst
wird (zu den anderen an Spezialisten gerichteten Waren vgl. E. 4.2
hiervor). Für den Durchschnittskonsumenten ergeben weder die gross
geschriebene Phrase EQUINE ESSENTIALS noch das Wort Noni in
Bezug auf die genannten Waren einen Sinn. Insbesondere ist unab-
hängig vom Verständnis der einzelnen Bestandteile unklar, ob die in
die Phrase THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE eingebundene Her-
kunftsangabe TAHITIAN auf EQUINE ESSENTIALS zu beziehen ist.
Betreffend das Zeichen "ACJ presented by Arizona Girls" (B-
6850/2008 vom 2. April 2009 E. 6.4 AJC presented by Arizona Girls
[fig.]) hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass das
Zeichen im Gesamteindruck wesentlich durch das Akronym "AJC"
ohne Sinngehalt geprägt würde, während die dort ebenfalls nicht auf
eine Ware zu beziehende Herkunftsbezeichnung "Arizona" im Ver-
gleich sehr klein geschrieben und für den Gesamteindruck nicht mass-
gebend sei. Zudem stelle der Begriff "Arizona" lediglich einen Bestand-
teil des Slogans "AJC presented by Arizona girls" dar, was ebenfalls
gegen einen geographischen Herkunftshinweis spreche (vgl. auch
RKGE vom 24. Juni 2005 in sic! 12/2005 890 E. 7 La differenza si
chiama Gaggenau, RKGE vom 30. August 2005 in sic! 1/2006 40
E. 7 Würthphoenix). TAHITIAN ist hier gleichermassen in den Slogan,
"THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE", eingebettet und ebenfalls deut-
lich kleiner geschrieben als der von Grösse her dominierende, für
diese Konsumentengruppe jedoch sinngehaltlose Wortbestandteil
EQUINE ESSENTIALS. Als Unterschied zu "ACJ presented by Arizona
Girls" kann indessen angeführt werden, dass TAHITIAN als Adjektiv
eine Herkunftserwartung stärker unterstützt als die blosse substantivi-
Seite 27
B-2303/2007
sche Nennung des Ortes. Wie ARIZONA als auf GIRLS bezogen ange-
sehen werden kann, bezieht sich auch TAHITIAN wegen der gleichen
Schrift zunächst auf AUTHENTIC und damit an sich auf ein Wort dem
nicht wie einer Ware eine Herkunft zugeordnet werden kann, wes-
wegen es ebenfalls keinen – dem hier relevanten Durchschnittskonsu-
menten – verständlichen Sinngehalt aufweist. Allerdings ist der Be-
standteil TAHITIAN anders als im zitierten Fall "ACJ presented by
Arizona Girls" auch in Bezug zu dem klar auf die Südsee hinweisen-
den Bildelement (vgl. E. 6.2.3 hiervor) zu setzen. Die geringe für das
Wort TAHITIAN verwendete Schriftgrösse des Zeichens und dessen
Einbettung in den genannten Slogan verhindern nicht, dass der Durch-
schnittskonsument aufgrund der Kombination des Adjektivs TAHITIAN
mit dem auf die Südsee hinweisenden Bild den Bestandteil TAHITIAN
als einen Hinweis auf die tahitianische Herkunft der Waren begreifen.
Damit ist in Bezug auf alle, für dieses Zeichen beanspruchten Waren
von einer Herkunftserwartung des Durchschnittskonsumenten auszu-
gehen (zu den parallelen Erwartungen des zahnmedizinischen Fach-
publikums in Bezug auf Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahn-
ärztliche Zwecke, vgl. E. 4.2).
6.2.6 Nach dem Gesagten wird der Zeichenbestandteil TAHITIAN in
der hinterlegten Wortbildbezeichnung EQUINE ESSENTIALS THE
TAHITIAN NONI ADVANTAGE als Herkunftsangabe aufgefasst und ist
geeignet, eine Irreführung über die Herkunft aller beanspruchten
Waren zu bewirken.
6.3 Als drittes Zeichen mit dem Bestandteil TAHITIAN NONI hat die
Beschwerdeführerin das Gesuch mit der Nummer 52010/2006
CANINE ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE eingereicht.
Das Zeichen ist aufgebaut wie das zuvor behandelte mit der
Einschränkung, dass das Bildelement fehlt.
6.3.1 Mit Ausnahme des Wortelements CANINE kann auf die Aus-
führungen zur Wortbedeutung unter E. 6.2.1 und 6.2.2 verwiesen
werden. Das Wort CANINE ist die aus dem Lateinischen stammende
englische bzw. französische adjektivische Bezeichnung für "Hunde-"
(Cambridge International Dictionary of English, Camebridge 1995,
S. 189; Le Nouveau Petit Robert de la langue française, Paris 2009,
S. 339). Während das Wort in der deutschen Sprache keine Aufnahme
gefunden hat, wird es im Französischen zum einen im Bereich der
Veterinärmedizin zum anderen aber auch im übertragenen Sinne ver-
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wendet, um eine Art der Zuneigung (aimer d'une façon canine) oder
des Hungers zu beschreiben. Ausserdem werden die Eckzähne des
Menschen "dents canines" genannt. Insgesamt ist das Wort "canine"
wohl auch wegen der grösseren Verbreitung des Hundes als Haustier
dem französisch sprechenden Konsumenten etwas geläufiger als das
das Pferd bezeichnende Pendant. So finden sich Hundeschulen, die
sich der "éducation canine" annehmen, eine Hundeschau unter dem
Namen "Expositions Canines Internationales" und zahlreiche "sociétés
canines" (Hundeclubs) – auch von der "pollution canine" ist die Rede.
Dies deutet darauf hin, dass das Adjektiv "canine" zwar vor allem von
Hundezüchtern und Tierärzten, gebraucht wird, aber von Hundebe-
sitzern wenigstens verstanden wird. Damit ist, anders als bei der zuvor
behandelten Bezeichnung, davon auszugehen, dass der franzö-
sischsprachige Konsument das Zeichen als "Das essentielle für den
Hund – Vorteil durch tahitianisches Noni" grösstenteils versteht.
6.3.2 Zu prüfen ist nunmehr, ob in dem so verstandenen Zeichen
TAHITIAN vom Durchschnittskonsumenten als relevantem Verkehrs-
kreis (vgl. E. 4 hiervor) bzw. dem relevanten Fachpublikum (vgl. E. 4.2
hiervor) als Herkunftsangabe für die nachstehenden Waren der
Klassen 5 und 31 verstanden wird:
KLASSE 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse;
Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für
medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel
und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel
zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide und
KLASSE 31: Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie
Samenkörner, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;
lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen
und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz.
Damit handelt es sich grundsätzlich um die identische Ausgangslage
wie bei dem zuvor abgehandelten Zeichen. Zwei wesentliche Unter-
schiede sind jedoch zu berücksichtigen.
6.3.2.1 Zum einen enthält das Zeichen kein Bild. Dadurch fehlt der er-
gänzende Hinweis auf die Südsee und den Charakter des Bestandteils
TAHITIAN als Herkunftsangabe. Durch das fehlende Bild wird von dem
in kleiner Schrift gefassten Slogan THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE
weniger stark abgelenkt als im Fall des vorgenannten Zeichens. Frag-
lich ist daher, ob unter diesen Umständen für das an den Durch-
schnittskonsumenten gerichtete Warenverzeichnis von einer Dominie-
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rung der Phrase bzw. des Wortes TAHITIAN durch die weiteren
Elemente CANINE ESSENTIALS auszugehen ist. Im Fall "AJC presen-
ted by Arizona Girls" wurden drei Schriftarten kombiniert, von denen
zwei aufgrund des Fettdrucks (AJC) und des Schreibschriftcharakters
(Girls) im Gesamteindruck dominierten. Bei EQUINE ESSENTIALS
(E. 6.1) konkurriert der Slogan mit dieser Fantasiebezeichnung und
dem Bildelement, während vorliegend das Auge mit nur zwei Phrasen
beschäftigt ist. Insoweit kann kaum die Rede davon sein, dass die
TAHITIAN enthaltende Phrase völlig in den Hintergrund tritt.
6.3.2.2 Zum anderen versteht der französischsprachige Durchschnitts-
konsument – wie vorstehend erläutert – die Phrase CANINE ESSEN-
TIALS als Hinweis auf das "Wesentliche für den Hund". Damit ist
ähnlich wie im Hinblick auf JUICE (vgl. oben E. 6.1.2) ein Bezugsob-
jekt für die Herkunftserwartung vorhanden.
6.3.2.3 Zusammengenommen bewirken die stärkere Aufmerksamkeit
auf die Phrase THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE und damit auch auf
die Herkunftsbezeichnung einerseits und der für den Konsumenten
klare Hinweis auf Hundezubehör andererseits dass von einer
Herkunftserwartung auszugehen ist, die durch die anderen Zeichen-
elemente nicht mehr in Frage gestellt wird.
6.3.3 Für die beanspruchten Waren der Klassen 5 und 31 muss daher
gelten, dass alle relevanten Verkehrskreise den Zeichenbestandteil
TAHITIAN als Herkunftshinweis begreifen. Da das Zeichen insoweit
irreführend ist, muss es in Bezug auf die genannten Waren als nicht
eintragungsfähig zurückgewiesen werden.
6.3.4 Im Ergebnis kann auch das Zeichen CANINE ESSENTIALS THE
TAHITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) wegen der in ihr enthaltenen
irreführenden Herkunftsangabe nicht eingetragen werden.
6.4 Im Falle des vierten Eintragungsgesuchs für das Zeichen
TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) (Nr. 52021/2006) umgibt das Wort-
element kreisförmig das unter E. 6.2.3 erwähnte Bildelement und ist
seinerseits kreisförmig umrandet, so dass der Eindruck eines Sigels
entsteht.
6.4.1 Der englischen Vokabel "authentic" entsprechen klanglich und
sinngehaltlich die Varianten der deutschen und französischen
Sprache, "authentisch", und "authentique". "Authentisch" wird im Syno-
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nymwörterbuch mit "beglaubigt, belegt, dokumentiert, echt, gesichert,
glaubwürdig, sicher, ungeschönt, unverfälscht, verbürgt, verlässlich,
wahr, zuverlässig" umschrieben (Duden - Das Synonymwörterbuch,
4. Aufl. Mannheim 2007, S. 164). Gesamthaft betrachtet bedeutet das
Zeichen mithin "Echt Tahitian Noni".
6.4.2 Zu prüfen ist nunmehr, welches Verständnis sich bei den Durch-
schnittskonsumenten, bzw. dem relevanten Fachpublikum (vgl. E. 4.2
hiervor) als relevanten Abnehmern in Bezug auf die beanspruchten
Waren einstellt. Die Beschwerdeführerin hat das Zeichen für
KLASSE 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel; Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper-
und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel;
KLASSE 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse;
Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für
medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel
und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel
zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide;
KLASSE 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und
andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe
und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.
hinterlegt.
6.4.3 Für den Durchschnittskonsumenten ist im Sinne der vorstehen-
den Ausführungen davon auszugehen, dass jene zwar dem Wort NONI
keinen Bedeutungsgehalt zumessen, wohl aber aufgrund des Zeichen-
bestandteils TAHITIAN die Insel grundsätzlich als möglichen Her-
kunftsort für die Waren ansehen. Davon ist jedenfalls betreffend die
Getränke in Klasse 32 auszugehen. Da es nach der Rechtsprechung
des Bundesgerichts (BGE 128 III 454 E. 2.2 Yukon) für die Herkunfts-
erwartung der Konsumenten nicht erforderlich ist, dass der geogra-
phische Ort für die mit der Marke bezeichneten Produkte einen
besonderen Ruf geniesst, ist aufgrund der Bekanntheit Tahitis (vgl.
E. 5.1 hiervor) davon auszugehen, dass die relevanten Verkehrskreise
aufgrund des Markenbestandteils TAHITIAN auf eine tahitianische Her-
kunft auch der Waren der Klasse 3 und 5 schliessen. Eine Herkunfts-
erwartung kann auch nicht, wie im Falle der Sahara oder der Galapa-
gosinseln, mit der Begründung ausgeschlossen werden, Tahiti komme
als Produktionsort dieser Waren nicht in Frage (vgl. insoweit BGE 135
III 416 E. 2.6.6 Calvi [fig.]). Daher wird auch in Bezug auf die bean-
spruchten Waren der Klasse 3 und 5 eine Irreführungsgefahr durch die
Verwendung des Wortes Tahiti begründet.
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Das oben bereits aufgegriffene Argument der Beschwerdeführerin,
insbesondere die Noni enthaltenden Säfte bestünden zu 89 % aus
Noni-Püree und seien, weil dieses aus Tahiti stamme, als nicht irrefüh-
rend anzusehen (vgl. oben E. 6.1.5), vermag indessen auch vorliegend
nicht zu überzeugen. Wie die Beschwerdeführerin selber einräumt,
kann dieses Argument allenfalls geltend gemacht werden, wenn von
einem eingeschränkten Verkehrskreis der an Wellness-Produkten
interessierten Personen ausgegangen wird (vgl. Beschwerde, S. 5).
Nur wenn jemandem die Noni-Frucht bekannt ist, könnte die Angabe
TAHITIAN als richtige, nicht irreführende Angabe verstanden werden.
Da anders als von der Beschwerdeführerin angenommen gerade nicht
ein an Wellness-Produkten interessierter Abnehmerkreis, sondern ein
durchschnittlicher vorausgesetzt werden muss, ist dieser nicht in der
Lage, nach Ort der Rohstoff-Produktion einerseits und Herstel lungsort
andererseits zu differenzieren.
6.4.4 Im Ergebnis ist daher für das Zeichen TAHITIAN NONI AUTHEN-
TIC (fig.) von einer Irreführungsgefahr in Bezug auf alle der bean-
spruchten Waren auszugehen und die Verfügung der Vorinstanz zu
bestätigen.
6.5 Schliesslich hat die Beschwerdeführerin ausserdem das Zeichen
TAHITIAN NONI (fig.) mit der Gesuchs-Nr. 52027/2006 hinterlegt. Der
Text ist von einem Rechteck umgeben. Die beiden Worte füllen je, trotz
unterschiedlicher Wortlänge, eine gleich lange Zeile aus, wobei sie in
verschiedenen Schriften gehalten sind. "Tahitian" ist in einer stilisierten
Schreibschrift gehalten, während für "NONI" nur breite Majuskeln
verwendet werden und der diagonale Strich des "N" durchbrochen ist.
Auf der oberen waagerechten Linie des Rechtecks ist mittig eine nicht
näher identifizierbare Blume platziert.
6.5.1 Nachdem die Vorinstanz mit Schreiben vom 9. April 2009 mitge-
teilt hat, dass das Markeneintragungsgesuch Nr. 52027/2006 TAHI-
TIAN NONI (fig.) auf Antrag der Beschwerdeführerin vom 25. Februar
2009 geteilt worden ist und die Beschwerdeführerin sich in Bezug auf
einige der Waren der Klasse 32 (Biere; alkoholfreie Getränke ausge-
nommen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer; Fruchtge-
tränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zube-
reitung von Getränken) dazu bereit erklärt habe eine Einschränkung
der Warenliste auf Produkte tahitianischer Herkunft eintragen zu
lassen, ist die Eintragung des Zeichens nur mehr in Bezug auf die
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Waren der Klassen 3, 5, 29-31 sowie Mineralwässer und kohlensäure-
haltige Wässer der Klasse 32 strittig. Zu prüfen bleibt, ob das Zeichen
in Bezug auf die verbleibenden Waren von den relevanten Verkehrs-
kreisen als irreführend verstanden wird.
6.5.2 Wie im Falle der vorgenannten Zeichen enthält auch dieses die
direkte Herkunftsangabe TAHITIAN, die vom Durchschnittskonsumen-
ten als Hinweis auf Tahiti verstanden wird. Anders als im Verfahren be-
treffend das Zeichen "ACJ presented by Arizona Girls" (B-6850/2008
vom 2. April 2009 E. 6.4) kann der Beschwerdeführerin nicht zu Gute
gehalten werden, dass TAHITIAN im Gesamtzeichen eine untergeord-
nete Bedeutung habe und deswegen von den relevanten Verkehrs-
kreisen nicht als Herkunftsangabe wahrgenommen werde. Der Um-
stand, dass Noni, wie bereits festgestellt, nicht verstanden wird, führt
gleichermassen nicht dazu, dass der Herkunftsangabencharakter ent-
fällt (oben E. 5.4). Anders als im Falle des Zeichens CHESHIRE CAT
(Urteil des BVGer B-734/2008 vom 11. Januar 2010 E. 8.5) ist nicht
der angegebene Ort dem schweizerischen Publikum weitgehend unbe-
kannt, sondern der nicht geographische Bestandteil. Für den Konsu-
menten bestehen angesichts des Warenverzeichnisses gemäss dem
vom Bundesgericht festgestellten Erfahrungssatz (BGE 135 III 416
E. 2.2 Calvi [fig.], 128 III 454 E. 2.6 Yukon) keine Zweifel, dass die
Herkunftsangabe auf die Waren zu beziehen ist. Ob das Wort Noni in
diesem Zusammenhang eine Frucht bezeichnet oder etwa eine tahi-
tianische Sagengestalt, ist nicht von Bedeutung. Entscheidend ist im
vorliegenden Zusammenhang, zum einen, dass der Charakter des
Wortes TAHITIAN als Herkunftsangabe weder durch seine Stellung im
Gesamtzeichen (vgl. BVGer B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 6.4
Arizona Girls [fig.]) noch aufgrund einer sekundären Bedeutung des
Gesamtzeichens, wie dies etwa bei Cheshire Cat aufgrund der litera-
rischen Figur bei Lewis Caroll nahegelegen hätte, verdrängt wird und
daher keine Irreführungsgefahr begründet (oben E. 5.4). Wie bei den
vorgenannten Zeichen bleibt daher zu prüfen, ob sich nicht aufgrund
der Art der Waren aufdrängt, dass diese nicht tahitianischer Herkunft
sein können.
6.5.3 Das Zeichen TAHITIAN NONI (fig.) ist nunmehr noch für Waren
der Klassen 3, 5, 29-31 sowie Mineralwässer und kohlensäurehaltige
Wässer der Klasse 32 beantragt. Bezogen auf diese Waren, erscheint
es, wie bereits ausgeführt (E. 6.4.3), grundsätzlich denkbar, dass sie
auf Tahiti hergestellt und in die Schweiz importiert werden, so dass
Seite 33
B-2303/2007
auch dieses Zeichen mit dem Bestandteil TAHITIAN eine nicht zutref-
fende Herkunftserwartung weckt. Aufgrund der so hervorgerufenen
Irreführungsgefahr ist auch dieses Zeichens wegen Art. 2 Bst. c
MSchG nicht einzutragen.
6.5.4 Soweit sich die Beschwerdeführerin darauf stützt, eine Irrefüh-
rungsgefahr entstehe nicht, weil die Rohstoffe, die ihrer Ansicht nach
einen besonderen an Wellness-Produkten interessierten Verkehrskreis
ansprechen, aus Tahiti stammen, gilt dies wie oben ausgeführt
(E. 6.1.5) nicht, wenn die hier einschlägigen Durchschnittsverbraucher
Tahiti nicht als klassischen Herkunftsort des Noni-Püree identifizieren,
weil sie die Frucht nicht kennen. Auch in Bezug auf das Zeichen
TAHITAN NONI (fig.) ist im Zusammenhang mit den noch bean-
spruchten Waren von einer Irreführung über die Herkunft auszugehen.
Das Zeichen kann daher nicht eingetragen werden.
7.
Der Einwand der Beschwerdeführerin, alle hinterlegten Zeichen seien
im Ausland, namentlich durch das Harmonisierungsamt für den
Binnenmarkt (HABM) als Gemeinschaftsmarke, zugelassen worden,
was indizienhalber zu berücksichtigen sei. Die Indizfunktion von aus-
ländischen Präjudizien beschränkt sich nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichts auf Fälle des Gemeinguts und findet bei Zeichen, die
eine Irreführungsgefahr hervorrufen keine Anwendung (BGer vom
2. August 1994 in Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt
[PMMBl] 1994, 76 Alaska; Urteil des BVGer B-2419/2008 vom 12. April
2010 E. 11 Madonna [fig.]). Nach dem Gesagten sind daher die
Beschwerden vollumfänglich abzuweisen.
8.
Bei diesem Ausgang der Verfahrens unterliegt die Beschwerdeführerin
vollumfänglich, weshalb sie die Verfahrenskosten zu tragen hat (Art. 63
Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit
der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der
Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des
Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschä-
digungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2).
Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die
Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4
VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und
Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren,
Seite 34
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wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert
zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf
(BGE 133 III 490 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist
auch für die vorliegenden Verfahren auszugehen. Wegen der sich in
den fünf vereinigten Verfahren gleichermassen stellenden ähnlichen
Rechtsfragen (vgl. Vereinigungsverfügung vom 6. Juli 2007) hat sich
der Aufwand für die einzelnen Verfahren reduziert. Dem wird durch die
Herabsetzung Gerichtsgebühr auf Fr. 1'500.– pro Verfahren anstatt von
üblicherweise Fr. 2.500.– in Eintragungsfällen Rechnung getragen. Die
Gerichtskosten sind also insgesamt auf Fr. 7'500.– festzusetzen. Die
der Beschwerdeführerin nach dem Gesagten in voller Höhe aufzu-
erlegenden Verfahrenskosten sind mit dem von ihr geleisteten Kosten-
vorschuss von Fr. 7'500.– zu verrechnen. Der Vorinstanz können keine
Verfahrenskosten auferlegt werden (Art. 63 Abs. 2 VwVG).
Der Beschwerdeführerin ist angesichts des Verfahrensausgangs keine
Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7
Abs. 2, Art. 9 und Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerden werden abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 7'500.– werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 7'500.– verrechnet.
3.
Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen.
Seite 35
B-2303/2007
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. CH52021/2006; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (Gerichts-
urkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Miriam Sahlfeld
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand: 13. September 2010
Seite 36