B-2323/2009 - Abteilung II - Widerspruchssachen - Widerspruchsverfahren Nr. 9809 Circus Conelli

Abtei lung II
B-2323/2009
{T 0/2}
U r t e i l v o m 1 5 . O k t o b e r 2 0 0 9
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.
X._______,
vertreten durch
Rechtsanwalt lic. iur. Ernst A. Widmer und
Rechtsanwalt lic. iur. Milan Kryka,
Sears Wiederkehr Hugelshofer Widmer,
Bahnhofstrasse 48, 8022 Zürich,
Beschwerdeführer,
gegen
Y._______,
vertreten durch LL.M. Dr. iur Christoph Gasser,
Staiger, Schwald & Partner AG, Genferstrasse 24,
Postfach 2021, 8027 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Widerspruchsverfahren Nr. 9809 Circus Conelli.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-2323/2009
Sachverhalt:
A.
Am 30. April 2008 wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt
(SHAB) die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 570'559 „Circus Co-
nelli“ der Beschwerdegegnerin publiziert. Sie ist für folgende Waren
und Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbei-
ten.
Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Akti-
vitäten.
Klasse 43: Verpflegung; Beherbergung von Gästen.
Gegen diese Markeneintragung erhob der Beschwerdeführer am
25. Juli 2008 vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum
(Vorinstanz) Widerspruch. Er stützte den Widerspruch auf die angeb-
lich notorisch bekannte Marke „Circus Conelli“. Die notorische Be-
kanntheit des Zeichens wurde für die identischen Dienstleistungen be-
hauptet. Der Beschwerdeführer beantragte, er sei als Mitinhaber zur
gesamten Hand der Marke Nr. 570'559 „Circus Conelli“ im Markenre-
gister einzutragen (Antrag 1); eventualiter sei die Marke Nr. 570'559
„Circus Conelli“ für ungültig zu erklären (Antrag 2). Zur Begründung
führte er aus, er habe den Circus Conelli zusammen mit dem im Jahre
2007 verstorbenen Z. als Partner geführt. Somit seien Z. respektive die
von ihm beherrschte Beschwerdegegnerin sowie er Gesamteigentü-
mer der älteren, nicht eingetragenen identischen Marke „Circus Conel-
li“. Die Marke sei als Bezeichnung für den Betrieb des gemeinsamen
Zirkusgeschäfts definiert und verwendet worden. Es liege kein einstim-
miger Beschluss vor, wonach der als einfache Gesellschaft zu qualifi-
zierende Circus Conelli seine Rechte an der Marke „Circus Conelli“ an
die Beschwerdegegnerin abgetreten habe, weswegen er als Mitinha-
ber der Marke, die sei seit 1992 regelmässig gebraucht und in der
ganzen Schweiz intensiv beworben worden sei, einzutragen sei.
Mit Stellungnahme vom 30. September 2008 beantragte die Beschwer-
degegnerin, auf die Anträge des Beschwerdeführers sei nicht einzutre-
ten; eventualiter seien die Anträge abzuweisen. Zur Begründung führte
sie aus, der Antrag 1 entbehre eines im Widerspruchsverfahren zuläs-
sigen Rechtsbegehrens und folglich einer Sachentscheidvoraus-
setzung. Auch auf den Antrag 2 sei nicht einzutreten, da nur der mate-
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rielle Inhaber einer älteren Marke zur Widerspruchseinreichung be-
rechtigt sei. Der Beschwerdeführer könne sich nicht auf eine ältere
Marke berufen, da gar keine notorisch bekannte Marke vorliege: Zum
einen sei der Beschwerdeführer nicht in der Lage zu zeigen, wie die
angeblich notorisch bekannte Marke laute. Er zeige auch nicht, für wel-
che Waren und / oder Dienstleistungen diese Marke beansprucht wer-
de. Schliesslich bestehe keine Veranlassung, von der ständigen Praxis
der Vorinstanz abzuweichen und beim vorliegend unstrittig gebliebe-
nen reinen Binnensachverhalt das Bestehen einer notorisch bekann-
ten Marke überhaupt in Betracht zu ziehen. Es handle sich somit vor-
liegend um einen Widerspruch ohne Widerspruchsmarke, weshalb auf
den Widerspruch nicht eingetreten werden könne. Zudem wäre der Be-
schwerdeführer nicht berechtigt, als einzelner einfacher Gesellschafter
gestützt auf eine angebliche notorisch bekannte Marke gegen die Ein-
tragung der Schweizer Marke Nr. 570'559 Widerspruch zu erheben,
zumal sich der vorliegende Widerspruch auf keinen Gesellschaftsbe-
schluss stütze. Vielmehr hätten die Mitgesellschafter, B. und C., gegen
die Einreichung und Aufrechterhaltung des markenrechtlichen Wider-
spruchs gesellschaftsrechtlichen Widerspruch (Veto) eingereicht. Auch
von einer Notgeschäftsführungsbefugnis könne im vorliegenden Fall
keine Rede sein. Sollte wider Erwarten auf die beiden Anträge einge-
treten werden, wären sie abzuweisen.
Die Vorinstanz wies den Widerspruch mit Verfügung vom 6. März 2009
ab, soweit sie darauf eintrat. Sie führte aus, soweit der Beschwerde-
führer obligationen- respektive zivilrechtliche Ansprüche geltend ma-
che, könne er im vorliegenden Widerspruchsverfahren nicht gehört
werden, denn Gegenstand des Widerspruchsverfahrens sei allein die
markenrechtliche Verwechslungsgefahr. Auf den Antrag des Beschwer-
deführers, dass er als Mitinhaber zur gesamten Hand der angefochte-
nen Marke im Markenregister einzutragen sei, sei daher nicht einzutre-
ten. Dagegen sei der Beschwerdeführer als Mitbegründer und Direktor
des unter dem Namen „Circus Conelli“ geführten Zirkus-Geschäfts le-
gitimiert, gestützt auf die angeblich notorisch bekannte Marke „Circus
Conelli“ Widerspruch einzureichen. Hinsichtlich der behaupteten Noto-
rietät der Widerspruchsmarke führte die Vorinstanz aus, gemäss ihrer
Praxis werde insoweit ein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt,
als sich auf eine notorische Marke nur ein Inhaber einer (älteren) aus-
ländischen Marke berufen könne, dessen Marke in der Schweiz noto-
risch bekannt sei. Weder die mit dem Widerspruch eingereichten Un-
terlagen noch die Ausführungen des Beschwerdeführers liessen vorlie-
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gend Rückschlüsse auf das Bestehen einer ausländischen Marke, wel-
che dem Widerspruchzeichen entspreche, zu. Somit mangle es im vor-
liegenden Fall an der Voraussetzung eines internationalen Sachver-
halts, weshalb der gestützt auf die angebliche notorische Bekanntheit
des Zeichens "Circus Conelli" eingereichte Widerspruch abzuweisen
sei.
B.
Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer am 9. April 2009
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, der an-
gefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Eintragung der Marke
Nr. 570'559 „Circus Conelli“ sei ungültig zu erklären. Er macht im We-
sentlichen geltend, aus dem Entscheid der Rekurskommission für
geistiges Eigentum i.S. Richemont / Richmond Swiss Watch sowie der
Auslegung der massgeblichen Gesetzesbestimmung gehe hervor,
dass sämtliche notorisch bekannten Zeichen, nicht nur ausländische,
den Schutz der notorisch bekannten Marke genössen. Auch namhafte
Stimmen in der Lehre sprächen sich für die Anwendung von Art. 3
Abs. 2 Bst. b MSchG auf den reinen Binnensachverhalt aus. Es beste-
he damit Anlass, die Praxis der Vorinstanz zu korrigieren und von der
Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts vollständig abzuse-
hen. Im Weiteren legte der Beschwerdeführer dar, weshalb die Marke
„Circus Conelli“ als notorisch bekannt zu qualifizieren sei.
C.
Mit Stellungnahme vom 4. Juni 2009 beantragt die Vorinstanz, die Be-
schwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Sie führt im Wesentlichen
aus, sie gehe gestützt auf die Praxis des Bundesgerichts davon aus,
dass der Schutz der notorisch bekannten Marke als Ausnahmetatbe-
stand zu betrachten sei, der nur mit Zurückhaltung und Strenge anzu-
nehmen sei, damit das Eintragungsprinzip und die dadurch gewähr-
leistete Rechtssicherheit nicht zu stark relativiert würden. Daher setze
ihre Praxis insoweit einen internationalen Sachverhalt voraus, als sich
auf eine notorische Marke nur ein Inhaber einer (älteren) ausländi-
schen Marke berufen könne, dessen Marke in der Schweiz notorisch
bekannt sei. Im vom Beschwerdeführer angerufenen Richemont-Ent-
scheid der RKGE sei nicht eine notorisch bekannte Marke auf Grund
eines reinen Binnensachverhalts anerkannt worden; diese Frage sei
vielmehr offen gelassen worden. Dagegen habe sie gestützt auf den
genannten Entscheid ihre bisherige Praxis dahingehend angepasst,
dass nun auch Inländer den Schutz der notorisch bekannten Marke
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anrufen könnten. Mit ihrer Praxis halte sie entgegen der Auffassung
des Beschwerdeführers nicht an einer Inländer-Diskriminierung fest,
zumal die völkerrechtlichen Vorschriften zum Schutz der notorisch be-
kannten Marke den Ausländern in der Sache keine weitergehenden
Rechte als den Inländern verschafften, weil auch die Ausländer an die
Voraussetzung des speziellen internationalen Sachverhalts, d.h. Vorlie-
gen einer ausländischen Marke, welche in der Schweiz notorische Be-
kanntheit erlangt habe, gebunden seien. Es bestehe beim vorliegend
unstrittig gegebenen Binnensachverhalt keine Veranlassung, von ihrer
auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung gestützte Praxis abzuwei-
chen. Der Schutz der notorisch bekannten Marke müsse im Sinne ei-
ner Ausnahme des Eintragungsprinzips auf eng zu definierende Sach-
verhalte beschränkt bleiben. An der Voraussetzung des Vorliegens ei-
ner ausländischen Marke sei festzuhalten.
D.
Mit Beschwerdeantwort vom 30. Juni 2009 beantragt die Beschwerde-
gegnerin, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten; eventualiter sei sie
abzuweisen. Mit gleicher Begründung wie im Widerspruchsverfahren
führt die Beschwerdegegnerin aus, weshalb es dem Beschwerdeführer
an der Beschwerdelegitimation fehle. Sie rügt, die Vorinstanz sei zu
Unrecht auf den Widerspruch des Beschwerdeführers eingetreten. Der
Widerspruchsentscheid sei aber insoweit richtig, als die Vorinstanz zu
Recht in konstanter Praxis die Anerkennung notorisch bekannter Mar-
ken auf Grund reiner Binnensachverhalte ablehne. Die überwiegende
Lehre und Gerichtspraxis stützten diese Auffassung. Kein Auslegungs-
element weise darauf hin, dass notorisch bekannte Marken auf Grund
reiner Binnensachverhalte anerkannt werden könnten. Würde wider
Erwarten die Möglichkeit einer notorisch bekannten Marke bei einem
reinen Binnensachverhalt bejaht, so wären im vorliegenden Fall die
hohen Anforderungen zur Annahme einer notorisch bekannten Marke
nicht erfüllt.
E.
Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentli-
chen Verhandlung verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
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1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
1.1 Die Rechtsmittelinstanz prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvo-
raussetzungen vorliegen und auf eine Beschwerde einzutreten ist (vgl.
BVGE 2007/6 E. 1; BGE 130 II 65 E. 1). Die entscheidende Instanz hat
von Amtes wegen auch zu prüfen, ob die Prozessvoraussetzungen bei
der Vorinstanz gegeben waren. Hat die Vorinstanz trotz Fehlens einer
Prozessvoraussetzung materiell entschieden, ist der angefochtene
Entscheid aufzuheben (ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfah-
ren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1998, N. 412;
BGE 128 V 89 E. 2a; BGE 125 V 401 E. 4a).
1.2 Nach Art. 31 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992
über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG,
SR 232.11) zum Widerspruch legitimiert ist jeder Inhaber einer älteren
Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2 MSchG, gleichgültig, ob dieselbe be-
reits registriert oder erst angemeldet ist oder allenfalls nur notorische
Bekanntheit geniesst (EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, in: Roland
von Büren / Eugen Marbach / Patrik Ducrey, Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bern 2008, N. 694; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in:
Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterial-
güter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: Mar-
bach, SIWR III/1], N. 1126 ff.; CHRISTOPH WILLI, MSchG, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäi-
schen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 31, N. 2;
LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell
/ Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizeri-
schen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz,
Basel / Genf / München 1999 [hiernach: David, Kommentar MSchG],
Art. 31, N. 3). Bei einer behaupteten Notorietät ist auf den Widerspruch
einzutreten (WILLI, a.a.O., Art. 31, N. 4; Entscheid der Eidgenössischen
Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Schweizerische
Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
[sic!] 2000 S. 699 E. 2 – / InternetCom [fig.]), es sei denn,
die widersprechende Partei wäre nicht Trägerin des geltend gemach-
ten Rechtes (RKGE in sic! 2000 S. 699 E. 2 – / Internet-
Com [fig.]).
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1.2.1 Im vorliegenden Fall machte der Beschwerdeführer vor der Vor-
instanz geltend, er habe zusammen mit dem im Jahre 2007 verstorbe-
nen Z. den Circus Conelli als Partner geführt. Somit seien Z. respekti-
ve die von ihm beherrschte Beschwerdegegnerin sowie er Gesamtei-
gentümer der älteren, nicht eingetragenen identischen Marke „Circus
Conelli“. Die Marke sei als Bezeichnung für den Betrieb des gemeinsa-
men Zirkusgeschäfts definiert und verwendet worden. Es liege kein
einstimmiger Beschluss vor, wonach der als einfache Gesellschaft zu
qualifizierende Circus Conelli seine Rechte an der Marke „Circus Co-
nelli“ an die Beschwerdegegnerin abgetreten habe, weswegen er als
Mitinhaber der Marke, die seit 1992 regelmässig gebraucht und in der
ganzen Schweiz intensiv beworben worden sei, einzutragen sei. Er sei
legitimiert, die der einfachen Gesellschaft zustehenden und hier auch
von und für diese beanspruchten Rechte durch die Einleitung des Wi-
derspruchsverfahrens alleine, d.h. ohne Mitwirkung seines Partners
(Beschwerdegegnerin oder Erbengemeinschaft Z. und A.) wahrzuneh-
men, da grundsätzlich mangels anderer Absprache jeder Partner ge-
schäftsführend tätig sein dürfe. Es handle sich um eine dem normalen
Geschäftsbetrieb zuzuordnende Massnahme zum Schutz und zur Ver-
teidigung bestehender eigener Rechte. Selbst wenn das vorliegende
Verfahren über den gewöhnlichen Betrieb der gemeinschaftliche Ge-
schäfte hinausgehen würde, wäre er ohne oder gegen den Willen sei-
ner Partner zum Anheben des Widerspruchs auf eigene Initiative be-
fugt.
Dem hielt die Beschwerdegegnerin entgegen, der Beschwerdeführer
sei nicht berechtigt, als einzelner einfacher Gesellschafter, gestützt auf
eine angebliche notorisch bekannte Marke, gegen die Eintragung der
Schweizer Marke Nr. 570'559 Widerspruch zu erheben, zumal sich der
vorliegende Widerspruch auf keinen Gesellschaftsbeschluss stütze.
Vielmehr hätten die neuen Mitgesellschafter, B. und C., gegen die Ein-
reichung und Aufrechterhaltung des markenrechtlichen Widerspruchs
gesellschaftsrechtlichen Widerspruch (Veto) eingereicht. Auch von ei-
ner Notgeschäftsführungsbefugnis könne im vorliegenden Fall keine
Rede sein.
1.2.2 Die Vorinstanz trat auf den Antrag 1 des Beschwerdeführers, er
sei als Mitinhaber zur gesamten Hand der Marke Nr. 570'559 „Circus
Conelli“ im Markenregister einzutragen, nicht ein. Dieser Nichteintre-
tensentscheid blieb unangefochten. Die Beschwerde richtet sich allein
gegen die Abweisung des Widerspruchs respektive des Eventualan-
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trags des Beschwerdeführers, die Marke Nr. 570'559 „Circus Conelli“
sei für ungültig zu erklären. Zum Eintreten auf diese Anträge hielt die
Vorinstanz fest: Aus den mit der Widerspruchsschrift ins Recht geleg-
ten Unterlagen sei ohne Weiteres ersichtlich, dass der Beschwerde-
führer Mitbegründer und Direktor des unter dem Namen „Circus Conel-
li“ geführten Circus-Geschäfts sei, und dass das Zeichen „Circus Co-
nelli“ in den Geschäftsdokumenten gebraucht werde. Seine Aktivlegiti-
mation bezüglich des gestützt auf die angeblich notorisch bekannte
Marke „Circus Conelli“ eingereichten Widerspruchs sei damit erstellt.
1.2.3 Aus den Akten ergibt sich, dass der Circus Conelli, zumindest
für das vorliegende Verfahren (vgl. Vorbehalt der Beschwerdegegnerin,
Beschwerdeantwort Ziff. 14), unstrittig als einfache Gesellschaft im
Sinn von Art. 530 ff. OR (SR 220) zu qualifizieren ist, welche in Zürich
zur Weihnachtszeit einen Zirkus („Circustraum Conelli“ o.ä.) betrieb re-
spektive immer noch betreibt. Diese einfache Gesellschaft setzte sich
bis zum Tod von Z. im Dezember 2007 aus dem Beschwerdeführer und
Z. zusammen. Z. hinterliess seine Ehefrau A. sowie zwei Kinder, B. und
C.. Im Frühjahr 2008 verstarb auch die Ehefrau A., womit unbestritte-
nermassen B. und C. (respektive die von ihnen beherrschte Beschwer-
degegnerin) Rechtsnachfolger von Z. an dessen Berechtigung am Zir-
kus sind (Widerspruchsschrift Ziff. 6 f.; Beschwerdeantwort Ziff. 15).
Gemäss Art. 545 Abs. 1 Ziff. 2 OR wird die einfache Gesellschaft auf-
gelöst, wenn ein Gesellschafter stirbt und für diesen Fall nicht schon
vorher – oder erst nachträglich – vereinbart worden ist, dass die Ge-
sellschaft mit den Erben fortbestehen solle. Nicht schon der Eintritt
des Auflösungsgrundes, sondern erst der Abschluss der Liquidation
beendet das Gesellschaftsverhältnis (BGE 119 II 119 E. 3a, mit Hin-
weisen).
Es besteht prima vista kein Anhaltspunkt dafür, dass die einfache Ge-
sellschaft mit dem Tod von Z. aufgelöst wurde, zumal auf dem Faltpro-
spekt zum vom 20. November 2008 bis 4. Januar 2009 stattfindenden
Weihnachtszirkus Conelli („Circustraum Conelli“; Widerspruchsbeilage
9) B. sowie der Beschwerdeführer als gemeinsam präsentierende Zir-
kusdirektoren aufgeführt werden (analog für die Spielsaison
2009/2010, vgl. die Website [Über uns → Der
Circus]), in Anlehnung an die Faltprospekte der vorangehenden beiden
Jahre, auf denen Z. und der Beschwerdeführer gemeinsam genannt
waren (vgl. Widerspruchsbeilagen 7 und 8). Auch die Beschwerdegeg-
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nerin stellt fest, dass seit dem Tod von Z. der Zirkus Conelli vom Be-
schwerdeführer sowie den Kindern des Verstorbenen, B. und C., weiter
geführt wurde (Beschwerdeantwort Ziff. 16). Selbst wenn nicht verein-
bart worden wäre, dass die einfache Gesellschaft mit B. und C. fortge-
setzt würde, wäre sie mit dem Tod von Z. als noch nicht aufgelöst zu
betrachten, sondern würde als Abwicklungsgesellschaft mit dem einzi-
gen Zweck der Liquidation weiter bestehen (BGE 119 II 119 E. 3a, mit
Hinweisen). Es ist demnach für das vorliegende Verfahren davon aus-
zugehen, dass die einfache Gesellschaft „Circus Conelli“ nunmehr aus
drei Personen, dem Beschwerdeführer, B. und C., besteht.
Da gemäss Art. 544 Abs. 1 OR alle Sachen, dingliche Rechte und For-
derungen unter Vorbehalt abweichender Regelungen allen Gesell-
schaftern gemeinschaftlich gehören, können entsprechende Ansprü-
che nur von allen Gesellschaftern gemeinsam, gegebenenfalls durch
bevollmächtigte Stellvertreter, als notwendige Streitgenossenschaft
geltend gemacht werden (BGE 119 Ia 342 E. 2a; Urteile des Bundes-
gerichts 4C.352/2006 vom 25. Januar 2007 E. 3.2.2 und 4C.218/2000
vom 6. Oktober 2000 E. 2a; EUGEN MARBACH, Rechtsgemeinschaften an
Immaterialgütern, Bern 1987, S. 211 f.). Dabei spielt es jedoch keine
Rolle, ob die Gemeinschafter alle auf der gleichen Parteiseite stehen.
Die notwendige Streitgenossenschaft steht gemeinschaftsinternen
Auseinandersetzungen nicht entgegen (EUGEN MARBACH, Rechtsgemein-
schaften an Immaterialgütern, a.a.O., S. 212; WILLI EGLOFF, Rechtsge-
meinschaften an verwandten Schutzrechten, in sic! 1999 S. 539 ff.,
S. 545; vgl. auch BGE 119 Ia 342 E. 2a).
Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung zur Erbengemein-
schaft, gemäss Art. 602 Abs. 2 ZGB (SR 210) ebenfalls eine Gemein-
schaft in Gesamthand, Rechtsmittel einzelner Mitglieder einer Erben-
gemeinschaft zugelassen, wenn ein zur Erbschaft gehörender An-
spruch gegenüber einzelnen Miterben von allen übrigen Erben geltend
gemacht wird, oder wenn der Rechtsstreit Schulden der Gesamthand
betrifft, für welche die einzelnen Erben solidarisch haften (BGE 119
Ia 342 E. 2a, mit Verweis auf BGE 102 Ia 430 E. 3, BGE 93 II 11 E. 2b
und BGE 54 II 243). Auch im Fall einer einfachen Gesellschaft liess
das Bundesgericht das Rechtsmittel (staatsrechtliche Beschwerde) ei-
nes einzelnen Gesellschafters gegen eine Nichteintretensverfügung
der Staatsanwaltschaft zu. Es argumentierte, auch der einzelne Ge-
sellschafter müsse ein Rechtsmittel ergreifen können, wenn die übri-
gen Mitgesellschafter Straftaten zum Nachteil der einfachen Gesell-
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schaft begangen hätten, denn nur so könnten deren Rechte gewahrt
werden. Die Ausnahme vom Grundsatz des gemeinsamen Handelns
dränge sich auf, weil ansonsten die einfache Gesellschaft im Verhält-
nis zu ihren Gesellschaftern ihres strafprozessualen Schutzes verlus-
tig gehe. Die Alleinvertretungsbefugnis eines Gesellschafters sei auch
unbedenklich, weil die übrigen Mitgesellschafter vom Rekurs gegen
die Einstellungsverfügung betroffen und Partei im Rekursverfahren sei-
en, so dass eine Auseinandersetzung unter allen Gesellschaftern
stattfinde. Es sei also sachlich in keiner Weise gerechtfertigt gewesen,
dem einzelnen Gesellschafter die Rekurslegitimation abzusprechen,
zumal es offensichtlich ausgeschlossen gewesen sei, dass die Mitge-
sellschafter einem Rekurs gegen die Einstellung der gegen sie gerich-
teten Strafuntersuchung zustimmen würden (BGE 119 Ia 342 E. 2a).
Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer vor der Vorinstanz gel-
tend gemacht, die notorisch bekannte Marke „Circus Conelli“ stehe der
einfachen Gesellschaft „Circus Conelli“ zu. Da seine Mitgesellschafter,
B. und C., respektive die von ihnen beherrschte Beschwerdegegnerin,
die Marke „Circus Conelli“ nicht für die einfache Gesellschaft, sondern
für die Beschwerdegegnerin haben eintragen lassen, befürchtete der
Beschwerdeführer offenbar, die einfache Gesellschaft „Circus Conelli“
gehe der seiner Ansicht nach ihr zustehenden Marke „Circus Conelli“
verlustig, weshalb er Widerspruch gegen die Eintragung der CH-Marke
Nr. 570'559 „Circus Conelli“ erhob. Auf Grund der Interessenlage war
es ausgeschlossen, dass die Mitgesellschafter des Beschwerdeführers
ihre Zustimmung zur Einreichung des Widerspruchs geben würden. In
diesem Sinne teilten sie denn auch je mit Schreiben vom 30. Septem-
ber 2008 an den Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin mit, dass
sie als Mitinhaber am Zirkus gegen die Einreichung und Aufrechterhal-
tung des Widerspruchs vom 25. Juli 2008 seien (Beschwerdeantwort-
beilagen 2 und 3). Es ist daher wohl davon auszugehen, dass der Be-
schwerdeführer berechtigt war, ohne Zustimmung seiner Mitgesell-
schafter Widerspruch zu erheben, um die Rechte der einfachen Ge-
sellschaft „Circus Conelli“ zu wahren. Folgerichtig trat die Vorinstanz,
der die genannten Schreiben vom 30. September 2008 zur Kenntnis
gebracht wurden, zu Recht, wenn auch mit anderer Begründung, auf
den Widerspruch des Beschwerdeführers ein.
1.3 Als Widersprechender, auf dessen Widerspruch zu Recht eingetre-
ten wurde, ist der Beschwerdeführer durch die angefochtene Verfü-
gung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesge-
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setzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren
[VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht
bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich
ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraus-
setzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Die Vorinstanz hat den Widerspruch einzig mit der Begründung abge-
wiesen, es mangle an einem internationalen Sachverhalt, weshalb sich
der Beschwerdeführer nicht auf die notorische Bekanntheit der Wider-
spruchsmarke berufen könne. Solange die Frage einer Verwechslungs-
gefahr zwischen den beiden Marken in der angefochtenen Verfügung
nicht geprüft worden ist, pflegt das Bundesverwaltungsgericht, falls es
in Gutheissung der Beschwerde die notorische Bekanntheit des Wider-
spruchzeichens bejaht, die Sache zur weiteren Prüfung an die Vor-
instanz zurückzuweisen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-7429/2006 vom 20. März 2008 E. 4 – Diacor / Diastor, B-246/2008
vom 26. September 2008 E. 1 – Red Bull / Dancing Bull, mit Verwei-
sen).
3.
Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz aus-
geschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder
gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich
daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Als ältere Marke gilt einer-
seits eine eingetragene oder doch wenigstens hinterlegte Marke, die
eine bessere Priorität geniesst, und andererseits eine Marke, die zum
Zeitpunkt der Hinterlegung der jüngeren Marke in der Schweiz im Sin-
ne von Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883
zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsüberein-
kunft, PVÜ, SR 0.232.04) bereits notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2
Bst. b MSchG).
Art. 6bis PVÜ legt den Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsüberein-
kunft die Pflicht auf, die Eintragung von Fabrik- und Handelsmarken
zurückzuweisen, wenn sie mit einer anderen Marke verwechselbar
sind, von der notorisch feststeht, dass sie bereits einem Staatsange-
hörigen eines Landes der Pariser Verbandsübereinkunft gehört und für
gleiche oder gleichartige Waren benutzt wird, die aber noch nicht im
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hiesigen Register eingetragen ist. Dieselbe Pflicht dehnt Art. 16 Abs. 2
des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geisti-
gem Eigentum (TRIPS-Abkommen [Anhang 1C des Abkommens vom
15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation, WTO-Ab-
kommen, SR 0.632.20) auf Dienstleistungsmarken aus (RKGE in sic!
1998 S. 51 E. 6 – Joyride; BGE 130 III 267 E. 4.1 – Tripp Trapp;
CHRISTIAN ROHNER, Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz, Bern
2002, S. 147; WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 160; PHILIPPE GILLIÉRON, Les divers
régimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le
droit des marques, Bern 2000, N. 225; OLIVER BRAND, Übereinkünfte
über geistiges Eigentum, in: Jan Busche / Peter-Tobias Stoll [Hrsg.],
TRIPs, Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigen-
tums, Köln / Berlin / München 2007, Art. 2, N. 54; MARBACH, SIWR III/1,
N. 758; ALESCH STAEHELIN, Das TRIPs-Abkommen, Bern 1999, S. 96; IVAN
CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 129; FELIX
LOCHER, WIPO/PVÜ: Gemeinsame Empfehlungen zum Schutz notori-
scher und berühmter Marken, in sic! 2000 S. 41 ff., S. 41 f.).
4.
Die Parteien einschliesslich der Vorinstanz sind sich darin einig, dass
sich auch schweizerische Staatsangehörige respektive in der Schweiz
domizilierte juristische Personen auf den Schutz ihrer im Inland noto-
risch bekannten Marke im Sinne von Art. 6bis PVÜ berufen können.
Dies entspricht denn auch der herrschenden Lehre und Rechtspre-
chung (DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3, N. 48; MARBACH, SIWR III/1, N.
772; MARTIN S. SCHNEIDER, Die notorische Marke: Entstehung eines neu-
en Markentyps im internationalen Recht und ihre Konsequenzen für
das schweizerische Markenrecht, in: Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht Internationaler Teil [GRUR Int.] 1998 S. 461 ff., S. 463;
ROHNER, a.a.O., S. 170; CHRISTIAN HILTI, Schutz nicht registrierter Kenn-
zeichen, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/2, Basel 2005 [hier-
nach: Hilti, SIWR III/2], S. 132, Fn. 3; HANS R. SCHIBLI, Multistate-Wer-
bung im internationalen Lauterkeitsrecht, Zürich 2004, N. 265; KAMEN
TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Band I, Basel
und Frankfurt a.M. 1996, S. 134; GILLIÉRON, a.a.O., N. 226; LOCHER,
a.a.O., S. 44; RKGE in sic! 2007 S. 521 E. 7 – Richemont / Richmond
Swiss Watch; Verfügung des Einzelrichters am Handelsgericht Zürich
vom 9. April 1997, in: Blätter für Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 97
(1998) S. 40; a.M.: WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 162 und Art. 20, N. 5; a.M.:
Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den
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Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl 1991 S. 1ff. [nachfol-
gend: Botschaft], S. 22; a.M.: BGE 130 III 267 E. 4.1 – Tripp Trapp).
Dass auch natürlichen und juristischen Personen mit (Wohn-)Sitz in
der Schweiz das Recht zusteht, den Schutz ihrer notorisch bekannten
Marke geltend zu machen, wird, wenn überhaupt, zum Teil unter Beru-
fung auf Art. 20 Abs. 2 MSchG begründet (GILLIÉRON, a.a.O., N. 226;
DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3, N. 48; Marbach, SIWR III/1, N. 772;
RKGE in sic! 2007 E. 7 – Richemont / Richmond Swiss Watch); da-
nach gelten für die Schweiz verbindliche völkerrechtliche Verträge
auch für schweizerische Staatsangehörige, wenn diese weitergehende
Rechte als das Markenschutzgesetz gewähren. Zum Teil wird indessen
auch argumentiert, dass der Schutz der notorisch bekannten Marke im
Sinne von Art. 6bis PVÜ hinsichtlich der Staatsangehörigkeit neutral
sei, weshalb Art. 20 Abs. 2 MSchG nicht zur Anwendung komme
(WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 163; Verfügung des Einzelrichters am Handels-
gericht Zürich vom 9. April 1997, a.a.O., S. 40; LOCHER, a.a.O., S. 44;
wohl auch SCHNEIDER, a.a.O., S. 463). Schliesslich erklären ROHNER und
TROLLER, dass die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG nicht nur
auf Ausländer beschränkt sei, sondern auch auf Inländer Anwendung
finde (ROHNER, a.a.O., S. 170; TROLLER, a.a.O., beruft sich alternativ
auch auf Art. 20 Abs. 2 MSchG, S. 134, Fn. 92).
Auch die Vorinstanz hält, wie bereits erwähnt, nicht mehr dafür, dass
sich nur Angehörige eines anderen Verbandsstaates auf den Schutz
ihrer notorisch bekannten Marke berufen können. Unter Hinweis auf
Art. 20 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ erklärt sie vielmehr, dass die-
ser Schutz auch von Personen mit Sitz in der Schweiz beansprucht
werden kann. Gemäss ihrer Praxis verlangt sie jedoch, dass es sich
bei der notorisch bekannten Marke um eine ausländische Marke han-
delt. Insofern setzt die Vorinstanz einen internationalen Sachverhalt
voraus. Ein solcher ist nach Auffassung der Vorinstanz im vorliegenden
Fall indessen nicht gegeben, weil weder die mit dem Widerspruch ein-
gereichten Unterlagen noch die Ausführungen des Widersprechenden
Rückschlüsse auf das Bestehen einer ausländischen Marke, welche
dem Widerspruchzeichen entspreche, zuliessen.
Unter Berufung auf den Entscheid der Rekurskommission für geistiges
Eigentum i.S. Richemont / Richmond Swiss Watch macht der Be-
schwerdeführer demgegenüber geltend, damit sich eine Partei auf ein
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B-2323/2009
notorisch bekanntes Zeichen berufen könne, sei kein internationaler
Sachverhalt vorausgesetzt.
4.1 Im vom Beschwerdeführer erwähnten Fall Richemont hat die dorti-
ge Beschwerdeführerin respektive Widersprechende ihren Wider-
spruch teilweise auf die angeblich im Uhrenbereich notorisch bekannte
Marke "Richemont" gestützt. Dem Sachverhalt lässt sich zwar entneh-
men, dass die dortige Beschwerdeführerin Sitz in der Schweiz hat(te),
nicht aber, ob es sich bei der Widerspruchsmarke um eine schweizeri-
sche oder ausländische Marke gehandelt hat. Die Frage, ob ein inter-
nationaler Sachverhalt vorliege, verneinte die Rekurskommission mit
der Begründung, die Widersprechende habe ihren Sitz in der Schweiz
(RKGE in sic! 2007 S. 521 E. 6 – Richemont / Richmond Swiss Watch).
Sie befasste sich zwar mit der Frage, ob die Anwendung von Art. 3
Abs. 2 Bst. b MSchG gemäss Rechtsprechung und Lehre einen inter-
nationalen Sachverhalt erfordert, oder ob ein Binnensachverhalt aus-
reichend sei, definierte indessen nicht, was im Hinblick auf Art. 3
Abs. 2 Bst. b MSchG als internationaler respektive interner Sachver-
halt gilt. Gestützt auf Art. 20 Abs. 2 MSchG entschied sie schliesslich,
die in der Schweiz domizilierten Personen könnten sich ebenfalls auf
ihre in der Schweiz notorisch bekannten Marken berufen, ohne dass
ein internationaler Sachverhalt vorliege (vgl. RKGE in sic! 2007 S. 521
E. 7 – Richemont / Richmond Swiss Watch).
4.2 Lehre und Rechtsprechung sprechen sich demgegenüber über-
wiegend dafür aus, dass es sich bei der notorisch bekannten Marke
um eine ausländische Marke handeln muss (LOCHER, a.a.O., S. 44;
SCHNEIDER, a.a.O., S. 463; KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, München
2001, Art. 6bis PVÜ, N. 4; BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 53 und 56; wohl auch
GILLIÉRON, a.a.O., N. 226 f., HILTI, SIWR III/2, S. 132, WILLI, a.a.O., Art. 3,
N. 162 und Art. 20, N. 5 sowie TROLLER, a.a.O., S. 134; BGE 120 II
144 E. 4b – Yeni Raki; Urteile des Bundesgerichts vom 13. Novem-
ber 2000, in: La semaine judiciaire [SJ] 2001 S. 522, und vom 19. Feb-
ruar 2001, in: sic! 2001 S. 317 E. 3c – Central Perk; RKGE in sic! 1998
S. 51 E. 6 – Joyride; Verfügung des Einzelrichters am Handelsgericht
Zürich vom 9. April 1997, a.a.O., S. 40; a.M. ROHNER, a.a.O., S. 170 f.).
4.3 Ob nur eine ausländische Marke als notorisch bekannte Marke im
Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ gilt, ist durch
Auslegung zu ermitteln. Dabei ist die Zielsetzung der PVÜ und des
TRIPS-Abkommens zu beachten (BGE 130 III 267 E. 4.1 – Tripp Trapp,
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mit Verweis auf Botschaft vom 19. September 1994 zur Genehmigung
der GATT/WTO-Übereinkommen [GATT-Botschaft 1, BBl 1994 IV 1 ff.,
S. 332]). Das Gebot der einheitlichen Auslegung des Staatsvertrags-
rechts verpflichtet ausserdem dazu, auch die Empfehlungen der WIPO
zur (authentischen) Auslegung der markenrechtlichen Bestimmungen
des TRIPS-Abkommens zu berücksichtigen, welche die Generalver-
sammlung der Mitgliedsstaaten an ihrer Sitzung vom 20.- 29. Septem-
ber 1999 verabschiedet hat (Joint Recommendation Concerning Provi-
sions on the Protection of Well-Known Marks vom 7. Oktober 1999
[BGE 130 III 267 E. 4.1 – Tripp Trapp]).
Auf der Suche nach dem Rechtssinn einer Norm sind alle klassischen
Elemente (oder Methoden) der Auslegung in gleicher Weise zu berück-
sichtigen, nämlich das grammatikalische, das systematische, das his-
torische, das geltungszeitliche und das teleologische Element. Eine
Hierarchie besteht dabei nicht; es gilt vielmehr der Methodenpluralis-
mus. Immerhin bildet die grammatikalische Auslegung regelmässig
den Ausgangspunkt der Argumentation (PIERRE TSCHANNEN / ULRICH
ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, § 25, N. 3;
BGE 133 V 9 E. 3.1; BGE 135 V 50 E. 5.1). Im Verwaltungsrecht be-
steht aber eine besondere Bedeutung für die teleologische Auslegung,
weil es stets um die Erfüllung von Staatsaufgaben geht, die je ihren
besonderen Zweck erfüllen (TSCHANNEN / ZIMMERLI, a.a.O., § 25, N. 5;
zum Ganzen auch: ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich 2006, S. 42).
4.3.1 Wie das Bundesverwaltungsgericht bereits im kürzlich ergange-
nen Urteil i.S. Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.) festhielt, fällt bei ei-
ner grammatikalischen Auslegung auf, dass sich Art. 3 Abs. 2 Bst. b
MSchG nicht bloss auf "Marken gemäss Art. 6bis PVÜ", sondern auf
alle Zeichen, die "im Sinne von Art. 6bis PVÜ in der Schweiz notorisch
bekannt sind", bezieht. Der Verweis auf Art. 6bis PVÜ in Art. 3 Abs. 2
Bst. b MSchG lässt sich daher (auch) als Definition des Grades der
Bekanntheit auslegen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-1752/2009 vom 26. August 2009 E. 3.3.1 – Swatch Group [fig.] /
watch ag [fig.], mit Verweis auf: RKGE in sic! 2000 S. 391 E. 2 – Hepa-
rinol / Hepasol; RKGE in sic! 2001 S. 415 E. 4 – Elcode / Elcode; DAVID,
Kommentar MSchG, Art. 3, N. 48; vgl. auch ROHNER, a.a.O., S. 165 ff.).
Insofern trägt die grammatikalische Auslegung nichts zur Beantwor-
tung der sich hier stellenden Frage bei.
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4.3.2 Systematisch befindet sich Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG im aller-
ersten Abschnitt des Markenschutzgesetzes, welcher dem "Schutz der
Marken" gewidmet ist. Die dem hier zur Diskussion stehenden Art. 3
Abs. 2 Bst. b MSchG im selben Abschnitt vorangehenden Artikel ha-
ben den Begriff der Marke (Art. 1), die absoluten Ausschlussgründe
(Art. 2) sowie die relativen Ausschlussgründe (Art. 3 Abs. 1) zum In-
halt. Art. 3 Abs. 2 MSchG regelt den Begriff der älteren Marken, deren
Inhaber sich auf die relativen Ausschlussgründe berufen kann (Art. 3
Abs. 3 MSchG). Schliesslich behandelt der nachfolgende Art. 4 MSchG
und zugleich der letzte Artikel des ersten Abschnittes die "Eintragung
zugunsten Nutzungsberechtigter". Da der massgebliche Abschnitt des
Markenschutzgesetzes nicht zwischen in- und ausländischen Marken
differenziert, sondern den Schutz der Marken im Allgemeinen behan-
delt, lässt sich auf Grund der Einordnung von Art. 3 Abs. 2 Bst. b
MSchG in das Gesetz nicht bestimmen, welcher Herkunft die ältere
Marke gemäss Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG sein muss (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-1752/2009 vom 26. August 2009 E. 3.3.2 –
Swatch Group [fig.] / watch ag [fig.], mit Verweis auf: ROHNER, a.a.O.,
S. 167). Somit ergibt sich auch aus der systematischen Auslegung
nichts Entscheidrelevantes.
4.3.3 Den Materialien lässt sich Folgendes entnehmen: Gemäss der
Botschaft verpflichtet Art. 6bis PVÜ die Verbandsstaaten, die Eintra-
gung von Marken, die mit einer notorisch bekannten Marke verwechs-
lungsfähig sind, zurückzuweisen oder zu löschen und den Gebrauch
zu untersagen. Notorietät der Marke setze voraus, dass sie in der
Schweiz als eine dem Angehörigen eines anderen PVÜ-Staates gehö-
rende und von diesem für gleiche oder gleichartige Waren gebrauchte
Marke bekannt ist (Botschaft, a.a.O., S. 21 f.). Während die Auffas-
sung, die in der Schweiz notorisch bekannte Marke müsse dem Ange-
hörigen eines anderen PVÜ-Staates gehören, als überholt gilt (vgl.
vorangehende E. 3), lässt sich auf Grund der Botschaft die Frage nach
der Herkunft der notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2
Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ nicht beantworten. Auch die Protokol-
le der parlamentarischen Beratung tragen nichts zur Beantwortung
dieser Frage bei (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1752/2009
vom 26. August 2009 E. 3.3.3 – Swatch Group [fig.] / watch ag [fig.],
mit Verweis auf: Amtliches Bulletin der Bundesversammlung: Ständerat
1992 S. 21 - 35, 385 - 387, 749; Nationalrat 1992 S. 395 - 407, 1181 -
1185, 1475).
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4.3.4 Folgt man der teleologischen Auslegungsmethode, zeigt sich –
wie sich aus dem zitierten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts i.S.
Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.) ergibt (vgl. dortige E. 3.3.4) – kla-
rer, was mit der notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2
Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ gemeint ist: Art. 6bis PVÜ, auf den
Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG verweist, dient dem Schutz notorisch be-
kannter Marken vor Markenpiraterie respektive Markenusurpation
(BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 53; LOCHER, a.a.O., S. 44; MARBACH, SIWR III/1,
N. 765; ROHNER, a.a.O., S. 156; GATT-Botschaft 1, a.a.O., S. 295;
ANNETTE KUR, TRIPs und das Markenrecht, in GRUR Int. 1994 S. 987 ff.,
S. 993; ANNETTE KUR, Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6bis
PVÜ und die "bekannte Marke" im Sinne der Markenrechtsrichtlinie, in
GRUR 1994, S. 330 ff., S. 334; Richtlinien des Eidgenössischen Insti-
tuts für Geistiges Eigentum in Markensachen [Stand: 1. Juli 2008], Teil
5, Ziff. 2.4.1.2.2). Dieser Schutz ist vor dem Hintergrund zu verstehen,
dass nicht selten im Ausland erfolgreiche Marken im Inland usurpiert
und hinterlegt werden, bevor der ausländische Inhaber sie auch hier
eintragen lässt (LOCHER, a.a.O., S. 44; SCHNEIDER, a.a.O., S. 462; HILTI,
a.a.O., S. 132; GILLIÉRON, a.a.O., N. 224; vgl. auch TROLLER, a.a.O.,
S. 134). Daher wird in der Lehre häufig präzisiert, dass es bei Art. 6bis
PVÜ um den Schutz ausländischer Marken gegen Aneignung im In-
land geht (LOCHER, a.a.O., S. 44, mit Verweisen; BRAND, a.a.O., Art. 2,
N. 53; WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 159; SCHNEIDER, a.a.O., S. 462; MARTIN
W. METZ, Die Pariser Verbandsübereinkunft, in: Institut für gewerblichen
Rechtsschutz [Hrsg.], Marke und Marketing, Bern 1990, S. 369 ff.,
S. 382; HILTI, SIWR III/2, S. 132).
4.3.5 Da die grundsätzlich auch zu berücksichtigende "Joint Recom-
mendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known
Marks" ebenfalls nichts zur sich hier stellenden Frage beiträgt, führt
die hier im Vordergrund stehende teleologische Auslegungsmethode
zur Schlussfolgerung, dass mit der notorisch bekannten Marke im Sin-
ne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ eine ausländi-
sche Marke gemeint ist. Denn während man sich in der Schweiz recht-
zeitig um den Schutz einer inländischen Marke bemühen kann, stellt
sich für den Inhaber einer ausländischen Marke in einem ersten Schritt
unter Umständen gar nicht die Frage nach einer Registrierung seiner
Marke in der Schweiz, weil sich seine wirtschaftlichen Aktivitäten zu-
nächst auf das Land, in welchem seine Marke eingetragen wurde, kon-
zentrieren. Entscheidet sich der Inhaber der ausländischen Marke in
einem weiteren Schritt für eine internationale Registrierung, wird er
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sich hinsichtlich der Anzahl Länder, in denen er seine Marke registriert
haben will, insbesondere auf Grund der sich ergebenden Kosten ein-
schränken und so womöglich eine Eintragung in einem Land unterlas-
sen haben, in welchem seine Marke beispielsweise durch Werbung in
ausländischen Medien derart bekannt wird, dass diese ein Opfer der
Markenpiraterie wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-1752/2009 vom 26. August 2009 E. 3.3.5 – Swatch Group [fig.] /
watch ag [fig.], mit Verweis auf: Gatt-Botschaft 1, a.a.O., S. 295; HILTI,
SIWR III/2, S. 132; GILLIÉRON, a.a.O., N. 224; STAEHELIN, a.a.O., S. 97).
4.3.6 Auf Grund der soeben erwähnten speziellen Interessenlage und
des von Art. 6bis PVÜ angestrebten Ziels ist der Sonderschutz der no-
torisch bekannten Marke nur ausländischen Marken zu gewähren (Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts B-1752/2009 vom 26. August 2009
E. 3.3.6 – Swatch Group [fig.] / watch ag [fig.]).
Diese Strenge ist auch insofern gerechtfertigt, als mit dem Schutz der
notorisch bekannten Marke das Registerprinzip, welchem für die
Rechtssicherheit im Markenrecht wesentliche Bedeutung zukommt,
nicht unerheblich relativiert wird (MARBACH, SIWR III/1, N. 763; WILLI,
a.a.O., Art. 3, N. 159; LOCHER, a.a.O., S. 42 f.; Richtlinien in Marken-
sachen, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.2; Urteile des Bundesgerichts vom 13. No-
vember 2000, in: SJ 2001 S. 522, und vom 19. Februar 2001 E. 3c, in:
sic! 2001 S. 317 E. 3c – Central Perk; BGE 130 III 267 E. 4.5 – Tripp
Trapp).
5.
Die Marke des Beschwerdeführers ist unbestrittenermassen keine
ausländische Marke, d.h. sie ist im Ausland weder registriert noch hin-
terlegt worden (vgl. BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 59; FEZER, a.a.O., Art. 6bis
PVÜ, N. 9; vgl. auch TROLLER, a.a.O., 134) oder sonstwie nach dem
Recht eines ausländischen Staates geschützt. Angesichts dieses feh-
lenden Auslandbezugs kann sich der Beschwerdeführer somit nicht
auf Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG berufen.
Im Übrigen sind auch ausländische Staatsangehörige an das Erforder-
nis des Vorliegens einer ausländischen Marke gebunden, wenn sie
sich auf den Schutz der notorisch bekannten Marke berufen wollen. In-
sofern führt ein Teil der Lehre und Rechtsprechung zu Recht aus, dass
Art. 20 Abs. 2 MSchG beim Schutz der notorisch bekannten Marke im
Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG nicht angewendet werden muss,
wenn sich eine in der Schweiz domizilierte Person wie der Beschwer-
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deführer auf ihre in der Schweiz angeblich notorisch bekannte Marke
beruft (vgl. E. 3). Personen mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz sind
umgekehrt nach Art. 2 Abs. 1 PVÜ in allen Verbandsländern zur Eintra-
gung dortiger nationaler Marken zugelassen. Auf diese ausländischen
Marken können sie sich hierzulande berufen, falls diese Marken in der
Schweiz notorisch bekannt geworden sind.
6.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz den auf die
angeblich notorisch bekannte Marke "Circus Conelli" (fig.) gestützten
Widerspruch des Beschwerdeführers zu Recht abgewiesen hat, da
dieser sich nicht auf eine im Ausland geschützte Marke hat stützen
können.
Die Beschwerde ist daher abzuweisen und der angefochtene Ent-
scheid der Vorinstanz zu bestätigen.
7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kos-
ten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs.
1 VwVG).
7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfah-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu ver-
anschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser
Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im
Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde
aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen
Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn
dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden.
Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum
nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.-- und
Fr. 100'000.-- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3, mit Hinweisen). Von
diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszuge-
hen.
7.2 Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund
der eingereichten Kostennote festzusetzen.
Seite 19
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Die Beschwerdegegnerin macht geltend, die vom Beschwerdeführer
zu bezahlende Parteientschädigung müsse über die standardmässig
zugesprochenen Beträge hinausgehen. Die Begründung für die niedri-
gen Standardansätze liege darin, dass das Widerspruchsverfahren
einfach, rasch und kostengünstig sein solle. Das möge so sein, wenn
auf Grund der blossen Registereinträge, grundsätzlich ohne weitere
Sachverhaltsprüfung, das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwi-
schen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke beurteilt
werden könne. Wer aber das markenrechtliche Widerspruchsverfahren
entgegen der gesetzgeberischen Absicht zur Erledigung einer gesell-
schaftsrechtlichen Streitigkeit einsetze, es durch eine Vielzahl von
Sachverhaltselementen, Dokumenten und gesellschaftsrechtlichen
Vorbringen aufblähe und dadurch der Beschwerdegegnerin wesentlich
höhere Parteikosten verursache, habe diese zu tragen. Entsprechend
sei eine Parteientschädigung von mindestens Fr. 4'654.70 für das vor-
instanzliche Verfahren und Fr. 10'122.15 für das Beschwerdeverfahren
zuzusprechen. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer darauf ver-
zichtet habe, gegen den Nichteintretensentscheid der Vorinstanz vom
6. März 2009 hinsichtlich des Rechtsbegehrens 1 Beschwerde zu er-
heben, sei im Kostenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts selbst
dann zu berücksichtigen, wenn dieses wider Erwarten auf die Be-
schwerde eintreten und diese gar teilweise oder gänzlich gutheissen
sollte. Im Weiteren habe der Beschwerdeführer mit seiner Beschwerde
zusätzliche Beweismittel eingereicht. Dieses verspätete Einreichen
führe zu zusätzlichen Kosten, welche auf jeden Fall der Beschwerde-
führer zu tragen habe.
7.2.1 Gemäss Art. 34 MSchG hat die Vorinstanz zu bestimmen, ob
und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der un-
terliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz verfügt demnach von
Gesetzes wegen über ein weites Ermessen, wobei freilich im konkre-
ten Einzelfall die Zusprechung oder Verweigerung das Ermessen der
Vorinstanz überschreiten kann (RKGE in sic! 2000 S. 395 E. 4 – Bull
Power / Red Bull; RKGE in sic! 1998 S. 305 E. 1 – Nina de Nina Ricci /
Nina).
Die Vorinstanz spricht pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Partei-
entschädigung von Fr. 1'000.-- zu (Richtlinien der Vorinstanz in Mar-
kensachen, Teil 5, Ziff. 9.4 [Stand: 1. Juli 2008]). Im vorliegenden Fall
beschränkte sich das Verfahren vor der Vorinstanz auf einen Schriften-
wechsel. Entsprechend der vorgenannten Praxis hat diese der Be-
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schwerdegegnerin daher zu Lasten des Beschwerdeführers eine Par-
teientschädigung von Fr. 1'000.-- zugesprochen.
Der Widerspruch kann ausdrücklich auch auf eine notorisch bekannte
Marke gestützt werden (vgl. Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG). Dies bedingt
indessen mangels Registereintrag nebst den üblichen Ausführungen
zur Verwechslungsgefahr auch solche zur Notorietät der Wider-
spruchsmarke, zur Berechtigung an der angeblich notorisch bekannten
Marke und der damit einhergehenden Widerspruchslegitimation. Ange-
sichts dieser somit anzusprechenden Problematiken erscheint eine Wi-
derspruchsschrift von 9 Seiten, wie sie der Beschwerdeführer einge-
reicht hat, als angemessen. Insofern kann ihm nicht vorgeworfen wer-
den, er habe die Anforderung von Art. 20 Bst. e der Markenschutzver-
ordnung vom 23. Dezember 1992 (MschV, SR 232.111), der Wider-
spruch sei kurz zu begründen, überstrapaziert. Der im Widerspruchs-
verfahren unzulässige Antrag des Beschwerdeführers, er sei als Mitin-
haber zur gesamten Hand der Marke „Circus Conelli“ im Markenregis-
ter einzutragen (Antrag Ziff. 1 in der Widerspruchsschrift vom 25. Juli
2008), verursachte der Beschwerdegegnerin zwar einen gewissen
Mehraufwand. Dieser ist aber im Vergleich zum Umfang der übrigen
Ausführungen in der Widerspruchsantwort derart minim, dass eine zu-
sätzliche Abgeltung aus diesem Grund nicht als gerechtfertigt er-
scheint.
Insgesamt hat das Bundesverwaltungsgericht daher keine Veranlas-
sung, die der Beschwerdegegnerin für das vorinstanzliche Verfahren
zugesprochene Parteientschädigung von Fr. 1'000.-- auf Fr. 4'654.70
zu erhöhen.
7.2.2 Auch in Bezug auf den geltend gemachten Aufwand für das Be-
schwerdeverfahren erscheint die Kostennote (Fr. 10'122.15) selbst un-
ter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrades höher als die effektiv
notwendigen Kosten (Art. 7 Abs. 1 VGKE). Sie ist daher entsprechend
herabzusetzen. Dass der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren
weitere Beweismittel nachgereicht hat, vermag daran nichts zu än-
dern, zumal die Beweismittel von bescheidenem Umfang sind und den
Rechtsstreit inhaltlich nicht verlagert haben (vgl. MARCEL MAILLARD, in:
Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommen-
tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich / Basel /
Genf 2009, Art. 64, N. 29, mit Verweis auf BGE 131 II 200 E. 7.3). In
Würdigung der umfangreichen Beschwerdeantwort erscheint somit
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eine Parteientschädigung von Fr. 5'000.-- (inkl. MWSt) für das Be-
schwerdeverfahren als angemessen.
8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht of-
fen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.-- werden dem Beschwerdeführer
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 5'000.- verrechnet. Dem Beschwerdeführer sind daher Fr. 1'000.--
aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.
3.
Der Beschwerdeführer hat der Beschwerdegegnerin eine Parteient-
schädigung von Fr. 5'000.-- (inkl. MWSt) zu entrichten.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beilage: Rückerstattungsfor-
mular; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beschwerdeantwortbeila-
gen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 9809; Einschrei-
ben; Vorakten zurück)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Seite 22
B-2323/2009
Vera Marantelli Kathrin Bigler
Versand: 21. Oktober 2009
Seite 23